Untold Stories of Intellectual Property

소프트웨어 (SW) 기술의 특허적격성 (발명 성립성 또는 대상성)에 관한 한국, 유럽, 일본 법령과 심사기준, 그리고 사례를 비교하여 요약하였습니다.  ~Software, ~Data, ~Model 청구항 형식에 대한 유럽특허청과 일본특허청의 적경성 인정 사례를 비교한 내용도 넣었습니다. 관심이 있으신 분은 아래 링크에서 다운 받으시기 바랍니다. [SW발명의 적격성에 대한 한국,유럽,일본 실무 비교연구] [참고자료] 1) 각국 특허심사기준과 핸드북 2) 관련 심결과 판결 선례 일부 3) 유럽특허청과 일본특허청 심사관들이 공동으로 연구한 "컴퓨터구현발명/소프트웨어관련 발명에 대한 비교 연구 보고서" (2018) 4) 우리나라 특허청이 발간한 "인공지능(AI)와 사물인터넷(IoT) 서비스 발명의 IP5 특허요건 비교 연구 보고서"  5) IPDaily 특허포차 및 개인 블로그

AI 기술과 AI 작업물(생성물)에 대한 특허 보호에 대한 작은 생각을 아래에 모아 요약하였습니다. AI관련 논의는 크게 1) AI 작업물(생성물)에 대한 특허제도 편입에 대한 논의와 2) 딥런닝이나 데이터 분석/처리기술과 같은 AI 구현 기술에 대한 특허보호 확대에 대한 논의입니다. 아래 링크를 간단히 설명드리면 1) 점 (AI 작업물(생성물)에 대한 특허제도 편입)과 관련해서 아래 링크들은 IPDaily 컬럼과 제 개인 블로그 글 (개인의견)입니다. 현업에서 이런 생각도 가지고 있구나 하고 가볍게 받아 들여주십시요. 그래도 나름 관련 리서치를 하였습니다. - "[‘특허포차’] ㉖ 인공지능(AI) 창작물 보호… 한발 앞서가는 ‘영연방(英聯邦)’ _ IPDaily "는 최근 호주연방법원의 판결의 이해를 위해 해설하고 영연방국가의 동향을 담은 것이고   [IPDaily 칼럼 특허포차 읽기]  - " AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각(상) " 은 최근 호주연방법원의 판결에 대한 우려를 나타내고 인공지능 생성물이 아닌 딥런닝같은 인공지능 구현 기술을 특허로 제대로 보호해야 한다는 의견을 근거와 함께 피력 하였습니다.   [sonovman 블로그 읽기] - " AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각(하) " 는 인공지능생성물은 자유이용 영역에 두는 것이 타당하나 그럼에도 조기 공개를 통한 기술발전촉진등과 같은 유용성이 있다는 점을 고려하여 특허제도에 편입하되 인공지능생성물에 대한 보호는 특허풀처럼 멤버쉽에 의한 보호를 제언 해보았습니다. 그외 몇가지 제안을 더 담았습니다.   [sonovman 블로그 읽기] 2) 점 (AI 기술에 대한 특허보호 확대개선)과 관련해서 아래 링크는 "AI 기술을 특허로 보호하기 위한 제언 발췌본 파일"입니다. [AI 기술을 특허로 보호하기 위한 제언 UPdate 20210828.pdf 다운로드] 이 파일은 작년 202...

AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각 (상) 편에 밝힌 바와 같이 인공지능에 의해 창작된 생성물은 자유이용의 영역에 두는 것이 타당하다.   AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각 (상)  그러나 인공지능에 의해 창작된 생성물을 비공개 상태로 숨겨두지 않고 이를 다시 공중에 공개하여 창작의 도구로 사용하게 하는 것 역시 특허제도의 취지상 바람직하다. 즉 인공지능의 생성물이더라도 공중에 공개하여 발명이란 창작활동을 자극하게 하면 기술발전의 연쇄고리가 작동할 수 있다. 그러려면 특허제도의 선공개 촉진 수단과 같은 보상이 마련되어야 한다. 이점에서 특허제도에 인간의 창작물(기술적 사상의 창작)과 별개로 인공지능에 의해 창작된 생성물(기술적 사상의 창작)에 대한 출원 및 심사, 등록제도를 두는 것을 생각해볼 수 있다.  다만 아래에서 인공지능 생성물에 대한 출원루트와 전통적인 인간에 의한 기술적 창작에 대한 특허루트 사이의 차별점을 생각해보았다. 공중의 자유이용에 두어야 할 인공지능 생성물을 일부 제한적으로 보호하려는 취지는 그 창작의 보호에 있는 것이 아니라 창작의 동기를 촉발하기 위한 것임을 다시 한번 밝혀둔다. - 아 래 - 인공지능에 의한 생성물을 후술하는 멤버쉽으로 보호받기 위해서는 출원당시 인공지능에 의한 생성물임을 특정하여야 한다. 인공지능생성물로 특정하면 발명자를 기재할 필요가 없다.  대신 그 루트에 의한 출원발명은 아래와 같은 차별점을 갖는다. 1) 권리의 귀속 인공지능이 창작한 생성물에 대한 출원할 수 있는 권리는 미국 AIA 법 개정이전처럼 실제 그 인공지능 시스템을 정당하게 사용한 발명자에게만 귀속하게 할 것을 제안해본다. 특허제도의 원래 목적처럼 발명자가 그 보상을 받아 발명활동을 촉진하도록 하자는 것이다. 물론 출원이후 그 권리는 이전이 가능한 재산권성을 가질 것이다. 2) 등록요건 등의 판단주체 기준 또한 인공지능에 의한 창작물에 대한 특허요건 등의 판단의 주제...

 양도인 금반언의 원칙(Assignor estoppel)은 발명자가 양도한 특허의 무효를 주장할 수 없고 단지 특허의 청구범위를 해석하는 방법으로만 선행기술을 다툴 수 있어야 한다는 공정성의 원칙에 근거하고 있다. 그러나 이 원칙이 적용되지 않는 첫번째 사유가 발명가가 특정 청구항 기재 특허 발명에 대한 유효성 보증을 하기 전에 양도하는 경우이다. 이 같은 사례는 종업원 직무발명인 경우 자주 나타난다. 이에 미국 판례 비교를 통해 직무발명 사전예약승계 약정의 중요성을 살펴본다. [IPDAILY 특허포차 칼럼] 읽기

지난 2021 년 7 월 30 일 , 호주 연방법원은 인공지능 (AI) 시스템 “ 다부스 (DABUS)” 를 발명자로 인정하되 그 권리는 인공지능시스템에 귀속하지 않고 “ 다부스 (DABUS)” 의 소유자인 스티븐 탈러 (Stephen Thaler) 박사에게 귀속시켰다 . 이러한 판결은 인공지능 (AI) 시스템에 의한 창작물의 특허보호에 대한 논쟁을 가속화시키고 있다 .   IPDaily 컬럼 [ 이진수의 ‘ 특허포차 ’] ㉖ 인공지능 (AI) 창작물 보호 … 한발 앞서가는 ‘ 영연방 ( 英聯邦 )’ 사실 호주 연방법원의 판결은 인공지능을 발명자로 인정하여 인공지능에 의한 작업물을 특허제도의 보호대상으로 끌어들이면서도 , 그 발명에 대한 권리주체는 전통적인 법리에 따라 인공지능시스템의 소유자인 자연인이나 법인에게 귀속시키도록 하였다 . 인공지능 기술의 발달로 인간이 인공지능을 도구로 창작활동을 하거나 인공지능의 작업물을 선택하여 유용한 발명으로 발전시키는 경향이 가속화되고 있는 현실 속에서 , 발명이 순수하게 인간이 창작한 것인지 아니면 기계에 의해 창작된 것인지 아니면 인간이 기계의 도움을 받아 창작한 것인지 여부를 판단하기는 어렵다. 호주연방법원의 판단은 이러한 현실적인 난제를 효율성과 투자보호측면에서 해결해보려는 것으로 생각할 수 있다 . 그러나 인공지능기술의 발명자에게 그 발명기술에 대한 특허권을 허락하지 않는 대신 (포기하는 대신), 인공 생성물에 대한 특허권을 던져준 것은 아닐지 걱정스런 생각을 지울 수 없다. 사실 이것이 더 무섭다. 점점 발명자들은 인공지능을 구현하는 기술은 노하우로 숨기고 그 인공지능으로 만든 생성물만 출원하는 경향을 보일까 우려스럽다. 특허제도는 인간의 지적노동의 결과물인 창작에 대한 권리 , 즉 자연권을 법률로 보호하고 인간의 창작활동을 자극하여 기술발전을 촉진하고 산업발전에 이바지하기 위해 설계된 제도이다. 이러한 특허제도 아래에서는 인공지능 (AI) 시스템이 만들어낸 생성물을 보호한다는 ...

양도인 금반언의 원칙(Assignor estoppel)은 발명자가 양도한 특허의 무효를 주장할 수 없고 단지 특허의 청구범위를 해석하는 방법으로만 선행기술을 다툴 수 있어야 한다는 공정성의 원칙에 근거하고 있다. 그러나 2021년 미 연방대법원의 Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc. 사건 (이하 “미네르바 사건”) 판결은 일반적으로 특허의 양도인은 자신이 양도한 특허에 대한 무효를 주장할 수 없다는 것을 재확인하면서도 그러한 양도인 금반언 원칙의 예외를 열어주었다. 이처럼 특허양도인이 그 특허의 무효항변이 가능한 경우를 살펴본다. 양도인의 금반언 원칙(중)… 원칙이 적용되지 않는 ‘3가지’ 사유 [IPDaily 컬럼 읽기] 양도인 금반언 원칙이 적용되지 않는 제 1 사유는 발명가가 특정 청구항 기재 특허 발명에 대한 유효성 보증을 하기 전에 양도하는 경우이다. 이 같은 사례는 종업원 직무발명인 경우 자주 나타난다. ....(중략)... 양도인 금반언 원칙이 적용되지 않는 제 2 사유는 법령의 변경으로 법률 적용이 양도 시점에 주어진 보증과 무관하게 되는 경우이다. 법이 개정되어 구법에 따르면 유효했던 특허가 개정법에 따라 무효사유를 갖는 경우이다. ...예를 들어, 판례법 국가에서 양도당시에는 판례가 특허적격성이 인정하였으나 그 이후 판례가 변경되어 특허적격성이 부정된 경우라던가, 특허법의 개정으로 선행기술의 적격성(국내주의에서 국제주의)이 변동된 경우가 대표적일 것이다. AIA 개정법으로 일부계속 (CIP) 출원의 선행기술 적격에 변동이 있는 것도 생각해볼 수 있다....(중략)... 양도인 금반언 원칙이 적용되지 않는 제 3 사유는 발명자이든 양도인이든 특허 또는 출원을 양도 할 때의 청구범위와 그 이후 청구범위가 다른 경우이다. 출원발명이든 특허발명이든 명세서에 기재된 발명은 공중에 기부한 것이고 오직 청구범위에 기재된 발명만이 심사의 대상이 되고 등록된 권리가 된다. 따라서 양도인이 발명을 양도한 이후 양수인이 청구범위...

인공지능(AI) 창작물 보호… 한발 앞서가는 ‘영연방(英聯邦)’ 지난 2021년 7월 30일, 호주 연방법원은 인공지능(AI) 시스템이 발명자가 될 수 있다는 획기적인 판결을 했다 ( Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879). IPDaily 칼럼 특허포차 읽기   이 사건에서 발명자로 인정된 인공지능(AI) 시스템은 “다부스(DABUS)”라는 장치로 스티븐 탈러(Stephen Thaler) 박사가 만든 것이다. ...(중략)... 이번 호주 연방법원의 “다부스(DABUS)” 사건을 비롯해 몇몇 사건을 보면 영국을 비롯한 영연방 국가에서 신기술에 대한 특허보호 확대 움직임을 엿볼 수 있다. 지난 2021년 7월 자연현상(뉴클레오티드 포함)의 실제 적용 (practical application)과 관련된 진단방법에 대해 영국 법원에 이어 호주 연방법원도 특허적격성을 허용한 바 있다 {영국 Illumina, Inc v Premaitha Health Plc [2017] EWHC 2930; 호주 Ariosa Diagnostics, Inc v Sequenom, Inc (Sequeno 2021)}. - 다부스 발명은 이번에 호주 연방법원 뿐 아니라 남아프리카공화국 법원에서도 특허 보호대상으로 인정되었다. ...(중략)... 호주 특허법의 제15조 제1항의 (c)호의 독특한 언어적 표현은 기계의 주인이 기계의 사용을 통해 얻게 되는 파생된 권리를 가질 수 있다는 해석의 유연성을 열어 주었다. 생각해보면 이러한 접근은 인공지능(AI)를 창작의 도구로 사용한 것과 크게 다르지 않다. 따라서 호주 연방법원의 이 사건은 호주 특허법 법문의 특이성 때문에 가능한 해석이라고 볼 수 있다. ...(중략)... 이제 다시 영연방 전선의 선두주자인 영국에서 인공지능의 생성물에 대한 논의가 어떻게 이루어졌는지를 살피고자 한다. 앞에서도 언급한 바와 같이 영국은 인공지능에 의한 생성물에 대한 취급을 별로도 영국의 저작권·디자인·특...

 양도인의 금반언 원칙(상)… 자신이 매각한 특허의 ‘무효’를 주장할 수 있을까? 양도인 금반언의 원칙은 미국 대법원이 1924년 Westinghouse 사건에서 처음으로 도입했다 { Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Formica Insulation Co ., 266 US 342(1924)}. IPDaily 칼럼 특허포차 읽기  이 원칙은 발명자는 양도한 특허의 무효를 주장할 수 없고 단지 특허의 청구범위를 해석하는 방법으로만 선행기술을 다툴 수 있어야 한다는 공정성의 원칙에 근거하고 있다. 이 판결로 일반적으로 특허의 양도인은 자신이 양도한 특허에 대한 무효를 주장할 수 없다는 것을 재확인하면서도 그러한 양도인 금반언 원칙의 예외를 열어주었다. 미 연방대법원의 판결에는 양도인 금반언(Assignor estoppel)이 적용되지 않는 상황, 즉 양도인이 특허권을 양도할 때 묵시적으로 진술이나 보증을 할 수 없는 상황을 설명하고 있다. 1) 발명가가 발명을 완성하기 전에 미리 양도하기로 한 경우. 2) 나중에 법령의 변경으로 법률 적용이 양도 시점에 주어진 보증과 무관한 경우. 3) 양도 이후 특허 청구범위가 변경된 경우. ...(후략) <참고> 주요국 ‘무효심판’체계 및 ‘청구인’ 적격 비교 IPDaily 특허포차 컬럼 읽기 <다음편> 양도인의 금반언 원칙(중)… 원칙이 적용되지 않는 ‘3가지’ 사유 [IPDaily 컬럼 읽기]

 주요국 ‘무효심판’체계 및 ‘청구인’ 적격 비교 전세계 특허제도에서 특허에 대해 무효를 다투는 절차는 그 나라의 사법제도에 따라 조금씩 다르다. IPDaily 특허포차 컬럼 읽기 국가별 사법제도에 따른… ‘특허무효’ 심판 체계 독일은 특허침해여부를 심리하는 절차와 특허무효여부를 심리하는 절차가 분리되어 있는 이원주의 구조(bifurcated system)를 가지고 있다. ...(중략)... 반면 우리나라와 일본은 등록특허의 무효를 심리하는 전문 특허심판원을 두고 무효심판을 거쳐 고등법원(우리나라의 특허법원, 일본의 지식재산고등법원))에서 다투는 심판전치제도를 운영하고 있다. 따라서 지방법원에 독립하여 무효를 확인하는 소송은 허용되지 않는다 (대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결). 이 점에서 이원주의 구조라고 할 수 있다. 다만 ...(중략)... 미국도 이와 유사하게 2012년 AIA 특허법 개정을 통해 등록특허의 무효를 심리하는 전문 특허심판원(PTAB)을 두고 무효심판을 거쳐 고등법원인 연방항소법원에서 그 심결을 다투는 심판전치제도를 운영하고 있다. 그러나 원칙적으로 연방지방법원(1심)에 특허침해와 무효를 함께 심리할 수 있을 뿐 아니라 별도로 무효를 확인하거나 침해를 확인하는 소송도 할 수 있다. 즉 일원주의 구조를 가지고 있다. 다음으로 누가 무효심판을 청구할 수 있는 가를 비교해본다. (이하 생략)... <후속 칼럼> [이진수의 ‘특허포차’] ㉕ 양도인의 금반언 원칙(상)… 자신이 매각한 특허의 ‘무효’를 주장할 수 있을까?

 미국 상표법과 트레이드 드레스(하)… 상표권 침해 판단 기준은? IPDaily 컬럼 읽기 미국에서 상표침해소송을 제기하고자 하는 원고는 (1)자신이 유효하게 보호받고 있는 상표권을 보유하고 있다는 사실과, (2)피고가 원고의 상표를 상업적으로 사용하여 왔다는 사실과, (3)피고의 상표 사용으로 원고의 상표에 대한 수요자의 오인(mistake) 또는 혼동(confusion)이 발생할 가능성이 있다는 점을 증명해야 한다. ‘주상표권(primary trademark)’ 등록 … 미국 상표침해소송 요건 앞의 (1) 및 (2) 내용과 관련해, 주상표권(primary trademark)으로 연방상표를 등록 받으면, i) 등록상표권자에게 유효한 상표를 상업적으로 사용할 수 있는 배타적 권리가 있다는 일응의 증거(prima facie evidence)가 되기 때문에(15 U.S.C. § 1057 (b)), 등록 상표권자는 상표권의 유효성에 대해 증명할 필요가 없다. 또한 ii) 등록상표권이 존재하고 있다는 사실에 대해 미국 전역의 일반 공중에게 “통지”가 이루어진 것으로 의제 (constructive notice)되어 상표 침해자가 등록 권리자의 상표권의 존재를 몰랐다는 선의의 항변(good faith defense)을 할 수 없게 된다. 또한 iii) 상표권자가 실제는 특정 주에서만 상표를 사용한 경우라도 출원일부터 미국 전 지역에서 상업적으로 사용한 사실이 의제 (constructive use)되어 (15 U.S.C. § 1057 (c)), 미국 모든 주에서 권리를 행사를 할 수 있다. iv) 마지막으로 5년간 상거래에 계속 평화롭게 독점적으로 사용했다면 유효한 상표로 보호된다는 사실을 더 이상 다툴 수 없다(15 U.S.C. § 1065). 이러한 불가쟁력 (Incontestability)이 생기면 심지어 기술적 상표로서 식별력이 없는 경우에도 2차적 의미를 획득한 것으로 의제되어 피고는 이를 더 이상 다툴 수 없게 될 수 있다. v) 나아가 손해배상을 받기 ...