구글의 자바특허전쟁에 대한 글을 읽으며

세기의특허전쟁

위에서 링크한 임규태교수님의 글은 통찰력이 돋보이는 글입니다. Patent troll이 탄생하게 된 배경에 대한 정확한 진단. 동감합니다.

사태를 바라보는 통찰력이 오라클 진영에 대한 구글의 총공격과 Patent troll에 대한 전쟁을 선포한 오바마정부가 구글 특허책임자였던 Michelle K. Lee를 미국특허청(USPTO)의 Direct(장)으로 선임한 것까지 하나로 이어지는 일관성때문에 빛이 납니다.

아쉬운점은, 미국 실물경제가 살아나면 Patent troll로 몰렸던 투자는 사라지겠지만, 세계 어디에선가 ICT공룡기업이 무너지면 쏟아져 나오는 특허를 누군가는 무기화할 수 밖에 없으며, 특허전쟁환경은 미국처럼 좋은 곳이 없다는 점에서 단지 미국경제만 바라봐서는 문제가 해결되지 않을 것 같습니다. 또한, 미국에서 SW특허를 무력화시킨 Alice판결은 오라클의 자바특허를 무너뜨릴 법적근거도 제공했지만 구글을 탄생시킨 Larry page 특허까지 무효시킬 근거를 제공하였다는 점에서 SW기술기반 기업인 구글에게 고육지책은 아닐지. 부메랑이 되는 건 아닐지. 우려도 있습니다.

미국은 미국특허로만 보호받고 한국은 한국특허로 만 보호받는다는 특허 속지주의를 고려할 때 각국의 사정은 너무 다를것입니다.

미국은 지나치게 특허전쟁이 과열되었으나 우리나라는 오히려 특허전쟁다운 전쟁이 없을 만큼
특허가 너무 쉽게 힘을 잃고 보호되더라도 그 보상액이 터무니 없이 적은  소송구조를 가지고 있으며, 국내 발명의 가치를 저평가하는 경향이 강하여 국내 특허거래가 활성화되지 못하고 국내 실력있는 공학자와 기술기반 Startup들이 한숨만 쉬는 게 현실입니다.

또한 투자자가 Patent troll을 외면하더라도 미국과 같이 특허가 위협적인 국가에서는 그나마 무효시장이 먹거리를 제공할 것이나, 특허가 그리 위협적이지 않은 국가에서는 굳이 무효에 힘을 뺄 이유도 없겠지요. 최근 국내 제네릭특허 무효심판이 급증한 것 역시 정부가 독점권을 준다는 당근때문에 가능한것이었구요.

특허 공유를 통한 공유경제나 기술 공유를 통한 공유경제 역시 역설적이게도 그 공유할 재산이 제대로 보호될 때 실효성있는 전략이 되는 것 아닌가하는 생각입니다.

아무튼 너무 좋은 임교수님글 . 계속 읽을 수 있기를 고대합니다.

http://m.huffpost.com/kr/entry/6924214

2015년 사물인터넷(IOT)시장통계

IRONPAPER란 블로그에 여러개의 2015년 사물인터넷(IOT)시장통계 및 IOT시장예측 자료들을 모아놨네요. 여기저기 돌아다닐 필요없이 ~

IOT분야 기술가치평가하거나 투자계획 잡을 때, 특허포트폴리오전략 잡을 때 참고하면 도움 좀 되겠어요.

IRONPAPER보기

[News] Ericsson 특허 로열티에 대한 ICT 보고서

Indian Cellular Association(ICT)가 인도회사로부터 모바일폰 매출기준 2%의 로열티를 요구하고 있는 Ericsson기업의 사건에 대해 인도정부에 보고서를 제출했다는 뉴스입니다.

Ericsson은 ICT industry 기업들로 부터 동일조건으로 100개의 계약을 맺었다고 주장하나, 0.019% 의 로열티를 부담하는 중국과 폰이 아니라 chipset value를 기초로 0.5~2 %의 로열티를 지급명령을 받은 미국과 비교할때 인도기업에 대해 요구하는 로열티가 지나치게 높다는 것.

ICT는 이 Ericsson 사건이 선례가 될 것을 우려한다는...

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Rule 11 위반에 대한 motion도 기한이 있다?

미국소송에서 대리인 변호사에게는 조사의무 (Rule 11)가 있고 이를 위반시 제재가 있다는 것은 많이 들어서 알 수 있을 겁니다. 상대방이 터무니 없는 소장을 내거나 주장서면을 내면 한번쯤 violation of Rule 11을 의심하게 되는데, 대부분 이에 대한 motion은 나중에 하죠. 그런데 그것도 때가 있다는 것을 이 글에서 알게 되었습니다.

AboveTheLaw

http://abovethelaw.com/2015/03/dont-file-that-brief-the-one-thing-you-must-check-before-submitting/

Confidentiality 와 the Attorney-Client Privilege의 차이

미국특허소송을 하거나 미국특허소송에 대비하거나 미국특허분석을 할때 "Confidentiality and the Attorney-Client Privilege"이란 용어를 자주 만나곤 합니다. 미국소송을 자주 경험한 실무자들이야 그 의미와 효과를 이미 알고 있지만 아직 익숙하지 않은 분들도 있고 그 차이를 몰라 종종 실수하거나 오용하기도 합니다. 특히 오해를 자주하는 부분이 Confidentiality 와 the Attorney-Client Privilege의 차이입니다. 마침 이 차이를 명쾌하게 설명한 글이 있어서 이를 공유합니다.

LAWYERIST

https://lawyerist.com/81438/difference-confidentiality-attorney-client-privilege/

[법률신문 연구논단] 한국형 디스커버리 도입의 필요

지난 2월에 블로그를 통해 올린 한국형디스커버리도입에 대한 글을 이시윤 고문님께 보여드리고 고견을 담아 3월19일 법률신문 연구논단에 공동기고하였습니다.

법률신문연구논단

https://www.lawtimes.co.kr/Legal-Info/Research-Forum-View.aspx?serial=2222

한국형 디스커버리 제도 도입의 필요

이시윤 (변호사), 이진수 (변리사) 공동기고

I. 들어가는 말

평소부터 디스커버리 제도 도입의 필요성을 절감하고 있었던 터라 대법원에 의한 '한국형 디스커버리 제도’ 추진 뉴스는 매우 고무적이었다. 특히 증거가 편재된 현대형 소송에서는 꼭 필요한 제도라고 믿고 있다. 2014.11.30. 아시아경제 인터넷판 기사에 따르면, 소송 계속 여부 및 증거보전의 필요성 유무와 무관하게 오로지 증거 수집을 목적으로 증인신문·검증·감정 등뿐만 아니라 문서 제출 명령까지 독립된 절차로 도입하는 것이며 문서제출명령을 거부할 시 재판부가 신청자 측의 주장이 진실하다고 인정하는 방안을 검토하고 있다고 한다.

이는 현행 민사소송법에서 문서제출명령을 불이행할 경우 문서의 성질·내용·성립 진정에 관한 주장만 진실한 것으로 인정될 수 있다는 자유심증설에서 한발 앞선 것이며, 미국의 디스커버리의 영향을 받아 보전의 필요성과 무관하게 증거조사할 수 있게 한 독일의 독립적 증거조사 제도에도 접근되어 환영하는 바이다.

II. 미국의 재판(trial)전 디스커버리(Discovery) 제도

1. 디스커버리제도란

디스커버리(Discovery, 증거개시제도)는 사실심리(Trial)가 개시되기 전에 당사자 서로가 가진 증거와 서류를 확보하고 이를 상호 공개하여 쟁점을 명확히 정리하는 제도이다. 미국 민사소송에서 보통 디스커버리 기간이 약 1년이 넘게 걸리는 점을 고려할 때 미국법원이 실체적 진실을 파헤치기 위하여 얼마나 많은 노력을 투입하고 있는지를 느끼게 한다.

반면 우리나라의 변론 준비절차에서 증거조사를 하고 쟁점을 정리할 수는 있으나 그나마 보통 2개월 내외 1~2회 정도 열리는 절차에서 소기 목적의 달성은 쉬운 일이 아니다.

2. 증거공개의무(Mandatory Disclosure)등

가. 미국 민사소송에서는 상대방의 요구나 법원의 명령이 없어도 변론기일(trail)전까지 단계별로 스스로 당사자의 주장과 공격방어방법에 관한 증거와 정보를 공개하고 교환여야 한다. 당연정보공개라고도 한다. 이러한 정보의 교환은 법원에 제출할 필요가 없으며 당사자끼리 교환하면 된다. 나아가 소송이 예견되는 시점부터 양 당사자는 분쟁과 관련된 모든 정보를 수정하거나 삭제하지 않고 보존할 의무를 부담한다.

나. 위와 같은 디스커버리에서 사용할 수 있는 입증방법은 증언조서(Deposition), 질문서(Interrogatories), 문서 등의 제출요구(Production of Documents and Entry), 신체 및 정신감정(Physical and Mental Examination), 자백요구서(Requests for Admission)가 있다. 이는 상대방의 요구에 의한 것이라 하여 요청개시(Request Discovery)라 한다. 2006년 FRCP Rule 34를 개정하여 e-Discovery 로 발전시켰다.

다. 미국의 디스커버리 절차는 우리와 달리 첫째로, 증명책임이 없는 당사자라도 당사자 스스로 서로가 가진 증거와 서류를 상호 공개하는 것, 즉 증거공개가 핵심이다. 둘째로, 당사자의 증거공개의무와 함께 이를 위반 시 강력한 제재수단이 따른다는 점이다.

당사자가 증거공개의무를 위반하는 경우 디스커버리 요청 당사자는 법원에 증거공개를 이행할 것을 명령하는 신청하고 적정한 제재를 가해줄 것을 신청할 수 있을 뿐 아니라, 답변, 문서제출 등을 강제할 명령을 신청할 수 있다. 나아가 곧 바로 상대방에 대한 제재신청을 할 수도 있다. 이때 불완전하거나 회피하려는 증거공개, 답변 등은 증거공개의무를 불이행한 것으로 보고 제재를 한다.

 증거공개의무이행명령에 불응하거나 해태하면 법원은 i) 디스커버리 요청 당사자가 구하는 사항이 입증된 것으로 간주하는 명령, ii) 불이행 당사자의 주장이나 방어방법의 유지를 불허하거나 관련 주장의 입증을 불인정하는 명령, iii) 불이행 당사자의 답변 전부/일부를 삭제하는 명령, iv) 명령에 응할 때까지 절차를 중지하는 명령, v) 청구의 전부/일부를 기각하는 명령, vi) 불이행당사자에 대한 무변론 판결(default judgment), vii) 형사상 법정모독죄로 처벌하는 명령을 내릴 수 있고, 불이행당사자에게 소송비용의 부담 명령도 내린다. 이러한 의무는 소송 당사자간에만 존재하는 것이 아니라 제3자에게도 존재하며 면책사유없이 Subpoena(소환장)을 따르지 않으면 법정모독죄로 처벌되기도 한다.

III. 한국형 디스커버리 제도에 대한 제언

1. 제출명령대상의 확대

우선 현행민사소송법상 문서제출명령제도는 '문서'만을 대상으로 하고 있다. 이를 확대하여 '정보'로 넓히고 정보제출명령 대상을 양 당사자의 주장 및 공격방어방법과 관련하여 '알 수 있거나 소지하고 있거나 제어할 수 있는 정보'로 확대할 것을 제안한다. 개정된 저작권법 제192조의2에서도 이미 "정보의 제공"으로 확대되어 있다. 또한 정보의 제공의 형식은 제한을 두어서는 아니 되고 제출되는 유형물 등의 훼손여부를 검사할 수 있도록 메타데이터까지 원본 제출주의에 의하여야 할 것이다.

정보제출의 형식의 제한이 없어진다면 그동안 장문단답식의 유도신문 때문에 비판이 되고 있는 우리나라 교호신문제도의 문제점 역시 어느 정도 해결될 것으로 기대한다.

나아가 후술하는 정보보존의무, 정보목록 및 그에 관한 정보제출명령, 정보제출명령에 대한 이행은 소송 당사자가 그 정보를 점유(Possession), 보관(Custody) 또는 지배(Control)하고 있는 것은 물론 소송 당사자가 요구하면 획득할 수 있는 정보, 대리인이 보유하고 있는 문서 등이 포함되어야 하며, 더 나아가 당사자의 자회사, 지점, 대리점 등이 보유하고 있는 문서 등도 포함되어야 할 것이다. 외국기업도 예외를 두어서는 아니 될 것이다.

2. 정보보존의무의 명문화

소송이 예견되는 시점부터 법원의 명령이나 당사자의 신청이 없어도 양 당사자는 분쟁과 관련된 모든 정보를 수정 또는 삭제하지 않고 원본 그대로 보관할 의무를 부담할 것을 명문화하여야 하고, 그 불이행을 증명방해로 보아 강한 제재가 필요할 것이다 (듀퐁대 코오롱인터스트리 사건 등).

3. 정보 목록 제출 의무 확대

현행 문서목록제출명령제도와 문서제시명령제도만으로는 실체와 필요한증거의 발견이 어렵다. 이에 제출하여야 하는 ‘정보목록’을 ‘주장 및 공격방어방법과 관련한 모든 정보의 목록과 그 소지자와 보관장소에 대한 정보’로 확대하는 것이 절실하다.

4. 정보제출 예외 불인정 및 예외 인정 심리 강화

개정된 저작권법 제192조의2는 해당 정보가 유죄판결을 받게 할 우려가 있다거나 영업비밀인 경우를 제외하고는 모든 정보를 제출하도록 하고 있다. 반면 현행 문서제출명령제도의 예외는 상대적으로 넓은데 이러한 예외조차 극히 최소화하는 것이 바람직하다.

비록 현행제도에서 문서제출대상의 예외에 해당하는 경우라도 우선 법원에 분쟁과 관련되어 신청된 ‘모든 정보’를 제출하게 하고, 이 정보 중 영업비밀과 같이 상대방 당사자가 취득해서는 아니되는 정보가 있는 경우 이를 특정하여 당사자의 신청에 따라 상대방 당사자, 대리인, 제3자에게 공개하지 않도록 하는 특허법 등에서 처럼 비밀유지명령제도의 신설이 바람직하다. 만일 비밀유지명령을 받은 소송대리인이 당사자인 고객에게 관련 정보를 공개하는 경우 현행법에 따라 형사처벌이 가능할 것이다. 나아가 법원 역시 현행 민사소송법의 비공개심리절차(In Camera)를 통해 정보제출명령대상의 예외 여부의 적극 활용이 바람직할 것이다.

5. 불이행에 대한 제재 강화

위 당사자가 i) 정보보존의무, ii) 목록제출 및 iii) 정보제출에 관한 법원 명령을 불이행하거나 불성실하게 이행하는 경우에는 상대방의 신청이나 직권으로 관련 정보 등이 보관되어 있을 것으로 의심이 되는 상대방의 보관장소에서 직접 증거를 수집할 수 있도록 법원이 명령하고, 법원의 명령에도 불구하고 불응하거나 증거수집방해에는 상대방의 요증사실이 진실인 것으로 추정하는 이중제재도 필요할 것이다.

제3자도 국민적 사법정의 구현에 협력할 의무가 있을 진대, 이에 불응하는 경우에는 현행법처럼 일률적으로 500만원 이하의 과태료를 부과할 것이 아니라 소가액에 비례하여 더 강한 과태료를 정할 것을 추천한다. 이와 같은 이중제재와 별도로 당사자 또는 제3자가 법원의 명령에 불응하는 정도가 지극히 심할 경우에는 미국과 같이 법정모욕죄로 처벌하는 것도 바람직할 것이다.

IV. 글을 맺으며

앞에서 언급한 바와 같이 한국의 디스커버리 제도가 필요적 변론준비절차와 맞물려 도입된다면 그 효과가 극대화될 것으로 예상된다. 디스커버리 제도는 무기 평등의 기회, 입증평등의 기회를 주어 좀더 사실심이 강화되는 효과를 가져올 것으로 기대한다.

미국형 디스커버리제도를 그대로 도입하기 힘들더라도 우선 한국형 문서제출명령 등을 강화하다 보면 피해자의 손해 역시 적극적으로 발견될 가능성이 높으며 사전 사실관계의 규명으로 판결이 아닌 당사자간의 자발적인 화해가 유도되어 분쟁 종결 시 당사자간에 불만이 줄어들 것으로 기대한다. 제1심판결의 상소율을 줄여 민사재판을 제1심 중심주의로 업그레이드(Up-grade)될 수 있을 것이다.

 또한 특허소송 등은 점차 글로벌화되고 있는데, 이러한 현대형 소송에서 우리나라만 증거수집이 불충실하여 실체적 진실이 발견할 길이 없다면 우리나라의 기업들 조차도 우리나라의 사법제도를 이용하기 보다 미국과 같이 증거조사가 용이한 국가의 제도를 선호할 수 밖에 없을 것이다. 손해배상액이 커서만 미국을 찾아 가는 것은 아니다.

다만, 일본도 1998년 신법을 제정하면서 장고 끝에 미국의 질문서(Interrogatories)와 같은 당사자조회제도와 문서제출의무의 일반의무화 등을 도입하였으나 불성실한 이행에 대한 뚜렷한 제재가 없어서 실효성이 떨어졌다는 것이 자평으로, 우리 도입과정에서 일본의 경험을 반면교사로 삼았으면 한다. 일본 1992년 10월 29일 판결에서는 증명책임이 없는 당사자라도 어느 사실에 대한 관련자료를 전부 갖고 있는 경우에는 상대방은 그 당사자에게 주장 및 입증을 요구할 수 있고 그 사실에 대한 증명을 다하지 못하면 그러한 사실이 있는 것으로 사실상 추정된다는 취지의 ‘사안해명의무’를 적극적으로 긍정하였다.

현행 법체계의 근본 변경의 전면적인 증거공개의무까지는 못가도 디스커버리의 독일식 시도인 ‘사안해명의무’의 입법화는 고려할 것이다.

지난 3월 10일경 대법원은 ‘하급심충실화사법제도개선위’를 출범시켰다. 구조적인 부실의 우리 증거조사의 선진화, 과학화, 충실화의 계기가 되는 바램이 크다.

한국 및 미국에 저작권 침해소송을 제기할 때 알아야 하는 것들

저작권은 특허권이나 상표권이나 디자인권과 달리 별도의 등록이나 심사를 거치지 아니하고 창작 시 창작자에게 그 권리가 발생한다. 또한 베른 조약에 의해 체결국내에서 동등한 보호를 받을 수 있고, 대부분의 저작물은 인터넷의 대중화로 전세계에 유포되고 이용되어 저작권의 침해가 발생하는 경우 대부분 한 국가의 침해에 한정되지 아니하고 최종 분쟁타결의 합의에서도 전세계의 이용을 대상으로 하는 것이 일반적이다. 따라서 저작권의 실효적인 보호와 관리는 단순히 우리나라 뿐 아니라 해당 저작물이 이용되고 있는 국가를 포함한 전세계의 보호를 고려하여야 한다. 이에 저작권침해에 관하여 우리나라와 미국은 저작권침해소송에 필요한 법률요건 등에서 몇몇 중요한 차이를 간단히 정리함으로 향후 저작권을 관리하는 데에 도움이 되고자 한다.

1.    저작인격권

저작권인격권은 공표권, 성명표시권, 동일성유지권과 같이 창작자에게 일신 전속하는 권리로 프랑스와 독일에서 처음 저작권의 하나로 인정되어 1928년 베른조약에 포함되었다.

따라서 1) 우리나라는 적극적으로 저작인격권을 저작권의 하나로 보고 보호하고 있다. 그러나, 2) 미국은 베른조약에 가입되어 있음에도 아직도 시각저작물을 제외하고는 저작인격권을 저작권으로 보호하기 보다는 대부분 명예훼손이나 부정경쟁의 한 유형으로 보고 보호하는 경향이 크다. 따라서 미국에서 저작재산권의 침해를 동반하지 않은 표절은 불법행위가 아니라 윤리문제로 접근하고 있다. 미국에서는 저작물에 대한 저작재산권(복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차저작물작성권, 저작인접권(실연/음반/방송))을 침해한 경우에 한하여 저작권 침해가 성립된다.

2.    침해소송에서 원고적격

1) 우리나라는 저작권법 제123조에 따라 i) “저작권을 가진 자” 또는 ii) “저작권법에 따라 보호되는 권리를 가진 자”가 침해의 정지를 청구할 수 있다. 따라서 저작인격권의 침해가 발생한 경우에는 저작자(업무상 저작물의 저작자는 법인)가, 저작재산권의 경우에는 저작권의 소유자, 저작인접권의 경우에는 음반제작자 등이 원고 적격이 있으며, 이와 별도로 저작재산권 침해에 대해서는 저작권자 또는 보상금청구권을 가지는 자 등이 손해배상을 청구할 수 있다(동법 제125조). 나아가 저작권법 제2조 21호의 공동저작물에 대한 저작권의 침해가 발생한 경우는 다른 공동저작자의 동의 없이는 침해금지청구를 할 수 없으나 자신의 지분에 대한 손해는 배상을 청구할 수 있다.

2) 한편 미국은 저작권에 대한 “법적인 소유자(legal owner)” 및 “수익권자(Beneficial owner)”는 제3자에 대하여 침해중지 및 손해배상을 청구할 적격이 있으며(17 U.S.C. §501), 공동저작물의 침해에 대해서는 공동저작자 각자가 타 저작자의 동의 없이 소를 제기할 수도 있다.

3.    무형의 표현저작물이 유형물에 고정되어야 하는지

1)    우리나라는 저작권법에 의해서는 보호되는 저작물이 인쇄물이나 DVD등의 유형물에 고정될 것을 요하지 않는다.

2)    그러나 미국에서 연방저작권법으로 보호받으려면 17 U.S.C. §102(a)에 따라 저작물이 유형물(tangible medium)에 고정되어야 한다. 만일 그러하지 못한 경우에는 주저작권법에 따라 보호될 수 있어도 연방법의 보호는 받지 못할 것이다.

4.    저작권 등록의 효과

1)    우리나라는 창작일로부터 1년 이내에 저작권 등록한 경우에는 실명으로 등록된 저작자에 의하여 등록된 저작물을 등록된 창작일에 창작한 것으로 법정추정된다(저작권법 제53조 제3항). 그 외 권리변동에 있어서 대항효를 가지고 있다. 그 외에 침해소송의 제소요건이 아니며 유효추정이나 법정손해배상권 발생요건 등이 아니다.

2)    반면, 미국은 최초 공표일로부터 5년 이내에 등록하면 i) 그 증명서에 기재된 자가 정당한 권리자라는 것과 ii) 저작권이 유효하다는 법정추정을 받는다(17 U.S.C. §410(c)). 나아가 저작물이 침해가 발생하기 전에 등록되었으면 침해 건수당 $750 에서 $30,000, 고의침해의 경우는 $150,000 의 법정손해배상은 물론 소송대리비용을 받을 수 있다.

3)    또한 중요한 것은 미국은 저작권 침해소송의 제소요건으로 저작물의 등록을 요구하고 있다(17 U.S.C. §411(a)). 제소 시 저작물이 등록되어 있어야 하는지 아니면 등록신청만 되어 있으면 족한지에 대해서 다툼이 있으나 최근 제9순회법원은 신청을 제소요건으로 보았다. 물론 i) 저작물이 미국에서 창작된 것이 아니거나, 저작물 등록이 거절된 경우 등은 예외적으로 미국 Copyright Office에 등록되지 않아도 제소가 허용되나 법원마다 그 예외를 인정하는 수준의 엄격함이 달라 제소 시 관할 및 법원 선택과 함께 검토되어야 한다. 한국 저작자에 의하여 한국에서 창작되고 미국에서 최초로 공표되지 아니한 경우가 이에 해당할 것이다.

5.    소멸시효

1)    우리나라는 저작권침해가 발생한 경우, 민법 제766조에 따라 침해를 안 날로부터 3년, 침해일로부터 10년이 지나면 민사상 손해배상을 청구하지 못한다. 침해가 계속되는 경우에 청구할 수 있는 침해금지 청구는 침해가 계속되는 한 위 소멸시효가 연장되는 효과가 있다.

2)    반면 미국 저작권법 17 U.S.C. §507(b)은 그 소멸시효를 “within 3(three) years after the claim accrued”와 같이 3년으로 규정하고 있다. 그러나 소멸시효의 기산점과 관련하여 어떤 법원은 침해일로부터 어떤 법원은 침해를 알았거나 알 수 있었던 날로부터 기산한다. 따라서 어떤 관할법원에 제소하느냐에 따라 결론이 달라질 수 있음에 유의하여야 한다.

애플에 대한 연이은 특허 융탄 폭격

며칠 전 Smartflash가 Apple로 부터 거액의 손해배상판결을 얻어내자 Smartflash는 다시 지난 25일 Texas 동부지법에 신규 특허소송을 제기했고, 이어 26일엔 Ericsson이 가세하여 41건의 특허로 7건의 특허소송을 제기하여 Apple을 융단폭격했다.

2012 Ericsson은 삼성을 상대로 라이센스 갱신 거절을 이유로 특허소송을 제기하였고 작년에 $650M 과 ongoing royalties의 대가로 합의한바 있다. 나아가 Ericsson은 이번 특허중 일부의 인도 패밀리특허로 샤오미에 대하여 인도특허소송에서 가처분을 이끌어내기도 했다. 본 사건은 대형전쟁인 만큼 기회 되는 대로 블로그를 통해 관련특허와 전략을 분석해 볼 계획이다.

1. Ericsson v Apple(iPad.iPhone)

(1) 미국 ITC에 조사신청 1건
     Apple의 중국제조 iPhones와 iPads에 대한 2G 와 4G mobile broadband connectivity 표준 essential patents의 침해조사와 수입금지 신청(2015.2.26)

(2) Texas 동부지법에 민사소송 8건
     • 2015.1.14 (1건) : 라이센스계약위반
     • 2015.2.26 (7건) :
        Wi-Fi, Bluetooth, radio electronic 등에 관한 특허 41건의 침해에 대한 7건의 소제기

2. Smartflash v Apple(iTunes)

     지난 Texas 동부지법에서의 특허소송에서 Apple 대패($533M 손배 판결)한 후, 2015.2.25. 음악파일 다운로드에 대한  과금관련 특허 7건의 침해를 이유로 신건 제소.

     지난 최근 판결에서 Apple은 Smartflash에게 $532.9 million을 지불할 것을 명령하였지만, Smartflash는 Apple에게 $852 million을 요구하였었다. Smartflash는 미국의 전형적인 Patent troll의 한 유형이다. 그들은 오직 돈이 목적이다.

Smartflash는 이미 "삼성전자"를 상대로도 소송을 제기하였었고 Apple 재판이 끝나고 난후 삼성전자의 공판(trial)이 예정되어 있으며, "Google"은 관할을  California 법원으로 이송신청하였고, "Amazon.com Inc"도 지난 14년 12월 텍사스 동부연방지법에 제소되어 있다.

<출처>  http://www.theregister.co.uk/2015/02/28/ericsson_smartflash_apple_lawsuits/
(관련소장 및 특허리스트 확인가능)

미국 지식재산권 침해소송에서 원고적격 들여다보기

미국은 우리나라처럼 소권이 인정되는 전용실시권이란 개념이 없고 지식재산권 신탁의 경우 계약의 해석에 따라 신탁자 또는 수탁자의 소권이 달라질 수 있다. 또한 미국 특허법(35 U.S.C.) 및 상표법(15 U.S.C.)에는 저작권법(17 U.S.C.) 과 달리 수익권자(Beneficial owner)가 침해소송을 제기할 적격이 있는 것으로 명시되어 있지도 않다. 

따라서 미국 지식재산권 침해소송에서 원고적격을 알아보는 것은 다수의 이해관계자와 함께 지식재산권 수익화 구조 및 활동을 계획하고 협의하는 데 매우 중요한 기준이 된다. 

참고로 수익권자(Beneficial owner)란 소유권을 제3자에게 양도하였으나 실질적인 이익의 혜택을 받는 자를 말한다. 보통 신탁계약에서 명목상 소유권자는 수탁자가 되고 실실적인 소유권자는 신탁자가 되며, 신탁자는 비록 권리를 수탁자에게 양도하였으나 그 이익의 혜택을 받는 수익권자이다.

1.    특허침해소송에서 당사자 적격(Standing)

특허침해소송에서 당사자 적격은 세가지 부류가 있다. 하나는 단독으로 소송을 제기할 수 있는 자(제1부류), 둘째는 특허권자와 함께 소송을 제기할 수 있는 자(제2부류), 셋째는 당사자로서 소송에 참여할 수 없는 자(제3부류)이다(Pfizer inc v. teva pharm (E.D. Va. Aug. 12, 2011) 참조).

1) 제1의 부류에 속하는 자로는 i) 특허권자(35 U.S.C. § 281; Sicom, 427 F.3d at 976.)이거나. ii) 그 양수인이거나(Sicom, 427 F.3d at 976.), iii) 양수인에 준하는 특허에 대한 모든 실질적인 권리(all substantial rights)를 허락 받은 배타적 실시권자(an exclusive licensee)이거나(Sicom, 427 F.3d at 976.). iv) 실질적으로 제3자의 침해를 배제시키거나 특허권을 행사할 수 있는 권리가 유보된 수익권자(Benficial owner)이다 (pfizer inc v. teva pharm. 2:10cvl28. E.D. Va. Aug. 12, 2011).

A. 배타적라이센시와 신탁계약의 수탁자에 대한 원고적격과 관련하여 주의할 것은 

i) ‘모든 실질적인 권리가 허락되었는지’에 대한 계약해석에 따라 배타적실시권자 또는 수탁자의 당사자 적격의 인정여부가 달라진다는 것이다. 배타적실시권자 또는 수탁자가 소권을 가지기 위해서는 양수인에 준할 정도로 특허에 대한 모든 실질적인 권리가 허락되어야 한다. 

B. 2007년 수탁자의 원고적격에 대한 다툼(Propat case)에서 연방순회법원은 신탁계약의 내용을 해석할 때 i) 수탁자인 Propat은 특허발명을 실시할 권리가 없고 오직 라이센싱하거나 소송할 권리만 보유하였고, ii) Propat의 권리는 배타적인 권리도 아니며, iii) 신탁자의 동의 없이 제3자에게 특허를 양도할 수도 없으며, iv) 특허를 유지관리할 책임도 신탁자가 부담하고 있고, v) 특허의 행사에 따른 수익 역시 신탁자가 보유하고, 오직 소송 및 라이센싱 활동만 아웃소싱한 것이며, vi) 신탁자의 선택에 따라 계약을 해지하여 수탁자 Propat의 권리를 박탈시킬 수 있으므로, 수탁자인 Propat은 공동소유권자도 아닌 단순한 agent에 불과하여, 신탁자와 공동으로 소를 제기할 적격도 없다고 판시하였다.

2) 제2부류에 속하는 자로는 i) 양수인에 준할 정도는 아니지만 비배타적실시권보다 더 많은 권리를 허락받은 배타적 실시권자이다. 주로 제한된 범위 내에서 실시권을 허락받은 경우이다 (Indep. Wireless Tel. Co. v. Radio Corp. of Am., 269 U.S. 459, 468 (1926) ; Sicom, 427 F.3d at 980; Abbott Labs, v. Diamedix Corp., 47 F.3d 1128, 1132 (Fed. Cir. 1995)). Abbott Lab. V. Diamedix Corp. 47 F.3d 1128, 33 USPQ2d (Fed. Cir. 1995)사건에서는 특허권자가 배타적라이센스를 허락하였으나 특허권자가 특허제품을 계속 생산할 권리를 제한된 범위에서 계속 유보하고 있었으며 침해소송에 대한 권리도 유보하는 등 특허권자가 실질적인 권리를 보유하고 있다고 하여 라이센시에 의한 독자적인 당사자적격을 부정하였다. 배타적 실시권자가 소송에 당사자가 될 수 있느냐 아니냐는 배타적실시권자가 제3자의 침해를 배제시킬 수 있는 권리를 허락 받았는지와 그 수익을 받을 수 있는지이다. ii) 나아가 특허권을 복수의 당사자가 공유하고 있는 경우에는 공동으로 소송을 제기하거나 동의를 받아야 한다.

3) 제3부류에 속하는 자로는 비배타적 실시권자이다. 비배타적 실시권자는 특허침해소송에 참여할 수 없다.

2.    저작권침해소송에서 당사자 적격(Standing)

미국 저작권법(17 U.S.C.) 제501조는 특허법과 달리 저작권의 법적소유자(legal owner) 및 수익권자(Beneficial owner)는 제3자의 저작권 침해행위를 배제할 권리가 있다고 명문화하고 있다. 따라서 제3자에 대해 저작권침해소송을 제기할 수 있는 당사자 적격이 인정되는 당사자로는 i) 원 창작자(Author)이거나 ii) 정당한 양수인이거나 iii) 신탁계약에서 신탁자와 같은 수익권자(Beneficial owner)이다 (Smith v. Casey No. 13-12351 (11^th Cir., Jan. 22, 2014).

41건 Erisson특허의 로열티는 얼마일까?

최근 Ericsson과 Apple의 특허소송에서 Apple은 Ericsson이 요구하는 로열티가 지나치게 과도하다고 주장하였다. 과연 합리적인 수준은 얼마인가라는 궁금증이 생기는 것은 당연할 것이다. 미국에서  표준필수특허(standard essential patents)에 대한 손해배상액을 계산하는 기준이 따로 있는지도 궁금하였다.

마침 미국 보스톤에서 IP관리 및 컨설팅을 전문으로 하는 TechIPm, LLC의 대표 Alex Lee(이근호 변호사)가 자신의 블로그를 통해 Apple이 4G/LTE standard essential patents (SEPs)을 포함한 41건의 Ericsson의 특허에 대한 로열티가 얼마나 될지를 계산하였다.

블로그에선 INNOVATIO IP VENTURES, LLC, No. 1:11-cv-09308 (N.D. Ill. 2013)에서 SEPs에 대한 FRAND royalty Cap 계산방식을 도입하였다.

FRAND royalty Cap = (average profit margin to the contribution of patentee’s SEPs) x (net profit of relating products) x (pro rata share of patentee’s SEPs to the total number of WiFi SEPs providing similar contribution to the profit)= 3% x $10 B x 7% = $200 M/year.

매년 $200M

Max값을 계산,  Ericsson 측 접근과 유사?

자세한 내용은 Alex Lee(이근호 변호사)의 아래 블로그나 TechIPm, LLC의 블로그를 참조하기 바란다. 나 혼자 알고 읽기에는 아까운 글들이 많다. 특히 통신분야의 표준특허등에 대해서...

TechIP블로그 

http://techipm-innovationfrontline.blogspot.kr/2015/03/how-much-will-apple-need-to-pay-to.html

<Alex Lee(이근호 변호사)의 프로필 사진>

[기업법무] 중국의 반테러법 제정, 글로벌 국내기업의 경영전략을 다시 짜야

[기업법무] 중국의 반테러법 제정, 글로벌 국내기업의 경영전략을 다시 짜야

지난 3일 미국정부는 로이터통신을 통해 최근 입법을 추진 중인 중국의 반테러법(anti-terrorism law)의 일부 내용을 비판하였다. 이에 중국 역시 내정간섭이라며 미국정부의 비판에 강력히 반발하였다고 한다.

미국정부가 왜 중국의 입법에 대해 비판하였을까? 궁금하지 않을 수 없다.

어쩌면 이 문제는 단지 미국만의 문제가 아닐 수 있기 때문이다.

인터넷 뉴스 기사들을 확인한 바로는, 중국이 입법을 추진중인 반테러법의 내용중에는 중국에서 Biz를 하는 모든 외국기술기업은 1) 정보보안에 필요한 암호키를 중국정부에 넘겨주어야 하고, 2) 보안뒷문(security back doors)를 설치해야 하며, 3) 중국내에 서버와 사용자 정보를 보유하여야 하고, 4) 모든 커뮤니케이션 기록을 중국법집행기관에 제공하여야 할 뿐 아니라, 5) 테러관련 인터넷 콘텐츠의 검열을 받아야 한다는 규제가 포함되어있다고 한다.

중국은 이미 지난달 중국은행은 중국기업이 제조한 장비만 구매하도록 한 금융산업규제를 발동한 바 있다.

금번 중국 반테러법 내용에 대해 중국에서 Biz를 하고 있는 미국 기업들은 더이상 자신의 기밀정보도 보호받을 수 없을 뿐 아니라 금융이나 가상사설인터넷망의 보안도 보장받을 수 없게 될 것이라며 재앙이라는 표현까지 사용하며 우려를 나타내고 있다.

만일 이러한 내용의 규제가 현실화 된다면 이 우려는 남의 이야기가 아닐 것이다.

우리나라 대부분의 수출기업들은 중국에 생산법인이나 판매법인을 설립하거나 중국업체에 임가공의뢰하거나 유통업체를 통한 판매망을 갖고 있다.

중국과 기술격차가 점점 좁혀지고 있는 시점에서 이러한 규제는 국내 기업의 영업비밀(기술정보는 물론 경영정보)를 고스란히 중국당국에 내어주어 국내기업의 경쟁력 약화를 가속화시킬 위험이 있다.

글로벌 국내 기업 역시 중국의 반테러법 제정의 추이를 살펴 이에 대한 경영전략을 새로 짜야할 필요도 있을 것으로 보인다.