Untold Stories of Intellectual Property

세기의특허전쟁 위에서 링크한 임규태교수님의 글은 통찰력이 돋보이는 글입니다. Patent troll이 탄생하게 된 배경에 대한 정확한 진단. 동감합니다. 사태를 바라보는 통찰력이 오라클 진영에 대한 구글의 총공격과 Patent troll에 대한 전쟁을 선포한 오바마정부가 구글 특허책임자였던 Michelle K. Lee를 미국특허청(USPTO)의 Direct(장)으로 선임한 것까지 하나로 이어지는 일관성때문에 빛이 납니다. 아쉬운점은, 미국 실물경제가 살아나면 Patent troll로 몰렸던 투자는 사라지겠지만, 세계 어디에선가 ICT공룡기업이 무너지면 쏟아져 나오는 특허를 누군가는 무기화할 수 밖에 없으며, 특허전쟁환경은 미국처럼 좋은 곳이 없다는 점에서 단지 미국경제만 바라봐서는 문제가 해결되지 않을 것 같습니다. 또한, 미국에서 SW특허를 무력화시킨 Alice판결은 오라클의 자바특허를 무너뜨릴 법적근거도 제공했지만 구글을 탄생시킨 Larry page 특허까지 무효시킬 근거를 제공하였다는 점에서 SW기술기반 기업인 구글에게 고육지책은 아닐지. 부메랑이 되는 건 아닐지. 우려도 있습니다. 미국은 미국특허로만 보호받고 한국은 한국특허로 만 보호받는다는 특허 속지주의를 고려할 때 각국의 사정은 너무 다를것입니다. 미국은 지나치게 특허전쟁이 과열되었으나 우리나라는 오히려 특허전쟁다운 전쟁이 없을 만큼 특허가 너무 쉽게 힘을 잃고 보호되더라도 그 보상액이 터무니 없이 적은  소송구조를 가지고 있으며, 국내 발명의 가치를 저평가하는 경향이 강하여 국내 특허거래가 활성화되지 못하고 국내 실력있는 공학자와 기술기반 Startup들이 한숨만 쉬는 게 현실입니다. 또한 투자자가 Patent troll을 외면하더라도 미국과 같이 특허가 위협적인 국가에서는 그나마 무효시장이 먹거리를 제공할 것이나, 특허가 그리 위협적이지 않은 국가에서는 굳이 무효에 힘을 뺄 이유도 없겠지요. 최근 국내 제네릭특허 무효심판이 급증한 것 역시 정부가 독점권을 준다는 당...

IRONPAPER란 블로그에 여러개의 2015년 사물인터넷(IOT)시장통계 및 IOT시장예측 자료들을 모아놨네요. 여기저기 돌아다닐 필요없이 ~ IOT분야 기술가치평가하거나 투자계획 잡을 때, 특허포트폴리오전략 잡을 때 참고하면 도움 좀 되겠어요. IRONPAPER보기

Indian Cellular Association(ICT)가 인도회사로부터 모바일폰 매출기준 2%의 로열티를 요구하고 있는 Ericsson기업의 사건에 대해 인도정부에 보고서를 제출했다는 뉴스입니다. Ericsson은 ICT industry 기업들로 부터 동일조건으로 100개의 계약을 맺었다고 주장하나, 0.019% 의 로열티를 부담하는 중국과 폰이 아니라 chipset value를 기초로 0.5~2 %의 로열티를 지급명령을 받은 미국과 비교할때 인도기업에 대해 요구하는 로열티가 지나치게 높다는 것. ICT는 이 Ericsson 사건이 선례가 될 것을 우려한다는... 인도이코노믹타임즈보기

미국소송에서 대리인 변호사에게는 조사의무 (Rule 11)가 있고 이를 위반시 제재가 있다는 것은 많이 들어서 알 수 있을 겁니다. 상대방이 터무니 없는 소장을 내거나 주장서면을 내면 한번쯤 violation of Rule 11을 의심하게 되는데, 대부분 이에 대한 motion은 나중에 하죠. 그런데 그것도 때가 있다는 것을 이 글에서 알게 되었습니다. AboveTheLaw http://abovethelaw.com/2015/03/dont-file-that-brief-the-one-thing-you-must-check-before-submitting/

미국특허소송을 하거나 미국특허소송에 대비하거나 미국특허분석을 할때 "Confidentiality and the Attorney-Client Privilege"이란 용어를 자주 만나곤 합니다. 미국소송을 자주 경험한 실무자들이야 그 의미와 효과를 이미 알고 있지만 아직 익숙하지 않은 분들도 있고 그 차이를 몰라 종종 실수하거나 오용하기도 합니다. 특히 오해를 자주하는 부분이 Confidentiality 와 the Attorney-Client Privilege의 차이입니다. 마침 이 차이를 명쾌하게 설명한 글이 있어서 이를 공유합니다. LAWYERIST https://lawyerist.com/81438/difference-confidentiality-attorney-client-privilege/

지난 2월에 블로그를 통해 올린 한국형디스커버리도입에 대한 글을 이시윤 고문님께 보여드리고 고견을 담아 3월19일 법률신문 연구논단에 공동기고하였습니다. 법률신문연구논단 https://www.lawtimes.co.kr/Legal-Info/Research-Forum-View.aspx?serial=2222 한국형 디스커버리 제도 도입의 필요 이시윤 (변호사), 이진수 (변리사) 공동기고 I. 들어가는 말 평소부터 디스커버리 제도 도입의 필요성을 절감하고 있었던 터라 대법원에 의한 '한국형 디스커버리 제도’ 추진 뉴스는 매우 고무적이었다. 특히 증거가 편재된 현대형 소송에서는 꼭 필요한 제도라고 믿고 있다. 2014.11.30. 아시아경제 인터넷판 기사에 따르면, 소송 계속 여부 및 증거보전의 필요성 유무와 무관하게 오로지 증거 수집을 목적으로 증인신문·검증·감정 등뿐만 아니라 문서 제출 명령까지 독립된 절차로 도입하는 것이며 문서제출명령을 거부할 시 재판부가 신청자 측의 주장이 진실하다고 인정하는 방안을 검토하고 있다고 한다. 이는 현행 민사소송법에서 문서제출명령을 불이행할 경우 문서의 성질·내용·성립 진정에 관한 주장만 진실한 것으로 인정될 수 있다는 자유심증설에서 한발 앞선 것이며, 미국의 디스커버리의 영향을 받아 보전의 필요성과 무관하게 증거조사할 수 있게 한 독일의 독립적 증거조사 제도에도 접근되어 환영하는 바이다. II. 미국의 재판(trial)전 디스커버리(Discovery) 제도 1. 디스커버리제도란 디스커버리(Discovery, 증거개시제도)는 사실심리(Trial)가 개시되기 전에 당사자 서로가 가진 증거와 서류를 확보하고 이를 상호 공개하여 쟁점을 명확히 정리하는 제도이다. 미국 민사소송에서 보통 디스커버리 기간이 약 1년이 넘게 걸리는 점을 고려할 때 미국법원이 실체적 진실을 파헤치기 위하여 얼마나 많은 노력을 투입하고 있는지를 느끼게 한다....

저작권은 특허권이나 상표권이나 디자인권과 달리 별도의 등록이나 심사를 거치지 아니하고 창작 시 창작자에게 그 권리가 발생한다 . 또한 베른 조약에 의해 체결국내에서 동등한 보호를 받을 수 있고 , 대부분의 저작물은 인터넷의 대중화로 전세계에 유포되고 이용되어 저작권의 침해가 발생하는 경우 대부분 한 국가의 침해에 한정되지 아니하고 최종 분쟁타결의 합의에서도 전세계의 이용을 대상으로 하는 것이 일반적이다 . 따라서 저작권의 실효적인 보호와 관리는 단순히 우리나라 뿐 아니라 해당 저작물이 이용되고 있는 국가를 포함한 전세계의 보호를 고려하여야 한다 . 이에 저작권침해에 관하여 우리나라와 미국은 저작권침해소송에 필요한 법률요건 등에서 몇몇 중요한 차이를 간단히 정리함으로 향후 저작권을 관리하는 데에 도움이 되고자 한다 . 1.     저작인격권 저작권인격권은 공표권 , 성명표시권 , 동일성유지권과 같이 창작자에게 일신 전속하는 권리로 프랑스와 독일에서 처음 저작권의 하나로 인정되어 1928 년 베른조약에 포함되었다 . 따라서 1) 우리나라는 적극적으로 저작인격권을 저작권의 하나로 보고 보호하고 있다 . 그러나 , 2) 미국은 베른조약에 가입되어 있음에도 아직도 시각저작물을 제외하고는 저작인격권을 저작권으로 보호하기 보다는 대부분 명예훼손이나 부정경쟁의 한 유형으로 보고 보호하는 경향이 크다 . 따라서 미국에서 저작재산권의 침해를 동반하지 않은 표절은 불법행위가 아니라 윤리문제로 접근하고 있다 . 미국에서는 저작물에 대한 저작재산권 ( 복제권 , 공연권 , 공중송신권 , 전시권 , 배포권 , 대여권 , 2 차저작물작성권 , 저작인접권 ( 실연 / 음반 / 방송 )) 을 침해한 경우에 한하여 저작권 침해가 성립된다 . 2.     침해소송에서 원고적격 1) 우리나라는 저작권법 제 123 조에 따라 i) “ 저작권을 가진 자 ” 또는 ii) “ 저작권법에 따라 보호되는 권리를 가진 ...

며칠 전 Smartflash가 Apple로 부터 거액의 손해배상판결을 얻어내자 Smartflash는 다시 지난 25일 Texas 동부지법에 신규 특허소송을 제기했고, 이어 26일엔 Ericsson이 가세하여 41건의 특허로 7건의 특허소송을 제기하여 Apple을 융단폭격했다. 2012 Ericsson은 삼성을 상대로 라이센스 갱신 거절을 이유로 특허소송을 제기하였고 작년에 $650M 과 ongoing royalties의 ...

미국은 우리나라처럼 소권이 인정되는 전용실시권이란 개념이 없고 지식재산권 신탁의 경우 계약의 해석에 따라 신탁자 또는 수탁자의 소권이 달라질 수 있다 .  또한 미국 특허법 (35 U.S.C.)  및 상표법 (15 U.S.C.) 에는 저작권법 (17 U.S.C.)  과 달리 수익권자 (Beneficial owner) 가 침해소송을 제기할 적격이 있는 것으로 명시되어 있지도 않다 .  따라서 미국 지식재산권 침해소송에서 원고적격을 알아보는 것은 다수의 이해관계자와 함께 지식재산권 수익화 구조 및 활동을 계획하고 협의하는 데 매우 중요한 기준이 된다 .  참고로 수익권자 (Beneficial owner) 란 소유권을 제 3 자에게 양도하였으나 실질적인 이익의 혜택을 받는 자를 말한다 .  보통 신탁계약에서 명목상 소유권자는 수탁자가 되고 실실적인 소유권자는 신탁자가 되며 ,  신탁자는 비록 권리를 수탁자에게 양도하였으나 그 이익의 혜택을 받는 수익권자이다 . 1.      특허침해소송에서 당사자 적격 (Standing) 특허침해소송에서 당사자 적격은 세가지 부류가 있다 .  하나는 단독으로 소송을 제기할 수 있는 자 ( 제 1 부류 ),  둘째는 특허권자와 함께 소송을 제기할 수 있는 자 ( 제 2 부류 ),  셋째는 당사자로서 소송에 참여할 수 없는 자 ( 제 3 부류 ) 이다 (Pfizer inc v. teva pharm (E.D. Va. Aug. 12, 2011)  참조 ). 1) 제 1 의 부류에 속하는 자로는  i)  특허권자 (35 U.S.C. § 281; Sicom, 427 F.3d at 976.) 이거나 . ii)  그 양수인이거나 (Sicom, 427 F.3d at 976.), iii)  양수인에 준하는 특허에 대한 모든 실질적인 권리 (...

최근 Ericsson과 Apple의 특허소송에서 Apple은 Ericsson이 요구하는 로열티가 지나치게 과도하다고 주장하였다. 과연 합리적인 수준은 얼마인가라는 궁금증이 생기는 것은 당연할 것이다. 미국에서  표준필수특허(standard essential patents)에 대한 손해배상액을 계산하는 기준이 따로 있는지도 궁금하였다. 마침 미국 보스톤에서 IP관리 및 컨설팅을 전문으로 하는 TechIPm, LLC의 대표 Alex Lee(이근호 변호사)가 자신의 블로그를 통해 Apple이 4G/LTE standard essential patents (SEPs)을 포함한 41건의 Ericsson의 특허에 대한 로열티가 얼마나 될지를 계산하였다. 블로그에선 INNOVATIO IP VENTURES, LLC, No. 1:11-cv-09308 (N.D. Ill. 2013)에서 SEPs에 대한 FRAND royalty Cap 계산방식을 도입하였다. FRAND royalty Cap = (average profit margin to the contribution of patentee’s SEPs) x (net profit of relating products) x (pro rata share of patentee’s SEPs to the total number of WiFi SEPs providing similar contribution to the profit)= 3% x $10 B x 7% = $200 M/year. 매년 $200M Max값을 계산,  Ericsson 측 접근과 유사? 자세한 내용은 Alex Lee(이근호 변호사)의 아래 블로그나 TechIPm, LLC의 블로그를 참조하기 바란다. 나 혼자 알고 읽기에는 아까운 글들이 많다. 특히 통신분야의 표준특허등에 대해서... TechIP블로그   http://techipm-innovationfro...

[기업법무] 중국의 반테러법 제정, 글로벌 국내기업의 경영전략을 다시 짜야 지난 3일 미국정부는 로이터통신을 통해 최근 입법을 추진 중인 중국의 반테러법(anti-terrorism law)의 일부 내용을 비판하였다. 이에 중국 역시 내정간섭이라며 미국정부의 비판에 강력히 반발하였다고 한다. 미국정부가 왜 중국의 입법에 대해 비판하였을까? 궁금하지 않을 수 없다. 어쩌면 이 문제는 단지 미국만의 문제가 아닐 수 있기 때문이다. 인터넷 뉴스 기사들을 확인한 바로는, 중국이 입법을 추진중인 반테러법의 내용중에는 중국에서 Biz를 하는 모든 외국기술기업은 1) 정보보안에 필요한 암호키를 중국정부에 넘겨주어야 하고, 2) 보안뒷문(security back doors)를 설치해야 하며, 3) 중국내에 서버와 사용자 정보를 보유하여야 하고, 4) 모든 커뮤니케이션 기록을 중국법집행기관에 제공하여야 할 뿐 아니라, 5) 테러관련 인터넷 콘텐츠의 검열을 받아야 한다는 규제가 포함되어있다고 한다. 중국은 이미 지난달 중국은행은 중국기업이 제조한 장비만 구매하도록 한 금융산업규제를 발동한 바 있다. 금번 중국 반테러법 내용에 대해 중국에서 Biz를 하고 있는 미국 기업들은 더이상 자신의 기밀정보도 보호받을 수 없을 뿐 아니라 금융이나 가상사설인터넷망의 보안도 보장받을 수 없게 될 것이라며 재앙이라는 표현까지 사용하며 우려를 나타내고 있다. 만일 이러한 내용의 규제가 현실화 된다면 이 우려는 남의 이야기가 아닐 것이다. 우리나라 대부분의 수출기업들은 중국에 생산법인이나 판매법인을 설립하거나 중국업체에 임가공의뢰하거나 유통업체를 통한 판매망을 갖고 있다. 중국과 기술격차가 점점 좁혀지고 있는 시점에서 이러한 규제는 국내 기업의 영업비밀(기술정보는 물론 경영정보)를 고스란히 중국당국에 내어주어 국내기업의 경쟁력 약화를 가속화시킬 위험이 있다. 글로벌 국내 기업 역시 중국의 반테러법 제정의 추이를 살펴 이에 대한 경영전략을 새로 짜야할 필요도 있...