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Showing posts from September, 2014

법무팀 리엔지니어링 터치~ (듀퐁 LEGAL MODEL 등을 읽고)

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사내 법무팀 ( 일반법무 및 특허법무 ) 이 있으면 회사에 어떤 혜택이 있는 걸까 ? 외부 변호사나 변리사 ( 이하 ‘ 외부 변호사 등 ’) 를 활용하는 것보다 어떤 이익이 있는 걸까 ? 이런 고민을 자주하곤 했다 .  사내 법무팀의 역할과 목표를 설정하기 위해서 스스로 정의 내려야 하는 필수적인 질문인 것이다 .  여기에서 그 답을 내지는 않겠다 . 이 글을 읽을지도 모르는 사내 변호사 또는 사내 변리사 ( 이하 ‘ 사내 변호사 등 ’) 들이 스스로 결론 내야 하는 문제이기 때문이다 . 또한 법무는 어떤 지표로 평가하여야 할지에 대한 고민 역시 쉽지 않지만 꼭 필요한 일이었다. .  본인은 팀원들이나 사내 변호사 등이나 외부 변호사 등에게  “ 적시에 (TIMING) 에 원하는 성과 (PERFORMANCE) 를 효율적 (EFFICIENCY) 적으로 냈는지 ” 를 평가지표로 삼겠다고 입버릇처럼 말하곤 했다 .  “ 리스크를 최소화하는 것을 넘어서 기회로 바꿀 수 있도록 가이드할 때 우리는 존재가치가 있다 ” 라고 입버릇처럼 말했다 . 또 TIMING, PERFORMANCE, EFFICIENCY 세가지를 만족시키기 위해서 국내 기존 법무팀을 어떻게 구축하고 어떻게 리엔지니어링 할지에 대해 많은 시간을 할애하고 , 국내 대기업의 법무실을 벤치 마킹하였다 . 어떤 회사는 까다로운 법률이슈는 외부 변호사 등에게 넘기고 비교적 쉬운 법률이슈만 사내 변호사 등이 처리하도록 하고 있었고 , 어떤 회사는 대부분의 법무를 외부 변호사에게 맡기고 사내 변호사 등이 그저 외부 변호사를 감독하고 관리하는 역할만 하고 있기도 했다 . 나는  이런 운영 방식에 실망감을 감출 수 없었다 . 한편 최소한의 사내 변호사를 두고 기업의 핵심 이슈와 관련된 업무만을 처리하되 , 외부 변호사 등을 지정하여 마치 사내 변호사들 처럼 회사에 들어와 정규시간 동안 일하게 하고...

미국 심사관의 엄격한 입증책임을 엿 볼 수 있는 황당특허

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위키피디아에서 USPTO 에 관한 정보 를 검색하면 , 너무나 황당하고 자명하여 이런 것들이 어떻게 등록될 수 있는 지 이해가 안 되는 황당특허 6 건이 소개되어 있다 . 이 등록특허들을 보면 USPTO 심사관이 특허불허 사유와 증거에 대해 얼마나 엄격한 입증책임을 떠 안고 있는 지를 느끼게 된다 . 심심풀이로 그 중 하나의 특허를 골라 간단히 소개한다. 오늘 선택한 특허는 미국 변리사 (patent attorney) 아버지 Peter L Olson 이 7 살의 아들 ( 출원 당시는 5 살 ) Steven Olson 에게 미국 특허제도가 어떻게 흘러가는지를 보여주기 위해 2000. 11. 17. " Method of swinging on a swing " 이란 제목으로 출원한 ‘ 그네를 옆으로 타는 방법 ’ 에 대한 특허이다 .  이 특허출원은 미국특허상표청 (USPTO) 심사관이 몇가지 선행기술을 찾아 거절하였으지만 치명적인 선행자료를 확보하지 못해 결국 등록을 허락해주었고 , 2002. 4. 9. 미국 등록특허번호 U.S. PN 6,368,227 ( 이하 ‘227 특허 ) 로 등록되었다 . 그 이후 2002. 5. 21. 재심사를 통해 결국 2002. 12. 9. 모든 청구항에 기재된 발명이 최종 거절되었다. 본 특허는 진보성 판단을 이해하는 기초 학습자료로도 자주 이용되는 특허이다 ‘227 특허의 아래 제1 청구항에서 볼 수 있듯이 마치 타잔이 숲에서 나무사이를 줄로 타고 가듯 한번은 한쪽에서 또 다른 한번은 다른 한쪽에서 그네를 당겨 옆으로 흔드는 방식으로 그네를 타는 방법에 대한 것이었다 .  종래 그네를 타는 방식과 다른 점이 있다면 앞뒤로 흔들어 타느냐 옆으로 당겨 타느냐의 차이뿐이었다.   A method of swinging on a swing , the method comprising the steps of: a) ...

2% 부족한 iPhone6 plus “Bending” 특징과 특허 이야기

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최근 세간에 Apple 이 최근 출시한 iPhone6 plus가  휘는  특징 (bending feature)이  있다는 기사나 리뷰가 나오고 있다.  이런 저런 기사 제목만 보고 있으면  Apple 이 이번에 획기적인 Flexible device 를 출시한 것이 아닌가라는 관심이 생긴다 . 그러나 인터넷에 올려진 여러 기사와 Bending test 동영상을 보고 나면  iPhone6 plus가  휘는 특징 (bending feature) 이란 것이 예상치 못한 제품의 결함이거나 그냥 흥미유발 , 마케팅 기법에 이용된 것이었구나라는 생각을 지울 수 없게 된다 . 심지어 iPhone 구매자 들 사이에서는 주머니에 넣어둔 iPhone 에 휘어져버린 것에 대해 불만을 제기하기까지 한다고 한다 . (PC Megazine “ Unintentional iPhone 6 PlusFeature : Bending“ 기사글 참조 ) 사실 디스플레이 시장에서 정전하방식의 터치스크린을 채용할 때부터 Flexible Display Device 을 고려하였다고 볼 수 있다 . 초창기 터치스크린은 대부분 압력식이었던 것을 기억할 것이다 . 초창기 터치스크린이 구현된 디바이스를 보면 볼펜으로 눌러도 인식된다 . 반면 요즘 터치스크린은 볼펜으로 불러서는 인식되지 않는다 . 정전하방식이기 때문이다 . 아무튼 단순히 Display Device 가 휘기만 한다고 하면 , 이는 예상치 못한 제품 결함이거나 의도된 특징이었다면  정전하방식의 터치스크린을 채택한 결과라고 할 수 있다 . 그 외 얇은 몸체를 알루미늄합금으로 구성하여 두드러지지는 않지만 흥미로울 수준으로 Display Device 가 휠 수 있다는 것은 기술적으로는 의미있는 것이 아니라고도 할 수 있다 . 왜냐하면 알루미늄합금 몸체의 적용만으로는 의도하는 대로 Display Device 를 구부리거나 접을 수 없기...

영문계약서 샘플/양식 제공 사이트 공개

보통 기업체에서는 비용과 시간을 절약하기 위하여 표준계약서 양식을 제정하기를 희망하나 , 변호사나 사내 법무팀들은 대체로 표준계약서 양식을 사용하는 것을 환영하지 않는다 . 표준계약서를 제공하는 측에게만 유리한 내용으로 표준계약서를 제정하고 계약당사자와 그 내용에 대한 협의를 허용하지 않는다면 표준약관의 실질을 띠게 되고 법률적으로 위험한 리스크가 발생한다 . 그렇다고 중립적인 입장으로 표준계약서를 제정하면 고객 ( 회사 ) 의 이익을 대변할 변호사나 사내법무팀 입장에서는 난감할 수 밖에 없다 . 이런 경우 대안으로 제시되는 방안이 표준계약서 양식을 일반계약편과 특수계약편으로 나누고 , 일반계약편의 수정은 법무팀이나 변호사의 까다로운 승인을 받도록 하되 특수계약편은 사업부의 재량에 맡기는 것이다 . 단 특수계약편에 대한 상대방과의 합의사항 들은 별도로 변호사나 법무팀의 검수를 받는 것이 안전하다 . 바람직하게는 계약의 중요사항을 목록화하여 Term sheet 을 작성하여 계약상대방과 합의한 후 이를 변호사나 법무팀에게 정식 계약서를 작성하도록 요청하는 것이 시간 면이나 비용 면에서 좋다 . 어찌되었든 표준계약서 양식을 기초로 먼저 사업부에서 사업내용에 맞게 계약서 초안을 잡은 후 변호사나 법무팀의 검토를 받도록 하는 것은 비용을 절감하는 데에 유익할 수 있다 . 여기에 필자가 Junior 시절 종종 참고했던 영문계약서 Sample template 웹사이트를 공개한다 . 영문 계약서 초안을 잡을 때 도움이 되기를 바란다 . Startup 이나 소기업 , 개인에게 도움이 많이 될 것으로 믿는다 . 그러나 계약상대방과 수정합의 후에 반드시 변호사 등에게 검수 받기를 권장한다 . 경험상 전문가의 도움을 받지 않으면 계약조항의 해석이 당사자 의사와 다르게 작성된 경우와 숨어있는 리스크를 놓치는 경우가 많기 때문이다 . 1.     Onecle : http://co...

[뉴스] ARM사 Nvidia와 삼성간의 특허소송에 개입한다

ARM CEO defends chip technology connected to Nvidia legal fight (Reuters) -   ARM Holdings  Chief Executive Officer Simon Segars on Monday defended the British chip designer's smartphone graphics technology connected to a   patent  suit by Nvidia Corp against Samsung   Electronics  and Qualcomm. ….. Cambridge-based ARM does not manufacture its own chips. Instead, it licenses the rights to use its various processor designs and architecture to chipmakers across the mobile industry. Nvidia depends on ARM's technology to make its Tegra chips for tablets and cars, but that ARM technology is not part of Nvidia's allegations against Samsung. REUTERS 통신 인터넷판에 Nvidia 와 삼성 모두에게 기술 라이선스를 제공하고 있는 ARM 사가 Nvidia 와 Samsung 사이의 특허소송에서 ARM 사의 기술을 보호하기 위하여 적극적으로 소송에 개입하기로 하였다는 기사가 13 시간 전에 배포되었습니다 . 참고로  ARM 홀딩스 (ARM Holdings 암 홀딩스 ) 는 잉글랜드 캠브리지에 본사를 둔 기업이다 . 이 기업은 1990 년에 설립됐다 . 프로세서를 설계하고 라이센싱하는 것으로 유명하다 . 이외에도 리얼뷰 및 케일 브랜드로 소프트웨어 개발 도구도 설계 , 제조 ,...

Patent Troll의 특허력에 대하여 우리가 잘못 알고 있는 고정관념

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우연한 기회에 미국 Villanova 로스쿨 교수인 “Michael Risch” 가 ‘FORTHCOMING SAN DIEGO  LAWREVIEW(2015)’ 에 새로 발표한 연구보고서 “ A Generation of Patent Litigation: Outcomes   and Patent Quality ” 를 읽게 되었다 .    < 사진 출처 : Villanova University School of Law 홈페이지 > 이 연구보고서는 25 년간의 특허소송 데이터를 가지고 분석한 것이었다 . 본 지면 에서 우리가 그 동안 잘못 알고 있었을 수도 있는 생각과 유의미한 내용을 요약하여 제공하고자 한다 . 그러나 이해하기 쉽게 요약하다보니 다소 의역이 많았다.  상세하고 정확한 내용을 파악하기 위해서는 직접 읽어볼 것을 권한다 .  결론적으로 Patent Troll 특허의 무효율이 높은 것은 특허의 질에 관한 문제 라기보다는 더 많은 피고를 상대로 더 많은 소송을 제기하였는 가와 연관성이 더 크다고 한다 . 동일한 특허를 소송에 많이 사용할 수 록 도전받을 기회가 늘어날테니 당연하지 않을 까 한다.  그러나   비침해가능성과 관련해서는 Patent Troll 의 특허가 유의미하게 더 비침해확율이 높게 나타났다고 결론내렸다 .  즉 Patent Troll 의 특허는 상대적으로 그 특허력이 약하고 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명이 모호함에도 , Patent Troll Case 의 상당수가 특허에 대한 판단에 이르기 전에 settle 로 종결되는 특징을 보이고 있다고 한다 . 1.      Patent Troll 과 같이 공격적인 라이센서 들이 제소한 특허가 상대적으로 더 자주 무효되나 , 대부분 판단 받아보지도 못하고 settle 로 종료된다 . 2.  ...

국제 공동연구개발협력을 위한 공유특허권 제도의 비교

한국의 A 라는 기업과 미국의 B 라는 대학간의 공동개발계약에 따른  A 기업의 연구원과 B 라는 대학의 연구원간에 공동개발에서 A 기업의 연구원이 B 대학의 연구원으로부터 개발 샘플을 제공받아 테스트를 한다던가 A 기업은 단지 연구개발비만 지급하고 B 대학이 실질적인 연구를 수행하는 경우라던가 , 한국 A 기업과 미국 B 기업 간에 발명 X 를 공동 개발한 후 A 기업이 A 기업의 협력업체에게 실시권을 허락한다던가 , B 기업이 A 기업의 경쟁사에게 발명 X 를 적용한 발명품을 판매한다던가 등등의 공동개발과정 또는 그 공동개발결과에서 국가별로 예측할 수 없는 법률리스크가 발생한다 . 특히 Joint Inventorship 과 Co-ownership 의 차이에서 오는 법률리스크나 특허권 또는 특허 받을 권리의 공유에 따른 법률 리스크로 분쟁이 자주 발생한다 . 그렇다고 글로벌 기업이 국제간 공동연구개발을 피할 수는 없다 . 이러한 리스크는 결국 각국의 제도를 이해하고 어떻게 계약서에서 정하느냐에 따라 상당부분 해소될 수 있다 . 그러나 전세계의 법제도를 모두 이해하는 것은 현실적으로 힘들다 . 따라서 실무적으로는 공동개발계약서에 공동개발결과물의 발생 , 취급 , 이전 , 귀속 , 보상 , 절차 등에 대하여 상세히 정하는 것이 더 일반적이다 . 계약에서 상세히 정하는 것이 최적이 대안이라고 하더라도 비즈니스를 하는 입장에서는 상대방을 자극하거나 새로운 이슈를 발생시킬 수 있는 조항을 새로 넣거나 합의대상으로 세분화하는 것보다 간단하게 몇몇 조항만을 정하고 상세한 내용의 상당부분을 준거법 조항으로 해결하는 것이 더 일반적이다 ( 때로는 준거법 합의에서도 상당기간 다툼이 계속되기도 한다).  따라서 기업의 계약 담당자나 특허전략 담당자라면 주요국가에서의 공유특허권제도와 ( 공동 ) 발명자 인정요건을 이해하고 있어야 한다 . 이러한 필요에 따라 아래 참고자료를 참고하여 주요국가에...