법무팀 리엔지니어링 터치~ (듀퐁 LEGAL MODEL 등을 읽고)

사내 법무팀(일반법무 및 특허법무)이 있으면 회사에 어떤 혜택이 있는 걸까? 외부 변호사나 변리사(이하 ‘외부 변호사 등’)를 활용하는 것보다 어떤 이익이 있는 걸까? 이런 고민을 자주하곤 했다. 

사내 법무팀의 역할과 목표를 설정하기 위해서 스스로 정의 내려야 하는 필수적인 질문인 것이다. 

여기에서 그 답을 내지는 않겠다. 이 글을 읽을지도 모르는 사내 변호사 또는 사내 변리사(이하 ‘사내 변호사 등’) 들이 스스로 결론 내야 하는 문제이기 때문이다.

또한 법무는 어떤 지표로 평가하여야 할지에 대한 고민 역시 쉽지 않지만 꼭 필요한 일이었다.. 

본인은 팀원들이나 사내 변호사 등이나 외부 변호사 등에게 

“적시에(TIMING)에 원하는 성과(PERFORMANCE)를 효율적(EFFICIENCY)적으로 냈는지”를 평가지표로 삼겠다고 입버릇처럼 말하곤 했다. 

“리스크를 최소화하는 것을 넘어서 기회로 바꿀 수 있도록 가이드할 때 우리는 존재가치가 있다”라고 입버릇처럼 말했다.

또 TIMING, PERFORMANCE, EFFICIENCY 세가지를 만족시키기 위해서 국내 기존 법무팀을 어떻게 구축하고 어떻게 리엔지니어링 할지에 대해 많은 시간을 할애하고, 국내 대기업의 법무실을 벤치 마킹하였다.

어떤 회사는 까다로운 법률이슈는 외부 변호사 등에게 넘기고 비교적 쉬운 법률이슈만 사내 변호사 등이 처리하도록 하고 있었고, 어떤 회사는 대부분의 법무를 외부 변호사에게 맡기고 사내 변호사 등이 그저 외부 변호사를 감독하고 관리하는 역할만 하고 있기도 했다. 나는 이런 운영 방식에 실망감을 감출 수 없었다.

한편 최소한의 사내 변호사를 두고 기업의 핵심 이슈와 관련된 업무만을 처리하되, 외부 변호사 등을 지정하여 마치 사내 변호사들 처럼 회사에 들어와 정규시간 동안 일하게 하고 하나의 예산 아래 사내 변호사등과 외부 변호사 등이 '파트너' 관계에서 일하는 모델을 추구하는 등 나름대로 법무 리엔지니어링을 기획하는 회사도 있었다.

그러나 최근 “InsideCounsel”에서 2013년 최고의 사내 법무 개혁자들을 선정한 12페이지짜리 인테넷 기사에서 제대로 벤치마킹할 만한 글로벌 회사를 발견하였다 (The 2013 IC-10:Inside the legal profession's top innovators)

InsideCounsel 지는 소송예방으로 연간 $10.8M 변호사 비용을 절약하고 E-Discovery 가 뛰어났다는 DuPont를 비롯하여, NetApp, Inc. (for Evolving Legal Ecosystem), Cisco Systems, Inc. (for Optimizing for Excellence), Adknowledge (for Growing Strong), Energy Transfer Partners (for Curbing Contract Claims ), Motorola Mobility (for Über-efficient Document Generation and Workflow), 3M (for online lawyer training and resource sharing), TIAA-CREF (for inclusion), The Hartford (for social media management), University Hospitals Health System Inc. 10개 회사를 최고의 사내법무 개혁자로 선정하였다 (brightleaf blog의 “Welove the top innovative legal departments of 2013 (Inside Counsel)” by Luke O’Brien 참조). 물론 삼성 법무실이 자주 언급하던 GE 법무팀 역시 최고의 벤치마킹 모델이 될 수 있으나, 아직 외형적인 정보와 그 실적에 대한 뉴스만 접하여 벤치마킹할 수 없는 것이 아쉬웠다.

그 중 듀퐁(DUPONT)의 LEGAL MODEL이 소개되어 있어서 이를 조사해보았다. 매우 인상 깊었다 (듀퐁 Legal Model 웹사이트 참조).

듀퐁이 공식적으로 발표한 듀퐁 Legal Model의 목표는 아래 표와 같았다.

1. Reduce the number of outside law firms and suppliers. 2. Employ more sophisticated purchasing practices such as value billing agreements. 3. Leverage internal and external resources. 4. Fully utilize technology to facilitate collaboration and sharing of work product, to coordinate handling of similar cases and to promote knowledge transfer. 5. Increase the hiring, retention and contributions from women and people of diverse racial and cultural backgrounds.

듀퐁의 Legal Model 이 이룬 성과 역시 놀라웠다. 그 중에 눈에 띄는 것은 듀퐁 Legal Model을 통해 법무비용을 약 1억7천만 달러를 절약한 것과, 분쟁해결사이클을 22개월이하로 낮춘 것. 법무의 예견가능성 및 안정성 확보, 깊이 있으면서도 폭 넓은 네트워크 구축, 다양성과 유연성 구축 등이었다.

여기에 이를 자세하게 요약하기 보다는 관련 사이트를 링크했다. 관심있는 사내 법무팀 리더들이 직접 듀퐁 Legal Model 홈페이지와 아래 링크된 Articles을 읽고 벤치마킹해보기를 권한다.

DuPont  Legal Model

DuPont Legal Shares The Secrets Of ItsSuccess

DuPontmodel a standard for success

Litigation Management Report

The Development of the CorporateLaw Department and Its Consequences

미국 심사관의 엄격한 입증책임을 엿 볼 수 있는 황당특허

위키피디아에서 USPTO에 관한 정보를 검색하면, 너무나 황당하고 자명하여 이런 것들이 어떻게 등록될 수 있는 지 이해가 안 되는 황당특허 6건이 소개되어 있다. 이 등록특허들을 보면 USPTO 심사관이 특허불허 사유와 증거에 대해 얼마나 엄격한 입증책임을 떠 안고 있는 지를 느끼게 된다. 심심풀이로 그 중 하나의 특허를 골라 간단히 소개한다.

오늘 선택한 특허는 미국 변리사(patent attorney) 아버지 Peter L Olson이 7살의 아들(출원 당시는 5살) Steven Olson에게 미국 특허제도가 어떻게 흘러가는지를 보여주기 위해 2000. 11. 17. "Method of swinging on a swing"이란 제목으로 출원한 ‘그네를 옆으로 타는 방법’에 대한 특허이다. 

이 특허출원은 미국특허상표청(USPTO) 심사관이 몇가지 선행기술을 찾아 거절하였으지만 치명적인 선행자료를 확보하지 못해 결국 등록을 허락해주었고, 2002. 4. 9. 미국 등록특허번호 U.S. PN 6,368,227(이하 ‘227특허)로 등록되었다. 그 이후 2002. 5. 21. 재심사를 통해 결국 2002. 12. 9. 모든 청구항에 기재된 발명이 최종 거절되었다.

본 특허는 진보성 판단을 이해하는 기초 학습자료로도 자주 이용되는 특허이다

‘227특허의 아래 제1 청구항에서 볼 수 있듯이 마치 타잔이 숲에서 나무사이를 줄로 타고 가듯 한번은 한쪽에서 또 다른 한번은 다른 한쪽에서 그네를 당겨 옆으로 흔드는 방식으로 그네를 타는 방법에 대한 것이었다. 종래 그네를 타는 방식과 다른 점이 있다면 앞뒤로 흔들어 타느냐 옆으로 당겨 타느냐의 차이뿐이었다.  

1. A method of swinging on a swing, the method comprising the steps of:

a)     suspending a seat for supporting a user between only two chains that are hung from a tree branch;

b)    positioning a user on the seat so that the user is facing a direction perpendicular to the tree branch;

c)     having the user pull alternately on one chain to induce movement of the user and the swing toward one side, and then on the other chain to induce movement of the user and the swing toward the other side; and

d)    repeating step c) to create side-to-side swinging motion, relative to the user, that is parallel to the tree branch. 

2% 부족한 iPhone6 plus “Bending” 특징과 특허 이야기

최근 세간에 Apple이 최근 출시한 iPhone6 plus가 휘는 특징(bending feature)이 있다는 기사나 리뷰가 나오고 있다. 이런 저런 기사 제목만 보고 있으면 Apple이 이번에 획기적인 Flexible device를 출시한 것이 아닌가라는 관심이 생긴다.

그러나 인터넷에 올려진 여러 기사와 Bending test 동영상을 보고 나면 iPhone6 plus가 휘는 특징(bending feature)이란 것이 예상치 못한 제품의 결함이거나 그냥 흥미유발, 마케팅 기법에 이용된 것이었구나라는 생각을 지울 수 없게 된다. 심지어 iPhone 구매자 들 사이에서는 주머니에 넣어둔 iPhone에 휘어져버린 것에 대해 불만을 제기하기까지 한다고 한다. (PC Megazine “Unintentional iPhone 6 PlusFeature: Bending“ 기사글 참조)

사실 디스플레이 시장에서 정전하방식의 터치스크린을 채용할 때부터 Flexible Display Device을 고려하였다고 볼 수 있다. 초창기 터치스크린은 대부분 압력식이었던 것을 기억할 것이다. 초창기 터치스크린이 구현된 디바이스를 보면 볼펜으로 눌러도 인식된다. 반면 요즘 터치스크린은 볼펜으로 불러서는 인식되지 않는다. 정전하방식이기 때문이다.

아무튼 단순히 Display Device가 휘기만 한다고 하면, 이는 예상치 못한 제품 결함이거나 의도된 특징이었다면 정전하방식의 터치스크린을 채택한 결과라고 할 수 있다. 그 외 얇은 몸체를 알루미늄합금으로 구성하여 두드러지지는 않지만 흥미로울 수준으로 Display Device가 휠 수 있다는 것은 기술적으로는 의미있는 것이 아니라고도 할 수 있다. 왜냐하면 알루미늄합금 몸체의 적용만으로는 의도하는 대로 Display Device를 구부리거나 접을 수 없기 때문이다. Apple의 iPhone6에서 보이는 휘는 특징은 정전하방식의 터치스크린과 알루미늄 합금 몸체 그리고 초박형 구조설계를 적용하여 나타나는 부수적인 또는 부정적인 효과라고 보는 것이 더 합리적일 것이다. 그보다는 그러한 휘는 특징과 관련하여 무언가 다른 특징이 포함되어 있어야 기술적으로나 특허적으로 의미가 있을 것이며 시장의 반응 역시 지금과는 확연히 다를 것이다. iPhone6의 지금 Bending feature는 2% 부족한 것이다. 그 2%는 큰 의미를 가져온다.

물론 초박형구조 설계가 그리 만만한 것은 아니다. 그러나 이러한 설계는 대부분 휴대폰 부품의 사양을 초박형에 맞게 구성하고 부품공급업자가 그 요구사양을 따라올 수 있으면 가능한 것이다.  Apple 고유의 아이디어만으로 달성되는 것이 아니라는 것이다. 

Flexible Display Device와 관련하여 특허적으로 살펴보면,

앞에서 언급한 것과 같이 정전하방식의 터치스크린에 관한 특허를 빼놓을 수는 없다.

Synaptics사가 1999년 10월 8일 출원하여 2006년 4월에 등록받은 “Flexible transparent touch sensing system for electronic devices”란 제목의 특허(US7030860)를 보면 청구항 4에서 Flexible substrate를 사용하는 것을 권리로 하고 있다. 즉 1999년에 이미 Flexible Display Device를 고려한 것이다.

1. A transparent capacitive touch sensing system comprising: a substrate; a sensory array disposed on the substrate and comprising a plurality of substantially transparent conductive traces disposed along a first axis, the sensory array covering a portion of the substrate, wherein the sensory array is configured to sense capacitively the input object along a second axis; a substantially transparent and electrically conductive ground plane configured to shield electrically a bottom of said sensory array opposite the input object; and a sensing device for detecting capacitance changes on said sensory array. 4. The system of claim 1, wherein said substrate is a flexible, transparent substrate.

만일 이번 iPhone6의 개발과정에서 휘는 특징을 의도하였다면 힘을 가해 약간 휘게 되는 현상 이외에 휘는 것과 관련된 어떤 기술적 특징들을 고려할 수 있었을까?

특허정보를 검색하다 보면 이와 관련된 여러 특징들을 찾을 수 있다. 그 중 눈에 띄는 것은 휴대폰의 몸체를 구부리는 것이 또 하나의 명령 input이 되어 그러한 구부림에 따라 휴대폰의 다양한 동작을 제어하는 특징이었다. 휴대폰을 터치하는 것 이외에 휴대폰에 힘을 가하여 페이지를 넘긴다는 가 등의 명령을 할 수 있다면 흥미로운 것이 될 것이다.

도시바가 2003년 3월 31일 (우선일 2002년 3월 29일)에 출원하여 2006년경에 등록 받은 “Display input device and display input system”란 제목의 특허(US7109967)를 보면, 휘거나 구부리거나 하는 동작에 따라 그 전기적 성질의 변화를 감지하는 구성이 잘 개시되어 있다.

1. A display input device comprising: a display unit having a flexibility; and a first form change detection unit having a flexibility, at least a part of the display unit being laminated with the first form change detection unit, the first form change detection unit being configured to detect a type of deformation of the laminated part including bending, rounding, turning over and torsion as a change in an electrical property, wherein the change in the electrical property depends on an amount and type of deformation.

그 이후 히타치사에 2009년 2월 (우선일 2008년 2월)에 출원한 공개특허(US20090219247)를 보면 Display device를 구부려서 페이지를 넘기는 기능을 권리로 잡으려고 시도한 적이다. 그러나 이 특허는 앞에서 개시한 도시바 특허(US7109967)의 존재로 결국 등록받지 못하고 포기되었다.

1. An information display terminal, comprising: a flexible display unit that displays information and is configured to be flexible; bend sensors that is incorporated in the display unit and detect a bending degree by bending the display unit; and an image display control unit that controls a scrolling speed of the information displayed on the display unit in accordance with a detection output of the bend sensor, wherein a page turn-over display of the information is performed at the scrolling speed in accordance with the bending degree of the display unit.

그 외 이와 비슷한 시도들이 있었는데, 최근 2014년 8월 LG전자가 미국특허청으로부터 등록 허여 결정을 받은 미국공개특허번호 2011-0095975를 여러 예중 하나로 들 수 있다. 아이러니하게도 이 특허의 한국 청구항은 매우 넓게 작성된 채로 등록되었으나, 미국에서는 위 히타치 공개특허의 존재로 최종 거절되었고 청구항을 수차례 보정하여 몸체의 일부분이 휠 때 어떻게 벤딩이 감지되는지와 그 감지센서등을 부가 한정하고 권리범위를 좁혀RCE를 통해 등록이 허여되었다. 특허료만 납부하면 등록이 될 것으로 보인다. 고민 중일 것으로 보인다.

1)    한국등록 청구항 제1항

적어도 일부가 탄성변형 가능한 재질로 이루어지는 몸체와;

상기 몸체에 구비되어 화면을 표시하는 디스플레이부와;

상기 몸체에 구비되어 상기 몸체의 구부러짐의 정도에 따라 전기적 신호를 출력하는 적어도 하나 이상의 감지유닛을 포함하여 구성되는 휴대용 단말기

2)     미국 최종 등록 허여 청구항

그러나 Apple의 iPhone6에는 단순히 휘는 특징을 넘어선 무언가 다른 것, 그 휘는 특징을 이용한 다른 기능이나 특징이 보이지 않는다. 무언가 2% 부족한 느낌을 떨쳐버릴 수 없다. 기대가 너무 컸던 것일까?

영문계약서 샘플/양식 제공 사이트 공개

보통 기업체에서는 비용과 시간을 절약하기 위하여 표준계약서 양식을 제정하기를 희망하나, 변호사나 사내 법무팀들은 대체로 표준계약서 양식을 사용하는 것을 환영하지 않는다. 표준계약서를 제공하는 측에게만 유리한 내용으로 표준계약서를 제정하고 계약당사자와 그 내용에 대한 협의를 허용하지 않는다면 표준약관의 실질을 띠게 되고 법률적으로 위험한 리스크가 발생한다. 그렇다고 중립적인 입장으로 표준계약서를 제정하면 고객(회사)의 이익을 대변할 변호사나 사내법무팀 입장에서는 난감할 수 밖에 없다.

이런 경우 대안으로 제시되는 방안이 표준계약서 양식을 일반계약편과 특수계약편으로 나누고, 일반계약편의 수정은 법무팀이나 변호사의 까다로운 승인을 받도록 하되 특수계약편은 사업부의 재량에 맡기는 것이다. 단 특수계약편에 대한 상대방과의 합의사항 들은 별도로 변호사나 법무팀의 검수를 받는 것이 안전하다.

바람직하게는 계약의 중요사항을 목록화하여 Term sheet을 작성하여 계약상대방과 합의한 후 이를 변호사나 법무팀에게 정식 계약서를 작성하도록 요청하는 것이 시간 면이나 비용 면에서 좋다.

어찌되었든 표준계약서 양식을 기초로 먼저 사업부에서 사업내용에 맞게 계약서 초안을 잡은 후 변호사나 법무팀의 검토를 받도록 하는 것은 비용을 절감하는 데에 유익할 수 있다.

여기에 필자가 Junior 시절 종종 참고했던 영문계약서 Sample template 웹사이트를 공개한다. 영문 계약서 초안을 잡을 때 도움이 되기를 바란다. Startup이나 소기업, 개인에게 도움이 많이 될 것으로 믿는다. 그러나 계약상대방과 수정합의 후에 반드시 변호사 등에게 검수 받기를 권장한다. 경험상 전문가의 도움을 받지 않으면 계약조항의 해석이 당사자 의사와 다르게 작성된 경우와 숨어있는 리스크를 놓치는 경우가 많기 때문이다.

1.    Onecle : http://contracts.onecle.com/

개인적인 목적으로만 사용할 것을 조건으로 무료로 방대한 영문계약서 샘플을 제공하는 사이트 (주로 미국 SEC에 등록된 계약서들이 많다)

2.    Freeformsand : 상당히 많은 종류의 영문 계약서를 무료로 제공

http://www.freeformsandtemplates.com/

3.    FINDLAW : 계약서 종류에 따라 유료와 무료로 제공

1)    FINDLAW Sample Contracts and Forms

http://smallbusiness.findlaw.com/business-contracts-forms/sample-contracts-forms.html

2)    FINDLAW Contract Forms

http://www.uslegalforms.com/findlaw/contracts/

4.    Rocketlawyer Business Contract (General Contract) : 웹사이트 창을 통해 질의응답방식으로 자동으로 작성

https://www.rocketlawyer.com/legal-documents-forms.rl

5.    LawDepot : 웹사이트의 창을 통해 질의응답방식으로 자동으로 작성

http://www.lawdepot.com/

6.    Free Legal Agreements : 작성팁, 특정조항샘플, 무료계약샘플 제공

http://onlinelegalforms.com/index.html

7.    National Venture Capital Association Model Legal Documents : 미국NVCA에서 제공하는 무료 계약서 샘플

http://www.nvca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=136

l  NVCA 사이트에서 Valuation Guidelines for Venture Capital Firms도 받을 수 있음

8.    BitLaw Legal Resource : 다양한 지식재산법률정보와 주요 계약서 샘플 제공

http://www.bitlaw.com/index.html

9.    그 외 기타 웹 사이트

Agreement Templates

http://www.agreementtemplateshub.org/

Philippine Legal Forms

http://legal-forms.philsite.net/

Printablecontracts : 304개의 계약서 양식 제공

http://www.printablecontracts.com/

[뉴스] ARM사 Nvidia와 삼성간의 특허소송에 개입한다

ARM CEO defends chip technology connected to Nvidia legal fight

(Reuters) - ARM Holdings Chief Executive Officer Simon Segars on Monday defended the British chip designer's smartphone graphics technology connected to a patent suit by Nvidia Corp against Samsung Electronics and Qualcomm.

…..

Cambridge-based ARM does not manufacture its own chips. Instead, it licenses the rights to use its various processor designs and architecture to chipmakers across the mobile industry. Nvidia depends on ARM's technology to make its Tegra chips for tablets and cars, but that ARM technology is not part of Nvidia's allegations against Samsung.

REUTERS 통신 인터넷판에 Nvidia와 삼성 모두에게 기술 라이선스를 제공하고 있는 ARM사가 Nvidia와 Samsung사이의 특허소송에서 ARM사의 기술을 보호하기 위하여 적극적으로 소송에 개입하기로 하였다는 기사가 13시간 전에 배포되었습니다.

참고로 ARM 홀딩스(ARM Holdings 암 홀딩스)는 잉글랜드 캠브리지에 본사를 둔 기업이다. 이 기업은 1990년에 설립됐다. 프로세서를 설계하고 라이센싱하는 것으로 유명하다. 이외에도 리얼뷰 및 케일 브랜드로 소프트웨어 개발 도구도 설계, 제조, 라이선스하고 있다. 시스템과 플랫폼, 시스템 온 칩 인프라스트럭처, 기타 소프트웨어도 설계, 제조, 라이선스하고 있다. ARM 홀딩스(ARM Holdings)가 런던 증권거래소 및 나스닥에 상장되어 있다. 또한, 실리콘 펜(캠브리지 클러스터) 지역 회사로 유명하다. 인텔이나 프리스케일. 르네사스와 같은 전통적인 마이크로프로세서 공급자와 다르게 ARM은 기술에 대한 지적재산(IP)만 만들고 라이센스한다. 물리적인 CPU나 GPU, SoC, 마이크로컨트롤러 등을 생산하거나 판매하지 않는다. 이는 ARC 인터내셔널, 이매지네이션 테크놀로지스와 비슷하다.

Patent Troll의 특허력에 대하여 우리가 잘못 알고 있는 고정관념

우연한 기회에 미국 Villanova 로스쿨 교수인 “Michael Risch”가 ‘FORTHCOMING SAN DIEGO LAWREVIEW(2015)’에 새로 발표한 연구보고서 “A Generation of Patent Litigation: Outcomes and Patent Quality”를 읽게 되었다. 

 <사진 출처 : Villanova University School of Law 홈페이지>

이 연구보고서는 25년간의 특허소송 데이터를 가지고 분석한 것이었다. 본 지면에서 우리가 그 동안 잘못 알고 있었을 수도 있는 생각과 유의미한 내용을 요약하여 제공하고자 한다. 그러나 이해하기 쉽게 요약하다보니 다소 의역이 많았다. 상세하고 정확한 내용을 파악하기 위해서는 직접 읽어볼 것을 권한다. 

결론적으로 Patent Troll 특허의 무효율이 높은 것은 특허의 질에 관한 문제 라기보다는 더 많은 피고를 상대로 더 많은 소송을 제기하였는 가와 연관성이 더 크다고 한다. 동일한 특허를 소송에 많이 사용할 수 록 도전받을 기회가 늘어날테니 당연하지 않을 까 한다. 그러나  비침해가능성과 관련해서는 Patent Troll의 특허가 유의미하게 더 비침해확율이 높게 나타났다고 결론내렸다. 

즉 Patent Troll의 특허는 상대적으로 그 특허력이 약하고 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명이 모호함에도, Patent Troll Case의 상당수가 특허에 대한 판단에 이르기 전에 settle로 종결되는 특징을 보이고 있다고 한다.

1.     Patent Troll과 같이 공격적인 라이센서 들이 제소한 특허가 상대적으로 더 자주 무효되나, 대부분 판단 받아보지도 못하고 settle로 종료된다.

2.     법원의 무효율은 누가 원고이냐보다 얼마나 많은 피고에게 얼마나 많은 소송을 제기하였느냐와 더 관련성이 있다. 더 많은 피고를 대상으로 제소할수록 더 자주 무효가 된다. Patent Troll이든 제작사 이든 더 많은 피고에게 소송을 할 수록 무효될 가능성이 높아진다.

3.     인용도(Backward citation)가 많은 특허일 수록 더 무효되기 쉬운 경향을 보였다. 인용도가 특허력과 비례한다는 종래의 관념과 다른 결론이다.

4.     Patent Troll은 평균 Case당 3.35건의 특허를 제소하였고, nonNPE는 1.93건의 특허를 사용하였다.

5.     Patent Troll Case의 소송이송 및 병합율은 24.43%에 이르나 nonNPE Case는 17.14%로 Patent Troll Case가 더 이송이나 병합이 잘 되는 경향을 보여 분쟁이 복잡한 양상으로 흐르는 경향이 있었다. 그럼에도 Patent Troll Case의 기간이 상대적으로 더 짧았다.

6.     nonNPE 특허의 44%가 settle로 종결되는 반면, Patent Troll 특허의 66%가 settle로 종결된다. 그러나 Patent troll Case의 경우 동일특허가 다른 Case에도 중복 사용되는 점을 고려하면 Case의 75% 이상이 Settle로 종결된다고 해석하였다. 90%이상이 settle로 종결된다는 종래의 생각과 거리가 있다.

7.     대부분 특허의 유효성에 대한 판결에 이르지 못하고 종결되나 (Case의 약 4%만이 특허유효성 판단까지 감) 일단 판결에 이른 경우 약 90%의 특허가 일부 또는 전부 무효될 가능성이 있는 것으로 나타났다 (특허 건으로 계산하지 않고 Case 건수로 계산하면 통계수치가 달라진다).

8.     무효이유를 보면 nonNPE 특허는 주로 103 obvious인 반면, Patent Troll 특허는 nonNPE특허의 무효이유보다 lack of written description (112 Description)가 10배 가량 높고, nonNPE 특허의 무효이유에서 찾아보기 어려운 102(b) Publication이나 Use, On Sale도 많다. Reexamination 결과도 nonNPE 특허에 비하여 Patent Troll 특허가 2배 가량 일부 또는 전부 무효율이 높다.

9.     Patent Troll은 상대적으로 다른 일반적인 원고들보다 약한 특허를 제소특허로 사용하고 있었다.

10.   판결에 이른 Patent troll 특허의 16%이상이 하나이상의 비침해 포인트가 발견되었고 이는 nonNPE 특허보다 2배이상의 비침해 확률을 보였으며, 전부 무효 확율보다 2배 더 비침해 확율이 높았다. Patent Troll 특허는 다른 nonNPE 특허보다 청구범위 해석에서 모호하다는 특징이 있다.

<주> 보고서에서는 NPE와 nonNPE를 구분할 때, 대학이나 실패한 Stratup을 nonNPE로 분류하고 있다. 보고서에서 사용한 NPE 분류는 Patent Troll에 더 가깝다고 생각되어 이해가 용이하도록 여기에서는 NPE란 용어를  Patent Troll로 변경하였다. 보고서가 채택한 이러한 분류는 SHIELD Act의 NPE의 정의를 따른 것으로 발명자 보호가 최우선인  전통적인 미국식 사고가 담긴 것이다. 

             SHIELD Act defines an NPE as a patent owner that was 

             (1) not the inventor or original assignee of the patent, 

             (2) is not a university or technology transfer organization associated with a university, or 

             (3) did not make a “substantial investment…in the exploitation of the patent through production or sale of an item covered by a patent.

국제 공동연구개발협력을 위한 공유특허권 제도의 비교

한국의 A라는 기업과 미국의 B라는 대학간의 공동개발계약에 따른 A기업의 연구원과 B라는 대학의 연구원간에 공동개발에서 A기업의 연구원이 B 대학의 연구원으로부터 개발 샘플을 제공받아 테스트를 한다던가 A기업은 단지 연구개발비만 지급하고 B대학이 실질적인 연구를 수행하는 경우라던가, 한국 A기업과 미국 B기업 간에 발명 X를 공동 개발한 후 A기업이 A기업의 협력업체에게 실시권을 허락한다던가, B기업이 A기업의 경쟁사에게 발명 X를 적용한 발명품을 판매한다던가 등등의 공동개발과정 또는 그 공동개발결과에서 국가별로 예측할 수 없는 법률리스크가 발생한다. 특히 Joint Inventorship과 Co-ownership의 차이에서 오는 법률리스크나 특허권 또는 특허 받을 권리의 공유에 따른 법률 리스크로 분쟁이 자주 발생한다.

그렇다고 글로벌 기업이 국제간 공동연구개발을 피할 수는 없다. 이러한 리스크는 결국 각국의 제도를 이해하고 어떻게 계약서에서 정하느냐에 따라 상당부분 해소될 수 있다.

그러나 전세계의 법제도를 모두 이해하는 것은 현실적으로 힘들다. 따라서 실무적으로는 공동개발계약서에 공동개발결과물의 발생, 취급, 이전, 귀속, 보상, 절차 등에 대하여 상세히 정하는 것이 더 일반적이다.

계약에서 상세히 정하는 것이 최적이 대안이라고 하더라도 비즈니스를 하는 입장에서는 상대방을 자극하거나 새로운 이슈를 발생시킬 수 있는 조항을 새로 넣거나 합의대상으로 세분화하는 것보다 간단하게 몇몇 조항만을 정하고 상세한 내용의 상당부분을 준거법 조항으로 해결하는 것이 더 일반적이다 (때로는 준거법 합의에서도 상당기간 다툼이 계속되기도 한다). 따라서 기업의 계약 담당자나 특허전략 담당자라면 주요국가에서의 공유특허권제도와 (공동)발명자 인정요건을 이해하고 있어야 한다.

이러한 필요에 따라 아래 참고자료를 참고하여 주요국가에서의 공유특허권제도와 (공동)발명자 인정요건을 표로 비교해보았다.

마지막으로 각국의 발명자 인정요건과 특허권 공유의 특성을 이해하지 못하면 나중에 큰 낭패를 볼 수 있다는 점을 잊어서는 안 된다는 점을 다시 한번 강조하고 싶다.

그럼에도 지면의 한계와 시간의 제약상 Joint Inventorship과 Co-ownership이 어떻게 구분 되는 지와 특허권 공유와 관련하여 법적 분쟁 리스크 등 많은 부분을 상세하게 다루지 못하고 생략할 수 밖에 없음을 이해하여 주기를 바랍니다.

1.  공유특허권제도의 각국비교

국가		한국	미국	독일	중국
지분양도		공유자 동의 (계약당사자 불요)	단독가능	단독가능	공유자 동의 및 계약당사자 요
자기실시		가능	가능	가능. (단 다른공유자의 공동사용을 방해하지 아니할 것)	가능
제3자 실시 허락	위탁 제조	자기실시 요건 인정되면 가능	좌동(?)	좌동(?)	좌동(?)
	제3자	공유자 동의	비독점실시권 단독 허락 가능	공유자동의	비독점실시권 단독 허락 가능
불실시보상 청구권	자기 불실시	자기실시자유	자기실시자유	불실시 공유자의 청구권 인정경향	자기실시자유
	실시 불허락	실시허락자체가 공유자동의	실시허락자유	보상청구권 인정경향	로열티 배분  의무
심판청구인		공유자전원
심판피청구인		공유자전원	재심사  단독가능
심결취소소송원고		단독가능	단독가능
심결취소소송피고		단독가능, (단 공유특허권자에 대한 소송시 공유자전원)	공유자중 1인에 대한 DJ가능
침해금지소송원고		단독제소 <주의>전용실시권자에게도 소권 있음	공유자  공동 제소 <주의>소송계속중 타공유자 단독 실시허락 가능함 <주의>독점실시권자에게도 소권 없음	단독제소	단독제소 <주의> 비독점실시권자도 독립적인 이해관계 있으면 단독제소가능
손해배상소송		단독제소, (단 지분 상당하는 손해배상청구)	공동제소,  지분에 의한  배상 분배	단독제소	단독제소

그 외 영국은 자기실시 가능, 실시허락은 공유자 동의필요, 침해소송은 단독제소가능, 지분양도는 공유자 동의 필요하고, 프랑스는 자기실시 가능, 실시허락은    비독점실시허락만 단독허락 가능, 침해소송은 단독제소가능, 지분양도 역시 단독 가능. 일본은 한국의 제도와 극히 유사.

2.  국가별 발명자 인정 기준

국가	발명자 인정 기준
한국	○ 발명자 : 자연법칙을 이용한 기술적 사상을 창작한 자 ○ 공동발명자 : 발명 완성과정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각 기술적인 상호보완을 통해 발명완성에 실질적으로 유익한 공헌을 하여야 함
일본	○ 발명자 : 발명의 창작행위에 현실로 가담한 자 또는 특허청구 범위에 기재된 구체적인 기술수단을 완성시킨 자로 양분됨 ○ 공동발명자 : 다양한 학설, 판례로 정리하기 어려운 상황 발명의 특징적 부분에 관여의 관점에서 발명자성을 판단한 사례와 발명의 완성시기의 관점에서 발명자 를 판단한 사례로 크게 구별됨
중국	○ 발명자 : 발명창조의 실질적 특징에 창조성 있는 공헌을 한 자 ○ 공동발명자(판례) -제1요건 : 발명주제의 선택에서 고안제출, 진보성있는 사상의 제출, 구체적 실시형태까지 발명참가자의 성과에 대한 공헌도를 사실에 근거하여 판단 -제2요건 : 연구참여 전원의 공헌도를 비교하여, 실질적인 문제해결에 창조성이 있는 공헌을 한 자(발명사상과 관련하여 구체적인 기술의 고안제출자 포함)를 발명자로 확정
미국	○ 발명자 : 청구범위 등에 기재된 발명의 주제를 착상한 자. 발명의 실시화는 발명자 인정과 관계없음(Burroughs Welcome Co. case) ※ 착상 : 완전하고 유효한 발명에 관한 결정적, 영구적 아이디어가 발명자의 심중에 형성된 것 ○ 공동발명자 : 적어도 1항목의 청구범위(종속항만인 경우도 가능)에 대한 착상에 공헌하여야 함* - 물리적으로 함께 일하지 않는 경우, 각자의 공헌종류나 정도가 다른 경우, 각자의 공헌이 모든 청구범위의 주제에 미치지 않는 경우에도 가능. 다만, 적어도 일정량의 협력이나 관계를 갖고 있어야 함**
독일	○ 발명자 :  ① 창조적 활동에 의해 발명 요소를 창출한 자연인, ② 발명은 외부에서 인식되어야 함, ③ 발명에 기여가 창조적일 것(판례) ※ 창조적 기여 : 당업자의 통상의 기능을 넘는 것
영국	○ 발명자 : 발명의 착상에 중점을 둔 판례법과 발명의 근거로 되는 착상 뿐만 아니라 구체화에도 중점을 둔 판례법이 있음 ○ 공동발명자 : 법령 및 판례법에서 정확한 기준을 규정하지 않음. 사안별로 법관의 자유재량으로 인정되는 경향 (판례 적음)

*  Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp., 135F.3d 1456,1460(Fed.Cir.1998)

** Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing Co., 973 F.2d 911(Fed.Cir.1)

3.  간접침해와 공유특허권자간의 실시허락 판례(한국 특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299 판결)

마지막으로 특허법원이 2009. 12. 18. 선고한 2008허13299 판결을 들여다 볼 필요가 있어서 생략하지 않고 여기에 요약한다. 위 판결에서 특허법원은 방법 발명의 특허권자가 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 판매한 경우, 그 방법발명에 관한 특허권은 소진될 수 있지만, 방법 발명에 관한 특허가 공유인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건이 공유자 중 한 사람의 소유라고 할지라도 다른 공유자의 동의를 받지 않고 판매되었다면 그 방법발명에 관한 특허권은 소진되지 않는다고 판단한 바 있다.

<참고자료>

1.     최치호. ‘개방형 혁신에서 혁신촉진을 위한 지식재산정책 및 법제도’. 과학기술정책제20권 제4호

2.     권태복., ‘현행 공유특허권제도의 쟁점과 개선방향’. 지식재산21. 2010년 1월.

<첨언> 종종 신문지상에서 상호특허실시권허여계약(Cross-licensing Agreement)을 양사가 특허권을 공유하기로 하였다는 표현을 사용하나 엄밀히 말하면 이는 특허권의 공유가 아니라 사용권의 공유, 즉 특허권의 공용 또는 특허기술 상호 사용이 맞는 표현이다