특허권이전특례개정안(개정안 제99조의2)에 대한 작은 고민
1. 들어가는 말
1. 들어가는 말
(1) 지난 2015년 3월 19일 특허법 일부개정법률안이 입법예고(산업통상자원부공고 제2015-158호) 되었다. 그 중 개정안 제99조의2는 무권리자 출원에 대하여 정당한 권리자가 민사소송을 통해 명의이전을 받아 그 하자를 치유하도록 하는 안이었다.
(2) 특허법에 말하는 무권리자 출원이란 진정한 발명자도 아니면서 정당한 승계인이 아닌 자에 의한 출원을 말한다. 현행 특허법은 무권리자 출원에 대하여 i) 정당한 권리자가 출원발명을 선택하여 특허 받을 수 있는 권리를 침해하였을 뿐 아니라 ii) 특허출원 계속 동안 절차를 보장받을 수 있는 정당한 권리자의 권리를 침해하였고 이에 따라 iii) 공중의 이익도 침해될 수 있다는 중대한 하자를 가지고 있다는 점 때문에 무권리자 출원을 거절 또는 무효시키고 정당한 권리자가 자신의 선택에 따라 재출원하여 권리를 다시 보장받도록 하고 있다.
(3) 한편 학계에서는 정당한 권리자의 선택권과 절차의 편의성을 고려하여 진정한 권리자가 무권리자로부터 직접 권리이전을 받을 수 있는 권리를 보장되도록 하자는 논의를 끊임없이 제기하였다. 그러나 2014. 5. 16. 대법원 선고 2012다11310 판결에서 무권리자가 특허출원하여 특허권으로 설정 등록된 경우, 현행 특허법에 따라 정당한 권리자가 특허법 상의 무효심판과 재출원 등의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에게 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 없다고 판시함으로 더 이상 판례에 의존할 수 없게 되었다. 사실 정당한 권리자에 의해 출원되었다가 단순히 무효인 양도계약 등으로 법률상 원인이 없이 특허권 등을 무권리자가 얻게 된 경우에는 금번 개정안의 도입 없이도 발명의 동일성만 인정된다면 민사상 특허권 등의 이전등록청구가 인정된다는 것은 변함이 없다(대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결). 그럼에도 법률상 원인없이 무권리자가 특허를 갖게 된 경우는 물론 출원 시부터 무권리자 출원이었던 전형적인 특허법상 무권리자 출원의 경우까지도 민사소송을 통해 적극적으로 권리이전청구를 구하는 민사상 제도를 보장하는 입법을 시도한 것으로 보인다.
(4) 그러나 이번 개정안은 정당한 권리자가 자신의 발명을 재출원할 것인지 아니면 명의를 이전받을 것인지를 선택할 수 있는 권리를 넘어서 무효사유를 무효심판이 아닌 민사소송에서 심리하고 판단 받게 된다는 점에서 매우 신중하여야 할 것이다.
(5) 나아가 금번 개정안에서 무권리자 출원발명이 특허등록 된 경우 이에 대한 무효사유(특허법 제133조제1항 제2호)가 후발적으로 치유되는지가 의문이다. 단순히 ‘특허권의 이전등록이 있는 경우에는 그 특허권은 처음부터 해당 등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다’라는 특허권 이전등록의 효과(제99조의2 제2항)만을 신설하고 있기 때문이다. 무권리자 출원이 등록이전으로 무효사유를 극복하게 하려면 동법 제133조제1항제2호에 단서규정을 두어 "정당한 권리자에게 이전된 경우에는 그러하지 아니한다"라고 추가로 규정하는 등의 보완이 필요하다.
2. 무권리자 출원에 대한 무효심판의 중요성
(1) 실제 무권리자 출원에 관한 분쟁을 보면 무권리자의 출원발명이 정당한 권리자가 원래 의도했던 발명과 다르거나 넓게 혹은 좁게 등록되는 경우가 많다. 무권리자 출원시 정당한 권리자의 발명을 청구범위에는 일부만 기재하는 경우도 있다. 즉, 무권리자가 정당한 권리자의 발명을 그대로 도용하는 사례보다는 발명에 이런저런 변형을 주어 출원하는 경우가 다반사이다.
(2) 설사 정당한 권리자의 발명을 그대로 도용하여 출원하더라도 무권리자 발명이라고 주장된 출원발명과 정당한 권리자가 증거에 의하여 자신의 발명이라고 주장하고 입증한 가상의 발명을 비교하여 두 발명이 실질적으로 동일할 때 비로서 무권리자 출원이라고 인정된다. 즉 발명의 동일성 판단은 특허법상 무권리자 출원에 대한 핵심쟁점이 되는 것이다.
(3) 아무리 타인의 발명을 무단으로 모방하였다고 하더라도 이를 기초로 새로운 발명적 기여를 하여 개량한 발명을 출원하였다면 이는 무권리자 출원에 해당하지 아니하며(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판례 참조), 무권리자가 출원 당시 모인대상 발명을 변형하여 권리자의 발명과 기술적 구성의 차이를 보인다고 하더라고 그 차이가 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과가 발생하지 않는 정도에 불과하면 두 발명은 실질적으로 서로 동일하다고 본다(대법원 2004. 3. 12. 선고 2002후2778 판결 참조). 나아가 이러한 동일성에 대한 비교 판단은 특허발명의 청구항 별로 검토되고 판단된다 (특허법원 2002허4002 판결 및 그 상고심 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판례 참조). 따라서 특허권의 권리이전으로 무효사유를 치유하려고 한다면 등록이전판결에 의하여 등록특허가 분할되어 이전되어야 하는 문제도 발생하고, 선의의 무권리자 출원이 된 경우 무효심판 계속중이라면 비록 희박하나마 정정청구를 통해 무효사유를 해소할 수 있는 기회도 차단된다.
(4) 이와 같이 무권리자 출원발명에 대한 다툼은 무권리자 출원의 청구항에 기재된 발명과 정당한 권리자가 증거에 의해 가상으로 정한 발명 사이에 실질적인 동일성에 대한 비교 판단이 우선되어야 하고, 발명의 실질적인 동일성에 대한 주장과 판단은 결국 전문적인 기술 내용을 기초로 주장되고 판단된다. 따라서 이러한 기술적인 심리를 곧바로 일반 민사 법원에서 진행하는 것은 한계가 있으며 불필요한 분쟁과 지리한 싸움으로 이어질 가능성이 있다. 즉 민사적으로 등록이전이라는 구제절차에서 무권리자 출원인지에 대한 무효사유를 판단하여야 하고 이에 따라 이전등록여부도 심리하여야 하는바 현행 무효심판보다 신속하다고 보장할 수도 없다. 더욱이 앞에서 살펴본 바와 같이 청구항별로 발명을 비교하고 무권리자 출원발명여부가 달리 판단되어 등록특허의 분할이전으로 이어지는 등 심리와 절차가 복잡하고 길어질 가능성도 높다. 분할출원, 우선권 주장출원이 더해지면 사안은 더욱 복잡해진다. 특허침해가처분 사건이 본안 사건처럼 긴 기간 동안 다투어지는 것을 떠올려 보자.
3. 무효 심리 없는 개정안에 대한 우려
(1) 무권리자 출원발명은 정당한 권리자 자신의 선택이 아닌 무권리자의 선택에 따라 출원발명(독점배타권으로 보호받기 위해서 출원인이 청구범위에 기재한 발명, 이하 같다)을 선택할 수 있는 권리가 침해받았고 그 출원 및 심사과정에서도 정당한 권리자는 출원인이 아니므로 출원 계속 중 절차를 보장받거나 심사관을 설득하고 자신의 발명에 따라 보정하고 의견을 제시할 기회를 박탈당하였다. 정당한 권리자 입장에서도 정당한 권리자가 발명자인 자신이 선택하여 출원하였다면 발명의 상세한 설명과 청구범위를 어떻게 잡느냐, 그리고 심사관을 어떻게 설득했느냐에 따라 등록 권리를 좀더 넓게 확보할 수도 있었다.
(2) 한편 심사과정에서 발명자가 아닌 무권리자가 정당한 발명자가 의도하지 않는 방향으로 출원발명이 보정하는 사례도 발생할 수 있고 사후적으로 무권리자 출원이 등록된 것을 발견하거나 분쟁관계에 들어선 단계에서 무권리자 특허발명이 원래 의도한 특허발명은 아니었지만 필요에 의해서 확보하고 싶은 경우도 있다. 즉 공중의 이익에 큰 영향을 미친다.
(3) 따라서 정당한 권리자가 등록이전청구권을 선택하는 것은 결국 자신이 최초 의도했던 발명이 그대로 등록된 경우에만 정당한 것이다[1]. 이러한 심리는 복잡한 발명의 기술적인 비교에 대한 주장과 판단 없이 제대로 진행되기 어렵다. 따라서 단순히 이전등록소송에서 그 무효사유를 심리하고 무효사유를 치유하도록 하는 방안은 매우 신중하여야 한다.
4. 특허법 개정안 제99조의2 개선제안
(1) 정당한 권리자가 출원한 후 무효인 양도계약의 위조 등 다양한 이유로 무권리자 출원이 된 경우는 현 대법원 판례를 따르더라도 정당한 권리자가 직접 무권리자에게 명의이전을 청구할 수 있다. 문제는 무권리자가 정당한 권리자의 발명을 모인 출원한 경우이다. 출원단계인 경우에는 그래도 명의이전을 통해 정당한 권리자가 절차를 보장받을 기회가 있으나 이미 등록된 경우에는 명의를 이전 받는 다고 해도 정당한 권리자가 출원 및 심사과정에서 절차를 보장받을 기회도 없었다.
(2) 따라서 정당한 권리자의 발명은 재출원에 의해서 안전하게 보호되는 것이 이상적이다. 그러나 정당한 권리자의 편의를 고려할 때 무권리자 출원발명과 정당한 권리자의 발명이 “동일”한 경우에 한하여 명의이전을 통해 하자를 치유하는 차선책을 허용하는 것은 합리적이다.
(3) 현 개정안 제99조의2는 정당한 권리자가 타인의 특허발명이 무권리자 출원을 이유로 무효사유에 해당한다고 생각되면 곧바로 해당 특허권의 이전을 청구하고 그 청구 소송에서 무효사유를 판단 받도록 하고 있다. 그러나 특허법상 무권리자 출원인 경우에는 무효심판에서 발명의 동일성에 대하여 충분히 심리할 수 있으며, 분쟁이 발생한 경우 소송절차보다 신속하게 진행된다. 또한 정당한 권리자는 자신의 발명을 잘 선택하여 정당한 절차를 보장받아 자신의 발명으로 출원하고 등록 받을 수 있다. 따라서 특허법상 무권리자 출원인 경우에는 무효심판이나 심사에서 먼저 판단 받도록 하되 정당한 권리자에게 선택의 기회를 주어 재출원하거나 동일한 발명에 대해서는 등록이전을 청구할 수 있도록 하는 것이 더 바람직할 것이다. 따라서 아래와 같이 개정안의 개선을 제언한다.
<제99조의2(특허권의 이전의 특례) 제안>
① 특허가 제133조제1항제2호에 해당하여 무효로 한다는 심결이 있는 경우에는 그 심결의 확정전에 해당 특허에 관한 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 가진 자는 그 특허권자에게 해당 특허권의 이전(특허를 받을 권리가 공유인 경우에는 그 지분에 해당하는 특허권의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.
② 제1항에 따른 청구가 있는 경우에는 직권 또는 당사자의 신청에 따라 무효심판절차 및 그 심결의 불복소송의 절차를 중지시킬 수 있고, 특허권의 이전등록이 있는 경우에는 그 특허권은 해당 등록을 받은 자가 출원한 발명으로 본다. 그 특허권과 관련된 발명에 대하여 제65조제2항 또는 제207조제4항에 따른 청구권에 대해서도 같다.
③ 공유인 특허권에 대하여 제1항에 따른 청구에 따라 그 지분의 전부 또는 일부를 양도하는 경우에는 그 양도에 대하여 제99조제2항 및 제4항을 적용하지 아니한다.
5. 특허법상 정당한 권리자의 재출원권 보장 강화에 대한 제안
(1) 무권리자 출원은 특허법 제36조 제5항에 따라 선행출원의 지위를 상실한다. 나아가 무권리자출원이 공개된 경우에도 정당한 권리자의 의사에 반한 공지가 되어 그 무권리자 출원은 특허법 제30조에 따라 신규성 및 진보성 상실의 인용발명의 지위를 상실될 수 있다. 여기에 더하여 정당한 권리자가 자신의 발명을 선택하여 출원하여 출원일을 소급받을 수 있도록 하고 있다.
(2) 그러나 현행 특허법은 무권리자 출원에 대하여 정당한 권리자 출원 입장에서 보호 규정이 기술되어 있지 아니하고 무권리자 출원입장에서 보호규정이 기술되어 있다. 출원단계에서는 무권리자 출원이 심사 전 공개된 이후 취하된 경우에는 무권리자 출원이 특허거절결정을 받은 바 없으므로 정당한 권리자가 출원하여 출원일을 소급 받을 기회가 박탈될 수 있고 (특허법 제34조 참조), 나아가 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날로부터 30일이 지나면 정당한 권리자가 인지하고 있는 지 여부를 떠나 출원하여 출원일을 소급 받을 기회가 박탈된다 (특허법 제34조 단서 참조). 또한 등록 이후 단계에서는 정당한 권리자가 그 무권리자 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년이 지난 후 또는 무권리자 무효 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에는 정당한 권리자가 특허출원 하여도 출원일을 소급받지 못한다(특허법 제35조 단서).
(3) 따라서 정당한 권리자의 재출원권을 강화한다는 취지에서 특허법 제34조를 특허법 제35조와 통합하여 개정할 것을 제안한다.
<특허법 제34조 개정 제안>
발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 한 특허출원이 제33조제1항 본문 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 특허를 받지 못하거나 등록무효 되었음을 알았거나 알 수 있었던 날부터 60일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니한다.
