[이진수의 ‘특허포차’] ㉘ 양도인의 금반언 원칙(하)… 직무발명 ‘사전예약승계’ 약정

 양도인 금반언의 원칙(Assignor estoppel)은 발명자가 양도한 특허의 무효를 주장할 수 없고 단지 특허의 청구범위를 해석하는 방법으로만 선행기술을 다툴 수 있어야 한다는 공정성의 원칙에 근거하고 있다. 그러나 이 원칙이 적용되지 않는 첫번째 사유가 발명가가 특정 청구항 기재 특허 발명에 대한 유효성 보증을 하기 전에 양도하는 경우이다. 이 같은 사례는 종업원 직무발명인 경우 자주 나타난다. 이에 미국 판례 비교를 통해 직무발명 사전예약승계 약정의 중요성을 살펴본다.

[IPDAILY 특허포차 칼럼] 읽기

[공동개발/라이센싱 계약실무] 사전 동의 조항 점검 법규정

공동개발계약이나 특허라이센싱계약 체결시 준거법을 대한민국법으로 합의하는 경우, 숙고가 필요한 조항 중, 어떤 행위를 할 때 특허법상 이해관계인의 동의를 얻거나 함께 해야 하는 조문을 발췌하였다.

그 이해관계인이 계약 상대방인 경우, 우호적인 관계에 있을 때는 문제가 없을 것이나, 적대적인 관계나 상황에 있게 되는 경우에는 난감할 때가 있다.

예를 들어, 어떤 특허권에 대해 제한된 범위 내에서 실시권을 허락받은 실시권자가 해당 특허권의 무효심판을 청구한 경우(일반적으로 실시권자 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인인지 여부에 대해 다툼의 대상이 될 수 있으나, 허락되지 아니한 범위에서 해당 특허권을 실시하고자 하는 경우 실시권자는 특허권의 대항을 받을 가능성이 있는 자이므로 이해관계, 즉 청구인 적격은 인정받을 수 있을 것이다), 특허권자가 무효가능성을 줄이고자 해당 특허의 권리범위를 정정하려고 할 때에 위 실시권자의 동의가 필요하다. 그러나 이미 등록된 특허를 기준으로 선행무효자료를 찾아 무효심판을 청구한 실시권자가 이런 정정에 동의할리 만무하다.

따라서 위와 같은 상황을 고려하여 계약 체결 당시 미리 동의할 의무를 부여하거나 동의권 포기를 정하는 것이 필요할 때가 있다. 공동개발계약이나 특허 라이센싱계약서 작성시 아래 각 조항을 점검하면서 떠올릴 것을 조언한다.  첨언하자면, 법률상 동의란 사전에 승인을 받는 것을 말하며, 사전 동의로 인정받으려면 그 동의의 대상이 포괄적이어서는 아니되고 합의의 대상으로 특정되었다고 볼수 있어야 한다. 계약서 작성시 숙고해야할 것이다.

그외 당사자간의 동의권 포기등의 합의가 인정되지 않는 강행규정으로 인해, 불합리한 현실이 발생할 수 있다면 법개정도 검토할 필요가 있다.

예컨대, 특허법상 공동명의로 원고가 되어야 하는 권리범위확인심판이나 정정심판 등은 문제가 다소 복잡하다. 단순히 사전에 동의권 포기나 동의의무약정만으로 치유되지 않는 강행규정이기 때문이다. 반면, 심결취소소송의 경우 공유자중 1인이 심결취소소송을 제기할 수 있다. 그러나 특허권은 재산적 가치를 강하게 가지고있는 것인데, 공유자중 1인이 심판청구에 반대하거나, 심판청구를 제기할수 없는 처지에 있는경우, 또 공유자 1인이 상대방과 야합하여 무효를 극복하기 위한 정정심판의 청구를 반대하거나 함께 제기할 수 없는 처지에 있는 경우, 

1인의 행위 또는 사정으로 말미암아 타 공유자의 재산권인 특허에 관한 권리를 부당하게 제한될 수 있다는 문제점이 있으므로 재검토가 필요는 있다. 또한 실시권자나 무효심판을 제기하는 등 해당 특허의 유효성을 다투는 경우까지 특허권 정정시 그 실시권자의 동의를 받아야 하는 것도 재검토가 필요하다.

-  아   래   -

<동의 또는 공동명의가 필요한 관련 특허법 규정 모음>

제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등)③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.

제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.

④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

제100조(전용실시권) ③ 전용실시권자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 이전할 수 있다.

1. 전용실시권을 실시사업(實施事業)과 함께 이전하는 경우

2. 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우

④ 전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

⑤ 전용실시권에 관하여는 제99조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.

제102조(통상실시권) ③ 제107조에 따른 통상실시권(재정실시권)은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있다.

④ 제138조, 「실용신안법」 제32조 또는 「디자인보호법」 제123조에 따른 통상실시권은 그 통상실시권자의 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권과 함께 이전되고, 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권이 소멸되면 함께 소멸된다.

⑤ 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 이전할 수 있다.

⑥ 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

⑦ 통상실시권에 관하여는 제99조제2항 및 제3항을 준용한다.

제119조(특허권 등의 포기의 제한) ① 특허권자는 다음 각 호의 모두의 동의를 받아야만 특허권을 포기할 수 있다.

1. 전용실시권자

2. 질권자

3. 제100조제4항에 따른 통상실시권자

4. 제102조제1항에 따른 통상실시권자

5. 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권자

② 전용실시권자는 질권자 또는 제100조제4항에 따른 통상실시권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 포기할 수 있다.

③ 통상실시권자는 질권자의 동의를 받아야만 통상실시권을 포기할 수 있다.

제136조(정정심판) ⑦ 특허권자는 전용실시권자, 질권자와 제100조(전용실시권) 제4항· 제102조(통상실시권) 제1항 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권을 갖는 자의 동의를 받아야만 제1항에 따른 정정심판을 청구할 수 있다.

제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ④ 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제2항부터 제5항까지 및 제7항부터 제11항까지,  제139조제3항 및 제140조 제1항·제2항·제5항을 준용한다. 

제139조(공동심판의 청구 등) ① 동일한 특허권에 관하여 제133조제1항, 제134조제1항·제2항 또는 제137조제1항의 무효심판이나 제135조제1항의 권리범위 확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다.

② 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다.

③ 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다.

④ 제1항 또는 제3항에 따른 청구인이나 제2항에 따른 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다.

제140조(심판청구방식) ② 제1항에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제1항제1호에 따른 당사자 중 특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(특허권자를 추가하는 것을 포함하되, 청구인이 특허권자인 경우에는 추가되는 특허권자의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우

2. 제1항제4호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우

제140조의2(특허거절결정에 대한 심판청구방식) ② 제1항에 따라 제출된 심판청구서를 보정하는 경우에는 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제1항제1호에 따른 청구인의 기재를 바로잡기 위하여 보정(청구인을 추가하는 것을 포함하되, 그 청구인의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우

2. 제1항제7호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우

최근 판례를 통해 살펴본 영문라이센싱 계약 Draft 주의점

 

지난주 금요일 라이센싱 계약서를 검토하는 계약법무팀이나 라이센싱계약팀이 눈여겨봐야 하는 판결이 미국 연방순회법원에서 나왔다.

 

종종 라이센시에게 Non-Assert Provision, a Damages Provision, Most Favored Licensee Provision은 중요한 key term이 된다.

 

그러나 draft의 시제를 놓치거나 문장이 장황해지거나 조항간 일관성결여로 모호해지게 되면 의도하는 효과가 발생하지 않게되므로 세심한 주의가 필요하다.

 

Wi-LAN과 Ericsson간의 특허소송에 관한 것이었다. 쟁점은 Wi-LAN가 4건의 Wi-LAN특허를 Ericsson에게 라이센싱하면서 체결한 라이센싱계약에 포함된 Non-Assert Provision, a Damages Provision, Most Favored Licensee Provision 이 세가지 조항에 대한 것으로 Wi-LAN가 라이센싱 계약체결이후 취득한 특허를 가지고 추가로 특허공격할 수 있는지에 대한 것이었다.

 

문제가 된 조항은 아래와 같다.

The Non-Assert Provision provided that Wi-LAN would not bring an action against “[Ericsson] PRODUCTS which would, but for this Agreement, infringe any WI-LAN PATENTS.”

 

The Damages Provision provided that “With respect to patents other than the WI-LAN PATENTS … WI-LAN hereby agrees that no damages shall accrue against [Ericsson] … for infringement of any patents that, on or after the EFFECTIVE DATE, are owned or controlled by WI-LAN where liability results from…[Ericsson’s] UMTS/HSPA PRODUCTS….”

 

The Most Favored Licensee Provision provided that “In the event Wi-LAN owns or controls the licensing of patents not already addressed under this Agreement and which are infringed or alleged to be infringed by UMTS/HSPA PRODUCTS, … WI-LAN will grant to [Ericsson] … a license at most-favored licensee status.”

 

이에 대한 1심 Texas법원과 Florida법원은 서로 의견을 달리했으나 결국 연방순회법원은 Wi-LAN의 손을 들어주었다.

 

이와 관련된 Christopher의 글을 발췌하고 관련 링크를 올린다.

On appeal, the Federal Circuit agreed with the Texas court and concluded that Wi-LAN was not precluded from asserting the four newly acquired patents in the Texas action and was neither obligated to license the patents asserted in the Texas action nor the patents asserted in the Florida action. In evaluating the obligations and intent of the parties under the Agreement, the Federal Circuit compared the language of the Non-Assert Provision to the language of the Damages Provision. The court noted that while the Non-Assert Provision only stated that Wi-LAN would not assert an action against Ericsson’s UMTS/HSPA products that infringe the WI-LAN PATENTS, the Damages Provision permitted Wi-LAN to seek damages for the sale of UMTS/HSPA products that infringed patentsother than the WI-LAN PATENTS.

 

Based on the language used in those provisions, the Federal Circuit inferred that the Non-Assert Provision was only intended to apply to the WI-LAN PATENTS and not any other Wi-LAN patents. As to the Most Favored Licensee Provision, the court concluded that this provision did not apply to the patents asserted in either of the Texas or Florida actions because the provision were drafted in the present tense and was directed to patents that “Wi-LAN owned or controlled as of the effective date of the [Agreement].” As a result, the Federal Circuit concluded this provision would not extend to after arising or future Wi-LAN patents.

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