[이진수의 ‘특허포차’] ㉕ 양도인의 금반언 원칙(상)… 자신이 매각한 특허의 ‘무효’를 주장할 수 있을까?

 양도인의 금반언 원칙(상)… 자신이 매각한 특허의 ‘무효’를 주장할 수 있을까?

양도인 금반언의 원칙은 미국 대법원이 1924년 Westinghouse 사건에서 처음으로 도입했다 {Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Formica Insulation Co., 266 US 342(1924)}.

IPDaily 칼럼 특허포차 읽기 

이 원칙은 발명자는 양도한 특허의 무효를 주장할 수 없고 단지 특허의 청구범위를 해석하는 방법으로만 선행기술을 다툴 수 있어야 한다는 공정성의 원칙에 근거하고 있다. 이 판결로 일반적으로 특허의 양도인은 자신이 양도한 특허에 대한 무효를 주장할 수 없다는 것을 재확인하면서도 그러한 양도인 금반언 원칙의 예외를 열어주었다.

미 연방대법원의 판결에는 양도인 금반언(Assignor estoppel)이 적용되지 않는 상황, 즉 양도인이 특허권을 양도할 때 묵시적으로 진술이나 보증을 할 수 없는 상황을 설명하고 있다.

1) 발명가가 발명을 완성하기 전에 미리 양도하기로 한 경우.

2) 나중에 법령의 변경으로 법률 적용이 양도 시점에 주어진 보증과 무관한 경우.

3) 양도 이후 특허 청구범위가 변경된 경우.

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<참고> 주요국 ‘무효심판’체계 및 ‘청구인’ 적격 비교 IPDaily 특허포차 컬럼 읽기

<다음편> 양도인의 금반언 원칙(중)… 원칙이 적용되지 않는 ‘3가지’ 사유 [IPDaily 컬럼 읽기]

특허 양도인은 양도한 특허에 대해 유효성을 다툴 수 있을까?

어제 (6/29), 미연방대법원은 특허를 양도하고 양도인이 그 특허에 대하여 무효를 다툴 수 있는 지와 관련된 Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc. 사건에서, 1세기 넘게 적용되어온 assignor estoppel 원칙을 유지하면서도 이 원칙이 무조건 적용될 수는 없다고 판시하였습니다.

양도인이 특허 청구발명이 유효하다고 보증하고 나중에 그 유효성을 거부하는 것은 공평한 거래의 규범을 위반한 것이나, 양도인이 무효 방어와 충돌되는 진술을 명시적 또는 암시적으로 하지 않았다면 assignor estoppel을 적용할 근거가 없다고 판시하였습니다.

판결문에는 이와 같이 Assignor estoppel이 적용될 수 없는 경우로 3가지를 들고 있습니다.

1) 발명가가 특정 특허 청구항 기재 발명에 대한 유효성 보증을 하기 전에 양도하는 경우.

      : 이런 경우는 주로 고용계약서를 통해 종업원이 미래 발명을 모두 회사에 양도하기로 할 때 발생하는데, 양도 시점에 발명이 특정되지 않아 유효성을 미리 보증할 수 없기 때문입니다. 이 경우 종업원은 회사에 넘어간 발명에 대해 무효를 다툴 수 있다고 설명하고 있습니다.

2) 나중에 준거법의 변경과 같이 법률 적용이 양도 시점에 주어진 보증과 무관하게 되는 경우.

3) 양도한 이후 특허 청구항이 변경된 경우

 

    : 이런 경우는 등록 특허 보다 특허 출원을 양도할 때 가장 자주 발생할 것입니다. 양도한 이후 발명자가 보증할 수 있는 청구범위를 벗어나면 양도인은 무효를 다툴 수 있다고 설명하고 있습니다.

위 세가지 Assignor estoppel의 예외를 "진술과 보증"(Reps & Warranty)의 법리로 해석하니 흥미롭습니다.

Justices uphold but narrow patent assignor estoppel