미국소송에서 공판(Trail) 전 변론준비절차(Discovery) 정리(1/3)

미국소송에서 공판(Trail) 전 변론준비절차(Discovery) 정리(1/3)

 

목차 구성 1.     들어가는 말 2.     디스커버리(Discovery)가 특허소송에 미치는 영향 3.     증거공개의 의무(Mandatory Disclosure) 4.     디스커버리(Discovery) 절차의 수단 5.     증언조서(deposition)(FRCP Rule 30) 가. 절차의 일반 나. 증인신문기술 다. 언제 Objection 해야 하는 가? 6.     질문서(Interrogatories), 7.     문서 등의 제출요구(Production of Documents and Things and entry upon Land for Inspection and Other Purpose), 8.     신체 및 정신감정(Physical and Mental Examination), 9.     자백요구서(Requests for Admission) 10.  비밀보호특권 및 비밀보호명령 11.  증거개시요구 불응에 대한 제재 12.  미국 외 한국소재기업에 대한 디스커버리절차의 적용 13.  제3자에 대한 디스커버리 절차의 적용

 

1.     들어가는 말

 

디스커버리(discovery)는 영미법 소송법상의 제도로 재판(Trial)이 개시되기 전에 당사자 서로가 가진 증거와 서류를 상호 공개를 통해 쟁점을 정리 명확히 하는 제도이다. 디스커버리의 증거개시절차는 당사자가 사실적 정보를 충분히 확보 · 검토함으로써 쟁점을 명료화하고, 소송절차를 간소화시킬 수 있다. 따라서 미국의 디스커버리 절차는 당사자 서로가 가진 증거와 서류를 스스로 상호 공개하는 것, 즉 증거개시가 핵심이다. 그러나 불리한 증거를 가진 당사자와 이를 요구하는 당사자 사이에서 증거개시의 충돌은 발생할 수 밖에 없다. 이에 미국 연방민사소송규측(FRCP)는 당사자의 증거개시의무와 함께 위반 시 강력한 제재수단을 마련하고 있다.

 

우리나라로 따지면 지금은 사문화된 변론준비절차의 취지와 유사하다고 할 수 있다. 2001년 민사소송 신모델로 도입된 변론준비절차에서 증인신문 및 당사자신문을 제외한 모든 증거조사를 할 수 있었다. 2010년경 본인이 로펌에 재직시절에는 특허침해소송에서 변론준비절차는 필수절차로 운영이 되었었다. 별도의 준비절차실에 모여 비밀 심리되었는데, 그때 특허침해소송사건에 참석하여 특허청구범위의 해석과 증거를 대비하여 특허 침해여부를 열심히 설명했던 기억이 난다. 보통 준비절차기일은 2개월 이내에 1~2회 정도 열렸고 쟁점이 정리되면 바로 변론 기일을 열었었다. 미국의 Discovery 절차는 공판(Trial)이 열리기 전까지 계속되는 보통 1년이 넘게 걸린다는 점을 고려하면 미국특허소송에서 당사자와 재판부가 쟁점을 정리하고 실체적 진실을 파헤치기 위하여 얼마나 많은 노력을 투입하는지를 느낄 수 있다.

 

2.     디스커버리(Discovery)가 특허소송에 미치는 영향

 

미국 특허소송의 80%이상이 공판(trial)이전 단계, 즉 디스커버리 단계에서 화해와 조정으로 사건이 종결된다. 이와 같이 높은 비율의 사건이 디스커버리 단계에서 종결되는 이유는 디스커버리 단계에서 당사자가 보유하고 있는 문서나 컴퓨터 기록이 상대방과 법정에 모두 현출되어 실체적 진실이 낱낱이 발견되기 때문이다. 물론 미국 특허소송의 핵심인 특허청구범위 해석이 소송절차 초기에 이루어지는 것도 크게 한몫을 하게 된다.

 

나아가 공판에 의할 경우 추가로 급증하게 될 소송비용과 일반시민으로 구성된 배심원 판단의 불확실성이 결국 공판까지 않고 당사자가 스스로 화해나 조정을 통해 사건을 종결하게 하는 또 하나의 이유이기도 하다.

 

3.     증거공개의 의무(Mandatory Disclosure)

 

미국 특허소송에서 디스커버리절차는 상대방의 요구나 법원의 명령이 없어도 의무적으로 당사자의 주장과 공격방어방법에 관한 정보를 공개하여야 한다.

 

당사자의 변호사들은 CMC(Case Management Conference) 21일 전에 디스커버리 계획 회의(Discovery Planning Meeting)을 통하여 우선 discovery의 대상이 될 쟁점이 어떤 것이 있는가를 의논한 후 법원에 discovery에 대한 계획서를 14일 이내에 제출하여야 한다((FRCP Rule 26(f)). 회의가 끝난 이후에 당사자들은 스스로 증거를 공개하여야 하는데, 그 방법으로는 14일 이내에 디스커버리 대상 문서 등을 가지고 있는 사람, 당사자간 주장과 공격방법에 사용할 문서의 사본 등을 상대방에게 사전에 공개하여야 하고 [사전증거공개(Initial Disclosure)], 공판 90일 이전에 서면으로 소송에 관여할 전문가 감정인의 인적사항 등을 상대방에게 공개하여야 하며 [감정인공개(Disclosure of Information on Expert Testimony)], 공판 30일 이전까지 공판에 사용한 증인의 정보 등을 상대방에게 공개하여야 한다[사실심리전 증거공개(Pretrial Disclosure)].

 

4.     디스커버리(Discovery) 절차의 수단

 

미국 변론준비절차, 즉 증거와 쟁점을 정리하기 위한 디스커버리(Discovery)의 대표적은 수단은 증언조서(Deposition), 질문서(Interrogatories), 문서 등의 제출요구(Production of Documents and Things and entry upon Land for Inspection and Other Purpose), 신체 및 정신감정(Physical and Mental Examination), 자백요구서(Requests for Admission)의 다섯 가지가 있다(FRCP Rule 26 내지 Rule 36 참조). 증언(Testimony)는 공판단계의 절차이므로 여기서 생략한다.

 

5. 증언조서(deposition)(FRCP Rule 30)

 

가. 절차의 일반

 

(1) 증언조서는 비용이 많이 든다는 단점은 있으나 미국특허소송의 디스커버리 절차에서 사실과 쟁점을 파악하기에 매우 유용하다는 장점으로 기본적인 절차로 사용될 정도로 많이 이용되는 절차이다. 증언조서는 증인(deponent: 피신문자)가 선서를 주재할 수 있는 법률상 자격이 있는 자의 면전에서 선서 후 진술하여 작성하는 선서증언조서로, 증인 자격만 있으면 당사자인지 제3자인지는 불문한다. 보통 제3자가 소송에 자발적으로 증언조서에 임할 여지가 적으므로 강제성을 띄기 위해 법원을 통해 소환장을 발부한다.

(2) 증언조서는 당사자들이 일정한 장소에 만나 직접 증인을 신문하여 그 진술 내용을 조서의 형식으로 기재하는 구술증언조서(oral deposition)와 서면 신문을 통해 답변을 조서에 기재하게 하는 서면질문증언조서(written deposition)가 있다.

(3) 진술자에 대해 양 당사자는 주신문과 반대신문을 할 수 있으며, 신문과 증언은 미국법상 정당한 권한이 있는 공무원 혹은 법원이 지정한 사람 앞에서 이루어져야 하나, 당사자 사이의 합의에 의하여 이를 배제하고 당사자와 진술자, 속기사가 참석한 가운데 신문과 증언이 이루어지는 것이 대부분이다.

 

나. 증인신문기술

 

(1) 미드를 보면 구슬증언이나 공판증언할 때, 일방 당사자의 변호사가 질문을 던지면 상대방 변호사가 “Objection”하는 것을 종종 보았을 것이다. 비밀보호특권에 속하는 내용을 요구하는 경우 등 법적으로 허용되지 않는 질문이나 발언이 있을 때 그 즉시 이의(Objection)하지 않으면 이의를 포기하는 것으로 간주될 수 있다.

 

(2) 증언조서는 공판에서 일어나는 것이 아니므로 증언조서작성 중에서 있었던 이의(Objection)은 모두 증언조서에 기록되어 나중에 다툼이 있을 때 판사가 그 이의에 대한 심리를 하고 결정 한다.

 

다. 언제 Objection 해야 하는 가?

(1) 상대방 변호사가 어떤 질문을 할 때 이의(Objection)를 해야 하는 가?

미국 특허소송경험을 비추어 보면, 부적법한 신문으로 Objection의 대상이 되는 신문은 i) 유도신문(Leading question), ii) 불명확한 신문(Vague and Ambiguous), iii) 광범위한 신문(Question Excessively broad), iv) 긴 설명을 요구하는 신문(Question calls for a free narrative), v) 복합신문(Compound question), vi) 근거가 부족한 진술을 요구하는 신문(Question lacks proper foundation), vii) 전문진술요구(calls for hearsay), viii) 추측이나 의견, 법률적 결론의 요구(Calls for speculation/Opinion/legal conclusion), iX) 비밀보호특권 대상정보의 요구(Calls for attorney-work-product), iiX) 관련성이 없는 진술 요구(Question calls for irrelevant answer), X) 논쟁적 신문(Argumentative question), XI) 반복적인 신문(Repetitious question), XII) 증거로 인정되지 않는 사실을 가정한 신문 (Asuming facts not in evidence), XIII) 위협적이거나 모욕적인 신문(Harassing question), XIV) 반대신문의 범위를 넘어선 신문(Beyond the scope of question), XV) 질문이 아닌 신문(Lacks a question) 등 15가지가 있다.
 

우리나라 변리사는 서면공방에는 능통하나 증인신문기술이 약하다. 변리사 Junior 시기에 반드시 스터디하고 실무를 익힐 필요가 있다.

(2) 유도신문 (Leading Question)

.... 다음 편에 계속

정리하려다보니 욕심만 더 생기고 양이 방대하네요. 3편에 나누어 올리도록 하겠습니다.

 

다음 편에서 각각의 부적법한 신문을 설명하고 특허침해소송에서 피고의 대표자에 대한 신문과정을 가정하여 예를 들어보겠다.

 

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배심원 평결(Verdict)이 뭐죠? 막맨(Markman)이 뭐죠?

배심원 평결(Verdict)이 뭐죠? 막맨(Markman)이 뭐죠?

 

1.  들어가는 말

 

우리나라는 대법원 및 헌법재판소를 제외한 법원에서는 재판부가 사실심과 법률심을 모두 다룬다. 미국의 경우 US ITC 소송 역시 행정판사가 사실심과 법률심은 모두 담당하나 민사소송은 당사자 신청 등에 의해서 법률심은 판사가 사실심은 배심원이 담당하는 배심원 재판을 한다.

 

애플 v. 삼성의 미국특허침해소송 덕택에 미국 특허소송의 배심원 제도가 많이 알려졌다. 사실 미국특허침해소송이 배심원 공판(Trial)까지 가는 경우는 그리 쉽게 볼 수 있는 것은 아니다. 10년이 넘게 미국 특허소송을 담당해왔지만 지금까지 배심원 평결에 이른 사건은 딱 2건 밖에 없었다.

 

많은 전문가들은 일반 시민으로 구성된 배심원들에 의해 특허의 유무효나 침해여부가 결정되는 것에 우려를 표명하고 있다. 그러나 미국에서도 막맨 히어링(Markman hearing)이란 제도에 의해 배심원의 재량판단을 제한하는 등 나름 보완 수단을 두고 있다. 물론 특허의 유무효 및 침해여부의 판단 주체에 대한 기준은 해당 분야에서 통상의 기술에 대한 지식을 가진 자이어야 한다는 점에서는 여전히 특허소송은 특허법과 기술에 전통한 특허심판원이 결정하는 것이 더 타당성이 있는 것은 사실이다 (단, 특허침해 판단주체 기준은 논란이 있다).

 

본 글은 미국특허소송을 직접 경험하지 못한 여러분들을 위해서 배심원 제도와 막맨 히어링이 무엇인지를 간단히 소개하고자 한다.

 

2. 배심원 제도

 

가. 배심원 재판의 역사

 

미국 민사소송에서 배심원 재판은 미국 수정헌법 제7조에 의해 보장되는 제도이다. 역사적으로 보면 원래 배심원 제도는 사법부의 불신에서 시작되었다고 한다. 대영제국시절 영국의 판사는 평민을 포함한 모든 당사자에게 공정하게 판결을 내리기 보다 왕과 귀족에게 유리한 판결을 내렸다. 이러한 우려로 미국이 영국으로부터 독립하면서 이러한 폐단을 막고자 일반시민으로 구성된 배심원제도를 도입한 것이라고 한다.

 

나. 배심원의 선정

 

미국특허소송에서 배심원단은 보통 7명에서 12명으로 구성된다. 애플과 삼성 소송에서는 9명으로 구성되었다. 배심원의 선정 역시 매우 신중하게 심리되며 문제가 있는 배심원은 당사자가 미리 걸러낼 수 있는 길이 보장되어 있다. 배심원은 투표권자 명부에서 임의로 후보를 2~3배수 선정하고 그 선정된 후보를 심리하여 최종 결정한다. 미드를 보면 과장되긴 했지만 배심원의 선정이 곧 소송의 승패를 좌우하는 장면을 자주 본다. 배심원 후보를 심리하면서 편견을 가지고 있는지 등을 알 수 있는 질문을 하고 평결에 크게 영향을 미칠 수 있는 전문지식이 있는 자는 배제한다. 애플 v. 삼성 사건에서 한 배심원이 자신의 특허법 지식을 배심원들에게 설명하여 평결을 영향을 미쳤다거나 삼성의 협력업체와 분쟁 사실이 있었던 이력을 밝히지 않았다고 해서 논란이 된 것을 기억할 것이다.

 

다. 공판과 평결

 

미국특허소송에서 공판(trial)은 길게는 일주일이 걸린다. 공판이란 법정 변론을 말한다. 즉 우리나라로 말하면 구두변론 기일인 것이다. 공판이 끝나면 배심원들은 평의실에 모여서 평의(deliberation)를 거듭하고 그 결과를 평결(verdict)로 내린다.

 

라. 배심원의 역할

 

미국특허소송의 배심원 재판을 참관하면 판사와 배심원단이 법대에 앉아 있는 것을 본다. 미국 특허소송에서 판사와 배심원은 역할분담이 잘되어 있다. 미국 변리사(Patent Attorney)들은 판사를 향해 변론하는 것이 아니라 배심원단을 향해 변론한다. 미국 배심원 재판에서는 배심원이 사실(Matter of Fact)에 대한 판단을 하고 판사가 법률(Matter of Fact)에 대한 판단을 하는 데, 결국 배심원의 평결에 의해서 결정되기 때문이다.

 

흔히 배심원이 사실을 확정하면 판사가 그 확정된 사실에 법률을 적용한다고 한다. 실제 미국 배심원 재판을 보면 판사가 먼저 법률적용의 기준을 주고 배심원이 그 기준에 따라 사실을 확정하여 최종 법률위반여부를 결정한다. 특허침해소송의 경우 배심원이 침해여부, 유효여부, 손해액을 결정하면 판사는 이를 기초로 법률에 따라 패소자에게 판매금지나 손해배상 명령을 한다.

 

보통 판사는 법정에 증거가 모두 현출된 이후 배심원이 심리에 들어가기 직전에 배심원 지침서(Jury Instruction)을 배심원에게 전달한다. 그 배심원 지침은 법률적용에 관한 지침에 대한 것으로 입증의 정도에 관한 지침(확실하고 명백한 증거에 의한 입증인지 우월한 증거에 의한 입증인지 등등), 청구항에 기재된 구성요소는 어떤 의미이며 그 요소와 동일한 요소가 제소제품에 모두 포함되어 있으면 침해이다 라든지 등이다. 아래는 실제 애플과 삼성 특허소송의 평결문의 일부이다. 아래 평결문은 질문지에 답을 하는 식으로 기재되어 있다.

<'381특허 청구항 19을 침해하였는지에 대한 평결>

예를 들어 좀더 쉽게 설명하자면, 판사는 Z = X + Y + 2 라는 법률적용 방정식을 제시하고 Z > 5 면 유죄라고 평결하라고 지침을 준다. 배심원은 X 값과 Y 값이 무엇인지를 사실 증거를 통해 확정하고 위 법률 적용식에 넣어 Z가 5보다 크면 유죄라고 평결하는 것이다. 판사는 이를 기초로 유죄일 때 법률이 부여한 효과(제재)를 판결한다. 특허침해소송에서 배심원 평결문에는 특허 침해 여부, 고의 침해 여부, 손해액에 대한 결정이 기재되어 있고 이를 기초로 판사는 고의 침해에 따른 손해배상액 3배 증액 여부와 판매금지 여부를 결정한다.

< 우월한 증거에 의해 Trad Dress가 보호대상으로 입증되었는 지 등에 대한 평결>

3. 막맨 히어링의 역할

 

미국특허소송을 보면 막맨 히어링(Markman Hearing)이란 용어를 자주 접하게 된다. 막맨 히어링(Markman Hearing)이란 특허청구범위를 해석하는 심리를 말한다. 이는 법률심이다. 따라서 당사자의 주장을 들어 판사가 심리하고 최종 결정한다. 모든 소송에서 막맨 히어링(Markman Hearing)이 있는 것이 아니지만 대부분의 특허소송에서 막맨 히어링(Markman Hearing)을 통해 특허청구범위의 해석이 결정된다.

 

예를 들면, 막맨 히어링을 거쳐 "a master game card" 가 단지 하나의 master game card 인지 아니면 하나 이상의 master game card인지 라든가 (Douglas Press, Inc. v. Arrow International, Inc., 1999 U.S. Dist. LEXIS 23137 (N.D. Ill., Feb. 4, 1999)), "small volume"가 얼마나 작은 크기의 체적을 말하는 것인지 라든가(Innovad Inc. v. Microsoft Corp., et al., 260 F.3d 1326 (Fed. Cir. 2001)), "vertically movable"이 어느 정도 수직으로 움직이는 것을 말하는 가, "adjacent"가 곂쳐있는 것도 해당되는 가, 중간에 다른 작은 층이 있는 경우도 해당되는 가 등등에 대한 정의를 내린다.

 

막맨히어링은 판례법에 의해서 확립된 제도로 다른 민사소송에서 볼 수 없는 제도이다. 이는 보통의 다른 민사소송보다 배심원의 결정을 제한하는 역할을 한다. 예컨대, 앞에서 설명한 법률 적용식 Z = X + Y + 2 에서 판사가 X는 1이라고 해석하여야 한다고 이미 결정해준다고 생각하면 된다. 이제 배심원은 증거를 살펴 Y 값이 2를 넘어야 유죄라고 평결 할 수 있게 된다.

 

4. 불복 수단

 

가. 평결에 대한 불복

 

배심원단의 평결은 사실심이므로 항소의 대상이 아니다. 미국에서 일반 시민이 내린 평결의 권위는 막강하다. 변론에서 적법한 절차를 지키지 않았거나 평결 결과가 명백하게 오류(clearly wrong)인 경우에 한하여 직권 또는 패소자의 신청에 의해 미국 민사소송 규칙 제50조에서 정한 평결불복심리(Judgement as a Matter of Law(JMOL))를 거쳐 판사는 평결과 다른 판결을 선고할 수 있다. 패소자는 평결 10일 이내에 평결파기판결을 신청할 수 있다. 배심원의 평결을 판사가 뒤집는 경우는 극히 적으며 미국 배심원 판결이 ‘자의적이고 독단적이지 않은 이상’ 배심원 평결을 따르고 있다.

 

나. 연방법원에 항소

 

평결에 이의가 있는 당사자는 앞에서 설명한 평결불복심리를 신청하여야 한다. 판사의 최종 판결에 대해 연방법원에 항소하는 것이다.  배심원단의 사실확정에 대한 것을 불복의 대상으로 할 수 없다. 오직 판사의 법률지침이 적법했는지 법률의 적용이 적법했는 지에 대하여 항소하는 것이다. 즉 앞에서 법률적용방정식이 올바르지 않다든지 아니면 X가 1이라고 해석해야 한다는 지침이 문제가 있는지, 평결에 기초하여 법적 제재를 제대로 적용하였는 지에 대해 항소하는 것이다.

 

미국 특허소송에서 특허청구범위 해석은 소송의 승패를 좌우한다. 막맨히어링의 결정 역시 법률심이므로 항소의 대상이며 드노보 심리(De novo review), 즉 전면 재심리의 대상이 된다. 항소에서 1심의 청구범위 해석이 뒤집힐 확률이 어느 정도인지는 확인해보지 않았지만, 미국 변리사(Patent Attorney) 말에 따르면 거의 40~60%에 이른다고 한다. 참고로 일반 민사소송의 경우 항소에서 1심 판결을 뒤집을 확률이 20~30% 정도라고 한다.

 

5. 결 어

 

지금까지 미국 배심원 재판 제도와 막맨 히어링에 대해서 간단하게 설명하였다. 이 소개는 단지 실무를 통해 취득한 지식을 정리한 것이고, 미국 특허소송 대리인으로 소송을 수행하는 것이 아닌 다음에야 한국 기업 고객을 위해 이 정도 실무 지식으로 미국 특허소송전략을 수립할 수 있을 것이라는 기대를 가지고 쓴 글이다. 그러나 미국 특허소송을 실제 수행하고 있는 미국 변리사(Patent Attorney) 들이 보면 오류가 있을 수 있다. 이 점 양해를 구한다.

스타트업(Startup), 특허가 답인가?

스타트업(Startup), 특허가 답인가?

 

어제 밤에는 로펌에 재직할 때 사용하던 넷하드를 다시 셋팅하고서 잠시 시간을 내어 당시 제가 작성한 글들을 몇 개를 읽었습니다. 새삼 로펌의 작은 방에서 밤새며 생각을 정리하던 때가 생각납니다. 요즘 다신 화두가 된 스타트업(Startup)에 대한 내용도 있더군요. 초고를 다시 정리하여 일부를 올립니다.

1.  들어가는 말

스타트업(Stratup)는 자체적인 비즈니스모델을 가지고 있는 작은 그룹이나 프로젝트성 회사를 의미한다. 스타트업의 가장 중요한 요소는 비즈니스 모델을 세우고 판로를 개척하는 것이다. 스타트업은 일반적으로 하나의 사업 내용을 가지고 모델을 처음부터 끝까지 개발하는 과정을 포함한다. 보통 신생 회사이며 적은 자본으로 시작하므로 사업이 본 궤도에 오르는 것은 쉽지 않다. 그러나 성공적인 스타트업은 업계의 비즈니스 규모, 즉 시장의 파이를 확장시키는 특징을 가지고 있기 때문에, 회사의 성장 또한 빠르다.

즉, 적은 자본금과 높은 위험성, 그리고 높은 잠재적 보상이 스타트업의 특징이라고 할 수 있다. 우리나라에 이러한 스타트업이 공정하고 공평한 기회를 가지고 폭발적으로 활성화되어야 하는 이유다.

많은 스타트업들은 초기에 창업자의 자본과 벤처 캐피털 회사와 엔젤 투자자들의 지원 아래 사업을 시작한다. 그러나 새로운 아이디어를 가지고 시작하기 때문에 투자를 받기 어렵다. 이에 대한 대안으로 소셜 네트워크 서비스를 이용하여 다수의 개인들로부터 자금을 모으는 크라우드 펀딩과 같은 추가적인 자금 조달 방식이 등장하기도 하였다. 원래 상장회사가 아니고서는 일반 개인으로부터 투자금을 모으는 것은 투자자보호가 취약하다는 측면에서 허용되지 아니하나 이를 제한적으로 허용할 필요가 있다.

최근 우리나라는 IP금융이 활성화되어 기술기반의 스타트업들이 IP와 기술만으로 자금을 지원받을 수 있는 길이 열리고 있다.

만약 스타트업이 기술기반의 회사라면, 기술에 대한 특허와 영업비밀 관리 문제가 가장 중요하다. 실제 많은 스타트업들이 순수한 무형기술 집약적 사업을 시작한다. 그렇기 때문에 스타트업들은 특허분쟁에서 자유롭지 않다. 자본력도 약한 시점에서 특허분쟁에 휘말리면 스타트업의 존폐마저 흔들리게 된다.

앞에서도 간단하게 언급하였지만 스타트업은 성공하면 투자자에게 막대한 보상으로 돌아간다 그러나 실패율 또한 매우 높다. 그렇다고 실패한 스타트업의 투자자에게 보상의 기회가 없는 것은 아니다. 회사를 정리하면서 보유 기술을 NPE에게 판매하는 것이다. 이것은 스타트업이 실패했을 때 훌륭한 출구전략이 된다. 미국NPE가 닷컴버블 및 IT붐이 붕괴되던 '90년대말에서 '00년대 나타나 서브프라임 사태가 터지면서 마치 피어오르는 불꽃에 휘발유를 부은듯이 성장한 것을 기억하자.

우리나라 환경아래에서는 NPE들이 활성화 될 수 있는 제도가 뒷받침되어야 스타트업이나 기술금융이나 활성화될 수 있다고 믿는다.

따라서 기술기반의 스타트업에게 특허란 회사의 자금줄이며 생명을 만들어주는 중요한 핵심 인자임이 분명하다.

그럼 이 시점에서 스타트업에게 특허가 답인지에 대한 물음에 어떻게 답하여야 하는 가?

2.  자신의 아이디어를 보호하는 특허 확보만으로는 부족하다

스타트업이 자신이 발명한 아이디어에 대한 특허를 확보하는 것은 필요조건이지 충분조건은 아니다. 당신의 특허들은 단순히 고객에게 제안할 당신의 아이디어가 아니라 전략적으로 고객이 받을 혜택이나 고객의 사업과 연결되어야 한다.

만약 당신이 세상에 존재하는 서비스나 제품이나, 기술의 문제점을 획기적으로 해결하는 기술이나 아이디어를 발명하였고 이를 기반으로 스타트업을 시작하려고 한다고 하자.

과연 B2B이든 B2C이든 당신의 고객들이 당신이 어떤 아이디어를 창안하여 어떻게 문제점을 해결했는지에 대해 관심이 있을까? 답은 아니다 이다. 그들이 오직 자신의 문제가 해결되는지 그래서 자신의 비즈니스나 삶의 가치가 더 올라가는지 만 관심이 있다.

스타트업의 특성상 스타트업의 사업은 고객에게 새로운 비즈니스 모델을 제시하고 새로운 개념의 시장을 제공한다. 따라서 단지 당신이 고객에게 제공하는 제품이나 기술에 대한 특허를 확보하는 전략에 머물러서는 안 된다. 당신의 특허전략은 바뀌어야 한다.

당신은 당신의 입장이 아니라 철저하게 고객의 입장에서 체계적인 특허보호전략을 수립하여야 한다. 당신의 특허들은 단지 당신의 제품, 서비스나 기술을 보호하는 수준에 머물러서는 안되고 고객 솔루션과 고객의 삶을 보호하여야 한다. 스타트업 단계에서 당신의 특허발명들은 최대한 당신의 제품과 기술이 제공하는 고객에 대한 혜택과 구체적으로 연결되어야 한다.

특허가 당신의 사업에 부가가치를 창출해줄 수 있느냐는 단지 고객 문제를 해결할 수 있는 당신의 독특한 방법을 특허로 확보하였느냐가 아니라 당신의 특허보호전략이 고객에 제공하는 가치를 보호할 수 있느냐에 달려있다. 따라서 특허보호전략의 첫 단추는 고객이 받는 혜택과 가치를 정의하는 것에서 시작한다. 이러한 보호를 달성할 수 있다는 것은 당신의 특허들이 전략적으로 당신의 사업과 연결되었다는 것을 의미한다.

또한, 당신의 특허전략은 제품이나 기술을 보호하는 것 이상을 다루어야 한다. 당신이 고객에게 보여주는 새로운 비즈니스 모델은 다수의 주체가 참여하는 세계이다. 이를 이끌어 줄 뿐 아니라 특허로 보호하여 자유로운 사용이 보장되어야 한다.

먼저 특허확보전략 면에서 당신은 당신의 제품이나 기술에 대한 특허만을 확보하는 것이 아니라 고객의 비즈니스와 삶의 패턴을 포함하는 특허 또한 확보하여야 한다.

또한 특허포트폴리오 전략 면에서 기술의 확보와 기술의 특허권과 기술의 사용권을 구분하여 구축하여야 한다. 기술의 확보와 기술의 특허권과 기술의 사용권은 독립된 이슈임을 잊어서는 아니 된다. 기술만 보유하고 있다고 시장에서 해당 기술을 자유롭게 사용할 수 있는 것은 아니다. 특허를 보유하고 있다고 해서 시장에서 기술을 자유롭게 사용할 수 있는 것도 아니다.

특허권은 경쟁자가 시장에 들어오는 것을 막는 권한을 가질 뿐 기술을 자유롭게 사용하는 권한을 주지 못한다. 그렇다고 스타트업의 제품과 기술의 자유로운 사용을 위하여 필요한 모든 기술의 사용권한을 얻는 다는 것 역시 바보 같은 짓이다. 이때 특허권은 특허분쟁에서 경쟁자의 특허에 대한 사용권한을 얻는 중요한 수단이 된다. 상호 실시권 설정 전략에 필수적인 도구이며, 고객에게 제공하는 비즈니스 모델에 대한 중요한 면책수단이다.

3.  결  어

고객의 비즈니스 입장에서 기술과, 특허권과, 사용권을 어떻게 구축하여야 하는지를 고민하고 전략을 세워라. 고객의 가치와 혜택을 정의하고 당신의 특허전략이 어떻게 고객의 비즈니스와 삶에 부가가치를 창출해줄 수 있는지를 보여라.

스타트업이 당신의 특허포트폴리오를 이용하여 고객 비즈니스의 가치를 부가시킬 수 있는 특허전략을 갖추고 있다면 이미 당신은 성공한 것이다. 만일 당신이 스타트업에서 실패한다고 해도 당신이 전략적으로 구축한 특허포트폴리오는 당신에게 막대한 부를 가져다 줄 것으로 믿는다. 이는 기업인수 등에서 Due Diligence 실무를 거치는 동안 취득한 노하우이다.

<참고자료> 위키백과사전

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애플 v. 삼성 소송비용청구사건의 진실과 특허소송비용 부담원칙

애플 v. 삼성 소송비용청구사건의 진실과 특허소송비용 부담원칙

 

1.  들어가는 말

 

’14. 8. 22. 미국과 우리나라 대부분의 일간지와 경제지에 애플이 삼성전자를 상대로 낸 ‘특허소송비용 청구 소송’에서 미국법원이 애플의 청구를 기각하고 삼성전자의 손을 들어줬다는 짧은 기사가 실렸다. 그러나 우리나라와 미국의 언론 매체의 기사 내용에서 후술하는 바와 같이 미묘한 차이를 보였다. 그러한 차이는 법률적으로 지나칠 수 없는 쟁점이었다.

우리나라 언론매체는 대부분 『애플이 청구한 특허소송이 제품의 전체적인 외관이나 이미지 문제에 대한 것으로 매우 예외적인 소송으로 판단되므로 삼성전자는 애플이 사용한 소송비용에 대한 부담할 의무가 없다고 판시했다』 고 전하였다. 또 ***신문 인터넷판 기사에서는 말미에 『한편 재판부는 애플이 삼성전자 갤럭시탭10.1 제품에 대한 판매금지를 신청함에 따라 발생한 삼성전자의 각종 비용 등에 대한 책임을 물어 260만달러 수준의 채권을 애플이 발행하라고 명령했다』라고 전하였다. 미국 소송절차와 소송비용부담원칙을 알고 있는 사람이면 도통 이해가 가지 않는 기사다. 


그러나 미국 뉴스 기사(주1)에 따르면 ‘루시 고’ 판사가 애플의 청구를 기각한 이유는“삼성이 아이폰과 아이패드 외관을 고의적으로 모방한 사실은 인정되었으나 삼성의 모방제품이 출시되기 전에 그 외관이 이미 주지되었는지에 대한 확신이 없는 등 상대방의 소송비용을 부담할 만큼 삼성의 부정행위가 인정되는지에 대한 입증이 불충분하다”는 취지라고 보도하고 있었다.

이러한 이유로 우리나라 언론매체가 배포한 뉴스내용이 무언가 잘못되었다는 것을 직감하게 되었고, 애플과 삼성의 소송비용청구사건에 대한 정확한 이해를 위하여 ‘루시 고’ 판사가 내린 본 사건의 판결문을 확인하였다. 이를 통해 사건의 전말을 이해할 수 있게 되었다. 전문적인 내용이므로 우선 우리나라와 미국의 소송비용부담원칙을 잠깐 소개하고 ‘루시 고’ 판사의 판결내용 중 핵심 논점을 분석해보도록 하겠다.

 

2.  우리나라 민사소송에서의 소송비용부담원칙

 

가.     법원칙

우리나라 민사소송에서 소송비용은 패소자가 부담하는 것이 원칙이다. 본안의 패소이유나 패소자의 고의 또는 과실을 따지지 아니한다. 여기서 소송비용은 재판비용 전액과 대법원 규칙이 정한 변호사 및 변리사 보수를 포함한 당사자 비용을 의미한다.

나.     법정예외

그러나 승소자가 적시제출원칙을 위반하여 소송이 지연하는 등의 법정 사유가 있을 때에는 예외적으로 그 해당비용은 패소자가 부담하지 아니한다.

 

3.  미국 민사소송에서의 소송비용부담원칙

 

가.    원칙

미국 민사소송에서 소송비용은 각각의 당사자가 부담하는 것이 원칙이다. 어느 누구도 소송을 성실히 진행하였다는 사실만으로 금전적 불이익을 받지 않아야 한다는 것이다.

 

나.     법정 예외

미국특허법 USC 35 제285조는 “예외적인 사건(exceptional case)”에 한하여 패소자가 “합리적인” 소송비용을 부담할 수 있도록 예외를 두고 있으며, 이때 예외적인 사건에 해당하기 위해서는 승소자가 패소자에게 소송에서 고의로 부정행위를 계속하였음을 보여야 한다.

이러한 예외는 i) 침해가 아님을 알고도 악의적으로 소송을 제기한 특허권자 또는 ii) 침해가 아님을 알고도 악의적으로 소송을 계속 진행하는 침해자를 제재하여 미국특허소송절차와 실무상 막대한 소송비용이 들어가는 소송을 중단시키려는 데에 그 의의가 있다.

 

다.     판례 및 실무

i) 미국 특허법 USC 제285조(예외적인 패소자 부담) 해당여부를 입증하기 위하여 필요한 증거는 주로 소송대리인과 의뢰인간에 주고받은 대화나 의견 등에 담겨 있다. 따라서 이러한 문서는 비밀보호특권이 깨질 가능성이 높아 객관적인 사실의 입증이 불가능한 것이 아닐 것이다.

그러나 여전히 비밀보호 특권에 따른 보호대상의 다툼이 극렬하여 소송상 증거제출이 제한적일 수 밖에 없고, 판사 역시 증거에 의하여 악의적인 부정행위의 존재에 대한 확신이 들지 아니하는 한(‘분명하고 확실한 증거’로 입증하여야 함), 미국특허소송에서 패소자가 소송비용을 부담하게 하는 사례는 쉽게 찾아 보기 어렵다. 그러나 일본 다케다 v. 밀란 특허소송비용청구사건에서 패소자 밀란이 소송 중 부정행위가 존재하였던 점을 인정하여 무려 1700만불의 소송비용을 부담하라는 판결도 있으므로 미국 소송 진행 시 주의가 요구된다.

 

ii) 미국 순회항소법원 판례는 이러한 악의적인 부정행위여부를 판단함에 있어서 “사기(fraudulent)이고, 계획적(deliberate)이며, 고의적(willful)일 때 한하여 패소자가 소송 비용을 부담할 수 있다”는 기준을 제시하였고, 나아가 패소자의 고의 행위가 있었을 뿐 아니라, 그런 행위 자체가 위법이라는 점을 알고 있었을 가능성이 있어야 한다는 요건을 추가하였다.

 

4.  미국 트레이드 드레스(Trade dresses)의 이해

미국에서 트레이드 드레스는 상표와 함께 규정한 란함법(Lanham Act)에 의해 보호된다. 즉 트레이드 드레스는 외관의 식별력을 보호하고자 하는 것이다. 참고로 우리나라는 디자인보호법과 부정경쟁방지법에 의해서 보호된다.

트레이드 드레스가 란함법에 따라 보호받기 위해서는 두가지 요건을 갖추어야 하는데, 하나는 비기능성(non-functionality)이고 나머지 하나는 식별성(Distinctiveness)이다. 

비기능성은 트레이드 드레스를 구성하는 형상, 디자인, 색깔, 재질이 소비자로 하여금 상품의 기능이나 유용성을 인식하게 해서는 아니된다는 것이며, 식별성은 상품의 출처로 인식하게 하여야 한다는 것이다. 특히 상품의 포장과 달리 상품 자체의 디자인은 내재적 식별력이 없으므로 2차적 의미(secondary meaning), 즉 사용에 의한 식별력을 취득하여야 한다.  2차적 의미를 발생시키기 위해서는 적어도 소비자들 사이에 그 상품의 출처로 주지되어야 한다. 식별성과 관련하여 타인의 트레이드 드레스를 침해하였는지에 대한 중요한 판단기준은 타인의 식별력을 희석시켰는지이다.

란함법에서도 특허법과 마찬가지로 예외적으로 패소자가 소송비용을 부담할 수 있는 경우를 정하고 있는데, ‘일반적이지 않은 사건’에 한하여 패소자에게 합리적인 소송비용을 부담할 수 있도록 하고 있다.

5.  판결문 검토의견

가.    관련 사건의 개요

2012년 미국 캘리포니아 북부 새너제이 지방법원에서 이미 삼성이 아이폰 외관에 관한 트레이드 드레스(Trade dresses)를 고의적으로 모방하여 애플의 등록 및 미등록 트레이드 드레스를 침해하였다는 평결이 있었다. 2013년 6월 6일 애플은 불연듯 삼성에게 특허소송에 들어간 소송비용의 지급을 청구하는 신청을 법원에 제출하였다. 

 

나. 원고 애플의 주장

따라서 애플은 삼성에게 소송비용을 청구함에 있어서 이미 2012년 사건에서 나온 증거와 평결을 이용하여 추가 입증의 부담 없이 i) 삼성이 고의적으로 애플의 아이폰 트레이드 드레스를 모방한 사실이 인정되었고, ii) 삼성이 알고 의도적으로 모방하였으므로 위법사실을 알고 있었을 것이라는 점을 근거로 예외적인 사건에 해당함을 주장하였다. 이를 입증하기 위하여 애플의 아이폰 트레이드 드레스에 대한 사용증거들과 소비자 인식도에 대한 조사자료를 제출하였다.
 

다. 피고 삼성의 주장

반면 삼성은 애플의 트레이드 드레스가 i) 실용적인 기능을 인식하게 하여 보호대상이 아니며, ii) 삼성제품 출시 시점에 소비자들에게 주지하지도 않아 ‘제2차적 의미(secondary meaning)’ 즉 사용에 의하여 식별력을 취득하지 못하였다고 주장하였다 (식별력을 희석시키지도 않았다는 주장도 포함).

 

라. 루시 고 판사의 판단

루시 고 판사는 애플이 사용증거로 제출한 자료를 기초로 애플의 아이폰 트레이드 드레스가 유명해진 것은 2011년인 반면, 삼성이 제출한 증거에 의할 때 삼성은 그 한달 전에 이미 스마트폰을 시장에 출시했다는 점을 들어, 비록 삼성이 트레이드 드레스를 고의로 모방하였다고 하더라도 삼성이 제품을 출시함에 있어서 트레이드 드레이스를 침해하였을 것이라고 인식할 가능성에 대하여 확신할 수 없다고 판단하였다. 즉 애플의 입증이 충분하지 않았다는 것이다.

 

따라서 삼성이 고의로 모방한 점은 인정되나 현출된 증거로는 삼성이 악의적으로 부정행위를 하였다고 볼 수 없는 바, 애플의 소송 비용을 부담할 정도로 예외적인 사건은 아니라는 취지로 판결하였다.

이 사건을 들여도 보면 결국 민사소송에서 입증책임과 입증방법을 포함한 대리인의 공격방어방법이 얼마나 중요한지를 실감하게 한다. 이 사건은 원래 본 안에 대한 싸움이 아니고 소송비용청구사건이었다. 그러나 쟁점은 단지 소송에서의 부정행위여부를 넘어서 본안의 논점이었던 트레이드 드레스의 인정여부가 재 거론되었다.
 

6.  기타 기사 내용의 오보?

끝으로 애플이 삼성제품 판매금지 신청을 철회하였었던 사실과 민사소송 전반의 절차 및 소송물을 고려할 때, 우리나라 언론매체의 인터넷판 기사 말미에 기재한 “재판부가 애플이 판매금지를 신청함에 따라 발생한 삼성전자의 각종 비용 등에 대한 책임을 물어 260만달러 수준의 채권을 애플이 발행하라고 명령했다.”는 취지의 기사는 “애플이 삼성 제품에 대한 판매금지 신청 때 법원에 납부한 공탁금을 돌려 줬다”는 의미가 맞을 것으로 추정된다. 어떤 이유로 기사가 이렇게 기재되었는지 이해가 되지 아니한다.

 

<주1> Jeff Gamet, “Samsung Doesn’t Have to Pay Apple Attorney Fees Because iPhone wasn’t Famous, Aug 21^st, 2014. The Mac Observer News Article.

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