COVID 백신 및 치료제 특허의 보호중단이 필요한가?

막연히 COVID-19의 예방, 억제 또는 치료와 관련하여 특허, 저작권, 산업 디자인, 영업 비밀 및 독점 자료에 대한 국제 보호의 중단 또는 권리의 포가 논의가 선한 아이디어란 생각에 제동을 걸게 한 글입니다. 

Waiving IP Rights During Times of COVID: A ‘False Good Idea’

가만히 생각해보면 자신의 국가에서 장벽특허가 등록되어 있지 않은 국가에서도 특허 포기 요구가 거셉니다. 그것도 글로벌 특허를 모두 포기하라고 요구합니다. 

특허는 속지주의 적용을 받아 그 국가에 특허가 없으면 자유롭게 사용할 수 있습니다. 자국에 장벽특허가 없어서 자유롭게 쓸 수 있는데 왜 타국에 있는 특허까지 포기하라고 요구할까요? 

공공의 이익, 보건상의 문제라면 자국에서 자유롭게 사용할 수 있으면 족한데 말입니다. 

그것은 제약산업이란게, 워낙 거대 자본이 투입되어야 하기 때문입니다. 한 국가에서만 사용하자고 그 큰 투자를 할 수 없기 때문입니다. 적어도 세계 시장을 대상으로 해야 수익성이 있기 때문입니다. 이쯤되면 누가 탐욕스러운 건지 모르겠습니다.

사견으로는 특허의 보호제한이나 권리 포기로 접근하는 것보다는 침해금지명령(Injunction)에 배상에 따른 구제 가능성과 형평법적 법리를 적용하여 on-going royalty를 허용하는 것이 더 바람직해보입니다. 

한편으로 우리나라에 유사한 제도가 있습니다.

i) 특허발명이 선출원된 타인의 특허발명과 이용관계 등에 있는 경우 청구하는 특허법 제138조(통상실시권 허락의 심판), ii) 특허발명의 실시가 부족하거나 공공의 이익을 위하여 필요한 경우 청구하는 특허법 제107조(통상실시권 설정의 재정), iii) 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에 시행하는 특허법 제106조의2(정부 등에 의한 특허발명의 실시) 제도입니다.

과거 2002년 보령제약은 특허법 제98조 및 제138조에 근거해 노바스크에 대한 통상실시권허여 심판을 청구하여 특허권이 보장된 오리지널 의약품을 원개발사가 일정한 로열티를 제공받고 물질을 사용하려고 시도한 적이 있었고, 2009년 에이즈 치료제 "푸제온"(스위스 제약회사 '로슈')에 대한 의약품 접근권 확보를 이유로 통상실시권 재정이 청구된 적이 있었습니다.

다만 재정에 의한 통상실시권은 불실시나 불성실 실시 사유가 아닌한 강제실시를 할 정도로 공공의 이익을 위해서 특히 필요한 경우에 해당한다고 본 사례가 드뭅니다. COVID 대유행과 같은 시기는 좀 유연한 입장을 취할 수 있을 것입니다.

그러나 다행인지 모르겠으나 COVID 백신과 관련 특허는 우리나라에 등록되어 있지 않아 오리지널 제약사 백신 특허 장벽은 없는 것으로 알려져 있습니다. 즉 COVID를 이유로 특허 포기나 보호 제한 논의는 우리나라에선 큰 이슈가 아닐 수 있습니다. 오히려 제조기술과 임상데이터가 없다는 것이 문제입니다.

[참고] 특허법

제138조(통상실시권 허락의 심판) ① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.

② 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다.

③ 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.

④ 제1항 및 제3항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다.

⑤ 제4항에 따른 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다

제106조의2(정부 등에 의한 특허발명의 실시) ① 정부는 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자에게 실시하게 할 수 있다.

② 정부 또는 제1항에 따른 정부 외의 자는 타인의 특허권이 존재한다는 사실을 알았거나 알 수 있을 때에는 제1항에 따른 실시 사실을 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 신속하게 알려야 한다.

③ 정부 또는 제1항에 따른 정부 외의 자는 제1항에 따라 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

④ 특허발명의 실시 및 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다

제107조(통상실시권 설정의 재정) ① 특허발명을 실시하려는 자는 특허발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하고, 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의(이하 이 조에서 “협의”라 한다)를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정(裁定)(이하 “재정”이라 한다)을 청구할 수 있다. 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 경우와 제4호에 해당하는 경우에는 협의 없이도 재정을 청구할 수 있다.

1. 특허발명이 천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우

2. 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우

3. 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우

4. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

5. 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하려는 국가(이하 이 조에서 “수입국”이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

② 특허출원일부터 4년이 지나지 아니한 특허발명에 관하여는 제1항제1호 및 제2호를 적용하지 아니한다.

③ 특허청장은 재정을 하는 경우 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토하여야 한다.

④ 특허청장은 제1항제1호부터 제3호까지 또는 제5호에 따른 재정을 하는 경우 재정을 받는 자에게 다음 각 호의 조건을 붙여야 한다.

1. 제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 재정의 경우에는 통상실시권을 국내수요충족을 위한 공급을 주목적으로 실시할 것

2. 제1항제5호에 따른 재정의 경우에는 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것

⑤ 특허청장은 재정을 하는 경우 상당한 대가가 지급될 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제1항제4호 또는 제5호에 따른 재정을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 대가 결정에 고려할 수 있다.

1. 제1항제4호에 따른 재정의 경우에는 불공정거래행위를 바로잡기 위한 취지

2. 제1항제5호에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치

⑥ 반도체 기술에 대해서는 제1항제3호(공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하는 경우만 해당한다) 또는 제4호의 경우에만 재정을 청구할 수 있다.

⑦ 수입국은 세계무역기구회원국 중 세계무역기구에 다음 각 호의 사항을 통지한 국가 또는 세계무역기구회원국이 아닌 국가 중 대통령령으로 정하는 국가로서 다음 각 호의 사항을 대한민국정부에 통지한 국가의 경우만 해당한다.

1. 수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량

2. 국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 해당 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인

3. 수입국에서 해당 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인

⑧ 제1항제5호에 따른 의약품은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

1. 특허된 의약품

2. 특허된 제조방법으로 생산된 의약품

3. 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분

4. 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트

⑨ 재정을 청구하는 자가 제출하여야 하는 서류, 그 밖에 재정에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다

H.R.5478 - Inventor Rights Act (법안 발명자권법)

H.R.5478 - Inventor Rights Act (법안 발명자권법), 116회 미 의회 (2019-2020)에 올라왔던 법안정보입니다. 

"발명가"가 소유한 특허에 대한 헌법적 보호의 회복~

헌법에서 약속한 발명가의 권리에 대한 보호를 위해《발명가 소유 특허》란 새로운 정의를 두고 이에 따른 보호를 강화하여 신설하는 (안)입니다. 

다만 사견으로는 저렴하고 신속하고 전문적인 특허심판원의 무효제도를 없애는 것보다는 등록권리에 대한 유효추정을 인정하여 증명의 수준을 민사소송 수준만큼 올리고 청구범위 해석기준도 민사소송과 일치시키는 것이 바람직해보입니다 (청구범위 해석기준은 이미 일치시킴). 

아이디어를 더 내보면 무효 심판에선 한번 사용한 무효자료는 두번 다시 사용하지 못하게 하는 방법도 생각해볼 수 있습니다.

아무튼 미국 의회에서 이런 논의도 있었다는 것과 어떤  문제 의식에 시작했으며 그 문제를 해결하기 위한 해결책으로 제안된 법안이 어떤 것인지 정도는 참고할 만 합니다.

H.R.5478 - Inventor Rights Act (발명자권법) 발의

- 발의 : Davis 의원, Danny K. 의원 (2019 년 12 월 18 일 발의)

- 최근조치 : 하원 - 2020년 1월 28일 법원, 지식재산 및 인터넷에 관한 사법 소위원회 회부

BILL 법안 원문 보기 

제1조. 약칭

이 법의 약칭은 "발명자 권리법"으로 한다.

제2조. 조사 결과 .

의회는 다음과 같이 결론내린다.

(1) 발명가는 미국의 혁신에 크게 기여하여 왔으며 현대 기술 도전과제에 대한 해결수단을 발명하고 공유하기 위한 그들의 지속적인 헌신은 미국이 세계 경제에서 리더십을 유지하는 데 필수적이다.

(2) 발명가 (직무발명의 고용주나 양수인, 투자자가 아닌)는 ( "발명자에게 보장된") 헌법 및 특허법 "(발명하거나 발견 한 사람은 누구나… 특허를 획득 할 수 있다…)"에 의해 의도된 혁신의 원천이다.

(3) 특허법 및 절차의 최근 변경 및 대법원 판결은 발명가에게 불리한 영향을 미쳐 '발명자에 대한 배타적 권리를 발명가에게 제한된 시간 동안 보장'한다는 헌법 제 1 조 8 항의 약속을 더 이상 달성 할 수 없게 되었다.

(4) 발명가는 eBay Inc. v. MercExchange, LLC 사건에 대한 대법원의 2006 년 판결에 의해 "타인을 배제"할 수있는 기본적 권리가 거부되었다.

(5) 발명가는 TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC 사건에 대한 대법원의 2017 년 판결에 따라 자신의 사법 관할에서 소송을 제기 할 권리를 박탈당했다.

(6) 다음과 같은 이유로 등록된 특허는 발명가에게 배타적 권리를 확보하지 못하고 있다.

   (A) 특허 심판원은 60 % 이상의 사건에 대해 심리를 개시하여 최종 심결에 도달 한 사건의 80 % 이상에서 하나 이상의 청구항을 무효시켰다.

   (B) 많은 특허가 여러차례 등록후 심판을 받아야 하거나 또는

   (C) 대부분의 발명가는 일회의 등록 후 심판에서 도전받는 특허를 방어할 비용을 감당할 수 없다. 이러한 비용은 수십만 달러에 달할 수 있기 때문이다.

(7) 침해 민사 재판은 수천만 달러의 비용이들 수 있으며 항소 후 최종 판결에 도달하는 데 최대 10 년이 걸릴 수 있으므로 발명가는 법적 구제를 받을 수 없다.

(8) 이러한 장애로 인해 대기업이 법적 결과에 대한 우려없이 발명가가 보유한 특허권을 침해하는 '효율적 침해' 비즈니스 모델이 발생했다.

(9) 특허의 보호는 환자 치료, 미국 내 모든 사람들의 생활 수준에 대한 긍정적인 변화, 농업, 통신, 소프트웨어, 생명 공학, 제약 및 전자 산업 등의 개선으로 이어져왔다.

제3조. 발명가 보호 .

(a) 발명가 소유 특허 - 미국 특허법 Title 35, 제100조 끝에 다음을 추가하여 수정한다.

  “(k) '발명자 소유 특허'라는 용어는 특허에 의해 청구된 발명의 발명자 또는 해당 발명자에 의해 통제된 실체(당사자)의 특허가 다음에 해당하는 것을 의미한다.

      “(1) 특허권자이고

      "(2) 모든 실질적인 권리를 보유"

(b) 발명가 소유의 특허 보호 .- 미국 특허법 Title 35, 제32장의 끝에 다음 새로운 조항을 추가하여 수정한다.

“§ 330. Inventor protections (§ 330. Inventor 보호)

“(a) 미국 특허 및 상표청(USPTO)에 등록이후 절차로부터 보호 .— 미국 특허 및 상표청은 특허권자의 동의없이 발명가 소유 특허의 유효성에 대해 재심사, 심판 또는 기타 결정을 내리는 절차를 수행할 수 없다.

“(b) 관할 선택 .— 발명자 소유 특허 침해에 대한 민사 소송 또는 발명가 소유 특허가 유효하지 않거나 침해되지 않았다는 확인 판결에 대한 소송은 다음의 사법 관할에 제기 될 수 있다.

  “(1) 미국 법령 Title 28 (사법절차)의 제1400 (b)조에 따라;

  “(2) 피고가 즉각적인 소송에서 소송을 제기하기로 동의했거나 동의한 경우 (합의관할);

  “(3) 소송상 계쟁 특허의 발명자로 지정된 자가 계쟁 특허의 출원에 이르게 된 연구 또는 개발을 수행한 장소;

  “(4) 당사자가 주로 관할을 만들기 위한 목적이 아닌 통제 및 운영하는 정규 및 확립된 물리적 시설이 있는 장소로서,  

    “(A) 특허의 유효 출원일 이전에 계쟁특허에서 청구된 발명의 중요한 연구 및 개발 관리에 종사한 장소;

    “(B) 계쟁 특허에서 청구된 발명을 구현한다고 주장되는 유형의 상품을 제조한 장소;  또는

   “(C)는 유형의 상품에 대한 제조 프로세스를 구현한 장소로, 이 프로세스에서 계쟁 특허로 청구된 발명을 구현한 것으로 주장된 경우

“(5) 해당 Title의 제1391 (c) (3)조에 따라, Title 28의 제1400 (b)조의 요건을 충족하지 않는 외국 피고의 경우.

(c) 금지 명령 .—

   “(1) 추정.— 발명자 소유 특허가 유효하지 않거나 집행할 수 없는 것으로 증명되지 않는 한 법원의 판결에 따라 법원은 각각 다음을 추정한다.

      “(A) 특허의 계속 침해는 돌이킬 수없는 손해가 발생하게 되고

      “(B) 법으로 구제 할 수있는 구제책 만으로는 그 손해를 보상하기에 부적절하다.

   "(2) 추정의 복멸.- 상기 제 (1) 단락의 각 호의 (A) 또는 (B)에서 정한 추정은 특허권자에게 침해가 알려졌거나 합리적으로 알려졌을 수 있었던 날짜로부터 특허권자가 부당하게 지연했다는 증거를 포함하여 특허의 계속 침해에 의해 회복할 수 없는 손해를 입지 않는다 것을 침해 당사자가 명확하고 설득력 있는 확신한 증거로 증명하는 경우 복멸될 수 있다.

(d) 배상 .— 제271조의 (a), (b), (c), (f) 또는 (g) 항에 따른 민사 소송에서 발명가 소유 특허의 침해에 대한 청구를 주장하는 특허권자는 법원이 최종 판결을 내리기 전에 언제든지 제284 조에 따른 손해 배상 대신 아래 각 호에 따른 배상을 선택할 수 있습니다. 다음 각 호에 따라 배상을 위한 선택이 이루어진 경우, 침해가 인정되면 다음 조항이 적용된다.

  “(1) 이익 환수.— 법원은 침해자가 발명을 사용하여 얻은 이익을 특허권자에게 배상액으로 결정 하여야 한다. 이익을 평가할 때 특허권자는 침해로 인해 발생한 침해자의 수익만을 증명하고 침해자는 청구된 비용 또는 공제의 모든 요소를 증명해야 한다.

  "(2) 이자 및 비용. - 법원은 Title 28의 제1920조에 따른 비용을 특허권자에게 배상액으로 결정하여야 한다. 

  “(3) 고의침해.— 법원이 침해가 의도적이라고 판단하는 경우, 법원은 (1) 항에서 결정한 이익 금액의 3 배이하에 해당하는 특허권자 손해 배상금을 결정할 수 있다.

  "(4) 대리인 수수료.- 법원은 제(1)항 내지 제(3)항의 이익과 손해 배상 금액의 10 %를 초과하는 대리인 수수료의 금액을 특허권자에게 배상하도록 결정하여야 한다."

(c) 부칙 .- 미국 특허법 Title 35의 제32 장에 대한 섹션 표는 끝에 다음을 추가하여 수정된다.

지식재산설계자와 실무자에게 고합니다

특허제도는 발명이란 짐을 싣고 산업발전이란 목적지를 향해 달리는 화물차(vehicle)와 같다. 그 차에는 "독점보호"와 "자유이용"이란 두 개의 바퀴가 있다.

특허문서는 청구범위(claim)와 명세서(specification)로 구성된다. 청구범위(claim)에 의해 창작물(invnetion)을 독점보호(patent)하고 명세서(specification)에 의해 창작의 소재를 자유이용(public domain)한다.

특허이든 저작권이든 지식재산은 창작물은 창작자의 권리로 독점보호하고 창작의 도구와 소재는 공중의 자유이용이 보장받도록 설계되었다.

그래서 특허제도는 수학규칙이나 실험데이터와 같은 창작(연구)의 도구/소재를 특허로 보호하지 않고, 저작권제도는 단어나 신조어/관용어와 같은 창작(저작)의 소재를 저작권으로 보호하지 않는다.

그러나 특허제도는 기술발전이란 목표를 향해 한 걸음 더 나아갔다. 창작물을 공인된 전문가에 의해 심사받도록 하고 그 과정에서 발명을 공중에 공개시키고 등록거절을 통해 현존 기술이 무엇인지, 그리고 자명한 기술이 무엇인지를 명확히 선을 그어 공중이 창작의 소재로 자유롭고 안전하게 사용할 수 있도록 하였다. 

우리는 공개된 특허문헌과 정보를 보고 마음놓고 창작의 소재로 사용 (개선)할 수 있으며, 공중에 기여된 기술로 명확히 선이 그어지면 그 기술들은 마음껏 사용(활용)할 수 있다.

【참고】 창작의 결과물 인공지능 관련 "컴퓨터프로그램"과 창작의 도구이자 창작의 결과물인 "학습용 데이터 세트"는 재산권으로 보호하자는 논의 

블로그 『Post COVID-19 , 제4차 산업혁명의 CPS시대에 적합한 특허보호대상 확대에 관한 고민』 참조 

역사를 보면 기술발전과 함께 항상 새로운 매체와 구현기술이 탄생하였다. 그 매체가 탄생하면 산업이 태동되는 시기에는 항상 그 매체에 관한 창작물을 독점보호영역에 편입시킬지 아니면 자유이용상태로 둘지에 두고 기득권과 신진세력사이 사이에 다툼이 있었다. 기존 질서에서 기득권을 가진 세력과 새로운 질서를 만들려는 신진세력은 서로 쉽게 물러서지 않는다. 기득권은 새로운 매체를 독점보호영역으로 편입시켜 신진세력에게 권력을 나누어주는 것을  원하지 않고 신진세력은 미래 시장질서의 기선제압을 위해 처음부터 많은 것을 가지려고 하기 때문이다.

그러나 산업이 생기고 시장 질서가 생기기 시작할 때즘이면 새로운 매체가 기존의 지식재산제도에 편입되는 역사를 보게 된다. 시장 질서가 형성되기 시작하면 기득권도 새로운 매체에 대한 편입에 반대하지 않는다. 처음에는 불안하였으나 겪어보니 해볼만하다는 느낌이랄까? 그들은 그런 안도감을 갖는 것 같다. 그리고 신진세력도 기득권이 되어 간다.

우리가 오해하지 말아야 하는 것은 특허의 강한 보호가 산업발전을 막는 것이 아니라 특허를 이용한 사업의 카르텔 형성과 같은 권리남용이 산업발전을 막았다는 점이다. 

특허의 강한 보호가 기술발전의 촉진과 산업발전에 크게 기여하였다는 점은 미국 산업발전의 역사가, 노벨상을 받은 석학이, 또 여러 학자와 산업계가 증명하였다. 지식재산제도는 유형의 자산이 없는 창작자에게 막대한 투자를 끌어들이고 산업을 태동시킬 수 있는 씨앗(seed)이 되고, 기득권과 공정한 경쟁을 할 수 있는 균형추가 되어 준다.

그러나 특허를 이용한 산업의 카르텔이나 NPE의 무분별한 특허공격처럼 특허권의 남용은 산업발전을 막은 것도 사실이다. 지나치면 부족한 것보다 못하다.

그렇다고 특허발명을 공유하는 것이 답일까? 종종 특허권의 공유가 현대사회에 가장 최적의 정책으로 거론될 때가 있다. 특허권의 공유를 통해 산업계 누구나 사용하게 하겠다고 한다. 그런데 그 취지라면 "QR코드 특허"의 사례처럼 특허를 소멸시키거나 특허 소유권을 나누어 주어야 한다. 그러나 특허권의 공유를 외치는 사람이나 기업들은 절대 자신의 특허권을 소멸시키지 않고 소유지분을 나누어 주지도 않는다. 그냥 특허로 공격하지 않겠다는 선언만 할 뿐이다. 그 선언이 뜻하는 바를 숙고해보아야 한다. 그 선언이 어떤 구속력을 가지고 누구만을 구속할 수 있는지도 숙고해야 한다. 그러면 그 선언의 행간이 보인다.

칼이 누구의 손에 들려 있냐에 따라 수술실 나이프가 되기도 하고 강도의 흉기가 되기도 한다. 칼을 사용하는 목적이 무엇인지를 따질 것이지 칼날의 강함을 문제삼어서는 안된다.

옆집 과수원에 누구나 들어가 열매를 따 먹을 수 있다면 누가 어렵게 땅을 개간하여 과수원을 만들고 과일을 재배할 것인가? 산업의 발전과 기술혁신은 수많은 사람들이 여기저기서 과수원들을 만들고 경쟁하듯 과일을 재배할 때 이루어지는 것이 아닐까? 옆 집 담넘어 곶감 빼먹기가 되지 않아야 한다.

미국은 헌법에 기초하여 1790년 연방특허법과 저작권법이 제정되었다. 당시 특허법은 "방법(process)"를 특허의 보호대상에 편입하지 않았고, 저작권법 제도에는 새로운 매체인 영상저작물을 보호대상으로 편입시키지 않았다. 

종래 장치/물질이나 인쇄물에 대한 것만을 보호대상으로 하였다. 또 미국내 창작물만 보호하도록 설계되었다. 국내 창작물만 보호하는 것은 어쩌면 국내 산업이나 문화발전이란 목적을 고려하면 당연한 것이었다. 속지주의를 넘어 국제적인 보호는 베른협약과 같은 국가간 국제조약에 의해 도입되었다.

1) 1790년 미국 특허법 다운로드

2) 1790년 미국 저작권법 다운로드

미국 에디슨의 특허기술은 영화산업을 태동시켰고, 발전산업을 태동시켰을 뿐아니라, 라디오 같은 전자산업을 태동시켰다. 

'에디슨’이 개발한 영사기는 코닥이 개발한 롤 필름을 이용하여 여러 개의 롤러에 순차적으로 감아 사용하는 영사기다 (US 493,426). 그러나 렌즈를 통해 한사람만 볼 수 있는 개인용 재생 장치 수준에 머물렀다. 이를 좀더 발전시켜 프랑스의 뤼미에르 형제는 촬영과 상영을 함께할 수 있는 카메라 겸 영사기인 시네마토그래프 (cinematograph)를 발명하였다 (US 579,882). 시네마의 어원이 여기에서 나왔다고 한다. 여러 사람이 함께 관람할 수 있도록 스크린투사 방식을 채택한 영사기로 발전시켰다. 영화산업의 메카가 프랑스가 되었던 이유이기도 하다. 

그런데 에디슨은 자신이 개발한 영사기 등 영화관련 특허를 이용하여 특허전쟁을 벌이면서, ‘영화특허권사(Motion Picture Patents Company, 이하 MPPC)’를 세워 뉴욕의 10여개의 영화제작사와 함께 영화 제작 및 배급을 독점하는 카르텔을 형성하였다. 

당시 미국은 영상저작물이 저작권의 보호영역에 편입되지 않았다. 타인의 영상물을 창작의 소재로 자유로운 사용이 가능했던 시기에는 크레딧(창작자의 성명표시)만 보장되면 타인의 저작물을 무단 사용하는 것은 문제삼지 않는 관행이 생겼다. 이러한 환경에서 카르텔에 들어가지 못한 영화사들은 MPPC의 갑질과 횡포를 벗어나기 위해 서부 캘리포니아로 떠나 새로운 영화제작장소를 만들었다. 이것이 현재의 할리우드(Hollywood)가 되었다.

<참조> 『에디슨으로부터 배우기 - 영화 커런트워(The Current War)로부터 영감을 얻어 (2019)』 글보기

아이러니하게도 에디슨도 미국에서 아직 영상저작물에 대한 저작권을 인정하지 않는다는 점을 이용하여 프랑스의 영화를 무단 복제하여 미국 전역에 판매하였다. 더 아이러니 한 것은 MPPC의 횡포에서 벗어나기 위해 만들어진 할리우드(Hollywood) 영화산업계 역시 미국에서 영상저작물이 보호되지 않는다는 사실에 강한 불만을 제기하였다는 것이다. 미국은 1912년이 되어서야 영상물이 저작권의 보호영역에 편입되는 데, 이는 헐리우드 영화산업계의 강한 요구에 의해 이루어진 것임을 기억하여야 한다.

그렇다. 몇몇 선수들이 특허권을 이용하여 카르텔을 형성하고 갑질을 하는 것이 문제이지 특허를 보호하는 것이 문제는 아니다.

지식재산제도의 개선이나 새로운 제도의 도입을 논의하기 앞서 우리는 마음을 열고 지식재산제도에 대해 깊히 성찰하고 이해할 필요가 있다. 제도의 원리와 이유를 국내 및  국제적인 배경과 연혁을 통해 공부하는 것이 바람직하다. 그리고 마음을 열고 다양한 목소리를 경청하여야 한다. 특히 제도의 설계자가 되려면 그래야 한다.

그리고 우리 실무자들도 그 공부에 동참하여야 한다. 결국 제도는 산업에서 실행되기 때문이다. 제도에 대한 깊은 이해가 있어야 응용과 적용이 가능하다.

이런 이유로 제안해본다. 

함께 공부하시지 않으시렵니까?

특허보호생태계와 등록유지율

Dennis Crouch 교수(University of Missouri School of Law)가 자신이 운영하는 블로그 PatentlyO에 쓴 글에 따르면 IBM은 등록 후 최초 4년을 넘게 등록을 유지하는 율이 50%가 되지 않는다고 합니다. 반면 애플은 10년 내에 단 한 건도 포기한적이 없고 IBM의 적수 Canon은  최초 4년내 포기율이 1%도 안된다고 합니다. 각 자기가 속한 산업환경과 사업의 생태계가 다른 탓일 것입니다.

IP5 통계보고서(2016)에 따르면 등록된 특허의 50%가 넘게 미국에서는 최소한 출원일로부터 19년이상, 일본에서는 18년이상, 중국에서는 14년이상, 한국에서는 12년이상, 유럽에서는 11년이상 유지된다고 합니다.

보고서에서는 특허권자의 결정 외에, 절차적인 차이점에 의해서도 부분적으로는 영향을 받는다고 보고 있습니다. 그러나 그 절차의 차이로 예를 든 것 중에는 논리적으로 딱히 수긍이 가지 않는 것들이 있습니다.

특히 KIPO,JPO, SIPO의 deferred examination을 예를 들었는데 그것이 무엇을 말하는 것인지 모르겠습니다. 아마 심사청구제도를 말하는 것 같은데 심사청구와 등록유지율과의 상관성을 찾을 수 없습니다.

반면 multinational maintenance system 때문에 유럽에서 일찍 포기하는 것은 이해가 가는 면이 있습니다. 사실 5년이 넘는 유럽심사기간을 고려하면 등록후 6년내에 상당수가 유지포기된다는 것을 의미할 수도 있습니다.

미국은 a stepped maintenance payment schedule 때문에 오래유지한다는 데 이 분석 역시 선뜻 수긍이 가지 않습니다. 다른 국가들도 a stepped maintenance payment schedule 를 운영하고 있고 그래프를 보면 미국은 출원일로 부터 17년까지 유지율이 떨어지다가 그 이후 유지율이 그대로 유지됩니다. 5년의 심사기간을 고려하면 얼추 유지료가 급등하는 구간과 일치하는듯 하나 정밀한 상관성 분석이 필요합니다.

한국은 독특하게 출원일로부터 10년을 기준으로 유지율이 급감하는 모습을 보이고 있습니다. 아마 10년이 특허활용의 심적 마지노선인 것 같습니다.

동일한 발명에 대한 여러국가에서 해외 패밀리 특허가 있다고 할때 전세계 국가에서 모두 특허를 유지할 능력이 없다면 어떤 국가의 특허를 포기하고 어떤 국가의 특허를 유지할지 고민해본다면 답은 간단해집니다.

경험적으로 존속기간동안의 특허유지율은 절차나 유지료보다는 특허가 힘을 발휘할 수 있는 생태계가 조성되었는지 아닌지가 더 큰 영향이 있다고 진단해봅니다. 발명자의 특허권이 보호받을 수 있는 생태계, 권리를 국가단위 차원에서의 생태계와 산업단위 차원에서의 생태계가 어떻게 조성되느냐가 우선과제인 이유입니다.

대한민국 특허실효성 제고를 위한 방안

특허제도실효성 제고에 대한 고민이 담긴 서울대법학전문대학원 심영택 교수님 기고글입니다. 왜 국가적 차원에서 특허보호방안을 심각하게 고민해야 하는지를 공감할 수 있는 속시원한 글입니다.

 
 <공감백배. 아래 주요 내용 발췌합니다>

 ....현저히 낮은 우리의 특허보호 수준으로...

특허업계에서만 형성되었던 "국내특허 무용론"에 대한 공감대가 각 계로 확산되고 있다...

일실이익이건 합리적 기술료이건 그 규모는 각국의 GDP에 비례한다. 우리 법원의 침해보상금 중앙값이 미국의 1/200인바, 여기에 미국의 1/14인 우리 GDP를 감안하더라도 우리 법원은 미국 법원의 1/14.3만큼만 특허를 보호하는 셈이다......

국내 특허권자가 침해업체를 상대로 침해소송을 벌이면, 78%의 경우 법원이 특허 무효 판결을 내린다. 나머지 22%라도 모두 이기는 것은 아니다. 약 11%의 경우 법원은 특허는 유효하나 침해는 성립하지 않는다고 판단하고, 나머지 11%에 한해서만 특허도 유효하고 침해도 인정한다고 판단하여 침해자가 특허권자를 보상하라는 판결을 내린다. 하지만 5,500만 원에 불과한 침해보상금은 변호사·변리사 수임료에도 못 미칠 때가 허다하다. 따라서 특허권자는 자신의 특허를 침해한 업체를 발견하는 그 순간부터 금전적 손해를 보기 시작하는 것이다.

1/14.3 배 및 78%의 말로(末路)....특허 경시의 말로(末路)는 바로 발명가·창업가의 멸종이며, 이는 지식기반시대의 국가 경쟁력 악화로 치달을 것이 자명하기 때문이다. 따라서 제조업체가 발명가에게 정당한 대가를 지불하고 특허를 살 이유가 전무하다......특허90년대 후반 애플보다 훨씬 먼저 MP3 player를 개발한 국내 중소기업이 침해업체들을 상대로 특허권을 지키려다 사라진 사례야말로 왜 우리나라에서는 삼성·LG·현대 이후 글로벌 기업이 탄생하지 않는 지에 대한 이유를 실감나게 설명해준다.

 ......

사법부·입법부가 특허를 보호하지 않으면 발명가 역시 국내특허만 출원·등록하고, 돈 많이 드는 해외특허는 아예 포기하게 된다. 대학·출연연 역시 돈 적게 드는 국내특허만 잔뜩 보유하고, 돈 드는 해외특허는 어쩌다 몇 건씩 출원한다....제아무리 인류를 먹여 살릴 원천기술이라도 국내에만 출원·등록된 기술은 그림에서와 같이 대한민국을 제외한 전 세계에서 공짜로 사용할 수 있는 기술로 전락한다. 그나마 특허를 출원·등록한 우리나라에서의 특허 보호는 극히 미미한 수준이다. 따라서 국내특허만 출원하는 전략은 세계를 향한 기술 공개이자 국부 유출에 불과하므로, 그럴 바엔 차라리 특허를 출원하지 않는 것이 현명할 수 있다....

 

국내특허 무용론의 극복 방안

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따라서 지금과 같이 낮은 변리사 수임료를 지급하며 싸게 작성한 국내특허명세서의 번역본이 미국시장에서 독점력을 가지는 특허로 변신하기를 바라는 것은 현재로서는 터무니없다는 것을 명심해야 한다....

국내의 유능한 발명가·창업가가 특허전략만 잘 이해한다면, 아직 날개를 펼치지 못하고 있는 국내의 유능한 변리사와 전 세계를 무대로 큰 판을 벌일 가능성은 충분하다....

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