[Updating] 2015. 1. 대법원 판결을 통해 본 Product by process 의 취급(2편)

[2015. 1. 22. 대법원 판결을 통해 본 Product by process 의 취급(2편)]

2015. 1. 22. 제조방법으로 한정한 물건발명에 대한 대법원의 전원합의체 판결(대법원 2015.1.22. 선고 2011후927)이 나오면서 익일 23일자 신문에서는 ‘제조방법’은 특허의 대상이 아니다’라는 등 매우 자극적인 기사들이 쏟아져 나왔습니다. 저도 이 기사 제목만을 보고 설마 대법원이 이런 판결을 하였을까 의심하면서도 잠시 정신이 멍해지는 느낌을 받았습니다.

아직도 이 판결에 대해서 이런저런 이야기가 많아 이 기회에 해당 판결을 스터디하기 위하여 공유하기로 하였습니다. 이 글은 판례를 평석하기 위하여 작성한 것이 아니며 오직 이 판결을 정확히 이해하기 위하여 정리한 것입니다.

1. 사건의 경위

1) 특허심판원

윤**씨는 진보성이 없다는 이유로 특허 제696918호(폴리비닐알코올계 중합체 필름 및 편광필름)에 대하여 2007. 6. 19. 등록무효심판을 청구하였고(사건번호 2007당1611호) 2008. 3. 12. 이에 대한 특허심판원의 심결에서 대상 특허발명의 진보성이 부정되어 심판청구가 인용되었습니다 (개인명의로 청구한 점과 대상특허 등록공고일 후 3월이내 심판청구를 하였다는 점에서 해당 특허권자인 가부시키가이샤 구라레 (株式會社クラレ)의 국내 경쟁사가 등록 전부터 모니터링하고 있다가 배후에서 개인명의를 내세워 청구하지 않았을 까 추측한다).

2) 특허법원

이에 일본 가부시키가이샤 구라레사(이하 '원고')는 윤**씨(이하 '피고')를 상대로 2008.05.16 위 무효심결을 취소해달라는 심결취소소송을 특허법원에 청구하였고(사건번호 2008허6239)(심결취소소송계속 중 두차례에 걸쳐 청구범위를 정정함), 이에 대해 특허법원은 대상특허 청구항 제6항(편광필름의 제조방법)은 비교대상발명들과 대비하여 목적의 특이성, 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정되므로, 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정된다고 할 수 없다고 설시하고 이 청구항 제6항의 종속항인 청구항 제7항(편광필름의 제조방법)은 당연히 진보성이 인정되며, 청구항 제9항(편광필림)은 청구항 제6항(제조방법)의 구성들이 그대로 포함하는 것을 특징으로 하는 편광필름에 관한 발명이므로 청구항 제6항 발명이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는 이상, 이와 동일한 기술적 특징을 그대로 가지고 있는 제9항 발명 역시 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 설시하였으고,  제9항 발명의 종속항으로 기재된 제10항(편광필림)의 발명은 당연히 진보성이 인정된다는 취지로 판단하고 위 무효심결을 취소하는 판결을 하였습니다.

청구항 1 내지 5, 8. (각 삭제) 청구항 6. 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량％ 이하이고, 1 이상 100 미만의 중량 욕조비의 30∼90 ℃의 온수에서 세정하여 수득되는 팁 상태의 폴리비닐알코올계 중합체를 원료로 사용하여 막제조하는 것을 특징으로 하는, 10 cm 정사각형이고 두께가 30∼90 ㎛인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 50 ℃의 1 ℓ 수중에 4시간 방치했을 때의 폴리비닐알코올계 중합체의 용출량이 10∼60 ppm인 폴리비닐알코올계 중합체 필름으로서, 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 4∼8배의 연신 배율로 일축연신하는 공정, 염색하는 공정 및 고정처리하는 공정을 포함하는 편광필름의 제조방법. 청구항 7. 제6항에 있어서, 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 폴리비닐알코올계 중합체를 함유하는 막제조 원료를 150 ℃이하의 온도에서 조제한 것을 사용하여 막제조하는 것을 특징으로 하는, 편광필름의 제조방법. 청구항 9. 일축연신에 사용되는 폴리비닐알코올계 중합체 필름이, 1 이상 100 미만의 중량 욕조비의 30∼90 ℃의 온수에서 세정하여 수득되는 팁 상태의 폴리비닐알코올계 중합체를 함유하고, 막제조 원료의 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 막제조 원료를 사용하여 막제조되는, 10 cm 정사각형이고 두께가 30∼90 ㎛인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 50 ℃의 1 ℓ 수중에 4시간 방치했을 때의 폴리비닐알코올계 중합체의 용출량이 10∼60 ppm인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을, 4∼8배의 연신 배율로 일축연신하는 공정, 염색하는 공정 및 고정처리하는 공정을 포함하는 공정으로부터 제조되는 편광필름. 청구항 10. 제9항에 있어서, 막제조 원료가 150 ℃ 이하의 온도에서 조제된 것인 편광필름.

3) 대법원

‘피고’는 위 특허법원 판결에 불복하여 대법원에 상소하였고 (사건번호 2011후927), 이에 대해 2015. 1. 22. 대법원은 i) 편광필름제조방법에 관한 특허청구범위 제6항과 제7항의 발명은 진보성이 인정되나, ii) 편광필름에 관한 특허청구범위 제9항과 제10항의 발명은 그 대상 발명이 방법발명이 아니라 물건발명인 점을 들어 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다고 설시하고 특허법원 판결의 제9항과 제10항에 대한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송하였습니다.

iii) 나아가 전원합의체 결정으로 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, 이러한 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 진보성 유무를 판단해야 한다는 취지로 판시한 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 , 대법원 2007. 5. 11. 선고 2007후449 판결 , 대법원 2007. 9. 20. 선고 2006후1100 판결 , 대법원 2008. 8. 21.선고 2006후3472 판결 , 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결 , 대법원 2009. 3.26. 선고 2006후3250 판결 , 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후4328 판결 등을 비롯한같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하기로 하였습니다.

이해를 돕기 위해 대법원 판결문의 일부를 인용하면 아래와 같습니다. 밑줄 친 부분에 유의하여 보는 것이 좋을 것입니다.

2. 이 사건 제9, 10항 발명에 관한 상고이유에 대하여 가. 특허법 제2조 제3호 는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다. 한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다.

나. 원심은, 이 사건 제6항 발명의 방법에 의하여 제조된 물건인 ‘편광필름’을 그 특허청구범위로 하여 제조방법이 기재된 물건발명에 해당하는 이 사건 제9, 10항 발명을 비교대상발명들과 대비함에 있어서, 이 사건 제6항 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 다음 곧바로 그에 따라 이 사건 제9, 10항 발명의 진보성도 부정되지 않는 다고 판단하였다.  앞서 본 법리에 비추어 볼 때, 제조방법이 기재된 물건발명에 해당하는 이 사건 제9,10항 발명에 관하여는 그 제조방법의 기재를 포함한 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가진 물건의 발명만을 비교대상발명들과 대비하여 진보성유무를 판단하였어야 함에도, 원심은 그에 이르지 아니한 채 제조방법에 관한 발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유만으로 곧바로 그 제조방법이 기재된 물건의 발명인이 사건 제9, 10항 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 제조방법이 기재된 물건발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유가 있다.

본 대법원 판결은 그동안 이론적으로 인정되었던 원칙적인 기준을 법원 판단의 기준으로 확립하였고 본 대법원 판결로 인하여 PBP(프로세스 바이 프럭덕트)와 관련하여 과거 일본의 보호범위와 관련된 판례와 같은 취지로 판단하거나 사안에 따라 다소 애매한 기준이 적용되었던 과거 판례 들을 변경하므로써 제조방법으로 한정한 물건발명에 대한 등록요건(진보성 및 신규성 판단)에 대한 기준이 확립되어 법적 안정성이 생겼다는 점에서 큰 의의가 있다고 생각합니다.

이와 별개로 제조방법으로 한정한 물건발명에 대한 보호범위를 판단할 때에도 제조방법에 의한 한정에 대한 의미를 등록요건의 판단할 때의 기준과 같이 적용할 지 궁금해집니다. 일본은 보호범위를 판단할 때 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어 판단한 판례가 많습니다. 

물론 침해소송이나 권리범위확인심판이 제기되었을 때 무효심판을 통해 먼저 무효여부로 정리하면 결과는 큰 차이가 없을 것이나 무효자료를 찾지 못하였다는 등의 사정으로 침해소송이나 권리범위확인심판에서 순수하게 청구범위해석에 의존하게 될 때 어떻게 판단할지 궁금해진다. 이 점에 대해서는 제 블로그에 올린 “Product by process 청구항의 취급에 대한 소고와 입증책임” 을 보면서 함께 고민하였으면 합니다. 사실 제조방법에 의하여 물건발명의 구성이 한정되는 것이 명백한 경우에는 논란의 여지가 적으나 한정이 모호한 경우에는 실무상 혼란스러울 수 밖에 없습니다. 

그러나 위 무효에 대한 대상판결(2011후927 사건)에 이어 대법원은 2015. 2. 12. 2013후1726판결에서 위 대상판결의 법리를 그대로 인용한 후 "제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해단계에서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다. 다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위내로 한정할 수 있다"고 판시하였습니다.  

대법원의 태도가 확정된 이상 이러한 가이드를 따라야 할 것이나, 위와 같은 법리 안에서 향후 "물건발명형식으로 기재된 용도발명이나 용법발명"을 어떻게 인정하고 해석할지에 대한 의문이 남으며, 최종적으로 얻어지는 물건의 구성이 아닌 공정의 중간생성물을 구성으로 청구범위를 기재하는 경우와, 최종생성물의 구조에는 존재하지 않으나 중간공정단계에서 형성했다가 삭제하는 구조의 구성을 제조방법의 한정형식으로 청구범위를 기재하는 경우를 어떻게 인정하고 해석할지가 의문이 남습니다. 법적 안정성을 위하여 후속 가이드가 필요할 것 같습니다.    

또한 제조방법으로 한정 기재된 물건발명의 청구범위를 해석함에 있어서 제조방법의 한정을 제외하여야 한다면 "특허권의 권리범위는 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 권리범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 보충하여 명세서 전체로서 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 권리범위를 확장하여 해석하거나 제한하여 해석하는 것은 허여되어서는 아니 된다"는 전통적인 청구범위 해석원칙(대법원 2005. 11.25. 선고 2004후3478 판결, 대법원 2006.2.24. 선고 2004후2741판결 등 다수의 판결)과 어떻게 충돌을 피하여야 하는지도 의문입니다. 참고로 미국은 PbP청구항에 대한 특허침해사건에서 제조방법에 한정하여 해석하는 한정설을 채택하고 있습니다.

Product by process 청구항의 취급에 대한 소고와 입증책임

Product by process 청구항의 취급에 대한 소고와 입증책임 

(특허법원 2011허4608 등록무효사건, 물건의 발명에 제조방법이 기재되어 있는 청구항에대한 판결을 읽고서)

1. 들어가는 말

특허법원 2011허4608 등록무효사건에 대한 판결의 요지는 물건의 발명에 제조방법이 기재되어 있는 청구항에서 제조방법의 해석방법에 대한 것이었다. Product by process 청구항이란, 미국특허실무에서 사용되는 용어로, 아래 표에 기재된 바와 같이물건(이하 물질을 포함한다)의 발명에서 보호받고자 하는 사항을 청구항에 기재할 때, 그 물건의 구성요소를 그 물건의 구조나 특징으로 특정하지 않고 제조방법에 의하여 특정하는 발명을 말한다. 우리나라와 일본에서는 물건의 발명에 제조방법이 기재되어 있는 청구항 또는 물건의 발명을 제조방법으로 특정한 청구항이라고 한다.

1. 일반 물건 발명 청구항 예) 철심과, 상기 철심을 감싸는 탄소코팅층이 포함된 스프링 2. Product by process 청구항 예) 철심과, 상기 철심 위에 탄화수소 가스를 증착하여 형성된 탄소코팅층이 포함된 스프링 * 이탤릭체가 전형적인 Product by process

과거 한때 미국특허심사실무에서는 물건발명을 Product by process 청구항으로 기재하는 것을 극히 예외적인 경우에 한하여 허용하였으나, 지금은 미국, 한국, 일본 어느 국가도 단지 물건발명을 Product by process 청구항으로 기재하였다는 것을 이유로 등록을 거절하고 있지 않다.

산업분야별로 차이가 있으나 이러한 Product by process 청구항은 물건의 특징이 종래 물건과 큰 차이를 보이고 있지 않음에도 그 작은 차이점이 의미 있는 효과를 가져오는 경우와, 물건의 구조적 특징을 설명하기 어렵거나, 최종생산물의 차이점을 가시적으로 특정하기 어려우나 중간생산물의 차이로 의미있는 효과를 가져올 때 자주 사용되고 있다. 그래서 이와 같은 가시적이지 않은 특징이 쟁점인 실제 사건에서 Product by process 청구항의 청구범위를 확정하고 해석하는 것은 쉬운 일이 아니다.

한국은 물론 미국, 일본 역시 Product by process 청구항의 기재를 허용하지만 신규성 및 진보성을 심사하거나 권리범위를 정함에 있어서는 나름대로의 기준을 적용하고 있다. 단, 한국의 경우 권리범위에 관한 확립된 대법원 판례를 찾을 수 없어서 아쉽다.

2. 특허요건을 판단할 때 제조방법의 해석방법

한국,미국, 일본 모두 신규성 및 진보성 등 유무를 판단 할 때에는 그 제조방법이 신규한지와 진보한지는 고려의 대상이 아니고 오직 그 제조방법에 의하여 만들어진 물건이 신규한지와 진보한지만을 판단한다.

앞에서 예시한 Product by process 청구항에서 탄화수소 가스를 증착하여 탄소코팅층을 형성하는 것이 신규한지 진보성이 있는지는 관심의 대상이 아니고 오직 탄화수소 가스를 증착하여 형성된 탄소 코팅층이 종래의 다른 탄소코팅층과 기계적으로 또는 전기적으로 어떻게 다른지만 관심이 있는 것이다.

즉 제조방법에 의하여 만들어지는 물건의 특징, 발명의 목적, 효과가 어떻게 종래 물건의 특징과 다른 지와 그 다름이 유의미한지가 중요한 판단기준이 된다. 이때 중간생산물이 구성요소의 하나로 기재된 경우 종래 물건의 중간생산물과 비교하여 그 중간생산물이 가지는 차이점을 함께 검토한다. 청구항에 기재된 구성요소를 분해할 때에도 각각의 제조방법에 의하여 특정되는 물건의 특징적 구성요소를 확정하고 이를 각각 종래의 물건의 구성적 특징과 비교하여 판단한다.

즉 통상의 기술적 지식을 가진 자의 입장에서 청구항에 기재된 제조방법으로 얻어진 물건의 구성요소가 종래 공지의 물건의 구성요소와 같은 것인지 아니면 다른 것 인지에 대한 종합적으로 판단한다.

3. 권리범위를 판단할 때 제조방법의 해석방법

권리범위 해석과 관련하여 한국은 아직 확립된 대법원 판례를 찾아보기 어렵다. 따라서 Product by process 청구항에 대한 권리범위 또는 보호범위를 해석함에 있어서 다양한 견해가 존재한다. 일본의 판례는 권리범위를 판단함에 있어서는 특허요건을 판단할 때와 다소 차이를 두고 있는 것으로 보인다. 특허요건의 판단과 보호범위의 판단에서 약간의 차이가 있더라도 다른 기준을 적용한다는 점은 아직도 해결하여야 할 문제이다.

그러나 모든 발명은 출원인이 보호받고자 하는 사항을 기재한 특허청구범위에 기재된 사항으로 해석되어야 한다는 대원칙은 변함이 없어야 한다. 청구범위에 기재된 구성요소를 임의로 빼고 해석할 수 없는 것이다. 따라서 원칙적으로 물건의 발명에 관한 특허청구범위에 그 물건의 제조방법이 포함된 경우, 물건 발명의 권리범위는 당해 제조방법에 의하여 제조된 것으로 한정되어야 한다.

예외적으로 물건의 구조 또는 특성에 의하여 물건을 직접 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하다는 사정이 있는 경우에 한하여 제조방법은 단지 발명의 특정수단에 불과하므로 “~와 같은 제조방법으로”라는 식으로 예시적으로 해석하여 특허청구범위에 기재된 제조방법에 한정되지 않고 물건 전체에 권리범위가 미치는 것으로 판단하여야 할 것이다(동지 일본 평성22년 제10043호 판결).

따라서 Product by process 청구항을 가지고 다른 제조방법으로 만들어진 물건에 대해 권리범위에 속한다고 주장하고자 한다면 “구조 또는 특성에 의하여 물건을 직접 특정하는 것이 통상의 기술적 지식을 가진 자의 입장에서 출원 시에 극히 곤란하였다”는 점을 추가로 입증하여야 할 것이다. 단, 이 경우에도 금반원의 원칙은 적용될 것이다.

4. 결 론

사견으로는 만일 심사과정 등에서 청구항에 기재된 특정한 제조방법으로 물건을 제조하는 것이 고유의 기술적 효과를 가진다는 점을 주장하고 소명하면, 어차피 반금원의 원칙에 따라 권리범위 해석 시 그 제조방법에 의하여 제한 해석될 것이므로 발명을 장려하고 이를 통해 산업발전을 독려한다는 의미에서 등록을 허여하는 것이 타당할 것이다. 

이는 특허법이 발명자로 하여금 자신의 발명이론을 정확히 이해하고 있을 것을 요건으로 하지 아니하고 있고 무효율이 높은 한국에서 무효심리에서 상대방의 무효 입증 부담을 높여야 한다는 점을 고려할 때에도 타당한 것으로 생각한다(주석1). 

그러나 2011허4608 등록무효사건에서 특허법원은 특허권자가 공지기술과의 차이점을 명확히 하기 위하여 ‘자외선조사’라는 제조방법을 추가로 한정하여 정정하고 이에 관한 효과에 대한 논문과 기술정보지를 제출하였음에도 '자외선조사'란 제조방법으로 한정한 나노입자의 마그네슘연료 첨가제의 진보성을 인정할 수 없다고 판시하였다. 

특허요건의 심리와 논문의 심사는 달라야 하지 않을 까 하는 생각이며 나아가 진보성 흠결의 주장 및 입증책임은 이를 주장하는 자에게 있다고 명확히 선을 그었던 특허법원 2000. 10. 26. 선고 2000허334판결에 비추어 볼때, 무효심판의 피청구인에게 입증책임을 전가한것이 아닌 가 한다. 이러한 점에서 아쉬운 점을 감출 수 없다. 


<주석1> 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 판결에서 Product by process 청구항에 대한 등록요건판단기준이 확립되고 기존 판결이 변경되었으므로 이에 대해서 다시 다루도록 하겠습니다.

<주석2> 특허무효심판에서 입증책임과 입증의 정도

특허무효심판에서 무효심판청구인이 특허무효이유에 대한 주장 및 입증책임이 있다고 할 것이고, 그 입증의 정도는 해당 특허의 무효이유에 대하여 법관이 확실한 심증형성을 가능하게 하는 것을 요한다 할 것이다. 

따라서 청구인이 하는 무효이유의 주장은 본증이므로 법관이 확신을 갖도록 해야 하며, 피청구인이 하는 부인은 반증이므로 법관의 확신이 흔들리게 하면 된다(참고로 피청구인이 청구인의 주장에 양립할 수 없는 증거를 추가하여 청구인의 무효주장을 부인하는 것은 청구인의 주장을 인정하면서 이와 양립가능한 새로운 주장을 하는 것이 아니므로 항변이 아니고 간접부인에 해당한다). 

민사소송에서 사실의 입증은 추호의 의혹도 있어서는 아니 되는 자연과학적 증명은 아니나, 특별한 사정이 없는 한 경험칙에 비추어 모든 증거를 종합 검토하여 어떠한 사실이 있었다는 점을 시인할 수 있는 고도의 개연성을 증명하는 것이고, 그 판정은 통상인이라면 의심을 품지 않을 정도일 것을 필요로 한다.

청구인이 무효이유에 관한 사실을 주장하고 무효이유에 관한 증거를 제출하였으나 피청구인이 그 무효를 부인하는 경우에는, 양자의 주장이 모두 일리가 있거나 없어서 진위불명이 된 경우, 입증책임은 청구인에게 있기 때문에, 청구인이 패소하는 것이 마땅하다.

미국 민사소송에서도 특허의 무효를 주장하는 자가 증거제출책임(burden of producing evidence)과 설득책임(Burden of Persuasion)을 부담하며, 그 입증의 정도 역시 가장 강력한 것으로는 합리적 의심의 여지가 없는 증명(beyond a reasonable doubt)와 약한 증명으로는 증거우위의 증명(preponderance of evidence)의 중간에 위치하고 있는 명백하고 확실한 증명(clear and convincing evidence)에 의해서 가능하다. 이는 미국특허법에 등록특허의 유효추정규정이 명문화되었기 때문이 아닌가 한다.

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