[이진수의 ‘특허포차’] ㉜ 증언의 가치(상)… 특허심판과 ‘증명책임’

특허심판 및 소송에서 증거방법 중 증인에 대하여 써보았습니다. 이 글도 길어 몇 편으로 나누어 실립니다.

IPDAILY [특허포차] 증언의 가치(상)… 특허심판과 ‘증명책임’

....(생략)...증인은 실제 사실을 직접 목격하거나 경험한 사람이기에 그 본질은 사건이 발생한 이후에 남겨진 서증에 비해 그 증거의 객관적 가치가 높다. 이렇게 좋은 사실인정의 객관적 증거방법을 어떻게 활용하느냐가 고민거리다.

...(생략)... 우리나라의 특허심판은 어떠한가? 특허심판에서 증거조사는 구술심리 기일에 함께 진행하는 것이 일반적이긴 하나 실제 증인신문을 신청하는 경우는 드물다.

특허심판 사건의 쟁점에 관한 요증사실(要證事實)은 주로 서증에 의해 이루어지기 때문이라고 한다. 나아가 대리인들이 예상하지 못할 증언의 위험을 안고 증인신문을 신청할 경험도 부족하다.

여기서 본인은 특허심판에서 정말 서증만으로 증명책임이 충분히 했다고 할 수 있는 가에 대해 의문을 던져본다. 

당사자들이 심판부의 직권심리주위 뒤에 숨어 서면에서 주장 만하고 있는 것은 아닐까? 그리고 선행기술을 찾아 제출하는 것만으로 사실의 증명책임을 다했다고 안주하고 있는 것은 아닌가? 되돌아본다.

특허전쟁의 강자들이 가지고 있는 공통적인 특징

특허전쟁의 강자들을 보면 공통점이 있다. 우리나라 기업들이 편견 없이 받아들여야 할 점들이 많다. 이번 기회에 특허전쟁의 강자들이 가지고 있는 공통적인 특징을 정리해보고자 한다 (제가 독자들에게 드릴 수 있는 크리스마스 선물이라고 생각해주시면 고맙겠습니다).

 
1.    특허전쟁에서 공격적이다.

2015년 12월 21일 에릭슨(Ericsson)은 애플과의 특허전쟁을 마감하고 Legal fees보상과 ongoing royalty 대가로 받는 것을 조건으로 cross license agreement를 체결하였다는 뉴스를 발표하였다. 이로서 에릭슨은 2015년에는 IP를 이용한 로열티 수입이 SEK 13~14 b (약 미화 17억 달러, 한화 1조9천5백원)에 이를 것으로 추정하였다. 로열티 수입은 거의 수익에 가깝다는 점을 고려할 때 영업이익율 10%인 기업의 12조 매출에 상당하다고 할 것이다. 부러움이 앞선다. Key investing 의 추정에 따르면 Running royalty를 제외하고도 2014년에는 삼성전자로부터 로열티 SEK 2.1 b (약 2.5억 달러)를 거둬 들였고 ($650M 합의금 뉴스도 있었으나 Key investing 조사에서는 포함되지 아니한 이유는 알 수 없다), 애플은 2015년에 Legal fees SEK 0.5 b (약 6천만달러)와 함께 SEK 3.6 b (약 4.3억달러)를 로열티로 거둬들일 것으로 추정하였다.

지난 2012년 에릭슨(Ericsson)은 삼성전자를 상대로 라이센스 갱신 거절을 이유로 특허소송을 제기하여 2014년 $650M과 ongoing royalties의 대가로 합의하였으며(로이터 통신 기사), 지난 2014년 12월 11일 인도 델리 고등법원이 에릭슨이 중국 휴대폰 업체 샤오미를 상대로 제기한 특허침해금지 가처분소송에서 에릭슨이 승리하였고 (본인의 2014년12월19일 블로그 참조), 2015년 1월에는 애플과의 라이센싱 갱신협상이 결렬되자 라이센스 계약위반을 이유로, 2015년 2월에는 Wi-Fi, Bluetooth, radio electronic 등에 관한 특허 41건의 침해를 이유로 7건의 민사소송(Texas 동부지법)과 ITC에 Apple의 중국제조 iPhones와 iPads에 대한 2G 와 4G mobile broadband connectivity 표준 essential patents의 침해조사와 수입금지 신청을 하는 등 애플을 상대로 융단 폭격을 한 바 있다 (2015년3월9일 블로그1  및 블로그2 참조)

에릭슨(Ericsson)은 정보통신기술분야에서 IP로열티 수익을 기반으로 하고 있으며 자신의 IP를 보호하기 위해서 매우 공격적이다. 특허전쟁에서 공격적인 성향을 가진 기업은 비즈니스에서도 무시할 수 없는 상대이며 가격 면이나 시장 선점 면에서도 대우받을 수 밖에 없다. 본인이 법무실장으로 재직하였던 서울반도체 역시 특허전쟁에서 매우 공격적이다. 대표이사님은 “싸우지 않고 이기는 것이 최선이나 싸워야 한다면 죽음을 각오하고 싸워서 이겨야 한다. 그러나 이기는 싸움을 하라”고 자주 지시하곤 하였다. 에릭슨과 서울반도체와 다른 점은 서울반도체는 B2B 비즈니스에서 고객을 상대로 특허전쟁을 하지 않는 다는 점이다.

2.    글로벌 연구협력을 통해 기초기술을 개발하고 기본특허확보를 위해 투자한다.

에릭슨(Ericsson)을 휴대전화 제조사업을 소니에 넘기면서 단지 이동통신장비를 제조하는 회사로 알고 있는 분들이 있으나, 에릭슨은 1876년에 설립된 스웨덴의 다국적 통신 기술 및 서비스를 전세계 180여 개국에 공급회사이다. 이 회사는 다양한 정보통신기술 분야에서 소프트웨어, 기술개발서비스와 인프라스트럭처를 제공하고 있다. 에릭슨이 정보통신기술 발전의 산역사임은 부정할 수 없을 것이다.

에릭슨의 연구개발조직은 Group Function Technology의 한 부분으로 wireless access networks; radio access technologies; broadband technologies; packet technologies; multimedia technologies; services and software; EMF safety and sustainability; security and global services 9개의 연구영역에 집중하고 있다고 한다. 에릭슨은 홈페이지를 통해서 주요 중점 연구 테마로 5G, LTE, Context aware communication, Media Coding, Data & Knowledge, Security, Internet of Things , User Experience을 발표하고 있다. 거의 모든 Network architecture를 포함하고 있을 뿐 아니라 기술개발의 초기단계부터 선행연구를 하고 있음을 알 수 있다. 에릭슨의 Group Function Technology는 스웨덴, 헝그리, 중국 베이징 등 전세계 주요 대학 및 연구기관과 공동개발을 하고 있으며, 다양한 유럽 연구 프로그램에 참여하고 있다. 그 결과 2015년 5월 기준 37,000개의 등록특허를 보유하고 있을 뿐 아니라 GSM/GPRS, EDGE, WCDMA/HSPA, LTE 표준필수특허의 1위 보유회사라고 한다 (여기서 GSM는 Global System for Mobile Communications 표준, GPRS는 General Packet Radio Service 표준, EDGE는 Enhanced Data rates for Global Evolution 표준, WCDMA는 Wideband Code Division Multiple Access 표준, HSPA는 High Speed Packet Access 표준, LTE는 (3GPP) Long Term Evolution 표준의 약칭이다)

모든 기술을 자력으로만 개발하려 하지 않고 개발초기부터 전략적으로 전세계 유명 대학이나 기초기술을 보유한 중소기업과 공동개발을 진행하는 전략은 기초기술 기반회사와 선진 기술주도 회사의 공통적인 특징으로 보인다. 특히 표준기술을 선점하는 전략으로 최적일 것이다.

서울반도체 역시 전세계 유수의 대학과 공동개발을 진행하거나 기술개발 투자에 주저하지 않고 있으며 이 과정에서 좋은 기술과 특허를 확보하고 있다. 이면에서 서울반도체는 국내 다른 기업의 좋은 본보기라 할 것이다. 서울반도체는 오직 LED만을 개발하고 제조하여 판매하는 회사이다. 에릭슨과 다른 점은 에릭슨 처럼 정보통신 기술 전반을 거쳐 연구개발을 하는 것이 아니라 오직 LED와 그 응용분야 집중하고 있다는 것이고 닮은 점은 기초기술 확보를 위하여 전세계 유수의 기술고문 등 모든 가능한 소싱과 수단을 동원한다는 것이다.

그러하기에 서울반도체는 20여 년간 특허 1만2000건 쌓아 놓을 수 있었고, 실제 소송에서 가공할 위력을 가진 공격특허 역시 보유하고 있다. 때문에 본인이 2011년 서울반도체 재직시절 필립스에 맞서 역소송을 제기 할 때나 2014년 퇴직 전까지 미국 TV제조업체 커티스(Curtis)와 크레이그(Craig)를 상대로 미국에서 특허소송을 제기할 때에도 소송에 사용할 특허무기가 있었던 것이다. 이기는 싸움을 하기 위해서 오랜 기간 준비에 준비를 거듭하였고 가능한 모든 리스크를 점검하였다. 그러나 특허소송은 현실의 전쟁과 너무 닮아서 어느 하나의 강점만 가지고 치루는 것이 아니기에 미국특허소송에서 공격전략을 수립하고 공격 준비를 하는 것이 방어를 할 때보다 5배 이상 힘이 들었던 것 같다. 그러나 서울반도체 법무팀과 특허팀은 물론 연구소까지 죽기를 각오하고 싸우는 투지와 의지가 가지고 있었기에 함께 그 산을 넘었고, 그러했기에 결국 그들은 승리를 이끌어 낼 수 있었던 것 같다. 그들은 칭찬받아 마땅하다. 종종 당시 특허전쟁을 함께 했던 당시 특허팀장과 팀원들을 만나면 마치 전우와 같은 느낌을 받는 것은 당연한 것일 것이다.

3.    전투에 지더라도 전쟁에서는 이기는 Plan B를 준비한다.

특허전쟁은 롤러코스터처럼 Up and Down이 있다. 대부분은 특허전쟁의 강자들을 보면 언제든지 Plan B를 가동할 수 있도록 시리즈로 준비해 둔다.

지난 2015년 12월 14일 삼성전자는 애플을 상대로 대법원에 디자인 특허 침해와 관련한 배상금 산정 기준에 대하여 상고 허가신청을 하였다. 디자인특허침해에 대한 손해배상 기준이 지나치게 과도하다는 점은 미국 내에서도 오랜 기간 이슈가 되었고 디자인특허법 개정에 대한 소리가 점점 커지고 있다 (본인의 2014년8월15일 블로그 참조) .

2012년 8월 캘리포니아 북부 연방지방법원은 삼성이 애플에 지급하여야 할 배상금으로 약 10억5000만달러(약 1조1500억원)으로 산정하였다. 그러나 2015년 5월 19일 연방순회항소법원은 삼성이 애플의 트레이드 드레스(trade dress)를 침해하지 않았다고 판결했다. 이에 따라 삼성이 내야 할 배상액은 5억4800만달러로 줄어들었었다. 이때 삼성은 디자인 특허침해에 대한 손해배상금 산정시 전체 수익을 기준으로 산정하는 것은 부당하다는 점을 집중적으로 파고 들었으나 연방순회항소법원은 그 이슈는 정책과 관련된 것이라며 디자인 특허 배상 기준은 의회에 가서 해결하라고 판결했다. 즉 디자인특허법 개정 입법청원으로 해결하라는 것이다.

그러나 삼성은 애플과의 소송을 넘어서 앞으로도 디자인특허가 비지니스에서 점점 더 큰 이슈가 될 것이라는 것을 알고 있었음이 분명하다. 삼성은 연방순회항소법원의 판결에 포기하지 않고 디자인특허 침해에 대한 손해배상에 관한 법의 해석이란 입장에서 대법원에 상고 허가 신청하였다. 만일 이 신청이 받아 들여지지 않는다면 애플의 입지를 더 강하게 만들 것이며(그러나 입지를 굳힌다고 해도 삼성에게는 손해배상 면에서 더이상 불리할 것은 없을 것이다), 디자인특허법의 개정이 이루어지지 아니하는 한 디자인특허는 과거보다 강한 특허무기가 될 것이다. 참으로 어려운 싸움인 것은 분명하다. 한때 BM특허가 Alice판결이전까지 얼마나 강력한 무기이었는지를 떠올려 보라. 디자인특허는 이보다 더 강력한 무기로 등장할 것이고 Patent Troll의 좋은 먹이 감이 될 것임이 분명하다. 삼성과 애플 소송 이후 전세계는 다자인특허에 주목하고 있으며 삼성의 디자인특허 동향을 살펴보면 삼성 역시 신규 사업분야를 포함하여 스마트폰 분야에서 산업디자인에 대한 권리확보에 집중하고 있는 것을 알 수 있다.

 

한편 애플이 2015년 12월 24일 삼성을 상대로 2012년 8월 삼성전자의 손해배상 책임을 인정한 판결이 나온 뒤에도 계속된 삼성전자의 특허침해에 대하여 추가 손해로 약 $1억7천8백7십만 달러와 이자 $1.2백만 달러를 청구하는 신청을 제기하였다는 뉴스를 접하였다. 애플의 오랜 손해배상 전문가인 Julie Davis의 Declaration이 공개되어 그 내용을 엿볼 수 있다. 그 손해를 모두 받아 들인다고 해도 삼성이 애플에게 지급한 5억4천8백만달러를 합하면 총액은 $7억 달러 수준에 불과하다.

삼성과 애플의 특허전쟁을 보면 비록 삼성이 2012년 미국특허전투에서 패하였으나 그 이후 하나 하나씩 애플의 승리를 무력화시키면서 빼았긴 땅을 회복함과 동시에 비즈니스에서 놀라운 성과를 올리는 형국이 그려진다.

서울반도체는 특허전투에서 패소할 때는 물론 상대방이 역공하거나 추가 소송을 제기할 때를 대비하여 다양한 반격을 준비하고 특허전쟁을 시작한다. 이때 최종 목표는 단순히 특허전투에서의 승리가 아니라 비즈니스 전쟁에서의 승리이다. 

 

4.    특허전쟁은 상대방을 굴복시켜 종료시키는 것이 아니라 회사의 비즈니스 이익을 극대화시킬 때 종료시킨다. 즉 특허도 특허전쟁도 경영자원이다.

종종 학자들은 특허권을 확률적인 배타권이라고 한다. 그렇다 특허전쟁은 자신이 아무리 이긴다고 판단하였다고 해도 배심원이나 재판장이 그 판단을 항상 지지하지 않을 수 있다는 확률적인 게임이라는 점을 정확히 이해하여야 한다. 또한 특허전쟁은 단순히 특허전쟁에서 이기는 것이 목적일 수 없다. 특허 역시 경영자원이기에 비즈니스에 도움이 되지 않으면 안 되는 것이다. 특허전쟁을 시작하며 법무담당 임원으로 경영진 브리핑에 들어갔을 때 특허전쟁의 목표가 무엇이냐는 경영진의 질문에 “승소입니다”라고 답하였다가 호되게 혼난 기억이 난다.

특허전쟁에서 승기를 잡았음에도 판결로 상대방을 굴복시키지 않고 협상을 통해 특허전쟁을 종료시키는 이유가 바로 이것이다. 에릭슨이 애플을 상대로 41건의 특허로 융단폭격을 하고 10개월만에 협상을 타결한 이유 역시 그러했을 것이다. 애플과 에릭슨 두 회사는 이번 협상타결로 5G개발, 비디오네트워크 트래픽 관리, 무선네트워크 최적화 등에서 협력할 것으로 알려졌다. 서울반도체 역시 2011년 필립스와의 소송에서 승기를 잡았을 때 협상으로 타결 종료하고 LED 산업에서 완벽한 특허자유도를 확보하였다. LED 산업분야에서는 특허분쟁자유도가 확보한 LED의 단가가 그렇지 않는 업체의 단가보다 *배이상 비싸다.

      적과 내가 서로를 향해 특허무기를 겨눌 때는 파괴해야 하는 대상이나, 적과 내가 함께 특허무기 안에 있을 땐 특허기술을 시장지배기술로 만들 수 있는 최고의 비지니스 동맹이 된다는 점 역시 고려되어야 할 것이다.

이상에서 특허전쟁의 강자들이 가지고 있는 공통적인 특징을 정리해보았다. 물론 앞에서 언급한것과 같이 특허전쟁은 현실의 전쟁과 같아서 어느 하나의 요인만을 가지고 그 승리의 원인을 설명하기 어렵다. 말할 수 없는 더 많은 요인이 있다. 그러나 여기에서는 이 정도로 정리하는 것으로 글을 마감하려고 하는 점 양해를 구합니다.

강화되는 미국특허소송 제소요건 pleading standards

지난 12월 1일부로 미국특허소송 pleading standards가 강화되었네요.

이젠 소장에 청구취지를 뒷받침할 충분한 사실적 근거를 기재하여야 하네요. 단순히 선언하는 것을 넘어서

이 pleading standards가 자리잡기 전에 소장들 빨리 넣으셔야 할 듯

기사읽기Enhanced+Pleading+Standards+For+Patent+Infringement+Actions+In+The+United+States

샤오미와 에릭슨 인도 특허소송에서 남이 보지 못하는 것들

<오랜만입니다>

지난 2014년 12월 11일 인도 델리 고등법원이 스웨덴 통신장비 제조업체 에릭슨이 중국 휴대폰 업체 샤오미를 상대로 제기한 특허침해금지 가처분소송에서 에릭슨 측의 손을 들어줬다는 외신보도와 국내보도를 연이어 나왔다.

인도는 스마트폰 시장에서 두번째로 가장 큰 시장일 뿐 아니라 시장 특성상 가격경쟁력이 최우선인 지역이다보니 샤오미에게 매우 의미있는 시장이 되었다. 또한 이번 특허싸움에서 샤오미의 대응을 숨죽여 지켜보고 있는 다른 하이애나들이 있다는 것을 고려하면 샤오미 입장에서 인도는 결코 쉬운 결정을 할 수 없는 전쟁터임이 분명하다.

비록 에릭슨이 현재까지는 제소특허가 칩셋에 대한 특허임에도 특허사용의 대가 즉 로열티를 휴대폰 완제품 전체 판매금액의 1% 이상을 요구하고 있는 반면 샤오미는 2013년 기준할 때 다른 선진 스마트폰 기업들과 달리(삼성 18.7%, 애플 28.7%) 영업이익율이 2% 에도 미치지 못하여 라이센스 협상이 멀어보일 수 있으나, 이번 에릭슨이 샤오미를 상대로 특허소송을 제기한 것은 샤오미의 비지니스를 막는 것이 아니라 로열티 수익을 극대화하기 위한 것이라는 점을 고려하면 다양한 방식과 협상조건으로 타결의 가능성은 보인다. 그렇다고 하더라도 샤오미가 지금과 같은 초저가 공세를 계속하기는 어렵지 않을까 한다.

오늘 제가 주목한 것은 샤오미 정책이 어떻고 에릭슨 전략이 어떠한가가 아니다. 인도의 특허분쟁 제도에 주목하고자 한다.

인도는 이미 낮은 물가수준으로 인한 영향으로 구매력평가(PPP) 기준 일본 경제규모를 앞섰으며 2016년 기준 중국과 미국에 이어 세계 3위의 구매력(약 7조원)을 가진 시장이다.

우리나라가 개별 기업은 물론 국가 정부 정책면이나 외교정책면에서 중국시장은 물론 인도시장에서 어떻게 특허출원 및 분쟁 전략을 마련하고 준비하느냐는 매우 중요한 사안이 되고 있다.

이 맥락에서 에릭슨과 샤오미의 특허소송을 타산지석으로 삼고자 한다.

외신보도에 따르면 인도에서 특허침해금지 가처분소송은 오직 특허권자만 심문하고 긴급조치한다고 한다. 일방적인 게임이란 이야기이다.

때문인지 에릭슨 특허에 대한 무효 다툼이 진행 중임에도 에릭슨이 동일 특허로 인도기업인 마이크로맥스(Micromax)에 대해 특허침해금지 가처분 소송에서  공탁금 판결을 한 바 있고, 인도 공정거래위원회(CCI)에서 에릭슨의 SEPs(표준특허)에 대해 FRAND 위반에 대한 조사 보고서가 나왔음에도 이번 결정이 나왔다. 이 점을 주목하여야 한다.

즉, 인도에서 특허침해금지 가처분 소송은 어느 국가보다도 친 특허권자라는 것을 의미한다.

국내 대부분의 기업은 인도의 특허출원 전략이 미약하다. 만약 에릭슨이 인도에서 특허를 확보하지 못했다면 어느 누구도 샤오미와 같은 저가 공세로 인도시장을 점령하는 기업의 성장을 제동걸지 못했을 것이다.

어느 기업이나 중국과 인도에서 저가 정책으로 기반을 잡으면 세계 시장으로 진출할 수 있는 성장의 기초를 마련할 수 있다. 벌써 샤오미는 인도에서 상당한 팬을 확보하였다고 한다.

인도는 글로벌 특허포트폴리오 구축 전략 및 분쟁/실행 전략에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 다양한 국내 전문가들이 관심을 가지고 모니터링하고 스터디하여야 할 대상임이 분명하다.

특히 국내 중소기업들에게 주는 메시지는 크다.

참고 :
https://www.semiwiki.com/forum/content/4104-chinese-apple-trouble-%96-what-look-forward.html

[뉴스] ARM사 Nvidia와 삼성간의 특허소송에 개입한다

ARM CEO defends chip technology connected to Nvidia legal fight

(Reuters) - ARM Holdings Chief Executive Officer Simon Segars on Monday defended the British chip designer's smartphone graphics technology connected to a patent suit by Nvidia Corp against Samsung Electronics and Qualcomm.

…..

Cambridge-based ARM does not manufacture its own chips. Instead, it licenses the rights to use its various processor designs and architecture to chipmakers across the mobile industry. Nvidia depends on ARM's technology to make its Tegra chips for tablets and cars, but that ARM technology is not part of Nvidia's allegations against Samsung.

REUTERS 통신 인터넷판에 Nvidia와 삼성 모두에게 기술 라이선스를 제공하고 있는 ARM사가 Nvidia와 Samsung사이의 특허소송에서 ARM사의 기술을 보호하기 위하여 적극적으로 소송에 개입하기로 하였다는 기사가 13시간 전에 배포되었습니다.

참고로 ARM 홀딩스(ARM Holdings 암 홀딩스)는 잉글랜드 캠브리지에 본사를 둔 기업이다. 이 기업은 1990년에 설립됐다. 프로세서를 설계하고 라이센싱하는 것으로 유명하다. 이외에도 리얼뷰 및 케일 브랜드로 소프트웨어 개발 도구도 설계, 제조, 라이선스하고 있다. 시스템과 플랫폼, 시스템 온 칩 인프라스트럭처, 기타 소프트웨어도 설계, 제조, 라이선스하고 있다. ARM 홀딩스(ARM Holdings)가 런던 증권거래소 및 나스닥에 상장되어 있다. 또한, 실리콘 펜(캠브리지 클러스터) 지역 회사로 유명하다. 인텔이나 프리스케일. 르네사스와 같은 전통적인 마이크로프로세서 공급자와 다르게 ARM은 기술에 대한 지적재산(IP)만 만들고 라이센스한다. 물리적인 CPU나 GPU, SoC, 마이크로컨트롤러 등을 생산하거나 판매하지 않는다. 이는 ARC 인터내셔널, 이매지네이션 테크놀로지스와 비슷하다.

중국 베이징, 상하이, 광저우에 IP특별법원(1심전속관할) 설립

중국 베이징, 상하이, 광저우에 IP특별법원 설립

2014. 8. 31. 중국 전국인민회의(중국의 입법부)는 다음과 같은 내용을 골자로 하여 베이징, 상하이, 광저우에 IP특별법원 설립하는 법안을 통과시켰다고 한다.

1.     특허, 기술영업비밀, 식물품종, 반도체배치설계 등 기술적으로 복잡한 1심 민사사건과 행정사건 항소에 대한 전속관할

2.     사건의 종류와 수는 최고인민법원(SPC, the Supreme People’s Court)에서 결정

3.     베이징 IP법원은 위 1의 사건과 더불어 특허청 및 상표청의 특허/상표의 유효/무효 심결에 대한 불복 사건 전속심리

4.     위 1의 사건 중 SPC가 지정한 종류의 사건에 대한 섭외사건을 전속 관할 (섭외사건은 1심 전속관할 기능)

5.     해당 지방자치단체의 기본인민법원(the basic level court)의 상표와 저작권과 행정 사건에 대한 불복 사건 전속 관할

6.     위 IP 특별법원의 1심에 대한 불복은 해당 법원이 소재한 고등인민법원(High People Court)에 항소

7.     지방 IP 법원장은 지방인민회의에서 결정 및 선임

한국 역시 대전의 특허법원(고등법원)에서 모든 특허사건의 항소사건을 전속 관할하는 안이 발의되어있고 대법원에서도 특허침해사건의 항소사건을 전속 관할하는 개정안을 추진 중인 것으로 알려져 있다. 그러나 IP섭외사건 및 1심사건을 세(3)개의 특별법원의 1심 전속관할로 결정한 중국의 이번 법안의 통과는 어느 면으로보다 한발 앞선 것이다. 중국은 특허침해소송에서 변호사ㆍ변리사의 공동대리 뿐만 아니라 변리사의 단독대리까지 허용되고 있다.

Watson&Band Law Office가 공개한 2013년 중국 IP 소송 통계에 따르면, 특허분쟁이 9,195, 상표가 23,272, 저작권이 51,351, 계약분쟁이 949, 부당경쟁관련 1,302, 기타 IP분쟁이 2,514건을 포함하여 총 88,583건이었다. 한국이 약 1,500여건 수준임 점을 고려하면 IP 소송 건수면에서 중국이 IP 분쟁대국임이 분명하다. IP분쟁이 많을 수 록 다양한 법률논점에 대한 판례가 축적되고 법리가 확립된다는 점 역시 향후 중국은 IP 선진국으로 발돋움할 것으로 예상하게 한다. 

2009.9. 한국지식재산연구원의 “침해소송관련 특허사법제도 선진화를 위한 소송현황 분석 및 발전방안 연구” 결과에 따르면 한국의 지방법원에서 선고된 민사본안사건의 58.6%이 특허침해소송 진행 기간 중 심결취소소송에 해당하는 “권리범위 확인심판”또는“무효심판”이 동시에 제기되어 진행되었으며, 당사자의 84%가 변호사에게 특허침해소송을 의뢰한 후에도 변리사가 실질적으로 참여하면서 소송이 진행되고 있다고 한다.

한편 특허침해소송에서 영국의 경우 일정한 자격을 갖춘 변리사가 변호사와 공동으로 침해소송대리를 할 수 있도록 인정하고 있고 특허전담법원인 특허지방법원(PCC)에서는 변리사의 침해소송 단독대리를 인정하고 있다. 

일본도 기존의 보좌인제도 이외에 일정한 자격을 갖춘 변리사에 한해서 변호사와의 공동대리를 허용하고 있고, 독일의 경우 법정진술권을 인정하거나 판결문에 변리사의 성명기재를 허용하고 있으며, 유럽연합의 EU통합특허법원에서는 특허침해 및 무효소송에서의 변리사 단독대리를 인정하고 있다. 

[소송실무팁] 한국 지식재산소송에서 비밀유지명령제도 이용하기

[소송실무팁] 한국 지식재산소송에서 비밀유지명령제도 이용하기

이 글은 이화여대 로스쿨 전효숙 교수님의 논문의 내용을 기초로 제가 실무에서 고민하고 경험한 내용을 추가 반영하여 작성한 글입니다.  이글을 읽으신 후 상세한 내용은 교수님의 논문을 읽어보시기 바랍니다.  

1.   들어가는 말

특허권 등 지식재산권 관련 민사소송절차에서 원고와 피고가 변론주의원칙에 따라 보유하는 제품의 구조나 제조방법, 기술개발자료, 고객명부, 핵심부품구매처정보 등 영업비밀에 관하여 주장ㆍ입증하여야 하는 경우가 많다. 

그러나 소송진행 중에 제시된 증거나 소송자료는 분쟁의 적군인 상대방에게 개시될 뿐 아니라 (심지어 상대방의 영업비밀을 취득하기 위하여 지식재산권에 관한 소송을 제기하는 기법까지 생겼다고 한다), 재판공개원칙상 변론 및 판결문이 방청인 등에게 공개되어 제3자에게도 영업비밀이 알려질 수 있다. 이와 같은 이유로 자신의 영업비밀이 담긴 준비서면이나 증거의 제출을 꺼린다면 법원의 재판진행이 원활하지 못하고 실체적 진실을 발견하기 어려울 뿐 아니라, 원고 또는 피고가 주장ㆍ입증 책임을 다하지 못하여 패소에 이르게 되기도 한다.

특허침해사건과 영업비밀침해사건 관련한 과거 실무 경험에 따르면, 원고 입장에서도 주장 및 입증책임을 다하거나 피고 상대방의 주장을 탄핵하기 위하여 자신이 보유한 영업비밀자료를 제출하여야 하는 경우가 자주 있었다. 디스커버리와 비밀명령제도가 있는 미국의 민사소송절차가 부러울 뿐이었다.

2.   비밀유지명령제도

이러한 현실을 감안한 듯 한ㆍ미 FTA 제18.10조 제11항에 따라 비밀유지명령 제도를 특허법, 상표법, 디자인보호법, 저작권법 및 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에 도입하였다. 비밀유지명령 제도는 특허침해 등 지식재산분쟁에 관한 민사소송절차에서 당사자가 주장하는 사실 또는 제출하는 증거 가운데 영업비밀이 포함되어 있는 경우, 그 영업비밀을 소송수행목적 이외에 사용하거나 비밀유지명령을 받은 자 이외의 자에 대하여 공개하는 것을 금하는 명령을 내리고 이에 위반하는 경우 형사처벌을 부과하는 제도이다. 이를 통해 소송절차에 영업비밀이 포함된 자료를 쉽게 현출시키도록 하고, 영업비밀의 보호 및 침해행위의 입증을 용이하게 하며, 아울러 심리의 충실을 도모할 수 있도록 한다는 것이 입법취지이라고 한다.

비밀유지명령제도가 도입된 그 해, 특허 및 영업비밀침해사건에서 비밀유지명령을 신청한 사건 들이 생기기 시작하였다. 그 당시는 법원도 변호사도 처음 도입된 제도라 어떻게 실무적으로 운용할지 몰라 참으로 난감하였다고 한다.

논리적으로 제일 설득이 어려운 것은 영업비밀침해 사건에서 원고는 피고가 소송 전에 이미 원고의 영업비밀을 취득하였음을 전제하고 있으므로 원고로서 피고가 이미 취득한 정보가 영업비밀임을 이유로 자료 제출을 꺼리는 것이 모순이라는 것과 피고 입장에서는 비밀유지명령 결정은 결국 본안 판단에 이르기 전에 원고가 주장하는 정보가 영업비밀임을 인정해주는 가처분적 효과가 발생하는 불이익이 발생한다는 점이다.

실무절차적으로 제일 까다로운 것은 비밀명령을 받은 자를 누구로 특정하느냐는 것이다. 비밀유지명령절차에서 비밀명령을 받는 자가 아니면 비밀명령을 받은 자는 아무리 당사자 회사 대표라고 하더라도, 자신이 속한 회사의 상사라고 하더라도 소송에서 현출되는 상대방 당사자의 영업비밀 자료를 임의로 개시할 수 없다. 이를 위반하면 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형을 받을 수 있다(특허법 제229조의 2 제1항). 

그러나 현실적으로 준비서면 등의 수령, 영업비밀정보가 담긴 서면이나 증거의 수령절차가 잘 통제되지 못하면 이 또한 의미 없는 것이다. 또한 수령인의 소송대리인 입장에서도 변리사가 아닌 다음에야 기술적 지식에 대한 백그라운드가 없는 변호사가 기술내용을 직접 검토할 수 없어서 비밀유지명령을 받는 자에 반드시 해당 기술을 검토할 수 있는 자를 포함되지 않으면 소송수행이 어렵다는 문제도 있다.

3.   비밀유지명령제도 이용의 실무 Tip

그 이후 비밀유지명령제도를 더 많이 이용하면서 나름 노하우들이 생겼다. 이를 간단히 몇가지 실무팁으로 정리해보았다.

 

가. 사전에 영업비밀 일부 자료를 제출하고 비밀유지명령 신청 의지 표시.

법원에 영업비밀에 해당하는 부분을 검게 칠한 일부 초본을 샘플로 제출하고 소장이나 준비서면에 비밀유지명령을 신청하겠다는 의지를 표시하는 것이 바람직하다. 이는 자신이 제출하는 자료에 영업비밀이 포함되어 있다는 점과 법원과 상대방에게 비밀유지명령이 필요하다는 분위기를 만들어 법원의 소송지휘를 유도하는 역할을 할 것이다.

나. 변론기일 전에 상대방과 사전 협의 및 합의서 작성

변론기일 이전에 상대방의 소송대리인에게 미리 연락을 취하여 비밀유지명령을 받을 자 등에 대한 협의를 진행한다. 비밀유지명령제도의 핵심은 누가 상대방의 자료를 수령할지를 특정하는 것과 누구를 비밀유지명령을 받을 자로 정하느냐에 있다. 비밀유지명령을 받을 자는 향후 소송을 통해 상대방의 영업비밀을 취득할 수 있는 자이면 협의 대상에 올리고 최소의 자로 제한하는 것이 바람직하다. 이러한 협의를 통해 누가 소송에 관여하는 지를 파악하고 소송수행을 위하여 기술검토, 회계검토 등을 진행하거나 사건에 관여하는 변리사, 회계사, 법무법인의 고문 등을 파악하고 제한하여야 한다.

위와 같은 사전 협의사항이 합의에 이르면 비밀유지계약이란 제목 아래 소송상 비밀정보가 담긴 자료의 수령인, 수령절차, 비밀유지관리 등에 대한 합의서를 작성한다. 합의서 작성에 실패하더라도 이러한 시도를 비밀유지명령신청에서 도움이 될 것이고, 추후 변론 기일에 법원에 알려 법원의 소송지휘를 간구하면 된다.

다. 비밀유지명령신청 및 비밀유지계약서 제출

영업비밀이 담긴 자료나 준비서면을 제출하기 전에 비밀유지명령신청을 하고 당사자간 합의에 이르렀다면 그 합의된 비밀유지계약서를 함께 제출하여 재판부의 심리부담을 줄여준다.

라. 준비서면 및 증거 작성시 영업비밀이 포함된 페이지에 대해 비밀등급 표시

영업비밀을 특정하는 문제는 제일 어려운 문제이다. 특허청에서 마련한 영업비밀원본증명제도를이용하는 것이 추천되나 사전 관리 등의 어려움이 있고, 해당 자료가 해당 분쟁과 엄밀하게 1:1로 매핑되는 것이 어렵다는 현실적인 문제점이 있다.

실무적으로는 비밀유지명령 신청서에 제출 예정인 준비서면이나 증거를 특정하고, 당해 준비서면 및 증거에서의 기재위치를 특정하여 인용하는 방법을 사용한다. 예컨대, “2014년 9월 10일자의 준비서면 1면 1행부터 3면 15행까지에 기재된 비밀”, “을제9호증의 3면 1행부터 10면 20행까지 기재된 비밀” 등으로 기재하는 것이다.

나아가 준비서면 및 증거의 해당 기재 페이지 하단에 “비밀정보”란 표시를 하여 추후 열람 등이방지되도록 쉽게 구별되도록 하는 것이 좋다.

마. 문서목록제출명령 및 인카메라심리 제도의 적극적인 이용

상대방 또는 제3자에게 문서제출명령을 신청하거나 변론 기일에 증거서류 등의 임의 제출을 요구하는 경우, 해당 서증이 상대방이나 제3자에게 있으므로 어떤 문서에 원하는 정보가 포함되어 있는지 누가 그 문서를 가지고 있는지를 모르는 경우가 있다. 이때 적극적으로 민사소송법 제346조의 문서목록제출 신청을 하는 것도 도움이 된다.

나아가 상대방이 해당 자료가 영업비밀을 포함하고 있다는 이유로 그 제출을 거절하는 경우가 많은데, 이때에는 법원에 민사소송법 제347조 인카메라심리를 촉구하는 것이 좋다.

그러나 상대방이 주장하는 자료에 영업비밀이 포함되어 있는지에 대한 인카메라 심리에 적극적으로 대응하기 위해서는 재판부의 심리에만 맡길 수 없는 경우가 많다. 그러나 인카메라 심리는 비밀심리로서 재판부만 해당 문서를 볼 수 있다. 이때는 상대방 소송대리인에게 연락하여 인카메라 심리에 오직 소송대리인만 참석하는 것으로 합의한 비밀유지계약을 체결하고 그 합의서를 법원에 제출함은 물론 상대방에게 비밀유지명령을 신청하도록 권하는 것도 바람직하다.

문서제출명령을 받은 상대방이 적극적으로 해당 자료에 영업비밀이 포함되어 있음을 이유로 제출을 꺼리거나 거부하는 경우, 상대방에게 소송대리인만 열람하는 것으로 한 비밀유지명령을 신청하도록 권유하고 법원의 소송지휘를 유도하는 것은 바람직한 방안일 것이다.

4.   특허심판 등의 비밀유지명령제도 추가 도입 등

직무발명의 보상 및 귀속에 관한 분쟁 사건에서도 회사의 발명사용에 관한 자료나 라이센싱 계약내용 등 주장과 입증자료에 영업비밀을 포함하여야 할 필요가 있다.

또한 특허심판원에 제기되는 권리범위확인 심판은, 상대방의 실시발명이 특허권의 권리범위에 속하는지 또는 속하지 않는지에 대한 확인을 구하는 심판이므로, 실질적으로 특허권의 침해 여부의 판단이 행해지는 절차이다.

특허심판원에 제기되는 무효심판의 경우도 그 무효사유가 무권리자 출원에 대한 것인 경우 주장과 입증자료에 영업비밀을 포함하여야 할 필요가 있다.

그러나 현행 법제도는 이러한 다양한 사건의 절차에 비밀유지명령 신청을 이용할 제도적 장치를 마련하지 못하고 있다. 하루 속히 개선되어야 할 것으로 생각한다.

나아가 법원의 적극적인 소송지휘권을 부여하기 위해 현행 비밀유지명령이 당사자 신청 뿐 아니라 법원 직권으로도 심리하여 결정할 수 있도록 개정되기를 희망한다.

<참고문헌>

전효숙(이화여자대학교 법학전문대학원 교수). 지식재산소송절차와 비밀유지명령 제도. 이화여자대학교 법학논집 제17권 제2호 (2012. 12).

Apple denied retrial in Samsung patent case (Sep 9, 2014 4:46 AM)

Apple denied retrial in Samsungpatent case (Sep 9, 2014 4:46 AM)
 

2014. 9. 9. (미국현지시각), 약 세시간 전 PCWorld 인터넷판에 미국 캘리포니아 북부지법 산호세 지원의 루시 고 판사는 애플이 제기한 손해배상액 재심리 신청을 기각하였다는 뉴스가 실렸다. 결정의 주된 이유는 애플이 해당 제소특허발명을 사용한 입증에 실패하였다는 것이었다. 이번 결정은 애플이 지난 $119 million 손해배상 평결에 대하여 잘못된 정보를 기초로 내려진 평결은 재심리되어야 한다며 이의를 제기한 사건의 심리결과이다.

“Apple argued it was unfair for the court to allow the jury to reach a verdict and calculate damages based on “false information,” which prejudiced Apple, according to the order. However, Judge Koh concluded that the information was not false. “With respect to Samsung’s arguments that Apple never practiced the asserted claims in the past, the court fails to see how Samsung’s assertions were ‘false’ given that this court explicitly gave Apple the opportunity to present its evidence of past practice of the asserted claims, and Apple’s evidence was weak at best,” Koh said. Moreover, Apple did not obtain any expert opinion that Apple practiced those claims, as Apple expressly conceded, she added.”

최근 연이은 루시 고 판사의 결정을 보면 주장 입증 책임공방에서 애플보다 삼성측이 더 열정적이면서도 기량이 우세한 것이 아닌 가하는 생각도 들지만 애플이 특허전쟁에서 한발 빼고 있는 느낌이다.

애플과 삼성간에 벌어진 미국 특허소송 성적표를 들여다보면 애플은 미국에서 삼성을 상대로 두 개의 평결을 통해 승리를 거머쥐었지만 이것은 실질적인 승리가 아니었다. 2012년 산호세 평결에서 애플이 쟁취한 $1.05 billion의 손해배상액은 그 이후 루시 고 판사가 손해배상의 계산이 잘못되었다며 재심하여야 한다는 결정을 한 이후 $929 million로 줄어들었고, 지난 2014년 5월 경 삼성의 추가 침해가 인정되어 $119 million을 얻어낸 바 있으나 애플이 청구한 $2.2 billion에는 턱없이 모자른 금액이었다. 애플은 평결에 대한 재심리를 요청하고 손해배상액을 증액할 증거를 수집하고 있었다고 알려졌다. 심지어 삼성이 애플의 특허를 침해하였다는 평결을 받아내고서도 애플은 미국 내 침해금지 청구도 좌절된 바 있다. 현재 양사는 모든 항소와 ITC 분쟁을 중단하기로 합의한 바 있다.