우선권주장(국내우선권주장 및 CIP)의 오해 풀기와 장단점 비교 (1편)

 I.     들어가는 말

발명은 사람의 지적 창작물이라 유체물과 달리 다른 사람이 동시에 또는 다른 시기에 같은 사상을 점유(?)할 수 있다. 그러한 창작물에 대한 권리가 경합될 경우 누구의 권리를 보장할 것인지에 대해 처음 땅을 개척하여 첫 농산물을 경작한 자에게 그 땅과 경작물의 권리를 인정하는 보편적인 원칙에 따라 새로운 첫 창작물만을 그 발명자의 고유의 지적 창작물로 인정하여 왔다. 특허법은 발명자가 특허제도를 적극적으로 이용하도록 하기 위하여 자신의 발명에 대해 특허출원을 통해 제일 먼저 특허를 받을 수 있는 권리를 행사하는 자에게 권리를 인정하고 있다. 우리는 이를 “선출원주의”(First-To-File system)라고 한다.

따라서 발명자는 자신의 아이디어가 구체적인 사상으로 구상되면 서둘러 특허출원을 한다. 이에 따라 발명자는 마치 배가 닻을 내리면 배와 연결된 닻의 밧줄 범위 내에서 자신의 점유를 인정받듯이 그 범위에 있는 아이디어를 선점하게 되었다.

그러나 상용화될 수준으로 성숙되지 못한 발명에 특허출원을 서두르다 보면 그 발명을 개량하거나 추가할 영역이 많이 남게 된다. 자칫 후속 발명자에게 실질적인 이익을 빼앗기기 쉽고 오히려 후속 출원에 의해 첫 발명자가 내린 닻을 중심으로 자신의 발명활동이 갇힐 수 있다. 그러나 첫 닻을 내린 발명자가 자신의 선출원 발명을 구체화 또는 개량·추가하여 후속 발명하고 이를 통상의 출원절차로 다시 출원하면, 자신의 선출원과 동일 발명이라는 이유로 거절될 수 있고, 선출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 개량된 발명을 추가하면 새로운 사항을 추가하였다는 이유로 거절될 수 있다.

물론 최초 명세서에서 누락된 부분을 추후 보정을 통해 추가하는 것이 불가능한 것은 아니다. 최초 명세서에서 암시적이거나 내포되어 있는 사항인 경우에는 누락된 부분을 추후에 추가 보정할 수 있다. 그러나 새로운 사항 (new matter)은 추가할 수 없다. 이러한 불편을 해소하기 위하여 모출원과 자출원을 하나의 출원으로 묶을 수 있는 우선권 주장출원 제도를 마련할 필요가 생겼다. 이미 해외발명자는 새로운 사항을 포함한 조약우선권 주장(부분우선권)출원 제도를 이용하여 모출원에 대한 우선권 혜택을 받고 있었다.

이에 따라 유럽연합을 제외한 한국과 미국, 일본, 중국 등 많은 국가는 자신이 내린 닻의 범위에 있는 발명활동의 성과물을 경제적으로 빠짐없이 보호될 수 있도록, 선출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 선출원일에, 새롭게 추가된 발명은 후출원의 출원일에 출원한 것으로 인정하여 주는 우선권 제도를 마련하였다. 

이를 우리나라는 ‘국내우선권주장’ 출원제도(특허법 제55조)라고 부르고, 미국은 일부계속 (Continuation-in-Part Patent, CIP) 출원제도(35 U.S.C. §120, §121, CFR 1.53 (b))라고 부른다.

 ※ 본고에서 편의상 한국의 국내우선권주장 출원제도와 미국의 일부계속 출원제도를 통칭하여 “우선권주장출원”이라고 부르기로 하고 최초 선출원을 부모출원, 우선권주장출원을 자녀출원이라고도 부르기로 한다.

II.     문제의식

우선권주장출원 제도는 모출원과 공통된 사항만이라도 모출원일로 소급되도록 설계되었다. 적어도 발명자가 처음 내린 닻의 범위는 보장하겠다는 의도가 담겨 있다. 그러나 이 제도는 선출원과 후출원의 동일성을 판단함에 있어서 특허출원의 청구항 기재 발명의 구성요소별(element-by-element)로 심리하는 단계까지는 발전하지 못하였다. 대신 청구항별(claim-by-claim)로 심리하는 제도에 머물렀다. 좌고우면하다보니 첫 발명자가 처음 내린 닻의 밧줄 범위의 후속 발명을 충실히 보호하려는 취지에서 한걸음 물러섰다. 사실 후속 발명에 대해 새로운 출원을 독립적으로 여러 개 하는 것과 비교하여 경제적 효과와 관리의 편의성을 제외하면 뚜렷한 장점이 거의 없다는 비판도 뒤따랐다. 오히려 단점과 주의할 점이 더 많다.

 예를 들어 부모출원이 “~하는 단계 1과 ~ 하는 단계2로 구성된 발명 A” (=단계1+단계2)를 개시하고 있는데, 자녀출원에서 발명 A에 “~ 하는 단계3”을 추가한 발명 B (=단계1+단계2+단계3)를 출원한 경우 자녀출원은 부모출원일의 우선권 혜택을 인정받기 어려워, 부모출원일 이후 방법 A (=단계1+단계2)가 개시된 간행물은 등록 거절의 근거로 사용될 수 있다. 즉 자녀출원의 선행기술이 될 수 있다.

 방법 A (=단계1+단계2)는 부모출원에 개시된 발명 A와 공통된 사항이므로 발명 A 부분은 부모출원일로 소급되고 따라서 부모출원 이후 방법 A (=단계1+단계2)가 개시된 간행물은 자녀출원에 대해 선행기술의 지위가 없다고 생각하기 쉬우나 그렇지 않다. 현행 우선권 주장출원제도는 구성요소별(element-by-element)로 판단하지 않고 청구항별(claim-by-claim)로 판단한다.

“~ 하는 단계3”을 추가한 발명 B (=단계1+단계2+단계3)을 새로 출원하는 것과 다르지 않다. 이러한 판단은 미국이나 우리나라나 다르지 않다.

 미국의 일부계속 (Continuation-in-Part Patent, CIP) 출원은 단점이 더 많다. 자녀 출원의 우선권 혜택 인정여부와 관계없이 출원일 자체가 소급되므로 존속기간도 짧아진다. 그나마 우리나라는 우선권혜택으로 출원일 자체가 소급되는 것은 아니고 등록요건 등의 소정의 요건 심리에서 부모출원일로 심사할 뿐이어서 존속기간이 짧아지는 단점은 없다. 

1)     미국의 일부계속 (Continuation-in-Part Patent, CIP) 출원 미국의 일부계속 (Continuation-in-Part Patent, CIP) 출원의 경우 부모출원이 특허청에 계속 중이면 언제든지 자녀출원(CIP)을 할 수 있고, 자녀출원(CIP)에 대해서도 계보를 이루어 사슬처럼 손자출원(CIP)을 계속할 수 있다. 우선권 혜택을 받는 청구항을 유지하면 우선권 주장의 사슬은 유지된다. 자녀출원(CIP)을 해도 부모출원은 특허청에 계속 살아 공개될 수 있으며 자녀출원(CIP)이 우선권 혜택을 받지 못하고 부모출원이 자녀출원(CIP)의 출원일로부터 1년 전에 공개되었다면 부모출원이 자녀출원(CIP)의 신규성 및 진보성 심리의 선행기술이 될 수 있다 (좀더 구체적으로는 부모출원이 공개되기까지 1년 6월, 그리고 부모출원이 공개된 후 부모출원이 자녀출원(CIP)에 대한 선행기술에서 배제되는 기간 1년(AIA 35 U.S.C. 102(b)(1))을 합쳐 총 2년 6월 동안 부모출원은 자녀출원(CIP)에 대한 선행기술적격이 유예된다). 또한 특허의 존속기간의 단축이란 단점과 함께, 부모출원/특허에서 하였던 이전 주장(다툼) 및 진술은 후속 자녀(CIP)출원에 대한 특허에서 청구항에 기재된 용어를 좁게 해석하는 데 근거가 될 수 있음에 주의하여야 하고 만약 부모출원과 자녀출원과 손자출원이 우선권주장의 사슬로 연결된 경우 자녀출원의 존속기간을 확대하고자 자녀출원의 청구범위를 보정하여 부모출원과 공통된 청구항을 삭제한 경우 손자출원의 우선권 혜택이 사라질 수 있다는 점도 주의하여야 한다. 또한 미국의 일부계속 (Continuation-in-Part Patent, CIP) 출원의 경우 발명자 선언서를 새로 작성하여 제출하여야 한다. 부모출원(선출원)에 제출한 발명자 선언서의 복사본을 체출해도 되는 계속출원(CA)이나 분할출원(DA)과 다르다. 또한 부모출원(선출원)일이 2013년 3월 16일 전이고, 그에 기초한 계속출원(CA)(또는 분할출원(DA) 포함)이 그 이후인 경우 계속출원(CA)의 청구항의 유효출원일은 선출원일로 되므로 계속출원(CA)은 개정 AIA에 따른 “선출원주의”(First-To-File system)가 적용되지 않으나 일부계속 (CIP)출원의 경우 개정 AIA에 따른 “선출원주의”(First-To-File system)가 적용된다. 이에 따라 종래 선발명주의(First-To-Invent system)에서 선행기술 적격이 없던 참조문헌이 선행기술 자격을 획득할 가능성이 있다. 계속출원(CA)(또는 분할출원(DA) 포함)은 개정 AIA에서도 선출원일이 유효출원일이 되므로 그럴 걱정이 없다. 또한 PCT 국제출원시 PCT 절차에 따라 미국으로 진입하지 않고 PCT 국제출원을 기초로 바로 미국에 계속출원, 분할출원, 일부계속출원을 할 수 있다. 이를 우회 계속 (bypass continuation) 출원이라고 하는데, 지면의 한계와 관심주제에 집중하기 위하여 본 고에서는 다루지 않기로 한다. 2)     한국의 국내우선권주장출원 반면 한국의 국내우선권제도는 미국의 일부계속 (CIP)출원과 달리 부모출원(선출원) 일로부터 1년 내에만 우선권이 주장이 가능하다. 1년이내라면 우선권주장출원을 하고 이를 다시 부모출원으로 하여 우선권 주장출원을 하는 것은 가능하나 그 경우 부모출원과 자녀출원의 공통된 내용에 대한 우선권 혜택이 사라진다. 또한 미국과 달리 국내우선권 주장 출원이 있으면 부모출원은 그 선출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 등록 또는 거절결정이 확정되지 않는 한 취하된 것으로 본다. 물론 우선권 주장을 취하하면 취하간주되지 않는다. 따라서 부모출원과 자녀출원이 경합되는 경우는 발생하지 않는다. 부모출원(선출원)이 공개되기 전에 자녀출원(국내우선권 출원)이 행해지므로 부모출원은 자녀출원(국내우선권 출원)에 대하여 선행기술로 작용하지 않고 우선권혜택으로 출원일 자체가 소급되는 것은 아니므로 존속기간은 자녀출원(국내우선권 출원)일로부터 새로 시작한다.

 실질적으로 미국과 한국의 심사에서 차이를 보이는 것은 동일성 판단에 있다. 이러한 점은 실무적으로 많은 어려움을 가져온다. 전문가의 도움이 절실한 논점이 많다. 구체적인 차이는 아래 표에 요약하지만 우선권주장의 인정과 관련된 동일성 판단에 대한 미국과 한국의 차이는 실제 사례를 각색한 “III. 질의응답”편에서 다루기로 한다.

우선 우리나라 특허제도 내에서 국내우선권주장 출원의 유용성과 관련해서 더 살피면, 우리나라는 새로운 사항 (new matter)을 국내우선권주장 출원하지 않고 새로운 출원 (new application)을 하면 출원인이 같으므로 특허법 제29조 제3항 (확대된 선원의 지위)가 적용되지 않으나 특허법 제36조(선출원) 요건이 적용될 수 있다. 이때 선출원과 후출원 사이에 확연한 차이를 만들지 못하면 실질적으로 동일하다는 판단이 가능해질 수 있다 (그러나 실질적으로 동일하다는 원리를 이용하여 등록요건의 판단과 등록 후 권리범위 행사의 범위에 관한 판단을 일치하여야 하는지 의문이며 선출원 요건의 심리에서 동일성 판단은 엄격하게 사실의 문제로 존재여부만 판단하여야 할 것이다). 그러나 국내우선권 주장출원을 하면 특허법 제36조(선출원) 요건이 적용되지 않는다. 즉 선출원과 후출원사이의 차이가 확연하지 않을 때 비로서 여러 논란에서 벗어나 유용하다. 

1) 동일성 판단은 신규성 판단에서의 동일성 판단, 우선권 인정 판단에서의 동일성 판단, 선출원요건의 동일성 판단, 진보성 판단의 인용기술의 특정에서 동일성 판단, 무권리자 출원 판단에서의 동일성 판단 등 다양한 판단에 동일하게 사용된다. 2) 미국이나 유럽은 동일성 판단은 사실의 증거에 의해 판단하는 문제로 본다. 사실의 증거에 의해 선행문헌에 개시되었는지를 판단한다. 이때 명시적으로 개시된 것뿐만 아니라 묵시적 개시도 포함한다. 묵시적 개시 여부는 가능성에 대한 판단이 아니고 필연성의 판단으로 제한된다. 또한 이러한 개시는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있는 정도의 개시이어야 한다. 이를 충족하지 못하는 경우에는 동일성 판단의 선행문헌 적격이 부정된다. 미국 연방항소법원은 일관되게 신규성 위반여부를 판단함에 있어서 선행문헌에 동일성 있는 발명이 기재되어 있기는 하지만 실시가능하게 개시(enabling disclosure)되지 않는 경우 신규성 적용의 선행문헌이 될 수 없다고 판시하고 있다 (Paperless Accounting, Inc. v. Bay Area Rapid Transit Sys., 804 F.2d 659, 665 (Fed. Cir. 1986)). 3) 반면 우리나라는 독특하게 진보성 판단의 효과를 가미한 실질적 동일판단 기준을 사용하고 있다. 두 발명 사이에 ‘구성’의 차이가 일부 있더라도 ‘효과’의 점에서 차이가 없다면 동일하다고 판단한다. 구성의 차이가 있음에도 효과를 고려한 판단은 사실 동일성 판단의 영역이 아니라 진보성 판단의 영역이다 (이진수, 최승재, "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안 ―미국 심사기준(MPEP) 및 판례와 비교하여―", 지식재산연구지식재산연구 제15권 제2호 2020.061 (48 pages) 참조). 심지어 이런 실질 동일 판단의 원리를 적용하면 구성요소가 일부 없는 경우에도 구성완비의 원칙 (all elements rules)이 무시되고 동일하다는 판단이 가능해진다. 일부 구성요소가 없는 경우 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점을 고려하면 일관되지 않다. 일부 구성요소가 없는 경우는 일부 구성요소가 대체되어 균등론이 적용되는 영역과도 다른 차원이며 침해판단에서 실질적인 차이가 있는지에 대한 판단의 원리가 등록요건의 판단에서 동일성 판단에 차용되는 것이 타당한지도 의문이다. 최근 대법원에선 명시적 또는 묵시적 개시인지 또는 통상의 기술자가 이해할 수 있는 지를 기준으로 판단한 사례가 늘고 있다. <참고>  A. 명세서 실시가능요건 블로그 보기  B. 이진수·최승재, "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안 : 미국 심사기준(MPEP) 및 판례와 비교하여", 지식재산연구, 한국지식재산연구원 (2020)

 이하에서는 간과하기 쉬운 쟁점을 질의응답(Q&A) 방식으로 설명하면서 한국의 국내우선권주장 출원제도와 미국의 일부계속 출원제도를 비교해보려고 한다.

 (우선 이번 편에서는 다음 편에서 다룰 질의만 실어 놓았다. 다음 편에서 질의에 대한 답변을 달도록 하겠다)

III.     질의 및 응답 (Q&A)

1.     질문 1

발명가 A는 키보드와 달리 윈도우에서 커서의 이동이 자유로운 컴퓨터용 마우스를 처음 착안하고 프로토타입(prototype)을 만들어 보았습니다. 실제 프로토타입의 마우스가 잘 작동하는 것을 확인하자 특허출원을 하려고 하였으나 비용도 아끼고 제품 사진만으로 특허출원이 가능하다는 정보를 입수하고 아래 사진을 명세서 대신 첨부하여 “임시명세서 출원” 형식으로 부모출원을 하였습니다. 그 이후 개인 컴퓨터 제조사들은 앞다투어 마우스를 개발하여 출시하기 시작하였고 발명가 A는 컴퓨터용 마우스의 구성과 작동에 관한 설명을 추가하여 부모출원를 기초로 우선권 주장하여 자녀출원을 하려고 합니다. 이 컴퓨터 마우스 발명에 대해 부모출원일로 우선권 주장의 혜택, 즉 출원일 소급 혜택을 받을 수 있을 까요? 사진 = 컴퓨터용 마우스 프로토타입(prototype) (출처 : Wikimedia)

 

2.     질문 2

설치 공간이 자유로운 책상을 개발하는 과정에서 구조 A(외다리를 가진 책상)에 대한 개념설계가 나오자 마자 구조 A (외다리를 가진 책상)를 개시하여 처음 부모출원을 하였습니다. 이후 기본 설계를 거쳐 상용화 개발 과정에서 최초 부모출원의 명세서에 기재한 작동 원리는 같으나 외다리를 접을 수 있는 변형 실시예 B (접이식 외다리를 가진 책상)를 채택하였습니다. 최초 부모출원에는 변형이 가능한 실시예로 B (접이식 외다리를 가진 책상)에 대해 간단히 언급 만하고 ‘외다리의 접이 구조’에 대해 기재하지 못하였습니다. 마침 가구 업계에 외다리 구조에 대한 바람이 불기 시작하였고 외다리 구조를 가진 책상이 출시되기 시작하였습니다. 이에 구조 B (외다리 접이 구조를 가진 책상)를 청구범위 및 명세서에 기재하여 부모출원을 기초로 우선권주장하여 자녀출원을 하려고 합니다. 구조 B에 대한 발명에 대해 부모출원일로 우선권 주장의 혜택, 즉 출원일 소급 혜택을 받을 수 있을 까요?

 

3.     질문 3

개인 소프트웨어 공학자 A는 소비자의 이동장소 및 빈도와 선호하는 브랜드와 상관관계가 있을 것으로 생각하고 소비자 동선에 대한 데이터를 받아 소비자에게 상품을 추천하는 방법을 인공지능과 관련된 딥런닝 모델로 구현하는 아이디어를 프로그래밍하고 부모출원을 하였습니다. 그러나 부모출원 당시에는 소비자의 이동장소 및 빈도와 선호하는 브랜드와 상관관계에 대한 빅데이터를 충분히 확보하지 못하여 데이터의 상관관계에 대한 기재를 하지 못하고 일반적인 딥런닝 예측 모델과 상품추천방법에 대한 알고리즘만 기재하고 상품추천의 프로세스와 관련된 기술적 구현수단을 구체적으로 기재하지 못하였습니다. 마침 데이터 공학 분야 잡지의 기고문에 소비자의 이동장소 및 빈도와 선호하는 브랜드와 상관관계에 관한 빅데이터 분석결과 일부가 실렸고, 이에 부모출원을 기초로 데이터 상관관계에 대한 설명과 그 결과에 대한 실증예를 추가하고 빅데이터 데이터의 상관관계를 이용한 프로세스와 관련된 기술적 구현수단을 추가하여 우선권주장한 자녀출원을 하려고 합니다. 이 자녀출원은 부모출원일로 소급받는 혜택을 누릴 수 있을 까요?

 

4.     질문 4

바이오 생물 연구소의 한 연구원은 생체 내에서 적혈구 생성을 촉진하는 단백질을 코딩(coding)하는 특정 DNA서열을 발견하고 그 DNA서열을 포함하고 있는 “소정의 gDNA(genomic DNA) (A)로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술을 이용하여 단백질 빈혈 치료제를 대량 생산하는 방법”을 발명하였습니다. 연구원은 자신의 발명을 처음 부모출원을 하면서 명세서에 유전자 재조합(DNA Recombinant)에 사용한 gDNA (A)를 기재하였습니다. 연구원은 부모출원 이후 리서치를 계속한 결과 동일한 Exon 서열을 가지고 있으면서도 좀더 풍부하고 손쉽게 구할 수 있는 gDNA (B)가 있는 세포를 발견하고 “소정의 gDNA(genomic DNA) (B)로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술을 이용하여 단백질 빈혈 치료제를 대량 생산하는 방법”을 명세서와 청구범위에 기재하여 자녀출원을 하였습니다. gDNA (B)는 최초 부모출원의 명세서에 기재한 gDNA (A)과 비교할 때 단백질 합성에 불필요한 Intron 유전자 조각이 일부 다르지만 단백질 합성의 주형이 되는 Exon 유전자 조각의 서열이 완전히 일치하였습니다. 이 경우 자녀출원의 출원일은 부모출원일로 소급받을 수 있는지요?  ※     참고로 gDNA(genomic DNA)는 유전자 재조합(DNA Recombinant)에 사용되는 DNA 원본으로 특정 단백질을 코딩 하는 Exon과 특정 단백질을 코딩하지 않는 Intron의 불연속적인 구조로 이루어져 있습니다. ※     유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술 자체는 종래 알려진 기술로, 유전자라고 불리는 gDNA(genomic DNA) 원본으로부터 전사(Transcription)라는 과정을 통해 mRNA라는 단백질 합성의 주형을 만들고 그 mRNA 주형으로 상보적 DNA (cDNA)을 합성하고 DNA를 증폭시키는 중합효소 연쇄 반응(PCR)을 통하여 최종 산물인 단백질을 만드는 기술입니다. 이때 mRNA 주형을 만드는 과정은 먼저 gDNA(genomic DNA) 원본을 그대로 복제한 다음, 제한효소로 중간 중간에 끼여 있는 불필요한 Intron 부분을 잘라 제거하고 원하는 단백질 합성의 주형이 되는 Exon 조각 만을 서로 이어 붙여 하나의 완전한 mRNA로 만드는 과정입니다. 따라서 주형이 되는 mRNA는 Exon 들만 연결된 구조로 이루어지고 이에 의해 합성된 cDNA 역시 Exon에 의해 전사된 염기서열을 갖습니다. 따라서 불필요한 Intron 조각이 다르더라도 원하는 단백질의 특정 DNA와 일치하는 유전자 Exon 조각의 서열이 동일한 gDNA을 이용하면 동일한 단백질을 만들 수 있습니다.

 

5.     질문 5

발명가 P 약사는 수십년간 약국을 운영하면서 위산분비 억제제 A와 위산을 중화시키는 제산제 B를 함께 사용할 경우 소화성 궤양의 치료에 탁월한 효능을 보인다는 사실을 발견하고, 다년간 임상 경험을 통해 취득한 용량과 비율로 위산분비 억제제 A와 제산제 B를 혼합한 소화성 궤양의 치료제를 특허출원 (부모출원)하였습니다. 이후 발명가 P 약사는 후속 연구를 계속하던 중에 위산분비 억제제 A를 점막보호제 C와 병용할 경우 위산분비 억제제 A의 흡수가 지연되어 치료 효능이 감소한다는 사실을 발견하고 자녀출원하면서 청구항에 "치료제의 조성에는 점막보호제 C가 포함되지 않는다"는 부정적 구성요소 (negative elements)를 추가하였습니다. 최초 부모출원의 명세서에는 위산분비 억제제 A와 함께 점박보호제 C를 사용하면 왜 바람직한지를 기재되어 있었을 뿐 아니라 같은 문장에서 또한 위산분비 억제제 A와 함께 제산제 B를 사용하면 왜 바람직한지도 기재되어 있었습니다. 이 경우 자녀출원의 출원일은 부모출원일로 소급받을 수 있을까요?

 

6.     질문 6

발명가 A는 “발광층이 InGaN로 구성되고 클래드층으로 GaN를 사용된 발광다이오드”를 발명하였습니다. 이를 특허출원(부모출원)하였는데, 명세서에 클래드층의 물질로 GaN를 주로 설명하였으나 기타 InGaAlN 등의 클래드층이 사용된 경우도 동일한 효과가 있다고 기재하였습니다. 이후 발명가 A는 후속 개발을 계속하는 과정에서 클래드층의 물질로 Al(알루미늄)을 포함한 GaAlN를 사용하는 것이 더 상용화에 유리하다고 판단하고 “발광층은 InGaN로 구성되고, 클래드층은 GaAlN로 구성된 발광다이오드”를 청구항으로 하여 자녀출원을 하고 부모출원을 기초로 우선권을 주장하였습니다. 이 경우 자녀출원의 출원일은 부모출원일로 소급받을 수 있을까요? ※     참고로 일반형 LED 칩의 구조는 빛을 발광하는 하나의 활성층과 이를 둘러싼 두 개의 양쪽 클래드층으로 이루어집니다. 클래드층은 전극에 접하여 있고 각각 n-doping 되거나 p-doping 되어 있다. 도핑된 클래드층 극성에 맞게 전극을 통하여 전압을 인가하면 n-doping된 클래드층은 전자를, p-doping된 클래드층은 정공을 공급하여 전류가 흐르면서 이들 전자와 정공이 가운데 활성층에서 결합하여 빛을 발광합니다. 보통 클래드층은 AlxInyGa1-x-yN (0≤x, y, x+y≤1) 물질이 사용됩니다.

 

7.     질문 7

발명가 A는 전투기의 공기저항을 줄이고 조립시간을 줄이고자 “납작머리 리벳으로 결합된 비행기 날개”를 발명하고 이를 특허출원(부모출원)하였습니다. 이후 다양한 체결기구를 연구한 끝에 양쪽에서 작업할 수 없는 장소에 사용할 수 있는 “슬리브 블라인드 리벳”과 “특수 볼트와 너트”를 추가로 개발하고 이를 명세서에 추가하면서 청구항은 다양한 실시예를 포괄할 수 있도록 좀더 넓게 “체결기구로 고정된 비행기 날개”으로 기재하여 자녀출원을 하고 부모출원을 기초로 우선권을 주장하였습니다. 이 경우 자녀출원의 출원일은 부모출원일로 소급받을 수 있을까요?

 

8.     질문 8

발명가 A는 “구성 A, B, C로 결합된 발명”을 개시한 부모출원을 하였다. 부모출원 당시 “A와 B가 결합된 발명이 개시된 선행문헌”이 존재하였다. 이후 동종업계에서 “구성 A와 B와 C가 결합된 제품”이 출시되기 시작하였습니다. 이에 발명가 A는 “구성 A와 B가 결합된 발명”을 청구발명으로 하고 명세서에 “구성 A와 C가 결합된 발명의 다양한 변형 실시예”와 “구성 A, B, C가 결합된 발명의 다양한 변형 실시예”를 개시한 자녀출원을 하였습니다. 심사관은 자녀출원의 “구성 A와 B가 결합된 청구발명”은 “A와 B가 결합된 발명이 개시된 선행문헌”에 의해 신규성이 없는 발명이라는 거절이유를 통지하였습니다. 발명가 A는 심사관의 거절이유를 검토하는 과정에서 사실 구성 A는 필수적이나 구성 B와 C는 서로 대체 가능하다는 점을 확인하였고 B가 아직 비싸고 신뢰성이 확보되지 않아 “구성 A와 C가 결합된 구조”가 더 경쟁력이 있을 것으로 판단했습니다. 따라서 청구 발명을 “구성 A와 C가 결합된 발명”으로 보정하려고 합니다. 이 경우 발명가 A는 특허를 받을 수 있을까요?

 

9.     질문 9

발명가 A는 “병 상단에 회오리 돌기 모양이 형성된 음료용기”를 특허와 디자인으로 부모출원하였습니다. 부모출원에는 병 상단 “외벽”에 회오리 돌기가 형성된 용기가 개시되어 있었습니다. 이후 발명자는 병 상단과 어깨에 회오리 모양을 한 음료를 광고하고 출시하였고 그 음료는 국내 음료 시장에 돌풍을 일으켰습니다. 이에 동종업계에서는 병 상단의 “내벽”이 회오리 모양을 한 다양한 음료를 출시하기 시작하였습니다. 회오리 돌기가 “내벽”에 형성되면 음료의 흐름이 회오리처럼 와류로 변경되는 효과가 발생합니다. 이에 발명가 A는 명세서와 도면에 유리 액체를 요철 틀에 압출 성형하여 병 상단 “외벽”과 “내벽”이 함께 회오리 요철로 형성된 용기를 추가한 자녀출원을 하면서 청구항은 부모출원 그대로 “병 상단의 회오리 돌기 모양으로 형성된 음료용기”로 유지하였습니다. 이 경우 자녀출원의 출원일은 부모출원일로 소급받을 수 있을까요? 특허를 받을 수 있을까요?

 

IV.    결론

 <다음편에서 계속됩니다>

세법상 이전가격(Transfer price)이 합리적인 로열티 특허 손해액을 계산하는 데 유용한 증거(?)

세법상 이전가격(Transfer price)이 합리적인 로열티 특허 손해액을 계산하는 데 유용한 증거가 될 수 있다는 생각을 왜 못해보았을까 싶습니다. 

특수관계자간의 거래로 인하여 거래당사자가 획득하는 소득은 경쟁시장 내에서 독립적으로 활동하였다면 형성되었을 조건과 가격에 입각하여 결정하여야 한다는 OECD회원국의 합의가 "이전가격세제"입니다. 즉, 특수한 관계가 없는 기업 간의 거래조건과 비교하여 차이가 나는 경우 이를 조정하는 제도입니다.

연구해볼 논문 하나 추가 합니다.

Jennifer Blouin & Melissa F. Wasserman, "Tax Solutions to Patent Damages", Texas Intellectual Property Law Journal, 24 Pages Posted: 10 Jan 2018. (논문원문링크)

- Jennifer Blouin (University of Pennsylvania - Accounting Department)

- Melissa F. Wasserman(The University of Texas at Austin - School of Law)

특허 손해액의 계산은 특허 정책의 중심에 있지만 모든 지적 재산권 법에서 가장 논쟁적인 문제 중 하나입니다. 

지배적인 법적 프레임 워크는 가장 보편적인 특허 손해 배상인 합리적인 로열티는 침해가 시작된 시점에 당사자 간의 가상 협상의 결과와 동일시합니다. 법원은 일반적으로 특허에 금전적 가치를 두고 두 사인간의 공정거래로 대표되는 기존의 특허 라이선스가 합리적인 로열티를 결정하는 데 확률적으로 매우 유력하다는 데 동의합니다. 

그러나 공개적으로 사용 가능한 라이선스 데이터가 없기 때문에 법원이 적절한 유사 라이선스를 식별하기 어렵습니다. 본 논문에서, 기존 특허 라이센스 계약에 대한 개발되지 않은 정보가 있다고 주장하는데, 이들 중 세법상 이전가격(Transfer price) 정보는 현재 특허 손해 배상 전문가가 제공하는 기존 현재 라이선스 데이터보다 합리적인 로열티 계산에 더 확률적일 가능성이 높습니다. 

Tax Incentives and Transfer Prices as Lower and Upper Bounds of the Reasonable Royalty Calculation

[논문 Table of Contents]

INTRODUCTION 

 I. PATENT DAMAGES 

 II.  TRANSFER PRICES AND THE TAX REGIME 

   A. WHAT ARE TAX-RELATED TRANSFER PRICES?

   B. TAX RELATED TRANSFER PRICES REFLECT THE VALUE OF THE PATENT 

    1. Acceptable Methods for Calculating Transfer Prices 

    2. Other Limitations Tax Payer Discretion and IRS Enforcement of Transfer Pricing Regulations

III.  TAKING A GLOBAL PERSPECTIVE ON TRANSFER PRICING 

  A. THE OECD COUNTRIES’ TRANSFER PRICING REGULATIONS 

  B. TAX INCENTIVES AND TRANSFER PRICES AS LOWER AND UPPER BOUNDS OF THE REASONABLE ROYALTY CALCULATION 

    1. Joint Committee Taxation Report Examples

    2. State and Local Taxation Transfer Pricing Regulations ....

IV. THE SITUATIONS IN WHICH TAX RELATED TRANSFER PRICES ARE THE MOST INFORMATIVE TO PATENT DAMAGES

CONCLUSION  

[CONCLUSION] 

This Article argues that tax-related transfer prices could be useful evidence in calculating reasonable royalty patent damages. Although transfer prices are undoubtedly influenced by the tax system, given that corporate statutory tax rates are widely known, the tax incentives should always be apparent. Knowing whether a reported transfer price should represent a lower or upper bound of a reasonable royalty calculation will enable the trier of fact to utilize transfer prices to help narrow the range of an acceptable reasonable royalty patent damage award. Importantly, our proposal will not solve every reasonable royalty calculation. That is, only a patentee that manufactures products and has transferred the economic right of the patent to a subsidiary will have reported tax-related transfer prices. Nevertheless, given the ubiquity of intra-company trading, it is likely that a significant number of litigated patents will meet this criterion. .

* 이전가격(移轉價格, Transfer price)이란 관련기업 사이에 원재료ㆍ제품 및 용역을 공급하는 경우에 적용되는 가격이다. 이것은 국제거래에서 발생되는 다국적기업간의 이전가격조작에서 특히 문제가 되는데, 이 때에는, 이러한 이전가격을 부인하고 정상가격(Arm's Length Price)을 기준으로 소득금액을 계산하는데 이를 이전가격과세(Transfer Pricing Taxation)라고 한다.

"정상가격" 산출방법은 총 6가지로 구성되어 있습니다.

(1) 비교가능 제 3자 가격방법

     (Comparable Uncontrolled Price Method)

(2) 재판매가격방법

     (Resale Price Method)

(3) 원가가산방법

       (Cost Plus Method)

(4) 이익분할방법

      (Profit Split Method)

(5) 거래순이익률방법

      (Transactional Net Margin Method)

(6) 그 밖의 거래의 실질 및 관행에 비추어 합리적이라 인정되는 방법

* 해외 진출기업과 이전가격세제 (원문읽기링크)

[국제조세조정에 관한 법률]

제2조(정의) 5. “정상가격”이란 거주자, 내국법인 또는 국내사업장이 국외특수관계인이 아닌 자와의 통상적인 거래에서 적용하거나 적용할 것으로 판단되는 가격을 말한다.

제7조(정상가격에 의한 결정 및 경정) ① 과세당국은 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 그 거래가격이 정상가격보다 낮거나 높은 경우에는 정상가격을 기준으로 거주자의 과세표준 및 세액을 결정하거나 경정할 수 있다.

제8조(정상가격의 산출방법) ① 정상가격은 국외특수관계인이 아닌 자와의 통상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 재화 또는 용역의 특성ㆍ기능 및 경제환경 등 거래조건을 고려하여 다음 각 호의 산출방법 중 가장 합리적인 방법으로 계산한 가격으로 한다. 다만, 제6호의 방법은 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 방법으로 정상가격을 산출할 수 없는 경우에만 적용한다.

 1. 비교가능 제3자 가격방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래와 유사한 거래 상황에서 특수관계가 없는 독립된 사업자 간의 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 2. 재판매가격방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 중 어느 한쪽인 구매자가 특수관계가 없는 자에 대한 판매자가 되는 경우 그 판매가격에서 그 구매자가 판매자로서 얻는 통상의 이윤으로 볼 수 있는 금액을 뺀 가격을 정상가격으로 보는 방법

 3. 원가가산방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 중 어느 한쪽이 자산을 제조ㆍ판매하거나 용역을 제공하는 경우 자산의 제조ㆍ판매나 용역의 제공 과정에서 발생한 원가에 자산 판매자나 용역 제공자의 통상의 이윤으로 볼 수 있는 금액을 더한 가격을 정상가격으로 보는 방법

 4. 거래순이익률방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래와 유사한 거래 중 거주자와 특수관계가 없는 자 간의 거래에서 실현된 통상의 거래순이익률을 기초로 산출한 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 5. 이익분할방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 양쪽이 함께 실현한 거래순이익을 합리적인 배부기준에 따라 측정된 거래당사자들 간의 상대적 공헌도에 따라 배부하고, 이와 같이 배부된 이익을 기초로 산출한 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 바에 따라 합리적이라고 인정되는 방법

② 과세당국은 제1항을 적용할 때 거주자와 국외특수관계인 간의 상업적 또는 재무적 관계 및 해당 국제거래의 중요한 거래조건을 고려하여 해당 국제거래의 실질적인 내용을 명확하게 파악하여야 하며, 해당 국제거래가 그 거래와 유사한 거래 상황에서 특수관계가 없는 독립된 사업자 간의 거래와 비교하여 상업적으로 합리적인 거래인지를 판단하여야 한다.

③ 과세당국은 제2항을 적용하여 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래가 상업적으로 합리적인 거래가 아닌 것으로 판단하고, 해당 국제거래에 기초하여 정상가격을 산출하는 것이 현저히 곤란한 경우 그 경제적 실질에 따라 해당 국제거래를 없는 것으로 보거나 합리적인 방법에 따라 새로운 거래로 재구성하여 제1항을 적용할 수 있다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 정상가격 산출방법에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.

* 개정 OECD 이전가격 가이드라인 의 주요 내용 (원문읽기 링크)

다. 무형자산에 대한 특별 고려(제6장)

 □ 무형자산을 법적으로 소유하고 있다는 것만으로는 무형자산의 활용에 따른 소득을 향유할 수 없음

 □ 무형자산의 개발(development), 유지(maintenance), 증진(enhancement),보호(protection) 및 활용(exploitation)과 관련된 주요 가치 창출 기능을 수행한 관계기업들은 독립기업 원칙 적용지침에 따라 적절한 보상을 받아야 함

 □ 무형자산의 개발, 유지, 증진, 보호 및 활용과 관련된 위험을 부담한다는 것은 해당 위험을 통제(control)하고 그 위험을 부담할 수 있는 재정적 역량(financial capacity)을 보유하고 있다는 것을 의미함

 □ 무형자산으로부터의 기대이익과 실제이익의 차이에 다른 손익의 귀속은 해당 특수관계 거래에서 누가 그러한 차이를 초래한 위험을 부담하고,

  ㅇ 누가 그 무형자산의 개발, 유지, 증진, 보호 및 활용과 관련된 주요한 기능을 수행하거나 경제적으로 중요한 위험을 통제하는지에 따라 결정됨

□ 거래 당시 평가가 어려운 무형자산(hard-to-value intangibles) 관련 과세당국이 사후(ex post)의 결과를 사전(ex ante) 가격약정의 적정성을 확인하기 위한 정황증거(presumptive evidence)로 삼을 수 있음

명세서 실시가능요건, 임시 명세서 출원, 선행기술이라고 다르지 않다.

1. 들어가는 말  

   특허란 제도는 국가가 명세서에 기재된 발명을 강제로 공개하는 것과 청구항에 기재된 발명의 배타적 보호를 보장하는 두 개의 바퀴가 함께 돌아가도록 설계된 제도이다. 먼저 발명자로 하여금 자신의 발명이 공개될 것을 전제로 명세서에 자신의 발명을 구체적으로 기재하게 하게 하여, 공중이 그 명세서를 참고서 삼아 후속 기술 개발을 하도록 하되, 그대로 복제하여 사용하는 것을 막아 발명자에게 보상하도록 하는 제도이다.

    따라서 특허출원 시 명세서 기재요건은 매우 엄중하다. 정확한 표현은 아니지만 발명자는 특허 출원 명세서를 보고 그 분야의 숙련된 기술자가 자신의 기술적 상식을 사용하여 그 발명품을 만들 수 있어야 한다. 다만 상품화 수준까지 만들 수 있을 정도로 상세히 기재할 필요는 없고 적어도 그 발명품을 만들어 목적하는 효과나 원리를 예측할 수 있는 정도는 기재되어야 한다.

    제품개발 단계로 따지면 적어도 실험실에서 구현해 볼 수 있을 정도는 기재되어 있어야 한다. 즉 명세서를 보고 기능이나 효과를 인지할 수 있는 최소한의 목업(mockup)이나 프로토타입(prototype) 정도는 만들 수 있어야 한다는 의미다. 그렇다고 양산품이나 그 전 단계인 시제품 수준일 필요는 없다.

    이를 특허법에서는 실시가능 요건 또는 구현가능 요건(enablement requirement)이라고 한다. 따라서 숙련된 기술자가 특허 명세서를 보고 자신의 기술적 상식을 사용하여 아무리 만들어 보려 해도 만들 수 없다면 명세서의 기재요건을 위반한 것으로 봐도 된다.

사진 = Douglas Engelbart의 컴퓨터용 마우스 프로토타입(prototype) (출처 : Wikimedia)

* [이진수의 ‘특허포차’] ⑯ 당신의 특허는 ‘실시 가능’한가요?…명세서 기재요건(상) 

* [이진수의 ‘특허포차’] ⑰ 실시가능요건을 충족하지 못하면(?) 명세서 기재요건(하)

2. 명세서 기재요건, 실시가능요건

    이러한 실시가능 요건(enablement requirement)은 대부분의 국가에서 특허로 인정받기 위한 법정 요건으로 확립되어 있다.

    미국은 특허법 제112조에서 이를 규율한다.

35 U.S.C. 112 Specification. (a) IN GENERAL.—The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

     실시 가능 요건을 만족하기 위해서는 명세서에 통상의 기술자가 청구 발명을 만들고 사용할 수 있도록 발명을 설명하여야 한다. 출원서류에 기재된 기술 정보는 관련 기술에 숙련된 기술자들에게 청구 발명을 만들고 사용하는 방법을 알려주기에 충분해야 한다.

    이러한 요건의 목적은 발명이 의미 있는 방법으로 이해관계가 있는 대중에게 전달되도록 하기 위함이다.

    최근 미국 연방항소법원의 판례를 보면 청구항에 요소(element)를 기능적으로 한정한 경우 명세서에 그 기능적 용어로 인해 확장되는 실시예에 대해서도 실시가능요건을 만족하여야 한다고 판시하였다. 다만 명세서에 가능한 모든 변형을 구구 절절히 실시 가능하게 설명할 필요는 없지만 청구된 범위 전체가 합리적으로 실시 가능해야 한다.

    미국에서 기능적 용어를 사용한 청구범위 작성은 점점 더 까다로워지고 있다 (Amgen Inc. v. Sanofi, No. 2020-1074 (Fed. Cir. Feb. 11, 2021))

사진=Amgen사의 Repatha (좌) / Sanofi사의 Praluent (우)  (출처 : KBR (Korea Biomedical Review))

    실시가능 요건 다툼에서 그 승패의 핵심은 해당 특허의 무효를 주장하는 자가 청구 발명이 "부당한 실험" 없이는 구현될 수 없다는 것을 명확하고 설득력 있는 증거(by clear and convincing evidence )로 보일 수 있는지에 달려있다. 이러한 증명은 종종 다음과 같은 "지팡이 인자"(Wand factors)에 의존한다. 실시가능요건을 가늠할 잣대로 사용하는데에 참고할만 하다.

“(1) 필요한 실험의 양, (2) 제시된 지시 또는 지침의 양, (3) 작업 예시의 유무, (4) 발명의 특성, (5) 선행 기술의 수준, (6) 통상의 기술자의 상대적 기술, (7) 해당 기술의 예측 가능성 또는 예측 불가능성, (8) 청구 범위의 범위"

    명세서에 가능한 모든 변형을 설명할 필요는 없지만 청구된 범위 전체가 적어도 실험실 단계에서는 합리적으로 실험이 가능해야 한다. 그 구현을 위한 실험이 "부당할 정도로 과도한지" 아니면 통상의 기술자가 합리적으로 예상할 수 있을 정도로 "충분히 일상적인지”를 판단해야 한다.

단, 35 U.S.C. 112(a) 또는 AIA 이전 구법 35 U.S.C. 112의 첫 번째 단락의 실시가능 요건(enablement requirement)을 만족하기 위해 "통상의 기술자가 그 효과에 대한 청구항의 기재사항과 상관없이 완벽하고 상업적으로 실행 가능한 실시품의 예를 만들고 사용할 수 있도록 할 필요는 없다. 발명에 대한 설명 자체가 해당 기술 분야의 숙련된 기술자들이 발명을 구현해보도록 하는 데 충분하다면 발명을 만들고 사용하는 상세한 절차는 필요하지 않을 수 있다. 만약 이러한 기재가 실시가능요건을 만족하지 않는 경우, 그 특허 청구항은 거절이유가 되고 무효이유가 되고, 선출원이나 선행기술의 지위도 인정받기 어려운 경우가 발생한다.

    이러한 실시가능 요건(enablement requirement)은 일명 청구항의 상세한 설명 기재요건이라 하는 발명의 서면 기재 요건(written description’ requirement)과 별개로 구별된다. '서면 기재' 요건은 청구항에 기재된 발명이 명세서에 의해 기술적으로 뒷받침되고 있는지에 대한 것이다. 

    따라서 청구항에 대한 추가 한정사항이 최초 출원서에 제안되었던 기재내용에서 기술적으로 뒷받침하지 않는다는 사실이 반드시 실시 가능하지 않다는 것을 의미하지는 않는다. 이는 우리나라도 마찬가지다. 

대한민국 특허법 제42조(특허출원) ① 특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다. ② 제1항에 따른 특허출원서에는 발명의 설명ㆍ청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다. ③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것 2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것

    실시가능성 요건에 대한 특허청 심사지침을 참고해보자.

    특허제도는 새로운 기술을 개발하여 그것을 공개한 자에 대하여 심사과정을 거쳐 특허권을 부여함으로써 발명의 보호를 도모하는 한편, 제3자에 대해서는 그 발명을 이용할 수 있는 기회를 제공함으로써 산업발전에 기여하고자 마련된 제도이다. 이와 같은 발명의 보호 및 이용은 실질적으로 발명의 보호범위를 정확히 명시하는 권리서로서의 역할뿐만 아니라 발명의 기술적 내용을 공개하는 기술문헌으로서의 역할을 수행하는 명세서에 의해 이루어진다.

    이러한 목적을 달성하기 위해 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야의 평균적 기술자가 출원 시 그 발명이 속하는 기술분야의 기술상식과 명세서 및 도면에 기재된 사항에 의하여 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재해야 한다.

    실시가능요건에서 말하는 “쉽게 실시”란 그 발명이 속하는 기술분야의 평균적 기술자가 해당 발명을 명세서 기재에 의하여 출원 시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고도 과도한 시행착오나 반복 실험 등을 거치지 않고 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것을 말한다. 즉 발명의 설명은 해당 기술분야의 평균적 기술자가 그 발명을 쉽게 이해하고 쉽게 반복하여 재현할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어야 한다.

다만 실시가능요건은 특허법 제42조 제4항 제1호에서 말하는 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부와 구분된다.

    우리나라 대법원은 이러한 실시가능요건을 다음과 같이 설명하고 있다 (대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결)

물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다.

    또한 우리나라도 미국의 실무와 마찬가지로 실시의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명으로 해석하므로 발명의 설명에만 기재되고 청구항에 기재되지 않은 발명은 이러한 실시가능요건을 만족하지 않아도 무방하다.

    그렇다고 처음 출원 시 청구항에 기재되지 않은 기술적 구성요소에 대한 설명을 모두 생략하는 것은 좋은 특허를 만들지 못하게 하는 장애요인이 된다. 나중에 설명하겠지만 정규출원에서 청구항을 기재하거나 청구항을 보정할 때 최초 명세서에 기재된 다양한 내용의 기재수준이 실시가능요건을 만족하는지에 따라 청구항으로 보호받을 수 있는 사항이 한정된다. 

    이러한 측면에서 최초 특허를 출원할 때 명세서를 풍부하게 작성하여야 한다는 의미가 단지 다양한 변형 실시예를 형식적으로 기재하여야 한다는 의미를 넘어선다.

    만약 이러한 기재가 실시가능요건을 만족하지 않는 경우 그 특허 청구항은 거절이유가 되고 무효사유가 된다. 나아가 발명의 설명을 상세히 적지 않으면 출원일을 인정받을 수 없다 (특허법 제42조의 2). 또한 실시가능요건의 흠결은 진보성 판단에서 선행기술 또는 선원 또는 확대된 선원의 지위에 관한 적격에도 하자를 야기할 수 있다 (대법원 2000후2248).

3. 실시가능요건 흠결이 미치는 효과

    앞에서 잠깐 언급한 바와 같이 실시가능 요건 (enablement requirement)의 흠결은 단지 그 명세서 작성 요건의 흠결에 머물지 않고 특허법상 다른 요건에 영향을 미친다는 점에서 주의를 요한다.

     1)    『선행기술의 적격』 문제를 야기할 수 있다.

    미국의 경우 어떤 특허가 먼저 공개되었는데 그 특허 문서, 명세서에 기재한 발명의 설명이 실시가능 요건 (enablement requirement)을 만족하지 못하였을 정도로 부실하였다면 그 특허는 다른 후출원 발명의 등록을 저지할 수 있는 선행기술로 자격을 인정받기 어려울 수 있다.

    최근 2021년 4월 16일 연방항소법원은 레시언 사건에서 하나의 참조문헌만으로도 진보성 흠결의 근거가 될 수 있으나 그 참조문헌이 선행기술의 자격을 가지려면 그 참조문헌에 기재된 내용이 출원발명에 대해 실시가능 요건 (enablement requirement)을 만족하여야 한다고 판시하였다 (In Raytheon Technologies Corp. v. General Electric Co., 2021 U.S. App. LEXIS 10961 (Fed. Cir., Apr. 16, 2021)).

    Raytheon Technologies (레시언)사는 가스 터빈 엔진에 관한 미국 특허 번호 9,695,751 ('751 특허)의 특허권자이고, GE(지이)는 단일 선행 기술 참조문헌 “Knip”에 의존하여 진보성 흠결을 주장한 무효심판(IPR)청구인이었다. 참고로 레시언사는 매사추세츠 주 월섬에 본사를 둔 미국의 다국적 항공 우주 및 방위 대기업으로 주로 전투기의 가스터빈엔진을 개발하고 GE(지이)는 주로 산업용 민간 발전 가스터빈엔진을 개발하는 대기업이다. ‘751 특허는 종래 기술보다 훨씬 더 높은 특정 출력 밀도의 범위(a specific “power density” range)를 특징으로 하고 있었다.

※ 미국 선행기술이나 발명을 부를 때 발명자의 이름을 인용하여 명명하는 관행이 있다. 이런 관행을 통해 미국의 발명자 존중문화를 엿볼 수 있다. 

그림= 미국 특허 번호 9,695,751 ('751 특허)의 대표도면

청구항 1. A gas turbine engine comprising: a fan including a plurality of fan blades…<생략>… ; a compressor section; a combustor in fluid communication with the compressor section; turbine section in fluid communication with the combustor, the turbine section including a fan drive turbine and a second turbine . . . ; and a speed change system configured to be driven by the fan drive turbine to rotate the fan about the axis; and a power density at Sea Level Takeoff greater than or equal to 1.5 lbf/in3 and less than or equal to 5.5 lbf/in3 and defined as thrust in lbf measured by a volume of the turbine section in in3 measured between an inlet of a first turbine vane in said second turbine to an exit of a last rotating airfoil stage in said fan drive turbine (emphasis added). 청구항 2. The gas turbine engine as recited in claim 1, wherein the fan drive turbine has from three to six stages. 청구항 3. The gas turbine engine as recited in claim 2, wherein said number of fan blades is less than 18 and the second turbine has two stages.

     GE(지이)는 심판청구에서 선행문헌 Knip이 비록 상상속의 엔진에 대한 것이나 "숙련된 장인이 각각의 엔진의 출력 밀도를 유도할 수 있는 성능 매개 변수를 공개하고 있으므로 가스 터빈 엔진의 출력 밀도범위가 한정된 ‘751 특허 청구 발명은 자명하다고 주장하였다. 미국 특허심판원(PTAB)은 선행문헌 Knip에 통상의 기술자가 엔진의 출력 밀도를 계산할 수 있는 수준으로 충분한 개시 내용이 있다고 판단하여 '751 특허는 선행문헌의 Knip으로부터 자명하게 도출된다고 판단하였다.

    그러나 연방항소법원(CAFC)은 선행문헌 Knip에 개시된 엔진은 당시에는 사용할 수 없는 상상의 재료에 의존하여 매개변수가 기재된 것으로 선행문헌 Knip은 그 자체로도 실시가능하지 않을 뿐 아니라 숙련된 기술자라도 과도한 실험없이 ‘751 발명의 엔진을 만들 수 있을 정도로 개시되지 않았으므로 진보성 판단에서 선행문헌 Knip의 선행기술의 적격성을 부정하였다. 미국은 미완성 발명이란 개념을 잘 사용하지 않는다. 선행기술에 발명의 내용이 명시적으로 또는 암시적으로 개시되어 있는지와 그 기재가 실시 가능하게 기재되어 있는지 만을 관심을 갖는다. 특히 진보성을 판단할 때는 신규성 판단할 때보다 실시가능요건을 더 엄격하게 보는 경향이 크다. 우리나라의 심사실무와 차이가 있다.

     2)    다음으로 ‘임시출원(Provisional application)’의 출원일 소급문제에 영향을 미친다.

    먼저 미국의 ‘임시출원(Provisional application)’ 제도는 적은 비용과 노력으로 빠르게 출원일을 확보할 수 있다는 점에서 유용한 제도이다. 심지어 논문을 그대로 제출해도 되고 연구노트를 그대로 명세서로 출원해도 되며 영어가 아닌 한글로 작성되어도 무방하다. 

    임시출원일로부터 12개월 안에 청구항 및 명세서 형식을 갖추고 정규출원만 하면 임시출원의 출원일을 정규출원의 출원일로 소급 받을 수 있다. 명세서에 청구항을 기재할 필요가 없고 자유로운 형식으로 출원이 가능하며, 발명 내용을 영어로 작성하지 않아도 된다(추후 번역문 제출 필요). 임시출원 이후 12개월 이내에 정규출원을 하면, 정규출원이 심사의 대상이 되고 정규출원의 출원일은 임시출원의 출원일로 소급된다. 정규출원을 하지 않으면 임시출원은 공개되지 않고 자동 취하된다.

    이러한 유용성에도 불구하고 ‘임시출원(Provisional application)’ 당시 제출된 명세서에 기재된 발명의 설명이 실시가능 요건 (enablement requirement)을 만족하지 못하였을 정도로 부실하였다면 그 특허는 임시출원일로 소급되지 못하며 다른 후출원 발명의 등록을 저지할 수 있는 선행기술로 자격도 없어진다.

    따라서 미국에서 ‘임시출원(Provisional application)’을 하더라도 발명의 상세한 설명은 통상의 기술자가 실시 가능할 정도로 충분히 기재하여야 한다. 나중에 정규출원에서 청구항을 기재하거나 청구항을 보정할 때, 청구항에 기재될 발명이 최초 명세서에 실시 가능한 수준으로 기재되지 않으면 등록 받을 수 있는 청구 발명이 제한된다. 따라서 처음부터 발명의 상세한 설명을 기재할 때 선행기술조사를 통해 청구항을 보정 가능성을 염두에 두고 발명의 상세한 설명의 기재 수준을 정해야 한다. 어려운 문제다.

    우리나라도 미국의 ‘임시출원(Provisional application)’ 와 유사한 제도가 있다. 이를 『임시 명세서 출원』이라고 한다. 이러한 『임시 명세서 출원』이 가출원이 아니라 정규출원이다. 단지 명세서 법정 양식의 유예를 받는 것뿐이다.

    기존 명세서 양식에 따르지 않고 PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, HWP, JPG, TIF 형식의 일반 전자파일이라면 이를 ‘임시명세서’로 하여 출원할 수 있다 (특허법 시행규칙 제21조 제5항).

특허법 제42조의2(특허출원일 등) ① 특허출원일은 명세서 및 필요한 도면을 첨부한 특허출원서가 특허청장에게 도달한 날로 한다. 이 경우 명세서에 청구범위는 적지 아니할 수 있으나, 발명의 설명은 적어야 한다. 특허법 시행규칙 제21조(특허출원서 등) ⑤ 제2항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 법 제42조의2제1항 후단에 따라 명세서에 청구범위를 적지 않고 출원할 때에는 특허출원서에 제2항부터 제4항까지의 기재방법을 따르지 않고 발명의 설명을 적은 명세서(이하 “임시 명세서”라 한다)를 첨부하여 제출할 수 있다. 이 경우 임시 명세서를 전자문서로 제출하기 위해서는 특허청장이 정하여 고시하는 파일 형식을 따라야 한다. <신설 2020. 3. 30.>  ⑥ 제5항에 따라 임시 명세서를 제출하는 경우에는 특허출원서에 그 취지를 기재해야 하며, 법 제47조에 따라 임시 명세서를 보정할 때에는 별지 제9호서식의 보정서에 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 명세서, 요약서 및 필요한 도면을 첨부하여 특허청장에게 제출해야 한다. <신설 2020. 3. 30.>

     우리나라는 미국과 달리 임시 명세서 출원도 정규 출원의 일종이다. 만약 출원시 청구범위까지 기재하였다면 그대로 일반출원과 동일한 취급을 받는다. 그러나 청구범위를 기재하지 않았다면, 심사를 받기 위해서는 출원일로부터 1년 이내에 우선권을 주장하면서 다시 출원하거나(특허법 제55조) 출원일 혹은 최우선일로부터 1년 2개월 내에 청구범위를 추가하는 보정을 해야 한다(특허법 제42조의2 제2항). 그렇지 않으면 위 특허출원은 공개되지 않고 자동 취하된다. 

    또한 청구범위 유예제도에 따른 특허출원에 기재된 발명 내용과의 관계에서 신규 내용이 있는 경우 국내 우선권 주장 방식을 택하고, 신규 내용이 없는 경우 청구범위 추가 방식을 택할 수 있다.

그림= 임시명세서 출원절차 (출처 : 특허청)

    제품사진 등이 담긴 JPG 파일을 임시 명세서로 하여 특허 출원할 수 있다는 편의성에도 불구하고, 그 임시 명세서에는 발명의 설명이 충실하게 기재되어 있어야 한다. 그것도 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀 있어야 한다. 명세서 법정 양식이 유예된 임시명세서 출원은 시행규칙의 명세서 양식요건을 유예한 것이지 실체적 실시가능 요건까지 완화한 것이 아니다 (특허법 제42조 제3항).

    즉 아무리 임시 명세서 출원이라도 명세서에 발명의 설명이 충실하게 기재되어 있어야 한다. 그것도 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀 있어야 한다(특허법 제42조 제3항). 발명에 대한 설명을 상세히 적지 않으면 출원일을 인정받을 수 없다 (특허법 제42조의 2).

    아직 우리나라에 임시 명세서출원 제도가 도입된 지 얼마 되지 않아 관련 이슈에 대한 분쟁사례를 찾기 어렵다. 때문에 분쟁이 발생할 경우 법원의 판단이 어떻게 나올지 확정적으로 말하기 어렵다. 그러나 임시출원을 너무 쉽게 보고 제대로 출원하지 않아 골치 아프게 된 미국 선례들을 타산지석으로 삼아야 한다.

    임시 명세서에 포함되었던 발명의 내용 안에서만 이후 명세서 및 청구항의 보정이 가능하므로 나중에 심사관의 거절이유에 적절히 대응하면서도 강한 특허를 인정 받기 위해서는 임시 명세서 작성시부터 나중에 보정할 것을 대비하여 가능한 발명의 모든 특징을 실시 가능한 수준으로 기재하여야 한다. 

    처음 출원 시 청구항에 기재되지 않은 기술적 구성요소에 대한 설명을 모두 생략하는 것은 좋은 특허를 만들지 못하게 할 것이다. 

    청구항을 추가하거나 청구항을 보정할 때 최초 명세서에 기재된 다양한 내용의 기재수준이 실시가능요건을 만족하는지에 따라 청구항으로 보호받을 수 있는 사항이 한정될 수 있기 때문이다.

    이러한 측면에서 최초 특허를 출원할 때 명세서를 풍부하게 작성하여야 한다는 의미는 단지 형식적으로 다양한 변형 실시예를 많이 기재하여야 한다는 의미를 넘어, 실시 가능한 수준으로 구체적으로 기재하여야 한다는 것을 의미한다. 바람직한 방법으로는 예상되는 제품의 사진을 글로 기재하듯이 상세하게 기재하는 것이다. 그래야 강한 특허를 인정받으면서도 심사관의 거절이유에 대응하기 좋다.

    따라서 안전하게는 임시 명세서 출원을 이용하더라도 선행기술조사를 하는 것이 바람직하다. 임시명세서 출원이라고 실시가능요건을 위반하면 출원일의 소급혜택을 받을 수 없고 공개에 따른 선행기술의 지위도 상실한다.

    다시 한번 당부하고 싶다. 우리나라이든 미국이든 발명의 설명을 충실히 기재하는 것이 부담된다는 이유만으로 임시 출원 또는 임시 명세서 출원을 이용해서는 안 된다.

임시 명세서 출원을 하고 싶다면 먼저 전문가의 검증을 받아 볼 것을 권고한다.

※    [부록1] 실시가능요건과 선행기술의 적격  실무적으로 우리나라와 미국의 중요한 차이는 실시가능요건(enablement)을 만족하지 못한 경우 그 특허출원이 선행기술(prior art)의 적격이 있는지에 대한 문제입니다. 좀더 구체적으로는 실시가능요건에 대한 엄격성과 개시에 대한 판단기준의 차이입니다.  [미국의 경우]  미국은 선행기술의 인정범위를 대상 발명의 실시가능요건(enablement)을 만족하도록 기재된 내용에 한정합니다. 형식적으로 기재된 내용이 개시(disclosing)되어 있어도 그 기재가 대상발명을 실시가능한 수준으로 기재된 것이 아니라면 그 기재에 대한 개시(disclosing)가 없는 것처럼 취급합니다(In re Ruschig, 343 F.2d 965 (C.C.P.A. 1965), Paperless Accounting, Inc. v. Bay Area Rapid Transit Sys., 804 F.2d 659, 665 (Fed. Cir. 1986). In re Baird, 16 F.3d 380, 382 (Fed. Cir. 1994), In Raytheon Technologies Corp. v. General Electric Co., 2021 U.S. App. LEXIS 10961 (Fed. Cir., Apr. 16, 2021)).  따라서 먼저 출원인의 발명이 새로운지에 대한 신규성을 판단하기 위하여 선행기술의 개시 범위를 결정함에 있어서 그 선행문헌에 실시가능 할 수준으로 개시되었는지 (‘enabling disclosure’)에 대한 판단이 핵심이 됩니다 (In re Hoeksema, 399 F.2d 269, 158 USPQ 596 (CCPA 1968)). 만약 선행 문헌에 통상의 기술자가 과도한 실험 없이 특허발명을 만들어 낼 수 있는 정도로 개시되어 있지 않다면 그 선행문헌은 선행기술의 적격이 없습니다 (Elan Pharm., Inc. v. Mayo Found. For Med. Educ. & Research, 346 F.3d 1051, 1054, 68 USPQ2d 1373, 1376 (Fed. Cir. 2003)).  단 선행기술의 개시요건으로서 실시가능요건은 선행 문헌의 기재 자체에 대한 실시가능요건이 아니라 선행 문헌에 개시된 사항으로부터 대상 발명품을 만들어 낼 수 있는지에 대한 측면에서 실시가능요건입니다 (이진수, 최승재, "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안 ―미국 심사기준(MPEP) 및 판례와 비교하여―", 지식재산연구지식재산연구 제15권 제2호 2020.06 참조).  따라서 선행문헌 자체가 실시가능요건을 흠결한 경우라도, 즉 선행에서 개시한 물건을 어떻게 만드는지 또는 개시된 방법을 어떻게 사용하는지를 가르치지 않았더라도 특허 발명을 충분히 실시 가능하게 가르친다면 신규성 흠결 (35 U.S.C. 102)의 거절의 근거로 삼을 수 있고, 또한 선행문헌이 청구 발명의 구성요소를 모두 가르치고 있다면 다른 선행문헌과 같은 2차 증거를 이용하여 특허발명품을 만들거나 특허방법을 사용하는 것이 일반적(public domain)이란 사실을 보일 수 있습니다 ( In re Donohue, 766 F.2d at 533, 226 USPQ at 621).  또한 진보성 거절 (35 U.S.C. 103 REJECTIONS)에 있어서도 "선행문헌이 작동하지 않는 장치를 공개하더라도, 그것이 실시 가능하게 가르치는 범위 내에서는 모두 선행기술이 될 수 있습니다." (Beckman Instruments v. LKB Produkter AB, 892 F.2d 1547, 1551, 13 USPQ2d 1301, 1304 (Fed. Cir. 1989)). 따라서 선행문헌 자체가 실시가능할 정도로 기재된 것이 아니다는 이유만으로 진보성 판단을 위한 목적으로 선행기술 적격이 부정되지는 않습니다 (Symbol Techs. Inc. v. Opticon Inc., 935 F.2d 1569, 1578, 19 USPQ2d 1241, 1247 (Fed. Cir. 1991)).  이때 특별한 사정이 없는 한 선행문헌의 기재만으로 실시 가능하다고 추정되므로 이를 반박하는 자가 실시가능하지 않음, 즉 선행문헌을 이용하여 특허발명을 만드는 방법 등이 발명 당시에 알려지지 않았다는 것을 증명하여야 합니다.  따라서 청구발명이 화합물인 경우 선행문헌이 단지 청구된 화합물의 구조만 공개한 경우, 복합물을 제조하려는 시도가 성공하지 못했다는 증거는 실시 가능한 개시 요건을 만족시키지 못하였다는 것을 증명하기에 적합할 것입니다 (In re Wiggins, 488 F.2d 538, 179 USPQ 421 (CCPA 1973)).  또한 화학 화합물의 속(genus) 개념에 대한 선행기술의 일반적인 개시는 그 선행기술의 개시에 의해 그속(genus)에 속하는 어떤 화합물의 합성이 가능할 수 있더라도 그 속(genus)의 종(species)에 대한 청구발명을 실시 가능하게 설명하고 있다고 보기 어렵습니다. 따라서 상위개념의 개시는 하위개념의 발명의 개시로 인정되기 어려우며 (In re Ruschig, 343 F.2d 965 (C.C.P.A. 1965), In re Baird, 16 F.3d 380, 382 (Fed. Cir. 1994)), 어떤 특정 종 (species)에 대한 설명이 이와 유사하더라도 다른 종(species)에 대한 실시 가능한 설명으로 인정받기도 어렵습니다 (Regents of the University of California v. Eli Lilly and Company, 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997)).   [우리나라의 경우]  선행문헌의 실시가능 개시요건(Enable requirement)은 일반원칙으로 우리나라 대법원도 “공연(公然)히 실시된 발명은 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에서 실시되었다고 하여 반드시 그 기술의 내용까지 정확히 인식할 수 있는 것은 아니므로, 공용에 의하여 신규성이 부인되기 위해서는 ‘당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 기술사상을 보충, 또는 부가하여 다시 발전시킴 없이 그 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복하여 실시할 수 있을 정도로 공개될 것’이 요구된다”고 함으로써 실시가능요건을 명시적으로 요구하고 있습니다 (대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688 판결 참고).   그러나 선행기술이 간행물인 경우 특허발명을 실시 가능할 정도로 개시하지 않았다거나 특허발명이 선행문헌이 실시 가능하게 개시한 범위 내에 있지 않다는 등 실시 가능 개시 (enabling disclosing) 요건을 선행기술 적격의 판단 근거로 인용한 사례를 찾아보기 어렵습니다.   선행기술적격과 관련하여 실시가능요건의 흠결에 대한 다툼이 없어서 인지도 모르겠으나, 대체로 간행물에 대응이 구성이 개시되어 있다면 실시가능요건은 추정된다는 입장이 아닌가 싶기도 하고, 두 발명 사이에 ‘구성’의 차이가 일부 있더라도 ‘효과’의 점에서 차이가 없다면 동일하다고 판단하는 “실질동일 법리”를 이용하기 때문이 아닌가 싶습니다 (실질동일 판단에 대한 비판은 본 블로그의 1편과 "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안―미국 심사기준(MPEP) 및 판례와 비교하여―", 지식재산연구지식재산연구 제15권 제2호 2020.06 참조)  나아가 우리나라는 “미완성 발명”이란 개념도 사용하고 있습니다. 대법원은 가급적 미완성 발명이라고 보지 말라고 가이드 하고 있지만 여전히 미완성발명이라는 개념을 버리지 않고 있습니다 (대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후3312 판결, 대법원 1993. 9. 10. 선고 92후1806 판결 등 및 김병필, “청구범위해석에 있어서 ‘상세한 설명의 참작’에 관한 최근 대법원 판결 분석 및 외국 사례와의 비교 검토”, 지식재산연구, 9권 2호(2014), 44면 참조).  우리나라도 미완성 발명이라도 대상발명의 구성이 모두 개시되어 있다면 선행기술의 지위를 갖습니다. 그러나 이때 특허발명을 실시 가능하게 개시하고 있는지, 실시 가능하게 개시된 범위가 어디까지인지에 대한 심리는 부족하고 오히려 ‘선행기술이 미완성 발명이거나 표현이 불충분하거나 또는 일부 내용에 흠결이 있다고 하더라도 통상의 기술자가 기술상식이나 경험칙에 의하여 쉽게 (극히 용이하게) 기술내용을 “파악”할 수 있다면 진보성 판단의 대비 자료로 인용할 수 있다고만 판시하고 있습니다 (대법원 2008. 11. 27.  선고 2006후 1957 판결; 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004후2307 판결; 특허법원 2006. 4. 7. 선고 2005허2182 판결; 특허법원 2019. 5. 30. 선고 2018허8210 판결).    즉 우리나라는 선행기술의 특정에 있어서 실시가능한 만큼 개시된 것인지에 대한 심리 기준(실시가능개시요건)이 확립되지 않아 단지 개시여부에 대한 인식 (용이파악기준)만을 기준으로 하고 있다고 봐도 무리가 없습니다.    그러나 실시가능개시요건은 특허법의 목적을 달성하기 위한 일반원칙임을 기억해야 합니다. 아직 이 쟁점에 대해 대법원의 태도가 확립되었다고 보기 어려우므로 앞으로 많은 고민이 필요할 것 같습니다.

  

[부록2] 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에서 명세서 기재요건과 기탁요건  실시가능요건(enablement)과 관련하여 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에 대해서는 조금 더 유의할 점이 있습니다. 여기서 생물학적 물질(biological material)이란 유전자, 세균, 바이러스, 곰팡이, 효모, 조류, 동물세포, 식물세포, 수정란, 종자 등을 포함합니다. 따라서 최근 COVID-19 의 mRNA 백신도 이에 해당합니다.  생물학적 물질(Biological Materials)은 글로 설명된 명세서만 봐서는 통상의 기술자가 과도한 실험 없이 제조ㆍ분리할 수 없는 등 쉽게 실시하기 어려운 경우가 많습니다. 따라서 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에 대해서 우리나라나 미국이나 해당 생물학적 물질을 공인된 기탁기관에 기탁할 것을 요구하고 있습니다.  여기서 오해하지 말아야 하는 것은 생물학적 물질(Biological Materials)의 기탁이란 요건은 우리나라 특허법 제42조 제3항의 명세서 기재요건 (미국 특허법 제112조 (35 USC § 112)의 명세서 기재요건)을 충족시키기 위한 수단 중 하나라는 것입니다 (특허법원 2001.6.22. 선고 99허8653 판결 및 대법원 2002. 11. 8. 선고 2001후2238 판결).  즉 법정 생물학적 물질(Biological Materials) 발명의 경우 기탁요건을 만족하거나 기탁면제요건을 증명하면 명세서 기재요건인 실시가능요건(enablement)을 만족한 것으로 추정 받게 됩니다 (Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe, Inc., 296 F.3d 1316, 1326 (Fed. Cir. 2002)). 기탁된 생물학적 물질 등은 명세서의 기재사항과 같이 청구범위 해석의 내재적 증거로 인정받을 수 있습니다 (University of Rochester v. G.D. Searle & Co., 358 F.3d 916, 69 U.S.P.Q.2d 1886 (Fed. Cir. 2004)).  단, 미국은 우리나라와 달리 특허 “출원 시” 생물학적 물질을 기탁할 것을 요구하지 않습니다. 미국은 특허등록을 위한 수수료 납부 전 까지만 기탁을 완료하면 됩니다. 그럼에도 많은 다른 나라에서 특허출원 전에 기탁이 완료될 것을 요구하고 있어 미국의 특허출원을 선출원으로 조약우선권 주장을 하는 경우에는 그 기탁이 인정되지 않을 우려가 있기 때문에 (MPEP 2406.03).82) 출원시 생물학적 물질을 기탁할 것을 강하게 권하고 있습니다(37 CFR 1.809 (d)).83).  ※   [우리나라 미생물 기탁 요건]  우리나라의 경우 법정 생물학적 물질(Biological Materials) 발명이라면 출원 전에 공인된 기탁기관에 기탁하고 명세서에 수탁번호를 기재하거나 (특허법 시행령 제2조 제1항), 통상의 기술자가 용이하게 입수할 수 있는 경우 명세서에 그 입수방법을 기재하여야 합니다. 만약 입수방법을 기재하지 않으면 생물학적 물질을 용이하게 입수할 수 있다는 사실을 증명하여야 합니다.   이와 관련하여 법원은 "통상의 기술자가 용이하게 입수할 수 있는" 미생물이라 함은 그 미생물이 공지 또는 공용되어 시판되고 있거나 신용할 수 있는 기탁기관에 보존되어 있는 한편 자유로이 분양되는 것을 말하는 것으로서, 이와 같이 기탁이 면제되는 요건은 출원인이 이를 증명함으로써 충분하고 반드시 그 출원 명세서에 입수방법과 입수장소 등을 기재하여야만 할 것은 아니라고 판시하였습니다 (특허법원 2001.6.22. 선고 99허8653 판결 및 대법원 2002. 11. 8. 선고 2001후2238 판결). 그러나 이 사건에서 출원인은 생물학적 물질의 용이 입수에 관한 증명에 실패하여 결국 등록 거절이 확정되었습니다.  즉 법정 생물학적 물질에 관한 발명임에도 출원인이 기탁 면제요건에 대한 증명을 할 수 없다면 반드시 출원전에 그 생물학적 물질을 공인기관에 위탁하여야 합니다.    생물학적 물질의 기탁이 필요한 출원임에도, 출원서에 최초로 첨부된 명세서에 수탁번호가 기재되어 있지 않던 것을 보정에 의하여 새로이 기재하는 것은 특허법 제47조 제1 항의 새로운 사항의 추가로 보아 허용되지 않으며, 국제특허출원이 우선권주장의 기초로 된 경우, 미생물이 국제출원일 이전에 국제 기탁기관에 기탁되어 있고 그 수탁번호가 국제특허출원의 명세서에 기재되어 있어야 우선권의 효과를 향유할 수 있습니다.  만약 미생물 기탁이 필요한 발명의 경우, 출원 시 기탁이 완료되고 명세서에 수탁번호, 기탁기관의 명칭, 기탁연월일 등 기탁사실을 기재하는 것뿐만 아니라, 수탁번호통지서나 수탁증 등의 증명서류 제출까지 완료되어야 하고, 출원이 이 모두가 구비되지 않았다면 미완성발명이 됩니다 (대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후2003 판결). 우리나라는 미완성 발명에 대하여 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용가능성이 없다는 이유나, 제42조 제3항 명세서 기재불비로 거절합니다.   우리나라에 새로운 mRNA 백신 발명을 출원한다면 해당 mRNA물질을 공인기관에 기탁하여야 합니다.

 

고용주-발명자 분쟁 Bio-Rad Labs, Inc. v. ITC and 10X Genomics (Fed. Cir. 2021)

고용주-발명자 분쟁 

Bio-Rad Labs, Inc. v. ITC and 10X Genomics (Fed. Cir. 2021)

여러분이 어떤 발명자가 설립한 스타트업을 거액을 주고 인수하고 그 발명자를 핵심 연구원으로 계속 고용하였는데, 그 핵심연구원들이 1년 뒤 퇴직한 후 새로운 경쟁사를 설립하고 4개월도 채 되지 않아 특허를 출원하였다면...그리고 그 출원이 등록되자 여러분의 회사를 상대로 특허침해소송을 벌인다면...

[그 발명자들과 회사가 체결한 발명에 대한 양도 계약] 

<"고용 기간 동안 그것이 특허받을 수 있는지 없는지와 상관 없이 구상되거나 개발되거나 구현된 모든 발명을 회사에 양도하기로 한다.">

미국 ITC사의 결정에 대한 연방항소법원의 판단은 "회사는 아무런 권리를 갖을 수 없다"이었습니다.

그 이유와 배경이 궁금하시면 데니스 크라우취 교수의 Patently-O 블로그에서 확인하세요 ~

Pre-Invention Innovations Not Captured by Employment Agreement Duty to Assign 

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[제 능력 밖인듯 하여 더 이상 설명을 쓰려고 하지 않았으나 해설을 달아달라는 in-house 들의 요청이 많아....이해에 도움이 될 내용을 더 씁니다]

회사가 퇴직 연구원의 특허발명에 대한 권리를 주장할 수 있는 근거로 크게 두가지가 있습니다. 하나는 계약에 따라 특허발명에 대한 발명자의 권리를 이전 받는 것 (소유권 취득)이고 다른 하나는 특허법에 따라 현재 회사의 다른 연구원들과의 공동발명을 주장하는 것 (발명자권 인정)입니다. 전자는 주법에 따라 계약을 해석하여 퇴직후 특허발명에 대해 소유권을 주장할 수 있는 지에 대한 ownership 문제이고 후자는 회사의 다른 연구원이 퇴직후 특허발명에 공동으로 기여하여 공동발명자의 지위를 주장할 수 있는 지에 대한 Invenotrship 문제입니다.

Bio-Rad 사건 (Bio-Rad Labs, Inc. v. ITC and 10X Genomics (Fed. Cir. 2021))에서 Bio-Rad는 고용계약에 따른 특허발명의 소유권 주장을 하였으나 연방항소법원은 캘리포니아 주법 및 선례법에 따라 특허법에 따라 보호대상이 될 수 있는 완성된 발명에 이르지 못한 아이디어는 계약의 이전대상이 아니라고 판단하였습니다. 즉 소유권 이전의 대상이 될 수 있는 것은 특허법에 따라 보호될 수 있는 수준으로 구상한 아이디어이어야 하는데, 특허발명은 고용기간 동안 구상된 발명이 아니라는 것입니다. 그 전단계의 초창기 아이디어이므로 이에 대하여 전직 회사가 권리를 주장할 수 없다는 취지입니다.

[BIO-RAD LABORATORIES, INC.의 주장] 

...It is undisputed that Saxonov and Hindson were scientists at QuantaLife who executed contracts broadly assigning all their intellectual property, including all “ideas, processes . . . works, inventions, discoveries” conceived, developed, or created at QuantaLife “whether not patentable.”....Bio-Rad acquired QuantaLife and all its assets, and Saxonov and Hindson then executed similar contracts with Bio-Rad. ....Hindson’s and Saxonov’s agreements are directed to a broad definition of intellectual property: “any and all ideas, processes, . . . works, inventions, discoveries, . . . and improvements or enhancements to any of the foregoing . . . .whether or not patentable.” 

[CAFC 판시사항]

Bio-Rad itself declares that what the assignment provisions apply to is “intellectual property.” Bio-Rad Reply Br. at 1, 3. The agreements lend support to that characterization as a limitation on coverage. The QuantaLife agreement, on which Bio-Rad has focused, first imposes a requirement to disclose to the Company (QuantaLife) trademarks, inventions, and other ideas (all of which it parenthetically calls “IP”) that bear specified relations to the Employee’s employment or the Company’s business. J.A. 3199 (§ 2(a)). The assignment provision follows, and it states that “Employee shall assign to the Company . . .Employee’s entire right to any IP described in the preceding subsection, . . . whether or not patentable.” J.A. 3199 (§ 2(b)) (emphasis added). The language of “right to” suggests that the subject of the required assignment must be “intellectual property,” whether or not the right is a patent, trademark, trade secret, copyright, or other form of intellectual property. See J.A. 3199 (§ 2(b)); see also J.A. 3195 (Bio-Rad agreement, after acquisition of QuantaLife, using “inventions” as the umbrella term); Oral Arg. at 1:50–2:45 (Bio-Rad agreeing that the scope of the assignment duties is the same).

또한 Bio-Rad는 특허발명은 회사의 다른 연구원과 함께 공동 개발한 것이라는 취지의 주장도 있었으나 공동발명에 대한 쟁점은 본격적으로 다투지 못한 것 같습니다. 

연방항소법원은 회사에 재직하는 동안 구상된 아이디어는 너무 일반적(too generic)이어서 퇴직 후 특허발명에 기여하였다고 볼 수 없다고 판단하였습니다. 이와 반대로 Dana-Farber 사건 (Dana-Farber Cancer Inst., Inc. v. Ono Pharm. Co., Ltd., 964 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2020))에서는 특허를 받을 수 있는 수준의 아이디어가 아니더라도 여러명이 발명의 착상에 공동으로 함께 기여하였으므로 공동발명이라고 판단하였습니다. 공동발명자이면 공동발명자로서 공동으로 발명자권을 갖습니다. 즉 사실관계에 따라 달라질 수 있습니다.

[이진수의 ‘특허포차’] ⑭ 인공지능(AI) 특허, ‘보호 대상’은?… 심사 실무 가이드(상)

 인공지능(AI) 특허, ‘보호 대상’은?… 심사 실무 가이드(상)

지난해 12월, 특허청은 인공지능(AI) 분야 심사 실무가이드를 제정해 공표했다. AI 분야의 발명은 기본적으로 컴퓨터프로그램 발명의 하나로 심사 판단기준 역시 공통된다. 따라서 이 컬럼에서는 컴퓨터·소프트웨어 관련 발명에 관한 일반적인 심사기준은 생략하고 특별히 AI분야에서 독특하게 요구하는 요건에 대해 상ㆍ하 2회에 걸쳐 언급한다.

산유국의 ‘원유’와 같은… AI 학습 데이터

특허제도는 발명의 공개를 통해 기술발전을 촉진시킨다는 목적을 달성하기 위해 출원명세서에 발명을 구현하기 위한 구체적인 수단 등이 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하게 기재할 것을 요구한다.

AI 분야에서 기재해야 하는 “구체적인 수단”으로 학습 데이터, 데이터 전처리 방법, 학습 모델, 손실 함수(Loss Function) 등이 있다. 그중 학습데이터의 중요성은 남다르다.

먼저 AI, 특히 기계학습은 결과를 예측하기 위해 반드시 어떠한 과학적 논리나 이론을 근거하지 않는다. 논리적인 설명은 없으나 실증적 데이터 학습에 의해 결과를 예측한다.

학습모델의 성능과 효율을 생각하면 학습데이터로 전처리하는 기술은 산유국의 원유에도 비견될 수 있다.

‘과학적 모델’로 설명되지 않는… AI 머신 러닝

일반적인 컴퓨터 프로그램은 출력값이 나올 수 있는 수학적 알고리즘이나 과학적 이론을 적용한 연산자(프로그램 모듈이나 함수)를 통해 결과값을 계산해내는 것이지만, 머신 러닝 프로그램은 결과값이 나오는 경험 (E with P)에 대한 학습을 통해 입력값으로부터 출력값이 나오는 “조건(경험칙)”을 찾는 것이다.

따라서 머신러닝은 결과를 예측하기 위한 어떠한 과학적 논리나 이론을 근거하거나 설명하지 못한다. “그냥 그럴 확률이 높다고~”라는 식으로 단지 실증적 데이터 학습에 의해 결과를 예측한다.

사실 세상은 이상화해 단순화한 과학적 모델로 설명되지 않는 경우가 많다. 그래서 우리는 머신러닝을 ‘블랙박스’라고 한다.

...이하 생략

[이진수의 ‘특허포차’] ⑭ 인공지능(AI) 특허, ‘보호 대상’은?… 심사 실무 가이드(상) 읽기