Untold Stories of Intellectual Property

지난 10월 10일 미국 ITC는 삼성과 퀄컴이 NVIDIA의 그래픽 특허들을 침해하지 않았다고 판결한 바 있다. 특허 두 건은 권리범위 밖에 있고 나머지 한 건은 무효라는 게 그 이유. 그런 판결이 나온지 2개월이 지난 12월 23일, 이번엔 거꾸로 NVIDIA가 삼성의 메모리 특허3건을 침해하였다는 예비판결이 나왔다(특허 3건 중 하나는 오는 2016년 만료될 예정이라고 한다). NVIDIA와 삼성의 특허 전쟁은 지난 2014년 9월경 NVIDIA가 삼성전자와 퀄컴을 상대로 GPU 특허 침해를 이유로 ITC와 델라웨어 연방 지방법원에 소장을 내면서 시작되었다. 삼성역시 같은 해 11월경 ITC에 NVIDIS의 GPU와 모바일 프로세서가 삼성의 메모리 특허 8건을 침해하였다며 관련 제품의 미국 수입 금지 요청을 하였다. 지난 ITC 판결로 먼저 공격을 시작한 NVIDIA의 공격무기가 무력화되어있는 사이, 오히려 NVIDIA는 삼성의 공격을 막아내야 한다. 공수가 바뀐것이다. 이 전쟁으로 잠못이루었을 옛동료들에게 축하메시지를 보내고 싶다. <Engadget기사읽기> Anandtech기사읽기

2015년 12월 24일 유사한 발명의 특허출원에 대하여 동일 기술분야에서 경쟁관계에 있는 두 고객을 동시에 대리하는 것만으로는 매사추세스 변호사윤리행동규칙을 위반한 것이 아니라는 판결이 나왔습니다.   물론 두 고객의 영업비밀정보를 보호하고 있는지 등 이해상충을 어떻게 판단해야 하는 지에 대한 언급도 있었습니다.    이 사건은 발명자가 자신의 발명을 출원 대리한 Finnegan이 경쟁사를 위하여 유사한 특허출원을 대리하자 이해상충임을 이유로 Finnegan을 제소한 사건이었습니다. 이 사건에서 Knobbe를 비롯한 다수의 미국 대형로펌들이 Finnegan의 입장을 옹호하는 Amicable Brief까지 제출하여 업계에서 화제가 되었던 사건이었습니다.   사실 기업체는 출원대리인을 선정할 때, 경쟁사를 대리하지 않을 것을 요구하는 것이 관행입니다. 변리사(Patent Attorney)가 두 경쟁사의 유사기술의 유사발명에 대한 특허명세서를 작성하게 되면 두 고객의 기술정보가 오염되는 문제도 있고, 자신의 기술정보가 경쟁사에 넘어갈 위험도 있기 때문이며, 두 고객간 당사자계 심판이나, 소송에 들어가게 될 경우 대리인으로 사용할 수 없기 때문이기도 합니다.   아무튼 (조심은 하여야 겠지만) 미국 메사추세스 주에서 만큼은 동일기술분야의 경쟁관계에 있는 다수의 고객을 동시에 대리하는 것이 가능하고 따라서 미국 대형 로펌의 영업상 자유도가 더 확보된 셈이네요. "The Massachusetts Supreme Judicial Court yesterday affirmed a lower court’s dismissal of a legal malpractice suit finding that, “simultaneous representation by a law firm in the prosecution of patents ...

특허전쟁의 강자들을 보면 공통점이 있다 . 우리나라 기업들이 편견 없이 받아들여야 할 점들이 많다 . 이번 기회에 특허전쟁의 강자들이 가지고 있는 공통적인 특징을 정리해보고자 한다 ( 제가 독자들에게 드릴 수 있는 크리스마스 선물이라고 생각해주시면 고맙겠습니다 ).   1.     특허전쟁에서 공격적이다 . 2015 년 12 월 21 일 에릭슨 (Ericsson) 은 애플과의 특허전쟁을 마감하고 Legal fees 보상과 ongoing royalty 대가로 받는 것을 조건으로 cross license agreement 를 체결하였다는 뉴스를 발표하였다 . 이로서 에릭슨은 2015 년에는 IP 를 이용한 로열티 수입이 SEK 13~14 b ( 약 미화 17 억 달러 , 한화 1 조 9 천 5 백원 ) 에 이를 것으로 추정하였다 . 로열티 수입은 거의 수익에 가깝다는 점을 고려할 때 영업이익율 10% 인 기업의 12 조 매출에 상당하다고 할 것이다 . 부러움이 앞선다 . Key investing 의 추정에 따르면 Running royalty 를 제외하고도 2014 년에는 삼성전자로부터 로열티 SEK 2.1 b ( 약 2.5 억 달러 ) 를 거둬 들였고 ($650M 합의금 뉴스도 있었으나 Key investing 조사에서는 포함되지 아니한 이유는 알 수 없다 ), 애플은 2015 년에 Legal fees SEK 0.5 b ( 약 6 천만달러 ) 와 함께 SEK 3.6 b ( 약 4.3 억달러 ) 를 로열티로 거둬들일 것으로 추정하였다 . 지난 2012 년 에릭슨 (Ericsson) 은 삼성전자를 상대로 라이센스 갱신 거절을 이유로 특허소송을 제기하여  2014 년 $650M 과 ongoing royalties 의 대가로 합의하였으며( 로이터 통신 기사 ), 지난 2014 년 12 월 11 일 인도 델리 고등법원이 에릭슨이 중국 휴대폰 업체 ...

I was pleased at the news that all patent lawsuits were won in U.S.A., which cases I had led when I was general counsel of Soulsemiconductors. I would like to encourage my former patent legal team members and former patent team members which have handled these patent lawsuits after my leaving Seoulsemiconductors, however I'm sorry that I can't do such. Merry Christmas. Read IAM the news

지난 12월 1일부로 미국특허소송 pleading standards가 강화되었네요. 이젠 소장에 청구취지를 뒷받침할 충분한 사실적 근거를 기재하여야 하네요. 단순히 선언하는 것을 넘어서 이 pleading standards가 자리잡기 전에 소장들 빨리 넣으셔야 할 듯 기사읽기Enhanced+Pleading+Standards+For+Patent+Infringement+Actions+In+The+United+States

법률시장 3단계 개방 앞두고 변리사들 '속앓이' <법률신문기사읽기> 지난 9월 법률신문 기자 인터뷰했던 내용이 기사화된 것을 오늘에서야 인터넷판으로 확인했습니다. 요즘 바뻐도 넘 바쁘단 생각 ㅎ. 감사할 따름입니다. 기억으로는 아래 기사 내용에 더하여, 변리사도 미국로펌의 한국법인나 한미합작법무법인에 취업을 허용하되 변리사업을 휴업하도록 해야한다는 것과, 변리사는 업무특성상 글로벌 특허업무를 함께 취급해야하는 특징을 고려하여 각국 소재지 각각에서 미국로펌과 협력하는 것은 물론 미국로펌의 한국법인나 국내로펌의 협력은 허용하는 것이 바람직하다고 이야기한 것 같습니다. 외국자문사법에 반영이 어려우면 변리사법을 개정해서라도 반영하여야 할 내용이라고 믿습니다. 이하 법률신문 인터뷰 기사 내용 일부 발췌입니다. (전략)......이진수(48) 특허법인 정안 변리사는 "변호사에게 변리사 자동자격이 허가되고 변리사법에 겸직금지 규정이 없는 상황에서 외국로펌이 설립한 합작법무법인이 국내 변호사를 고용할 수 있게 되면 사실상 국내 변리시장이 개방되는 것"이라며 "변리시장은 FTA의 개방대상이 아님에도 불구하고 국내 변리시장만 외국에 내주는 이른바 '우회개방' 현상이 발생하는 것"이라고 강조했다. 합작법무법인이 아니더라도 외국법자문법률사무소가 국내 변호사를 고용함으로써 국내 변리시장이 개방될 수 있다는 지적도 나온다. 외국법자문사법은 국내 변호사가 외국법자문사의 요건을 충족하는 경우 변호사를 휴업하거나 폐업한 경우에는 외국법자문사로 등록하고 외국법자문법률사무소에서 일할 수 있도록 규정하고 있다. 이 때문에 변호사 직은 휴·폐업했지만 변리사 자격은 그대로 둔 국내 변호사가 외국법자문사로 등록한 후 외국법자문법률사무소에 고용되면 국내 변리시장이 외국로펌에도 열리는 효과가 발생할 수 있는 것이다. 이 같은 우회개방을 막기 위해 변리사들은 외국법자문사법을 개정해...

독일 칼스루에에 있는 독일 연방대법원(BGH)는 2015년 8월 25일 애플이 보유하고 있는 유럽 특허 "밀어서 잠금해제" (제1,964,022호)를 무효화하는 판결을 선고했다고 합니다. 애플은 2012년 뮌헨 소재 법원에서 이 특허를 근거로 모토로라 모빌리티를 상대로 판매금지 가처분 신청을 내 승소한 적이 있으나, BGH의 이 특허의 무효 판결로 게임은 끝나겠네요. 법원이 선행기술로 인정한 것은 스웨덴의 '네오노데'라는 업체가 2007년에 만든 N1 전화기라는데, 무효심판이나 소송을 해보신 분은 알겠지만 선행특허도 아니고 선판제품은 채증하기도 어렵고 입증도 어려웠을 텐데....그것도 진보성 흠결이라 법원은 애플의 '밀어서 잠금해제' 기능은 네오노데의 제품 기능에 익숙한 이 분야의 전문가라면 쉽게 생각해 낼 수 있는 것이므로, 그 자체로서는 특허로 인정할 수 없다고 판시했다고 합니다. 관련 기사 읽어 주세요. 연합뉴스네이버기사링크

2015.6.22. 각종 다양한 매체를 통해 특허존속기간이후 로열티 지급의무가 없다는 미국대법원 판결(Kimble v. Marvel Enterprises, Inc.) 소식이 쏟아져 나왔다. 당연한 결론인데 왜들 호들갑이냐는 반응도 있을 수 있지만, 이 사건은 미국에서 50년된 Brulotte rule이 뒤집어질 지도 모른다는 기대감(?)으로 업계에 주목을 받은 사건이었다. Brulotte rule이란 1964년 Brulotte v. Thys Co. 사건에서 특허는 발명자가 자신의 발명을 공중에 공개하는 댓가로 20년동안 배타권을 인정받았고 그기간동안만 배타권에 기초한 보상받을 권리가 있다는 판결이 나오면서 확립된 rule이다. 그러나 본인이 주목한 것은 법원이 Brulotte rule을 위반하지 않으면서도 특허 라이센스 계약에서 특허존속기간을 너머서 로열티를 받을 수 있는 계약이 가능한 점을 인정하였다는 점이다. 그예로 들수 있는 경우는 다음과 같다. 1.Payments for use of an invention during the patent’s term can be deferred into a post-expiration period; 2. Post-expiration royalties can be tied to a non-patent right (such as a license of trade secrets); and 3. Other business arrangements (such as joint ventures) can confer benefits long after a patent term has expired. 따라서 특허존속기간을 넘어 로열티 지급조건으로 계약하고자 한다면 단순히 존속기간이 끝난 특허에 대한 로열티가 아니란 점이 부각되도록 계약서를 작성하여야 할 것이다.

특허권이전특례개정안(개정안 제99조의2)에 대한 작은 고민 1.  들어가는 말 (1)  지난  2015 년  3 월  19 일 특허법 일부개정법률안이 입법예고 ( 산업통상자원부공고 제 2015-158 호 )  되었다 .  그 중 개정안 제 99 조의 2 는 무권리자 출원에 대하여 정당한 권리자가 민사소송을 통해 명의이전을 받아 그 하자를 치유하도록 하는 안이었다 . (2)  특허법에 말하는 무권리자 출원이란 진정한 발명자도 아니면서 정당한 승계인이 아닌 자에 의한 출원을 말한다 .  현행 특허법은 무권리자 출원에 대하여  i)  정당한 권리자가 출원발명을 선택하여 특허 받을 수 있는 권리를 침해하였을 뿐 아니라  ii)  특허출원 계속 동안 절차를 보장받을 수 있는 정당한 권리자의 권리를 침해하였고 이에 따라  iii)  공중의 이익도 침해될 수 있다는 중대한 하자를 가지고 있다는 점 때문에 무권리자 출원을 거절 또는 무효시키고 정당한 권리자가 자신의 선택에 따라 재출원하여 권리를 다시 보장받도록 하고 있다 . (3)  한편 학계에서는 정당한 권리자의 선택권과 절차의 편의성을 고려하여 진정한 권리자가 무권리자로부터 직접 권리이전을 받을 수 있는 권리를 보장되도록 하자는 논의를 끊임없이 제기하였다 .  그러나  2014. 5. 16.  대법원 선고  2012 다 11310  판결에서 무권리자가 특허출원하여 특허권으로 설정 등록된 경우 ,  현행 특허법에 따라 정당한 권리자가 특허법 상의 무효심판과 재출원 등의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에게 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 없다고 판시함으로 더 이상 판례에 의존할 수 없게 되었다 .  사실 정당한 권리자에 의해 출원되었다가 단순히 무효인 양도계약 등으로 ...

무권리자특허권 이전 허용 신중해야 개정안 제 99 조의 2( 신설 ) 의 몇가지 문제점     1. 들어가는 말   지난 3 월 입법예고된 특허법 일부개정안 제 99 조의 2 에 따르면 정당한 권리자는 무권리자 출원에 대하여 민사소송을 통해 명의 이전을 받을 수 있도록 하고 있다 . 권리이전을 허용하면 , 발명이 동일한 경우 정당한 권리자가 다시 출원을 할 필요가 없으므로 절차의 경제라는 측면에서 매우 편리하다 .   그러나 현행법이 권리이전 방식이 아니라 정당한 권리자의 재출원에 의해 권리를 구제하고 있는 이유는 정당한 권리자가 무권리자의 출원에 의해 i) 출원발명의 선택권 ii) 특허심사 과정의 절차보장권 iii) 의도하지 않은 특허로 인한 공중의 이익이 침해될 수 있다는 중대한 하자를 가지기 때문이다 .   판례 역시 마찬가지이다 . 대법원은 “ 현행 특허법에 따라 정당한 권리자가 특허법 상의 무효심판과 재출원 등의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에게 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 없다 ” 고 판시하고 있다( 2014. 5. 16.  대법원 선고  2012 다 11310  판결). 그러나 정당한 권리자의 출원이었으나 무효인 양도계약 등...

특허제도를 연구할 때면 우리는 미국과 독일제도를 많이 리서치한다. 기업들 역시 글로벌 기업과 특허전쟁을 준비하거나 맞대응할 때도 미국과 독일이 제일 먼저 검토되는 특허소송의 핵심 '격전지'이다. '특허분쟁의 허브'인 것이다. 특허법원의 도입 등 독일의 제도와 판례의 변천을 보면 우리와 많이 닮았다. 그러나 우리나라는 독일을 벤치마킹을 하면서도 그 제도의 핵심이었던 기술판사제도는 빼놓았다. 특허는 전문적인 기술내용을 모르고서는 판단도 대리도 제대로 할 수 없다. 그래서 독일은 특허심판원의 심판관 등을 특허법원의 기술판사로 임명하여 일반판사와 함께 재판부를 구성하고 있다.  일반판사는 주로 특허청에서 근무하는 법조인 중에서 임명하거나 또는 권리침해소송을 전담한 법관 중에서 임명되고 연방특허법원에 재직하는 판사수는 모두 1백41명으로 그중 일반판사는 62명, 기술판사는 79명이라고 한다   (법률신문 연구논단. 독일연방특허법원의 기능과 기술판사제도 읽기 ). 생각해보면 당시 보수적인 독일법조계가 기술판사제도를 받아들였다는 것은 거의 혁명에 가까웠을 것이다. 그들은 미래를 볼 줄 알았고 결국 미래에 대한 비젼은 현재의 의사결정을 바꾸었을 것이다. 이제 특허법원은 물론 일반 민사법원 지재부에 기술판사의 도입을 다시 거론할 시점이 된 것 같다. 특허청 심사관이 심판원의 심판관이 되고 다시 심판관이나 고참 심사관중 일부가 기술판사가 되는 체계가 가장 바람직할 것이고 필요에 따라 과학이나 공학 박사학위자 중 소정의 특허실무 경력을 쌓은 분이나 공대 석박사출신의 변호사와 변리사에게 길을 열어주는 것도 좋을 것 같다.

공동개발계약이나 특허라이센싱계약 체결시 준거법을 대한민국법으로 합의하는 경우, 숙고가 필요한 조항 중, 어떤 행위를 할 때 특허법상 이해관계인의 동의를 얻거나 함께 해야 하는 조문을 발췌하였다. 그 이해관계인이 계약 상대방인 경우, 우호적인 관계에 있을 때는 문제가 없을 것이나, 적대적인 관계나 상황에 있게 되는 경우에는 난감할 때가 있다. 예를 들어, 어떤 특허권에 대해 제한된 범위 내에서 실시권을 허락받은 실시권자가 해당 특허권의 무효심판을 청구한 경우(일반적으로 실시권자 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인인지 여부에 대해 다툼의 대상이 될 수 있으나, 허락되지 아니한 범위에서 해당 특허권을 실시하고자 하는 경우 실시권자는 특허권의 대항을 받을 가능성이 있는 자이므로 이해관계, 즉 청구인 적격은 인정받을 수 있을 것이다), 특허권자가 무효가능성을 줄이고자 해당 특허의 권리범위를 정정하려고 할 때에 위 실시권자의 동의가 필요하다. 그러나 이미 등록된 특허를 기준으로 선행무효자료를 찾아 무효심판을 청구한 실시권자가 이런 정정에 동의할리 만무하다. 따라서 위와 같은 상황을 고려하여 계약 체결 당시 미리 동의할 의무를 부여하거나 동의권 포기를 정하는 것이 필요할 때가 있다. 공동개발계약이나 특허 라이센싱계약서 작성시 아래 각 조항을 점검하면서 떠올릴 것을 조언한다.  첨언하자면, 법률상 동의란 사전에 승인을 받는 것을 말하며, 사전 동의로 인정받으려면 그 동의의 대상이 포괄적이어서는 아니되고 합의의 대상으로 특정되었다고 볼수 있어야 한다. 계약서 작성시 숙고해야할 것이다. 그외 당사자간의 동의권 포기등의 합의가 인정되지 않는 강행규정으로 인해, 불합리한 현실이 발생할 수 있다면 법개정도 검토할 필요가 있다. 예컨대, 특허법상 공동명의로 원고가 되어야 하는 권리범위확인심판이나 정정심판 등은 문제가 다소 복잡하다. 단순히 사전에 동의권 포기나 동의의무약정만으로 치유되지 않는 강행규정이기 때문이다. 반면, 심결취소소송의 경...

2015년 4월 16일 자 NVIDIA 블로그에 최근 NVIDIA가 삼성을 상대로 counterclaim을 쳤다는 뉴스와 그동안 소송 현황을 알리는 글이 올라왔습니다. < 블로그읽기 >  NVIDIA의 주장에 따르면,  "작년 9월에 삼성을 상대로 제기한 ITC소송과 관련해서는, 올해 6월에 hearing이 예정되어 있고 4월초에 나온  Markman ruling pretrial decision  에서 NVIDIA에게 유리한 쪽으로 Claim 해석이 나왔으며, Galaxy S6 와 Edge까지 포함시켰다고 합니다. 한편  삼성 은 6건의 특허를 이용하여 NVIDIA를 상대로  “rocket docket" 중 하나인  Virginia 지법 에 특허침해금지소송을 넣었는데,  이번에 NVIDIA는 새로 4건의 그래픽특허를 이용하여 Counterclaim을 쳤다고 하며, Virginia 지법 Payne 판사는 2016. 1. 11. 자로 재판기일을 잡고 삼성의 6건 특허와 NVIDIA의 4건 특허에 대한 심리를 함께 하겠다고 했답니다 ." NVIDIA와 삼성의 특허전쟁에 대한 배경에 대해서는 2014년 9월 6일 "Nvidia vs. Samsung 특허침해소송으로 본 Nvidia의 라이센싱 전략" 란 제목으로 제 블로그에 글을 올린 바 있습니다. < 특허전쟁배경읽기 >

미국에서 ITC 337 조사신청 및 수입금지명령을 신청할때, 우리나라 기업이 제일 맞추기 힘든 prong이 미국 Domestic industry 요건이다. 그러나 라이센시의 미국내 투자와 활동도  Domestic industry 요건을 심사하는 대상이 되므로 ITC 공격시 종종 미국내 기업에 라이센스를 준 경우 그 라이센시가 미국내 투자등의 실적이 있다면 좋은 근거가 된다. 그러나 대부분 라이센시에 대한 정보와 라이센스계약의 존재 및 내용은 계약으로 비밀유지하고 있다. 따라서 ITC를 위해 라이센시의 동의없이 관련정보를 제출할 수 없는 것이며 라이센시의 미국내 Domestic industry 활동과 투자역시 비밀정보라 확보하기 어렵다. 또한 ITC조사를 촉발시켜 자칫 라이센시의 영업비밀정보를 공개하게 할 위험도 있다. ITC를 준비해 본 담당자라면 이런 문제로 골머리를 앓았던 경험이 있을 것이다. 그러나 비밀유지상태에서 이러한 정보의 제출이나 위원회의 정보 수집을 타협할 수 있다고 한다. 미국 ITC전문 변호사라고 해도 이런 가이드를 모두 줄 수 있는 건 아닌 것 같다. Law360에 실린 Finnegan의 Elizabeth 글을 여기에 링크한다. < Law360읽기 > "The ITC’s Secret Domestic Industry Issue"

특허소송(침해소송포함) 및 특허심판은 물론 특허출원의 심사단계에서 특허청구범위의 해석은 제일 중요한 법률판단사항이다.  단지 권리범위확인심판에서는 피소제품이 계쟁특허의 권리범위에 속하는지에 대한 판단만 하고, 무효심판은 무효자료로 인용된 선행기술이 계쟁특허의 권리범위를 예견하게 하는 지등을 판단하는 반면, 특허침해소송에서는 피소제품이 계쟁특허의 권리범위에 속하는지에 대한 판단이외에 피고의 행위가 특허법상 침해를 구성하는 실시행위에 들어가는지 등 행위에 대한 판단을 한다는 점이 다르다. 어찌되었든 어느 절차에서건 먼저 등록특허의 명세서에 기재된 특허청구범위를 확정하고 해석하는 것은 선결과제이다. 사실 특허청구범위 해석에 대한 판단이 끝나면,  소송이나 심판의 승패가 보인다. 무익한 절차를 계속할 필요없이 당사자간 협상을 통한 화해의 레버리지 기회가 생긴다. 그런데 현행제도에서는 당사자는 종국 판결이나 심결에 이르러서야 청구범위가 어떻게 판단되었는지를 처음 듣게 되고, 심지어 당사자사이에 핵심쟁점이 되는 청구범위 해석에 대한 다툼의 기회를 갖지 못하는 경우도 발생한다. 미국은 이러한 이유로 특허침해민사소송 절차중간에 마크맨히어링이라는 특허청구범위해석에 관한 심리 절차를 따로 두고(필수절차는 아님) 재판장이 다툼이 되는 특허청구범위는 어떻게 해석되어야 한다는 중간 결정을 할 수 있다. 미국은 특허침해민사소송에서는 특허유효추정이 적용되어 청구범위가 유효한 방향으로 좁게 해석할 뿐 아니라 Phillips v. AWH Corp.,판결의 해석기준을 따라 발명의 상세한 설명에 의해 좁게 해석한다. 반면 미국 특허청 PTAB의 IPR과 같은 무효심판에서는 특허유효추정이 적용되지 아니하고 특허청구범위를 합리적인 범위내에서 최대한 넓게 해석한다.  입증책임면에서도  IPR 은 무효를 주장하는 자가 우월한 증거에 의한 입증 (a preponderance of the evidence),  즉 확률적인...