NVIDIA와 삼성의 특허전쟁... 공격과 수비가 바뀌다.

지난 10월 10일 미국 ITC는 삼성과 퀄컴이 NVIDIA의 그래픽 특허들을 침해하지 않았다고 판결한 바 있다. 특허 두 건은 권리범위 밖에 있고 나머지 한 건은 무효라는 게 그 이유.

그런 판결이 나온지 2개월이 지난 12월 23일, 이번엔 거꾸로 NVIDIA가 삼성의 메모리 특허3건을 침해하였다는 예비판결이 나왔다(특허 3건 중 하나는 오는 2016년 만료될 예정이라고 한다).

NVIDIA와 삼성의 특허 전쟁은 지난 2014년 9월경 NVIDIA가 삼성전자와 퀄컴을 상대로 GPU 특허 침해를 이유로 ITC와 델라웨어 연방 지방법원에 소장을 내면서 시작되었다. 삼성역시 같은 해 11월경 ITC에 NVIDIS의 GPU와 모바일 프로세서가 삼성의 메모리 특허 8건을 침해하였다며 관련 제품의 미국 수입 금지 요청을 하였다.

지난 ITC 판결로 먼저 공격을 시작한 NVIDIA의 공격무기가 무력화되어있는 사이, 오히려 NVIDIA는 삼성의 공격을 막아내야 한다. 공수가 바뀐것이다.


이 전쟁으로 잠못이루었을 옛동료들에게 축하메시지를 보내고 싶다.

<Engadget기사읽기>

Anandtech기사읽기

[최신미국판결] 경쟁사의 특허출원을 대리하는 것만으로는 이해상충이 아니다?

2015년 12월 24일 유사한 발명의 특허출원에 대하여 동일 기술분야에서 경쟁관계에 있는 두 고객을 동시에 대리하는 것만으로는 매사추세스 변호사윤리행동규칙을 위반한 것이 아니라는 판결이 나왔습니다.

 

물론 두 고객의 영업비밀정보를 보호하고 있는지 등 이해상충을 어떻게 판단해야 하는 지에 대한 언급도 있었습니다.

  
이 사건은 발명자가 자신의 발명을 출원 대리한 Finnegan이 경쟁사를 위하여 유사한 특허출원을 대리하자 이해상충임을 이유로 Finnegan을 제소한 사건이었습니다. 이 사건에서 Knobbe를 비롯한 다수의 미국 대형로펌들이 Finnegan의 입장을 옹호하는 Amicable Brief까지 제출하여 업계에서 화제가 되었던 사건이었습니다.

 

사실 기업체는 출원대리인을 선정할 때, 경쟁사를 대리하지 않을 것을 요구하는 것이 관행입니다. 변리사(Patent Attorney)가 두 경쟁사의 유사기술의 유사발명에 대한 특허명세서를 작성하게 되면 두 고객의 기술정보가 오염되는 문제도 있고, 자신의 기술정보가 경쟁사에 넘어갈 위험도 있기 때문이며, 두 고객간 당사자계 심판이나, 소송에 들어가게 될 경우 대리인으로 사용할 수 없기 때문이기도 합니다.

 

아무튼 (조심은 하여야 겠지만) 미국 메사추세스 주에서 만큼은 동일기술분야의 경쟁관계에 있는 다수의 고객을 동시에 대리하는 것이 가능하고 따라서 미국 대형 로펌의 영업상 자유도가 더 확보된 셈이네요.

"The Massachusetts Supreme Judicial Court yesterday affirmed a lower court’s dismissal of a legal malpractice suit finding that, “simultaneous representation by a law firm in the prosecution of patents for two clients competing in the same technology area for similar inventions is not a per se violation,” of certain Massachusetts attorney professional conduct rules."

 

 - 출처 : 뉴잉글랜드ip블로그

 

 

특허전쟁의 강자들이 가지고 있는 공통적인 특징

특허전쟁의 강자들을 보면 공통점이 있다. 우리나라 기업들이 편견 없이 받아들여야 할 점들이 많다. 이번 기회에 특허전쟁의 강자들이 가지고 있는 공통적인 특징을 정리해보고자 한다 (제가 독자들에게 드릴 수 있는 크리스마스 선물이라고 생각해주시면 고맙겠습니다).

 
1.    특허전쟁에서 공격적이다.

2015년 12월 21일 에릭슨(Ericsson)은 애플과의 특허전쟁을 마감하고 Legal fees보상과 ongoing royalty 대가로 받는 것을 조건으로 cross license agreement를 체결하였다는 뉴스를 발표하였다. 이로서 에릭슨은 2015년에는 IP를 이용한 로열티 수입이 SEK 13~14 b (약 미화 17억 달러, 한화 1조9천5백원)에 이를 것으로 추정하였다. 로열티 수입은 거의 수익에 가깝다는 점을 고려할 때 영업이익율 10%인 기업의 12조 매출에 상당하다고 할 것이다. 부러움이 앞선다. Key investing 의 추정에 따르면 Running royalty를 제외하고도 2014년에는 삼성전자로부터 로열티 SEK 2.1 b (약 2.5억 달러)를 거둬 들였고 ($650M 합의금 뉴스도 있었으나 Key investing 조사에서는 포함되지 아니한 이유는 알 수 없다), 애플은 2015년에 Legal fees SEK 0.5 b (약 6천만달러)와 함께 SEK 3.6 b (약 4.3억달러)를 로열티로 거둬들일 것으로 추정하였다.

지난 2012년 에릭슨(Ericsson)은 삼성전자를 상대로 라이센스 갱신 거절을 이유로 특허소송을 제기하여 2014년 $650M과 ongoing royalties의 대가로 합의하였으며(로이터 통신 기사), 지난 2014년 12월 11일 인도 델리 고등법원이 에릭슨이 중국 휴대폰 업체 샤오미를 상대로 제기한 특허침해금지 가처분소송에서 에릭슨이 승리하였고 (본인의 2014년12월19일 블로그 참조), 2015년 1월에는 애플과의 라이센싱 갱신협상이 결렬되자 라이센스 계약위반을 이유로, 2015년 2월에는 Wi-Fi, Bluetooth, radio electronic 등에 관한 특허 41건의 침해를 이유로 7건의 민사소송(Texas 동부지법)과 ITC에 Apple의 중국제조 iPhones와 iPads에 대한 2G 와 4G mobile broadband connectivity 표준 essential patents의 침해조사와 수입금지 신청을 하는 등 애플을 상대로 융단 폭격을 한 바 있다 (2015년3월9일 블로그1  및 블로그2 참조)

에릭슨(Ericsson)은 정보통신기술분야에서 IP로열티 수익을 기반으로 하고 있으며 자신의 IP를 보호하기 위해서 매우 공격적이다. 특허전쟁에서 공격적인 성향을 가진 기업은 비즈니스에서도 무시할 수 없는 상대이며 가격 면이나 시장 선점 면에서도 대우받을 수 밖에 없다. 본인이 법무실장으로 재직하였던 서울반도체 역시 특허전쟁에서 매우 공격적이다. 대표이사님은 “싸우지 않고 이기는 것이 최선이나 싸워야 한다면 죽음을 각오하고 싸워서 이겨야 한다. 그러나 이기는 싸움을 하라”고 자주 지시하곤 하였다. 에릭슨과 서울반도체와 다른 점은 서울반도체는 B2B 비즈니스에서 고객을 상대로 특허전쟁을 하지 않는 다는 점이다.

2.    글로벌 연구협력을 통해 기초기술을 개발하고 기본특허확보를 위해 투자한다.

에릭슨(Ericsson)을 휴대전화 제조사업을 소니에 넘기면서 단지 이동통신장비를 제조하는 회사로 알고 있는 분들이 있으나, 에릭슨은 1876년에 설립된 스웨덴의 다국적 통신 기술 및 서비스를 전세계 180여 개국에 공급회사이다. 이 회사는 다양한 정보통신기술 분야에서 소프트웨어, 기술개발서비스와 인프라스트럭처를 제공하고 있다. 에릭슨이 정보통신기술 발전의 산역사임은 부정할 수 없을 것이다.

에릭슨의 연구개발조직은 Group Function Technology의 한 부분으로 wireless access networks; radio access technologies; broadband technologies; packet technologies; multimedia technologies; services and software; EMF safety and sustainability; security and global services 9개의 연구영역에 집중하고 있다고 한다. 에릭슨은 홈페이지를 통해서 주요 중점 연구 테마로 5G, LTE, Context aware communication, Media Coding, Data & Knowledge, Security, Internet of Things , User Experience을 발표하고 있다. 거의 모든 Network architecture를 포함하고 있을 뿐 아니라 기술개발의 초기단계부터 선행연구를 하고 있음을 알 수 있다. 에릭슨의 Group Function Technology는 스웨덴, 헝그리, 중국 베이징 등 전세계 주요 대학 및 연구기관과 공동개발을 하고 있으며, 다양한 유럽 연구 프로그램에 참여하고 있다. 그 결과 2015년 5월 기준 37,000개의 등록특허를 보유하고 있을 뿐 아니라 GSM/GPRS, EDGE, WCDMA/HSPA, LTE 표준필수특허의 1위 보유회사라고 한다 (여기서 GSM는 Global System for Mobile Communications 표준, GPRS는 General Packet Radio Service 표준, EDGE는 Enhanced Data rates for Global Evolution 표준, WCDMA는 Wideband Code Division Multiple Access 표준, HSPA는 High Speed Packet Access 표준, LTE는 (3GPP) Long Term Evolution 표준의 약칭이다)

모든 기술을 자력으로만 개발하려 하지 않고 개발초기부터 전략적으로 전세계 유명 대학이나 기초기술을 보유한 중소기업과 공동개발을 진행하는 전략은 기초기술 기반회사와 선진 기술주도 회사의 공통적인 특징으로 보인다. 특히 표준기술을 선점하는 전략으로 최적일 것이다.

서울반도체 역시 전세계 유수의 대학과 공동개발을 진행하거나 기술개발 투자에 주저하지 않고 있으며 이 과정에서 좋은 기술과 특허를 확보하고 있다. 이면에서 서울반도체는 국내 다른 기업의 좋은 본보기라 할 것이다. 서울반도체는 오직 LED만을 개발하고 제조하여 판매하는 회사이다. 에릭슨과 다른 점은 에릭슨 처럼 정보통신 기술 전반을 거쳐 연구개발을 하는 것이 아니라 오직 LED와 그 응용분야 집중하고 있다는 것이고 닮은 점은 기초기술 확보를 위하여 전세계 유수의 기술고문 등 모든 가능한 소싱과 수단을 동원한다는 것이다.

그러하기에 서울반도체는 20여 년간 특허 1만2000건 쌓아 놓을 수 있었고, 실제 소송에서 가공할 위력을 가진 공격특허 역시 보유하고 있다. 때문에 본인이 2011년 서울반도체 재직시절 필립스에 맞서 역소송을 제기 할 때나 2014년 퇴직 전까지 미국 TV제조업체 커티스(Curtis)와 크레이그(Craig)를 상대로 미국에서 특허소송을 제기할 때에도 소송에 사용할 특허무기가 있었던 것이다. 이기는 싸움을 하기 위해서 오랜 기간 준비에 준비를 거듭하였고 가능한 모든 리스크를 점검하였다. 그러나 특허소송은 현실의 전쟁과 너무 닮아서 어느 하나의 강점만 가지고 치루는 것이 아니기에 미국특허소송에서 공격전략을 수립하고 공격 준비를 하는 것이 방어를 할 때보다 5배 이상 힘이 들었던 것 같다. 그러나 서울반도체 법무팀과 특허팀은 물론 연구소까지 죽기를 각오하고 싸우는 투지와 의지가 가지고 있었기에 함께 그 산을 넘었고, 그러했기에 결국 그들은 승리를 이끌어 낼 수 있었던 것 같다. 그들은 칭찬받아 마땅하다. 종종 당시 특허전쟁을 함께 했던 당시 특허팀장과 팀원들을 만나면 마치 전우와 같은 느낌을 받는 것은 당연한 것일 것이다.

3.    전투에 지더라도 전쟁에서는 이기는 Plan B를 준비한다.

특허전쟁은 롤러코스터처럼 Up and Down이 있다. 대부분은 특허전쟁의 강자들을 보면 언제든지 Plan B를 가동할 수 있도록 시리즈로 준비해 둔다.

지난 2015년 12월 14일 삼성전자는 애플을 상대로 대법원에 디자인 특허 침해와 관련한 배상금 산정 기준에 대하여 상고 허가신청을 하였다. 디자인특허침해에 대한 손해배상 기준이 지나치게 과도하다는 점은 미국 내에서도 오랜 기간 이슈가 되었고 디자인특허법 개정에 대한 소리가 점점 커지고 있다 (본인의 2014년8월15일 블로그 참조) .

2012년 8월 캘리포니아 북부 연방지방법원은 삼성이 애플에 지급하여야 할 배상금으로 약 10억5000만달러(약 1조1500억원)으로 산정하였다. 그러나 2015년 5월 19일 연방순회항소법원은 삼성이 애플의 트레이드 드레스(trade dress)를 침해하지 않았다고 판결했다. 이에 따라 삼성이 내야 할 배상액은 5억4800만달러로 줄어들었었다. 이때 삼성은 디자인 특허침해에 대한 손해배상금 산정시 전체 수익을 기준으로 산정하는 것은 부당하다는 점을 집중적으로 파고 들었으나 연방순회항소법원은 그 이슈는 정책과 관련된 것이라며 디자인 특허 배상 기준은 의회에 가서 해결하라고 판결했다. 즉 디자인특허법 개정 입법청원으로 해결하라는 것이다.

그러나 삼성은 애플과의 소송을 넘어서 앞으로도 디자인특허가 비지니스에서 점점 더 큰 이슈가 될 것이라는 것을 알고 있었음이 분명하다. 삼성은 연방순회항소법원의 판결에 포기하지 않고 디자인특허 침해에 대한 손해배상에 관한 법의 해석이란 입장에서 대법원에 상고 허가 신청하였다. 만일 이 신청이 받아 들여지지 않는다면 애플의 입지를 더 강하게 만들 것이며(그러나 입지를 굳힌다고 해도 삼성에게는 손해배상 면에서 더이상 불리할 것은 없을 것이다), 디자인특허법의 개정이 이루어지지 아니하는 한 디자인특허는 과거보다 강한 특허무기가 될 것이다. 참으로 어려운 싸움인 것은 분명하다. 한때 BM특허가 Alice판결이전까지 얼마나 강력한 무기이었는지를 떠올려 보라. 디자인특허는 이보다 더 강력한 무기로 등장할 것이고 Patent Troll의 좋은 먹이 감이 될 것임이 분명하다. 삼성과 애플 소송 이후 전세계는 다자인특허에 주목하고 있으며 삼성의 디자인특허 동향을 살펴보면 삼성 역시 신규 사업분야를 포함하여 스마트폰 분야에서 산업디자인에 대한 권리확보에 집중하고 있는 것을 알 수 있다.

 

한편 애플이 2015년 12월 24일 삼성을 상대로 2012년 8월 삼성전자의 손해배상 책임을 인정한 판결이 나온 뒤에도 계속된 삼성전자의 특허침해에 대하여 추가 손해로 약 $1억7천8백7십만 달러와 이자 $1.2백만 달러를 청구하는 신청을 제기하였다는 뉴스를 접하였다. 애플의 오랜 손해배상 전문가인 Julie Davis의 Declaration이 공개되어 그 내용을 엿볼 수 있다. 그 손해를 모두 받아 들인다고 해도 삼성이 애플에게 지급한 5억4천8백만달러를 합하면 총액은 $7억 달러 수준에 불과하다.

삼성과 애플의 특허전쟁을 보면 비록 삼성이 2012년 미국특허전투에서 패하였으나 그 이후 하나 하나씩 애플의 승리를 무력화시키면서 빼았긴 땅을 회복함과 동시에 비즈니스에서 놀라운 성과를 올리는 형국이 그려진다.

서울반도체는 특허전투에서 패소할 때는 물론 상대방이 역공하거나 추가 소송을 제기할 때를 대비하여 다양한 반격을 준비하고 특허전쟁을 시작한다. 이때 최종 목표는 단순히 특허전투에서의 승리가 아니라 비즈니스 전쟁에서의 승리이다. 

 

4.    특허전쟁은 상대방을 굴복시켜 종료시키는 것이 아니라 회사의 비즈니스 이익을 극대화시킬 때 종료시킨다. 즉 특허도 특허전쟁도 경영자원이다.

종종 학자들은 특허권을 확률적인 배타권이라고 한다. 그렇다 특허전쟁은 자신이 아무리 이긴다고 판단하였다고 해도 배심원이나 재판장이 그 판단을 항상 지지하지 않을 수 있다는 확률적인 게임이라는 점을 정확히 이해하여야 한다. 또한 특허전쟁은 단순히 특허전쟁에서 이기는 것이 목적일 수 없다. 특허 역시 경영자원이기에 비즈니스에 도움이 되지 않으면 안 되는 것이다. 특허전쟁을 시작하며 법무담당 임원으로 경영진 브리핑에 들어갔을 때 특허전쟁의 목표가 무엇이냐는 경영진의 질문에 “승소입니다”라고 답하였다가 호되게 혼난 기억이 난다.

특허전쟁에서 승기를 잡았음에도 판결로 상대방을 굴복시키지 않고 협상을 통해 특허전쟁을 종료시키는 이유가 바로 이것이다. 에릭슨이 애플을 상대로 41건의 특허로 융단폭격을 하고 10개월만에 협상을 타결한 이유 역시 그러했을 것이다. 애플과 에릭슨 두 회사는 이번 협상타결로 5G개발, 비디오네트워크 트래픽 관리, 무선네트워크 최적화 등에서 협력할 것으로 알려졌다. 서울반도체 역시 2011년 필립스와의 소송에서 승기를 잡았을 때 협상으로 타결 종료하고 LED 산업에서 완벽한 특허자유도를 확보하였다. LED 산업분야에서는 특허분쟁자유도가 확보한 LED의 단가가 그렇지 않는 업체의 단가보다 *배이상 비싸다.

      적과 내가 서로를 향해 특허무기를 겨눌 때는 파괴해야 하는 대상이나, 적과 내가 함께 특허무기 안에 있을 땐 특허기술을 시장지배기술로 만들 수 있는 최고의 비지니스 동맹이 된다는 점 역시 고려되어야 할 것이다.

이상에서 특허전쟁의 강자들이 가지고 있는 공통적인 특징을 정리해보았다. 물론 앞에서 언급한것과 같이 특허전쟁은 현실의 전쟁과 같아서 어느 하나의 요인만을 가지고 그 승리의 원인을 설명하기 어렵다. 말할 수 없는 더 많은 요인이 있다. 그러나 여기에서는 이 정도로 정리하는 것으로 글을 마감하려고 하는 점 양해를 구합니다.

Congratulations on Soeulsemiconductors' Vitories

I was pleased at the news that all patent lawsuits were won in U.S.A., which cases I had led when I was general counsel of Soulsemiconductors. I would like to encourage my former patent legal team members and former patent team members which have handled these patent lawsuits after my leaving Seoulsemiconductors, however I'm sorry that I can't do such. Merry Christmas.

Read IAM the news

강화되는 미국특허소송 제소요건 pleading standards

지난 12월 1일부로 미국특허소송 pleading standards가 강화되었네요.

이젠 소장에 청구취지를 뒷받침할 충분한 사실적 근거를 기재하여야 하네요. 단순히 선언하는 것을 넘어서

이 pleading standards가 자리잡기 전에 소장들 빨리 넣으셔야 할 듯

기사읽기Enhanced+Pleading+Standards+For+Patent+Infringement+Actions+In+The+United+States

법률시장 개방과 변리사 관련 법령 미비점 들

법률시장 3단계 개방 앞두고 변리사들 '속앓이'

<법률신문기사읽기>

지난 9월 법률신문 기자 인터뷰했던 내용이 기사화된 것을 오늘에서야 인터넷판으로 확인했습니다.

요즘 바뻐도 넘 바쁘단 생각 ㅎ. 감사할 따름입니다.

기억으로는 아래 기사 내용에 더하여,

변리사도 미국로펌의 한국법인나 한미합작법무법인에 취업을 허용하되 변리사업을 휴업하도록 해야한다는 것과, 변리사는 업무특성상 글로벌 특허업무를 함께 취급해야하는 특징을 고려하여 각국 소재지 각각에서 미국로펌과 협력하는 것은 물론 미국로펌의 한국법인나 국내로펌의 협력은 허용하는 것이 바람직하다고 이야기한 것 같습니다. 외국자문사법에 반영이 어려우면 변리사법을 개정해서라도 반영하여야 할 내용이라고 믿습니다.

이하 법률신문 인터뷰 기사 내용 일부 발췌입니다.

(전략)......이진수(48) 특허법인 정안 변리사는 "변호사에게 변리사 자동자격이 허가되고 변리사법에 겸직금지 규정이 없는 상황에서 외국로펌이 설립한 합작법무법인이 국내 변호사를 고용할 수 있게 되면 사실상 국내 변리시장이 개방되는 것"이라며 "변리시장은 FTA의 개방대상이 아님에도 불구하고 국내 변리시장만 외국에 내주는 이른바 '우회개방' 현상이 발생하는 것"이라고 강조했다.

합작법무법인이 아니더라도 외국법자문법률사무소가 국내 변호사를 고용함으로써 국내 변리시장이 개방될 수 있다는 지적도 나온다. 외국법자문사법은 국내 변호사가 외국법자문사의 요건을 충족하는 경우 변호사를 휴업하거나 폐업한 경우에는 외국법자문사로 등록하고 외국법자문법률사무소에서 일할 수 있도록 규정하고 있다. 이 때문에 변호사 직은 휴·폐업했지만 변리사 자격은 그대로 둔 국내 변호사가 외국법자문사로 등록한 후 외국법자문법률사무소에 고용되면 국내 변리시장이 외국로펌에도 열리는 효과가 발생할 수 있는 것이다.

이 같은 우회개방을 막기 위해 변리사들은 외국법자문사법을 개정해 합작법무법인에 고용되거나 외국법자문사로 등록하려는 국내 변호사는 변호사 자격뿐만 아니라 변리사 자격도 휴·폐업하도록 해야 한다고 주장하고 있다.

이 변리사는 "국내 변호사가 외국법자문사로 등록하는 경우에는 변리사업도 같이 휴·폐업하도록 외국법자문사법을 개정하는 것이 타당하다"며 "마찬가지로 국내 변호사가 합작법무법인에 채용되는 경우에도 변리사를 휴·폐업하도록 의무화해야 한다"고 말했다.. . . . . (후략)

출처 : <법률신문> 법률시장 3단계 개방 앞두고 변리사들 '속앓이' 임순현 기자

애플 "밀어서 잠금해제" 유럽특허 무효 판결선고

독일 칼스루에에 있는 독일 연방대법원(BGH)는 2015년 8월 25일 애플이 보유하고 있는 유럽 특허 "밀어서 잠금해제" (제1,964,022호)를 무효화하는 판결을 선고했다고 합니다. 애플은 2012년 뮌헨 소재 법원에서 이 특허를 근거로 모토로라 모빌리티를 상대로 판매금지 가처분 신청을 내 승소한 적이 있으나, BGH의 이 특허의 무효 판결로 게임은 끝나겠네요.

법원이 선행기술로 인정한 것은 스웨덴의 '네오노데'라는 업체가 2007년에 만든 N1 전화기라는데, 무효심판이나 소송을 해보신 분은 알겠지만 선행특허도 아니고 선판제품은 채증하기도 어렵고 입증도 어려웠을 텐데....그것도 진보성 흠결이라

법원은 애플의 '밀어서 잠금해제' 기능은 네오노데의 제품 기능에 익숙한 이 분야의 전문가라면 쉽게 생각해 낼 수 있는 것이므로, 그 자체로서는 특허로 인정할 수 없다고 판시했다고 합니다.

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최근 Post-expiration patent royalties에 관한 미국 대법원 판례를 보면서

2015.6.22. 각종 다양한 매체를 통해 특허존속기간이후 로열티 지급의무가 없다는 미국대법원 판결(Kimble v. Marvel Enterprises, Inc.) 소식이 쏟아져 나왔다.

당연한 결론인데 왜들 호들갑이냐는 반응도 있을 수 있지만, 이 사건은 미국에서 50년된 Brulotte rule이 뒤집어질 지도 모른다는 기대감(?)으로 업계에 주목을 받은 사건이었다.

Brulotte rule이란 1964년 Brulotte v. Thys Co. 사건에서 특허는 발명자가 자신의 발명을 공중에 공개하는 댓가로 20년동안 배타권을 인정받았고 그기간동안만 배타권에 기초한 보상받을 권리가 있다는 판결이 나오면서 확립된 rule이다.

그러나 본인이 주목한 것은 법원이 Brulotte rule을 위반하지 않으면서도 특허 라이센스 계약에서 특허존속기간을 너머서 로열티를 받을 수 있는 계약이 가능한 점을 인정하였다는 점이다. 그예로 들수 있는 경우는 다음과 같다.

1.Payments for use of an invention during the patent’s term can be deferred into a post-expiration period;

2. Post-expiration royalties can be tied to a non-patent right (such as a license of trade secrets); and

3. Other business arrangements (such as joint ventures) can confer benefits long after a patent term has expired.

따라서 특허존속기간을 넘어 로열티 지급조건으로 계약하고자 한다면 단순히 존속기간이 끝난 특허에 대한 로열티가 아니란 점이 부각되도록 계약서를 작성하여야 할 것이다.

특허권이전특례개정안(개정안 제99조의2)에 대한 작은 고민 초고

특허권이전특례개정안(개정안 제99조의2)에 대한 작은 고민

1. 들어가는 말

(1) 지난 2015년 3월 19일 특허법 일부개정법률안이 입법예고(산업통상자원부공고 제2015-158호) 되었다. 그 중 개정안 제99조의2는 무권리자 출원에 대하여 정당한 권리자가 민사소송을 통해 명의이전을 받아 그 하자를 치유하도록 하는 안이었다.

(2) 특허법에 말하는 무권리자 출원이란 진정한 발명자도 아니면서 정당한 승계인이 아닌 자에 의한 출원을 말한다. 현행 특허법은 무권리자 출원에 대하여 i) 정당한 권리자가 출원발명을 선택하여 특허 받을 수 있는 권리를 침해하였을 뿐 아니라 ii) 특허출원 계속 동안 절차를 보장받을 수 있는 정당한 권리자의 권리를 침해하였고 이에 따라 iii) 공중의 이익도 침해될 수 있다는 중대한 하자를 가지고 있다는 점 때문에 무권리자 출원을 거절 또는 무효시키고 정당한 권리자가 자신의 선택에 따라 재출원하여 권리를 다시 보장받도록 하고 있다.

(3) 한편 학계에서는 정당한 권리자의 선택권과 절차의 편의성을 고려하여 진정한 권리자가 무권리자로부터 직접 권리이전을 받을 수 있는 권리를 보장되도록 하자는 논의를 끊임없이 제기하였다. 그러나 2014. 5. 16. 대법원 선고 2012다11310 판결에서 무권리자가 특허출원하여 특허권으로 설정 등록된 경우, 현행 특허법에 따라 정당한 권리자가 특허법 상의 무효심판과 재출원 등의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에게 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 없다고 판시함으로 더 이상 판례에 의존할 수 없게 되었다. 사실 정당한 권리자에 의해 출원되었다가 단순히 무효인 양도계약 등으로 법률상 원인이 없이 특허권 등을 무권리자가 얻게 된 경우에는 금번 개정안의 도입 없이도 발명의 동일성만 인정된다면 민사상 특허권 등의 이전등록청구가 인정된다는 것은 변함이 없다(대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결). 그럼에도 법률상 원인없이 무권리자가 특허를 갖게 된 경우는 물론 출원 시부터 무권리자 출원이었던 전형적인 특허법상 무권리자 출원의 경우까지도 민사소송을 통해 적극적으로 권리이전청구를 구하는 민사상 제도를 보장하는 입법을 시도한 것으로 보인다.

(4) 그러나 이번 개정안은 정당한 권리자가 자신의 발명을 재출원할 것인지 아니면 명의를 이전받을 것인지를 선택할 수 있는 권리를 넘어서 무효사유를 무효심판이 아닌 민사소송에서 심리하고 판단 받게 된다는 점에서 매우 신중하여야 할 것이다.

(5) 나아가 금번 개정안에서 무권리자 출원발명이 특허등록 된 경우 이에 대한 무효사유(특허법 제133조제1항 제2호)가 후발적으로 치유되는지가 의문이다. 단순히 ‘특허권의 이전등록이 있는 경우에는 그 특허권은 처음부터 해당 등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다’라는 특허권 이전등록의 효과(제99조의2 제2항)만을 신설하고 있기 때문이다. 무권리자 출원이 등록이전으로 무효사유를 극복하게 하려면 동법 제133조제1항제2호에 단서규정을 두어 "정당한 권리자에게 이전된 경우에는 그러하지 아니한다"라고 추가로 규정하는 등의 보완이 필요하다.

2. 무권리자 출원에 대한 무효심판의 중요성

(1) 실제 무권리자 출원에 관한 분쟁을 보면 무권리자의 출원발명이 정당한 권리자가 원래 의도했던 발명과 다르거나 넓게 혹은 좁게 등록되는 경우가 많다. 무권리자 출원시 정당한 권리자의 발명을 청구범위에는 일부만 기재하는 경우도 있다. 즉, 무권리자가 정당한 권리자의 발명을 그대로 도용하는 사례보다는 발명에 이런저런 변형을 주어 출원하는 경우가 다반사이다.

(2) 설사 정당한 권리자의 발명을 그대로 도용하여 출원하더라도 무권리자 발명이라고 주장된 출원발명과 정당한 권리자가 증거에 의하여 자신의 발명이라고 주장하고 입증한 가상의 발명을 비교하여 두 발명이 실질적으로 동일할 때 비로서 무권리자 출원이라고 인정된다. 즉 발명의 동일성 판단은 특허법상 무권리자 출원에 대한 핵심쟁점이 되는 것이다.

(3) 아무리 타인의 발명을 무단으로 모방하였다고 하더라도 이를 기초로 새로운 발명적 기여를 하여 개량한 발명을 출원하였다면 이는 무권리자 출원에 해당하지 아니하며(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판례 참조), 무권리자가 출원 당시 모인대상 발명을 변형하여 권리자의 발명과 기술적 구성의 차이를 보인다고 하더라고 그 차이가 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과가 발생하지 않는 정도에 불과하면 두 발명은 실질적으로 서로 동일하다고 본다(대법원 2004. 3. 12. 선고 2002후2778 판결 참조). 나아가 이러한 동일성에 대한 비교 판단은 특허발명의 청구항 별로 검토되고 판단된다 (특허법원 2002허4002 판결 및 그 상고심 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판례 참조). 따라서 특허권의 권리이전으로 무효사유를 치유하려고 한다면 등록이전판결에 의하여 등록특허가 분할되어 이전되어야 하는 문제도 발생하고, 선의의 무권리자 출원이 된 경우 무효심판 계속중이라면 비록 희박하나마 정정청구를 통해 무효사유를 해소할 수 있는 기회도 차단된다. 

(4) 이와 같이 무권리자 출원발명에 대한 다툼은 무권리자 출원의 청구항에 기재된 발명과 정당한 권리자가 증거에 의해 가상으로 정한 발명 사이에 실질적인 동일성에 대한 비교 판단이 우선되어야 하고, 발명의 실질적인 동일성에 대한 주장과 판단은 결국 전문적인 기술 내용을 기초로 주장되고 판단된다. 따라서 이러한 기술적인 심리를 곧바로 일반 민사 법원에서 진행하는 것은 한계가 있으며 불필요한 분쟁과 지리한 싸움으로 이어질 가능성이 있다. 즉 민사적으로 등록이전이라는 구제절차에서 무권리자 출원인지에 대한 무효사유를 판단하여야 하고 이에 따라 이전등록여부도 심리하여야 하는바 현행 무효심판보다 신속하다고 보장할 수도 없다. 더욱이 앞에서 살펴본 바와 같이 청구항별로 발명을 비교하고 무권리자 출원발명여부가 달리 판단되어 등록특허의 분할이전으로 이어지는 등 심리와 절차가 복잡하고 길어질 가능성도 높다. 분할출원, 우선권 주장출원이 더해지면 사안은 더욱 복잡해진다. 특허침해가처분 사건이 본안 사건처럼 긴 기간 동안 다투어지는 것을 떠올려 보자.

3. 무효 심리 없는 개정안에 대한 우려

(1) 무권리자 출원발명은 정당한 권리자 자신의 선택이 아닌 무권리자의 선택에 따라 출원발명(독점배타권으로 보호받기 위해서 출원인이 청구범위에 기재한 발명, 이하 같다)을 선택할 수 있는 권리가 침해받았고 그 출원 및 심사과정에서도 정당한 권리자는 출원인이 아니므로 출원 계속 중 절차를 보장받거나 심사관을 설득하고 자신의 발명에 따라 보정하고 의견을 제시할 기회를 박탈당하였다. 정당한 권리자 입장에서도 정당한 권리자가 발명자인 자신이 선택하여 출원하였다면 발명의 상세한 설명과 청구범위를 어떻게 잡느냐, 그리고 심사관을 어떻게 설득했느냐에 따라 등록 권리를 좀더 넓게 확보할 수도 있었다.

(2) 한편 심사과정에서 발명자가 아닌 무권리자가 정당한 발명자가 의도하지 않는 방향으로 출원발명이 보정하는 사례도 발생할 수 있고 사후적으로 무권리자 출원이 등록된 것을 발견하거나 분쟁관계에 들어선 단계에서 무권리자 특허발명이 원래 의도한 특허발명은 아니었지만 필요에 의해서 확보하고 싶은 경우도 있다. 즉 공중의 이익에 큰 영향을 미친다.

(3) 따라서 정당한 권리자가 등록이전청구권을 선택하는 것은 결국 자신이 최초 의도했던 발명이 그대로 등록된 경우에만 정당한 것이다[1]. 이러한 심리는 복잡한 발명의 기술적인 비교에 대한 주장과 판단 없이 제대로 진행되기 어렵다. 따라서 단순히 이전등록소송에서 그 무효사유를 심리하고 무효사유를 치유하도록 하는 방안은 매우 신중하여야 한다.

4. 특허법 개정안 제99조의2 개선제안

(1) 정당한 권리자가 출원한 후 무효인 양도계약의 위조 등 다양한 이유로 무권리자 출원이 된 경우는 현 대법원 판례를 따르더라도 정당한 권리자가 직접 무권리자에게 명의이전을 청구할 수 있다. 문제는 무권리자가 정당한 권리자의 발명을 모인 출원한 경우이다. 출원단계인 경우에는 그래도 명의이전을 통해 정당한 권리자가 절차를 보장받을 기회가 있으나 이미 등록된 경우에는 명의를 이전 받는 다고 해도 정당한 권리자가 출원 및 심사과정에서 절차를 보장받을 기회도 없었다.

(2) 따라서 정당한 권리자의 발명은 재출원에 의해서 안전하게 보호되는 것이 이상적이다. 그러나 정당한 권리자의 편의를 고려할 때 무권리자 출원발명과 정당한 권리자의 발명이 “동일”한 경우에 한하여 명의이전을 통해 하자를 치유하는 차선책을 허용하는 것은 합리적이다.

(3) 현 개정안 제99조의2는 정당한 권리자가 타인의 특허발명이 무권리자 출원을 이유로 무효사유에 해당한다고 생각되면 곧바로 해당 특허권의 이전을 청구하고 그 청구 소송에서 무효사유를 판단 받도록 하고 있다. 그러나 특허법상 무권리자 출원인 경우에는 무효심판에서 발명의 동일성에 대하여 충분히 심리할 수 있으며, 분쟁이 발생한 경우 소송절차보다 신속하게 진행된다. 또한 정당한 권리자는 자신의 발명을 잘 선택하여 정당한 절차를 보장받아 자신의 발명으로 출원하고 등록 받을 수 있다. 따라서 특허법상 무권리자 출원인 경우에는 무효심판이나 심사에서 먼저 판단 받도록 하되 정당한 권리자에게 선택의 기회를 주어 재출원하거나 동일한 발명에 대해서는 등록이전을 청구할 수 있도록 하는 것이 더 바람직할 것이다. 따라서 아래와 같이 개정안의 개선을 제언한다.

<제99조의2(특허권의 이전의 특례) 제안>

① 특허가 제133조제1항제2호에 해당하여 무효로 한다는 심결이 있는 경우에는 그 심결의 확정전에 해당 특허에 관한 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 가진 자는 그 특허권자에게 해당 특허권의 이전(특허를 받을 권리가 공유인 경우에는 그 지분에 해당하는 특허권의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다. 

② 제1항에 따른 청구가 있는 경우에는 직권 또는 당사자의 신청에 따라 무효심판절차 및 그 심결의 불복소송의 절차를 중지시킬 수 있고, 특허권의 이전등록이 있는 경우에는 그 특허권은 해당 등록을 받은 자가 출원한 발명으로 본다. 그 특허권과 관련된 발명에 대하여 제65조제2항 또는 제207조제4항에 따른 청구권에 대해서도 같다.

③ 공유인 특허권에 대하여 제1항에 따른 청구에 따라 그 지분의 전부 또는 일부를 양도하는 경우에는 그 양도에 대하여 제99조제2항 및 제4항을 적용하지 아니한다.

5. 특허법상 정당한 권리자의 재출원권 보장 강화에 대한 제안

(1) 무권리자 출원은 특허법 제36조 제5항에 따라 선행출원의 지위를 상실한다. 나아가 무권리자출원이 공개된 경우에도 정당한 권리자의 의사에 반한 공지가 되어 그 무권리자 출원은 특허법 제30조에 따라 신규성 및 진보성 상실의 인용발명의 지위를 상실될 수 있다. 여기에 더하여 정당한 권리자가 자신의 발명을 선택하여 출원하여 출원일을 소급받을 수 있도록 하고 있다.

(2) 그러나 현행 특허법은 무권리자 출원에 대하여 정당한 권리자 출원 입장에서 보호 규정이 기술되어 있지 아니하고 무권리자 출원입장에서 보호규정이 기술되어 있다. 출원단계에서는 무권리자 출원이 심사 전 공개된 이후 취하된 경우에는 무권리자 출원이 특허거절결정을 받은 바 없으므로 정당한 권리자가 출원하여 출원일을 소급 받을 기회가 박탈될 수 있고 (특허법 제34조 참조), 나아가 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날로부터 30일이 지나면 정당한 권리자가 인지하고 있는 지 여부를 떠나 출원하여 출원일을 소급 받을 기회가 박탈된다 (특허법 제34조 단서 참조). 또한 등록 이후 단계에서는 정당한 권리자가 그 무권리자 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년이 지난 후 또는 무권리자 무효 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에는 정당한 권리자가 특허출원 하여도 출원일을 소급받지 못한다(특허법 제35조 단서).

(3) 따라서 정당한 권리자의 재출원권을 강화한다는 취지에서 특허법 제34조를 특허법 제35조와 통합하여 개정할 것을 제안한다.

<특허법 제34조 개정 제안>

발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 한 특허출원이 제33조제1항 본문 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 특허를 받지 못하거나 등록무효 되었음을 알았거나 알 수 있었던 날부터 60일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니한다.

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[1] 김운호 변호사(전 대법원재판연구관). 특허법 주해 I, 2010. 484p. 동지(同志)

무권리자특허권 이전 허용 신중해야(개정안 제 99 조의2)

무권리자특허권 이전 허용 신중해야

개정안 제 99 조의 2( 신설 ) 의 몇가지 문제점

 

 

1. 들어가는 말

 

지난 3 월 입법예고된 특허법 일부개정안 제 99 조의 2 에 따르면 정당한 권리자는 무권리자 출원에 대하여 민사소송을 통해 명의 이전을 받을 수 있도록 하고 있다 . 권리이전을 허용하면 , 발명이 동일한 경우 정당한 권리자가 다시 출원을 할 필요가 없으므로 절차의 경제라는 측면에서 매우 편리하다 .

 

그러나 현행법이 권리이전 방식이 아니라 정당한 권리자의 재출원에 의해 권리를 구제하고 있는 이유는 정당한 권리자가 무권리자의 출원에 의해 i) 출원발명의 선택권 ii) 특허심사 과정의 절차보장권 iii) 의도하지 않은 특허로 인한 공중의 이익이 침해될 수 있다는 중대한 하자를 가지기 때문이다 .

 

판례 역시 마찬가지이다 . 대법원은 “ 현행 특허법에 따라 정당한 권리자가 특허법 상의 무효심판과 재출원 등의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에게 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 없다 ” 고 판시하고 있다(2014. 5. 16. 대법원 선고 2012다11310 판결). 그러나 정당한 권리자의 출원이었으나 무효인 양도계약 등으로 법률상 원인이 없이 특허권 등을 무권리자가 얻게 된 경우에는 금번 개정안의 도입 없이도 발명의 동일성만 인정된다면 민사상 특허권 등의 이전등록청구가 인정된다는 것도 변함없는 판결의 태도이다 (대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결).

 

따라서 이번 개정안은 법원이 인정하는 양도 외에 전형적인 특허법상 무권리자 출원 이른바 “ 모인출원 ” 의 경우까지도 민사소송을 통해 권리이전 청구를 허용하는 민사상 제도를 보장하는 입법시도라 할 것이다 .

 

2. 개정안의 문제점과 무효심판

 

(1) 개정안의 문제점

 

이번 개정안은 우선 정당한 권리자가 자신의 발명을 재출원할 것인지 아니면 명의를 이전받을 것인지를 선택할 수 있는 단순한 편의 보장을 넘어서 , 무효사유를 무효심판이 아닌 민사소송에서 심리하고 판단 받게 된다는 점에서 간과할 수 없는 문제를 안고 있다 .

 

또한 이번 개정안은 무권리자 출원발명이 특허등록 된 경우 이에 대한 무효사유 ( 특허법 제 133 조제 1 항 제 2 호 ) 가 권리이전에 의해 후발적으로 치유되는지 의문스럽다는 문제도 있다 . 개정안은 이와 관련해 “ 특허권의 이전등록이 있는 경우에는 그 특허권은 처음부터 해당 등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다 ” 며 특허권 이전등록의 효과 ( 제 99 조의 2 제 2 항 ) 를 신설하고 있는데 , 오히려 무권리자 출원이 등록 이전으로 무효사유를 극복하게 하려면 동법 제 133 조제 1 항제 2 호에 " 정당한 권리자에게 이전된 경우에는 그러하지 아니하다 " 라는 단서를 추가하는 것이 더 명확하다 .

 

(2) 무권리자 특허의 유형

 

실제 무권리자 출원에 관한 분쟁을 보면 무권리자의 출원발명이 정당한 권리자가 원래 의도했던 발명과 다르거나 넓게 혹은 좁게 등록되는 경우가 많다 . 무권리자 출원시 정당한 권리자의 발명을 청구범위에는 일부만 기재하는 경우도 있다 . 즉 , 무권리자가 정당한 권리자의 발명을 그대로 도용하는 사례보다는 발명에 이런 저런 변형을 주어 출원하는 경우가 다반사이다 .

 

이 때문에 법원은 타인의 발명을 무단으로 모방하였다고 하더라도 이를 기초로 새로운 발명적 기여를 하여 개량한 발명을 출원하였다면 이는 무권리자 출원에 해당하지 아니하며(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판례 참조), 무권리자가 출원 당시 모인대상 발명을 변형하여 권리자의 발명과 기술적 구성의 차이를 보인다고 하더라고 그 차이가 주지관용기술의 부가 , 삭제 , 변경 등으로 새로운 효과가 발생하지 않는 정도에 불과하면 두 발명은 실질적으로 서로 동일하다고 본다(대법원 2004. 3. 12. 선고 2002후2778 판결 참조). 즉 발명의 동일성 판단이 특허법상 무권리자 출원에 대한 핵심쟁점이 되는 것이다 . 이러한 동일성에 대한 비교 판단은 특허발명의 청구항 별로 분리되어 검토되고 판단되어야 한다(특허법원 2002허4002 판결 및 그 상고심 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판례 참조).

 

(3) “ 발명의 동일성 ” 핵심 쟁점

 

이처럼 무권리자 출원발명에 대한 다툼은 무권리자 출원의 청구항에 기재된 발명과 정당한 권리자가 증거에 의해 가상으로 정한 발명 사이에 실질적인 동일성에 대한 비교 판단이 쟁점이고 , 발명의 실질적인 동일성에 대한 주장과 판단은 결국 전문적인 기술 내용을 기초로 주장되고 판단된다 .

 

따라서 이러한 기술적인 심리를 곧바로 일반 민사 법원에서 진행하는 것은 한계가 있으며 불필요한 분쟁과 지리한 싸움으로 이어질 가능성이 있다 . 즉 민사적으로 등록이전이라는 구제절차에서 청구항별로 무권리자 출원인지에 여부에 대한 무효사유가 판단되어야 이전등록 여부를 결정할 수 있기 때문에 현행 무효심판보다 신속하다고 할 수도 없다 . 더욱이 청구항별로 무권리자 발명 여부가 달라지면 등록특허의 분할 이전으로 이어지는 등 심리와 절차가 복잡하고 길어질 가능성도 높다 . 여기에 분할출원 , 우선권 주장출원이 더해지면 사안은 더욱 복잡해진다 .

 

(4) 정당권리자의 절차권보장

 

무권리자 출원발명은 무권리자의 선택에 따라 출원발명 ( 청구범위에 기재한 발명 , 이하 같다 ) 이 선택되었으므로 정당한 권리자의 청구항 결정권이 침해받았을 수 있다 . 또한 출원 및 심사과정에서도 발명의 상세한 설명과 청구범위를 어떻게 잡느냐 그리고 심사관을 어떤 보정안을 제시하고 설득했느냐에 따라 등록 권리범위를 선택해야 할 기회를 잃었을 수도 있다 . 만약 정당한 권리자가 의도하지 않은 범위 내지 형태로 특허등록이 되었다면 공중의 이익에도 큰 영향을 미친다 .

 

따라서 정당한 권리자가 이전청구권을 선택하는 경우는 자신이 최초 의도했던 발명이 그대로 등록된 경우에만 인정되는 것이 합리적이다 . 발명의 동일성 판단이 실질인 사건을 전문성이 없는 법원에서 단순한 권리이전 소송 사건으로 심리하는 방안에 신중해야 할 이유도 여기에 있다 .

 

3. 결론

 

지금까지 살펴본대로 정당한 권리자 스스로 자신의 발명을 잘 선택하여 정당한 절차를 보장받아 자신의 발명으로 출원하고 등록 받는 것이 가장 바람직하다 . 따라서 특허법상 무권리자 출원인 경우에는 무효심판이나 심사에서 먼저 판단 받도록 하되 , 정당한 권리자에게 선택의 기회를 주어 재출원을 하거나 동일 발명인 경우 무권리자로부터 등록 이전을 받으면 무효사유가 치유될 수 있도록 하는 것이 가장 바람직한 것으로 생각된다 . 개정안의 재검토를 촉구한다 .



<이진수 변리사, 전광출 변리사 공동기고>

초고 Full version : 이진수변리사의 IP 이야기: 특허권이전특례개정안(개정안 제99조의2)에 대한 작은 고민 초고: 

독일의 기술판사제도를 도입하자

특허제도를 연구할 때면 우리는 미국과 독일제도를 많이 리서치한다. 기업들 역시 글로벌 기업과 특허전쟁을 준비하거나 맞대응할 때도 미국과 독일이 제일 먼저 검토되는 특허소송의 핵심 '격전지'이다. '특허분쟁의 허브'인 것이다.

특허법원의 도입 등 독일의 제도와 판례의 변천을 보면 우리와 많이 닮았다. 그러나 우리나라는 독일을 벤치마킹을 하면서도 그 제도의 핵심이었던 기술판사제도는 빼놓았다. 특허는 전문적인 기술내용을 모르고서는 판단도 대리도 제대로 할 수 없다. 그래서 독일은 특허심판원의 심판관 등을 특허법원의 기술판사로 임명하여 일반판사와 함께 재판부를 구성하고 있다. 일반판사는 주로 특허청에서 근무하는 법조인 중에서 임명하거나 또는 권리침해소송을 전담한 법관 중에서 임명되고 연방특허법원에 재직하는 판사수는 모두 1백41명으로 그중 일반판사는 62명, 기술판사는 79명이라고 한다 (법률신문 연구논단. 독일연방특허법원의 기능과 기술판사제도 읽기).

생각해보면 당시 보수적인 독일법조계가 기술판사제도를 받아들였다는 것은 거의 혁명에 가까웠을 것이다. 그들은 미래를 볼 줄 알았고 결국 미래에 대한 비젼은 현재의 의사결정을 바꾸었을 것이다.

이제 특허법원은 물론 일반 민사법원 지재부에 기술판사의 도입을 다시 거론할 시점이 된 것 같다.

특허청 심사관이 심판원의 심판관이 되고 다시 심판관이나 고참 심사관중 일부가 기술판사가 되는 체계가 가장 바람직할 것이고 필요에 따라 과학이나 공학 박사학위자 중 소정의 특허실무 경력을 쌓은 분이나 공대 석박사출신의 변호사와 변리사에게 길을 열어주는 것도 좋을 것 같다.

[공동개발/라이센싱 계약실무] 사전 동의 조항 점검 법규정

공동개발계약이나 특허라이센싱계약 체결시 준거법을 대한민국법으로 합의하는 경우, 숙고가 필요한 조항 중, 어떤 행위를 할 때 특허법상 이해관계인의 동의를 얻거나 함께 해야 하는 조문을 발췌하였다.

그 이해관계인이 계약 상대방인 경우, 우호적인 관계에 있을 때는 문제가 없을 것이나, 적대적인 관계나 상황에 있게 되는 경우에는 난감할 때가 있다.

예를 들어, 어떤 특허권에 대해 제한된 범위 내에서 실시권을 허락받은 실시권자가 해당 특허권의 무효심판을 청구한 경우(일반적으로 실시권자 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인인지 여부에 대해 다툼의 대상이 될 수 있으나, 허락되지 아니한 범위에서 해당 특허권을 실시하고자 하는 경우 실시권자는 특허권의 대항을 받을 가능성이 있는 자이므로 이해관계, 즉 청구인 적격은 인정받을 수 있을 것이다), 특허권자가 무효가능성을 줄이고자 해당 특허의 권리범위를 정정하려고 할 때에 위 실시권자의 동의가 필요하다. 그러나 이미 등록된 특허를 기준으로 선행무효자료를 찾아 무효심판을 청구한 실시권자가 이런 정정에 동의할리 만무하다.

따라서 위와 같은 상황을 고려하여 계약 체결 당시 미리 동의할 의무를 부여하거나 동의권 포기를 정하는 것이 필요할 때가 있다. 공동개발계약이나 특허 라이센싱계약서 작성시 아래 각 조항을 점검하면서 떠올릴 것을 조언한다.  첨언하자면, 법률상 동의란 사전에 승인을 받는 것을 말하며, 사전 동의로 인정받으려면 그 동의의 대상이 포괄적이어서는 아니되고 합의의 대상으로 특정되었다고 볼수 있어야 한다. 계약서 작성시 숙고해야할 것이다.

그외 당사자간의 동의권 포기등의 합의가 인정되지 않는 강행규정으로 인해, 불합리한 현실이 발생할 수 있다면 법개정도 검토할 필요가 있다.

예컨대, 특허법상 공동명의로 원고가 되어야 하는 권리범위확인심판이나 정정심판 등은 문제가 다소 복잡하다. 단순히 사전에 동의권 포기나 동의의무약정만으로 치유되지 않는 강행규정이기 때문이다. 반면, 심결취소소송의 경우 공유자중 1인이 심결취소소송을 제기할 수 있다. 그러나 특허권은 재산적 가치를 강하게 가지고있는 것인데, 공유자중 1인이 심판청구에 반대하거나, 심판청구를 제기할수 없는 처지에 있는경우, 또 공유자 1인이 상대방과 야합하여 무효를 극복하기 위한 정정심판의 청구를 반대하거나 함께 제기할 수 없는 처지에 있는 경우, 

1인의 행위 또는 사정으로 말미암아 타 공유자의 재산권인 특허에 관한 권리를 부당하게 제한될 수 있다는 문제점이 있으므로 재검토가 필요는 있다. 또한 실시권자나 무효심판을 제기하는 등 해당 특허의 유효성을 다투는 경우까지 특허권 정정시 그 실시권자의 동의를 받아야 하는 것도 재검토가 필요하다.

-  아   래   -

<동의 또는 공동명의가 필요한 관련 특허법 규정 모음>

제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등)③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.

제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.

④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

제100조(전용실시권) ③ 전용실시권자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 이전할 수 있다.

1. 전용실시권을 실시사업(實施事業)과 함께 이전하는 경우

2. 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우

④ 전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

⑤ 전용실시권에 관하여는 제99조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.

제102조(통상실시권) ③ 제107조에 따른 통상실시권(재정실시권)은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있다.

④ 제138조, 「실용신안법」 제32조 또는 「디자인보호법」 제123조에 따른 통상실시권은 그 통상실시권자의 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권과 함께 이전되고, 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권이 소멸되면 함께 소멸된다.

⑤ 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 이전할 수 있다.

⑥ 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

⑦ 통상실시권에 관하여는 제99조제2항 및 제3항을 준용한다.

제119조(특허권 등의 포기의 제한) ① 특허권자는 다음 각 호의 모두의 동의를 받아야만 특허권을 포기할 수 있다.

1. 전용실시권자

2. 질권자

3. 제100조제4항에 따른 통상실시권자

4. 제102조제1항에 따른 통상실시권자

5. 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권자

② 전용실시권자는 질권자 또는 제100조제4항에 따른 통상실시권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 포기할 수 있다.

③ 통상실시권자는 질권자의 동의를 받아야만 통상실시권을 포기할 수 있다.

제136조(정정심판) ⑦ 특허권자는 전용실시권자, 질권자와 제100조(전용실시권) 제4항· 제102조(통상실시권) 제1항 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권을 갖는 자의 동의를 받아야만 제1항에 따른 정정심판을 청구할 수 있다.

제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ④ 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제2항부터 제5항까지 및 제7항부터 제11항까지,  제139조제3항 및 제140조 제1항·제2항·제5항을 준용한다. 

제139조(공동심판의 청구 등) ① 동일한 특허권에 관하여 제133조제1항, 제134조제1항·제2항 또는 제137조제1항의 무효심판이나 제135조제1항의 권리범위 확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다.

② 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다.

③ 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다.

④ 제1항 또는 제3항에 따른 청구인이나 제2항에 따른 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다.

제140조(심판청구방식) ② 제1항에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제1항제1호에 따른 당사자 중 특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(특허권자를 추가하는 것을 포함하되, 청구인이 특허권자인 경우에는 추가되는 특허권자의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우

2. 제1항제4호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우

제140조의2(특허거절결정에 대한 심판청구방식) ② 제1항에 따라 제출된 심판청구서를 보정하는 경우에는 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제1항제1호에 따른 청구인의 기재를 바로잡기 위하여 보정(청구인을 추가하는 것을 포함하되, 그 청구인의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우

2. 제1항제7호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우

[Updating] NVIDIA와 삼성간 특허전쟁현황에 대한 NVIDIA발표내용

2015년 4월 16일 자 NVIDIA 블로그에 최근 NVIDIA가 삼성을 상대로 counterclaim을 쳤다는 뉴스와 그동안 소송 현황을 알리는 글이 올라왔습니다.

<블로그읽기> 

NVIDIA의 주장에 따르면, 

"작년 9월에 삼성을 상대로 제기한 ITC소송과 관련해서는, 올해 6월에 hearing이 예정되어 있고 4월초에 나온 Markman ruling pretrial decision 에서 NVIDIA에게 유리한 쪽으로 Claim 해석이 나왔으며, Galaxy S6 와 Edge까지 포함시켰다고 합니다. 한편 삼성은 6건의 특허를 이용하여 NVIDIA를 상대로  “rocket docket" 중 하나인 Virginia 지법에 특허침해금지소송을 넣었는데, 이번에 NVIDIA는 새로 4건의 그래픽특허를 이용하여 Counterclaim을 쳤다고 하며, Virginia 지법 Payne 판사는 2016. 1. 11. 자로 재판기일을 잡고 삼성의 6건 특허와 NVIDIA의 4건 특허에 대한 심리를 함께 하겠다고 했답니다."

NVIDIA와 삼성의 특허전쟁에 대한 배경에 대해서는 2014년 9월 6일 "Nvidia vs. Samsung 특허침해소송으로 본 Nvidia의 라이센싱 전략" 란 제목으로 제 블로그에 글을 올린 바 있습니다.

<특허전쟁배경읽기>

[링크오류수정] ITC 337 라이센시 비밀정보 취급실무

미국에서 ITC 337 조사신청 및 수입금지명령을 신청할때, 우리나라 기업이 제일 맞추기 힘든 prong이 미국 Domestic industry 요건이다. 그러나 라이센시의 미국내 투자와 활동도  Domestic industry 요건을 심사하는 대상이 되므로 ITC 공격시 종종 미국내 기업에 라이센스를 준 경우 그 라이센시가 미국내 투자등의 실적이 있다면 좋은 근거가 된다.

그러나 대부분 라이센시에 대한 정보와 라이센스계약의 존재 및 내용은 계약으로 비밀유지하고 있다. 따라서 ITC를 위해 라이센시의 동의없이 관련정보를 제출할 수 없는 것이며 라이센시의 미국내 Domestic industry 활동과 투자역시 비밀정보라 확보하기 어렵다. 또한 ITC조사를 촉발시켜 자칫 라이센시의 영업비밀정보를 공개하게 할 위험도 있다. ITC를 준비해 본 담당자라면 이런 문제로 골머리를 앓았던 경험이 있을 것이다.

그러나 비밀유지상태에서 이러한 정보의 제출이나 위원회의 정보 수집을 타협할 수 있다고 한다. 미국 ITC전문 변호사라고 해도 이런 가이드를 모두 줄 수 있는 건 아닌 것 같다.

Law360에 실린 Finnegan의 Elizabeth 글을 여기에 링크한다.

<Law360읽기>
"The ITC’s Secret Domestic Industry Issue"

[제언] 소송및 심판에서 청구범위해석에 관한 중간판결 도입의 필요성

특허소송(침해소송포함) 및 특허심판은 물론 특허출원의 심사단계에서 특허청구범위의 해석은 제일 중요한 법률판단사항이다. 

단지 권리범위확인심판에서는 피소제품이 계쟁특허의 권리범위에 속하는지에 대한 판단만 하고, 무효심판은 무효자료로 인용된 선행기술이 계쟁특허의 권리범위를 예견하게 하는 지등을 판단하는 반면, 특허침해소송에서는 피소제품이 계쟁특허의 권리범위에 속하는지에 대한 판단이외에 피고의 행위가 특허법상 침해를 구성하는 실시행위에 들어가는지 등 행위에 대한 판단을 한다는 점이 다르다.

어찌되었든 어느 절차에서건 먼저 등록특허의 명세서에 기재된 특허청구범위를 확정하고 해석하는 것은 선결과제이다. 사실 특허청구범위 해석에 대한 판단이 끝나면,  소송이나 심판의 승패가 보인다. 무익한 절차를 계속할 필요없이 당사자간 협상을 통한 화해의 레버리지 기회가 생긴다.

그런데 현행제도에서는 당사자는 종국 판결이나 심결에 이르러서야 청구범위가 어떻게 판단되었는지를 처음 듣게 되고, 심지어 당사자사이에 핵심쟁점이 되는 청구범위 해석에 대한 다툼의 기회를 갖지 못하는 경우도 발생한다.

미국은 이러한 이유로 특허침해민사소송 절차중간에 마크맨히어링이라는 특허청구범위해석에 관한 심리 절차를 따로 두고(필수절차는 아님) 재판장이 다툼이 되는 특허청구범위는 어떻게 해석되어야 한다는 중간 결정을 할 수 있다.

미국은 특허침해민사소송에서는 특허유효추정이 적용되어 청구범위가 유효한 방향으로 좁게 해석할 뿐 아니라 Phillips v. AWH Corp.,판결의 해석기준을 따라 발명의 상세한 설명에 의해 좁게 해석한다. 반면 미국 특허청 PTAB의 IPR과 같은 무효심판에서는 특허유효추정이 적용되지 아니하고 특허청구범위를 합리적인 범위내에서 최대한 넓게 해석한다. 입증책임면에서도 IPR은 무효를 주장하는 자가 우월한 증거에 의한 입증(a preponderance of the evidence), 즉 확률적인 우위에 있는 입증만 하면 족하나, 민사소송에서는 무효를 주장하는 자가 우월한 증거에 의한 입증보다 높은 확실하고 명백하고 확실한 입증(clear and convincing evidence)에 의하여야 한다. 이와같이 두 절차의 기준이 다르다보니 민사지법은 PTAB의 청구범위 해석을 PTAB은 민사지법의 청구범위 해석을 존중하기는 하나 구속되지 않는다고 한다.

사실 PTAB에서는 청구범위의 정정이 가능한 절차에서만 청구범위의를 합리적인 최광의해석원칙을 적용하고 있다는 점에서 특허권자에게 그렇게 불합리한 것은 아니라고 믿고있다.

다시 본론으로 돌아가서 우리나라 특허침해민사소송이든 특허무효심판이든 권리범위확인심판이든 청구범위해석은 선결과제이다. 

따라서 절차 중간에 청구범위해석에 관한 중간판결(결정)을 도입한다면(일종의 한국형 Markman hearing & Ruling) 당사자의 자판에 따라 무익한 절차를 계속할 필요없고 종국판결에 이르기전에 화해할 수 있는 레버리지가 되지 않을까 한다.

청구범위해석에 관한 중간판결(결정)은 최대한 절차초기에 하도록 하되 당사자의 신청 또는 직권으로 할 수 있게 하고 당사자에겐 청구범위를 넓게 해석했을 때와 좁게 해석했을 때 두가지 경우에 있어서 선행기술 및 피소제품과 비교한 참고서면을 내도로 강제하는 것은 어떨까 한다. 나아가 재판부나 심판부는 이해관계인인 당사자가 청구범위를 어떻게 해석하고 있는지에 대한 주장을 충분히 들을 수 있도록 별도의 심리기일을 여는 것이 바람직할 것이다.

무리하게 소송이나 심판 전체의  심리와 기간을 당기는 것 보다 실질적으로 유익하고 빠른 분쟁해결에 이르게 되지 않을 까하는 생각이다. 

감사합니다.