[공동개발/라이센싱 계약실무] 사전 동의 조항 점검 법규정

공동개발계약이나 특허라이센싱계약 체결시 준거법을 대한민국법으로 합의하는 경우, 숙고가 필요한 조항 중, 어떤 행위를 할 때 특허법상 이해관계인의 동의를 얻거나 함께 해야 하는 조문을 발췌하였다.

그 이해관계인이 계약 상대방인 경우, 우호적인 관계에 있을 때는 문제가 없을 것이나, 적대적인 관계나 상황에 있게 되는 경우에는 난감할 때가 있다.

예를 들어, 어떤 특허권에 대해 제한된 범위 내에서 실시권을 허락받은 실시권자가 해당 특허권의 무효심판을 청구한 경우(일반적으로 실시권자 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인인지 여부에 대해 다툼의 대상이 될 수 있으나, 허락되지 아니한 범위에서 해당 특허권을 실시하고자 하는 경우 실시권자는 특허권의 대항을 받을 가능성이 있는 자이므로 이해관계, 즉 청구인 적격은 인정받을 수 있을 것이다), 특허권자가 무효가능성을 줄이고자 해당 특허의 권리범위를 정정하려고 할 때에 위 실시권자의 동의가 필요하다. 그러나 이미 등록된 특허를 기준으로 선행무효자료를 찾아 무효심판을 청구한 실시권자가 이런 정정에 동의할리 만무하다.

따라서 위와 같은 상황을 고려하여 계약 체결 당시 미리 동의할 의무를 부여하거나 동의권 포기를 정하는 것이 필요할 때가 있다. 공동개발계약이나 특허 라이센싱계약서 작성시 아래 각 조항을 점검하면서 떠올릴 것을 조언한다.  첨언하자면, 법률상 동의란 사전에 승인을 받는 것을 말하며, 사전 동의로 인정받으려면 그 동의의 대상이 포괄적이어서는 아니되고 합의의 대상으로 특정되었다고 볼수 있어야 한다. 계약서 작성시 숙고해야할 것이다.

그외 당사자간의 동의권 포기등의 합의가 인정되지 않는 강행규정으로 인해, 불합리한 현실이 발생할 수 있다면 법개정도 검토할 필요가 있다.

예컨대, 특허법상 공동명의로 원고가 되어야 하는 권리범위확인심판이나 정정심판 등은 문제가 다소 복잡하다. 단순히 사전에 동의권 포기나 동의의무약정만으로 치유되지 않는 강행규정이기 때문이다. 반면, 심결취소소송의 경우 공유자중 1인이 심결취소소송을 제기할 수 있다. 그러나 특허권은 재산적 가치를 강하게 가지고있는 것인데, 공유자중 1인이 심판청구에 반대하거나, 심판청구를 제기할수 없는 처지에 있는경우, 또 공유자 1인이 상대방과 야합하여 무효를 극복하기 위한 정정심판의 청구를 반대하거나 함께 제기할 수 없는 처지에 있는 경우, 

1인의 행위 또는 사정으로 말미암아 타 공유자의 재산권인 특허에 관한 권리를 부당하게 제한될 수 있다는 문제점이 있으므로 재검토가 필요는 있다. 또한 실시권자나 무효심판을 제기하는 등 해당 특허의 유효성을 다투는 경우까지 특허권 정정시 그 실시권자의 동의를 받아야 하는 것도 재검토가 필요하다.

-  아   래   -

<동의 또는 공동명의가 필요한 관련 특허법 규정 모음>

제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등)③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.

제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.

④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

제100조(전용실시권) ③ 전용실시권자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 이전할 수 있다.

1. 전용실시권을 실시사업(實施事業)과 함께 이전하는 경우

2. 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우

④ 전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

⑤ 전용실시권에 관하여는 제99조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.

제102조(통상실시권) ③ 제107조에 따른 통상실시권(재정실시권)은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있다.

④ 제138조, 「실용신안법」 제32조 또는 「디자인보호법」 제123조에 따른 통상실시권은 그 통상실시권자의 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권과 함께 이전되고, 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권이 소멸되면 함께 소멸된다.

⑤ 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 이전할 수 있다.

⑥ 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

⑦ 통상실시권에 관하여는 제99조제2항 및 제3항을 준용한다.

제119조(특허권 등의 포기의 제한) ① 특허권자는 다음 각 호의 모두의 동의를 받아야만 특허권을 포기할 수 있다.

1. 전용실시권자

2. 질권자

3. 제100조제4항에 따른 통상실시권자

4. 제102조제1항에 따른 통상실시권자

5. 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권자

② 전용실시권자는 질권자 또는 제100조제4항에 따른 통상실시권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 포기할 수 있다.

③ 통상실시권자는 질권자의 동의를 받아야만 통상실시권을 포기할 수 있다.

제136조(정정심판) ⑦ 특허권자는 전용실시권자, 질권자와 제100조(전용실시권) 제4항· 제102조(통상실시권) 제1항 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권을 갖는 자의 동의를 받아야만 제1항에 따른 정정심판을 청구할 수 있다.

제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ④ 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제2항부터 제5항까지 및 제7항부터 제11항까지,  제139조제3항 및 제140조 제1항·제2항·제5항을 준용한다. 

제139조(공동심판의 청구 등) ① 동일한 특허권에 관하여 제133조제1항, 제134조제1항·제2항 또는 제137조제1항의 무효심판이나 제135조제1항의 권리범위 확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다.

② 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다.

③ 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다.

④ 제1항 또는 제3항에 따른 청구인이나 제2항에 따른 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다.

제140조(심판청구방식) ② 제1항에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제1항제1호에 따른 당사자 중 특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(특허권자를 추가하는 것을 포함하되, 청구인이 특허권자인 경우에는 추가되는 특허권자의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우

2. 제1항제4호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우

제140조의2(특허거절결정에 대한 심판청구방식) ② 제1항에 따라 제출된 심판청구서를 보정하는 경우에는 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제1항제1호에 따른 청구인의 기재를 바로잡기 위하여 보정(청구인을 추가하는 것을 포함하되, 그 청구인의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우

2. 제1항제7호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우

[Updating] NVIDIA와 삼성간 특허전쟁현황에 대한 NVIDIA발표내용

2015년 4월 16일 자 NVIDIA 블로그에 최근 NVIDIA가 삼성을 상대로 counterclaim을 쳤다는 뉴스와 그동안 소송 현황을 알리는 글이 올라왔습니다.

<블로그읽기> 

NVIDIA의 주장에 따르면, 

"작년 9월에 삼성을 상대로 제기한 ITC소송과 관련해서는, 올해 6월에 hearing이 예정되어 있고 4월초에 나온 Markman ruling pretrial decision 에서 NVIDIA에게 유리한 쪽으로 Claim 해석이 나왔으며, Galaxy S6 와 Edge까지 포함시켰다고 합니다. 한편 삼성은 6건의 특허를 이용하여 NVIDIA를 상대로  “rocket docket" 중 하나인 Virginia 지법에 특허침해금지소송을 넣었는데, 이번에 NVIDIA는 새로 4건의 그래픽특허를 이용하여 Counterclaim을 쳤다고 하며, Virginia 지법 Payne 판사는 2016. 1. 11. 자로 재판기일을 잡고 삼성의 6건 특허와 NVIDIA의 4건 특허에 대한 심리를 함께 하겠다고 했답니다."

NVIDIA와 삼성의 특허전쟁에 대한 배경에 대해서는 2014년 9월 6일 "Nvidia vs. Samsung 특허침해소송으로 본 Nvidia의 라이센싱 전략" 란 제목으로 제 블로그에 글을 올린 바 있습니다.

<특허전쟁배경읽기>

[링크오류수정] ITC 337 라이센시 비밀정보 취급실무

미국에서 ITC 337 조사신청 및 수입금지명령을 신청할때, 우리나라 기업이 제일 맞추기 힘든 prong이 미국 Domestic industry 요건이다. 그러나 라이센시의 미국내 투자와 활동도  Domestic industry 요건을 심사하는 대상이 되므로 ITC 공격시 종종 미국내 기업에 라이센스를 준 경우 그 라이센시가 미국내 투자등의 실적이 있다면 좋은 근거가 된다.

그러나 대부분 라이센시에 대한 정보와 라이센스계약의 존재 및 내용은 계약으로 비밀유지하고 있다. 따라서 ITC를 위해 라이센시의 동의없이 관련정보를 제출할 수 없는 것이며 라이센시의 미국내 Domestic industry 활동과 투자역시 비밀정보라 확보하기 어렵다. 또한 ITC조사를 촉발시켜 자칫 라이센시의 영업비밀정보를 공개하게 할 위험도 있다. ITC를 준비해 본 담당자라면 이런 문제로 골머리를 앓았던 경험이 있을 것이다.

그러나 비밀유지상태에서 이러한 정보의 제출이나 위원회의 정보 수집을 타협할 수 있다고 한다. 미국 ITC전문 변호사라고 해도 이런 가이드를 모두 줄 수 있는 건 아닌 것 같다.

Law360에 실린 Finnegan의 Elizabeth 글을 여기에 링크한다.

<Law360읽기>
"The ITC’s Secret Domestic Industry Issue"

[제언] 소송및 심판에서 청구범위해석에 관한 중간판결 도입의 필요성

특허소송(침해소송포함) 및 특허심판은 물론 특허출원의 심사단계에서 특허청구범위의 해석은 제일 중요한 법률판단사항이다. 

단지 권리범위확인심판에서는 피소제품이 계쟁특허의 권리범위에 속하는지에 대한 판단만 하고, 무효심판은 무효자료로 인용된 선행기술이 계쟁특허의 권리범위를 예견하게 하는 지등을 판단하는 반면, 특허침해소송에서는 피소제품이 계쟁특허의 권리범위에 속하는지에 대한 판단이외에 피고의 행위가 특허법상 침해를 구성하는 실시행위에 들어가는지 등 행위에 대한 판단을 한다는 점이 다르다.

어찌되었든 어느 절차에서건 먼저 등록특허의 명세서에 기재된 특허청구범위를 확정하고 해석하는 것은 선결과제이다. 사실 특허청구범위 해석에 대한 판단이 끝나면,  소송이나 심판의 승패가 보인다. 무익한 절차를 계속할 필요없이 당사자간 협상을 통한 화해의 레버리지 기회가 생긴다.

그런데 현행제도에서는 당사자는 종국 판결이나 심결에 이르러서야 청구범위가 어떻게 판단되었는지를 처음 듣게 되고, 심지어 당사자사이에 핵심쟁점이 되는 청구범위 해석에 대한 다툼의 기회를 갖지 못하는 경우도 발생한다.

미국은 이러한 이유로 특허침해민사소송 절차중간에 마크맨히어링이라는 특허청구범위해석에 관한 심리 절차를 따로 두고(필수절차는 아님) 재판장이 다툼이 되는 특허청구범위는 어떻게 해석되어야 한다는 중간 결정을 할 수 있다.

미국은 특허침해민사소송에서는 특허유효추정이 적용되어 청구범위가 유효한 방향으로 좁게 해석할 뿐 아니라 Phillips v. AWH Corp.,판결의 해석기준을 따라 발명의 상세한 설명에 의해 좁게 해석한다. 반면 미국 특허청 PTAB의 IPR과 같은 무효심판에서는 특허유효추정이 적용되지 아니하고 특허청구범위를 합리적인 범위내에서 최대한 넓게 해석한다. 입증책임면에서도 IPR은 무효를 주장하는 자가 우월한 증거에 의한 입증(a preponderance of the evidence), 즉 확률적인 우위에 있는 입증만 하면 족하나, 민사소송에서는 무효를 주장하는 자가 우월한 증거에 의한 입증보다 높은 확실하고 명백하고 확실한 입증(clear and convincing evidence)에 의하여야 한다. 이와같이 두 절차의 기준이 다르다보니 민사지법은 PTAB의 청구범위 해석을 PTAB은 민사지법의 청구범위 해석을 존중하기는 하나 구속되지 않는다고 한다.

사실 PTAB에서는 청구범위의 정정이 가능한 절차에서만 청구범위의를 합리적인 최광의해석원칙을 적용하고 있다는 점에서 특허권자에게 그렇게 불합리한 것은 아니라고 믿고있다.

다시 본론으로 돌아가서 우리나라 특허침해민사소송이든 특허무효심판이든 권리범위확인심판이든 청구범위해석은 선결과제이다. 

따라서 절차 중간에 청구범위해석에 관한 중간판결(결정)을 도입한다면(일종의 한국형 Markman hearing & Ruling) 당사자의 자판에 따라 무익한 절차를 계속할 필요없고 종국판결에 이르기전에 화해할 수 있는 레버리지가 되지 않을까 한다.

청구범위해석에 관한 중간판결(결정)은 최대한 절차초기에 하도록 하되 당사자의 신청 또는 직권으로 할 수 있게 하고 당사자에겐 청구범위를 넓게 해석했을 때와 좁게 해석했을 때 두가지 경우에 있어서 선행기술 및 피소제품과 비교한 참고서면을 내도로 강제하는 것은 어떨까 한다. 나아가 재판부나 심판부는 이해관계인인 당사자가 청구범위를 어떻게 해석하고 있는지에 대한 주장을 충분히 들을 수 있도록 별도의 심리기일을 여는 것이 바람직할 것이다.

무리하게 소송이나 심판 전체의  심리와 기간을 당기는 것 보다 실질적으로 유익하고 빠른 분쟁해결에 이르게 되지 않을 까하는 생각이다. 

감사합니다.

애플이 자랑하는 포스터치 들여다보기

애플이 자랑하는 포스터치 들여다보기

<맥뉴스읽기>

Patent publication No. 20140028575 ( Gesture and Touch Input Detection Through Force Sensing )

Claim 1. A computing device configured detect a user input comprising:
a processor;
a touch interface in communication with the processor and configured to detect a touch signal corresponding to an object approaching or contacting a surface;
at least three force sensors in communication with the processor and configured to detect a force signal corresponding to an object exerting a force on the surface;
wherein
in response to the force the processor determines a force centroid location; andthe touch signals are processed by the processor by analyzing the force centroid location.

Claim 9. A method for detecting user inputs to a computing device through force sensing, comprising:
detecting by three or more force sensors, a force input;
calculating by a processor in communication with the force sensors, a force centroid based on the force input; and
using the force centroid to analyze one or more user inputs to the computing device.

H.R. 9, THE “PATENT INNOVATION ACT”에 대한 우려

Ipwatchdog 블로그에 지난 14일 HEARING이 있었던 H.R. 9, THE “PATENT INNOVATION ACT”에 대한 우려를 표명하는 글이 실렸다. H.R. 9법안은 특허권남용을 억제하자는 취지에서 오바마 정부가 의욕적으로 추진하고 있는 미국특허법 및 소송법령에 관한 개정법안이다. 그러나 이번 H.R. 9법안은 그 취지를 넘어서 특허권자의 특허권행사를 지나치게 어렵게 하여 침해를 조장하게 될 것이라는 주장이었다.

<뉴스읽기> Innovation Act makes patents harder to enforce, easier to infringe

실제 의회에 올라와 있는 H.R. 9을 찾아 읽어보니 특허침해민사소송에서 소장제출시 강화된 원고의 특정(입증) 의무부터, 디스커버리대상의 제한, 소비자대상 소송에서의 절차중지(stay),패소자 소송비부담 등 종래 미국 특허소송실무나 절차와 다른 제도와 절차가 입안되어 있었다.

이미 미국대법원에서 SW특허의 성립성을 엄격하게 정한 판례와 소송비용부담기준완화에 관한 여러 판례가 나왔고 미국 AIA로 도입된 PTAB에서의 IPR로 인해 특허무효율마저 70~80%로 올라온 상황에서, HR9법안이 통과된다면 유효특허를 가지고도 특허소송을 하기 까다로워지고 원고가 감수하여야 위험도 커져서, 이젠 Patent troll 산업이나 그 유명한 텍사스 미국특허소송의 위력도 예전같지 않을 것 같다.

<HR9법안>

이번 HEARING에는 지지측 증인으로 미국USPTO Michelle Lee 청장이 나왔고, 반대측 증인으로 야후 IP법무실장인 Kevin Kramer, Eli Lilly & Co.의 전법무실장인 Robert A. Armitage, IP Salesforce의 부사장 David M. Simon, IP Biotechnology Industry의 법무실장인 Hans Sauer가 나온것으로 알려져있다.

미국특허소송을 통해 IP수익화를 기획하거나 미국특허로 괴롭힘을 받을 위험이 많은 기업들은 HR9법안이 어떻게 전개될지 관심을 가지고 지켜볼 문제이다.

구글의 Via Licensing의 LTE™ 특허풀 가입

지난 주 목요일 (4월9일) 구글이 LTE 특허풀의 대표주자 중 하나인  Via Licensing의 LTE™ 특허풀에 라이센서로 가입하면서 LTE 관련 patents를 하나의 라이센싱 틀안에 사용할 수 있도록 내어놓았다는 뉴스가 발표되었다.

특히 이들 특허중에는 과거 Motorola Mobility와 Motorola가 개발했었던 LTE 표준필수특허(SEPs)를 포함되었다는 것때문에 Via Licensing의 LTE™ 특허풀의 역할에 기대감이 더해지고 있다.

<뉴스읽기 Google Joins Stable of Tech Companies Licensing Their LTE Patents as a Group>

이로써 Via Licensing의 LTE™ 특허풀의 현재 라이센서(LTE Licensors)는 AT&T Intellectual Property II, L.P., China Mobile Communications Corporation, Clear Wireless LLC, Deutsche Telekom AG, DTVG Licensing, Inc., Google Inc.,Hewlett-Packard Company,KDDI Corporation,NTT DOCOMO, SK Telecom Co., Ltd(SK통신),Telecom Italia S.p.A.,Telefonica, S.A., ZTE Corporation가 되었다.

아직 Major LTE 특허권자인 LG, Qualcomm, Nokia, Ericsson, Huawei 그리고 Apple 과 Samsung의 가입여부는 가시화되지 않은 듯하며, Via Licensing도 Qualcomm와 Nokia등과 같은 라이센싱 수익사업에 주력하는 기업은 Via Licensing의 LTE™ 특허풀조건과 맞지 않는다며 Qualcomm와 Nokia의 가입은 부정적인 것 같다.

Via Licensing 홈페이지를 방문해보면 LTE Standards Table를 확인할 수 있으며, 라이센시에 대한 로열티도 개시되어 있다.

Via  LTE™의 LTE Standards Table

Via  LTE™의 로열티 schedule

구글이 라이센서로 Via Licensing의 LTE™ 특허풀에 가입하였다는 뉴스는 앞으로 Via Licensing가 LTE특허풀의 구심점 역할을 하게 될 가능성을 높였다는 점에서 앞으로 관심을 가져야 할 것 같다.

특허거래 활성화 및 수익성 제고를 위한 제언

오래전부터 우리나라 IP거래 활성화 및 수익성 제고를 위한 정책세미나나 워크샵자리가 있으면 기회가 될 때마다 입버릇처럼 주장했던 것들이 있습니다.

저는 이 이슈가 우리나라가 미래 IP강국으로 가는 길목에서 반드시 필요한 것이라 믿기에 이를 다시 언급하려고 합니다

첫째, 국책자금이 투입된 국내발명으로 국내기업에 대한 공격과 그 발명의 해외이전이 자유로워야 한다.

2013년경 , 아이리버가 미국 '텍사스MP3'로부터 MP3개념특허를 6년만에 다시 매입했다는 뉴스가 나왔을 때였던 것 같습니다. 그 6년전 한국 벤처기업이 만든 MP3원천특허가 미국 NPE에 넘어가서 다시 국내전자기업들을 상대로 Back attack 들어왔다는 뉴스로 IP업계가 떠들썩 했었죠. 때문에 그 이후 국내 정책기관에선 국책자금이 투입되어 국내연구발명한 IP의 해외 수출을 금지하는 가이드가 생겼습니다 (명시적이진 않아도 괜히 해외이전추진했다가 제2의 MP3사건이 생길까 우려때문에 가급적 회피 했지요).

그당시 저는 관련 담당자들에게 또는 자문모임에서 국책자금이 투입되었다는 것 때문에 국내 기업에 대한 특허권행사를 금지하고 있는 상황에서 IP해외 이전마저 금지하는 분위기라면, 국내에서 발명된 IP의 거래는 활성화되기 어렵다고 주장했습니다. 일본의 국책연구결과에 대한 해외 IP로열티수익이 많은 걸 생각해야 한다며 말입니다. 사실 안을 들여다보면 일본은 해외에 자회사나 SPV를 설립하고 매각하거나 로열티 받는 전략을 사용한 결과라 하더군요.

국내발명으로 국내기업에게  특허권을 행사는 하지 않는다는 암묵적 환경아래에서 해외 이전도 금지될테니 해외 경쟁사나 NPE에 넘어갈 일도 없고 따라서 특별한 사유가 아니면 국내기업이 국내발명을 매입할 이유가 있을까요?

이러한 분위기라면 국내에서 IP거래가 활성화되지 않는 것은 당연한 귀결일 것입니다. 저는 바로 이점을 지적했습니다.

그러나 국내 특허 유출금지와 국내기업보호라는 대원칙아래 제 의견은 메아리에 불과했었습니다.

기술은 비공개 상태에서 그 기술을 실제 점유하고 있어야 가치가 있는 반면, 특허는 공개된 기술에 대한 배타적 권리라는 점에서 특허이전은 기술이전은 다릅니다. 그럼에도, 특허이전을 해외기술유출로 동일시하는 분위기가 팽배하였습니다 (해외기술유출의 위험은 오히려 공개전 해외선출원금지제도를 도입해야 예방할 수 있음에도 이 제도의 도입은 소극적이네요).

종종 특허해외이전을 국부유출이란 그런표현까지 사용되기도 했는데 사실 국내에서 IP거래가 활성화되어야 국내발명의 IP가 재산가치가 있을 텐데 무슨 국부인지도 모르겠더군요.

사실 MP3원천특허를 국내 대기업이 매입하였다면 해외로 매각될 이유가 없었겠죠. 국내 기업이 국내에서 발명한 발명의 가치를 달리보기 위해서는 국내발명의 특허로 국내기업에 대한 공격도 자유로워야 하고 또 충분히 보상받을 수 있는 소송제도가 도입되어야 하며 해외 경쟁사로의 이전도 자유로워야 할 것입니다. 처음에는 국내발명으로 공격받는 국내기업이 있을 것입니다. 그러나 이런 일이 반복되면 국내기업은 국내발명을 바라보는 눈이 달라질 것이고 국내IP거래시장 역시 활성화될 것입니다.

국내기업은 보호는 국내기업에 대한 특허공격금지나 해외이전 금지가 아니라 "국내발명에 대한 우선협상권"의 부여만으로 충분한 것이 아닐까 생각합니다.

둘째는 특허권보호를 강화한 특허침해 손해배상제도를 도입하여야 한다.

현재 민사소송법상 엄격한 입증책임과 자유심증주의 아래에서는 현행 특허법상 손해배상액 추정규정은 결코 특허권자의 손해를 전보하지 못합니다.

나아가 현재 민사소송법상 입증방법과 엄격한 입증책임을 보완하기 위해서는 특허침해시 그 손해배상액을 엄격한 상당인과 관계를 넘어서  침해자에 대한 징벌적배상이 포함된 손해배상액 추정이나 간주 규정의 도입도 절실합니다 (고의침해자에 대한 3배배상과 같은 징벌적배상과 다른 논의입니다). 그 예로 침해자의 이익을 그대로 특허권자의 손해로 "간주하는 규정으로의 개정 등도 고려될 수 있을 것입니다.

셋째는 특허침해소송에서 디스커버리에 준하는 증거개시제도와 당사자의 입증협력의무를 도입하여야 한다.

이 논의는 법률신문을 통해 이시윤 변호사님과 공동기고 하였으므로 법률신문 연구논단을 보시거나 제 해당 블로그를 찾아 보시기 바랍니다.

스타트업이나 개인이나 대학기관의 IP가치평가는 기업가치가 아니라 거래가치로 평가되어야 할 경우가 많은데 거래가치는 그 국가의 소송제도와 특허보호정책과 맞물려 있어서 국내 판결이나 소송제도에서 전향적인 손해배상이나 로열티산정 기준을 정한다면 국내특허에 대한 IP가치평가액 역시 달라질 것입니다.

넷째는 특허권의 거래나 특허권 행사에 반드시 필요한 EOU(사용증거) 서비스를 제공하는 국가 인프라가 완비되어야 한다.

특허거래나 특허침해소송이나 라이센싱활동에는 반드시 EOU(사용증거)가 수반되어야 합니다. 그러나 대기업을 빼고는 개인 발명가나 소기업이 이런 EOU(사용증거)을 만든다는 것은 거의 불가능에 가깝고 그 비용도 비쌉니다. 바로 이런 산업이야말로 국가차원에서 고민해야할 IP인프라산업이 아닌가 생각합니다.

마지막 다섯째로 특허침해소송에서 변호사와 변리사의 협력 방안을 법제도화하여야 한다.

이미 대부분의 특허침해소송에서 변호사와 변리사는 협력하여 직무를 수행하고 있습니다. 그러나 법이 이 두 직역의 협력과 공동대응 및 대리를 금지하거나 제한하고 있습니다. 이 때문에 고객의 니즈에 맞는 특허법률서비스를 제대로 하지 못하고 있습니다. 대승적 취지에서 미래 지향적인 결단이 필요한 시점입니다.

[세미위키]퀄컴의 경쟁자는 누구일까?

퀄컴의 경쟁자는 누구일까? 삼성? 인텔?

2015년  4월 3일자 세미위키 포럼에 " Qualcomm LTE Modem Competitors? Samsung, Intel, Mediatek, Spreadtrum, Leadcore… or simply CEVA!" (기사읽기) 란 제목으로 흥미로운 내용의 글이 실렸다.

이 글은 2015년 LTE 시장에서 "퀄컴"과 "CEVA" 중 누가 승자가 될 것이냐? 라는 질문으로 끝나고 있다.

"퀄컴"은 CDMA 방식을 개발하여 애플과 미국향 삼성 갤럭시폰 등에 채용되는 모뎀칩을 제조하여 공급하는 칩메이커이자 연구개발라이센서이며, CEVA는 자신이 개발한 DSP IP core을 통해 중국산 스마트폰에 채용되는 모뎀칩을 공급하는 중국 Spreadtrum이나 삼성 자체 모뎀칩 Samsung Shannon 300시리즈나 인텔 모뎀칩 등에 platform solutions과 DSP cores의 IP 라이센스를 제공하는 전문 연구개발기업이다.

맨처음 글 제목만 읽었을 땐, 퀄컴의 경쟁자는 칩 메이커인 삼성이나 인텔이나 Leadcore, Spreatrum, Mediatek 중 하나이지 않을 까 생각했다. 그러나 그런 예상은 글을 읽어 내려가면서 완전히 깨지고 말았다.

이 글에서는 미국은 AT&T과 T-Mobile이 GSM을 채택하고 있으나 Sprint, Verizon, U.S. Cellular 등 다수가 CDMA를 채택하고 있으며, 비록 통신표준이 LTE로 넘어가고 있으나 여전히 북미는 CDMA 방식이 병행될 수 밖에 없는 점을 고려 할때, 미국향 스마트 폰에는 CDMA에 최적화된 퀄컴 모뎀칩이 여전히 경쟁력이 있을 것으로 보고 있다.

그럼에도 불구하고 2014년에만 해도 퀄컴 모뎀칩의 시장 점유율이 50%, 나머지 50%는 CEVA 라이센스기반 모뎀칩이었던 점과, 중국 샤오미 등 상대적으로 저렴한 High-end폰에서 대부분 CEVA 라이센스기반 모뎀칩을 채용하고 있는 점, 삼성전자가 High End 스마트폰에 점차 자사 모뎀칩의 사용을 대폭 증가시키고 있으며 그모뎀칩은 CEVA 라이센스기반인점 등을 고려할 때, 2015년엔 어떻게 될지 모른다는 입장이다.

위에 링크한 글을 읽어보실 것을 권한다.

직무발명보상금에 대한 세재 및 회계혜택

일정한 기준에 따른 합리적인 직무발명보상금의 지급은 회사에게 추후 발명자인 근로자와 법적분쟁을 예방할 수 있는 장치가 되고, 회사가 해당 특허발명을 특허소송에 사용할 때 발명자의 적극적인 지원을 이끌어 낼 수 있다는 점에서 유익한 것임에 틀림이 없습니다.

나아가 근로자의 발명욕구와 동기를 자극하여 회사가 원하는 수준이상의 연구개발과 발명활동으로 이어진다는 점에서 적극적인 회사정책과 규정으로 자리 잡아야 할 것입니다.

세무•회계면에서도 정당한 직무발명보상금의 지급은 회사나 발명자에게 유익한 것입니다.

지난 대한변리사회의 상임이사(부회장) 으로 지내신 김효준 변리사/변호사께서 소송대리한 대법원 2013. 6. 27 선고 2013두2655 법인세부과처분취소사건에서

대법원은

(i) 직무발명보상금을 회사가 발명자(근로자)에게 지급하면 보상금 자체가 비용처리되며,

(ii) 보상금이 연구개발비로 인정되어 임원에게 지급되었다고 하더라도 법인세 세액공제도 받을 수 있다고 판시하였습니다.


즉, 우리나라 세법은 회사가 직무발명보상금을 비용처리 또는 세액공제할 수 있도록 하고, 회계상 연구개발비로 인정받을 수 있도록 하고 있으며, 나아가 근로자도 소득세가 면제되어, 회사의 투자를 자극하고, 근로자는 연구개발과 발명활동에 매진할 수 있도록 배려하고 있습니다.

그러나 앞으로 더 다양하고 발전된 세재 및 회계혜택으로 발명자가 우대받고, 특허와 기술중심의 회사가 혜택받는 세상을 기대해봅니다.


이번 기회에 직무발명보상금에 대한 세무•회계상 혜택을 실무와 함께 다음과 같이 정리하였습니다. 아래에서 살펴보겠지만, 직원이 받은 직무발명보상금은 비과세 대상으로 소득세가 전액 면세되나, 등록이 되어야 하며, 출원, 거절된 것은 과세가 되며, 직무발명보상금이 아니라 상금으로 지급된다면 근로소득으로 과세가 되므로, 지급 금원의 성격이 직무발명보상금인지 포상금인지 여부가 과세 여부의 기준이 될 것입니다.


1. 발명자 (근로자)에 대한 혜택

    근로자는 지급받은 보상금에 대해 소득세가 면제됩니다.

    [관련 법률]

    소득세법  제12조(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.

     5. 기타소득(*주1) 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득

        라. 「발명진흥법」 제2조제2호에 따른 직무발명으로 받는 다음의 보상금

         1) 종업원이 「발명진흥법」 제15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금

         2) 대학의 교직원이 소속 대학에 설치된 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제32조에 따라 받는 보상금


2. 회사(사용자)에 대한 혜택

     회사가 지급한 직무발명보상금은 연구 인력개발비로 비용 인정되고 소득세 또는 법인세 공제 대상이 됩니다.

     [관련 법률]

      조세특례제한법 제10조(연구·인력개발비에 대한 세액공제) ① 내국인이 각 과세연도에 연구·인력개발비가 있는 경우에는 다음 각 호의 금액을 합한 금액을 해당 과세연도의 소득세(사업소득에 대한 소득세만 해당한다) 또는 법인세에서 공제한다. 이 경우 제1호 및 제2호는 2015년 12월 31일까지 발생한 해당 연구·인력개발비에 대해서만 적용한다.

    1. 연구·인력개발비 중 대통령령으로 정하는 신성장동력산업 분야의 연구개발비(이하 이 조에서 "신성장동력연구개발비"라 한다)에 대해서는 해당 과세연도에 발생한 신성장동력연구개발비에 100분의 20(중소기업의 경우에는 100분의 30)을 곱하여 계산한 금액

    2. 연구·인력개발비 중 대통령령으로 정하는 원천기술을 얻기 위한 연구개발비(이하 이 조에서 "원천기술연구개발비"라 한다)에 대해서는 해당 과세연도에 발생한 원천기술연구개발비에 100분의 20(중소기업의 경우에는 100분의 30)을 곱하여 계산한 금액

    3. 제1호 및 제2호에 해당하지 아니하거나 제1호 및 제2호를 선택하지 아니한 내국인의 연구·인력개발비(이하 이 조에서 "일반연구·인력개발비"라 한다)의 경우에는 다음 각 목 중에서 선택하는 어느 하나에 해당하는 금액. 다만, 해당 과세연도의 개시일부터 소급하여 4년간 일반연구·인력개발비가 발생하지 아니하거나 직전 과세연도에 발생한 일반연구·인력개발비가 해당 과세연도의 개시일부터 소급하여 4년간 발생한 일반연구·인력개발비의 연평균 발생액보다 적은 경우에는 나목에 해당하는 금액

      가. 해당 과세연도에 발생한 일반연구·인력개발비가 직전 과세연도에 발생한 일반연구·인력개발비를 초과하는 경우 그 초과하는 금액의 100분의 40(중소기업의 경우에는 100분의 50)에 상당하는 금액

     나. 해당 과세연도에 발생한 일반연구·인력개발비에 다음의 구분에 따른 비율을 곱하여 계산한 금액

        1) 중소기업인 경우: 100분의 25

        2) 중소기업이 대통령령으로 정하는 바에 따라 최초로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우: 다음의 구분에 따른 비율

          가) 최초로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 과세연도의 개시일부터 3년 이내에 끝나는 과세연도까지: 100분의 15

          나) 가)의 기간 이후부터 2년 이내에 끝나는 과세연도까지: 100분의 10

       3) 대통령령으로 정하는 중견기업이 2)에 해당하지 아니하는 경우: 100분의 8

       4) 1)부터 3)까지의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우: 다음 계산식에 따른 비율(100분의 3을 한도로 한다)

        100분의 2 + 해당 과세연도의 수입금액에서 일반연구·인력개발비가 차지하는 비율 × 2분의 1


3. 세금 관련  질의 및 회신 내용을 통한 실무가이드

    가. 특허청 질의 : 직무발명보상금 비과세 범위에 대한 질의 (93. 7. 31, 문서번호 : 지도 56010-429)

     <국세청 회신> (93. 8. 23, 문서번호 : 소득 46011-2504)
      : 사용자로부터 받은 특허권 및 실용신안권과 관련된 보상금은 소득세법 제5조에 규정된 비과세 기타소득에 해당하며, 사용자가 직무발명보상금을 당해 과세년도에 지출하는 때 조감법(조세감면규제법) 제10조에 규정된 기술 및 인력개발비 세액공제 대상이 되는 것.

    나. L전자 질의 : (특허팀 : 02. 12. 30) 출원중이거나 심사결과 등록되지 않은 경우에 지급된 보상금이 비과세인지 여부

    <기획재정부(소득세제과) 회신>
    ○ 기획재정부 소득세제과 46073-181, 2002.12.30.
      종업원 등의 직무와 관련한 발명 등이 특허 출원중이거나 출원심사결과 특허 등록되지 않은 경우에, 사용자 등이 동 직무관련발명 등과 관련하여 종업원 등에게 지급한 보상금은 소득세법 제12조제5호 라목의 비과세되는 "기타소득"에 해당하지 않는 것임

     다. 제조기업질의 : (03. 4. 4) : 출원보상금, 사내 분기별 우수발명직원상금, 사내 년간 우수발명직원 포상금의 과세여부

     <국세청 회신> (03. 4. 4, 문서번호 : 소득 서일46011-10427)
      : 소득세법 제5조 제5호 바목(제12조 제5호 라목)과 동법시행령 제13조의2(제18조 2항)의 규정에 의거 직무발명보상금은 비과세하며, 종업원에게 지급하는 공로금ㆍ위로금 등으로, 사실상 급여에 속하는 상금은 근로소득에 해당하는 것이며, 종업원의 특별한 공로에 대하여 경진ㆍ경영ㆍ경로대회ㆍ전람회 등에서 우수한 자에게 지급하는 상금은 기타소득에 해당하는 것임.

(*주1)
제21조 (기타소득) ① 기타소득은 이자소득·배당소득·사업소득·근로소득·연금소득·퇴직소득 및 양도소득 외의 소득으로서 다음 각 호에서 규정하는 것으로 한다.  <개정 2010.12.27., 2012.1.1., 2013.1.1., 2014.12.23.>

1. 상금, 현상금, 포상금, 보로금 또는 이에 준하는 금품

5. 저작자 또는 실연자(實演者)·음반제작자·방송사업자 외의 자가 저작권 또는 저작인접권의 양도 또는 사용의 대가로 받는 금품

7. 광업권·어업권·산업재산권·산업정보, 산업상 비밀, 상표권·영업권(대통령령으로 정하는 점포 임차권을 포함한다), 토사석(土砂石)의 채취허가에 따른 권리, 지하수의 개발·이용권, 그 밖에 이와 유사한 자산이나 권리를 양도하거나 대여하고 그 대가로 받는 금품

9. 지역권·지상권(지하 또는 공중에 설정된 권리를 포함한다)을 설정하거나 대여하고 받는 금품

13. 거주자·비거주자 또는 법인의 대통령령으로 정하는 특수관계인이 그 특수관계로 인하여 그 거주자·비거주자 또는 법인으로부터 받는 경제적 이익으로서 급여·배당 또는 증여로 보지 아니하는 금품

15. 문예·학술·미술·음악 또는 사진에 속하는 창작품(「신문 등의 자유와 기능보장에 관한 법률」에 따른 정기간행물에 게재하는 삽화 및 만화와 우리나라의 창작품 또는 고전을 외국어로 번역하거나 국역하는 것을 포함한다)에 대한 원작자로서 받는 소득으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것

가. 원고료

나. 저작권사용료인 인세(印稅)

다. 미술·음악 또는 사진에 속하는 창작품에 대하여 받는 대가

16. 재산권에 관한 알선 수수료

17. 사례금

19. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 인적용역(제15호부터 제17호까지의 규정을 적용받는 용역은 제외한다)을 일시적으로 제공하고 받는 대가

가. 고용관계 없이 다수인에게 강연을 하고 강연료 등 대가를 받는 용역

나. 라디오·텔레비전방송 등을 통하여 해설·계몽 또는 연기의 심사 등을 하고 보수 또는 이와 유사한 성질의 대가를 받는 용역

다. 변호사, 공인회계사, 세무사, 건축사, 측량사, 변리사, 그 밖에 전문적 지식 또는 특별한 기능을 가진 자가 그 지식 또는 기능을 활용하여 보수 또는 그 밖의 대가를 받고 제공하는 용역

라. 그 밖에 고용관계 없이 수당 또는 이와 유사한 성질의 대가를 받고 제공하는 용역

20. 「법인세법」 제67조에 따라 기타소득으로 처분된 소득

21. 제20조의3제1항제2호나목 및 다목의 금액을 그 소득의 성격에도 불구하고 연금외수령한 소득

22. 퇴직 전에 부여받은 주식매수선택권을 퇴직 후에 행사하거나 고용관계 없이 주식매수선택권을 부여받아 이를 행사함으로써 얻는 이익

[전문개정 2009.12.31.]

삼성의 무효심판청구에 대한 US PTAB의 결정과 그 여파

"USPTO to review Smartflash patents after Samsung challenge(April 7-2015)"

 NEWS읽기

 <2014년 9월, 삼성이 5건의 특허에 대해 PTAB에 무효심판 제기. 2015. 4. 2. PTAB에서 4건의 특허에 대해 심리개시결정. 마지막 1건 특허 US number 8,336,772 는 거절. 삼성은 계쟁특허 중 6번째 특허인 US number 7,942,317는 무효심판청구하지 않음.>

<생각>

위 뉴스는 삼성이 애플을 도아주는 꼴이 되었다며 세간의 주목을 끈 기사입니다. 사실 이렇게 삼성이 스마프플래쉬 특허의 무효에 집중하는 것은 삼성도 스마트플래쉬로부터 제소당한 입장이고 비침해항변보다 승산높은 무효심판(CBM proceeding로 추정됩니다) 을 활용하는 것이 더 유리하다고 판단했기 때문이었을 것 같습니다.

아시는 바와 같이, payment 시스템을 통한 디지털 data의 access를 제어하는 방법과 같은 BM특허는 발명성립성(§101)을 엄격하게 정한 Alice판결의 무효기준을 고려할때 무효될 가능성이 높습니다. 그럼에도 업계를 리딩하고 있으며 애플과 특허전쟁에서  한판 승리를 거둔 삼성이 로열티를 낼수없다는 자존심도 있었을 것입니다.

 최근 통계에 따르면 PTAB에서는 35 U.S.C. § 102 (anticipation)을 원인으로 한 무효청구가 37.5%, 35 U.S.C. § 103 (obviousness)을 원인으로 한 무효청구가 57.6%인 반면, 지방법원에서는 102에 의한 청구가 31.1%, 103에 의한 무효청구가 27.8%이었다고 하며, Business method patents만을 대상으로 한  CBM proceeding는  § 102 가 51.4%, § 103가 54.8%, § 101 (subject matter eligibility)가 74.6%, § 112 (indefiniteness/written description)가 57.5%를 차지 했고, 최종 무효율이  91.4%에 이르렀고, 반면 지방법원은 42.4% 수준이었다고 합니다.

또한 공표된 여러 다른 뉴스 기사에 따르면 삼성은 이미 IPR(Interparty review)을 신청해둔 상태이나 (일부 심리개시는 결정되었으나  일부는 기각되어 다시 신규 IPR도 넣어둔 것으로 알고 있습니다),  오직 선행기술에 의존한 §102 or § 103 만을 무효근거로 할 수 있는 IPR만으로는 스마트플래쉬 BM특허를 §101위반에 관한 Alice 판결기준으로 무효시키기 어려웠을 것입니다. 때문에 IPR에만 의존하지 않고 미국특허심판원 PTAB에  CBM (?)무효심판을 넣었을 것으로 추정됩니다.

아마존. 구글도 특허침해를 이유로 스마트플래쉬로부터 피소되었다는 것은 이미 알려진 사실입니다. 구글은 관할이송신청하는 등 다들 개별대응하고 있는 느낌이긴 하나, 다음과 같은 이유로 단순한 형식적인 공동방어수준을 넘어서 실질적인 JD(Joint defence, 공동방어)의 가능성도 배제할 수 없습니다.

이는, 이번에 미국 USPTO에서 무효논거로 보고 있는 것이 발명의 성립성 (subject matter eligibility)과 관련된 §101인데, 발명의 성립성 §101위반은 회사별 무효자료조사 능력과 관련이 없고, 이미 법원으로부터 손해배상명령을 받은 애플은 삼성과의 과거 소송수행능력에 비하여 스마트플래쉬에 대한 무효대응조치가 미약할 뿐 아니라, 구글은 오라클 자바특허의 발명의 성립성 §101위반을 근거로 무효로 싸우고 있음에도 이런 무효대응에서 눈에 띄는 조치나 성과를 볼 수 없기 때문입니다. 따라서 사실상 전략적인 JD 합의 아래 효율적으로 삼성이 앞장서서 싸우는 것이 아닌가 합니다. 또 애플이 삼성을 칩 파운더리로 적극 추진하는 것과도 연관이 있을 수 있수있습니다.

그러나 달리 생각해보면, 전략상 삼성은 초기 개별 협상 타결로 스마트플래쉬와의 특하 분쟁에서 먼저 빠지고 특허분쟁에 애플.구글.아마존만 남겨두는 전략도 고려되었을 것입니다. 한편으론 삼성의 초관심대상인 mobile payment 및 IoT payment 기술분야에서 시장에 밀리면 않된다는 분명한 신호를 보낼 필요성도 있었을 것이란 생각도 듭니다.