Untold Stories of Intellectual Property

공동개발계약이나 특허라이센싱계약 체결시 준거법을 대한민국법으로 합의하는 경우, 숙고가 필요한 조항 중, 어떤 행위를 할 때 특허법상 이해관계인의 동의를 얻거나 함께 해야 하는 조문을 발췌하였다. 그 이해관계인이 계약 상대방인 경우, 우호적인 관계에 있을 때는 문제가 없을 것이나, 적대적인 관계나 상황에 있게 되는 경우에는 난감할 때가 있다. 예를 들어, 어떤 특허권에 대해 제한된 범위 내에서 실시권을 허락받은 실시권자가 해당 특허권의 무효심판을 청구한 경우(일반적으로 실시권자 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인인지 여부에 대해 다툼의 대상이 될 수 있으나, 허락되지 아니한 범위에서 해당 특허권을 실시하고자 하는 경우 실시권자는 특허권의 대항을 받을 가능성이 있는 자이므로 이해관계, 즉 청구인 적격은 인정받을 수 있을 것이다), 특허권자가 무효가능성을 줄이고자 해당 특허의 권리범위를 정정하려고 할 때에 위 실시권자의 동의가 필요하다. 그러나 이미 등록된 특허를 기준으로 선행무효자료를 찾아 무효심판을 청구한 실시권자가 이런 정정에 동의할리 만무하다. 따라서 위와 같은 상황을 고려하여 계약 체결 당시 미리 동의할 의무를 부여하거나 동의권 포기를 정하는 것이 필요할 때가 있다. 공동개발계약이나 특허 라이센싱계약서 작성시 아래 각 조항을 점검하면서 떠올릴 것을 조언한다.  첨언하자면, 법률상 동의란 사전에 승인을 받는 것을 말하며, 사전 동의로 인정받으려면 그 동의의 대상이 포괄적이어서는 아니되고 합의의 대상으로 특정되었다고 볼수 있어야 한다. 계약서 작성시 숙고해야할 것이다. 그외 당사자간의 동의권 포기등의 합의가 인정되지 않는 강행규정으로 인해, 불합리한 현실이 발생할 수 있다면 법개정도 검토할 필요가 있다. 예컨대, 특허법상 공동명의로 원고가 되어야 하는 권리범위확인심판이나 정정심판 등은 문제가 다소 복잡하다. 단순히 사전에 동의권 포기나 동의의무약정만으로 치유되지 않는 강행규정이기 때문이다. 반면, 심결취소소송의 경...

2015년 4월 16일 자 NVIDIA 블로그에 최근 NVIDIA가 삼성을 상대로 counterclaim을 쳤다는 뉴스와 그동안 소송 현황을 알리는 글이 올라왔습니다. < 블로그읽기 >  NVIDIA의 주장에 따르면,  "작년 9월에 삼성을 상대로 제기한 ITC소송과 관련해서는, 올해 6월에 hearing이 예정되어 있고 4월초에 나온  Markman ruling pretrial decision  에서 NVIDIA에게 유리한 쪽으로 Claim 해석이 나왔으며, Galaxy S6 와 Edge까지 포함시켰다고 합니다. 한편  삼성 은 6건의 특허를 이용하여 NVIDIA를 상대로  “rocket docket" 중 하나인  Virginia 지법 에 특허침해금지소송을 넣었는데,  이번에 NVIDIA는 새로 4건의 그래픽특허를 이용하여 Counterclaim을 쳤다고 하며, Virginia 지법 Payne 판사는 2016. 1. 11. 자로 재판기일을 잡고 삼성의 6건 특허와 NVIDIA의 4건 특허에 대한 심리를 함께 하겠다고 했답니다 ." NVIDIA와 삼성의 특허전쟁에 대한 배경에 대해서는 2014년 9월 6일 "Nvidia vs. Samsung 특허침해소송으로 본 Nvidia의 라이센싱 전략" 란 제목으로 제 블로그에 글을 올린 바 있습니다. < 특허전쟁배경읽기 >

미국에서 ITC 337 조사신청 및 수입금지명령을 신청할때, 우리나라 기업이 제일 맞추기 힘든 prong이 미국 Domestic industry 요건이다. 그러나 라이센시의 미국내 투자와 활동도  Domestic industry 요건을 심사하는 대상이 되므로 ITC 공격시 종종 미국내 기업에 라이센스를 준 경우 그 라이센시가 미국내 투자등의 실적이 있다면 좋은 근거가 된다. 그러나 대부분 라이센시에 대한 정보와 라이센스계약의 존재 및 내용은 계약으로 비밀유지하고 있다. 따라서 ITC를 위해 라이센시의 동의없이 관련정보를 제출할 수 없는 것이며 라이센시의 미국내 Domestic industry 활동과 투자역시 비밀정보라 확보하기 어렵다. 또한 ITC조사를 촉발시켜 자칫 라이센시의 영업비밀정보를 공개하게 할 위험도 있다. ITC를 준비해 본 담당자라면 이런 문제로 골머리를 앓았던 경험이 있을 것이다. 그러나 비밀유지상태에서 이러한 정보의 제출이나 위원회의 정보 수집을 타협할 수 있다고 한다. 미국 ITC전문 변호사라고 해도 이런 가이드를 모두 줄 수 있는 건 아닌 것 같다. Law360에 실린 Finnegan의 Elizabeth 글을 여기에 링크한다. < Law360읽기 > "The ITC’s Secret Domestic Industry Issue"

특허소송(침해소송포함) 및 특허심판은 물론 특허출원의 심사단계에서 특허청구범위의 해석은 제일 중요한 법률판단사항이다.  단지 권리범위확인심판에서는 피소제품이 계쟁특허의 권리범위에 속하는지에 대한 판단만 하고, 무효심판은 무효자료로 인용된 선행기술이 계쟁특허의 권리범위를 예견하게 하는 지등을 판단하는 반면, 특허침해소송에서는 피소제품이 계쟁특허의 권리범위에 속하는지에 대한 판단이외에 피고의 행위가 특허법상 침해를 구성하는 실시행위에 들어가는지 등 행위에 대한 판단을 한다는 점이 다르다. 어찌되었든 어느 절차에서건 먼저 등록특허의 명세서에 기재된 특허청구범위를 확정하고 해석하는 것은 선결과제이다. 사실 특허청구범위 해석에 대한 판단이 끝나면,  소송이나 심판의 승패가 보인다. 무익한 절차를 계속할 필요없이 당사자간 협상을 통한 화해의 레버리지 기회가 생긴다. 그런데 현행제도에서는 당사자는 종국 판결이나 심결에 이르러서야 청구범위가 어떻게 판단되었는지를 처음 듣게 되고, 심지어 당사자사이에 핵심쟁점이 되는 청구범위 해석에 대한 다툼의 기회를 갖지 못하는 경우도 발생한다. 미국은 이러한 이유로 특허침해민사소송 절차중간에 마크맨히어링이라는 특허청구범위해석에 관한 심리 절차를 따로 두고(필수절차는 아님) 재판장이 다툼이 되는 특허청구범위는 어떻게 해석되어야 한다는 중간 결정을 할 수 있다. 미국은 특허침해민사소송에서는 특허유효추정이 적용되어 청구범위가 유효한 방향으로 좁게 해석할 뿐 아니라 Phillips v. AWH Corp.,판결의 해석기준을 따라 발명의 상세한 설명에 의해 좁게 해석한다. 반면 미국 특허청 PTAB의 IPR과 같은 무효심판에서는 특허유효추정이 적용되지 아니하고 특허청구범위를 합리적인 범위내에서 최대한 넓게 해석한다.  입증책임면에서도  IPR 은 무효를 주장하는 자가 우월한 증거에 의한 입증 (a preponderance of the evidence),  즉 확률적인...

애플이 자랑하는 포스터치 들여다보기 < 맥뉴스읽기 > Patent publication No. 20140028575 ( Gesture and Touch Input Detection Through Force Sensing ) Claim 1. A computing device configured detect a user input comprising: a processor ; a touch interface in communication with the processor and configured to detect a touch signal corresponding to an object approaching or contacting a surface; at least three force sensors in communication with the processor and configured to detect a force signal corresponding to an object exerting a force on the surface; wherein in response to the force the processor determines a force centroid location; and the touch signals are processed by the processor by analyzing the force centroid location . Claim 9. A method for detecting user inputs t o a computing device through force sensing, comprising: detecting by three or more force sensors, a force input; calculating by a processor in communication with the force sensors, a force centroid based on the ...

Ipwatchdog 블로그에 지난 14일 HEARING이 있었던 H.R. 9, THE “PATENT INNOVATION ACT”에 대한 우려를 표명하는 글이 실렸다. H.R. 9법안은 특허권남용을 억제하자는 취지에서 오바마 정부가 의욕적으로 추진하고 있는 미국특허법 및 소송법령에 관한 개정법안이다. 그러나 이번 H.R. 9법안은 그 취지를 넘어서 특허권자의 특허권행사를 지나치게 어렵게 하여 침해를 조장하게 될 것이라는 주장이었다. < 뉴스읽기 > Innovation Act makes patents harder to enforce, easier to infringe 실제 의회에 올라와 있는 H.R. 9을 찾아 읽어보니 특허침해민사소송에서 소장제출시 강화된 원고의 특정(입증) 의무부터, 디스커버리대상의 제한, 소비자대상 소송에서의 절차중지(stay),패소자 소송비부담 등 종래 미국 특허소송실무나 절차와 다른 제도와 절차가 입안되어 있었다. 이미 미국대법원에서 SW특허의 성립성을 엄격하게 정한 판례와 소송비용부담기준완화에 관한 여러 판례가 나왔고 미국 AIA로 도입된 PTAB에서의 IPR로 인해 특허무효율마저 70~80%로 올라온 상황에서, HR9법안이 통과된다면 유효특허를 가지고도 특허소송을 하기 까다로워지고 원고가 감수하여야 위험도 커져서, 이젠 Patent troll 산업이나 그 유명한 텍사스 미국특허소송의 위력도 예전같지 않을 것 같다. < HR9법안 > 이번 HEARING에는 지지측 증인으로 미국USPTO Michelle Lee 청장이 나왔고, 반대측 증인으로 야후 IP법무실장인 Kevin Kramer, Eli Lilly & Co.의 전법무실장인 Robert A. Armitage, IP Salesforce의 부사장 David M. Simon, IP Biotechnology Industry의 법무실장인 Hans Sauer가 나온것으로 알려져있다. 미국특허소송을 통해 IP수익화를 기획하거...

지난 주 목요일 (4월9일) 구글이 LTE 특허풀의 대표주자 중 하나인  Via Licensing의 LTE™ 특허풀에 라이센서로 가입하면서 LTE 관련 patents를 하나의 라이센싱 틀안에 사용할 수 있도록 내어놓았다는 뉴스가 발표되었다. 특히 이들 특허중에는 과거 Motorola Mobility와 Motorola가 개발했었던 LTE 표준필수특허(SEPs)를 포함되었다는 것때문에 Via Licensing의 LTE™ 특허풀의 역할에 기대감이 더해지고 있다. < 뉴스읽기 Google Joins Stable of Tech Companies Licensing Their LTE Patents as a Group > 이로써 Via Licensing의 LTE™ 특허풀의 현재 라이센서(LTE Licensors)는 AT&T Intellectual Property II, L.P., China Mobile Communications Corporation, Clear Wireless LLC, Deutsche Telekom AG, DTVG Licensing, Inc., Google Inc.,Hewlett-Packard Company,KDDI Corporation,NTT DOCOMO, SK Telecom Co., Ltd(SK통신),Telecom Italia S.p.A.,Telefonica, S.A., ZTE Corporation가 되었다. 아직 Major LTE 특허권자인 LG, Qualcomm, Nokia, Ericsson, Huawei 그리고 Apple 과 Samsung의 가입여부는 가시화되지 않은 듯하며, Via Licensing도 Qualcomm와 Nokia등과 같은 라이센싱 수익사업에 주력하는 기업은 Via Licensing의 LTE™ 특허풀조건과 맞지 않는다며 Qualcomm와 Nokia의 가입은 부정적인 것 같다. Via Licensing 홈페이지를 방문해보면 LTE Standards Table를 확인할 수 있...

오래전부터 우리나라 IP거래 활성화 및 수익성 제고를 위한 정책세미나나 워크샵자리가 있으면 기회가 될 때마다 입버릇처럼 주장했던 것들이 있습니다. 저는 이 이슈가 우리나라가 미래 IP강국으로 가는 길목에서 반드시 필요한 것이라 믿기에 이를 다시 언급하려고 합니다 첫째, 국책자금이 투입된 국내발명으로 국내기업에 대한 공격과 그 발명의 해외이전이 자유로워야 한다. 2013년경 , 아이리버가 미국 '텍사스MP3'로부터 MP3개념특허를 6년만에 다시 매입했다는 뉴스가 나왔을 때였던 것 같습니다. 그 6년전 한국 벤처기업이 만든 MP3원천특허가 미국 NPE에 넘어가서 다시 국내전자기업들을 상대로 Back attack 들어왔다는 뉴스로 IP업계가 떠들썩 했었죠. 때문에 그 이후 국내 정책기관에선 국책자금이 투입되어 국내연구발명한 IP의 해외 수출을 금지하는 가이드가 생겼습니다 (명시적이진 않아도 괜히 해외이전추진했다가 제2의 MP3사건이 생길까 우려때문에 가급적 회피 했지요). 그당시 저는 관련 담당자들에게 또는 자문모임에서 국책자금이 투입되었다는 것 때문에 국내 기업에 대한 특허권행사를 금지하고 있는 상황에서 IP해외 이전마저 금지하는 분위기라면, 국내에서 발명된 IP의 거래는 활성화되기 어렵다고 주장했습니다. 일본의 국책연구결과에 대한 해외 IP로열티수익이 많은 걸 생각해야 한다며 말입니다. 사실 안을 들여다보면 일본은 해외에 자회사나 SPV를 설립하고 매각하거나 로열티 받는 전략을 사용한 결과라 하더군요. 국내발명으로 국내기업에게  특허권을 행사는 하지 않는다는 암묵적 환경아래에서 해외 이전도 금지될테니 해외 경쟁사나 NPE에 넘어갈 일도 없고 따라서 특별한 사유가 아니면 국내기업이 국내발명을 매입할 이유가 있을까요? 이러한 분위기라면 국내에서 IP거래가 활성화되지 않는 것은 당연한 귀결일 것입니다. 저는 바로 이점을 지적했습니다. 그러나 국내 특허 유출금지와 국내기업보호라는 대원칙아래 제 의견은 메...

퀄컴의 경쟁자는 누구일까? 삼성? 인텔? 2015년  4월 3일자 세미위키 포럼에 " Qualcomm LTE Modem Competitors? Samsung, Intel, Mediatek, Spreadtrum, Leadcore… or simply CEVA !" ( 기사읽기 ) 란 제목으로 흥미로운 내용의 글이 실렸다. 이 글은 2015년 LTE 시장에서 " 퀄컴" 과 " CEVA" 중 누가 승자가 될 것이냐? 라는 질문으로 끝나고 있다. " 퀄컴 "은 CDMA 방식을 개발하여 애플과 미국향 삼성 갤럭시폰 등에 채용되는 모뎀칩을 제조하여 공급하는 칩메이커이자 연구개발라이센서이며,  CEVA 는 자신이 개발한 DSP IP core을 통해 중국산 스마트폰에 채용되는 모뎀칩을 공급하는 중국 Spreadtrum이나 삼성 자체 모뎀칩 Samsung Shannon 300시리즈나 인텔 모뎀칩 등에 platform solutions과 DSP cores의 IP 라이센스를 제공하는 전문 연구개발기업이다. 맨처음 글 제목만 읽었을 땐, 퀄컴의 경쟁자는 칩 메이커인 삼성이나 인텔이나 Leadcore, Spreatrum, Mediatek 중 하나이지 않을 까 생각했다. 그러나 그런 예상은 글을 읽어 내려가면서 완전히 깨지고 말았다. 이 글에서는 미국은 AT&T과 T-Mobile이 GSM을 채택하고 있으나 Sprint, Verizon, U.S. Cellular 등 다수가 CDMA를 채택하고 있으며, 비록 통신표준이 LTE로 넘어가고 있으나 여전히 북미는 CDMA 방식이 병행될 수 밖에 없는 점을 고려 할때, 미국향 스마트 폰에는 CDMA에 최적화된 퀄컴 모뎀칩이 여전히 경쟁력이 있을 것으로 보고 있다. 그럼에도 불구하고 2014년에만 해도 퀄컴 모뎀칩의 시장 점유율이 50%, 나머지 50%는 CEVA 라이센스기반 모뎀칩이었던 점과, 중국 샤오미 등 상대적으로 ...

일정한 기준에 따른 합리적인 직무발명보상금의 지급은 회사에게 추후 발명자인 근로자와 법적분쟁을 예방할 수 있는 장치가 되고, 회사가 해당 특허발명을 특허소송에 사용할 때 발명자의 적극적인 지원을 이끌어 낼 수 있다는 점에서 유익한 것임에 틀림이 없습니다. 나아가 근로자의 발명욕구와 동기를 자극하여 회사가 원하는 수준이상의 연구개발과 발명활동으로 이어진다는 점에서 적극적인 회사정책과 규정으로 자리 잡아야 할 것입니다. 세무•회계면에서도 정당한 직무발명보상금의 지급은 회사나 발명자에게 유익한 것입니다. 지난 대한변리사회의 상임이사(부회장) 으로 지내신 김효준 변리사/변호사께서 소송대리한 대법원 2013. 6. 27 선고 2013두2655 법인세부과처분취소사건에서 대법원은 (i) 직무발명보상금을 회사가 발명자(근로자)에게 지급하면 보상금 자체가 비용처리되며, (ii) 보상금이 연구개발비로 인정되어 임원에게 지급되었다고 하더라도 법인세 세액공제도 받을 수 있다고 판시하였습니다. 즉, 우리나라 세법은 회사가 직무발명보상금을 비용처리 또는 세액공제할 수 있도록 하고, 회계상 연구개발비로 인정받을 수 있도록 하고 있으며, 나아가 근로자도 소득세가 면제되어, 회사의 투자를 자극하고, 근로자는 연구개발과 발명활동에 매진할 수 있도록 배려하고 있습니다. 그러나 앞으로 더 다양하고 발전된 세재 및 회계혜택으로 발명자가 우대받고, 특허와 기술중심의 회사가 혜택받는 세상을 기대해봅니다. 이번 기회에 직무발명보상금에 대한 세무•회계상 혜택을 실무와 함께 다음과 같이 정리하였습니다. 아래에서 살펴보겠지만, 직원이 받은 직무발명보상금은 비과세 대상으로 소득세가 전액 면세되나, 등록이 되어야 하며, 출원, 거절된 것은 과세가 되며, 직무발명보상금이 아니라 상금으로 지급된다면 근로소득으로 과세가 되므로, 지급 금원의 성격이 직무발명보상금인지 포상금인지 여부가 과세 여부의 기준이 될 것입니다. 1. 발명자 (근로자)에 대한 혜택   ...

"USPTO to review Smartflash patents after Samsung challenge(April 7-2015)"   NEWS읽기  <2014년 9월, 삼성이 5건의 특허에 대해 PTAB에 무효심판 제기. 2015. 4. 2. PTAB에서 4건의 특허에 대해 심리개시결정. 마지막 1건 특허 US number 8,336,772 는 거절. 삼성은 계쟁특허 중 6번째 특허인 US number 7,942,317는 무효심판청구하지 않음.> <생각> 위 뉴스는 삼성이 애플을 도아주는 꼴이 되었다며 세간의 주목을 끈 기사입니다. 사실 이렇게 삼성이 스마프플래쉬 특허의 무효에 집중하는 것은 삼성도 스마트플래쉬로부터 제소당한 입장이고 비침해항변보다 승산높은 무효심판( CBM proceeding로 추정됩니다)  을 활용하는 것이 더 유리하다고 판단했기 때문이었을 것 같습니다. 아시는 바와 같이, payment 시스템을 통한 디지털 data의 access를 제어하는 방법과 같은 BM특허는 발명성립성(§101)을 엄격하게 정한 Alice판결의 무효기준을 고려할때 무효될 가능성이 높습니다. 그럼에도 업계를 리딩하고 있으며 애플과 특허전쟁에서  한판 승리를 거둔 삼성이 로열티를 낼수없다는 자존심도 있었을 것입니다.   최근 통계에 따르면 PTAB에서는 35 U.S.C. § 102 (anticipation)을 원인으로 한 무효청구가 37.5%, 35 U.S.C. § 103 (obviousness)을 원인으로 한 무효청구가 57.6%인 반면, 지방법원에서는 102에 의한 청구가 31.1%, 103에 의한 무효청구가 27.8%이었다고 하며, Business method patents만을 대상으로 한   CBM proceeding 는  § 102 가 51.4%, § 103가 54.8%, § 101 (subject matter eli...