알기 쉬운 특허 침해에 따른 손해배상액 계산방법

 우리는 종종 내 특허를 침해하고 있는 경쟁사에게 최소한 얼마의 금액을 보상받을 수 있는지? 또는 특허권자로부터 경고장을 받았는데 특허침해가 인정될 경우 얼마나 배상해야 하는지? 에 대하여 의문을 갖곤 합니다. 이러한 의문을 갖게 될 때 손해배상액을 어떻게 추산할까요?

2019년 1월 악의적인 특허 침해자에 대한 3배 배상이 가능한 징벌적 배상제도가 도입되면서 (이제도는 공포일로부터 6개월이 지난 7월부터 시행되며 그 시행 이후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용) 많은 개인 발명가와 중소기업은 손해배상의 계산방법에 대하여 관심을 갖기 시작하였습니다.

또한 업계 많은 전문가들도 과거 디자인권과 상표권 침해사건에서 한계이익에 근거하여 손해배상액을 계산한 대법원 판결 (2004다36830, 2005다75002 판결)에 이어 최근 2019년 5월 특허침해사건의 항소심에서 한계이익으로 침해에 따른 일식이익을 계산하여 손해배상액을 높인 판례가 나오면서 (특허법원 2018나1701 등), 손해배상액 계산 방법에 대한 스터디에 열심입니다 (한계이익이란 매출액에서 변동비만 빼고 계산한 이익액을 말합니다. 반면 우리가 재무재표에서 자주 보는 영업이익액은 고정비까지 모두 차감한 금액을 말합니다).

기업 실무자들 역시 특허침해에 따른 손해배상액의 계산방법을 이해하기 위하여 국내외 판례를 뒤적이고 기본서를 공부하곤 하지만 정작 특허침해에 따른 손해배상액을 추산하여 최고 경영진에게 보고하자면 습득한 이론을 사용하여 숫자를 내어 놓는 것이 그리 간단한 일은 아닙니다.

이런 이유로 본 글에서는 일반인도 이해하기 쉬운 손해배상액 추산방법을 좀더 실무적으로 설명해보고자 합니다.

먼저 손해배상액의 계산방법을 이해하기 편하도록 가상 시나리오를 만들어 설명하고자 합니다.

------------<가상 시나리오 시작>-----------

대학원 때 음성지문(Voice print)(이하 “성문”)를 이용하여 신원을 판별하는 기술을 연구한 ‘철수’는 이를 칩에 구현하는 직접회로를 생각하고 특허 출원하고 등록 받았습니다. 

<음성명령만으로 성문인증이 자동으로 실행되어 송금이 이루어지는 개념도> 

(사진의 일부 출처는 중앙일보)

‘철수’는 대학원을 졸업하고 마땅히 좋은 취업자리를 구하지 못하다가 몇몇 동기생들과 함께 청년전용창업자금 1억원을 대출받아 성문(Voice print)를 이용하여 신원을 판별하는 IC칩 제조회사 A를 창업하였습니다. 불철주야 개발에 박차를 가한 끝에 IC칩을 상용화하는 기술을 성공리에 개발하였고 몇몇 대기업에 프로토타입(시제품)을 제안하여 주문을 받기 시작하였습니다. 이에 맞추어 A사는 월간 1만대를 생산할 수 있는 라인을 갖추기 위하여 전환사채(CB)를 발행하였고 약 10억원의 투자를 받아 성문인식칩 (모델명 'VOICEPRINT'칩)를 양산하기 시작하였습니다. 당시 ‘철수’는 자신이 창업한 회사 A사에게 자신의 특허 사용 대가로 영업이익이 나오기 시작하는 시점부터 로열티 매출액의 0.1%를 받기로 하였습니다.

본격적인 양산에 들어가면서 ‘철수’의 A사는 VOICEPRINT칩을 개당 5,000원에 생산하여 1,000원의 이익을 남기고 6,000원에 대기업에 납품하기 시작하였고, 칩이 소문이 나자 전세계에서 주문이 밀려들어와 월 1만대의 생산능력으로 감당하기 어려운 실정에 이르렀습니다. ‘철수’는 자신의 특허를 창업회사 A로 이전하고 이 특허를 담보로 약 10억원의 추가 대출을 받아 생산라인 증설에 들어갔습니다.

한편 이를 지켜본 반도체칩 전문 중견회사 B사는 A사의 수석연구원을 영입하여 좀더 저렴한 가격의 동일한 기술을 적용한 성문인식칩(모델명 'VOY'칩)을 개발하기 시작하였고 약 1년의 개발 끝에 중국산 원재료와 소재를 이용하여 저가 칩의 상용화에 성공하였습니다. B사는 개당 3,000원에 생산하여 2,000원의 이익을 남기고 5,000원에 시장에 내놓았고 고객사로부터 가격인하 압박을 받은 A사 역시 가격을 인하하여 5,000원에 납품하기 시작하였습니다. 그러나 B사는 이에 대응하여 다시 칩을 대당 4,000원으로 가격을 인하하였고 이러한 전략으로 매월 2만대의 주문이 밀려 들어왔습니다. 반면 A사는 경쟁에 밀려 주문량이 월 5천대로 줄어들기에 이르렀습니다.

한편 성문인식칩의 시장 수요가 급격히 증가하자 대기업 C사도 성문인식칩 시장에 뛰어 들기 위하여 ‘철수’의 성문인식기술를 개량한 이종의 기술을 적용한 성문인식칩 (모델명 '알파'칩)을 개발하기 시작하였고, 이를 성공하여 개당 1,000원에 생산하여 3,000원의 이익을 남기고 4,000원에 시장에 내어 놓기 시작하였습니다. 

그 결과 성문 인식칩의 시장점유율은 A사 (VOICEPRINT칩)는 20%, B사 (VOY칩)는 30%, C사 (알파칩)는 50%가 되었습니다.

‘철수’는 사업을 시작한지 3년이 되자 점차 주문도 줄어들어 손익분기점에도 미치지 못하게 되었고 대출금 이자조차 갚기 어려울 정도로 경영이 어려워졌습니다. 
이를 견디다 못한 A사는 B사를 상대로 특허침해소송을 제기하였습니다. 소송에서 당사자가 스스로 제출한 자료와 법원 명령에 따라 제출된 자료에 의하면 A사는 최초 1년간 칩 1개당 1000원의 이익을 남겼고 2년차부터 2년간 칩 1개당 0원의 이익을 남겨 순익이 없었습니다. 최초 2년간은 년간 12만대를 판매하였고 3년차에는 년간 6만대를 판매하였습니다. 반면 B사는 A사의 2년차부터 사업을 시작하여 최초 1년간은 칩 1개당 2000원의 이익을 남기면서 년간 6만대를 판매하였고 2년차부터 칩 1개당 1000원의 이익을 남기면서 24만대를 판매하였습니다.

------------<가상 시나리오 끝>-------------

‘철수’(A사)는 특허침해소송에서 B사의 VOY칩이 특허침해로 인정받으면 B사는 VOY칩의 제조 및 판매가 중지되어 VOICEPRINT칩 시장점유율이 다시 50%까지 올라 갈 수 있을 것이라는 기대감을 갖게 되었고 이러한 기대감은 손해배상액보다 더 희망적인 것이었습니다.

그러나 C사의 알파칩과 같이 대체품이 존재하는 시장에서 B사의 칩이 시장에서 배제되더라도 A사가 끌어올릴 수 있는 최대 시장점유율이 50%가 아니라는 것을 인식하지 못하였습니다. 이렇게 대체품이 존재하는 시장에서는 B가 점유한 시장점유율은 A사와 C사로 나뉘게 되고 이를 가상적으로 계산하면 A사가 회복할 수 있는 최대 시장점유율은 대체품 알파칩 때문에 29%가 될 것이기 때문입니다 (29% = 20% / (20%+50%) ).

시기적으로도 최소한 법원에서의 1심판결이 나오는 1년을 포함하여 판결 이후 침해금지판결의 효력이 시장에서 영향이 미치는 기간 (시장에 이미 풀린 제품 등의 판매 중단기간, 재고의 고객 사용중단기간 등)인 약 2년여간은 어떻게 하든 버텨내야 합니다.

따라서 손해배상으로 손해를 전보 받지 못하면 A사에게는 큰 손실이 될 것입니다. 그러나 손해배상판결이 확정되려면 몇 년이 더 걸릴지 모릅니다. 침해소송과 무효심판의 연속, 특허법원에서의 새로운 무효증거의 추가, 그리고 최소 환송판결의 순환, 이렇게 시간이 흐르면 대부분의 소기업은 이미 망했거나 식물기업 상태에 이릅니다. 그래서 특허침해소송은 신속한 심리와 판결, 이를 보장하기 위한 제도가 절실합니다.

만약 여러 이유로 이를 보장받기 어렵다면 A사는 회사가 망한 이후라도 구성원들이 손해를 전보 받을 수 있는 전향적인 판결을 간절히 바랄 것입니다. 

또한 손해배상과 별도로 1심판결이라도 속히 나오면 이 판결을 기초로 구성원들이 출구전략을 실행할 수 있는 보험이나 소송인수, 거래제도가 활성화될 수 있는 정책적 제도와 지원을 마지막 희망으로 기대할 것입니다.

A사 입장에서 입은 손해를 분류해보면 아래와 같습니다. 이때 B사의 VOY칩은 A사의 유효한 특허를 침해하였음을 전제합니다.

1) B사가 VOY칩을 판매함으로써 A사의 칩 판매수량이 줄어들어 상실한 이익액; 2) B사의 저가 칩 출시로 인하여 A사가 가격인하를 단행하여 상실한 이익액; 3) A사(철수)의 특허로부터 받을 수 있었던 로열티 수입 상실액; 4) A사 및 ‘철수’가 사업을 위해 대출 받은 21억원의 대출 원금과 이자액 (설비투자액으로 소비되어 대표이사 개인 부동산등으로 추가 담보로 보증) ; 5) A사가 장래 생산계획에 따라 추가 생산을 위한 사전에 구매한 부품 및 원료 신용결재금액 (채무)

여기서 현행 특허제도나 민사제도에서 B사의 특허침해로 인하여 보상 받을 수 있는 항목은 1)부터 3)까지입니다. 4)이나 5)는 A사의 영역에서 발생한 사유이므로 침해자가 그 손해발생을 알 수 있었다는 특별한 사유가 없는 한 그 피해를 보전 받을 수 없습니다.

결국 어떻게 해서는 다시 사업을 일으켜 계속 사업을 유지하지 않으면 회사의 채무보증을 선 사업주는 그대로 회사의 채무를 부담하게 됩니다. 

생각해보면 빠져나올 수 없는 무서운 도박입니다. 이 모든 것이 B사의 침해행위로 촉발된 것이라는 점을 생각하면 A사는 당연히 부당하다고 느낄 수밖에 없을 것입니다.

특허법상 손해배상청구 역시 민사상 손해배상과 같이 피해자가 가해자의 불법행위로 인하여 발생한 손해가 발생하였다는 사실과 그 손해액, 즉 상당인과관계가 있는 손해액을 입증하여 청구하여야 합니다. 다만 특허법은 특별규정을 두어 이러한 상당인관계 있는 손해액입증을 특허권자가 모두 하지 않아도 되도록 하였습니다. 그럼에도 침해사실만으로 손해발생사실까지 법률상 추정되는 것은 아니므로 손해가 발생하였다는 것은 입증하여야 합니다. 법원 역시 특허권 등의 침해로 인한 손해액의 추정에 관한 특허법 제128조 제2항에서 말하는 이익은 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없으나, 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없다는 점을 분명히 하였습니다 (대법원 2006다1831판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 등). 그럼에도 법원은 특허법에 따른 손해배상은 실제 손해가 발생한 사실을 증명할 필요는 없고 손해가 발생할 염려 내지 개연성의 존재를 입증하면 되며 이러한 입증은 권리자가 침해자와 동종의 영업 또는 경업을 하고 있는 것을 증명하는 것으로 충분하다고 하였고 (대법원 2006다1831판결 등), 권리자는 권리침해 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다고 판시하여 피해자인 권리자의 입증부담을 줄여주었습니다 ( 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 등). 

또한 특허권자가 특허발명은 X이었으나 상용화한 제품은 특허발명 X를 개량한 X”를 적용한 것이라고 하더라도 침해자가 특허발명 X를 침해하고 있다면 특허권자가 반드시 특허발명을 실시할 것을 요구하는 것이 아니므로 이로 인하여 발생한 손해는 배상하여야 한다는 것이 서울고등법원의 입장입니다 (서울고법 2008나17757판결). 참고로 미국은 침해자로 인하여 특허품 X의 판매 손실이 발생하였고 이에 영향을 받아 특허품이 아닌 다른 제품 Y까지 판매손실이 발생하였다면 제품 X와 Y모두에 대하여 일실이익손해를 구할 수 있습니다.

먼저 1) B사가 VOY칩을 판매함으로써 A사의 칩 판매수량이 줄어들어 상실한 이익액의 계산은 특허법 제128조 제2항이나 제4항에 따라 계산하여 청구할 수 있습니다. 

이를 간단히 설명하면 제128조 제2항은 침해자가 판매한 물량에 특허권자 입장에서 단위수량당 이익액을 곱하여 손해액으로 청구할 수 있다는 것이고 동조 제4항은 침해자가 얻은 이익액을 특허권자의 손해액으로 청구할 수 있다는 것입니다. 특허권자 입장에서 유리한 방식을 선택하여 청구하면 됩니다. 뒤에서 확인할 수 있듯이 비록 가상적인 시나리오를 이용한 계산이지만 대체로 제128조 제4항의 방식이 특허권자에게 더 유리합니다.

1)    앞의 시나리오를 이용하여 제128조 제2항으로 한번 계산해보겠습니다.

앞에서 언급한 것처럼 128조 제2항은 침해자가 판매한 대수에 특허권자 입장에서 대당 이익액을 곱하여 손해액을 계산합니다. 따라서 침해자인 B사가 사업을 시작하여 침해를 시작한 A사의 2년차부터는 A사의 칩당 이익액이 “0”으로 없습니다. 즉 제128조 제2항으로 계산하면 특허권자인 A사는 청구할 손해배상액이 없다는 결론에 이릅니다.

그러나 다시 한번 살펴볼 것이 있습니다. 판례에 따르면 이때 이익액이 매출액에서 변동비용만 공제한 한계이익으로 계산된 것이어야 합니다. 

변동비용은 제품을 한 개 더 생산하거나 판매할 때마다 증가하는 비용을 말합니다. 한마디로 해당 제품의 추가 생산을 위하여 필요한 비용을 말합니다. 고정적으로 지출이 되는 임차료나 고정판매관리비 등은 공제되지 않습니다. 이해의 편의를 위하여 재무자료를 이용하여 원가내역을 아래와 같이 가정해봅니다. 

보통 변동비란, 생산량에 따라 변동하는 비용으로 주로 재료비, 외주가공비 등이 차지하며, 이에 반하여 고정비란 생산량의 변동에 관계없이 일정하게 발생하는 비용으로 감가상각비, 보험료, 임차료 등이 차지합니다. 

회계 작성 취지와 기준에 따라 '한계이익'은 매출액에서 생산과 구입에 직접 사용되는 직접비용을 공제하는 것으로 하고 '공헌이익'을 변동비용을 공제하는 것으로 하여 한계이익과 공헌이익을 구분하기도 합니다.

그러나 특허침해소송에서는 '대상 제품의 추가 생산 시 추가로 투입되는 비용만을 공제'한다는 점에서 일반적인 한계이익과는 약간의 차이가 있습니다. 

예를 들어 칩 한 개 더 생산하는 데에 더 들어가는 재료비는 일명 BOM(Bill of Materials)와 계약서나 주문서(PO) 사본만 입수하면 어렵지 않게 계산이 가능합니다. 판매관리비는 보통 대부분 고정비 성격을 가지므로 특허권자 입장에서 손해배상액을 약식으로 추산할 때는 이를 무시하고 추가로 투입되는 재료비와 외주가공비만을 변동비용으로 공제하기도 합니다.

만약 A사의 2년차 한계이익액을 다시 산출해보니 칩 1개당 500원이 되었다면, 특허권자 A사의 손해액은 1억5천만원[= (6만대*500원)+(24만대*500원)]이 됩니다.

다만 대체품 알파칩의 존재로 침해자 B사의 판매가 없었더라도 B사의 물량이 모두 특허권자에게 귀속되지 않을 것입니다. 

만약 침해자인 B사가 이점을 주장하고 C사의 대체품이 시장에 나와 시장점유율 50%를 점유한 사실을 입증하면, 특허법 제128조 제3항 단서에 따라 (특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 하므로), 침해자의 판매수량인 6만대나 24만대를 모두 대상으로 하는 것이 아니라 시장점유율에 기초하여 계산한 점유율 29% (=20% / (20%+50%))를 반영하여 각각 1만7천대 (=6만대*29%)와 6만9천만대(=24만대*29%)를 대상으로 계산하여야 합니다. 

대체품의 시장점유율을 고려하여 다시 계산하면 손해배상액은 약 4천2백9십만원[=(1만7천대*500원)+(6만9천만대*500원)]이 됩니다.한발 더  나아가 침해자인 B사가 특허권자 A사는 생산능력은 월1만대로 년간 12만대 밖에 되지 않았다는 점을 주장하고 입증한다면 특허법 제128조 제3항에서 손해액 산정할 때 손해액은 특허권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 하므로 B사의 2년차(A사의 3년차) 판매물량 24만대를 모두 산정의 기초로 하지 않게 됩니다.

즉 특허권자인 A사의 생산능력은 연간 12만대인데 2년차(B사의 1년차)에는 12만대를 생산하였고 3년차에는 6만대를 생산하였으므로 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 6만대(=12만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 3천만원[=(0만대*500원)+(6만대*500)]이 됩니다. 

여기서 한도액의 계산은 단지 본 조항에 따른 계산의 한계일 뿐입니다. 특허권자 A사의 생산능력을 넘어선 판매물량은 후술하는 사용하는 제128조 제5항에 따라 로열티(실시료)로 계산하여 손해배상액을 합산할 수 있습니다.

그러나 생산능력이란 현재와 과거의 생산능력만을 말하는 것이 아니고 시장에서 충분히 예측할 수 있는 범위 내에서 미래의 생산능력을 포함하는 개념입니다. 

A사는 2년차에 약 10억원의 추가 대출을 받아 생산라인 증설에 들어가 연간 24만대의 생산능력을 갖출 수 있었음을 입증하면 특허권자인 A사의 생산능력은 2년차(B사의 1년차)에는 연간 12만대인데 12만대를 생산하였고 3년차에는 연간 24만대인데 6만대를 생산하였으므로 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 18만대(=24만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 9천만원[= (0만대*500원)+(18만대*500)]이 됩니다.

가상적인 시나리오이기는 하지만 현행 법과 판례에 따라 손해배상액을 계산해보니 힘이 많이 빠집니다. 여기에 침해자인 B사가 제품에 대한 특허발명의 기여도까지 주장하고 입증하면 더 슬퍼집니다.

2)    다음으로 제128조 제4항으로 한번 계산해보겠습니다.

     앞에서 언급한 것처럼 동조 제4항은 침해자가 얻은 이익액을 특허권자의 손해액으로 계산합니다. 이때 판례는 침해자의 이익액을 앞에서 언급한 일명 한계이익액을 기초로 계산합니다. 이는 모두 특허권자가 입증하여야 합니다. 

     다행히 특허권자인 A사는 법원의 명령을 통해 침해자인 B사에게 한계이익액을 산출할 수 있는 자료를 법원에 제출하도록 요구할 수 있으며 만약 침해자인 B사가 정당한 이유 없이 그 명령을 따르지 아니하거나 불성실하게 제출하면 재판부는 특허권자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수도 있습니다 (특허법 제132조 제4항 및 제5항). 그러나 침해자인 B사의 악의가 명백하지 않다면 재판부가 이러한 결정을 하는 것은 많이 부담되지 않을 수 없습니다.

       한번 계산해보겠습니다. B사는 A사의 2년차부터 사업을 시작하여 최초 1년간은 칩 1개당 2000원의 이익을 남기면서 년간 6만대를 판매하였고 2년차부터 칩 1개당 1000원의 이익을 남기면서 24만대를 판매하였으므로 특허권자 A사는 손해액으로 3억6천만원을 청구할 수 있습니다 (3억6천만원=2000원*6만대+1000원*24만대). 다만 특허법 제128조 제4항에 의한 손해배상액은 다른 조항과 달리 그렇게 추정된다는 것으로 명시되어 있으므로 그 추정은 침해자의 주장과 입증으로 깨질 수 있습니다.

         여기서 침해자 B사의 이익액이 모두 한계이익액이라고 가정하였습니다. 그러나 실제 사건에서 침해자인 B사가 다양한 칩을 생산하여 판매하고 있다면 해당 침해제품인 VOY칩만의 변동비용만을 골라내는 것은 그리 만만한 작업이 아닙니다.

         다행이 최근 특허법 제132조이 도입되면서 이 법조항을 잘 활용하면 한결 입증이 용이하게 되었습니다. 우선 특허권자는 공개된 또는 제출명령을 통해 취득한 회계자료를 이용하여 매출액에서 통상의 제조원가만을 공제한 금액만을 침해자의 이익액으로 주장하고 거증하면서 한계이익액 산출을 위하여 추가로 공제하여야 할 자료를 제출할 것을 신청하는 것입니다. 만약 침해자가 이 명령에 불응하거나 불성실하게 자료를 제출하면 특허권자의 주장이 사실인 것으로 인정해달라고 재판부에 다시 요청하여 침해자가 스스로 공제항목과 그 비용을 입증하도록 하는 것입니다.

또한 침해자인 B사가 자신이 얻은 이익액이 자신의 브랜드파워나 영업망에 기인한 것과 같이 특허침해에 의해서만 발생한 것이 아니다거나 그 일부액은 다른 사정에 의하여 발생한 것이라는 것을 주장하고 입증하면 손해배상액은 감액될 것입니다.

초기 사전 검토과정에서 구체적인 침해 기업의 회계자료를 입수할 수 없고 침해 이외의 사정에 의해 발생되는 침해자의 이익을 상정할 수 없으므로 보통 예비검토추정단계에서는 한계이익액이 아닌 특허권자 회사의 영업이익율이나 순이익율 (서울고법 95나9060판결, 2002가합9308판결)이나 통계청이나 국세청의 동종업종의 유사 규모기업 통계에서 표준소득율을 이용하여 계산해보고(서울고법 2004나12511판결 참조) 이 값들을 비교해보곤 합니다. 

저는 특허권자 회사의 한계이익율을 뽑아 적용해보거나 동종업종 통계데이터를 적용하고 침해 이외의 사정을 감안한 할인율을 곱하여 감액하면서 민감도를 예측비교해보기도 합니다.

3)    이번에는 제일 많이 사용하는 제128조 제5항 (로열티)으로 계산해보겠습니다.

본 조항의 개정 전에는 ‘통상 받을 수 있는 금액’이라는 통상 받을 수 있는 로열티, 즉 '확립된 실시료'를 기준으로 많이 계산하였습니다. 본 사니리오에서는 ‘철수’가 자신의 특허를 창업회사 A사에게 이전하기 전에 계약한 로열티 합의가 그 기초자료가 될 수 있습니다. 그러나 ‘철수’는 자신의 창업회사에 부담이 되지 않도록 특허 사용 대가로 영업이익이 나오기 시작하는 시점부터 로열티 매출액의 0.1%를 받기로 하였습니다. 이를 기초로 침해자 B사에게 받을 수 있었던 로열티를 계산하면 1백2심6만원[=(5천원*6만대+4천원*24만대)*0.1%]밖에 되지 않습니다.

그러나 2019년 1월 특허법이 개정되어 “특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액”을 손해액으로 청구할 수 있게 되었습니다. 

미국처럼 합리적인 로열티 산정에서 자발적인 협상이라는 가정적인 계산이 허용된다는 것을 의미하기도 합니다. 침해성립을 전제로 하긴 하지만 양 당사자에게 모두 자발적이란 가정이 들어갑니다.

또한 시나리오처럼 철수가 회사 A에 특허를 이전할 때 산정된 특허의 가치평가액이나 담보대출 시 평가된 가치산정 자료가 중요한 기초자료가 될 것입니다. 주의깊게 기억해두어야 할 것은 현재 사용되고 있는 기술가치평가 방식은 사업(기업)가치를 먼저 뽑아내고 그 중 특허가 기여하는 가치를 뽑아내는 방식을 사용한다는 것입니다. 이러한 방식은 특허 자체의 가치가 아닌 누구의 사업가치를 계산하느냐에 따라서 금액이 많이 달라지게 됩니다.

그 외 많이 사용되는 방법으로는 변리사와 같은 전문가 들이 특허력을 평가하여 동종업종의 통계적 로열티율을 수정하는 기법입니다. 다만 이 역시 그 계산의 대상이 되는 매출액은 사업주체가 누구인지에 따라 달라집니다.

기업에서 실무적으로는 전세계 동종업체나 경쟁사의 실제 라이센싱 계약의 실사례나 미국 판례를 조사하여 이를 기초로 해당 기업의 상황에 맞게 수정하는 경우가 많습니다. 과거 반도체 칩의 경우 매출액의 약 2.5%가 중간값이었던 기억을 되살려 그대로 적용하여 계산해보면 3천1백5십만원[=(5천원*6만대+4천원*24만대)*2.5%]이 되나 이 값 역시 특허권자의 손해를 전보하기에는 터무니 없이 작은 것은 사실입니다.

4)     마지막으로 침해자의 저가 공세로 특허권자가 어쩔 수 없이 가격인하를 하여 입은 손해 역시 특허법 제128조 제1항에 따른 침해자의 침해로 인하여 입은 손해로 계산할 수 있습니다. 이를 가격침식(price erosion)에 의한 손해라고 하는데 미국의 사례를 보면 고도의 손해배상전문가의 손에 의해 가격침식에 따른 손해액만을 뽑아놓은 의견서를 자주보게 되는데 판매일실손해보다 몇십배 더 커진 경우도 종종 있습니다. 

따라서 입증과 산정이 까다롭더라도 한번쯤은 짚어보아야 합니다. 우리나라에서는 이를 특별손해로 보고 침해자가 알았거나 알 수 있었던 손해이어야 배상받을 수 있는 것으로 보고 있습니다.

만약 가격침식의 손해가 인정되면 앞에서 계산한 특허법 제128조의 제2항에 따라 계산할 때 아래 시나리오에서 2년차 칩 1개당 이익액을 “0”원으로 계산하지 않고 가격인하 전인 최초 1년차 칩 1개당 1000원으로 2년차와 3년차를 계산하게 됩니다. 참고로 미국에서는 특허권자 제품의 가격하락이 시장가격보다 내려가면 가격침식 손해를 인정하지 않는다고 합니다.

<시나리오 리마인더> “A사는 최초 1년간 칩 1개당 1000원의 이익을 남겼고 2년차부터 2년간 칩 1개당 0원의 이익을 남겨 순익이 없었습니다. 최초 2년간은 년간 12만대를 판매하였고 3년차에는 년간 6만대를 판매하였습니다. 반면 B사는 A사의 2년차부터 사업을 시작하여 최초 1년간은 칩 1개당 2000원의 이익을 남기면서 년간 6만대를 판매하였고 2년차부터 칩 1개당 1000원의 이익을 남기면서 24만대를 판매하였습니다.” 

      따라서 특허권자 A사의 손해액은 3억원[= (6만대*1000원)+(24만대*1000원)]이 됩니다.

      한편 침해자인 B사가 C사의 대체품이 시장에 나와 시장점유율 50%를 점유한 사실을 입증하면 앞에서 이미 계산한 바와 같이 특허법 제128조 제3항 단서에 따라, 침해자의 판매수량인 6만대나 24만대를 모두 대상으로 하는 것이 아니라 시장점유율에 기초하여 계산한 점유율 29% (=20% / (20%+50%))를 반영하여 각각 1만7천대 (=6만대*29%)와 6만9천만대(=24만대*29%)를 대상으로 계산하면 손해배상액은 약 8천7백만원[=(1만7천대+6만9천만대)*1000원)]이 됩니다.

        이때 특허법 제128조 제3항에 따른 한도액은 앞에서 계산한 바와 같이 B사의 2년차(A사의 3년차) 판매물량 24만대를 모두 산정의 기초로 하지 않고 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 6만대(=12만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 6천만원[= (0만대+6만대)*1000원)]이 됩니다. 물론 그 이상의 판매물량은 제128조 제5항에 따라 로열티(실시료)로 계산하여 손해배상액을 합산할 수 있습니다. 여기서 A사가 2년차에 약 10억원의 추가 대출을 받아 생산라인 증설에 들어가 연간 24만대의 생산능력을 갖출 수 있었음을 입증하면 특허권자인 A사의 생산능력은 2년차(B사의 1년차)에는 연간 12만대인데 12만대를 생산하였고 3년차에는 연간 24만대인데 6만대를 생산하였으므로 2년차에는 0만대 (=12만대-12만대), 3년차에는 18만대(=24만대-6만대)만을 대상으로 삼을 수 있습니다. 한도액을 계산하면 특허권자 A사의 손해액은 1억8천만원[=(0만대+18만대)*1000)]이 됩니다.

이상에서 현행 제도 아래에서 특허 침해자에 대한 손해배상청구액을 가상적인 시나리오를 기초로 계산해보았습니다. 누구나 이러한 방식을 따라가면서 자신의 사례도 계산해보는 것은 도움이 될 것으로 생각합니다.

앞에서 계산한 손해배상액을 다시 보면 최대 3억원 수준 (한도액 무시할 때)이 되고 이를 기초로 3배배상 판결을 받는다고 하더라도 9억원 수준입니다. 이것으로 담보대출액 원금이나 이자 (합계 최소 21억원이상)를 전보 받을 수 없고 결국 사업을 접게 되면 사업주의 개인채무로 바뀌게 됩니다. 사업을 시작하지 않았던 평화로운 상태로 되돌아갈 수 없습니다. 따라서 징벌적 배상만으로 특허권자의 손해회복 문제가 모두 해결된 것이 아니고 더욱이 징벌적 배상액을 정함에 있어서 고려하여야 하는 사항 들 (침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, 침해행위의 기간ㆍ횟수 등, 침해행위에 따른 벌금,  침해행위를 한 자의 재산상태, 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도)을 생각하면 쉽게 받을 수 있는 손해액도 아닐 것 같다는 생각이 듭니다.

현행 제도만으로는 사업을 시작한 특허권자가 누군가의 특허침해로 입은 손해를 전보 받기는 어려워 보인다는 점에서 우울함이 앞서지만 앞으로 계속 발전하고 개선되고 보강될 것으로 기대합니다. 

아쉽지만 저도 지금은 마땅한 정답이 없습니다.

에디슨으로부터 배우기 - 영화 커런트워(The Current War)로부터 영감을 얻어

‘에디슨'과 '웨스팅하우스'의 전쟁을 소재로 한 “커런트워(The Current War)”를 보았습니다. “에디슨”은 발명을 상담할 때면 한번 정도는 언급할 정도로 친숙한 이름이고 ‘웨스팅하우스’도 전력분야에 근무한 사람이라면 모르는 사람은 없을 것입니다.

‘에디슨’은 특허제도를 정확히 이해하고 이를 자신의 사업에 효율적으로 활용한 사업가 중 한 명입니다. ‘에디슨’이 ‘웨스팅하우스’와의 전류전쟁(The Current War)”에서 웨스팅 하우스에 대한 네가티브 전략에 집착하지 않았다면 자신이 세운 “에디슨 GE”사의 지배권을 빼앗기는 일은 없었을 지 모릅니다. ‘에디슨’은 자신만을 내세우는 등 비판을 받을 만한 행동을 하였지만 여전히 성공하는 기업가이었음을 부정할 수 없습니다. 스타트업 들이 배울 점이 많은 것 같습니다. 

영화에 나오지는 않지만 ‘에디슨’은 자신이 개발한 영사기에 대한 특허를 이용하여 특허전쟁을 벌이고 ‘영화특허권사(Motion Picture Patents Company, 이하 MPPC)’를 세워 뉴욕의 10여개의 영화제작사에게만 영화 제작을 허락하고 배급을 독점한 것으로도 유명합니다. 

"If I have seen further it is by standing on ye shoulders of Giants (만약 내가 멀리 볼 수 있었다면 이는 거인의 어깨 위에 앉았기 때문이다).” - 아이작 뉴튼 (Isaac Newton)

보통 ‘에디슨’은 발명가로 많이 알려져 있습니다. 하지만 ‘에디슨’은 사실 사업가로서 더 성공한 것이라고 보는 것이 타당할 것입니다. 에디슨은 어떤 발명을 처음 한 것이 아니라 남의 발명품을 개량하여 상품화하고 대중화한 사업가이었습니다. 

에디슨이 자랑하던 백열전구를 보아도 그렇습니다. 스코틀랜드의 ‘제임스 린제이’(James Bowman Lindsay)는 처음 백열전구를 발명하였으나 이를 공중미팅에서 발표(자랑)만 하고 특허 출원하지 않았습니다. 더욱이 그의 백열전구는  이론적인 수준이었고 수명도 짧아 상용화하기 어려웠습니다.

‘에디슨’은 이 문제점을 해결하면 상품화가 가능하다고 믿고 수명이 긴 백열전구 개발에 나섰습니다. 에디슨은 대나무를 태워 얻은 탄소가 상업성이 있고 저항성 높을 것이라 생각했습니다. 그런데 1876년 캐나다 발명가인 헨리 우드워드 (Henry Woodward)가 이미 탄소 필라멘트의 백열전구를 발명하여 미국특허 U.S. Patent 181,613를 보유하고 있었습니다. 에디슨은 여기서 굴복하지 않고 헨리로부터 특허를 매입하고 수많은 반복 실험을 계속합니다. 그 결과 진공상태에서 필라멘트 수명이 상품화 가능한 수준으로 연장된다는 점을 알아내고, 전구의 진공상태를 유지할 수 있도록 밀봉된 유리전구를 개발하였습니다. 그렇게 밀봉된 유리전구에 저항력이 강한 탄소 필라멘트를 사용한 백열전구가 탄생하였고 이를 특허로 출원하고 사업화 하였습니다. 

“하나의 새로운 제품을 상품화하여 세상에 혁명을 가져왔다”

‘에디슨’이 발명한 ‘백열전구’ 개량특허는 제너럴 일렉트릭의 전신인 '에디슨 제너럴 일렉트릭'의 설립 자금을 확보할 수 있는 씨앗이 되었다고 합니다. 당시 스타트업들이 자금을 모으는 방법은 투자를 받고 주식을 넘겨주거나 특허를 넘겨주는 것이 보편적이었다고 합니다. 특허는 금융과 경제활동의 기본 수단이었습니다. 때문이었는지 사업가 ‘에디슨’은 21살이었던 1868년 수많은 개량발명에 대해 약 1,093개의 특허를 출원하기까지 하였다고 합니다 (출처 : http://edison.rutgers.edu/patents.htm )

‘에디슨’의 백열전구 상용화는 전기생산(발전)기술, 송배전기술을 발전시키는 시너지효과를 가져왔고 당시 대세이었던 전기자동차의 개발과 전지의 개발을 촉진하였습니다. ‘에디슨’의 발명은 단순히 전구의 개발을 넘어 사회전반에 영향을 미친 혁명이 아닐 수 없었습니다.

“타인의 아이디어를 이용하여 상품화에 성공하다”

또한 ‘에디슨’은 에드워드 마이브리지(Eadweard James Muybridge)가 최초로 발명한 영사기를 보고 영화산업의 가능성에 주목하였습니다. 에드워드의 영사기는 일정 간격으로 나열한 여러개의 촬영기로 달리는 말을 차례로 사진을 찍고 그 여러 개의 사진을 둥글고 납작한 유리판에 이어 붙인 뒤 회전시키면서 연속적으로 보여주는 장치이었습니다. 여러 개의 정지 사진을 이어서 육안으로 보면 마치 움직이는 것처럼 보이는 원리를 처음 이용한 장치이었습니다. 이어 오귀스탱 르 프랭(Augusstin Le Prince)는 영사기에 사용되는 유리 판을 필름으로 교체한 영상 촬영기와 영사기를 발명하였고 (US 376,247), 헨리 라이헨바흐는 필름제조방법을 발명하였습니다(US 417,202). 때마침 코닥(Kodak)은 세계 최초로 셀룰로이드 롤 필름을 생산하는데 성공하였습니다. 

영화 산업에 가능성을 믿고 있던 ‘에디슨’에게는 이것은 좋은 재료이었습니다. ‘에디슨’은 코닥이 개발한 롤 필름을 이용하여 여러 개의 롤러에 순차적으로 감아 사용하는 영사기를 개발하였으며 (US 493,426), 에디슨은 롤러에 필름을 감을 수 있도록 롤러에 톱니를 만들고 그 톱니가 필름을 물어 이송할 수 있도록 필름을 35mm 좁은 폭으로 자르고 필름 양쪽 가장자리에 구멍을 뚫었습니다. 이런 아이디어까지 특허 출원하여 필름을 독점하려고 시도하였으나 등록 받지 못하였습니다. 에디슨이 1891년부터 1913년까지 획득한 영화산업관련 특허는 총 9건이었습니다.

(출처 : http://edison.rutgers.edu/filmpats.htm). 

그러나 ‘에디슨’이 개발한 영사기는 렌즈를 통해 한사람만 볼 수 있는 개인용 재생 장치 수준에 머물렀습니다. 프랑스의 뤼미에르 형제는 이를 좀더 발전시켜 촬영과 상영을 함께할 수 있는 카메라 겸 영사기인 시네마토그래프(cinematograph)를 발명하였고(US 579,882) (시네마의 어원이 여기에서 나왔다고 합니다), 여러 사람이 함께 관람할 수 있도록 스크린투사 방식을 채택한 영사기로 발전시켰습니다. 

이러한 발명들에 힘을 얻어 영화산업이 점차 성장하자 ‘에디슨’은 자신이 획득한 영상기 특허의 독점력을 이용하여 뉴욕의 10여개 주류 영화사와 필름 제조사인 코닥과 함께 MPPC를 만들고 허락 받는 자들에게만 필름을 공급하였을 뿐 아니라 영사기도 에디슨이 만든 제품만 사용하도록 하였다고 합니다. 배급 역시 독점하였다고 하니 거의 갑질 수준이었을 겁니다. 이러한 횡포를 피해 서부 캘리포니아로 떠난 독립 영화사들이 모여 할리우드(Hollywood)가 만들어진 것이라고 하네요. 

‘에디슨’은 미국 연방특허제도를 잘 이해하고 사업에 활용한 사람입니다. 당시 미국에서는 사진저작물이 아닌 새로운 형식의 ‘동영상저작물’을 보호하지 못한다는 헛점이 있었습니다. 에디슨은 이 헛점을 이용하여 프랑스 영상물을 무단으로 복제해 미국 전역에 판매하였고 그렇게 많은 돈을 번 것으로도 유명합니다. 제도를 잘 이해하고 활용한 사업가 면모를 느낄 수 있는 부분입니다.

“성공의 핵심은 상품을 만들고 특허화하는 것”

앞서 본 것처럼 에디슨은 상품화단계에 이르지 않은 남들의 아이디어를 개량하여 상품으로 세상에 처음 내어 놓는 방식으로 세상에 기여하였습니다. 그 과정에서 수많은 발명을 특허화하고 사업에 철저히 활용하였습니다. 아이디어를 발명으로 완성하는 것과 그 아이디어 발명을 프로토타입으로 만들어 내는 것은 차원이 다른 과정입니다. 또한 개발실 단계에서 만들어낸 프로토타입을 대량생산가능한 양산품으로 만들어내는 것 역시 차원이 다른 과정입니다. 원시적인 수준에 머물러 있던 아이디어를 사용자들이 돈을 주고 구매할 정도로 상용화하여 대량생산하는 과정은 그리 쉬운것이 아니며 특별히 사업가들의 몫일 것입니다. 

스타트업들이 에디슨에게 배워야할 점이 바로 이러한 실행력이 아닌가 생각해봅니다. 또한 그 실행력이 든든한 특허가 받쳐주지 않는다면 지속적인 경쟁력과 지배력을 발휘할 수 없음 역시 함께 염두에 두어야 할 것입니다.

특허심판 취소환송심에서 방어권

취소환송사건과 관련된 아래 두 판결을 보면서 많은 생각이 드는 이유는 저만을 아닐 것 같습니다.

1. 취소환송사건에서 무효심판청구인이 새로운 증거를 제출할 기회를 갖지 못하고 방어권도 보장되지 않아 위법하는 판결

[특허]특허심판원이 심결취소판결 확정 이후 심판관지정통지 등을 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 당사자가 심판에서 방어권을 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 절차상 위법이 있다고 본 사례(특허법원 2018허4201)

[관련법조항]

제162조(심결) ① 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결한다.
③ 심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.
④ 심판장은 필요하다고 인정하면 제3항에 따라 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다.

[판시사항]
"...(전략) 원고(무효심판청구인)는 이 사건 심결은 사건번호 부여 및 심판부 구성 후 이틀 만에 심리를 종결한 후 다음날 결정되었으므로 원고로서는 이 사건 심결절차에서 새로운 주장를 하거나 새로운 증거를 제출할 기회를 가지지 못하였으므로, 원고의 방어권 또는 절차적 이익을 침해한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다....(후략)...특허심판원이 심결취소판결 확정 이후 심판관지정통지, 우선심판결정통지, 심리종결통지를 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 심판당사자들로 하여금 특허법에서 규정하고 있는 증거제출 기회나 심판절차 진행이나 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 그 심결은 절차상 위법이 있다 할 것이다."

2. 취소환송사건에서 무효심판 피청구인(특허권)에게 정정의 기회를 주지 않아도 위법하지 않다는 판결

특허법원 2009. 4. 30. 선고 2008허6482 판결 [등록무효(특)]

[관련 법조항]
제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ① 제133조제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.
제147조(답변서 제출 등) ① 심판장은 심판이 청구되면 심판청구서 부본을 피청구인에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.
제159조(직권심리) ① 심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.

[판시사항]
"특허심판원의 심결이 확정판결에 의하여 취소되고 이에 따라 다시 심리가 진행되는 심판절차는 종전의 심판절차가 속행되는 것일 뿐 새로운 심판절차라고 할 수 없으므로, 심판청구가 있는 경우 심판청구서 및 답변서 부본의 송달에 관한 규정인 특허법 제147조 제1항과 제2항이 위 심판절차에 적용된다고는 할 수 없다. 또한 변론주의 아래에서 준비서면의 송달에 관한 민사소송법 제273조의 규정이 직권주의가 적용되는 특허심판절차의 심판의견서에 당연히 준용된다고 볼 수도 없다. 따라서 종전의 심판절차에 이어 다시 심리를 진행하는 심판관으로서는 당사자가 심판의견서를 제출한 경우에 이를 상대방에게 송달하여 그에 대한 의견을 제출할 수 있는 기회를 주는 것이 바람직할 수 있으나, 그렇게 하지않았다고 하여 상대방이 의견을 제시할 기회를 박탈하였다거나 위법하다고 보기는 어렵다.

한편, 특허무효심판절차에서의 특허의 정정청구에 관한 규정인 특허법 제133조의2 제1항은“심판장이 제147조 제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정을 하게 할 수 있다.”라고 규정하고 있으나, 여기에서 정정청구의 기회를 부여하는 것은 심판장의 재량에 해당하므로, 이 사건 심결에 관한 특허무효심판절차에서 청구인인 피고가 취소확정판결에 관한 소송절차에 제출되었던 증거를 다시 제출한 경우에 심판관이 피청구인인 원고에게 이를 송달하고 기간을 정하여 이 사건 특허발명에 관한 정정청구를 하게 하지 않았다고 하여 원고의 정정청구의 기회를 박탈하였다거나 위 특허법 규정에 위반하였다고 할 수 없다."

3. 특허권자에게 불리한 절차에 대한 생각

특허심판원의 심결에 대하여 특허법원에 소를 제기한 후에 특허심판원의 심결을 취소하는 판결이 확정되어 특허심판원으로 취소환송되면 특허심판원에서는 확정된 취소판결에 따른 심리절차가 다시 진행됩니다. 특히 특허무효심판에 대해 기각심결이 있은 후에 청구인이 특허법원 단계에서 새로운 증거를 제출하고, 특허법원은 이 새로운 증거에 의해 무효라는 취지로 심결을 취소하고 이 판결이 확정되게 되면, 특허심판원에서는 취소판결에 따른 새로운 심리가 진행되는데, 이러한 취소환송사건은 종전의 심판절차가 속행되는 것일 뿐 새로운 심판절차가 아니므로 심판청구서 및 답변서 부본의 송달에 관한 규정이 적용되지 않아 권리자가 정정하려면 심판장이 재량으로 의견서 제출기회를 주어야 합니다. 또 이 심리 절차는 특허심판원에 특허무효심판이 계속되고 있는 경우에 해당하므로 정정심판을 청구할 수 없습니다.

이렇게 보면 무효심판청구인은 어떻게든 무효시킬 새로운 증거를 계속 제출할 수 있는 반면 특허권자는 이러한 시도들에 대응하여 청구항을 정정하여 방어할 기회가 매우 제한됩니다. 무효될 특허는 무효되어야 마땅하나 제한된 정정만으로 극복될 수 있다면 그렇게 방어할 기회는 보장해주어야 하지 않을까 생각해봅니다.

미국 특허 진보성 판단에서 POSHITA의 중요성

미국 특허법상 진보성과 관련된 법률판단(35 USC103)의 전제가 되는 사실판단(factual finding)은 크게 3가지 입니다. 따라서 사실에 기초한 증거에 의해서 지지되어야 합니다. <참고 : Okajima v. Bourdeau 261 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2001)>
(1) the scope and content of the prior art; (2) the level of ordinary skill in the prior art; and (3) the differences between the claimed invention and the prior art.

위 3가지는 POSHITA(a person having ordinary skill in the art)가 구체적으로 누구인지 어느 정도의 지식과 경력을 가진 사람인지에 대한 첨예한 다툼으로 이어집니다. 일반적인 정의의 용어를 인용하는 수준이 아니라 해당 특허와 기술에 비추어 구체적으로 다투고 그에 대해 판단하는 모습을 볼 때면 부러움이 앞섭니다. 아래 실제 결정문의 일부를 소개합니다.

"II. ANALYSIS
A. Level of Ordinary Skill in the Art
Petitioner contends that a person having ordinary skill in the art (“PHOSITA”) at the time of the ’372 patent would have had “some post high school education in engineering or industrial manufacturing, and at least two to three years of experience in the design and/or manufacture of folded napkin products, or alternatively, no formal education but at least five years of experience in the design and/or manufacture of folded napkin products.” Pet. 29 (citing Ex. 1002 ¶ 35). Patent Owner does not dispute Petitioner’s contention in its Response. Patent Owner’s declarant Mr. Carlson, however, provides his own assessment regarding a person of ordinary skill in the art at the time of the ’372 patent. Ex. 2004 ¶ 31. Mr. Carlson opines that a person having ordinary skill in the art “would have had a bachelor’s degree in mechanical engineering and at least six months of experience in the design and/or manufacture of folded napkin products, or equivalent education and experience,” or “the equivalent of an associate’s degree or like technical training and at least one year of experience in the design and/or manufacture of folded napkin products.” Id. Mr. Carlson goes on to state that he “do[es] not believe that” his opinions “would be any different” when applying Petitioner’s suggested level of skill in the art. Id. ¶¶ 32, 34. We agree with the parties that a person having ordinary skill in the art would have had an engineering background and experience in the design and/or manufacture of folded napkin products, which is consistent with the level of ordinary skill in the art at the time of the invention as reflected in the prior art in this proceeding. See Okajima v. Bourdeau, 261 F.3d 1350, 1355 (Fed. Cir. 2001) (explaining that specific findings regarding ordinary skill level are not required “where the prior art itself reflects an appropriate level and a need for testimony is not shown” (quoting Litton Indus. Prods., Inc. v. Solid State Sys. Corp., 755 F.2d 158, 163 (Fed. Cir. 1985))). Our determination regarding the patentability of the challenged claims does not turn on the differences between Petitioner’s and Mr. Carlson’s definitions, and we note that our conclusions would be the same under either assessment.  "
<출처 : CASCADES CANADA v. ESSITY HYGEINE AND HEALTH Case IPR2017-01902 Patent 8,597,761 B2>

진보성 판단에서 POSHITA에 대한 다툼과 판단은 진보성 판단은 물론 청구범위해석, 명세서 작성요건을 판단하는 데 전제가 되므로 중요하고 가장 기본적인 논제가 아닐 수 없습니다.

재미있는 것은 Dennis Crouch 교수가 자신의 블로그 "Patently O"에서 POSHITA는 현대는 POSHITA를 개인이 아니라 복수의 팀으로 가정해야 하는 것이 아닌가 하는 의문을 던졌습니다. 1952년 특허법이 제정되었을 때 특허의 82%가 1인 발명가에 의해 발명되었으나 현대는 대부분이 팀 단위의 공동 발명이므로 POSHITA도 복수 발명가가 모인 팀 단위로 정하고 선행기술의 범위를 정하고 용어도 정의해야 하지 않을까라고 의문을 제기했는데 흥미로운 도전이라 여기 소개합니다.

블로그글

(특허법원판결) Joint infringement 공동침해

Recently, the Korean Patent Court (IP expert high court) starts to admit a joint infringement actively (Patent Court case no. 2018Na1220)

A joint infringement, so called, divided infringement happens where every step or element of a claim is performed by multiple entities, but not by the same entity.

"... Where the actions of multiple parties combine to perform every elements of a claimed invention, the claim is directly infringed if the whole elements of a claimed invention is performed in an organic relationship, either in whole or in part, together or divided with an intention to jointly perform a claimed invention using the actions of multiple entities. ..."

최근 특허법원에서 공동침해를 인정한 사건입니다. (영문판이 나오면..안나와도) 우리나라도 법원이 적극적으로 공동침해를 인정하기 시작하였다고 해외에 소개하고 싶습니다.

[민사/특허법원 ] 특허공동침해 인정과 성립요건(특허법원 2018나1220)

"...(전략) 복수의 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 각각 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도 복수의 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 전체 구성요소의 전부 또는 일부를 함께 또는 서로 나누어서 유기적인 관계에서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우에 해당한다면,

이들 복수 주체를 전체적으로 하나의 주체로 보아 복수 주체가 실시한 구성요소 전부를 기준으로 당해 특허발명을 침해하였는지 여부를 판단하여야 할 것이고,

복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배‧관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배‧관리하면서 영업상 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로 특허침해를 한 것으로 봄이 타당하다."

EoU (Evidence of Use)의 유용성과 정책제언

1. EOU 란 무엇인가?

EoU, 특히, 기술창업자들에게 EoU가 얼마나 유용한지와 정부의 정책지원은 어떤 것이 있을지에 대해 이야기를 나누고자 합니다.

1986년경 비쥬얼 베이직과 포트란이란 프로그래밍 언어를 처음 배울 때이었습니다. 다들 BOF와 EOF란 용어를 당연하게 사용하는 데 정작 저는 그 뜻을 몰라 당황한 적이 있습니다. BOF와 EOF는 Beginning Of File(BOF), End Of File(EOF)라는 단순한 의미의 약자입니다.

그때 기억을 되살려 “EoU”라는 용어를 처음 듣는 분들에게 잠깐 EoU를 설명드립니다. “EoU”는 “Evidence of Use”의 약자입니다. 우리나라 말로 번역하면 “사용증거”라고도 할 수 있는데, 실제는 단순히 침해 가능성이 있는 제품을 식별하는 수준에 머물지 않고, 침해 가능성이 있는 제품이나 시스템을 식별하고 그 제품 및 서비스의 특정 구성이나 기능을 특허 청구항에 기재된 내용을 구성 요소로 분해하여 1:1로 대응한 구성요소 비교표 (Claim Chart)를 말합니다. 이 비교표를 보면 특허침해여부를 알 수 있습니다.

성실하게 작성된 EoU에는 특허청구범위 해석편이 추가로 포함되어 있습니다. 과거 미국의 몇몇 특허거래 중개인에게 받은 EoU를 보면 특허청구범위 해석챠트가 포함되어 있었고, 저 역시 고객의 특허를 매물로 제안할 때 그렇게 했습니다. 

참 특허청구범위가 무엇인지 모르시는 분을 위해 설명드리면, 특허문서는 크게 서지사항과 요약서가 기재된 표지와 발명의 설명ㆍ청구범위를 적은 명세서와 도면으로 구성되어 있습니다. 발명의 설명편에는 배경기술과 그 발명을 쉽고도 명료하게 설명되어 있으며, 청구범위에는 그 설명의 내용 중 특허권으로 보호받고 싶은 기술적사상을 선택하여 기재하고 있습니다. 따라서 발명의 상세한 설명에 기재하였다고 하더라도 청구범위에 기재하지 않으면 공중에 무상으로 기부한 것으로 취급합니다. 한편 특허청구범위는 글로 표현하므로 제품이나 선행기술과 비교하기 위해서는 그 청구범위에 기재된 용어와 내용에 대한 법률적인 해석이 필요합니다. 그 해석에 따라 특허권의 범위가 결정됩니다. 때문에 특허청구범위의 해석은 매우 중요합니다.

특허청구범위를 해석하는 챠트편에는 그 해석의 근거가 되는 증거를 내용과 함께 1:1로 구성요소에 대응하여 표시합니다. 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하므로 해석의 근거가 되는 가장 기본이 되는 증거는 명세서와 도면, 특히 해당 발명을 설명한 내용과 다른 종속항이나 독립항과의 관계, 도면 등입니다. 이를 미국에서는 내재적 증거라고 합니다. 그뿐 아닙니다. 심사기록, 특히 심사관의 거절이유 통지내용과 인용문헌, 이에 대한 의견서와 보정서 내용과 과거 무효심판서류와 심결 및 판결이유, 과거 침해소송이력과 준비서면과 판결문에 기재된 내용, 동일 발명자나 출원인의 패밀리발명, 유사발명, 파생발명, 시리즈 발명 등의 출원명세서에 기재된 내용, 관련 선행기술 중 해석의 근거가 될 만한 내용을 기재합니다. 또한 일반적으로 사용하고 있는 단어도 국어 사전에서 정의된 의미를 재확인하고, 과거 경쟁업체의 유사 판결을 리서치하여 근거로 기재하기도 하고 출원시까지의 동종 기술분야의 특허정보를 조사하여 사용되는 용어나 기술의 발전 흐름을 근거로 제시하기도 합니다. 필요에 따라서는 동종업계의 기술지식을 잘 이해하고 있는 전문가나 소비자들의 의견이나 해당 기술이 적용될 제품의 업계 종사자의 의견도 기재하곤 합니다. 다만 나중에 증인신청의 대상이 될 수 있으므로 의견기재에 주의하여야 합니다.

2. EOU의 절차와 유용성

“EoU” 보고서에 기재된 내용의 수준이나 범위는 그 사용취지나 고객의 요청에 따라 달라질 것입니다. 여기서는 하나의 “EoU” 보고서를 작성하기 위하여 일반적으로 진행하는 절차와 유용성을 요약해보겠습니다.

1)     청구범위 분석 및 해석

EoU의 작업의 첫 단계는 하나의 특허는 물론 여러 개의 군으로 이루어진 특허 포트폴리오에 대한 청구범위해석과 분석을 시행하는 것입니다. 이를 기초로 특허군이 포섭하고 있는 제품과 시장의 범위를 이해할 수 있습니다.

청구 범위 해석은 특허권자나 잠재적인 특허 구매자 (실시권자) 또는 투자자 모두에게 특허권의 좀더 객관적인 권리범위를 이해하게 하여 다양한 회피설계는 물론 EoU조사와 특허 수익화와 라이센싱 및 권리행사와 관련된 의사결정에 도움을 줍니다.

2)     EoU 조사 및 분석

위에서 해석한 청구범위 분석 및 해석을 기초로 EoU 조사를 시행합니다. 물론 EoU조사작업 중 관련 특징이나 정보를 feedback하여 청구범위 분석 및 해석을 좀더 구체적이고 합리적으로 수정하기도 합니다.

EoU 조사를 통해 대상 특허의 침해를 구성하는 제품의 범위와 시장의 범위를 이해하게 됩니다. EoU조사는 일종의 실사 작업 같은 것인데, 인터넷에 공개된 자료나 기사, 사용 매뉴얼, 제품사양서와 설명서, 논문, 제품구매 및 제품 분석등을 통해 잠재적인 침해 가능성을 확인합니다. 분석전문기관은 제품 등을 분해하고 촬영하고 측정 및 분석하여 그 결과를 Teardown보고서로 작성합니다.

관련 제품이 시장에 존재하지 않을 경우에도 하나의 특허, 바람직하게는 여러 개의 특허로 구성된 특허포트폴리오 분석을 통해 정한 침해제품이나 시장의 범위를 기초로, 해당 특징이 적용될 수 있는 미래 제품이나 서비스와 그 시장을 추정하여 검토합니다. 이러한 추정에도 모두 제3자가 작성한 합리적인 근거가 있어야 합니다.

잠재적인 구매자나 투자자 등에게는 잠재적 특허 침해 제품이나 시장의 범위를 구체적으로 이해하고 추정하게 하며, 손해배상액의 시뮬레이션을 통해 좀 더 객관적인 대상 특허의 미래 수익 잠재력에 대한 지표와 가격 지침을 제공하게 합니다. 대상 특허기술이 적용된 제품이 없거나 그런 시장이 없는 경우에는 대체시장이나 대체제품 시장을 구획 확정하고 그 대체율을 시계열적으로 추정합니다. 다만 아무리 추정이라고 하여도 합리적인 근거를 기초하여야 합니다. 예를 들어 대체제품이 과거 보여왔던 시장대체율이라던가 유사 특성을 보이는 제품이나 시장에서의 대체 경향이나 시장성장율을 추정의 근거로 사용하기도 합니다.

3)     EoU 챠트의 작성

상기 EoU조사를 바탕으로 EoU 챠트를 작성합니다. 그 과정에서 최종적인 침해판단의 법적분석이 마무리됩니다. EoU 챠트를 통해 특허청구항의 권리범위, 침해강도, 특허 및 제품 등을 분석 내용과 이를 비교판단한 내용, 그리고 수익 잠재력에 대한 지표나 가격 지침을 분명히 합니다.

이와 같은 “EoU” 보고서는 특허권자나 잠재적인 특허 구매자, 라이센시, 또는 투자자에게 매우 유용하고 투자나 대가 지불을 결정할 수 있는 근거 자료 또는 참고자료가 됩니다.

따라서 기술창업자가 대상 특허를 이용하여 자금을 조달할 때나 특허제품을 마케팅할  때는 물론 앞선 특허기술을 회피할 때, 공인된 전문가가 성실히 작성한 EoU가 필수적이라고 할 수 있습니다. 창업을 준비할 때 처음부터 EoU작성에 필요한 예산을 염두에 두시기를 권고드립니다.

3.EOU 작성 정부 지원의 필요성

그러나 EoU조사단계에서 제품의 외관이나 작동, 기능만으로 특허의 구성요소와 비교하기 어려운 경우가 있습니다. 제품분석단계에서 개인이나 중소기업이 감당하기 힘든 고가의 분석장비가 필요한 경우가 그 대표적인 예입니다. 반도체소자나 금속, 회로망 등의 경우 시료로 단면을 절개하여 최소한 SEM(주사전자현미경)이나 TEM(투과전자현미경)로 촬영하고 그 영상을 분석하여야 합니다. 이러한 분석작업은 장비도 고가이지만 그 분석결과를 해석하는 것도 경험이 많은 분석전문가가 아니면 그리 만만치 않습니다. 또한 디지털 신호를 분석할 때는 신호발생기, 신호분석기, 주파수카운터, 스펙트럼 분석기, 오디오분석기, 오실로스코프 등 각종 주파수측정장비나 신호측정/분석장비가 필요하기도 하지만 핵심부품 공급자들이 일반적으로 제공하는 범용 회로도나 블록다이어그램을 참조하여야 하는 경우도 있습니다. 이러한 문서는 비밀 자료이므로 실제 거래관계에 있지 않다면 구하기 어렵습니다.

때문에 개인 발명가의 특허나 기술창업자의 특허, 소기업의 특허는 EoU조사 (분석포함)가 제대로 수행되기 어렵고 EoU보고서가 추정으로 가득하기 쉽습니다. 이러한 한계로 인하여 개인 발명가의 특허나 기술창업자의 특허, 소기업의 특허는 특허 거래 시장에서 무시되거나 저평가되기 쉽고 여기에 개인발명 등의 높은 무효율이나 특허침해소송에서의 낮은 승소율, 지나치게 적은 손해배상액까지 고려하면 구매자나 투자자 입장에서 개인발명에 대해서 쉽게 신뢰를 주기 어렵습니다.

4. 정부지원정책의 제언

이러한 한계를 넘는 방법이 없는 것은 아닙니다. 국가규모에서 바라보면 솔루션이 있습니다. 다시 한번 제안드립니다.

현재 우리나라 공공연구기관 (국공립 연구기관, 정부출연연구기관, 특정연구기관, 대학연구기관 등)는 다양한 측정장치와 분석장치를 보유하고 있으며 경험 많은 장비 운영 및 분석전문가들이 있습니다. 이러한 장비가 1년 내내 운영되는 것은 아니라고 들었습니다. 기관별로 차이가 있으나 상당기간 운영되지 않아 보관되어 있거나 장비운영실적이 적어 장비 운영/분석 전문가를 계속 유지하여야 하는지 고민하는 경우도 있다는 이야기도 있습니다. 다만 이 이야기는 확인된 내용이 아닙니다. 각 기관에 긍정적인 취지를 공감하게 하고 실태파악에 필요한 협조를 구해야 합니다.

다양한 공공연구기관의 주무부처가 달라 먼저 정부 특정 부나 청에서 총괄 주무부처가 되어 공공연구기관의 측정장치와 분석장치의 운용실태를 확인할 수 있는 권한을 주어야 합니다. 조사가 완료되면 민간기업이나 개인에게 공공연구기관의 분석장비를 사용하게 할 수 있는 시간과 양이 얼마나 되는지 파악할 수 있을 것입니다. 또한 적극적이고 긍정적인 협조를 이끌어내기 위해서는 실태 파악결과가 불이익으로 작동하지 않도록 조치하여야 합니다. 

실태파악이 끝나면 공공연구기관의 분석장비등의 사용 스케쥴도 정리할 수 있습니다. 이를 기초로 증거분석 신청공고를 내면, 개인발명가, 스타트업, 소기업이 그 기간 내에 증거분석신청을 할 수 있을 것입니다. 신청인이 개인이나 스타트업, 벤처기업인 점을 감안하여 그 비용을 정부가 지원하는 것은 어떨까요?

신청인은 증거분석신청할 때 미리 준비한 특허청구범위해석챠트와 잠재적인 침해제품 증거물을 함께 제출하고, 해당 공공연구기관은 보유 장비를 이용하여 증거를 분석하고 그 결과를 teardown 보고서로 신청자에게 제공하는 것입니다. 신청인은 이 보고서를 이용하여 전문가의 조력으로 EoU 보고서를 만들 수 있을 것입니다.

이러한 EoU 작업은 아직까지 AI(인공지능)이나 자동분석작업으로 하기 어려운 영역이며, 단순히 측정지표를 이용하여 등급으로 평가하는 작업도 아닙니다. 심사이력과 소송이력을 조사하고 분석하고 각종 사례를 적절히 적용하여 청구범위를 해석하는 법적 분석은 물론, 제품이나 기술을 조사하고 측정 및 분석하여 기술 동일성에 대한 의견을 포함한 teardown보고서를 작성하는 기술적 분석이 결합된 고도의 협력 작업입니다.

더욱이 2019. 7. 9 부터 효력이 발생하는 특허법 제128조 제8항 및 제9항의 고의침해자에 대한 징벌적 배상여부도 이러한 EoU가 선행되어야 객관성을 담보할 수 있을 것입니다.

김해 본사 출장에 복귀하면서 개인적인 생각을 적었습니다.