[변리사법 개정에 관한 고민거리] 변리사는 상인인가?

변리사는 상인이 아니다

변리사가 상인에 해당하는 지 여부에 대한 질문을 받는다면 여러분은 어떻게 답을 할 수 있을까요? 저는 이 질문에 아래와 같이 답하고 싶습니다.

그동안 변리사라는 전문직업인의 직무 활동은 상업적이 성향이 강하였습니다. 그래서인지 사회 일각에서는 변리사가 유상의 위임계약 등을 통해 사실상 영리를 목적으로 그 직무를 행하는 것으로 보고 있는 것도 일부 사실입니다. 그러나 현행 변리사법 제1조 목적 규정을 보더라도 변리사는 그 직무와 관련하여 “변리사 제도를 확립하여 발명가의 권익을 보호하고 산업재산권 제도 및 산업의 발전에 이바지함을 목적”으로 하는 고도의 공공성과 윤리성이 강조된 전문가임을 부정할 수 없습니다. 그동안 이러한 법 목적을 너무 간과하고 있었던 것이 아닌가 싶습니다.

변리사는 위임인과의 개별적인 신뢰관계에 기초하여 개개 사건의 특성에 따라 지식재산권에 관한 전문적인 지식과 관련 법률지식을 활용하여 지식재산권의 창출, 권리화, 심판, 소송에 관한 대리행위와 관련 사무를 수행합니다. 이러한 변리사의 업무 활동은 간이 또는 신속하고 외관을 중시하는 정형적인 영업활동을 벌이고 자유로운 광고 및 선전활동을 통하여 영업의 활성화를 도모하며 영업소를 통하여 인적 및 물적 영업기반을 자유로이 확충하여 효율적인 방법으로 최대한의 영리를 추구하는 것이 허용되는 상인의 영업활동과 본질적으로 차이가 있어야 하는 것이 아닐까 합니다(대법원 2007. 7. 26. 선고 2006마334 결정 참조).

이 점에서 변리사법 전부개정법률안(입법예고) 제2조(사명)에 “변리사는 지식재산권의 전문가로서 이 법에 따라 부여된 권한의 범위 내에서 공공성에 기초하여 독립적이고 자유롭게 그 업무를 수행한다.”라고 그 지위를 천명함으로 변리사가 공공성에 기초하여 독립적이고 자유롭게 업무를 수행하여야 한다는 것을 분명히 하는 것은 그 의미가 크다고 봅니다 (단, 개인적으로 조문의 제목이 변리사의 지위가 아니라 사명이라고 한점이 부적절해보입니다). 이는 변리사의 영리추구활동은 공공성이라 테두리 , 다시 말해 법 목적 내에서 엄격히 제한되어야 하며, 그 직무에 관하여 고도의 공공성과 윤리성이 강조되어야 하는 당위성이 있기때문입니다. 심판 및 소송에 관한 대리행위는 이러한 공공성과 윤리성이 담보되지 아니하고서는 소비자 국민의 신뢰를 받을 수 없기 때문입니다.

저는 이 즈음에서 변리사의 공공성이 전문성과 어떤 관계가 있을까라는 질문을 다시 던졌습니다. 제 생각은 이렇습니다. 고도의 전문성을 바탕으로 한 장인정신과 직업윤리는 공공성 형성의 기반이 되는 것이 아닐 까? 그렇습니다. 철저한 장인정신 없이는 건강한 직업윤리가 발현되기 어렵고 또 건강한 공인의식 역시 나타나기 어렵습니다. 따라서 전문성이 담보되지 아니하는 한 공공성 역시 외형만 갖춘 메아리에 불과할 것입니다.

변리사는 단순히 법률지식만을 활용하는 전문가가 아닙니다. 지식재산 및 지식재산권에 관한 전문적인 지식과 이와 관련된 법률지식을 함께 활용하여야 하는 고도의 전문가입니다. 따라서 전문성을 아무리 강조하여도 지나치지 않을 것입니다. 이에 변리사의 전문성을 담보할 수 있는 제도가 법제화되지 않는다면 변리사의 전문성은 물론 고도의 직업윤리도 공공성도 달성할 수 없을 것입니다. 그러나 변리사의 전문성을 지나치게 강조하여 변리사가 되는 것에 너무 높은 장벽을 쌓는 것 역시 바람직하지는 않을 것입니다. 변리사의 직무수행에 필요한 필수적인 지식과 소양을 갖추었다는 객관적인 사회적 공감대가 형성된다면 다양한 전문가의 진입을 막을 필요가 없을 것입니다. 

그렇다고 검증되지 않은 자에게 변리사의 자격을 주거나 변리사의 직무를 자유롭게 할 수 있도록 허용한다면 시장은 교란되고 소비자인 국민의 신뢰가 무너져 전문성은 물론 공공성을 확보할 수 없게 될 것입니다. 

예컨대, 지식재산권의 감정, 특히 특허침해나 무효에 관한 의견은 사실판단을 기초한 법률판단사안이므로 사실상 변리사가 아닌 자가 해서는 아니 된다고 생각합니다. 이러한 법률판단에 대한 사무를 변호사 또는 변리사가 아닌 자가 업으로 한다면 이는 변호사법 위반이 될 소지가 있다는 것을 별론으로 하고 만일 공공의 목적으로 불가피하게 변리사가 아닌 자가 이러한 감정 업무를 수행하여야 할 필요성이 있다면 그 공공의 목적 범위 내로 한정하는 것이 바람직할 것입니다. 이러한 법률의견서 및 관련 감정이 비록 법원에 구속력은 없다고 하더라도 이러한 법률의견 등을 전문가 아닌 자가 업으로 하게 둔다면 그 피해는 결국 소비자 국민이 될 것입니다. 

이 점에서 오해가 있을 수 있는 부분은 순수한 사실에 대한 감정, 즉 기술분석 등에 대한 감정까지 변리사가 독점하려고 하는 것이 아니냐는 것입니다. 그러나 사실에 대한 감정, 즉 기술분석 등에 대한 감정은 법으로 제한할 수 없습니다. 그러나 미국 특허소송에서 전문가 감정은 대학교수를 포함한 다양한 분야의 전문가들이 자유롭게 하나 법률의견서만큼은 변호사나 특허변호사(Patent Attorney)가 아니면 하지 못하며, 미국 특허대리인(Patent agent)도 법률의견서를 작성할 수 없습니다 ( http://m.maierandmaier.com/Patent_Attorney_Lawyer.aspx  참조).

이야기 주제를 다시 공공성으로 돌아가 보겠습니다. 변호사는 고도의 공공성과 윤리성이 강조된 대표적인 전문자격사입니다. 따라서 변호사법에서 공공성과 윤리성을 강조하기 위하여 어떤 규정을 두고 있는지 살펴 볼 필요가 있으며, 그러한 취지에서 변호사법은 변리사법이 개정되어야 할 방향을 제시할 것으로 믿습니다.

첫째, 변호사의 징계는 징계위원회에서 하도록 규정하고 있으며 (변호사법 제92조), 징계의원회는 대한변협과 법무부에 각각 두도록 하고 있습니다(동법 제92조). 나아가 변호사의 징계혐의사실조사를 위하여 별도의 조사위원회를 대한변협에 두도록 하고 있으며(동법 제92조의2) 이 조사결과에 따라 대한변협의 징계위원회는 1차 심의결정을 하고(동법 제95조) 법무부의 징계위원회는 대한변협의 징계위원회가 내린 결정에 대한 이의신청사건을 심의하도록 하고 있습니다(동법 제96조).

둘째, 변호사법에 따라 법조윤리협의회를 두고(동법 제88조), 법조윤리확립을 위한 법제도,정책 협의, 실태 조사분석, 윤리위반대책을 수립하는 등의 역할을 수행하도록 하고 있으며, 대한변협의 회칙을 법무부 장관의 인가사항으로 정하고 (동법 제79조), 모든 변호사에게 그 회칙 준수의무를 규정하고 (동법 제25조), 그 회칙 위반이 징계사유가 되도록 규정하고 있습니다(동법 제91조).

마지막으로, 기타 변호사의 결격사유(동법 제5조), 등록거부사유, 사무직원의 결격사유(동법 제22조), 광고의 제한(동법 제23조) 품위유지의무(동법 제24조) 등 공공성 및 윤리성을 담보할 수 있는 규정이 곳곳에 마련되어 있습니다.

변리사는 상인이 아닙니다. 따라서 변리사의 영리추구활동은 법 목적 내에서 엄격히 제한되어야 하고 그 직무에 관하여 고도의 공공성과 윤리성이 강조되어야 하며, 이를 위하여 그 전문성은 담보되어야 합니다. 이것이 제 결론이었습니다.

나비효과

나비 효과(butterfly effect)는 혼돈 이론에서 "초기값"의 미세한 차이에 의해 결과가 완전히 달라지는 현상을 뜻한다.

일반적으로는 사소한 사건 하나가 나중에 커다란 효과를 가져올 수 있다는 의미로 쓰이지만, 카오스 이론에서는 "초기 조건"의 민감한 의존성에 따른 미래결과의 예측불가능성을 의미한다. 때문에 이는 시공간을 가로질러 어떤 하나의 원인이 다른 결과를 초래하는 과정을 과학적으로 예측할 수 없다는 말이기도 하다.

나비의 날개가 궁극적으로 가속 또는 다른 위치 에 있는 토네이도를 지연시키거나 경로를 변경할 수있다. 나비는 직접적으로 토네이도를 발생시키거나 파워를 조절할 수는 없다. 날개의 플랩은 초기 조건의 일부이고, 조건의 한 부분은 토네이도로 이끌고 다른 한 조건은 이끌지 않는다.날개의 펄럭임은 초기의 현상에서의 작은 변화를 대표한다, 그러면서 꼬리를 물고 더 큰 스케일의 변화를 이끌어 낼 수 있다(도미노 이론). 날개를 펄럭이지 않아도 궤도 시스템은 크게 다를 수 있다. 나비의 펄럭임이 없는 상황에서도 토네이도를 이끌어 내는것이 가능하다.

나비효과가 지니는 파장이 얼마나 무서운 지 체감이 안 오는 위키러들을 위해 다음과 같은 예시를 추가한다.

1933년 2월 15일, 미국 시카고에 주세페 장가라라는 총을 든 사람이 있었다. 그는 그 날 총 다섯 발의 총알을 쏴서 시카고 시장을 죽였는데, 문제는 장가라가 흔들의자 위에 앉아있었다는 것이다. 사실 그의 목표는 시카고 시장이 아니라, 그의 앞에서 악수를 나누고 있던 당시 새로 당선된 프랭클린 루스벨트 대통령이었다. 만약에 그의 낡은 흔들의자가 때마침 흔들리지 않았더라면, 아니 그가 하필 흔들의자에 앉지 않았었더라면 죽은 사람은 시카고 시장이 아니라 루스벨트였을 것이고, 그럼 미국민들은 루스벨트의 부통령이었던 존 낸스 가너를 두고 두고 욕하고 있었을 것이다. 가너의 정치적 이상은 몇몇 법안들을 반대하는 것에서 기초하고 있었는데, 그것이 뉴딜 정책이었다. 그리고 미국은 대공황. 유럽은 아돌프 히틀러의 영토가 되었을 것이다.

<출처> 위키백과사전 및 엔하위키미러
http://ko.m.wikipedia.org/wiki/나비_효과
https://mirror.enha.kr/wiki/나비효과

[WSJ] IEEE 표준특허 사용료 감액규정 결의

WSJ의 관련뉴스입니다.

Patent Holders Fear Weaker Tech RoleEngineering Group’s Policy Revisions Could Cut License Fees(http://www.wsj.com/articles/patent-holders-fear-weaker-tech-role-1423442219)

이건 좀 의외의 뉴스이네요.

미국전기전자학회(IEEE) 이사회가 전자전기컴퓨터 표준특허의 특허사용료를 줄이는 것을 주요골자로 한 규정을 결의하였고 이 규정을 미 법무부가 승인했다고 합니다.

지나치게 많은 특허 사용료를 지불하고 있다고 주장하고 있는 애플과 마이크로소프트(MS) 등 스마트폰 제조사들의 승리? 정당한 수준이라며 조사데이타 조작되었다고 주장하는 퀄컴 등 특허권 보유기업의 패?

FRAND원칙으로 힘이 빠진데다 특허사용료를 줄이는 IEEE같은 학회 규정까지...e-bay 사건이후 NPE의 Injunction 요건은 까다로워지고...

이젠 표준특허로 재미보던 NPE의 황금시대는 가는가 봅니다.

[뉴스] 한국형 디스커버리 제도 도입을 적극 지지하며

[한국형 디스커버리 제도 도입을 적극 지지하며]

한국형 디스커버리 도입에 대한 아래 초고를 이시윤 변호사님께 논의드리고 이시윤 변호사님의 고견까지 담아 3월 19일 법률신문 연구논단에 공동기고하였습니다.

법률신문연구논단

https://www.lawtimes.co.kr/Legal-Info/Research-Forum-View.aspx?serial=2222


<아래 초고는 거칠게 작성한 졸작입니다. 이점 양해하여 주십시요. 가급적 완성본인 위 연구논단을 읽어주세요.>

- 아 래 초 고 -

우연히 '한국형 디스커버리 제도’도입 추진과 관련된 뉴스를 보았습니다. 지난 2014년 12월에 인터넷판으로 기사화된 것이었습니다. 이런저런 이유로 잠시 업계 소식에 귀를 닫고 있었더니 그러한 도입 움직임을 전혀 모르고 있었습니다.

평소부터 디스커버리 제도 도입의 필요성을 절감하고 있었던 터라 이 뉴스는 매우 고무적이었습니다. 특히 의료소송과 특허소송에서는 꼭 필요한 제도라고 믿고 있습니다.

디스커버리 제도의 장점에 대해서는 이미 제 블로그에서 "미국소송에서 공판(Trail) 전 변론준비절차(Discovery) 정리"란 제목에서 언급한 적이 있습니다. 디스커버리제도가 변론준비절차와 맞물린다면 매우 좋은 효과가 나올 것으로 예상합니다.

디스커버리 제도는 무기 평등의 기회, 거증평등의 기회를 주어 좀더 사실심이 강화되는 효과를 가져올 것으로 기대합니다. 그동안 형사소송은 국가공권력에 의해 증거수집이 강제되어 용이하였으나 이에 반해 민사소송은 그냥 방치하고 있는 느낌을 지울 수 없었습니다. 디스커버리 제도를 강화하다보면 국내 법률시장의 활성화는 물론 관련 산업이 활성화될 것이고 피해자의 손해 역시 적극적으로 발견될 가능성이 높으며 판결이 아닌 당사자간의 자발적인 화해가 유도되어 분쟁 종결시 당사자간에 불만이 줄어들 것으로 기대합니다. 한편 외국기업에도 동일한 의무를 강제함으로 해외에서도 국내 제도를 따르게 되는 효과도 기대할 수 있습니다.

1. 아시아경제 "재판 증거조사 강화, 한국형 ‘디스커버리’ 추진"

2. 메디컬투데이 "대법원, 문서제출명령 어길시 원고 주장 인정하는 방안 도입"

3. 미디어펜 "대법원 '사실심 강화'…한국형 디스커버리 제도 추진"

4. 문화일보 "… 디스커버리制 도입… "

뉴스기사에 따르면

도입이 검토되고 있는 한국형 디스커버리 제도는 소송계속 여부 및 증거보전 필요성 유무와 무관하게 오로지 증거 수집을 목적으로 증인신문·검증·감정 등뿐만 아니라 문서 제출 명령까지 독립된 절차로 도입하는 것이며 문서제출명령을 거부할 시 재판부가 신청자 측의 주장이 진실하다고 인정하는 방안을 검토하고 있다고 합니다.

이는 현행 민사소송법에서 문서제출명령을 불이행할 경우 문서의 성질·내용·성립의 진정에 관한 주장에 대해서만 진실한 것으로 인정될 수 있고 문서에 의하여 입증될 사항에는 미치지 않고 법원의 자유심증에 의하여 결정된다는 기존 입장에서 한발 앞선 것입니다.

한편 현행 문서제출명령제도를 한국형 디스커버리 제도로 발전하기 위해서 필요하다고 생각하는 포인트가 있어서 여기에 제언으로 정리하였습니다. 

물론 저는 소송법 전문가가 아닙니다. 단지 개선에 조금이라도 도움이 되드리고자 국제 및 국내 소송을 진행하면서 느낀 생각을 정리한 것입니다.

"조속히 한국형 디스커버리제도의 도입이 가시화되기를 기원합니다."

1. 제출명령 대상을 '소지하고 문서'에서 '알고 있거나 소지하고 있는 정보'로 확대의 필요

   우선 현행민사소송법상 문서제출명령제도는 '문서'만을 대상으로 합니다. 이를 확대하여 '정보'로 넓히는 것이 필요합니다. 개정된 저작권법 제192조의2는 이미 "정보의 제공"의 제공이란 명명아래 문서제공을 넘어서 정보제공으로 확대되어 있습니다.

   또한 정보의 제공방식에는 제한을 두어서는 아니될 것입니다. 단 소지하고 있는 그 상태로 제출하여야 할 것입니다. 이메일이나 서버에 저장된 전자문서는 그 훼손여부를 알 수 있도록 메타데이터까지 그대로 제출하여야 할 것입니다.

2. 해당 정보를 가지고 있다면 소송의 당사자뿐 아니라 제3자를 포함한 제출 강제.

   제출대상 문서와 그 목록은 일단 신청이 있으면 제출하게 하되, 아래 예외는 별도 심리하여 상대방에게 공개되지 않도록 조치합니다.

   당사자가 해당 정보제공명령에 불응한 경우에는 상대방의 주장이 진실하다고 인정할 수 있도록 하되 제3자가 정당한 이유 없이 불응한 경우에는 과태료 금액을 소가금액에 비례하여 부과하도록 하는 것이 어떨까합니다.

3. 정보 목록의 제출의 강제

   사실의 정보의 제출이 아니라 당사자간에 자신이 소지한 정보의 교환의무로 발전하는 것이 더 바람직할 것입니다.

   현행 민사소송법 제346조(문서목록의 제출) 제도를 좀더 강화하고 자신이 소지하거나 알고 있는 정보가 담긴 문서목록을 제출하지 아니하거나 당연히 가지고 있을 것으로 생각되는 목록을 숨기고 있을 것으로 합리적으로 의심되는 경우에는 신청이나 직권으로 심리하여 법원의 명령을 받아 당사자의 대리인이 직접 상대방의 문서등의 보관장소에서 입증에 필요한 증거를 수집할 수 있도록 법원이 명하는 것이 어떨까합니다(제3자의 경우는 소가에 따라 과태료를 부과).

   법원의 명령에도 불구하고 증거수집을 방해하는 경우에는 상대방의 주장이 진실인 것으로 추정하는 이중제재가 필요할 것으로 생각합니다.

   물론 이때 수집한 증거 중 영업비밀에 해당하는 정보는 오직 비밀유지신청아래 재판부에만 거증용으로 제출하는 방식을 추천합니다. 법원은 상대방의 대리인에게 반드시 비밀유지명령을 발하여 제3자는 물론 소송 당사자인 자신의 고객에게도 취득 정보를 공개하지 못하도록 하고 위반시 형사처벌하도록 하는 방식을 추천합니다.

4. 문서제출명령대상 예외의 인정 절차 신설 및 최소화.

 

   참고로 개정된 저작권법 제192조의2는 해당 정보가 유죄판결을 받게할 우려가 있다거나 영업비밀인 경우를 제외하고는 제출하도록 하고 있습니다.

   사견으로는 저작권법과 같이 예외는 아니더라도 이와 같이 예외대상을 최소화하고,

   일단 '알고 있거나 소지하고 있는 정보'는 제한없이 일단 법원에 제출하게 하되, 제출자의 신청에 따라 예외사유에 해당하여 상대방 당사자 및 대리인와 제3자에게 공개하지 말아야 할 정보를 구분 및 지정하여 비공개 지정신청을 하는 방식이 좋을 것 같습니다. 마치 미국에서 Privilege된 문서의 열람금지나 비밀정보가 포함된 문서에 대한 Attorney eyes only 제도와 같이 말입니다.

   재판부는 이러한 예외 신청이 있는 경우, 비밀심리를 거쳐 법원이 결정하면 될 것입니다.

   물론 이때 상대방의 대리인을 심리에 참석하게 할 수 있으나 이때는 반드시 비밀유지명령을 발하여 제3자는 물론 소송 당사자인 자신의 고객에게도 취득 정보와 심리내용을 공개하지 못하도록 하고 위반시 형사처벌하도록 하는 방식을 추천합니다.

5. 외국기업에 대한 문서제출의무 평등 강화와 제재 또는 담보 제도신설.

  외국에 소재한 기업이 국내에서 재판을 받을 때 역시 내국인과 동일하게 디스커버리 대상이 되도록 제도의 보완이 필요하고 또 이를 위해서 필요하다면 불응시 제재와 그 이행을 위한 담보제도를 신설하는 방안도 검토되어야 할 것입니다.

<참고> 현행 민사소송법상 문서제출명령제도

제343조 (서증신청의 방식) 
당사자가 서증(書證)을 신청하고자 하는 때에는 문서를 제출하는 방식 또는 문서를 가진 사람에게 그것을 제출하도록 명할 것을 신청하는 방식으로 한다.

제344조 (문서의 제출의무) 
 ①다음 각호의 경우에 문서를 가지고 있는 사람은 그 제출을 거부하지 못한다.
1. 당사자가 소송에서 인용한 문서를 가지고 있는 때
2. 신청자가 문서를 가지고 있는 사람에게 그것을 넘겨 달라고 하거나 보겠다고 요구할 수 있는 사법상의 권리를 가지고 있는 때
3. 문서가 신청자의 이익을 위하여 작성되었거나, 신청자와 문서를 가지고 있는 사람 사이의 법률관계에 관하여 작성된 것인 때. 다만, 다음 각목의 사유 가운데 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 가. 제304조 내지 제306조에 규정된 사항이 적혀있는 문서로서 같은 조문들에 규정된 동의를 받지 아니한 문서
 나. 문서를 가진 사람 또는 그와 제314조 각호 가운데 어느 하나의 관계에 있는 사람에 관하여 같은 조에서 규정된 사항이 적혀 있는 문서
 다. 제315조제1항 각호에 규정된 사항중 어느 하나에 규정된 사항이 적혀 있고 비밀을 지킬 의무가 면제되지 아니한 문서
②제1항의 경우 외에도 문서(공무원 또는 공무원이었던 사람이 그 직무와 관련하여 보관하거나 가지고 있는 문서를 제외한다)가 다음 각호의 어느 하나에도 해당하지 아니하는 경우에는 문서를 가지고 있는 사람은 그 제출을 거부하지 못한다.
1. 제1항제3호 나목 및 다목에 규정된 문서
2. 오로지 문서를 가진 사람이 이용하기 위한 문서

제345조 (문서제출신청의 방식) 
문서제출신청에는 다음 각호의 사항을 밝혀야 한다.
1. 문서의 표시
2. 문서의 취지
3. 문서를 가진 사람
4. 증명할 사실
5. 문서를 제출하여야 하는 의무의 원인

제346조 (문서목록의 제출) 
제345조의 신청을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는, 법원은 신청대상이 되는 문서의 취지나 그 문서로 증명할 사실을 개괄적으로 표시한 당사자의 신청에 따라, 상대방 당사자에게 신청내용과 관련하여 가지고 있는 문서 또는 신청내용과 관련하여 서증으로 제출할 문서에 관하여 그 표시와 취지 등을 적어 내도록 명할 수 있다.

제347조 (제출신청의 허가여부에 대한 재판) 
 ①법원은 문서제출신청에 정당한 이유가 있다고 인정한 때에는 결정으로 문서를 가진 사람에게 그 제출을 명할 수 있다.
②문서제출의 신청이 문서의 일부에 대하여만 이유 있다고 인정한 때에는 그 부분만의 제출을 명하여야 한다.
③제3자에 대하여 문서의 제출을 명하는 경우에는 제3자 또는 그가 지정하는 자를 심문하여야 한다.
④법원은 문서가 제344조에 해당하는지를 판단하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 문서를 가지고 있는 사람에게 그 문서를 제시하도록 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 문서를 다른 사람이 보도록 하여서는 안된다.

제348조 (불복신청) 
문서제출의 신청에 관한 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다.

제349조 (당사자가 문서를 제출하지 아니한 때의 효과) 
당사자가 제347조제1항·제2항 및 제4항의 규정에 의한 명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

제350조 (당사자가 사용을 방해한 때의 효과) 
당사자가 상대방의 사용을 방해할 목적으로 제출의무가 있는 문서를 훼손하여 버리거나 이를 사용할 수 없게 한 때에는, 법원은 그 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

제351조 (제3자가 문서를 제출하지 아니한 때의 제재) 
제3자가 제347조제1항·제2항 및 제4항의 규정에 의한 명령에 따르지 아니한 때에는 제318조의 규정을 준용한다.

[Updating] 2015. 1. 대법원 판결을 통해 본 Product by process 의 취급(2편)

[2015. 1. 22. 대법원 판결을 통해 본 Product by process 의 취급(2편)]

2015. 1. 22. 제조방법으로 한정한 물건발명에 대한 대법원의 전원합의체 판결(대법원 2015.1.22. 선고 2011후927)이 나오면서 익일 23일자 신문에서는 ‘제조방법’은 특허의 대상이 아니다’라는 등 매우 자극적인 기사들이 쏟아져 나왔습니다. 저도 이 기사 제목만을 보고 설마 대법원이 이런 판결을 하였을까 의심하면서도 잠시 정신이 멍해지는 느낌을 받았습니다.

아직도 이 판결에 대해서 이런저런 이야기가 많아 이 기회에 해당 판결을 스터디하기 위하여 공유하기로 하였습니다. 이 글은 판례를 평석하기 위하여 작성한 것이 아니며 오직 이 판결을 정확히 이해하기 위하여 정리한 것입니다.

1. 사건의 경위

1) 특허심판원

윤**씨는 진보성이 없다는 이유로 특허 제696918호(폴리비닐알코올계 중합체 필름 및 편광필름)에 대하여 2007. 6. 19. 등록무효심판을 청구하였고(사건번호 2007당1611호) 2008. 3. 12. 이에 대한 특허심판원의 심결에서 대상 특허발명의 진보성이 부정되어 심판청구가 인용되었습니다 (개인명의로 청구한 점과 대상특허 등록공고일 후 3월이내 심판청구를 하였다는 점에서 해당 특허권자인 가부시키가이샤 구라레 (株式會社クラレ)의 국내 경쟁사가 등록 전부터 모니터링하고 있다가 배후에서 개인명의를 내세워 청구하지 않았을 까 추측한다).

2) 특허법원

이에 일본 가부시키가이샤 구라레사(이하 '원고')는 윤**씨(이하 '피고')를 상대로 2008.05.16 위 무효심결을 취소해달라는 심결취소소송을 특허법원에 청구하였고(사건번호 2008허6239)(심결취소소송계속 중 두차례에 걸쳐 청구범위를 정정함), 이에 대해 특허법원은 대상특허 청구항 제6항(편광필름의 제조방법)은 비교대상발명들과 대비하여 목적의 특이성, 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정되므로, 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정된다고 할 수 없다고 설시하고 이 청구항 제6항의 종속항인 청구항 제7항(편광필름의 제조방법)은 당연히 진보성이 인정되며, 청구항 제9항(편광필림)은 청구항 제6항(제조방법)의 구성들이 그대로 포함하는 것을 특징으로 하는 편광필름에 관한 발명이므로 청구항 제6항 발명이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는 이상, 이와 동일한 기술적 특징을 그대로 가지고 있는 제9항 발명 역시 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 설시하였으고,  제9항 발명의 종속항으로 기재된 제10항(편광필림)의 발명은 당연히 진보성이 인정된다는 취지로 판단하고 위 무효심결을 취소하는 판결을 하였습니다.

청구항 1 내지 5, 8. (각 삭제) 청구항 6. 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량％ 이하이고, 1 이상 100 미만의 중량 욕조비의 30∼90 ℃의 온수에서 세정하여 수득되는 팁 상태의 폴리비닐알코올계 중합체를 원료로 사용하여 막제조하는 것을 특징으로 하는, 10 cm 정사각형이고 두께가 30∼90 ㎛인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 50 ℃의 1 ℓ 수중에 4시간 방치했을 때의 폴리비닐알코올계 중합체의 용출량이 10∼60 ppm인 폴리비닐알코올계 중합체 필름으로서, 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 4∼8배의 연신 배율로 일축연신하는 공정, 염색하는 공정 및 고정처리하는 공정을 포함하는 편광필름의 제조방법. 청구항 7. 제6항에 있어서, 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 폴리비닐알코올계 중합체를 함유하는 막제조 원료를 150 ℃이하의 온도에서 조제한 것을 사용하여 막제조하는 것을 특징으로 하는, 편광필름의 제조방법. 청구항 9. 일축연신에 사용되는 폴리비닐알코올계 중합체 필름이, 1 이상 100 미만의 중량 욕조비의 30∼90 ℃의 온수에서 세정하여 수득되는 팁 상태의 폴리비닐알코올계 중합체를 함유하고, 막제조 원료의 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 막제조 원료를 사용하여 막제조되는, 10 cm 정사각형이고 두께가 30∼90 ㎛인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 50 ℃의 1 ℓ 수중에 4시간 방치했을 때의 폴리비닐알코올계 중합체의 용출량이 10∼60 ppm인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을, 4∼8배의 연신 배율로 일축연신하는 공정, 염색하는 공정 및 고정처리하는 공정을 포함하는 공정으로부터 제조되는 편광필름. 청구항 10. 제9항에 있어서, 막제조 원료가 150 ℃ 이하의 온도에서 조제된 것인 편광필름.

3) 대법원

‘피고’는 위 특허법원 판결에 불복하여 대법원에 상소하였고 (사건번호 2011후927), 이에 대해 2015. 1. 22. 대법원은 i) 편광필름제조방법에 관한 특허청구범위 제6항과 제7항의 발명은 진보성이 인정되나, ii) 편광필름에 관한 특허청구범위 제9항과 제10항의 발명은 그 대상 발명이 방법발명이 아니라 물건발명인 점을 들어 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다고 설시하고 특허법원 판결의 제9항과 제10항에 대한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송하였습니다.

iii) 나아가 전원합의체 결정으로 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, 이러한 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 진보성 유무를 판단해야 한다는 취지로 판시한 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 , 대법원 2007. 5. 11. 선고 2007후449 판결 , 대법원 2007. 9. 20. 선고 2006후1100 판결 , 대법원 2008. 8. 21.선고 2006후3472 판결 , 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결 , 대법원 2009. 3.26. 선고 2006후3250 판결 , 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후4328 판결 등을 비롯한같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하기로 하였습니다.

이해를 돕기 위해 대법원 판결문의 일부를 인용하면 아래와 같습니다. 밑줄 친 부분에 유의하여 보는 것이 좋을 것입니다.

2. 이 사건 제9, 10항 발명에 관한 상고이유에 대하여 가. 특허법 제2조 제3호 는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다. 한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다.

나. 원심은, 이 사건 제6항 발명의 방법에 의하여 제조된 물건인 ‘편광필름’을 그 특허청구범위로 하여 제조방법이 기재된 물건발명에 해당하는 이 사건 제9, 10항 발명을 비교대상발명들과 대비함에 있어서, 이 사건 제6항 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 다음 곧바로 그에 따라 이 사건 제9, 10항 발명의 진보성도 부정되지 않는 다고 판단하였다.  앞서 본 법리에 비추어 볼 때, 제조방법이 기재된 물건발명에 해당하는 이 사건 제9,10항 발명에 관하여는 그 제조방법의 기재를 포함한 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가진 물건의 발명만을 비교대상발명들과 대비하여 진보성유무를 판단하였어야 함에도, 원심은 그에 이르지 아니한 채 제조방법에 관한 발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유만으로 곧바로 그 제조방법이 기재된 물건의 발명인이 사건 제9, 10항 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 제조방법이 기재된 물건발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유가 있다.

본 대법원 판결은 그동안 이론적으로 인정되었던 원칙적인 기준을 법원 판단의 기준으로 확립하였고 본 대법원 판결로 인하여 PBP(프로세스 바이 프럭덕트)와 관련하여 과거 일본의 보호범위와 관련된 판례와 같은 취지로 판단하거나 사안에 따라 다소 애매한 기준이 적용되었던 과거 판례 들을 변경하므로써 제조방법으로 한정한 물건발명에 대한 등록요건(진보성 및 신규성 판단)에 대한 기준이 확립되어 법적 안정성이 생겼다는 점에서 큰 의의가 있다고 생각합니다.

이와 별개로 제조방법으로 한정한 물건발명에 대한 보호범위를 판단할 때에도 제조방법에 의한 한정에 대한 의미를 등록요건의 판단할 때의 기준과 같이 적용할 지 궁금해집니다. 일본은 보호범위를 판단할 때 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어 판단한 판례가 많습니다. 

물론 침해소송이나 권리범위확인심판이 제기되었을 때 무효심판을 통해 먼저 무효여부로 정리하면 결과는 큰 차이가 없을 것이나 무효자료를 찾지 못하였다는 등의 사정으로 침해소송이나 권리범위확인심판에서 순수하게 청구범위해석에 의존하게 될 때 어떻게 판단할지 궁금해진다. 이 점에 대해서는 제 블로그에 올린 “Product by process 청구항의 취급에 대한 소고와 입증책임” 을 보면서 함께 고민하였으면 합니다. 사실 제조방법에 의하여 물건발명의 구성이 한정되는 것이 명백한 경우에는 논란의 여지가 적으나 한정이 모호한 경우에는 실무상 혼란스러울 수 밖에 없습니다. 

그러나 위 무효에 대한 대상판결(2011후927 사건)에 이어 대법원은 2015. 2. 12. 2013후1726판결에서 위 대상판결의 법리를 그대로 인용한 후 "제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해단계에서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다. 다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위내로 한정할 수 있다"고 판시하였습니다.  

대법원의 태도가 확정된 이상 이러한 가이드를 따라야 할 것이나, 위와 같은 법리 안에서 향후 "물건발명형식으로 기재된 용도발명이나 용법발명"을 어떻게 인정하고 해석할지에 대한 의문이 남으며, 최종적으로 얻어지는 물건의 구성이 아닌 공정의 중간생성물을 구성으로 청구범위를 기재하는 경우와, 최종생성물의 구조에는 존재하지 않으나 중간공정단계에서 형성했다가 삭제하는 구조의 구성을 제조방법의 한정형식으로 청구범위를 기재하는 경우를 어떻게 인정하고 해석할지가 의문이 남습니다. 법적 안정성을 위하여 후속 가이드가 필요할 것 같습니다.    

또한 제조방법으로 한정 기재된 물건발명의 청구범위를 해석함에 있어서 제조방법의 한정을 제외하여야 한다면 "특허권의 권리범위는 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 권리범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 보충하여 명세서 전체로서 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 권리범위를 확장하여 해석하거나 제한하여 해석하는 것은 허여되어서는 아니 된다"는 전통적인 청구범위 해석원칙(대법원 2005. 11.25. 선고 2004후3478 판결, 대법원 2006.2.24. 선고 2004후2741판결 등 다수의 판결)과 어떻게 충돌을 피하여야 하는지도 의문입니다. 참고로 미국은 PbP청구항에 대한 특허침해사건에서 제조방법에 한정하여 해석하는 한정설을 채택하고 있습니다.

[라이선스계약실무] 미국특허권에 대한 로열티 지불 시 국내 원천징수여부

[라이선스계약실무] 미국법인의 미국특허권 등의 로열티 지불 시 국내 원천징수여부

특허 로열티라고 불리는 특허 등 지식재산의 사용대가는 일종의 사용료 소득으로 국내 세적이 있는 경우에는 종합과세대상이 될 것이나 국내에 세적이 없는 미국법인에게 로열티 등의 사용료 소득을 지급할 경우에는 로열티를 지급하는 국내법인이 원천징수를 하고 로열티를 지급하여야 합니다.

로열티 협상할 때 이러한 원천징수를 고려하지 않고 큰 그림에서 Term sheets를 작성하여 합의하는 경우가 많습니다. 그러나 이런 경우 이후 라이선스계약서 작성시 로열티에 대한 세금을 누가 부담하느냐에 따라 라이센시 입장에서 부담하여야 할 금액 혹은 라이센서 입장에서 수령할 금액이 달라지게 되어 종종 지리한 추가 협상이 발생하기도 하였습니다.

예를 들어 국내법인이 미국법인에게 100만원의 특허 사용 로열티를 지급하기로 합의하였다고 가정하고 한미조세협약에 따른 제한세율 10%를 적용한다고 할 때 (사안의 단순화를 위하여 주민세는 고려하지 않기로 합니다), 첫째 라이센시가 세금을 부담하기로 합의한 경우에는 라이센시는 11만원의 원천징수액을 부담하고 라이센서인 미국법인에게 100만원을 보내주어야 하므로 라이센시가 실질적으로 부담하는 로열티는 110만원이 될 것입니다. 반면 라이센서가 세금을 부담하기로 합의한 경우에는 라이센서는 10만원의 원천징수액을 부담하여야 하므로 라이센시는 로열티 합의금 100만원에서 10만원을 제하고 라이센서인 미국법인에게 90만원만 보내주면 되므로 실질적으로 라이센서는 90만원만 수취하게 되는 것입니다.

사실 대부분 별다른 합의가 없으면 로열티 합의금을 라이센서에게 지급할 때 세금을 라이센시가 부담하고 세금을 제외한 로열티금액이 합의금에 맞추는 방식, 즉 Net Base 로열티 결정방법을 암묵적으로 사용하고 있었다고 해도 과언이 아니었으며, 라이센시는 원천징수액을 그대로 부담하였습니다.

그러나 대법원 2014. 11. 27. 선고 2012두18356 판결에서 대법원은 국외에서 등록되었을 뿐 국내에는 등록되지 아니한 미국법인의 특허권 등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 경우, 미국법인이 사용 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 수 없다고 판단하였습니다.

구체적으로 “구 법인세법(2010.12.30.법률 제10423호로 개정되기 전의 것)제93조 제9호 단서 후문은 외국법인이 특허권,실용신안권,상표권,디자인권 등 권리의 행사에 등록이 필요한 권리(이하 ‘특허권 등’이라 한다)를 국외에서 등록하였을 뿐 국내에서 등록하지 아니한 경우라도 특허권 등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 때에는 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 보도록 정하였으나, 국제조세조정에 관한 법률제28조 는 “비거주자 또는 외국법인의 국내원천소득의 구분에 관하여는 소득세법 제119조 및 법인세법 제93조 에도 불구하고 조세조약이 우선하여 적용된다.”고 규정하고있으므로,국외에서 등록되었을 뿐 국내에는 등록되지 아니한 미국법인의 특허권 등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 경우 미국법인이 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 것인지는 대한민국과 미합중국간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약(이하 ‘한미조세협약’이라 한다)에 따라 판단하지 아니할 수 없다. 그런데 한미조세협약 제6조 제3항 , 제14조 제4항 은 특허권의 속지주의 원칙상 특허권자가 특허물건을 독점적으로 생산,사용,양도,대여,수입 또는 전시하는 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미친다고 보아 미국법인이 국내에 특허권을 등록하여 국내에서 특허실시권을 가지는 경우에 그 특허실시권의 사용대가로 지급받는 소득만을 국내원천소득으로 정하였을 뿐이고, 한미조세협약의 해석상 특허권이 등록된 국가 외에서는 특허권의 침해가 발생할 수 없어 이를 사용하거나 사용의 대가를 지급한다는 것을 관념할수도 없다. 따라서 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에는 등록하지 아니한 경우에는 미국법인이 그와 관련하여 지급받는 소득은 그 사용의 대가가 될 수 없으므로 이를 국내원천소득으로 볼 수 없다.”고 설시하였습니다.

즉 국내법인이 국내 특허권이 아니라 미국 특허권만을 기초로 미국법인에 로열티를 지급할 때에는 원천 징수할 근거가 없다는 것입니다(사견 : 이에 따른 주민세도 발생한 근거가 없을 것으로 보임). 이 판결의 여파는 예상보다 클 것으로 보입니다.

한편 국내특허와 해외특허를 묶어 그 사용 로열티를 지급하는 경우, 전체 로열티금액에서 국내 특허권에 대한 국내 실시허락에 따른 로열티를 어떻게 분리하여 원천징수해야 하는지가 궁금해집니다. 

미국출원비용 들여다보기

미국출원비용 들여다보기

2011년 최초로 작성하고 2013년에 업데이트한 글이긴 하지만, 미국 출원비용을 비교하거나 예측하는 데에 도움이 될 것이라 생각하였고 한국출원비용과 얼마나 차이가 나는지도 참고해볼 필요가 있어서 IPWatchdog의 설립자이자 미국 Patent attorney 인 Gene Quinn의 글을 인용하여 이 글을 공유합니다 (The Cost of Obtaining a Patent in the US).

미국에 출원하기 위하여 들어가는 비용을 구분하면 한국과 마찬가지로 대리인 수수료와 특허청 수수료로 구분할 수 있습니다.

Gene Quinn 특허변호사는 기술분야와 복잡성을 고려하여 아래 표와 같이 6개로 나누어 대리인 수수료를 예시하였습니다. 

여기서 출원대리인수수료에는 도면작성료와 선행기술조사비용은 포함되지 않았으며 오직 출원명세서 작성 및 출원과 관련된 수수료입니다. 미국에서의 선행기술조사비용은 아래에서 별도로 다룰 것이며, 미국에서 도면작성료는 도면당 보통 $100 ~$125 정도 소요된다고 보면 됩니다.

복잡도 구분	기술분야 예시	출원대리인수수료
매우 단순	electric switch; coat hanger; paper clip; diapers; earmuffs; ice cube tray	$5,000 ~ $7,000
상대적으로 단순	board game; umbrella; retractable dog leash; belt clip for cell phone; toothbrush; flashlight	$7,000 ~ $9,000
다소 복잡	power hand tool; lawn mower; camera; cell phone; microwave oven	$9,000 ~ $10,000
중간 복잡	ride on lawn mower; simple RFID devices; basic solar concentrator	$10,000 ~ $12,500
상대적으로 복잡	shock absorbing prosthetic device; basic to moderate software / systems; business methods	$12,500 ~ $15,000
매우 복잡	MRI scanner; PCR; telecommunication networking systems; complex software / systems; satellite technologies	$15,000  +

미국의 출원대리인 수수료는 대체로 투입시간과 시간당 요율(Billing rate)을 곱하여 계산되며, 시간당 요율은 지역적 시장과 대리인의 경력에 따라 결정됩니다. Gene Quinn이 인용한 데이터에 따르면 시간당 요율의 평균값은 약 $252/hr 이고, 중간값은 $240/hr 이라고 하며, 데이터의 75 퍼센트가 $300.00 /hr이었다고 하며, 명성 있는 로펌의 경험 많은 대리인을 찾는다면 대도시 지역 밖에서는 $275 ~ $400 /hr 수준이고 대도시 지역 내에서는 약 $400 ~ $800/hr수준이라고 합니다 (Patent AttorneysFees Explained ).

위 표에서 예시된 출원대리인 수수료를 시간당 요율로 나누어 보면 유명로펌의 경험 많은 대리인이 해당 기술구분 별로 평균적으로 투입되는 시간은 대체로 12시간에서 38시간 내외임을 알 수 있습니다. 워킹데이로 따지면 출원 1건에 1.5일에서 4일 정도 소요되는 것입니다.

한편 특허청에 납부하는 특허청수수료는 출원수수료와 등록료, 등록유지료, 심사대응관련 수수료, 보정료, 계속출원료, 가출원료와 그 가출원에 대한 정규 본 출원료 등으로 구성되며 이러한 수수료는 미국특허청에 개시되어 있으므로 이를 참고하면 됩니다. 참고로 가출원료는 정규출원료보다 훨씬 싸지만 가출원일이후 12개월 이내에 반드시 정규출원을 하지 않으면 소멸하므로 수수료 면에서는 가출원료이외에 1년 이후 정규출원료가 추가 로 더 들어간다고 생각하면 됩니다. 물론 대리인수수료도 더 들어가며, 등록유지료는 등록이후 3.5년, 7.5년, 11.5년 단위로 약 2배~3배씩 뛰어오른다고 합니다.

미국의 정형적인 출원의뢰 절차를 보면 우선 선행기술조사단계가 있습니다. 이 조사단계를 발명자 자신이 하지 않고 미국 출원대리인에게 맡기면 그 조사비용은 별도로 정산되며, 대부분 선행기술조사는 별도의 전문 서치펌을 이용하게 되므로 선행기술조사비용은 깍을 수 없는 정가용역비입니다. Gene Quinn에 따르면 선행기술조사비용만 따지면 대체로 출원 1건당 $500에서 $1,000 정도된다고 하며(Patent Attorneys Fees Explained), 만일 미국 외의 다른 국가의 선행자료까지 조사할 것을 요구할 경우 그 비용은 몇 배에 이를 것입니다. 

단 한가지 이러한 선행기술조사만으로 전세계 선행기술을 모두 조사하였다고 믿어서는 아니 될 것이며, 출원단계의 선행기술조사를 등록 후 분쟁단계에서의 무효조사와 비교할 때 그 깊이나 투입시간에서 큰 차이를 보이며 비용 면에서도 무효조사가 10배 이상 비싸다고 생각하면 될 것입니다.

따라서 미국 출원을 할 때 한국 출원 진행 시 수행했던 선행기술조사결과나 자신이 개발활동을 위해 직접 수행한 조사결과나 국내 저렴한 선행기술조사기관을 이용하는 것이 비용면에서 잇점이 있을 것입니다.

미국 Patent Attorney(특허변호사 혹은 변리사)와 같은 출원대리인은 위 선행기술조사결과를 법률적으로 검토하고 그 검토결과를 기초로 해당 출원발명의 특허등록가능성에 대한 의견을 제시합니다. 이러한 검토결과와 의견은 발명자로 하여금 자신의 발명을 개량하거나 추가 수정하거나 개발방향을 잡는 데에 매우 큰 도움이 됩니다.

Gene Quinn은 특허등록가능성에 대한 의견을 제시하기 위해 소요되는 비용이 최소 약 $1,000 이상이 들어간다고 보고 있으며, 단순히 선행기술조사결과만 검토하는 비용만도 $250에서 $500이 소요된다고 보고 있습니다. 이를 기초로 Gene Quinn이 제시한 선행기술조사 및 검토와 등록가능성에 대한 검토비용은 아래 표와 같습니다.

구분	단순	중간	복잡
조사, 조사보고, 의견	$1,250	$1,700	$2,150
조사,조사보고,상세서면평가	$1,700	$2,200	$2,700

Gene Quinn 특허변호사(변리사)의 글은 여기까지 다루고 있었습니다. 

한국의 출원 실무를 보면 출원대리인 수수료, 선행기술조사료, 평가용 검토료 면에서 한국은 매우 저렴하다는 것을 알 수 있었습니다. 물론 한국에서 출원 1건에 150만원을 넘는 경우가 드물고 또 그 비용으로는 변리사가 출원 1건 작성하기 위하여 1.5일에서 4일이란 시간을 투입하지도 않을 것입니다. 또한 선행기술조사료를 별도로 지급하는 고객이 많지 않을 뿐 아니라 선행기술조사료를 별도로 청구하는 변리사도 많지 않은 것 같습니다.

이러한 열악한 환경에서 지금까지 고객을 위하여 밤낮을 바꿔가면서 출원업무를 담당하는 한국의 변리사(Patent Attorney)들에게 박수를 보내주었으면 합니다.