미국에서 이루어진 발명의 해외 출원 시 주의할 사항

미국은 자국의 전략 기술 및 안보를 보호하기 위해 미국에서 완성한 발명은 반드시 미국 USPTO에 먼저 출원하여야 하고(35 U.S.C. §184[i]), 미국출원이후 6개월이내에 ‘미국 이외 국가’(이하 “해외”라 합니다)에 출원하기 위해서는 해외출원허가(Foreign Filing Licenses)를 먼저 받아야 합니다(이하 “해외출원요건”이라 합니다) (C.F.R. §5.15[ii] 또는 35 U.S. Code § 181[iii] ).

MPEP 140 Foreign Filing Licenses [R-10.2019]

해외유출이 금지되어 Export Control 대상이 되는 기술은 주로 국방상 필요한 기술이거나 원자력과 관련된 기술입니다(22 C.F.R.§121-130, 10 C.F.R.§810). 

기술이 어떤 것이든 미국에서 이루어진 발명을 해외출원허가없이 해외에 출원하면 관련 미국 출원은 등록 받지 못할 뿐 아니라(35 U.S.C. §185), 설사 등록되었다고 하더라도 무효사유를 갖게 됩니다 (단, 해외출원허가를 받지 못한 것이 단순한 실수이었으며 속일 의사가 없었고 미국 안보에 나쁜 영향을 미칠 발명이 아니라는 것을 입증하면 무효는 면할 여지는 있습니다). 

만약 의도적으로 위반한 경우에는 벌금과 징역형에 처해질 수도 있습니다 (35 U.S. Code § 186 - Penalty [iv])).

나라마다 전략기술이나 국방상 필요한 발명의 해외유출을 방지하는 제도가 상이하고 특히 미국 규정은 복잡합니다. 사정이 이러하다 보니 미국 발명에 대한 Foreign Filing Licenses 제도가 다소 생소하여 무의식적으로 요건을 위반하여 무효되는 경우가 있으며 심지어 형사상 처벌대상이 되는 경우도 있습니다. 
마침 Karen Canaan가 작성한 Patent Application Foreign Filing Licenses (Export Control for Sensitive Technologies Described in Patent Applications)이란 제목으로 Patent Strategy & Management Volume 9, Number 3, August 2008에 실린 글이 있어서 몇가지 사안에 대하여 정리하였습니다.

<사안#1> 미국 발명을 해외에서 먼저 출원하는 행위

미국에서 이루어진 발명을 미국에 출원하지 않고 먼저 다른 국가 출원대리인에게 보내어 출원을 준비하게 하고 출원하는 행위는 미국의 해외출원요건을 위반한 것이므로, 해외에 출원하기 전에 미국 USPTO에 petition을 신청하여야 합니다. 미국에 대응하는 특허출원이 없다면 해외출원라이센스를 위한 출원인은 37 C.F.R. § 5.13 petition을 하여야 합니다.  이때 37 C.F.R. § 5.13 petition은 해외특허출원 전에 제출되어야만 합니다. 그러나 해외 특허출원이 이미 완료되었다면 출원인은 다소 까다로운 서류를 준비하여 37 C.F.R. § 5.25 retroactive foreign filing license petition을 하여야 합니다. 해외출원요건은 발명자의 국적과 무관하게 미국에서 발명의 완성에 기여되었다면 적용됩니다. 

미국 USPTO에 먼저 출원하면 해외유출을 엄격히 금지하는 기술이 아닌 이상 출원번호 통지와 함께 Foreign Filing Licenses 가 나오므로 미국부터 출원하는 편이 더 안전할 것입니다.

<사안#2> 미국 발명을 미국 및 해외 국가를 지정국으로 하여 해외 특허청을 수리관청으로 하여 PCT 출원하는 행위

이 역시 미국의 해외출원요건을 위반한 것입니다. PCT출원하고자 한다면 반드시 미국 USPTO를 수리관청으로 하여 출원하여야 합니다.

<사안#3> 미국 발명을 해외 국가의 전문가들에게 아웃소싱하여 미국특허출원을 준비하는 행위

이와 같이 아웃소싱을 위해 정보를 해외 전문가에게 제공하는 행위와 출원을 준비하는 행위는 출원이 아니고  미국 선출원 의무를 위반한 것이 아니므로 미국의 해외출원요건을 위반한 것은 아니라고 합니다[v]. 그러나 다루는 기술이 국방기술인지는 사전에 확인할 필요는 있습니다. 해외전문가에게 비밀유지의무 있더라도 국방기술은 Export Control 를 받아야 하기 때문입니다. 운이 나쁘면 미국 국방기술을 미국 이외 국가에 무단 반출하였다는 리스크가 발생할 수 있습니다. 미국 대리인의 의견을 구하는 것이 필요합니다

<사안#4> 미국 발명을 해외 소재 계열사 특허팀에 보내어 평가 및 검토하는 행위

해외 계열사나 모회사에 미국발명자료와 실험 데이터를 보내는 행위는 기술의 해외이전의 성격이 포함되었다고 볼 수 있습니다. 그러나 이러한 행위는 출원이 아니고 미국 선출원 의무를 위반한 것이 아니므로 미국의 해외출원요건을 위반한 것은 아니라고 합니다[vi]. 

그러나 미국 국가과제 기술을 소유한 기업인수를 실사한 경험에 따르면 미국 기업이나 연구기관, 대학 중에는 미국 국방상 필요한 발명을 개발하는 경우가 종종 있으며 이러한 기술을 해외 계열사나 모회사에 보내는 행위는 국방기술 등을 미국 이외 국가에 무단 반출하였다는 리스크가 발생할 수 있습니다. 특히 군수품을 취급하는 회사는 더 신중하게 살펴야 합니다. 

전략기술이나 국방기술을 무단 반출하면 미국대외무역법위반 (Export Control) 리스크가 발생할 수 있습니다. 특히 미국 국가과제 또는 정부지원과제에서 나온 발명은 더욱더 주의하여야 합니다. 

참고로 미국 U.S. Export Control System의 개요를 설명한 사이트를 소개합니다.

1) Export Control and Related Border Security (EXBS) Program

2) Export Control and Related Border Security Program

3) Overview of U.S. Export Control System

4) Red Flags and Watch Lists

미국 대리인의 의견을 구하는 것이 필요합니다. Export Control 과 관련된 법률자문은 제법 큰 돈이 들더군요.

<사안#5> 공동발명자 중 한명이 미국에서 참여한 발명을 해외에서 먼저 출원하는 행위

공동발명자들 중 한명이라도 미국에서 발명에 참여하였다면 해외출원요건을 위반한 것이 됩니다. 또한 발명이 완성 후 양도되었더라도 해외출원요건은 적용됩니다.

앞에서 살펴본 바와 같이 글로벌 해외계열사를 보유한 모기업이 해외 계열사의 특허출원전략을 구상한다면 어떤 나라에 어떤 선출원강제조항이 어떤 방식과 절차로 규정되어 있는 지와 그 위반시 제재 사항을 검토하여 어느 국가부터 선출원할 지에 대한 정책적 사안에 반영하여야 할 것입니다. 

글로벌 발명에 대한 전략적인 출원국 선택에는 주요국가의 법규와 제도에 대한 이해가 기초되어야 합니다. 

한편으로 우리나라는 대한민국에서 이루어진 발명에 대해 이러한 국내 선출원 강제원칙도 없고 해외출원허가제도도 없으며 위반시 실효성있는 제재도 없습니다.  국내발명의 국내출원 장려도 되고 국가안보기술의 유출을 예방하는 취지에서 국내 선출원 의무 도입의 필요성이 있습니다.

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[i] 5 U.S. Code § 184 - Filing of application in foreign country

(a)Filing in Foreign Country.—

Except when authorized by a license obtained from the Commissioner of Patents a person shall not file or cause or authorize to be filed in any foreign country prior to six months after filing in the United States an application for patent or for the registration of a utility model, industrial design, or model in respect of an invention made in this country. A license shall not be granted with respect to an invention subject to an order issued by the Commissioner of Patents pursuant to section 181 without the concurrence of the head of the departments and the chief officers of the agencies who caused the order to be issued. The license may be granted retroactively where an application has been filed abroad through error and the application does not disclose an invention within the scope of section 181.

(b)Application.—

The term “application” when used in this chapter includes applications and any modifications, amendments, or supplements thereto, or divisions thereof.

[ii] 37 CFR 5.15: SCOPE OF LICENSE

5.15    SCOPE OF LICENSE.

(a) Applications or other materials reviewed pursuant to §§ 5.12 through 5.14, which were not required to be made available for inspection by defense agencies under 35 U.S.C. 181, will be eligible for a license of the scope provided in this paragraph. This license permits subsequent modifications, amendments, and supplements containing additional subject matter to, or divisions of, a foreign application, if such changes to the application do not alter the general nature of the invention in a manner that would require the United States application to have been made available for inspection under 35 U.S.C. 181. Grant of this license authorizes the export and filing of an application in a foreign country or to any foreign patent agency or international patent agency when the subject matter of the foreign application corresponds to that of the domestic application. This license includes authority:

(1) To export and file all duplicate and formal application papers in foreign countries or with international agencies;

(2) To make amendments, modifications, and supplements, including divisions, changes or supporting matter consisting of the illustration, exemplification, comparison, or explanation of subject matter disclosed in the application; and

(3) To take any action in the prosecution of the foreign application provided that the adding of subject matter or taking of any action under paragraph (a)(1) or (2) of this section does not change the general nature of the invention disclosed in the application in a manner that would require such application to have been made available for inspection under 35 U.S.C. 181 by including technical data pertaining to:

(i) Defense services or articles designated in the United States Munitions List applicable at the time of foreign filing, the unlicensed exportation of which is prohibited pursuant to the Arms Export Control Act, as amended, and 22 CFR parts 120 through 130; or

(ii) Restricted Data, sensitive nuclear technology or technology useful in the production or utilization of special nuclear material or atomic energy, dissemination of which is subject to restrictions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and the Nuclear Non- Proliferation Act of 1978, as implemented by the regulations for Assistance to Foreign Atomic Energy Activities, 10 CFR part 810, in effect at the time of foreign filing.

(b) Applications or other materials which were required to be made available for inspection under 35 U.S.C. 181 will be eligible for a license of the scope provided in this paragraph. Grant of this license authorizes the export and filing of an application in a foreign country or to any foreign patent agency or international patent agency. Further, this license includes authority to export and file all duplicate and formal papers in foreign countries or with foreign and international patent agencies and to make amendments, modifications, and supplements to, file divisions of, and take any action in the prosecution of the foreign application, provided subject matter additional to that covered by the license is not involved.

(c) A license granted under § 5.12(b) pursuant to § 5.13 or § 5.14 shall have the scope indicated in paragraph (a) of this section, if it is so specified in the license. A petition, accompanied by the required fee (§ 1.17(g) of this chapter), may also be filed to change a license having the scope indicated in paragraph (b) of this section to a license having the scope indicated in paragraph (a) of this section. No such petition will be granted if the copy of the material filed pursuant to § 5.13 or any corresponding United States application was required to be made available for inspection under 35 U.S.C. 181. The change in the scope of a license will be effective as of the date of the grant of the petition.

(d) In those cases in which no license is required to file or export the foreign application, no license is required to file papers in connection with the prosecution of the foreign application not involving the disclosure of additional subject matter.

(e) Any paper filed abroad or transmitted to an international patent agency following the filing of a foreign application that changes the general nature of the subject matter disclosed at the time of filing in a manner that would require such application to have been made available for inspection under 35 U.S.C. 181 or that involves the disclosure of subject matter listed in paragraph (a)(3)(i) or (ii) of this section must be separately licensed in the same manner as a foreign application. Further, if no license has been granted under § 5.12(a) on filing the corresponding United States application, any paper filed abroad or with an international patent agency that involves the disclosure of additional subject matter must be licensed in the same manner as a foreign application.

(f) Licenses separately granted in connection with two or more United States applications may be exercised by combining or dividing the disclosures, as desired, provided:

(1) Subject matter which changes the general nature of the subject matter disclosed at the time of filing or which involves subject matter listed in paragraphs (a)(3) (i) or (ii) of this section is not introduced and,

(2) In the case where at least one of the licenses was obtained under § 5.12(b), additional subject matter is not introduced.

(g) A license does not apply to acts done before the license was granted. See § 5.25 for petitions for retroactive licenses.

[iii] 35 U.S. Code § 181 - Secrecy of certain inventions and withholding of patent

Whenever publication or disclosure by the publication of an application or by the grant of a patent on an invention in which the Government has a property interest might, in the opinion of the head of the interested Government agency, be detrimental to the national security, the Commissioner of Patents upon being so notified shall order that the invention be kept secret and shall withhold the publication of the application or the grant of a patent therefor under the conditions set forth hereinafter.

Whenever the publication or disclosure of an invention by the publication of an application or by the granting of a patent, in which the Government does not have a property interest, might, in the opinion of the Commissioner of Patents, be detrimental to the national security, he shall make the application for patent in which such invention is disclosed available for inspection to the Atomic Energy Commission, the Secretary of Defense, and the chief officer of any other department or agency of the Government designated by the President as a defense agency of the United States.

Each individual to whom the application is disclosed shall sign a dated acknowledgment thereof, which acknowledgment shall be entered in the file of the application. If, in the opinion of the Atomic Energy Commission, the Secretary of a Defense Department, or the chief officer of another department or agency so designated, the publication or disclosure of the invention by the publication of an application or by the granting of a patent therefor would be detrimental to the national security, the Atomic Energy Commission, the Secretary of a Defense Department, or such other chief officer shall notify the Commissioner of Patents and the Commissioner of Patents shall order that the invention be kept secret and shall withhold the publication of the application or the grant of a patent for such period as the national interest requires, and notify the applicant thereof. Upon proper showing by the head of the department or agency who caused the secrecy order to be issued that the examination of the application might jeopardize the national interest, the Commissioner of Patents shall thereupon maintain the application in a sealed condition and notify the applicant thereof. The owner of an application which has been placed under a secrecy order shall have a right to appeal from the order to the Secretary of Commerce under rules prescribed by him.

An invention shall not be ordered kept secret and the publication of the application or the grant of a patent withheld for a period of more than one year. The Commissioner of Patents shall renew the order at the end thereof, or at the end of any renewal period, for additional periods of one year upon notification by the head of the department or the chief officer of the agency who caused the order to be issued that an affirmative determination has been made that the national interest continues so to require. An order in effect, or issued, during a time when the United States is at war, shall remain in effect for the duration of hostilities and one year following cessation of hostilities. An order in effect, or issued, during a national emergency declared by the President shall remain in effect for the duration of the national emergency and six months thereafter. The Commissioner of Patents may rescind any order upon notification by the heads of the departments and the chief officers of the agencies who caused the order to be issued that the publication or disclosure of the invention is no longer deemed detrimental to the national security.

[iv] 35 U.S. Code § 186 - Penalty

Whoever, during the period or periods of time an invention has been ordered to be kept secret and the grant of a patent thereon withheld pursuant to section 181, shall, with knowledge of such order and without due authorization, willfully publish or disclose or authorize or cause to be published or disclosed the invention, or material information with respect thereto, or whoever willfully, in violation of the provisions of section 184, shall file or cause or authorize to be filed in any foreign country an application for patent or for the registration of a utility model, industrial design, or model in respect of any invention made in the United States, shall, upon conviction, be fined not more than $10,000 or imprisoned for not more than two years, or both.

[v] Karen Canaan, Patent Application Foreign Filing Licenses(Export Control for Sensitive Technologies Described in Patent Applications), Patent Strategy & Management Volume 9, Number 3,  August 2008

[vi] Karen Canaan, Patent Application Foreign Filing Licenses(Export Control for Sensitive Technologies Described in Patent Applications), Patent Strategy & Management Volume 9, Number 3,  August 2008

특허……우리가 하루속히 벗어나야 할 6가지 생각

오랜만에 아무런 약속이 없는 주말을 맞이하였습니다. 그동안 미루어 왔던 자료를 정리하고 끄적거렸던 메모를 들여다보고 있습니다. 안녕하세요. 반갑습니다.

돌이켜보면 사회 초년 7 년간의 엔지니어 경력을 딛고 변리사 일을 시작한지 벌써 13여년이 넘었습니다. 그동안 기업체에서, 특허법인, 법무법인에서, 크고 작은 수많은 특허 소송과 거래(라이센싱 포함)를 수행하면서 적지 않은 고객과 거래 상대방을 만났습니다. 이러한 경험을 토대로 요즘은 특허출원 가공 및 포트폴리오 Rebuilding 서비스를 하고 있습니다. 물론 특허심판과 소송, 컨설팅도 하고 있고요.

오늘은 고객미팅이나 거래상대방과의 협상, 다툼에서 자주 만나는 특허에 대해 오해를 정리하고 바로 잡아보려고 합니다.

1.   특허는 자신의 발명을 독점적으로 사용할 수 있는 권리 ?

특허가 자신(혹은 기업)에서 개발한 기술을 독점적으로 사용할 수 있는 권리라고 생각하는 고객이 참으로 많습니다. 이러한 생각 때문에 기업의 특허출원이나 특허거래 전략이 잘못된 방향으로 가고 있는 경우가 자주 있습니다. 

특허는 자신이 개발한 기술을 독점적으로 사용할 수 있는 권리가 아니라 다른 사람이 사용하지 못하게 하는 권리라는 점을 반드시 염두에 두어야 합니다. 

저는 특허를 미사일에 비유하곤 합니다. 특허 미사일을 획득하면 다른 사람이 함부로 들어올 수 없는 영토를 확보하는 것입니다. 그 영토 위에 기술개발이라는 나무를 심고 비지니스 협력자도 들어오게 하는 것입니다.

따라서 특허를 매입한다는 것은 독점적으로 사업할 권리를 사는 것이 아니라 두려움 없이 자유롭게 사업할 권리를 사는 것입니다. 

2.   특허 라이센싱은 기술 라이센싱과 다르지 않다 ?

종종 핵심원천특허에 대한 라이센싱 계약을 체결하고는 그 핵심원천기술을 확보하였다고 선전하는 기업 공시자료를 종종 보게 됩니다. 심지어는 기업 연구소장이 그렇게 발표하는 경우도 있습니다. 그러나 특허 라이센싱 받는다는 것은 그 특허로부터 자유로워진다는 것을 의미할 뿐 그 기술을 확보하였다는 것이 아닙니다. 

반면 기술에 대해 라이센싱 받았다는 것은 그 기술의 이전이 수반되어 그 기술을 확보하게 되는 것입니다. 그래서 기술 라이센싱 계약에는 반드시 기술정보 이전과 교육, 또는 컨설팅에 관하여 구체적인 조항이 반드시 포함되어야 합니다.

특허는 기술이 아닙니다. 그러나 특허로 보호되지 않는 상태로 기술이전하면 수익화 가능성이 떨어집니다. 특허는 확률적인 권리입니다. 한번 연구성과의 수익화 가능성을 계산해봅시다.

먼저 등록가능성을 60%, 무효가능성을 60%, 상용화가능성을 30%, 회피가능성을 50%, 침해성립가능성을 50%라고 합시다. 그럼 연구성과 수익화 가능성은 1.8% 가 됩니다( = 60%*(1-60%)*30%*(1-50%)*50%). 만약 특허등록을 받았다면 특허로 보호된 연구성과가능성의 수익화 가능성은 3.0%가 됩니다 ( = (1-60%)*30%*(1-50%)*50%). 국내 벤처/스타트 업 성공가능성이 1% 미만인 점을 고려하면 성공확율이 3배가 넘는 게임인 것이죠.

그럼 연구성과를 기초로 상용제품을 타겟으로 정교하게 작업하여 등록된 특허의 수익화가능성은 어떨까요? 국내는 최근 변화의 바람이 불고 있지만 아직 특허권자의 승소가능성이 높지 않으므로 (통계에 따르면 18% 수준), 미국특허소송을 기준으로 계산하겠습니다. Pwc 통계에 따르면 미국 특허소송 승소율은 67% ~ 77%입니다. 회피가능성을 50% (얼마나 시장지배기술인지 핵심기술인지에 따라 달라지겠지만)로 가정하면, 수익화 가능성은 무려 33.5% ~38.5% (= (67~77)%*(1-50%))에 이르게 됩니다. 미국의 벤처성공가능성이 20%에 육박한다고 하는데, 이보다 훨씬 성공가능성이 높은 셈이 됩니다.

참고로 미국특허거래시장에서 불확실성이 제거될 수록 특허가치액은 커지며, 적어도 시장에서 라이센싱이나 소송으로 입증된 적이 있거나 확실성이 담보되는 사건이나 단서가 있어야 특허가치액이 특허 1건당 5십만달러이상이 되는 것이 현실입니다. 표준특허가 각광을 받는 이유가 바로 그 불확실성이 거의 없기 때문입니다. 참고로 미국은 주로 특허가치액을 소송에서의 손해배상예상액으로 계산하거나 대체비용감소액으로 자주 계산합니다.

3.   특허등록 받았다는 것은 국가로부터 그 기술의 혁신성을 인정받은 것이다 ?

많은 사람들은 등록된 특허는 국가가 그 혁신성을 인증한 것이므로 그 자체로 가치가 있다고 생각합니다. 그래서인지 등록가능성만이 특허출원의 의사결정기준이 되기도 하고 등록만 받을 수 있다면 특허청구범위를 축소하는 보정을 서슴지 않기도 합니다. 실무적인 이러한 왜곡은 은행, 정부, 기업 등에서 등록 특허 “건수”를 각종 혜택의 기준으로 삼고 있기 때문이기도 합니다. 

분명한 것은 특허청 심사관이 출원발명 심사시에 법정 신규성과 진보성이 있는지 만을 검증할 뿐 기술의 혁신성을 검증하지 않습니다. 기술의 혁신성이 검증된 다는 오해가 생기는 것은 아마 발명의 본질을 오해하고 또 등록요건으로 신규성과 진보성을 요구한다는 적극적인 표현 때문인 것 같습니다. 

발명은 본질적으로 알려진 기술 들의 결합입니다. 즉 결합의 곤란성 정도에 따라 특허발명으로의 인정여부가 결정됩니다. 세상에 없는 기술이 아닙니다. 심사관은 신이 아닙니다. 심사관은 이러한 발명을 이미 기재된 공개된 문헌이나 자료에서 찾지 못하면 신규성을 부정하지 못합니다. 또한 통상의 지식을 가진 자 (그 발명을 이해하여 자신의 지식으로 가질 수 있는 수준의 자를 말하며 해당 기술의 박사나 전문가를 의미하는 것은 아닙니다) 입장에서 발명, 즉 공지의 기술을 결합된 발명이 공개된 문헌 등에 기재된 공지기술 들을 이용하여 쉽게 결합할 수 있는 단서를 발견하지 못하였다면 진보성을 부정하지 못합니다. 즉 소극적인 방식으로 심사를 할 수 밖에 없습니다. 신규성이 있는지 진보성이 있는지를 적극적으로 찾으라고 한다면 이를 심사할 피조물은 거의 없을 것입니다. 설사 시도해본다고 하더라도 심사관에 따라 그 심사결과가 지나치게 달라질 것입니다. 

특허는 확률적인 권리라는 것도 잊지 말아야합니다. 이 세상에 그 결과나 가치를 100% 보장하는 특허는 존재하지 않습니다. 이 명제는 특허를 출원할 때도, 심사 대응할 때도, 권리를 행사할 때나 방어할 때도 매우 중요한 의미를 가집니다. 때문에 포기하지 않는 자세가 대리인의 필수적인 덕목이 되는 이유입니다.

4.   특허를 많이 가질수록 기업의 자산가치가 높아진다 ?

과거 아니 지금까지도 특허는 자신이 개발한 기술을 보호하는 권리로 기업의 가장 필수적인 자산으로 여겨지고 있습니다. 때문에 경쟁사와 비교하여 경쟁적으로 특허 출원하는 경향을 보이고 있으며 등록가능성만 있다면 특허를 출원하고 등록 받은 특허가 많다면 기업의 사업자유도가 보장된다고 안심하곤 합니다.

실무적으로 등록가능성에만 초점을 맞추어 해당 기술이 잘 포섭하지 못하는 좁은 청구범위로 혹은 무효가능성이 높은 수준의 넓은 청구범위로 마구 출원하기도 하며, 특허망을 형성하거나 특허청구범위를 확장한다는 취지로 (저는 움직이는 타겟을 맞춰 가기 위한 특허미사일의 좌표 수정 이라고도 말합니다) 마구잡이로 국내우선권 주장 출원 또는 분할출원, 미국의 계속출원을 하기도 하며 (저는 이를 출원가공 작업중 하나라고도 합니다), 우선일을 당기기 위하여 가출원을 하기도 합니다. 그 작업에 잘못된 것이 아니라 “무엇이 중헌디?”란 질문이 없다는 것입니다.

물론 통신채널의 속도는 1년에 2배 증가한다는 길더의 법칙, CPU 속도(컴퓨터 성능)이 1년6개월마다 2배씩 향상되고 가격은 반으로 떨어진다는 무어의 법칙, 메모리반도체의 집적도가 1년에 2배씩 늘어난다는 황의 법칙과 같은 기술진보속도의 법칙을 보면, 특허출원 건수가 1년에 2배이상 증가한다고 해도 이상하지 않을 것입니다. 그러나 앞에서 설명한 바와 같이 특허는 기술이 아닙니다. 심지어 특허는 기술과 달리 보유한 건수가 많을 수 록 그 유지 및 관리비용이 기하급수적으로 증가합니다.

모든 특허가 가치 있는 것은 아닙니다. 쓸모 없는 특허는 존재합니다. 오히려 쓸모 없는 특허가 더 많습니다.

[쓸모없는 특허(또는 나쁜특허)란, 특허가 배타적인 권리라는 점을 감안할 때 i) 자신의 기술이 아니라 다른 사람이 사용하고 있거나 사용할 기술을 기준으로 특허침해포지션을 지지 받을 수 없는 것이 명확하거나 ii) 명백한 무효자료가 찾아 질 수 있거나, iii) 발명을 적절하게 포섭하지 못하도록 해석되는 특허청구범위로 등록된 특허라고 정의하겠습니다]

미국 전문가들조차도 등록특허의 90%는 쓸모 없는 특허라고 단언하고 있습니다. 과거 기업이 보유한 미국특허를 기준으로 공격특허를 찾는 재평가 프로젝트들을 자주 수행하였습니다. 이를 통해 얻은 제 경험에 따르면 (정교하게 처음부터 타겟에 맞추어 출원 가공되지 않았다면) 등록특허의 99.98%가 쓸모 없는 특허라고 해도 과언이 아니었습니다. 심지어 정교한 출원가공을 하여도 출원 건수의 1% ~ 2%만이 추후 위협용 또는 공격용으로 사용할 만한 특허가 되었습니다. 

물론 기업의 매출규모나 경쟁사의 매출규모마다 다르겠지만 그래도 1%~2%의 확률이라면 그만큼 가성비가 좋은 성과는 없을 것입니다. 고객 들이 출원가공을 의뢰해오면 이러한 점을 설명하고 50~100 여건을 작업할 생각을 하라고 합니다. 대충 통밥으로 계산해도 이러한 작업이 수익분기점이 되려면 타겟 기업의 매출이 최소 500억원이상은 되어야 합니다.

쓸모 없는 특허의 가치는 얼마짜리일까요? 저는 이름만 대면 알 만한 몇몇 유명한 Patent Troll과 특허거래 협상도 하였고 특허매입이나 M&A에서 Buyer 편에서 Due-diligence도 자주 하였습니다. 이 경험을 토대로 저는 쓸모 없는 특허의 가치는 “0”이라고 단언합니다. 심지어 (-) 라고 말합니다.

종종 그래도 없는 것보다는 낮지 않느냐고 말씀하시는 고객이 있습니다. 그때마다 저는 이렇게 설명합니다.

“좋은 특허와 나쁜 특허를 묶어 판매하는 특허패키지나 그런 특허포트폴리오를 보유한 기업을 매수자 입장에서 실사(D.D.)하면, 나쁜 특허의 유지관리비용 때문에서 좋은 특허로 인하여 계산된 가치를 감소시키게 됩니다. 매수자는 패키지 매입이후 급증하는 비용을 줄이기 위해 나쁜 특허를 포기하거나 다시 매물로 내놓아야 하나 큰 돈을 들여 매입하여 자산화 한 후 이를 폐기하는 것이 회계재무상으로도 쉬운 일이 아닙니다.”

5.   혁식기술을 보호하고 있다면 또는 질적으로 좋게 평가되는 특허라면 특허소송이나 라이센싱될 가능성이 없다고 해도 보유하는 것이 좋다 ?

다시 말씀드립니다. 특허는 독점사용권이 아니라 제3자를 사용하지 못하게 하는 배타적 권리입니다. 아무리 혁신적인 기술을 포섭할 수 있는 특허라고 하더라도 아무리 무효자료를 찾을 수 없는 유효성이 보장된 특허라고 하더라도 다른 사람이 사용하지 않는(사용할 여지 없는) 기술을 포섭하고 있다면 이러한 특허는 쓸모 없는 것입니다. 오히려 유지관리비용만 증가시킬 뿐입니다. 

대학이나 연구기관 쪽 고객들을 상대로 수익화/사업화 관련 컨설팅 할 때면 종종 전세계 Patent troll이 매입하는 특허를 먼저 분석하고 그들의 매입 하는 성향과 특성, 기술분야, 매입하는 특허를 보고 배우라고 조언하곤 합니다. 

버릴 것은 버려야 그 예산으로 다시 좋은 특허를 만들 수 있으며 특허파이프라인 전략을 구사할 수 있습니다. 단, 평가결과를 신뢰할 수 있는 1인 당 검토 최대건수는 500건이하라는 한계를 고려하여 실행해주시기 바랍니다. 그 이상을 1인이 검토하면 그때부터는 뜨거운 태양이 내리 쬐는 모래사장에서 그것도 작은 자갈을 골라내는 작업과 유사해질 수 있습니다.

6.   좋은 특허인지는 기술성, 특허성, 사업성/시장성, 활용성, 이 4가지로  평가하면 알 수 있다 ?

앞에서 언급한 바와 같이 좋은 특허는 경쟁사의 주력제품에 적용된 특허이거나 주력제품에 적용되는 기술을 포섭하는 특허입니다. 그러나 미래기술의 경우 미래 태동될 제품을 상정하기 어려운 경우도 있어서 기술발전 trend상 유망한 기술을 파악하는 것이 우선입니다. 이에 대한 판단을 돕기 위하여 많은 경우 출원단계나 등록유지 단계의 특허심사기준의 평가항목을 보면 기술성, 특허성, 사업성/시장성, 활용성, 이 네(4)가지를 포함하고 있습니다. 그러나 그 평가항목마다 던지는 질문은 매우 주관적입니다. 이러한 항목의 질문은 심사위원으로 선정된 전문성과 경험에만 의존하는 것으로 그 객관성을 담보하기 어려우며 심사위원의 역량에 따라 지나치게 편차가 커집니다. 또 다양한 기술의 모든 발명에 대해 기술성, 특허성, 사업성/시장성, 활용성을 단 몇 시간안에 판단하는 것은 매우 어렵습니다. 심하게 말하면 장님에게 어느 길로 가야하는지 묻는 것과 마찬가지입니다. 그렇다고 기술별로 사업분야별로 전문영역별로 전문가를 특허발명마다 선정하여 심사를 진행하는 것은 현실적으로 거의 불가능합니다.

따라서 이러한 단점을 보완하려면 반드시 심사위원들이 참고할 수 있는 기초자료를 마련해주어야 합니다. 주로 객관적인 지표와 주관적인 지표로 사전 분석되어야 할 것입니다. 보통 업계에서는 객관적인 지표를 정량분석이라 하고 주관적인 지표를 정성분석이라고도 합니다.

제 경험상 객관적인 지표로 도출되어야 할 최소한 지표는 1) 인용율/피인용율, 2) 양도이력(건수와 Patnet troll여부), 3) 유사기술발전동향을 고려한 특허출원일 (특허기술발전도맵에 표시 또는 인용기술의 선행일과 시간차), 4) 국내 특허 패밀리와 해외 패밀리 건수 및 진행상황, 5) 잔여존속기간, 6) 특허청구항 수와 청구 카데고리, 7) 표준특허 또는 표준기술여부를 선정하고 이를 기준으로 보유 회사, 경쟁회사, IPC, USPC를 기준으로 순위를 뽑아 지표로 마련하는 것이 좋습니다. 저 역시 이러한 지표는 의미 있는 기준을 가져다 주기 때문에 종종 조사하고 분석합니다. 팁(tiP)하나를 드리면 유사특허는 인용특허나 피인용특허가 공통된 특허를 조사하는 방법으로 확인할 수 있습니다. 참고로 이러한 지표를 자동으로 계산하여 제공하는 국내 및 해외 서비스업체들이 있습니다. 국내는 Patentpia 등이 있으며 해외는 GreyB 등이 있습니다.

이외 주관적인 지표로 “제품라인과 특허포트폴리오 적합성”과 “특허기술의 라이프싸이클 시기적절성”과 “특허소송/라이센싱 가능성”과 “담보제공가능성”에 대한 검증입니다.

1)   “제품라인과 특허포트폴리오 적합성”은 특허가 배타권이란 점을 고려하여 자사가 아니라 경쟁사 또는 시장을 기준으로 검토하고 평가하여야 하고,

2)   “특허기술의 라이프싸이클 시기적절성”은 가드너의 하이프싸이클 챠트나 각종 기술동향보고서를 참고하여 특허출원일과 등록(예정)일, 잔여존속기간을 함께 검토하여야 하며 대체기술에 대한 기술발전동향도 함께 검토되어야 합니다. 참고로 IV사는 기술 태동기에 나오는 특허를 선호합니다. 제품 성숙기나 퇴조기에 나오는 특허는 그리 환영 받지 못합니다. 태동기에 출원된 특허가 제품성숙기에 공격용으로 사용될 때 수익이 극대화됩니다. 최근 태동기를 넘어서고 있는 자율자동차, 커넥티드카, 스마트카에 나온 특허는 주로 아이디어성이나 시장에서 반응이 뜨겁습니다.

3)   “특허소송/라이센싱 가능성”과 “담보제공가능성”은 최근 특허소송에 사용된 이력과 건수, 유사특허의 특허소송기록건수, Patent troll이 매입/보유하고 있는 유사특허 건수와 종류를 참고 지표로 마련하는 것이 좋습니다.

이러한 객관적인 지표와 주관적인 지표는 사전에 특허경영백서로 마련해두면 경영진의 의사결정에도 큰 도움이 된다는 점에서 귀찮은 선택이 아니라 필수적인 경영정보라고 믿습니다. 

그러나 특허의 품질을 평가할 수 있다고 믿는 것은 위험한 생각입니다. 그저 참고할 수 있는 지표로 삼을 수 있을 뿐 이를 의사결정의 기준으로 삼아서는 아니될 것입니다

이제는 무작정 저렴한 가격으로 특허를 생산하고 그냥 무턱대고 Blind filing하기 보다는 정밀하게 가공하여 출원할 것을 강권합니다. 나아가 최초 거절 이유통지를 받거나 최초 출원일이후 1년이내가 마지막 기회라고 여기고 출원이후에도 좋은 특허로 가공하는 데 전념하여야 합니다. 등록된 특허는 다시 들여다보아 좋은 특허가 무엇인지 확인하여 멋지게 패키징하고 무기창고에 쟁여 놓되, 나쁜 특허는 과감하게 버리거나 팔아버려야 할 것입니다. 지금까지 1년에서 100건, 1000건 출원하였다면 그 전체 예산으로 50 여건을 정교하게 가공하는 것이 어떻까요? 한번 시도해보십시요.

특허를 통해 알아 본 구글의 무인자동차 고민

요 며칠사이 외신들은 구글이 끈끈이를 이용한 보행자 2차 충격보호 특허를 획득했다는 소식을 연이어 보도하고 있다. 자동차가 보행차와 충돌하면 보행차가 튕겨 나가지 않도록 끈끈이로 잡아 두자는 아이디어라고 한다.

<그림1>

관련 외신을 접하는 순간 뭐 이런 것을 특허로 내고 또 뭐 이런 것을 등록시켜 주었는지 라는 의문을 지울 수 없었다. 무언가 더 있겠지 하는 생각에 미국특허청(USPTO)에 들어가 해당 특허를 찾아보았다. 그 특허는 2016. 5. 17. 미국 등록특허번호 제9,340,178호(이하 ’178특허)로 등록된 “Adhesive vehicle front end for mitigation of secondary pedestrian impact” 란 제목의 특허발명이었다. 구글 특허검색에는 아직 잡히지 않고 있다.

‘178특허는 청구항 1에서 볼 수 있듯이 전면프론트후드(220)에 접착층(250)이 덮혀 있고, 접착층(250) 위에 달걀껍질처럼 충격에 깨지는 코팅층(230)이 있으며 위 접착층(250)와 코팅(230)사이에 하나 이상의 공기층(240)으로 형성된 구조이다 (이해의 편의를 위해 그림2 우측도면에 표시된 참조번호를 병기하였음).

1. A system for protecting a colliding object from a secondary impact, after an initial impact with a vehicle, comprising:

a vehicle having a front end(220),

an adhesive layer(250) positioned on the front end of the vehicle;

a coating (230) positioned over the adhesive layer (220);

wherein one or more layers of air (240) are positioned between the coating (230) and the adhesive layer (250) ; and

wherein, upon the initial impact between the colliding object and the vehicle, the coating (230) is broken exposing the adhesive layer (250) to adhere the colliding object to the adhesive layer (250) during the initial impact.

<그림2>

청구항1에서 A system for protecting a colliding “PEDESTRIAN” 라고 하지 않고 A system for protecting a colliding “OBJECT” 로 대상을 확장하였다. 따라서 ‘178특허는 자동차와 보행자가 충돌한 경우 뿐 아니라 자동차와 자동차가 추돌한 경우에도 적용할 수 있다고 본다.

과연 자동차에 받힌 사람이 튕겨 나가지 않고 차 본네트(후드)에 붙어있는 것이 더 안전할 까?  119응급팀이 달려와 부상당한 보행자를 본네트에서 떼어 내려 다 더 큰 2차 부상으로 이어지는 것은 아닐까 하는 생각을 지울 수 없었다. 반면 차가 앞 차를 받을 때 앞차가 밀려 그 앞차를 재차 추돌하는 2차 사고는 예방할 수 있다는 점에서는 즉 사람과 차의 충돌이 아닌 자동차와 자동차 간의 추돌 시 발생하는 2차사고 방지측면에서는 긍정적이라는 생각이 들었다. 실행가능한 아이디어 인지 의문이 드는 순간 구글답지 않은 특허라는 생각이 든다.

구글이 출원한 관련 특허를 더 알아보고자 ‘178특허의 발명자인 Khaykin이 발명한 다른 발명도 찾아 보았다. 공동 발명자들의 몇가지 구글 특허를 더 찾아 보니 구글이 어떤 것을 고민하는지 알 수 있었다.

여기에 소개하자면 Khaykin의 또 다른 발명인 미국등록특허번호 제8,985,652호(이하 ‘652특허)이다. 작년 3월에 등록된 “System for pedestrian leg protection in vehicle impact”이란 제목의 특허발명으로 이 역시 보행자를 보호하기 위한 것이다. 종래 자동차 범퍼(bumpers)는 차를 보호하도록 설계되었을 뿐 보행자까지 보호하도록 설계되어 있지 않은 문제점을 인식하고 다수의 공기주머니가 형성된 점탄성물질의 범퍼를 이용하여 자동차 추돌시 충격을 흡수하자는 아이디어이다.

11. A system for protecting a pedestrian during impact with a vehicle, comprising:

a bumper adapted for attachment to an end of the vehicle;

wherein the bumper is comprised of a visco-elastic material;

wherein the bumper has a horizontal thickness that extends from the end of the vehicle;

wherein the visco-elastic material undergoes deformation and causes deceleration along the horizontal width of the bumper during impact between the pedestrian and the bumper;

wherein the visco-elastic material does not immediately return to an original shape after impact thereby reducing spring back of the bumper on the pedestrian; and

wherein the bumper further comprises a section comprised of a plurality of air sacs that stretch and then burst during impact, thereby reducing spring back of the bumper on the pedestrian.

점탄성물질은 충격이 가해지면 딱딱한 고체처럼 되고 천천히 누르면 유체처럼 흐물거리는 물질로 알려져 있다. 녹말을 물에 풀어 수조에 넣고 그 위를 껑충껑충 뛰는 실험을 종종 보았을 것이다. 아마 ‘652특허를 적용하면 자동차 추돌속도가 클수록 보행자에게 주어지는 더 커져 고속차량과 추돌 시 보행자의 다리를 보호할 수 있을 지 의문이다.

아무튼 구글은 왜 최근 보행자를 보호하기 위한 하드웨어에 관심을 보이는 걸까?

무인 자동차시대가 오면 자동차의 움직임과 행동이 예측되고 충분히 감시되어 자동차와 자동차 간에 충돌을 방지할 수 있는 다양한 방법이 마련될 것이다. 그러나 사람은 예측할 수 없다. 아마 구글은 SW만으로는 무인자동차가 어떠한 경우에도 사람을 치지 않도록 설계하는 것은 불가능하다고 결론을 내렸는지 모른다. 무인자동차가 사람을 치는 사고가 발생하고 그 사람이 치료가 불가능한 부상을 입거나 사망에 이른다면 무인자동차에 대한 저항은 심각할 것이다. 또한 자율자동차의 윤리 딜레마에서 볼 수 있듯이 보행자를 칠 수 밖에 없는 상황이 발생할 수 있고 이는 피할 수 없다는 점을 인식하였을 것이다.

그래서 보행자에게 주는 충격을 최소화하는 대안책을 마련하고 있는 것이 아닌가 싶다. 최근 보행자 보호특허들은 구글의 그러한 고민을 반영한 것으로 보인다.

특허침해 손해배상청구권의 소멸시효도입 필요성에 대한 작은 생각

특허침해 손해배상청구권의 소멸시효도입 필요성에 대한 작은 생각

 

 

2016.3.29. 특허법 일부 개정에서 동법 제128조(손해배상청구권 등) 제1항에서 특허침해로 인하여 발생하는 손해배상청구권의 근거를 도입하였습니다. 개정 전까지는 특허침해에 의한 손해배상은 오직 민법 제750조에 기한 불법행위를 원인으로 하는 손해배상청구권 규정을 기초하고 있었습니다.

특허법에 손해배상청구권의 근거규정이 도입되면서특허침해로 인한 손해배상청구권이 민법의 불법행위로 인한 청구권의 관계에서 법조경합인지 청구권 경합인지가 논란이 될 수 있습니다. 

저는 그런 논란을 넘어서 2016.3.29 특허법 개정으로 특허침해로 인한 손해배상청구권 근거조항이 규정된 이상, 다음과 같은 이유로 완성된 독립된 청구권으로 인정될 수 있도록 민법 제766조의 소멸시효(손해 및 가해자를 안 날로부터 3년, 불법행위 한날로부터 10년)에 의존하지 말고 별도의 소멸시효 규정을 마련하여야 한다고 생각합니다.

                 -  다   음  -

 

 

1.   IP강국을 위하여 특허권자를 충분히 보호하여야 하고 이는 특허침해에 따른 손해배상을 강화시켜야 할 역사적 당위성과 발전 단계적 필요성이 있습니다.

2.   일반 민법상 불법행위로 인한 손해배상은 상당인과관계에 기초한 한계가 존재합니다. 현대 복잡하고 입증이 곤란한 특허분쟁사건에서 그 상당인과관계로는 독점배타권인 특허권의 침해로 인하여 발생한 직접손해와 간접손해를 보전받을 수 없습니다.

3.   특허침해로 인한 손해는 특허권이라는 독점배타권을 특허침해라는 불법적인 행위로 인하여 피고의 이익 또는 손해와 무관하게 원고가 입은 금전적인 손실의 보상이어야 하며, 그 손실은 침해가 없었다면 특허권자가 시장을 독점하여 가질 수 있었던 지위를 회복할 수 있을 정도의 손해배상이어야 합니다.

4.    특허침해로 인한 손해는 더 이상 단순히 일반 불법행위 법리에 의한 손해배상이 아니고 개정특허법 제128조 제2항이하가 단순히 손해배상액 산정에 대한 입증책임의 완화규정들이 아니라 특허침해로 인하여 발생하는 손해배상청구권의 성격을 특별히 규정하는 조항으로 해석되어야 합니다. 점차 모호한 부분은 그렇게 해석되도록 개정되어야 한다고 믿습니다.

5.   침해자의 한계이익액을 의미하는 침해자 이익액(개정특허법 제128조 제4항)은 민법상 불법행위로 인한 손해배상법리와 달리 특허권자의 손해와 결부시키지 않고 오직 침해자의 이익을 마치 부당이익 법리처럼 정당한 권원이 없음을 이유로 환수하는 성격을 갖고 있으므로 기존 민법 제766조의 불법행위에 의한 손해배상청구권의 소멸시효가 아니라 부당이득반환 채권에 관한 10년의 소멸시효가 적용되는 것이 타당할 것입니다 (민법 제162조 제1항 채권의 소멸시효).

6.   통상 받을 수 있는 실시료(개정특허법 제128조 제5항)은 실제 발생 손해액을 계산하는 것이 아니라 최소한 로열티는 받을 수 있어야 한다는 가상적인 상황을 상정하여 추정된 최소 손해액입니다. 이 역시 민사상 일반불법행위로 인한 손해배상청구권과 그 성격을 달리 한다고 볼 수 있습니다.

7.   상당손해(개정특허법 제128조 제7항)은 손해액을 계산하기 위한 기초사실을 입증하기 “극히” 곤란한 경우 예외적으로 민사상 일반불법행위로 인한 손해배상청구권처럼(대법원 2005.11.24. 선고 2004다48508) 상당한 손해액을 청구하도록 하는 것으로 이 역시 일반 일반불법행위로 인한 손해배상청구권의 특칙입니다.

8. 일실이익액(개정특허법 제128조 제2항 및 제3항)을 산출하고자 한다면  “그 침해행위가 없었다면”을 적용함에 있어서 특허권이 독점배타권이란 점을 강하게 인식하여야 합니다. 

      침해자의 침해행위가 없었다면 특허권자가 추가로 판매할 수 있었던 물량을 산정하는 과정에서 i) 특허권자의 생산능력이나 판매능력의 한계를 반영하고자 한다면, 침해자의 침해제품의 판매로 인하여 특허권자의 시장이 줄어들고 이에 따라 생산능력을 충분히 갖추지 못하게 되는 경우가 많았으므로 침해자가 특허권자가 침해자가 없었더라도 갖출 수 있었던 생산능력의 한계를 입증하지 못하는 한, 침해자의 침해제품 물량을 모두 생산할 수 있는 능력을 갖춘 것으로 인정하여야 할 것이고(또는 다수 경쟁자가 있는 경우 침해발생전과 후의 각각의 시장점유율의 변화 고려 등), 시장의 요구만 있다면 단순히 특허발명의 특징을 직접 가진 제품은 물론 그 특징을 가진 제품과 생산이나 판매 이익 면에서 연결된 제품이나 부품까지도 고려되어야 할 것입니다 (미국의 총 시장가치법 참조). [그 외에는 통상적인 방법으로 특허권자의 단위수량당 이익액 산정시 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 특허제품의 물량만큼 추가 생산하기 위하여 추가로 소요되는 비용만을 공제하면 될 것입니다. 특허권자는 개정 특허법 제132조에 따라 침해자로부터 해당 제품 및 연관제품의 판매수량 자료를 넘겨받아 특허권자의 판매제품수량으로 산정하고 그 증가수량만큼 추가 생산하기 위하여 들어가는 추가 비용만큼만 특허제품의 매출액에서 공제한 후 추가 판매 생산될 수 있는 물량으로 나누어 단위수량당 이익액을 산출하면 될 것입니다].

 

[참고문헌]

정차호, “2014년 지식재산 보호전문위원회 정책이슈”, 국가지식재산위원회(2014.10)

특허유효추정 원칙에 대한 작은 생각

특허유효추정 원칙에 대한 작은 생각

 

우리나라의 특허무효율이 높다는 문제점이 대두 된지 벌써 5여년이 넘어 가고 있습니다. 이에 입법적으로도 여러대안들이 거론되었고 이를 기다리지 않고 법원에서는 특허유효추정원칙을 적용한 판례가 나오고 있습니다. 

한미 FTA에 따라 우리나라 역시 특허법에 특허유효추정규정을 도입하기로 하였으나 아직 특허법에 반영되지는 못하였습니다. 그러나 사실상 특허유효추정원칙은 이미 판례에 반영된 경우도 있습니다.

대한민국의 특허가 존중 받는 시작점은 바로 특허유효추정원칙에서 시작됩니다.물론 각론에 들어가면 다양하고 복잡한 이유와 법리가 존재하여 유효추정규정 명문화에 쉽지 않을 수 있습니다. 그러나 일단 유효추정규정을 명문화하고 그 외는 해석에 맡겨보는 것도 나쁘지 않을 것입니다.

어찌되었듯 법률요건분배설에 따라 형식적 입증책임을 무효를 주장하는 자(무효심판청구인)가 부담하고 있습니다. 

그러나 특허는 국가의 행정처분으로 권리가 발생한 결과입니다. 따라서 특허등록이라는 행정처분인 특허를 무효시키기 위해서는 그 행정처분의 하자가 중대하고 명백한 것이어야 할 것입니다(대법원 판례) 이에 대해 이견이 없다는 것이 성균관대학교 법학전문대학원 정차호 교수님의 입장입니다. 이를 지지합니다.

따라서 등록특허의 무효는 실질적인 입증책임면에서도 우월적 입증을 넘어서 명백한 입증에 이르러야 할 것입니다. 

대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결에서도 이미 특허침해민사소송에서 진보성이 부정되어 특허무효심판에서 무효될 것이 “명백한 경우”에는 그 무효여부를 심리할 수 있다고 판시하여 특허무효를 주장하는 자에게 명백한 증거에 의한 입증을 요구하였습니다. 무효심판에 대한 심결의 불복만을 심리하던 특허법원이 특허침해민사소송의 2심까지 관할하게 된 지금에는 무효심결과 이에 후속하는 심결취소소송에서도 특허유효추정원칙에 따라 무효심판청구인에게 명백한 입증책임을 부담하는 것이 판결의 통일성과 예견성을 고려할 때 타당할 것입니다 [미국은 연방지법 특허소송에서와 달리 미국특허심판원(USPTAB)에서는 무효추정규정을 배제하고 있습니다. 우월적입증이나 명백한 입증이냐, 의심없는 입증이냐는 증거법이 발달한 미국의 실질적 입증책임원칙에 따른 구분으로 우월적입증(Preponderance of the evidence)은 민사소송에서 요구되는 입증수준으로 입증책임을 지는 자가 그 가능성이 50%를 초과한 수준의 입증이며, 명백한입증(Clear and Convincing Evidence)은 주로 행정소송이나 일부 형사소송에서 요구하는 입증수준으로 80%이상의 가능성까지 입증하여야 하는 수준이고, 의심없는 입증(beyond a reasonable doubt)는 대부분의 형사소송에서 요구하는 입증수준으로 90% 이상의 가능성을 입증하여야 하는 수준입니다. 우리나라에 그대로 매칭시키기는 어렵지만 (증거의 우월성, 명백성을 기준으로 나누어 우리나라 십중팔구 입증수준으로 매칭할지 아니면 증거에 의한 입증정도를 우월적 가능성, 명백한 가능성으로 나누어 매칭할지 어려운 부분이 있으나 제 생각으로는 우월한 증거에 의한 십중팔구 입증수준이 우리나라 민사소송의 입증수준 정도이지 않을까 생각합니다].

 

심지어 미국은 등록특허의 유효추정원칙을 특허청구범위를 해석하는 경우에도 반영하여 특허발명의 목적에 맞도록 유효하게 해석하여야 한다는 Canon이 있습니다.

 

따라서 무효심판과 그 심결취소소송에서 심판부와 재판부는 등록특허의 유효성을 심리할 것이 아니라 무효를 주장하는 자가 무효사유에 대한 증명책임을 제대로 하고 있는지를 심리하여야 합니다 (특허출원의 심사단계에서는 특허등록이후의 무효심판등과 달리 거꾸로 특허성을 엄격하게 심리하여야 할 것입니다).

예컨대 등록특허의 진보성을 단정할 수 없다는 이유로 그 발명의 진보성을 부정할 것이 아니라 진보성이 없다고 단정할 수 없으므로 진보성을 인정하여야 하며, 진보성을 부정하는 측에서는 명백한 증거로 입증책임을 다하여야지 우월적 증거만으로 입증을 다하였다고 인정되어서는 아니 될 것이며, 이미 등록된 특허발명의 효과가 있는지는 그 효과를 주장하는 특허권자가 우월한 증거로 입증하면 족할 것입니다.

  

[참고문헌]

정차호, “2014년 지식재산 보호전문위원회 정책이슈”, 국가지식재산위원회(2014.10), 48-67

손해배상강화 특허법 개정법을 살펴보다가

고민(?)거리가 생겼습니다.

Pro-patent 정책과 미국 및 중국등 IP 강국들의 강한 특허권자 보호정책에 따른 한국의 보호 불균형을 피하고자 손해배상등이 강화된 특허법이 개정되었습니다.

초기 검토된 개정안에 비해 실제 개정법으로 반영된 규정이 적거나 수정되어 만족스럽지는 않지만 없는것보단 좋은거라 위로합니다.

고민, 아니 의문점은 이렇습니다.

개정법이후 특허권자는 민법 제750조 불법행위에 의한 손해배상청구권에 의존하지 않고 특허법 제128조 제1항 특허침해행위에 의한 손해배상청구권을 행사할 수 있게 되었습니다.

그런데 불법행위로 인한 손해배상청구권의 소멸시효를 규정한 민법 제766조와 달리 특허법에는 특허침해행위에 의한 손해배상청구권의 소멸시효를 규정하지 않았다는 것입니다. 제가 잘못 알고 있다면 지적해주십시요.

특허권자에게 특허법 제128조 제1항을 기초하여 발생한 손해배상청구권은 소멸시효가 없는 걸까요? 아니면 판례에 맡기고 미국처럼 Laches이론을 발전시킬것인지? 아니면 민법상 불법행위손해배상의 소멸시효로 포섭할지 궁금해집니다.

특별법상 손배청구권과 불법행위법에 기한 손해배상 청구권이 경합하는 경우 아직 우리나라는 명확한 입장을 밝히고 있지 않은 것 같습니다. 대체로 몇몇경우를 제외하고는 법조경합보다는 청구권경합으로 보는 것 같습니다.  현행 법체계에서는 입법적 흠결은 민법 불법행위에 관한 일반조항으로 보완할 수 밖에 없다는 것은 인정합니다.  특허법 개정이후 특허침해이론과 특허침해에 대한 손해배상이론에 대한 학문적 연구가 뒷받침되고 충분한 논쟁이 있어야 하지 않을까 생각합니다. 그래야 추가 개정시 좀더 이상적이고 완벽한 법모델이 되지 않을까 합니다.

댓글로 의견들 나눠보시지요.

대한민국 특허생태계 구축을 위한 제언

부족하지만 특허손해배상제도도 강화되었고 이제 특허생태계에 꼭 필요한 것은 제품분석인프라가 아닐까 생각합니다.

특허거래시장에서 특허가치를 최대한 올리는 방법으로 EoU (Evidence of Use)만큼 확실한 것은 없습니다.

그러나 특허를 보유한 개인이나 중소기업이 제일 힘들어하는 인프라중 하나가 EoU (Evidence of Use) 작업입니다.

침해증거를 확보하려다보면 고가의 분석장비가 필요한 경우가 많습니다.

설사 분석장비가 있어도 분석데이터를 평가하고 분석할 전문가를 찾는 것 역시 어렵습니다.

그러다보니 비용은 너무 비싸고 시간도 많이 들어갑니다. 그나마 국내는 그런 분석전문업체도 없습니다. 대기업들도 해외에는 전문침해증거분석 업체들로부터 싸게는 2천만원에서 수억을 주고 tear down 보고서를 구입하는 것이 현실입니다.

한편 우리나라 공공연구기관이나 대학 연구실에는 침해증거를 확보하는데 필요한 분석장비와 분석전문가들이 있습니다.

이를 국가 공공인프라로 sharing model이나 플랫폼을 만들면,

장비도 효율적으로 운영할 수 있고 분석전문가도 육성할 수 있을 뿐 아니라 공공연구기관은 물론 개인발명가나 중소기업이 이런 인프라를 이용하여 발명의 가치를 시장에 최대한 보일 수 있는 생태계가 조성될 것입니다.

특허는 확율적인 배타권입니다. 그 확율적인 계산에서 EoU는 별다른 평가 시스템 없이도 특허의 가치를 객관화하는 훌륭한 수단이 될 것입니다.

이런저런 생각에 잠 못이루고 올립니다.