우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (3편)- 사례질의응답

우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (3편) - 사례질의응답

I.      들어가는 말

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II.    문제의식

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<1편 참조> 우선권주장(국내우선권주장 및 CIP)의 오해 풀기와 장단점 비교 (1편) (sonovman.blogspot.com)

 이하에서는 간과하기 쉬운 쟁점을 질의응답(Q&A) 방식으로 설명하면서 한국의 국내우선권주장 출원제도와 미국의 일부계속 출원제도를 비교해보려고 한다.

 <본 편에서는 기구발명의 실시가능성 보충사례와 생화학적물질 발명의 동일성 판단사례를 실었습니다>

III.    질의 및 응답 (Q&A)

1. 질문 1

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<2편 참조> 우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (2편) -사례 질의응답편 (sonovman.blogspot.com)

2. 질문 2 (기구발명의 개량 발명 및 실시가능성 보충 사례)

(갑) 회사는 설치 공간이 자유로운 책상을 개발하는 과정에서 구조 A(외다리를 가진 책상)에 대한 개념설계가 나오자 마자 구조 A (외다리를 가진 책상)를 개시하여 처음 부모출원을 하였습니다. 이후 기본 설계를 거쳐 상용화 개발 과정에서 최초 부모출원의 명세서에 기재한 작동 원리는 같으나 외다리 높이를 조절하여 서서 작업할 수 있는 “높이조절이 가능한 실린더형 외다리를 가진 스탠딩 책상”(변형 실시예 B)를 채택하였습니다. 최초 부모출원에는 변형이 가능한 실시예 B로 “다리의 높이조절이 가능하다”라고만 간단히 언급 만하고 ‘외다리의 실린더형 높이조절 구조’를 기재하지 못하였습니다. 마침 가구 업계에 외다리 구조에 대한 바람이 불기 시작하였고 외다리 구조를 가진 책상이 출시되기 시작하였습니다. 이에 구조 B에 대한 실린더를 이용하여 외다리의 높이를 조절한 후 고정하는 구조와 작동원리를 명세서 및 도면에 추가 기재하고 청구범위에 “높이조절이 가능한 실린더형 외다리를 가진 스탠딩 책상”을 기재하여 부모출원을 기초로 우선권 주장하여 자녀출원을 하려고 합니다. 구조 B에 대한 발명에 대해 부모출원일로 우선권 주장의 혜택, 즉 출원일 소급 혜택을 받을 수 있을 까요? (단, 이 사안에서 외다리 책상 자체는 부모출원일 이전까지는 존재하지 않았으나 외다리 지지구조는 다양한 제품에 채택되어 있었고 또한 유압 실린더를 이용하여 높이조절하고 고정하는 기술은 어느 산업분야에서도 존재하지 않았다고 가정한다)

 

<질문2>는 자녀출원에서 개선된 구조에 대해 실시 가능한 구조를 추가할 경우 출원일 소급의 혜택을 받을 수 있는지에 대한 질문이다.

  [실린더형 높낮이 조절원리 (예시)] 먼저 실린더의 높낮이 조절 단추를 눌러 실린더 유체 밸브를 작동시키면 실린더 내 유체가 이동할 수 있는 상태가 되거나 정지된 상태로 유지된다. 만약 조절 단추를 눌러 밸브를 열면 실린더 내 유체가 이동할 수 있는 상태가 되고 사람이 책상 상판을 누르거나 들어올려 피스톤이 실린더 내부로 들어가거나 나오는 높이를 단계별로 조정할 수 있다. 반면 조절 단추를 놓으면 밸브를 닫아 유체가 정지된 상태로 유지되면 피스톤 로드 역시 정지된 상태를 유지하여 피스톤 로드의 위치가 고정되고 그대로 책상 다리 높이가 고정된다 (원리의 응용 참조 : 삼홍사의 가스실린더를 이용한 높낮이 조절 책상 <데스크플러스> 특허 KR 10-1969137 ; KR 10-1969134 ; KR 10-1969135 ; KR 10-1969136 ; KR 10-1969133 ; KR 10-1747132)

  보통 기업은 제품개발의 기획 단계에서 시장성이 클 것으로 확신하면 제품의 개념설계 단계에서 출원을 서두를 수 있다. <질문2>의 사안의 경우가 그런 경우이다. 시장조사결과 공간을 적게 차지 하고 이동이 자유로운 책상의 시장 수요가 확인되었고 이에 따라 외다리 책상을 생각하게 되었다. 

  그러나 외다리 지지 구조 자체는 이미 다양한 산업분야에서 적용되고 있어서 외다리 구조에 대한 출원만으로 특허의 획득이 가능할 것이란 확신도 들지 않았다. 또한 단순한 외다리 책상만으로는 후속 저가 모방품과의 경쟁에서 살아남기 힘들 것으로 판단하였다. 

  따라서 후속 개발에서 다리높이를 조절하는 책상을 개발하기로 하고 부모출원에 “다리의 높이 조절이 가능하다”는 내용만 변형 실시예의 가능성을 기재하였으나 이를 실현시킬 수 있는 실시 가능한 구조와 특징은 아직 찾지 못했다.

 그러한 이유로 부모출원에서는 다리의 높이조절 구조와 관련해서는 명세서 기재요건 인 실시가능요건을 만족하지 못했고 이를 자녀출원에서 보충하여 실시가능요건을 만족시키려고 하였다. 이후 후속개발과정에서 다리의 높낮이를 조절하여 서서 일할 수 있는 스탠딩 책상으로 개발방향을 정하고 실린더를 이용한 높낮이 조절 책상의 개발을 완료하였다.

 

이와 같이 실시가능요건을 만족하지 못한 최초 부모 출원 명세서를 보충하여 실시 가능한 구조와 특징을 추가하는 보정은 새로운 사항에 해당하여 허락되지 않을 가능성이 높고, 우선권 주장을 이용한 자녀출원에 추가한다고 하더라도 이 새로운 사항은 최초 부모출원 명세서의 범위 밖에 있으므로 해당 청구항의 자녀출원의 출원일이 소급되는 효과를 누리지도 못할 것이다. 따라서 만약 부모 출원 이후 경쟁사가 시장에 나와 있는 실린더를 이용한 높이조절 장치를 개발하여 시장에 출시하였다면 이러한 장치와 외다리 책상구조를 단순 결합한 자녀출원 발명은 진보성을 인정받기 어려울 것이다.

  이러한 문제는 실제 현실의 기술 개발에서 자주 발생한다. 어느 회사에서 모든 기술을 개발할 수 없고 모든 부품을 직접 제조하여 사용할 수 없다. 상당수의 부품은 다른 공급사의 제품을 구매하여 사용한다. 이렇게 부품을 선택하는 과정은 개발 과정에 매우 중요한 업무이다.

이렇게 새로 공동 개발한 부품이 아니고 이미 상용화된 부품을 선택하는 경우라면 그 공개된 부품기술로 인해 개발결과물에 대한 특허를 획득하기 어려울 수 있다. 따라서 핵심기술에 적용되는 부품은 적어도 부품공급사와 공동개발을 시작하는 것이 바람직하다. 투자없이 얻어지는 것은 많은 경우 모래성과 같다는 것을 기억하여야 한다.

 

3. 질문 3 (생화학적 물질 분야 발명의 동일성 사례)

(질문의 순서를 변경합니다)

바이오 생물 연구소의 한 연구원은 생체 내에서 적혈구 생성을 촉진하는 단백질을 코딩(coding)하는 특정 DNA서열을 발견하고 그 DNA서열을 포함하고 있는 “소정의 gDNA(genomic DNA) (A)로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술을 이용하여 단백질 빈혈 치료제를 대량 생산하는 방법”을 발명하였습니다. 연구원은 자신의 발명을 처음 부모출원을 하면서 명세서에 유전자 재조합(DNA Recombinant)에 사용한 gDNA (A)를 기재하였습니다. 연구원은 부모출원 이후 리서치를 계속한 결과 동일한 Exon 서열을 가지고 있으면서도 좀더 풍부하고 손쉽게 구할 수 있는 gDNA (B)가 있는 세포를 발견하고 “소정의 gDNA(genomic DNA) (B)로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술을 이용하여 단백질 빈혈 치료제를 대량 생산하는 방법”을 명세서와 청구범위에 기재하여 자녀출원을 하였습니다. gDNA (B)는 최초 부모출원의 명세서에 기재한 gDNA (A)과 비교할 때 단백질 합성에 불필요한 Intron 유전자 조각이 일부 다르지만 단백질 합성의 주형이 되는 Exon 유전자 조각의 서열이 완전히 일치하였습니다. 이 경우 자녀출원의 출원일은 부모출원일로 소급받을 수 있는지요?

 

<질문3>의 사례는 실제 DNA 염기서열의 동일성 여부에 관한 에리트로포이에틴(Erythropoietin) 사건 (대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후2248 판결)을 각색한 것이다.

 

특허 제10-0048676호 발명(이하 ‘이 건 특허발명’이라 한다)은 미국특허청에 출원번호 제677813호(출원일: 1984. 12. 4.), 제688622호(출원일: 1985. 1. 3.) 및 제693258호 (출원일: 1985. 1. 22.)로 출원된 것을 우선권으로 주장하여 1985. 12. 3. 특허협력조약에 의거 국제출원번호 PCT/US1985/002405호로 국제특허출원되었으며, 1986. 8. 4. 우리나라 특허청에 출원번호 제10-1986-0700525호로 출원(이하 ‘원출원발명’이라 한다)된 후 1992. 02. 06. 특허 등록된 것이며 분할 출원 제10-1988-0701565는 1996. 7. 9. 특허등록된 특허 제101875호 발명이다.   우선권 주장의 기초가 된 미국 특허출원 제688,622호의 DNA 염기서열과 이 사건 특허발명의 DNA 염기서열은 일부에서 차이가 있었는 데, 염기서열 1번은 기초 출원에만 존재하고, 반대로 염기서열 340번은 이 사건 특허발명에만 존재하는 점에서 차이가 있었다.   대법원에서는 “이 사건 특허발명의 gDNA 염기서열과 위 도면 4C의 염기서열은 인트론(intron) 부위에 일부(염기서열 1번과 340번)의 차이가 있으나 일반적으로 인트론에서 하나의 염기가 있고 없음은 gDNA의 발현이나 기타 기능에 특별한 문제점이나 차이점이 없으며 gDNA에서 단백질을 암호하지 않는 인트론은 개체에 따라서도 약간의 차이가 있음은 이 기술분야에서 잘 알려진 사실인 점에 비추어 DNA 기능에 아무런 차이점을 발견할 수 없는 부위에서 1개의 염기가 다르다고 하여 우선권 주장의 기초가 된 출원과 이 사건 특허발명의 동일성을 부인할 수 없다”고 판단한 특허법원의 원심(특허법원 2000. 7. 14. 선고 98허8236 판결)을 긍정하여 결국 우선권 주장 인정여부의 전제로서 우선권주장 기초 출원과 이 사건 특허발명의 동일성을 인정하였다 (대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후2248 판결).   반면 이와 유사한 일본의 사례에서는 우선권주장 기초출원(미국)과 일본의 출원에서 175, 178, 191번 아미노산을 코딩하는 DNA 코돈(codon)의 염기가 각각 1개씩 차이가 났는데 법원에서는 당업자(통상의 기술자)는 이를 오기로 인식할 수 있다고 하여 우선권 주장이 인정된 바가 있다 (大阪高裁平成6年2月25日 判決平成3年(ネ)第2485号). (김관식, “특허법상 우선권 주장이 있는 경우의 발명의 동일성 판단 기준”, 제20집 제1호 과학기술법연구, 한남대학교 참조). <표1> 인간 EPO유전자의 87 염기쌍 엑손의 염기서열

 

  <질문3>의 사례에서 부모출원과 자녀출원의 차이점은 gDNA 염기서열에 있다. 그러나 적혈구 생성을 촉진하는 단백질을 코딩(coding)하는 특정 DNA서열, 즉 엑손의 염기서열은 일치하였고 차이가 있는 부분은 일부 인트론 부분이었다.

  우리나라 법원은 이와 유사한 사안에서 자녀출원의 청구범위를 구성하는 gDNA 염기서열와 우선권 주장의 기초가 되는 부모 출원의 gDNA 염기서열 의 차이점을 인정하면서도 그 차이가 나는 부분이 적혈구 생성을 촉진하는 단백질의 DNA에서 발현되지 않는 인트론에서의 차이에 불과하다는 점을 들어 동일하다고 판단하였다. 법원이 적용한 동일성 판단은 두 개의 발명 사이에 ‘구성’의 차이가 일부 있더라도 ‘효과’의 점에서 차이가 없다면 두 발명은 동일하다고 보는 실질동일 판단기준을 적용한 것으로 해석된다.

 

따라서 <질문3>의 사례에 대해서도 실질적 동일성 판단기준을 도입하면 비록 gDNA의 차이는 있으나 결국 mRNA를 만드는 과정에서 엑손만 남게 되고 cDNA 역시 Exon에 의해 전사된 염기서열을 갖게 되므로 발명의 효과 역시 같아진다. 따라서 부모출원과 자녀출원의 발명은 실질적으로 동일하다는 판단이 가능해지고 자녀출원의 출원일이 부모출원일로 소급되는 혜택을 받을 수 있다는 결론에 이른다. 

[배경기술에 대한 참고설명] ※     에리트로포이에틴(Erythropoietin)는 적혈구 생성에 필수적인 호르몬으로 적혈구의 전구체의 형태로 골수에 존재한다. 에리트로포이에틴은 헤마토포이에틴으로 불리며 신장의 간질세포 섬유아세포와 간에서 만들어진다. 태아의 시기동안은 간에서 생성이 주되지만, 성체의 시기때는 신장에서 주로 생성된다. 치료 목적인 에리트로포이에틴은 DNA재조합기술로 만들어지며, 만성적인 신장질환에 의한 빈혈의 치료에 사용된다. ※     참고로 gDNA(genomic DNA)는 유전자 재조합(DNA Recombinant)에 사용되는 DNA 원본으로 특정 단백질을 코딩 하는 Exon과 특정 단백질을 코딩하지 않는 Intron의 불연속적인 구조로 이루어져 있다. ※     진핵세포의 DNA에는 원핵세포의 DNA와 달리 실제로 단백질의 합성 정보를 갖는 부분과 그렇지 않은 부분이 섞여서 존재하고 있다. 전자의 부분을 엑손, 후자를 인트론(intron)이라고 한다. 따라서 DNA 염기 서열 중 엑손(Exon)에만 단백질의 구성정보를 담고 있는 부분이다. 단백질에 따라 전사 과정에서 의미없는 부분인 인트론을 잘라낸 엑손의 총합을 “엑솜”(Exome)이라고도 한다. <그림> 엑손과 인트론의 절편으로 길게 이어지는 DNA (위키백과) ※     단백질을 만드는 데 관여하지 않는 인트론은 단백질 전사를 시작하도록 유도하는 프로모터 등 전사를 돕는 정보를 가지고 있기 때문에 전사과정에서 pre-mRNA를 만드는 데 사용되지만, 성숙된 mRNA(matured mRNA)를 만드는 데 쓰이지 않고 잘려진다. 따라서 DNA 엑손과 인트론은 1차 RNA에 전사될 때까지는 존재하지만 이 RNA가 mRNA(전령RNA)로 성장하면서 인트론은 제거된다. <그림> pre-mRNA 에서 mRNA 절단 과정 도식 (위키백과) ※     유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술 자체는 종래 알려진 기술로, 유전자라고 불리는 gDNA(genomic DNA) 원본으로부터 전사(Transcription)라는 과정을 통해 mRNA라는 단백질 합성의 주형을 만들고 그 mRNA 주형으로 상보적 DNA (cDNA)을 합성하고 DNA를 증폭시키는 중합효소 연쇄 반응(PCR)을 통하여 최종 산물인 단백질을 만드는 기술이다. 이때 mRNA 주형을 만드는 과정은 먼저 gDNA(genomic DNA) 원본을 그대로 복제한 다음, 제한효소로 중간 중간에 끼여 있는 불필요한 Intron 부분을 잘라 제거하고 원하는 단백질 합성의 주형이 되는 Exon 조각 만을 서로 이어 붙여 하나의 완전한 mRNA로 만드는 과정이다. 따라서 주형이 되는 mRNA는 Exon 들만 연결된 구조로 이루어지고 이에 의해 합성된 cDNA 역시 Exon에 의해 전사된 염기서열을 갖는다. 결론적으로 불필요한 Intron 조각이 다르더라도 원하는 단백질의 특정 DNA와 일치하는 유전자 Exon 조각의 서열이 동일한 gDNA을 이용하면 동일한 단백질을 만들 수 있다. ※     cDNA, 즉 상보적 DNA(complementary DNA)는 유전학에서 전령 RNA(mRNA)를 주형으로 역전사효소와 DNA 중합효소에 의하여 합성된 DNA이다.

 

  그러나 이러한 실질적 동일성 판단기준이 타당한지 더 살펴볼 필요가 있다. 우선권 주장 인정 여부와 관련된 발명의 동일성 판단에서 실질동일성을 판단기준을 적용한 사안은 사실 일본에서는 오기라고 인정할 만큼 미세한 차이가 있는 경우이었다.

   미국의 경우 동일성 판단은 부모출원의 명세서에 자녀출원 발명을 실시 가능하게 기재하고 있는지로 판단한다. 미 연방항소법원은 어떤 특정 종 (species)에 대한 설명이 이와 유사하더라도 다른 종(species)에 대한 실시 가능한 설명으로 인정받기도 어렵다고 판단하였다(Regents of the University of California v. Eli Lilly and Company, 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997)).

<그림> Overview of hybridoma technology and monoclonal antibody creation (Wikimedia Commons))

 

좀더 구체적으로 살피면 명세서는 인간 인슐린 cDNA를 생성하기 위한 일반적인 방법과 cDNA로 인코딩된 인간 인슐린 A와 B 체인의 아미노산 시퀀스에 대한 설명만을 제공하였고 cDNA를 함유한 다양한 미생물을 청구항으로 기재하면서 쥐의 인슐린 cDNA에 대한 실험만을 기재하였다. 그러나 연방항소법원은 쥐의 인슐린 cDNA에 대한 설명은 척추동물 또는 포유류의 인슐린 cDNA의 광범위한 분류에 대한 설명이 아니기 때문에 인간 인슐린 cDNA를 실시가능하게 설명하지 못하고 있다고 판단하였다.

 

이러한 미국 판례의 태도를 <질문3>의 사례에 적용하면 자녀 출원이 부모출원일로 소급되는 혜택을 받을 수 있는 지 여부, 즉 발명의 동일성은 부모출원의 명세서에 기재되고 공인기관에 기탁된 소정의 gDNA “A”로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant)하는 기술에 대한 설명이 새로 발견한 “gDNA “B”로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술을 이용하여 단백질 빈혈 치료제를 대량 생산하는 방법에까지 실시 가능하게 적용할 수 있는 지에 대한 판단이 뒤따라야 한다.

   최근 COVID-19 덕분인지 모르겠으나 미국에서 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에 대한 실시가능요건은 더욱 더 엄격해졌다는 점에 주의하여야 한다. 대체로 생물학적 물질 발명이나 소프트웨어 발명에서 실시가능성 요건은 강화되고 있는 느낌이다.

   2016년부터 DNA 염기서열 분석장비를 만들고 있는 캘리포니아에 본사를 둔 Pacific Biosciences of California Inc (이하 PacBio)의 두 건의 특허(U.S. Patent Nos. 9,546,400 and 9,772,323)를 영국에 본사를 둔 Oxford Nanopore Technologies (이하 ONT)가 침해하였다는 이유로 미국 국제무역위원회와 영국과 독일에서 특허소송이 이어지고 있었는데, 지난 2021년 5월 14일 연방항소법원에서 PacBio사의 두 건의 DNA 염기 시퀀싱(해독) 특허는 실시가능요건을 만족하지 못해 무효라고 확정되었다 (Pacific Biosciences of California Inc v. Oxford Nanopore Technologies Inc, U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, No. 20-2155).

 

법원은 생물학적 DNA 분자의 나노포어(nanopore) 시퀀스에 대한 첫 성공이 2011년까지 일어나지 못했다는 것을 주목하고 청구항에 기재된 발명의 전체 범위가 실시가능하게, 즉 만들고 사용할 수 있게 명세서에 기재되지 않았다고 판단하였다. PacBio사는 ONT사가 배심원단 앞에서의 모두 진술에서 이 기술을 사용하여 바이러스의 변종을 해독함으로써 코로나 바이러스와 싸웠다고 진술함으로 배심원단이 편견을 갖게 되었다고 주장하였으나 받아들여지지 않았다.

   발명의 동일성 판단은 진보성판단과 달리 효과를 판단할 필요가 없다. 있는 그대로 존재하는 지 그리고 그기재 사항으로부터 명시적 또는 묵시적으로 실시가능하게 기재된 것인지를 판단하면 된다. 이때 실시가능성은 사실의 기초한 법률판단이므로 전문가 증언 등을 통해 실시가능성을 증명하여야 하고 이를 판단하여야 한다. 

<질문3>의 사례가 미국 법원에서 다투고 판단된다면 어떤 결론에 이를지 궁금해진다. 아마 결론은 같아질 수도 있다. 그러나 그 결론에 이르는 길은 다를 것이다.

[부록] 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에서 명세서 기재요건과 기탁요건  실시가능요건(enablement)과 관련하여 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에 대해서는 조금 더 유의할 점이 있습니다. 여기서 생물학적 물질(biological material)이란 유전자, 세균, 바이러스, 곰팡이, 효모, 조류, 동물세포, 식물세포, 수정란, 종자 등을 포함합니다. 따라서 최근 COVID-19 의 mRNA 백신도 이에 해당합니다.  생물학적 물질(Biological Materials)은 글로 설명된 명세서만 봐서는 통상의 기술자가 과도한 실험 없이 제조ㆍ분리할 수 없는 등 쉽게 실시하기 어려운 경우가 많습니다. 따라서 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에 대해서 우리나라나 미국이나 해당 생물학적 물질을 공인된 기탁기관에 기탁할 것을 요구하고 있습니다.  여기서 오해하지 말아야 하는 것은 생물학적 물질(Biological Materials)의 기탁이란 요건은 우리나라 특허법 제42조 제3항의 명세서 기재요건 (미국 특허법 제112조 (35 USC § 112)의 명세서 기재요건)을 충족시키기 위한 수단 중 하나라는 것입니다 (특허법원 2001.6.22. 선고 99허8653 판결 및 대법원 2002. 11. 8. 선고 2001후2238 판결).  이하 더 상세한 내용은 블로그 "명세서 실시가능요건, 임시 명세서 출원, 선행기술이라고 다르지 않다." 편 참조

  

<질문4>부터는 다음 편에서 이어집니다.

우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (2편) -사례 질의응답편

우선권주장(국내우선권주장 및 CIP)의 오해 풀기와 장단점 비교 (2편) -질의응답편

<1편>에 이어 연속 

우선권주장(국내우선권주장 및 CIP)의 오해 풀기와 장단점 비교 (1편) (sonovman.blogspot.com)

…(생략)…

이하에서는 간과하기 쉬운 쟁점을 질의응답(Q&A) 방식으로 설명하면서 한국의 국내우선권주장 출원제도와 미국의 일부계속 출원제도를 비교해보려고 한다.

III.  질의 및 응답 (Q&A)

1.    질문 1.     

발명가 A는 키보드와 달리 윈도우에서 커서의 이동이 자유로운 컴퓨터용 마우스를 처음 착안하고 프로토타입(prototype)을 만들어 보았습니다. 실제 프로토타입의 마우스가 잘 작동하는 것을 확인하자 특허출원을 하려고 하였으나 비용도 아끼고 제품 사진만으로 특허출원이 가능하다는 정보를 입수하고 아래 사진을 명세서 대신 첨부하여 “임시명세서 출원” 형식으로 부모출원을 하였습니다. 그 이후 개인 컴퓨터 제조사들은 앞다투어 마우스를 개발하여 출시하기 시작하였고 발명가 A는 컴퓨터용 마우스의 구성과 작동에 관한 설명을 추가하여 부모출원을 기초로 우선권 주장하여 자녀출원을 하려고 합니다. 이 컴퓨터 마우스 발명에 대해 부모출원일로 우선권 주장의 혜택, 즉 출원일 소급 혜택을 받을 수 있을 까요? 사진 = 컴퓨터용 마우스 프로토타입(prototype) (출처 : Wikimedia)

  지식재산업계에 계신 분들은 설마 시제품 사진 한 장 들고 특허출원을 하는 사람이 있을까 싶겠지만 실제 이런 질문을 자주 듣습니다. 컴퓨터용 마우스는 2차원 평면에서의 움직임을 컴퓨터에 전송해 주는 입력장치입니다. 생김새가 생쥐를 닮았다고 해서 ‘마우스’라는 이름이 붙었다고 합니다. 마우스의 작동원리는 바퀴의 회전각도를 측정하여 전후 좌우의 움직임을 컴퓨터에 전송해주는 장치입니다.

  실제 스탠포드 연구소(SRI International)의 더글러스 엥겔바트(Douglas C Engelbart)가 발명한 이 마우스 발명은 1967년에 “X-y position indicator for a display system”이란 명칭으로 임시출원(provisional application)하였다가 바로 정규출원으로 전환하여 1970년에 미특허상표청(USPTO)에 특허로 등록 받았습니다 (등록번호 US 3,541,541). 최초 개시된 마우스는 두 개의 바퀴를 이용하여 x축과 y축 방향의 움직임을 측정하는 기기로, x축의 움직임은 각각 x축과 y축으로 배열된 바퀴(42, 46)의 회전각도를 측정하는 방식이었습니다.

[그림] X축 바퀴(42)와 Y축 바퀴(46)의 회전각도를 측정하여 평면에서의 움직임을 인식하는 장치(특허공보)

 

  이 특허발명은 애플의 스티브잡스가 매입하여 애플의 맥(Mac)의 운영체제(Mac OS)와 GUI 에 반영하였다고 하며, 안타깝게도 개인컴퓨터(PC) 시대가 도래하기 시작한 1987년에 만료되었습니다. 

  마우스는 텍스트 입력 방식에 머물렀던 컴퓨터(PC)의 사용자에겐 가히 혁명적인 사건이었습니다. 사실 맥이나 윈도우의 UI는 이 마우스가 있었기때문에 가능했다고 봐도 무리가 없습니다.

  발명의 설명은 문자(word)뿐 아니라 사진이나 도면에 의해서도 가능합니다. 그러나 이러한 사진이 실시가능요건을 만족하기 위해서는 모든 청구된 구조적 특징과 그것들이 어떻게 조합되는지를 보여주고 있어야 합니다. (In re Bager, 47 F.2d 951, 953, 8 USPQ 484, 486 (CCPA 1931))

  질문의 사안에서 제품의 외관 사진만으로는 컴퓨터용 마우스의 구조나 작동방법을 전혀 알 수 없습니다. 이 사진만 보고 마우스를 만들 수 있는 사람은 아무도 없을 것입니다.

  따라서 비록 형식적으로 사진을 명세서를 대용하여 출원한다고 해도 특허법상 실시가능요건(enablement) (한국 특허법 제42조 제3항 및 미국 특허법 제112호)를 만족받기 어렵습니다. 

 이에 따라 부모출원에 기초한 우선권주장 자녀출원은 그 출원일을 인정(또는 소급)받기 어렵습니다. 

 또한 부모출원을 그대로 청구범위를 추가 보정하여 심사를 받게 되면 명세서 기재요건 불비로 거절될 가능성이 높습니다.

  물론 임시명세서 출원도 보정을 통해 내용을 추가할 수 있으나, 출원한 이후 실시가능요건(enablement)을 만족시키기 위해 특징의 구조나 작동에 대한 설명을 추가하는 보정은 처음 명세서에 기재하지 않은 새로운 사항에 해당하여 그러한 보정은 허용되지 않습니다.

  이에 따라 자녀출원은 그 출원일을 부모출원일로 인정받지 못하고 부모출원일이후 출시된 경쟁사들의 마우스 모방 제품이 선행기술이 되어 자녀출원이 등록받기 어렵게 될 것입니다. 또 부모출원도 명세서기재요건 불비로 등록받지 못하고 그대로 소멸할 것입니다. 

  이제 컴퓨터용 마우스 시장은 특허장벽 없이 자유경쟁이란 미명아래 저가 경쟁과 브랜드 경쟁의 늪에 빠지게 될 것이고, 브랜드도 자금도 부족한 발명자는 어디에서도 보호를 받을 기회를 찾지 못할 것입니다.

  아무리 임시명세서 출원이라고 하더라도 처음부터 ‘발명의 설명’을 기재하여야 하고, 그 ‘발명의 설명’은 법정 요건에 맞도록 배경기술과 함께 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 적어야 합니다.

[부록] 실시가능요건과 선행기술의 적격  실무적으로 우리나라와 미국의 중요한 차이는 실시가능요건(enablement)을 만족하지 못한 경우 그 특허출원이 다른 출원에 대하여 선행기술(prior art)의 적격이 있는지에 대한 문제입니다. 좀더 구체적으로는 실시가능요건에 대한 엄격성과 개시에 대한 판단기준의 차이입니다.  상세한 내용은 아래 다른 블로그 글에서 확인해주세요. 명세서 실시가능요건, 임시 명세서 출원, 선행기술이라고 다르지 않다. (sonovman.blogspot.com)

<질문2>부터는 다음 편에서 계속 합니다. 

 

[이진수의 ‘특허포차’] ⑮ 특허를 받을 수 있는 인공지능(AI) 발명은?… 심사 실무 가이드(하)

기본 ‘알고리즘’ & ‘아키텍처‘(Architecture)

앞서 1편에서 언급한 바와 같이, 특허제도는 발명의 공개를 통해 기술발전을 촉진시킨다는 목적을 달성하기 위해 출원명세서에 발명을 구현하기 위한 구체적인 수단 등이 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하게 기재할 것을 요구한다.

이러한 구체적인 수단은 학습 데이터, 데이터 전처리 방법, 학습 모델, AI 기본 알고리즘, 아키텍처(Architecture), 학습결과물의 데이터를 출력 및 활용하는 과정 등이 AI분야에서 ‘특허거리’가 된다는 것을 의미하기도 한다.

현재 상용화되어 있는 AI는 1986년 제프리 힌튼(Geoffrey Everest Hinton)의 백프로퍼게이션(back propagation) 알고리즘과 1989년 얀 르쿤 (Yann LeCun)의 컨벌루션신경망(CNN) 알고리즘을 대부분 사용하고 있다.

새로운 알고리즘의 등장으로 AI 기술이 부활했으나 하드웨어적인 아키텍처(Architecture) 면에서는 과거 IBM가 처음 퍼스널 컴퓨터를 개발했을 당시와 그렇게 큰 변화가 없다. 그저 그 위에 NIVIDA의 GPU를 이용하여 데이터를 병렬 처리하는 수준이다.

얀 르쿤 교수는 제프리 교수의 제자이자 페이스북(Facebook)의 수석 AI 연구총괄 부사장이다. 얀 르쿤 교수는 그가 개발한 CNN AI 알고리즘을 이용해 AT&T에서 손으로 쓴 우편 번호 이미지를 컴퓨터로 읽어 숫자 텍스트로 변환하는데 성공해 유명해졌다.

그러나 사실 신경망 알고리즘을 적용해 숫자 이미지를 인식하는 CNN AI 알고리즘은 얀 르쿤 교수가 처음이 아니었다. 이보다 10년이 앞선 1979년 일본의 쿠니히코 후쿠시마 (Kunihiko Fukushima) 교수가 발명한 특허공보에도 이미 소개되었다.

...이하 생략

[이진수의 ‘특허포차’] ⑮ 특허를 받을 수 있는 인공지능(AI) 발명은?… 심사 실무 가이드(하) 읽기

우선권주장(국내우선권주장 및 CIP)의 오해 풀기와 장단점 비교 (1편)

 I.     들어가는 말

발명은 사람의 지적 창작물이라 유체물과 달리 다른 사람이 동시에 또는 다른 시기에 같은 사상을 점유(?)할 수 있다. 그러한 창작물에 대한 권리가 경합될 경우 누구의 권리를 보장할 것인지에 대해 처음 땅을 개척하여 첫 농산물을 경작한 자에게 그 땅과 경작물의 권리를 인정하는 보편적인 원칙에 따라 새로운 첫 창작물만을 그 발명자의 고유의 지적 창작물로 인정하여 왔다. 특허법은 발명자가 특허제도를 적극적으로 이용하도록 하기 위하여 자신의 발명에 대해 특허출원을 통해 제일 먼저 특허를 받을 수 있는 권리를 행사하는 자에게 권리를 인정하고 있다. 우리는 이를 “선출원주의”(First-To-File system)라고 한다.

따라서 발명자는 자신의 아이디어가 구체적인 사상으로 구상되면 서둘러 특허출원을 한다. 이에 따라 발명자는 마치 배가 닻을 내리면 배와 연결된 닻의 밧줄 범위 내에서 자신의 점유를 인정받듯이 그 범위에 있는 아이디어를 선점하게 되었다.

그러나 상용화될 수준으로 성숙되지 못한 발명에 특허출원을 서두르다 보면 그 발명을 개량하거나 추가할 영역이 많이 남게 된다. 자칫 후속 발명자에게 실질적인 이익을 빼앗기기 쉽고 오히려 후속 출원에 의해 첫 발명자가 내린 닻을 중심으로 자신의 발명활동이 갇힐 수 있다. 그러나 첫 닻을 내린 발명자가 자신의 선출원 발명을 구체화 또는 개량·추가하여 후속 발명하고 이를 통상의 출원절차로 다시 출원하면, 자신의 선출원과 동일 발명이라는 이유로 거절될 수 있고, 선출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 개량된 발명을 추가하면 새로운 사항을 추가하였다는 이유로 거절될 수 있다.

물론 최초 명세서에서 누락된 부분을 추후 보정을 통해 추가하는 것이 불가능한 것은 아니다. 최초 명세서에서 암시적이거나 내포되어 있는 사항인 경우에는 누락된 부분을 추후에 추가 보정할 수 있다. 그러나 새로운 사항 (new matter)은 추가할 수 없다. 이러한 불편을 해소하기 위하여 모출원과 자출원을 하나의 출원으로 묶을 수 있는 우선권 주장출원 제도를 마련할 필요가 생겼다. 이미 해외발명자는 새로운 사항을 포함한 조약우선권 주장(부분우선권)출원 제도를 이용하여 모출원에 대한 우선권 혜택을 받고 있었다.

이에 따라 유럽연합을 제외한 한국과 미국, 일본, 중국 등 많은 국가는 자신이 내린 닻의 범위에 있는 발명활동의 성과물을 경제적으로 빠짐없이 보호될 수 있도록, 선출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 선출원일에, 새롭게 추가된 발명은 후출원의 출원일에 출원한 것으로 인정하여 주는 우선권 제도를 마련하였다. 

이를 우리나라는 ‘국내우선권주장’ 출원제도(특허법 제55조)라고 부르고, 미국은 일부계속 (Continuation-in-Part Patent, CIP) 출원제도(35 U.S.C. §120, §121, CFR 1.53 (b))라고 부른다.

 ※ 본고에서 편의상 한국의 국내우선권주장 출원제도와 미국의 일부계속 출원제도를 통칭하여 “우선권주장출원”이라고 부르기로 하고 최초 선출원을 부모출원, 우선권주장출원을 자녀출원이라고도 부르기로 한다.

II.     문제의식

우선권주장출원 제도는 모출원과 공통된 사항만이라도 모출원일로 소급되도록 설계되었다. 적어도 발명자가 처음 내린 닻의 범위는 보장하겠다는 의도가 담겨 있다. 그러나 이 제도는 선출원과 후출원의 동일성을 판단함에 있어서 특허출원의 청구항 기재 발명의 구성요소별(element-by-element)로 심리하는 단계까지는 발전하지 못하였다. 대신 청구항별(claim-by-claim)로 심리하는 제도에 머물렀다. 좌고우면하다보니 첫 발명자가 처음 내린 닻의 밧줄 범위의 후속 발명을 충실히 보호하려는 취지에서 한걸음 물러섰다. 사실 후속 발명에 대해 새로운 출원을 독립적으로 여러 개 하는 것과 비교하여 경제적 효과와 관리의 편의성을 제외하면 뚜렷한 장점이 거의 없다는 비판도 뒤따랐다. 오히려 단점과 주의할 점이 더 많다.

 예를 들어 부모출원이 “~하는 단계 1과 ~ 하는 단계2로 구성된 발명 A” (=단계1+단계2)를 개시하고 있는데, 자녀출원에서 발명 A에 “~ 하는 단계3”을 추가한 발명 B (=단계1+단계2+단계3)를 출원한 경우 자녀출원은 부모출원일의 우선권 혜택을 인정받기 어려워, 부모출원일 이후 방법 A (=단계1+단계2)가 개시된 간행물은 등록 거절의 근거로 사용될 수 있다. 즉 자녀출원의 선행기술이 될 수 있다.

 방법 A (=단계1+단계2)는 부모출원에 개시된 발명 A와 공통된 사항이므로 발명 A 부분은 부모출원일로 소급되고 따라서 부모출원 이후 방법 A (=단계1+단계2)가 개시된 간행물은 자녀출원에 대해 선행기술의 지위가 없다고 생각하기 쉬우나 그렇지 않다. 현행 우선권 주장출원제도는 구성요소별(element-by-element)로 판단하지 않고 청구항별(claim-by-claim)로 판단한다.

“~ 하는 단계3”을 추가한 발명 B (=단계1+단계2+단계3)을 새로 출원하는 것과 다르지 않다. 이러한 판단은 미국이나 우리나라나 다르지 않다.

 미국의 일부계속 (Continuation-in-Part Patent, CIP) 출원은 단점이 더 많다. 자녀 출원의 우선권 혜택 인정여부와 관계없이 출원일 자체가 소급되므로 존속기간도 짧아진다. 그나마 우리나라는 우선권혜택으로 출원일 자체가 소급되는 것은 아니고 등록요건 등의 소정의 요건 심리에서 부모출원일로 심사할 뿐이어서 존속기간이 짧아지는 단점은 없다. 

1)     미국의 일부계속 (Continuation-in-Part Patent, CIP) 출원 미국의 일부계속 (Continuation-in-Part Patent, CIP) 출원의 경우 부모출원이 특허청에 계속 중이면 언제든지 자녀출원(CIP)을 할 수 있고, 자녀출원(CIP)에 대해서도 계보를 이루어 사슬처럼 손자출원(CIP)을 계속할 수 있다. 우선권 혜택을 받는 청구항을 유지하면 우선권 주장의 사슬은 유지된다. 자녀출원(CIP)을 해도 부모출원은 특허청에 계속 살아 공개될 수 있으며 자녀출원(CIP)이 우선권 혜택을 받지 못하고 부모출원이 자녀출원(CIP)의 출원일로부터 1년 전에 공개되었다면 부모출원이 자녀출원(CIP)의 신규성 및 진보성 심리의 선행기술이 될 수 있다 (좀더 구체적으로는 부모출원이 공개되기까지 1년 6월, 그리고 부모출원이 공개된 후 부모출원이 자녀출원(CIP)에 대한 선행기술에서 배제되는 기간 1년(AIA 35 U.S.C. 102(b)(1))을 합쳐 총 2년 6월 동안 부모출원은 자녀출원(CIP)에 대한 선행기술적격이 유예된다). 또한 특허의 존속기간의 단축이란 단점과 함께, 부모출원/특허에서 하였던 이전 주장(다툼) 및 진술은 후속 자녀(CIP)출원에 대한 특허에서 청구항에 기재된 용어를 좁게 해석하는 데 근거가 될 수 있음에 주의하여야 하고 만약 부모출원과 자녀출원과 손자출원이 우선권주장의 사슬로 연결된 경우 자녀출원의 존속기간을 확대하고자 자녀출원의 청구범위를 보정하여 부모출원과 공통된 청구항을 삭제한 경우 손자출원의 우선권 혜택이 사라질 수 있다는 점도 주의하여야 한다. 또한 미국의 일부계속 (Continuation-in-Part Patent, CIP) 출원의 경우 발명자 선언서를 새로 작성하여 제출하여야 한다. 부모출원(선출원)에 제출한 발명자 선언서의 복사본을 체출해도 되는 계속출원(CA)이나 분할출원(DA)과 다르다. 또한 부모출원(선출원)일이 2013년 3월 16일 전이고, 그에 기초한 계속출원(CA)(또는 분할출원(DA) 포함)이 그 이후인 경우 계속출원(CA)의 청구항의 유효출원일은 선출원일로 되므로 계속출원(CA)은 개정 AIA에 따른 “선출원주의”(First-To-File system)가 적용되지 않으나 일부계속 (CIP)출원의 경우 개정 AIA에 따른 “선출원주의”(First-To-File system)가 적용된다. 이에 따라 종래 선발명주의(First-To-Invent system)에서 선행기술 적격이 없던 참조문헌이 선행기술 자격을 획득할 가능성이 있다. 계속출원(CA)(또는 분할출원(DA) 포함)은 개정 AIA에서도 선출원일이 유효출원일이 되므로 그럴 걱정이 없다. 또한 PCT 국제출원시 PCT 절차에 따라 미국으로 진입하지 않고 PCT 국제출원을 기초로 바로 미국에 계속출원, 분할출원, 일부계속출원을 할 수 있다. 이를 우회 계속 (bypass continuation) 출원이라고 하는데, 지면의 한계와 관심주제에 집중하기 위하여 본 고에서는 다루지 않기로 한다. 2)     한국의 국내우선권주장출원 반면 한국의 국내우선권제도는 미국의 일부계속 (CIP)출원과 달리 부모출원(선출원) 일로부터 1년 내에만 우선권이 주장이 가능하다. 1년이내라면 우선권주장출원을 하고 이를 다시 부모출원으로 하여 우선권 주장출원을 하는 것은 가능하나 그 경우 부모출원과 자녀출원의 공통된 내용에 대한 우선권 혜택이 사라진다. 또한 미국과 달리 국내우선권 주장 출원이 있으면 부모출원은 그 선출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 등록 또는 거절결정이 확정되지 않는 한 취하된 것으로 본다. 물론 우선권 주장을 취하하면 취하간주되지 않는다. 따라서 부모출원과 자녀출원이 경합되는 경우는 발생하지 않는다. 부모출원(선출원)이 공개되기 전에 자녀출원(국내우선권 출원)이 행해지므로 부모출원은 자녀출원(국내우선권 출원)에 대하여 선행기술로 작용하지 않고 우선권혜택으로 출원일 자체가 소급되는 것은 아니므로 존속기간은 자녀출원(국내우선권 출원)일로부터 새로 시작한다.

 실질적으로 미국과 한국의 심사에서 차이를 보이는 것은 동일성 판단에 있다. 이러한 점은 실무적으로 많은 어려움을 가져온다. 전문가의 도움이 절실한 논점이 많다. 구체적인 차이는 아래 표에 요약하지만 우선권주장의 인정과 관련된 동일성 판단에 대한 미국과 한국의 차이는 실제 사례를 각색한 “III. 질의응답”편에서 다루기로 한다.

우선 우리나라 특허제도 내에서 국내우선권주장 출원의 유용성과 관련해서 더 살피면, 우리나라는 새로운 사항 (new matter)을 국내우선권주장 출원하지 않고 새로운 출원 (new application)을 하면 출원인이 같으므로 특허법 제29조 제3항 (확대된 선원의 지위)가 적용되지 않으나 특허법 제36조(선출원) 요건이 적용될 수 있다. 이때 선출원과 후출원 사이에 확연한 차이를 만들지 못하면 실질적으로 동일하다는 판단이 가능해질 수 있다 (그러나 실질적으로 동일하다는 원리를 이용하여 등록요건의 판단과 등록 후 권리범위 행사의 범위에 관한 판단을 일치하여야 하는지 의문이며 선출원 요건의 심리에서 동일성 판단은 엄격하게 사실의 문제로 존재여부만 판단하여야 할 것이다). 그러나 국내우선권 주장출원을 하면 특허법 제36조(선출원) 요건이 적용되지 않는다. 즉 선출원과 후출원사이의 차이가 확연하지 않을 때 비로서 여러 논란에서 벗어나 유용하다. 

1) 동일성 판단은 신규성 판단에서의 동일성 판단, 우선권 인정 판단에서의 동일성 판단, 선출원요건의 동일성 판단, 진보성 판단의 인용기술의 특정에서 동일성 판단, 무권리자 출원 판단에서의 동일성 판단 등 다양한 판단에 동일하게 사용된다. 2) 미국이나 유럽은 동일성 판단은 사실의 증거에 의해 판단하는 문제로 본다. 사실의 증거에 의해 선행문헌에 개시되었는지를 판단한다. 이때 명시적으로 개시된 것뿐만 아니라 묵시적 개시도 포함한다. 묵시적 개시 여부는 가능성에 대한 판단이 아니고 필연성의 판단으로 제한된다. 또한 이러한 개시는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있는 정도의 개시이어야 한다. 이를 충족하지 못하는 경우에는 동일성 판단의 선행문헌 적격이 부정된다. 미국 연방항소법원은 일관되게 신규성 위반여부를 판단함에 있어서 선행문헌에 동일성 있는 발명이 기재되어 있기는 하지만 실시가능하게 개시(enabling disclosure)되지 않는 경우 신규성 적용의 선행문헌이 될 수 없다고 판시하고 있다 (Paperless Accounting, Inc. v. Bay Area Rapid Transit Sys., 804 F.2d 659, 665 (Fed. Cir. 1986)). 3) 반면 우리나라는 독특하게 진보성 판단의 효과를 가미한 실질적 동일판단 기준을 사용하고 있다. 두 발명 사이에 ‘구성’의 차이가 일부 있더라도 ‘효과’의 점에서 차이가 없다면 동일하다고 판단한다. 구성의 차이가 있음에도 효과를 고려한 판단은 사실 동일성 판단의 영역이 아니라 진보성 판단의 영역이다 (이진수, 최승재, "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안 ―미국 심사기준(MPEP) 및 판례와 비교하여―", 지식재산연구지식재산연구 제15권 제2호 2020.061 (48 pages) 참조). 심지어 이런 실질 동일 판단의 원리를 적용하면 구성요소가 일부 없는 경우에도 구성완비의 원칙 (all elements rules)이 무시되고 동일하다는 판단이 가능해진다. 일부 구성요소가 없는 경우 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 점을 고려하면 일관되지 않다. 일부 구성요소가 없는 경우는 일부 구성요소가 대체되어 균등론이 적용되는 영역과도 다른 차원이며 침해판단에서 실질적인 차이가 있는지에 대한 판단의 원리가 등록요건의 판단에서 동일성 판단에 차용되는 것이 타당한지도 의문이다. 최근 대법원에선 명시적 또는 묵시적 개시인지 또는 통상의 기술자가 이해할 수 있는 지를 기준으로 판단한 사례가 늘고 있다. <참고>  A. 명세서 실시가능요건 블로그 보기  B. 이진수·최승재, "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안 : 미국 심사기준(MPEP) 및 판례와 비교하여", 지식재산연구, 한국지식재산연구원 (2020)

 이하에서는 간과하기 쉬운 쟁점을 질의응답(Q&A) 방식으로 설명하면서 한국의 국내우선권주장 출원제도와 미국의 일부계속 출원제도를 비교해보려고 한다.

 (우선 이번 편에서는 다음 편에서 다룰 질의만 실어 놓았다. 다음 편에서 질의에 대한 답변을 달도록 하겠다)

III.     질의 및 응답 (Q&A)

1.     질문 1

발명가 A는 키보드와 달리 윈도우에서 커서의 이동이 자유로운 컴퓨터용 마우스를 처음 착안하고 프로토타입(prototype)을 만들어 보았습니다. 실제 프로토타입의 마우스가 잘 작동하는 것을 확인하자 특허출원을 하려고 하였으나 비용도 아끼고 제품 사진만으로 특허출원이 가능하다는 정보를 입수하고 아래 사진을 명세서 대신 첨부하여 “임시명세서 출원” 형식으로 부모출원을 하였습니다. 그 이후 개인 컴퓨터 제조사들은 앞다투어 마우스를 개발하여 출시하기 시작하였고 발명가 A는 컴퓨터용 마우스의 구성과 작동에 관한 설명을 추가하여 부모출원를 기초로 우선권 주장하여 자녀출원을 하려고 합니다. 이 컴퓨터 마우스 발명에 대해 부모출원일로 우선권 주장의 혜택, 즉 출원일 소급 혜택을 받을 수 있을 까요? 사진 = 컴퓨터용 마우스 프로토타입(prototype) (출처 : Wikimedia)

 

2.     질문 2

설치 공간이 자유로운 책상을 개발하는 과정에서 구조 A(외다리를 가진 책상)에 대한 개념설계가 나오자 마자 구조 A (외다리를 가진 책상)를 개시하여 처음 부모출원을 하였습니다. 이후 기본 설계를 거쳐 상용화 개발 과정에서 최초 부모출원의 명세서에 기재한 작동 원리는 같으나 외다리를 접을 수 있는 변형 실시예 B (접이식 외다리를 가진 책상)를 채택하였습니다. 최초 부모출원에는 변형이 가능한 실시예로 B (접이식 외다리를 가진 책상)에 대해 간단히 언급 만하고 ‘외다리의 접이 구조’에 대해 기재하지 못하였습니다. 마침 가구 업계에 외다리 구조에 대한 바람이 불기 시작하였고 외다리 구조를 가진 책상이 출시되기 시작하였습니다. 이에 구조 B (외다리 접이 구조를 가진 책상)를 청구범위 및 명세서에 기재하여 부모출원을 기초로 우선권주장하여 자녀출원을 하려고 합니다. 구조 B에 대한 발명에 대해 부모출원일로 우선권 주장의 혜택, 즉 출원일 소급 혜택을 받을 수 있을 까요?

 

3.     질문 3

개인 소프트웨어 공학자 A는 소비자의 이동장소 및 빈도와 선호하는 브랜드와 상관관계가 있을 것으로 생각하고 소비자 동선에 대한 데이터를 받아 소비자에게 상품을 추천하는 방법을 인공지능과 관련된 딥런닝 모델로 구현하는 아이디어를 프로그래밍하고 부모출원을 하였습니다. 그러나 부모출원 당시에는 소비자의 이동장소 및 빈도와 선호하는 브랜드와 상관관계에 대한 빅데이터를 충분히 확보하지 못하여 데이터의 상관관계에 대한 기재를 하지 못하고 일반적인 딥런닝 예측 모델과 상품추천방법에 대한 알고리즘만 기재하고 상품추천의 프로세스와 관련된 기술적 구현수단을 구체적으로 기재하지 못하였습니다. 마침 데이터 공학 분야 잡지의 기고문에 소비자의 이동장소 및 빈도와 선호하는 브랜드와 상관관계에 관한 빅데이터 분석결과 일부가 실렸고, 이에 부모출원을 기초로 데이터 상관관계에 대한 설명과 그 결과에 대한 실증예를 추가하고 빅데이터 데이터의 상관관계를 이용한 프로세스와 관련된 기술적 구현수단을 추가하여 우선권주장한 자녀출원을 하려고 합니다. 이 자녀출원은 부모출원일로 소급받는 혜택을 누릴 수 있을 까요?

 

4.     질문 4

바이오 생물 연구소의 한 연구원은 생체 내에서 적혈구 생성을 촉진하는 단백질을 코딩(coding)하는 특정 DNA서열을 발견하고 그 DNA서열을 포함하고 있는 “소정의 gDNA(genomic DNA) (A)로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술을 이용하여 단백질 빈혈 치료제를 대량 생산하는 방법”을 발명하였습니다. 연구원은 자신의 발명을 처음 부모출원을 하면서 명세서에 유전자 재조합(DNA Recombinant)에 사용한 gDNA (A)를 기재하였습니다. 연구원은 부모출원 이후 리서치를 계속한 결과 동일한 Exon 서열을 가지고 있으면서도 좀더 풍부하고 손쉽게 구할 수 있는 gDNA (B)가 있는 세포를 발견하고 “소정의 gDNA(genomic DNA) (B)로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술을 이용하여 단백질 빈혈 치료제를 대량 생산하는 방법”을 명세서와 청구범위에 기재하여 자녀출원을 하였습니다. gDNA (B)는 최초 부모출원의 명세서에 기재한 gDNA (A)과 비교할 때 단백질 합성에 불필요한 Intron 유전자 조각이 일부 다르지만 단백질 합성의 주형이 되는 Exon 유전자 조각의 서열이 완전히 일치하였습니다. 이 경우 자녀출원의 출원일은 부모출원일로 소급받을 수 있는지요?  ※     참고로 gDNA(genomic DNA)는 유전자 재조합(DNA Recombinant)에 사용되는 DNA 원본으로 특정 단백질을 코딩 하는 Exon과 특정 단백질을 코딩하지 않는 Intron의 불연속적인 구조로 이루어져 있습니다. ※     유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술 자체는 종래 알려진 기술로, 유전자라고 불리는 gDNA(genomic DNA) 원본으로부터 전사(Transcription)라는 과정을 통해 mRNA라는 단백질 합성의 주형을 만들고 그 mRNA 주형으로 상보적 DNA (cDNA)을 합성하고 DNA를 증폭시키는 중합효소 연쇄 반응(PCR)을 통하여 최종 산물인 단백질을 만드는 기술입니다. 이때 mRNA 주형을 만드는 과정은 먼저 gDNA(genomic DNA) 원본을 그대로 복제한 다음, 제한효소로 중간 중간에 끼여 있는 불필요한 Intron 부분을 잘라 제거하고 원하는 단백질 합성의 주형이 되는 Exon 조각 만을 서로 이어 붙여 하나의 완전한 mRNA로 만드는 과정입니다. 따라서 주형이 되는 mRNA는 Exon 들만 연결된 구조로 이루어지고 이에 의해 합성된 cDNA 역시 Exon에 의해 전사된 염기서열을 갖습니다. 따라서 불필요한 Intron 조각이 다르더라도 원하는 단백질의 특정 DNA와 일치하는 유전자 Exon 조각의 서열이 동일한 gDNA을 이용하면 동일한 단백질을 만들 수 있습니다.

 

5.     질문 5

발명가 P 약사는 수십년간 약국을 운영하면서 위산분비 억제제 A와 위산을 중화시키는 제산제 B를 함께 사용할 경우 소화성 궤양의 치료에 탁월한 효능을 보인다는 사실을 발견하고, 다년간 임상 경험을 통해 취득한 용량과 비율로 위산분비 억제제 A와 제산제 B를 혼합한 소화성 궤양의 치료제를 특허출원 (부모출원)하였습니다. 이후 발명가 P 약사는 후속 연구를 계속하던 중에 위산분비 억제제 A를 점막보호제 C와 병용할 경우 위산분비 억제제 A의 흡수가 지연되어 치료 효능이 감소한다는 사실을 발견하고 자녀출원하면서 청구항에 "치료제의 조성에는 점막보호제 C가 포함되지 않는다"는 부정적 구성요소 (negative elements)를 추가하였습니다. 최초 부모출원의 명세서에는 위산분비 억제제 A와 함께 점박보호제 C를 사용하면 왜 바람직한지를 기재되어 있었을 뿐 아니라 같은 문장에서 또한 위산분비 억제제 A와 함께 제산제 B를 사용하면 왜 바람직한지도 기재되어 있었습니다. 이 경우 자녀출원의 출원일은 부모출원일로 소급받을 수 있을까요?

 

6.     질문 6

발명가 A는 “발광층이 InGaN로 구성되고 클래드층으로 GaN를 사용된 발광다이오드”를 발명하였습니다. 이를 특허출원(부모출원)하였는데, 명세서에 클래드층의 물질로 GaN를 주로 설명하였으나 기타 InGaAlN 등의 클래드층이 사용된 경우도 동일한 효과가 있다고 기재하였습니다. 이후 발명가 A는 후속 개발을 계속하는 과정에서 클래드층의 물질로 Al(알루미늄)을 포함한 GaAlN를 사용하는 것이 더 상용화에 유리하다고 판단하고 “발광층은 InGaN로 구성되고, 클래드층은 GaAlN로 구성된 발광다이오드”를 청구항으로 하여 자녀출원을 하고 부모출원을 기초로 우선권을 주장하였습니다. 이 경우 자녀출원의 출원일은 부모출원일로 소급받을 수 있을까요? ※     참고로 일반형 LED 칩의 구조는 빛을 발광하는 하나의 활성층과 이를 둘러싼 두 개의 양쪽 클래드층으로 이루어집니다. 클래드층은 전극에 접하여 있고 각각 n-doping 되거나 p-doping 되어 있다. 도핑된 클래드층 극성에 맞게 전극을 통하여 전압을 인가하면 n-doping된 클래드층은 전자를, p-doping된 클래드층은 정공을 공급하여 전류가 흐르면서 이들 전자와 정공이 가운데 활성층에서 결합하여 빛을 발광합니다. 보통 클래드층은 AlxInyGa1-x-yN (0≤x, y, x+y≤1) 물질이 사용됩니다.

 

7.     질문 7

발명가 A는 전투기의 공기저항을 줄이고 조립시간을 줄이고자 “납작머리 리벳으로 결합된 비행기 날개”를 발명하고 이를 특허출원(부모출원)하였습니다. 이후 다양한 체결기구를 연구한 끝에 양쪽에서 작업할 수 없는 장소에 사용할 수 있는 “슬리브 블라인드 리벳”과 “특수 볼트와 너트”를 추가로 개발하고 이를 명세서에 추가하면서 청구항은 다양한 실시예를 포괄할 수 있도록 좀더 넓게 “체결기구로 고정된 비행기 날개”으로 기재하여 자녀출원을 하고 부모출원을 기초로 우선권을 주장하였습니다. 이 경우 자녀출원의 출원일은 부모출원일로 소급받을 수 있을까요?

 

8.     질문 8

발명가 A는 “구성 A, B, C로 결합된 발명”을 개시한 부모출원을 하였다. 부모출원 당시 “A와 B가 결합된 발명이 개시된 선행문헌”이 존재하였다. 이후 동종업계에서 “구성 A와 B와 C가 결합된 제품”이 출시되기 시작하였습니다. 이에 발명가 A는 “구성 A와 B가 결합된 발명”을 청구발명으로 하고 명세서에 “구성 A와 C가 결합된 발명의 다양한 변형 실시예”와 “구성 A, B, C가 결합된 발명의 다양한 변형 실시예”를 개시한 자녀출원을 하였습니다. 심사관은 자녀출원의 “구성 A와 B가 결합된 청구발명”은 “A와 B가 결합된 발명이 개시된 선행문헌”에 의해 신규성이 없는 발명이라는 거절이유를 통지하였습니다. 발명가 A는 심사관의 거절이유를 검토하는 과정에서 사실 구성 A는 필수적이나 구성 B와 C는 서로 대체 가능하다는 점을 확인하였고 B가 아직 비싸고 신뢰성이 확보되지 않아 “구성 A와 C가 결합된 구조”가 더 경쟁력이 있을 것으로 판단했습니다. 따라서 청구 발명을 “구성 A와 C가 결합된 발명”으로 보정하려고 합니다. 이 경우 발명가 A는 특허를 받을 수 있을까요?

 

9.     질문 9

발명가 A는 “병 상단에 회오리 돌기 모양이 형성된 음료용기”를 특허와 디자인으로 부모출원하였습니다. 부모출원에는 병 상단 “외벽”에 회오리 돌기가 형성된 용기가 개시되어 있었습니다. 이후 발명자는 병 상단과 어깨에 회오리 모양을 한 음료를 광고하고 출시하였고 그 음료는 국내 음료 시장에 돌풍을 일으켰습니다. 이에 동종업계에서는 병 상단의 “내벽”이 회오리 모양을 한 다양한 음료를 출시하기 시작하였습니다. 회오리 돌기가 “내벽”에 형성되면 음료의 흐름이 회오리처럼 와류로 변경되는 효과가 발생합니다. 이에 발명가 A는 명세서와 도면에 유리 액체를 요철 틀에 압출 성형하여 병 상단 “외벽”과 “내벽”이 함께 회오리 요철로 형성된 용기를 추가한 자녀출원을 하면서 청구항은 부모출원 그대로 “병 상단의 회오리 돌기 모양으로 형성된 음료용기”로 유지하였습니다. 이 경우 자녀출원의 출원일은 부모출원일로 소급받을 수 있을까요? 특허를 받을 수 있을까요?

 

IV.    결론

 <다음편에서 계속됩니다>

세법상 이전가격(Transfer price)이 합리적인 로열티 특허 손해액을 계산하는 데 유용한 증거(?)

세법상 이전가격(Transfer price)이 합리적인 로열티 특허 손해액을 계산하는 데 유용한 증거가 될 수 있다는 생각을 왜 못해보았을까 싶습니다. 

특수관계자간의 거래로 인하여 거래당사자가 획득하는 소득은 경쟁시장 내에서 독립적으로 활동하였다면 형성되었을 조건과 가격에 입각하여 결정하여야 한다는 OECD회원국의 합의가 "이전가격세제"입니다. 즉, 특수한 관계가 없는 기업 간의 거래조건과 비교하여 차이가 나는 경우 이를 조정하는 제도입니다.

연구해볼 논문 하나 추가 합니다.

Jennifer Blouin & Melissa F. Wasserman, "Tax Solutions to Patent Damages", Texas Intellectual Property Law Journal, 24 Pages Posted: 10 Jan 2018. (논문원문링크)

- Jennifer Blouin (University of Pennsylvania - Accounting Department)

- Melissa F. Wasserman(The University of Texas at Austin - School of Law)

특허 손해액의 계산은 특허 정책의 중심에 있지만 모든 지적 재산권 법에서 가장 논쟁적인 문제 중 하나입니다. 

지배적인 법적 프레임 워크는 가장 보편적인 특허 손해 배상인 합리적인 로열티는 침해가 시작된 시점에 당사자 간의 가상 협상의 결과와 동일시합니다. 법원은 일반적으로 특허에 금전적 가치를 두고 두 사인간의 공정거래로 대표되는 기존의 특허 라이선스가 합리적인 로열티를 결정하는 데 확률적으로 매우 유력하다는 데 동의합니다. 

그러나 공개적으로 사용 가능한 라이선스 데이터가 없기 때문에 법원이 적절한 유사 라이선스를 식별하기 어렵습니다. 본 논문에서, 기존 특허 라이센스 계약에 대한 개발되지 않은 정보가 있다고 주장하는데, 이들 중 세법상 이전가격(Transfer price) 정보는 현재 특허 손해 배상 전문가가 제공하는 기존 현재 라이선스 데이터보다 합리적인 로열티 계산에 더 확률적일 가능성이 높습니다. 

Tax Incentives and Transfer Prices as Lower and Upper Bounds of the Reasonable Royalty Calculation

[논문 Table of Contents]

INTRODUCTION 

 I. PATENT DAMAGES 

 II.  TRANSFER PRICES AND THE TAX REGIME 

   A. WHAT ARE TAX-RELATED TRANSFER PRICES?

   B. TAX RELATED TRANSFER PRICES REFLECT THE VALUE OF THE PATENT 

    1. Acceptable Methods for Calculating Transfer Prices 

    2. Other Limitations Tax Payer Discretion and IRS Enforcement of Transfer Pricing Regulations

III.  TAKING A GLOBAL PERSPECTIVE ON TRANSFER PRICING 

  A. THE OECD COUNTRIES’ TRANSFER PRICING REGULATIONS 

  B. TAX INCENTIVES AND TRANSFER PRICES AS LOWER AND UPPER BOUNDS OF THE REASONABLE ROYALTY CALCULATION 

    1. Joint Committee Taxation Report Examples

    2. State and Local Taxation Transfer Pricing Regulations ....

IV. THE SITUATIONS IN WHICH TAX RELATED TRANSFER PRICES ARE THE MOST INFORMATIVE TO PATENT DAMAGES

CONCLUSION  

[CONCLUSION] 

This Article argues that tax-related transfer prices could be useful evidence in calculating reasonable royalty patent damages. Although transfer prices are undoubtedly influenced by the tax system, given that corporate statutory tax rates are widely known, the tax incentives should always be apparent. Knowing whether a reported transfer price should represent a lower or upper bound of a reasonable royalty calculation will enable the trier of fact to utilize transfer prices to help narrow the range of an acceptable reasonable royalty patent damage award. Importantly, our proposal will not solve every reasonable royalty calculation. That is, only a patentee that manufactures products and has transferred the economic right of the patent to a subsidiary will have reported tax-related transfer prices. Nevertheless, given the ubiquity of intra-company trading, it is likely that a significant number of litigated patents will meet this criterion. .

* 이전가격(移轉價格, Transfer price)이란 관련기업 사이에 원재료ㆍ제품 및 용역을 공급하는 경우에 적용되는 가격이다. 이것은 국제거래에서 발생되는 다국적기업간의 이전가격조작에서 특히 문제가 되는데, 이 때에는, 이러한 이전가격을 부인하고 정상가격(Arm's Length Price)을 기준으로 소득금액을 계산하는데 이를 이전가격과세(Transfer Pricing Taxation)라고 한다.

"정상가격" 산출방법은 총 6가지로 구성되어 있습니다.

(1) 비교가능 제 3자 가격방법

     (Comparable Uncontrolled Price Method)

(2) 재판매가격방법

     (Resale Price Method)

(3) 원가가산방법

       (Cost Plus Method)

(4) 이익분할방법

      (Profit Split Method)

(5) 거래순이익률방법

      (Transactional Net Margin Method)

(6) 그 밖의 거래의 실질 및 관행에 비추어 합리적이라 인정되는 방법

* 해외 진출기업과 이전가격세제 (원문읽기링크)

[국제조세조정에 관한 법률]

제2조(정의) 5. “정상가격”이란 거주자, 내국법인 또는 국내사업장이 국외특수관계인이 아닌 자와의 통상적인 거래에서 적용하거나 적용할 것으로 판단되는 가격을 말한다.

제7조(정상가격에 의한 결정 및 경정) ① 과세당국은 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 그 거래가격이 정상가격보다 낮거나 높은 경우에는 정상가격을 기준으로 거주자의 과세표준 및 세액을 결정하거나 경정할 수 있다.

제8조(정상가격의 산출방법) ① 정상가격은 국외특수관계인이 아닌 자와의 통상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 재화 또는 용역의 특성ㆍ기능 및 경제환경 등 거래조건을 고려하여 다음 각 호의 산출방법 중 가장 합리적인 방법으로 계산한 가격으로 한다. 다만, 제6호의 방법은 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 방법으로 정상가격을 산출할 수 없는 경우에만 적용한다.

 1. 비교가능 제3자 가격방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래와 유사한 거래 상황에서 특수관계가 없는 독립된 사업자 간의 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 2. 재판매가격방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 중 어느 한쪽인 구매자가 특수관계가 없는 자에 대한 판매자가 되는 경우 그 판매가격에서 그 구매자가 판매자로서 얻는 통상의 이윤으로 볼 수 있는 금액을 뺀 가격을 정상가격으로 보는 방법

 3. 원가가산방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 중 어느 한쪽이 자산을 제조ㆍ판매하거나 용역을 제공하는 경우 자산의 제조ㆍ판매나 용역의 제공 과정에서 발생한 원가에 자산 판매자나 용역 제공자의 통상의 이윤으로 볼 수 있는 금액을 더한 가격을 정상가격으로 보는 방법

 4. 거래순이익률방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래와 유사한 거래 중 거주자와 특수관계가 없는 자 간의 거래에서 실현된 통상의 거래순이익률을 기초로 산출한 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 5. 이익분할방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 양쪽이 함께 실현한 거래순이익을 합리적인 배부기준에 따라 측정된 거래당사자들 간의 상대적 공헌도에 따라 배부하고, 이와 같이 배부된 이익을 기초로 산출한 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 바에 따라 합리적이라고 인정되는 방법

② 과세당국은 제1항을 적용할 때 거주자와 국외특수관계인 간의 상업적 또는 재무적 관계 및 해당 국제거래의 중요한 거래조건을 고려하여 해당 국제거래의 실질적인 내용을 명확하게 파악하여야 하며, 해당 국제거래가 그 거래와 유사한 거래 상황에서 특수관계가 없는 독립된 사업자 간의 거래와 비교하여 상업적으로 합리적인 거래인지를 판단하여야 한다.

③ 과세당국은 제2항을 적용하여 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래가 상업적으로 합리적인 거래가 아닌 것으로 판단하고, 해당 국제거래에 기초하여 정상가격을 산출하는 것이 현저히 곤란한 경우 그 경제적 실질에 따라 해당 국제거래를 없는 것으로 보거나 합리적인 방법에 따라 새로운 거래로 재구성하여 제1항을 적용할 수 있다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 정상가격 산출방법에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.

* 개정 OECD 이전가격 가이드라인 의 주요 내용 (원문읽기 링크)

다. 무형자산에 대한 특별 고려(제6장)

 □ 무형자산을 법적으로 소유하고 있다는 것만으로는 무형자산의 활용에 따른 소득을 향유할 수 없음

 □ 무형자산의 개발(development), 유지(maintenance), 증진(enhancement),보호(protection) 및 활용(exploitation)과 관련된 주요 가치 창출 기능을 수행한 관계기업들은 독립기업 원칙 적용지침에 따라 적절한 보상을 받아야 함

 □ 무형자산의 개발, 유지, 증진, 보호 및 활용과 관련된 위험을 부담한다는 것은 해당 위험을 통제(control)하고 그 위험을 부담할 수 있는 재정적 역량(financial capacity)을 보유하고 있다는 것을 의미함

 □ 무형자산으로부터의 기대이익과 실제이익의 차이에 다른 손익의 귀속은 해당 특수관계 거래에서 누가 그러한 차이를 초래한 위험을 부담하고,

  ㅇ 누가 그 무형자산의 개발, 유지, 증진, 보호 및 활용과 관련된 주요한 기능을 수행하거나 경제적으로 중요한 위험을 통제하는지에 따라 결정됨

□ 거래 당시 평가가 어려운 무형자산(hard-to-value intangibles) 관련 과세당국이 사후(ex post)의 결과를 사전(ex ante) 가격약정의 적정성을 확인하기 위한 정황증거(presumptive evidence)로 삼을 수 있음