[라이선스계약실무] ‘제조’(make)에 대한 라이선스에 위탁제작(Have-made)하게 할 권리가 포함되어 있는가?
어느 회사가 제품을 생산할 때 그 제품을 자신이 제작하기도 하지만 제3자에게 제작을 위탁하여 납품하게 하는 경우가 많다. 가격경쟁이 심한 제품일수록 제품수요의 변동이 심할수록 제작비와 인건비가 싼 협력업체에게 제품 사양과 제품 제작기술을 제공하고 그대로 만들도록 하는 방식이 많이 사용된다. 핵심역량을 제외하고는 중국이나 베트남 등 기업에게 아웃소싱하여 생산하게 하는 경우도 많다. 또한 제품을 제작할 때 그 제품에 들어가는 부품까지 직접 모두 생산하는 기업은 드물다.
위와 같이 제품 또는 부품을 자신이 직접 제작하지 않고 제3자를 팔다리처럼 이용하여 대신 제작하게 하는 것이 위탁제작이다.
그러나 제3자의 위탁제작과 서브라이선스가 다르다는 것에 유의하자. 도급은 도급자가 수급자를 마치 팔다리처럼 이용하여 자신의 행위를 대신하게 하는 것이며, 도급자는 수급자를 관리 감독하고 수급자의 모든 행위가 도급자의 이익을 위하여 이루어진다. 반면 서브라이선스는 허락받은 라이선스 내에서 자신의 이익을 위하여 독립하여 행위를 할 수 있는 권리이다. 간단히 말하면 위탁제작은 수급자가 제작한 제품을 도급자에게 모두 납품하지만 서브라이선스는 그 라이선스 범위 내에서 자유롭게 제3자에게 자신이 제작한 제품을 판매할 수 있다.
위탁제작(have-made)과 관련하여, 자주 접하기도 하고 고민하게 하는 이슈는 아래와 같이 네(4)가지이다.
1. 완제품 OEM(주문자 상표부착에 의한 생산)의 경우, OEM 수급자가 특허침해에 대한 책임을 부담하는 지 여부
2. 부품 OEM의 경우, 부품OEM 수급자와 완제품 제작자(도급자)가 공동으로 특허침해에 대한 책임을 부담하는 지 여부
3. 특허권이 공유인 경우 일부 지분을 가진 공유자가 제3자에게 위탁 제작하는 것도 자기 실시에 해당하는 지 여부.
4. 라이선스 계약에서, 제작(make)에 대한 라이선스에 본질적으로 위탁제작(have-made)할 권리가 포함되는 것인지 여부
제1점과 관련하여, 디자인권을 침해한 자가 그 디자인권의 등록 사실을 모르고 단지 제3자의 주문을 받아 생산하여 주문자 상표부착 방식으로 제3자에게 전량 납품한 경우, 그 생산행위 자체가 디자인권을 침해한 것으로 추정되는 실시행위로서 그와 같은 사유만으로는 과실이 없다거나 과실의 추정을 번복할 사유가 되지 못한다고 설시한 판례가 있다(대법원 1997. 2. 14. 선고 96다36159 판결). 도급자의 지시와 요구에 따라 위탁제작하는 수급자라고 하더라도 특허침해에 대한 책임을 벗어버릴 수 없다는 것이다.
제2점과 관련해서는 하청업체에 물품을 자신에게만 납품하게 하였는데 하청업체의 물품 제조 과정에서 특허침해가 된 경우 납품 의뢰자를 교사자로 보아 공동불법행위의 책임을 지게 한 판례(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결)과 도급자의 의뢰에 따라 수급자들이 제품을 만들면서 특허발명의 일부 단계가 실시된 것은 도급자의 실시로 평가하여야 하고 설사 그렇지 않다고 하더라도, 도급자는 특허발명단계를 나누어 수급자가 일부 단계를 시행하여 특허발명제품을 제작•판매하게 교사한 자로서 그들과 함께 공동불법행위자로서의 책임을 부담한다고 할 것이다라고 설시한 판례(서울고등법원 2003. 2. 10. 선고 2001나42518 판결)이 있다.
복수당사자의 실시에 따른 책임과 관련하여 본인의 블로그 내에 개시한 “공동침해에 대한 미국/한국/독일의 비교법적 고찰” 참고하기 바란다.
제3점과 관련해서는 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다(특허법 제99조 제3항). 그러나 자기 실시와는 달리, 특허법 제99조 제4항은 ‘특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.’고 규정하여 타인으로 하여금 특허권을 실시하도록 하는 경우에는 다른 공유자의 동의를 얻도록 하고 있다. 공유자 중의 1인이 특허권을 제3자에게 도급을 하거나 위탁하여 가공하도록 하거나 외주 임가공을 하도록 하는 경우는 실시자유가 보장된 자기실시인가? 아니면 다른 공유자로부터 동의를 얻어야 하는 실시권의 허락에 해당하는 가? 이에 대해서는 일본 판례와 학설은 이렇게 제3자에게 위탁제작하게 하는 등 도급을 통해 제작하는 태양은 몇가지 요건하에 공유자의 자기 실시로 보고 있다.
제4점, 즉 명시적으로 위탁제작(have-made)에 대한 허락이 없어도 제작(make)에 대한 허락이 있었다면 위탁제작(have-made)하게 할 권리가 인정되는가와 관련하여, 참고할 국내 판례는 찾지 못하였다. 그러나 대체로 라이선스계약 해석에서 위탁제작을 특별 대우하고 있는 것 같지는 않다.
반면 미국 2009년 CoreBrace LLC v. Star Seismic LLC, No. 08-1502 (Fed. Cir. May 22, 2009) 사건에서 미연방순회항소법원은 명백하게 도급(Have-made)을 배제하는 것을 명시하지 않는 한, 라이센시에게는 도급(Have-made)할 권리가 내포된 것이라고 판시한 바 있다.
따라서 미국 판례를 고려할 때 미국특허와 관련된 국제 라이선스계약을 작성하거나 협상을 할 때 라이센서 입장에서는 오직 ‘제작’(make)할 권리만 허락하고 싶다면 명시적으로 ‘위탁제작’(have made)할 권리를 배제하거나 제한하여야 할 것이고, 라이센시 입장에서는 위탁 제한 규정이 없다면 제3자에게 위탁할 권리가 당연하게 인정되므로 굳이 언급하지 않지 않는 것이 지혜로울 것으로 보인다.
The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit recently held that a license to make a patented article includes an inherent right to have a third party make the article absent express language to the contrary. CoreBrace LLC v. Star Seismic LLC, Case No. 08-1502 (Fed. Cir., May 22, 2009)
First, relying on other cases in the circuit, the CAFC ruled that the right to “have made” is inherent because a license to “make, use, and sell” does not restrict production to the licensee personally. Rather, the licensee is free to employ others to assist him in the production of the product so that he can later use it as he desires. Further, a right to have made is not equivalent to a sublicense because the licensee does not convey a sublicense on the contractor. Rather, the third party contractor manufactures the licensed product for the licensee only and cannot make or use for anyone other than the licensee and has no right to sell to third parties. Additionally, the CAFC ruled that because a right to “make, use, and sell” inherently includes the right to have a product made, a licensor must demonstrate a clear intent in the contract to exclude the licensee’s “have made” right.
