[Updating] 2015. 1. 대법원 판결을 통해 본 Product by process 의 취급(2편)

[2015. 1. 22. 대법원 판결을 통해 본 Product by process 의 취급(2편)]

2015. 1. 22. 제조방법으로 한정한 물건발명에 대한 대법원의 전원합의체 판결(대법원 2015.1.22. 선고 2011후927)이 나오면서 익일 23일자 신문에서는 ‘제조방법’은 특허의 대상이 아니다’라는 등 매우 자극적인 기사들이 쏟아져 나왔습니다. 저도 이 기사 제목만을 보고 설마 대법원이 이런 판결을 하였을까 의심하면서도 잠시 정신이 멍해지는 느낌을 받았습니다.

아직도 이 판결에 대해서 이런저런 이야기가 많아 이 기회에 해당 판결을 스터디하기 위하여 공유하기로 하였습니다. 이 글은 판례를 평석하기 위하여 작성한 것이 아니며 오직 이 판결을 정확히 이해하기 위하여 정리한 것입니다.

1. 사건의 경위

1) 특허심판원

윤**씨는 진보성이 없다는 이유로 특허 제696918호(폴리비닐알코올계 중합체 필름 및 편광필름)에 대하여 2007. 6. 19. 등록무효심판을 청구하였고(사건번호 2007당1611호) 2008. 3. 12. 이에 대한 특허심판원의 심결에서 대상 특허발명의 진보성이 부정되어 심판청구가 인용되었습니다 (개인명의로 청구한 점과 대상특허 등록공고일 후 3월이내 심판청구를 하였다는 점에서 해당 특허권자인 가부시키가이샤 구라레 (株式會社クラレ)의 국내 경쟁사가 등록 전부터 모니터링하고 있다가 배후에서 개인명의를 내세워 청구하지 않았을 까 추측한다).

2) 특허법원

이에 일본 가부시키가이샤 구라레사(이하 '원고')는 윤**씨(이하 '피고')를 상대로 2008.05.16 위 무효심결을 취소해달라는 심결취소소송을 특허법원에 청구하였고(사건번호 2008허6239)(심결취소소송계속 중 두차례에 걸쳐 청구범위를 정정함), 이에 대해 특허법원은 대상특허 청구항 제6항(편광필름의 제조방법)은 비교대상발명들과 대비하여 목적의 특이성, 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정되므로, 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정된다고 할 수 없다고 설시하고 이 청구항 제6항의 종속항인 청구항 제7항(편광필름의 제조방법)은 당연히 진보성이 인정되며, 청구항 제9항(편광필림)은 청구항 제6항(제조방법)의 구성들이 그대로 포함하는 것을 특징으로 하는 편광필름에 관한 발명이므로 청구항 제6항 발명이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는 이상, 이와 동일한 기술적 특징을 그대로 가지고 있는 제9항 발명 역시 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 설시하였으고,  제9항 발명의 종속항으로 기재된 제10항(편광필림)의 발명은 당연히 진보성이 인정된다는 취지로 판단하고 위 무효심결을 취소하는 판결을 하였습니다.

청구항 1 내지 5, 8. (각 삭제) 청구항 6. 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량％ 이하이고, 1 이상 100 미만의 중량 욕조비의 30∼90 ℃의 온수에서 세정하여 수득되는 팁 상태의 폴리비닐알코올계 중합체를 원료로 사용하여 막제조하는 것을 특징으로 하는, 10 cm 정사각형이고 두께가 30∼90 ㎛인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 50 ℃의 1 ℓ 수중에 4시간 방치했을 때의 폴리비닐알코올계 중합체의 용출량이 10∼60 ppm인 폴리비닐알코올계 중합체 필름으로서, 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 4∼8배의 연신 배율로 일축연신하는 공정, 염색하는 공정 및 고정처리하는 공정을 포함하는 편광필름의 제조방법. 청구항 7. 제6항에 있어서, 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 폴리비닐알코올계 중합체를 함유하는 막제조 원료를 150 ℃이하의 온도에서 조제한 것을 사용하여 막제조하는 것을 특징으로 하는, 편광필름의 제조방법. 청구항 9. 일축연신에 사용되는 폴리비닐알코올계 중합체 필름이, 1 이상 100 미만의 중량 욕조비의 30∼90 ℃의 온수에서 세정하여 수득되는 팁 상태의 폴리비닐알코올계 중합체를 함유하고, 막제조 원료의 아세트산나트륨의 함유량이 폴리비닐알코올계 중합체에 대하여 0.5 중량% 이하인 막제조 원료를 사용하여 막제조되는, 10 cm 정사각형이고 두께가 30∼90 ㎛인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을 50 ℃의 1 ℓ 수중에 4시간 방치했을 때의 폴리비닐알코올계 중합체의 용출량이 10∼60 ppm인 폴리비닐알코올계 중합체 필름을, 4∼8배의 연신 배율로 일축연신하는 공정, 염색하는 공정 및 고정처리하는 공정을 포함하는 공정으로부터 제조되는 편광필름. 청구항 10. 제9항에 있어서, 막제조 원료가 150 ℃ 이하의 온도에서 조제된 것인 편광필름.

3) 대법원

‘피고’는 위 특허법원 판결에 불복하여 대법원에 상소하였고 (사건번호 2011후927), 이에 대해 2015. 1. 22. 대법원은 i) 편광필름제조방법에 관한 특허청구범위 제6항과 제7항의 발명은 진보성이 인정되나, ii) 편광필름에 관한 특허청구범위 제9항과 제10항의 발명은 그 대상 발명이 방법발명이 아니라 물건발명인 점을 들어 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다고 설시하고 특허법원 판결의 제9항과 제10항에 대한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송하였습니다.

iii) 나아가 전원합의체 결정으로 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, 이러한 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 진보성 유무를 판단해야 한다는 취지로 판시한 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 , 대법원 2007. 5. 11. 선고 2007후449 판결 , 대법원 2007. 9. 20. 선고 2006후1100 판결 , 대법원 2008. 8. 21.선고 2006후3472 판결 , 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결 , 대법원 2009. 3.26. 선고 2006후3250 판결 , 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후4328 판결 등을 비롯한같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하기로 하였습니다.

이해를 돕기 위해 대법원 판결문의 일부를 인용하면 아래와 같습니다. 밑줄 친 부분에 유의하여 보는 것이 좋을 것입니다.

2. 이 사건 제9, 10항 발명에 관한 상고이유에 대하여 가. 특허법 제2조 제3호 는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다. 한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다.

나. 원심은, 이 사건 제6항 발명의 방법에 의하여 제조된 물건인 ‘편광필름’을 그 특허청구범위로 하여 제조방법이 기재된 물건발명에 해당하는 이 사건 제9, 10항 발명을 비교대상발명들과 대비함에 있어서, 이 사건 제6항 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 다음 곧바로 그에 따라 이 사건 제9, 10항 발명의 진보성도 부정되지 않는 다고 판단하였다.  앞서 본 법리에 비추어 볼 때, 제조방법이 기재된 물건발명에 해당하는 이 사건 제9,10항 발명에 관하여는 그 제조방법의 기재를 포함한 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가진 물건의 발명만을 비교대상발명들과 대비하여 진보성유무를 판단하였어야 함에도, 원심은 그에 이르지 아니한 채 제조방법에 관한 발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유만으로 곧바로 그 제조방법이 기재된 물건의 발명인이 사건 제9, 10항 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 제조방법이 기재된 물건발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유가 있다.

본 대법원 판결은 그동안 이론적으로 인정되었던 원칙적인 기준을 법원 판단의 기준으로 확립하였고 본 대법원 판결로 인하여 PBP(프로세스 바이 프럭덕트)와 관련하여 과거 일본의 보호범위와 관련된 판례와 같은 취지로 판단하거나 사안에 따라 다소 애매한 기준이 적용되었던 과거 판례 들을 변경하므로써 제조방법으로 한정한 물건발명에 대한 등록요건(진보성 및 신규성 판단)에 대한 기준이 확립되어 법적 안정성이 생겼다는 점에서 큰 의의가 있다고 생각합니다.

이와 별개로 제조방법으로 한정한 물건발명에 대한 보호범위를 판단할 때에도 제조방법에 의한 한정에 대한 의미를 등록요건의 판단할 때의 기준과 같이 적용할 지 궁금해집니다. 일본은 보호범위를 판단할 때 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어 판단한 판례가 많습니다. 

물론 침해소송이나 권리범위확인심판이 제기되었을 때 무효심판을 통해 먼저 무효여부로 정리하면 결과는 큰 차이가 없을 것이나 무효자료를 찾지 못하였다는 등의 사정으로 침해소송이나 권리범위확인심판에서 순수하게 청구범위해석에 의존하게 될 때 어떻게 판단할지 궁금해진다. 이 점에 대해서는 제 블로그에 올린 “Product by process 청구항의 취급에 대한 소고와 입증책임” 을 보면서 함께 고민하였으면 합니다. 사실 제조방법에 의하여 물건발명의 구성이 한정되는 것이 명백한 경우에는 논란의 여지가 적으나 한정이 모호한 경우에는 실무상 혼란스러울 수 밖에 없습니다. 

그러나 위 무효에 대한 대상판결(2011후927 사건)에 이어 대법원은 2015. 2. 12. 2013후1726판결에서 위 대상판결의 법리를 그대로 인용한 후 "제조방법이 기재된 물건발명에 대한 위와 같은 특허청구범위의 해석방법은 특허침해단계에서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다. 다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경에는 그 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위내로 한정할 수 있다"고 판시하였습니다.  

대법원의 태도가 확정된 이상 이러한 가이드를 따라야 할 것이나, 위와 같은 법리 안에서 향후 "물건발명형식으로 기재된 용도발명이나 용법발명"을 어떻게 인정하고 해석할지에 대한 의문이 남으며, 최종적으로 얻어지는 물건의 구성이 아닌 공정의 중간생성물을 구성으로 청구범위를 기재하는 경우와, 최종생성물의 구조에는 존재하지 않으나 중간공정단계에서 형성했다가 삭제하는 구조의 구성을 제조방법의 한정형식으로 청구범위를 기재하는 경우를 어떻게 인정하고 해석할지가 의문이 남습니다. 법적 안정성을 위하여 후속 가이드가 필요할 것 같습니다.    

또한 제조방법으로 한정 기재된 물건발명의 청구범위를 해석함에 있어서 제조방법의 한정을 제외하여야 한다면 "특허권의 권리범위는 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 권리범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 보충하여 명세서 전체로서 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 권리범위를 확장하여 해석하거나 제한하여 해석하는 것은 허여되어서는 아니 된다"는 전통적인 청구범위 해석원칙(대법원 2005. 11.25. 선고 2004후3478 판결, 대법원 2006.2.24. 선고 2004후2741판결 등 다수의 판결)과 어떻게 충돌을 피하여야 하는지도 의문입니다. 참고로 미국은 PbP청구항에 대한 특허침해사건에서 제조방법에 한정하여 해석하는 한정설을 채택하고 있습니다.

[라이선스계약실무] 미국특허권에 대한 로열티 지불 시 국내 원천징수여부

[라이선스계약실무] 미국법인의 미국특허권 등의 로열티 지불 시 국내 원천징수여부

특허 로열티라고 불리는 특허 등 지식재산의 사용대가는 일종의 사용료 소득으로 국내 세적이 있는 경우에는 종합과세대상이 될 것이나 국내에 세적이 없는 미국법인에게 로열티 등의 사용료 소득을 지급할 경우에는 로열티를 지급하는 국내법인이 원천징수를 하고 로열티를 지급하여야 합니다.

로열티 협상할 때 이러한 원천징수를 고려하지 않고 큰 그림에서 Term sheets를 작성하여 합의하는 경우가 많습니다. 그러나 이런 경우 이후 라이선스계약서 작성시 로열티에 대한 세금을 누가 부담하느냐에 따라 라이센시 입장에서 부담하여야 할 금액 혹은 라이센서 입장에서 수령할 금액이 달라지게 되어 종종 지리한 추가 협상이 발생하기도 하였습니다.

예를 들어 국내법인이 미국법인에게 100만원의 특허 사용 로열티를 지급하기로 합의하였다고 가정하고 한미조세협약에 따른 제한세율 10%를 적용한다고 할 때 (사안의 단순화를 위하여 주민세는 고려하지 않기로 합니다), 첫째 라이센시가 세금을 부담하기로 합의한 경우에는 라이센시는 11만원의 원천징수액을 부담하고 라이센서인 미국법인에게 100만원을 보내주어야 하므로 라이센시가 실질적으로 부담하는 로열티는 110만원이 될 것입니다. 반면 라이센서가 세금을 부담하기로 합의한 경우에는 라이센서는 10만원의 원천징수액을 부담하여야 하므로 라이센시는 로열티 합의금 100만원에서 10만원을 제하고 라이센서인 미국법인에게 90만원만 보내주면 되므로 실질적으로 라이센서는 90만원만 수취하게 되는 것입니다.

사실 대부분 별다른 합의가 없으면 로열티 합의금을 라이센서에게 지급할 때 세금을 라이센시가 부담하고 세금을 제외한 로열티금액이 합의금에 맞추는 방식, 즉 Net Base 로열티 결정방법을 암묵적으로 사용하고 있었다고 해도 과언이 아니었으며, 라이센시는 원천징수액을 그대로 부담하였습니다.

그러나 대법원 2014. 11. 27. 선고 2012두18356 판결에서 대법원은 국외에서 등록되었을 뿐 국내에는 등록되지 아니한 미국법인의 특허권 등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 경우, 미국법인이 사용 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 수 없다고 판단하였습니다.

구체적으로 “구 법인세법(2010.12.30.법률 제10423호로 개정되기 전의 것)제93조 제9호 단서 후문은 외국법인이 특허권,실용신안권,상표권,디자인권 등 권리의 행사에 등록이 필요한 권리(이하 ‘특허권 등’이라 한다)를 국외에서 등록하였을 뿐 국내에서 등록하지 아니한 경우라도 특허권 등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 때에는 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 보도록 정하였으나, 국제조세조정에 관한 법률제28조 는 “비거주자 또는 외국법인의 국내원천소득의 구분에 관하여는 소득세법 제119조 및 법인세법 제93조 에도 불구하고 조세조약이 우선하여 적용된다.”고 규정하고있으므로,국외에서 등록되었을 뿐 국내에는 등록되지 아니한 미국법인의 특허권 등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 경우 미국법인이 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 것인지는 대한민국과 미합중국간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약(이하 ‘한미조세협약’이라 한다)에 따라 판단하지 아니할 수 없다. 그런데 한미조세협약 제6조 제3항 , 제14조 제4항 은 특허권의 속지주의 원칙상 특허권자가 특허물건을 독점적으로 생산,사용,양도,대여,수입 또는 전시하는 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미친다고 보아 미국법인이 국내에 특허권을 등록하여 국내에서 특허실시권을 가지는 경우에 그 특허실시권의 사용대가로 지급받는 소득만을 국내원천소득으로 정하였을 뿐이고, 한미조세협약의 해석상 특허권이 등록된 국가 외에서는 특허권의 침해가 발생할 수 없어 이를 사용하거나 사용의 대가를 지급한다는 것을 관념할수도 없다. 따라서 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에는 등록하지 아니한 경우에는 미국법인이 그와 관련하여 지급받는 소득은 그 사용의 대가가 될 수 없으므로 이를 국내원천소득으로 볼 수 없다.”고 설시하였습니다.

즉 국내법인이 국내 특허권이 아니라 미국 특허권만을 기초로 미국법인에 로열티를 지급할 때에는 원천 징수할 근거가 없다는 것입니다(사견 : 이에 따른 주민세도 발생한 근거가 없을 것으로 보임). 이 판결의 여파는 예상보다 클 것으로 보입니다.

한편 국내특허와 해외특허를 묶어 그 사용 로열티를 지급하는 경우, 전체 로열티금액에서 국내 특허권에 대한 국내 실시허락에 따른 로열티를 어떻게 분리하여 원천징수해야 하는지가 궁금해집니다. 

미국출원비용 들여다보기

미국출원비용 들여다보기

2011년 최초로 작성하고 2013년에 업데이트한 글이긴 하지만, 미국 출원비용을 비교하거나 예측하는 데에 도움이 될 것이라 생각하였고 한국출원비용과 얼마나 차이가 나는지도 참고해볼 필요가 있어서 IPWatchdog의 설립자이자 미국 Patent attorney 인 Gene Quinn의 글을 인용하여 이 글을 공유합니다 (The Cost of Obtaining a Patent in the US).

미국에 출원하기 위하여 들어가는 비용을 구분하면 한국과 마찬가지로 대리인 수수료와 특허청 수수료로 구분할 수 있습니다.

Gene Quinn 특허변호사는 기술분야와 복잡성을 고려하여 아래 표와 같이 6개로 나누어 대리인 수수료를 예시하였습니다. 

여기서 출원대리인수수료에는 도면작성료와 선행기술조사비용은 포함되지 않았으며 오직 출원명세서 작성 및 출원과 관련된 수수료입니다. 미국에서의 선행기술조사비용은 아래에서 별도로 다룰 것이며, 미국에서 도면작성료는 도면당 보통 $100 ~$125 정도 소요된다고 보면 됩니다.

복잡도 구분	기술분야 예시	출원대리인수수료
매우 단순	electric switch; coat hanger; paper clip; diapers; earmuffs; ice cube tray	$5,000 ~ $7,000
상대적으로 단순	board game; umbrella; retractable dog leash; belt clip for cell phone; toothbrush; flashlight	$7,000 ~ $9,000
다소 복잡	power hand tool; lawn mower; camera; cell phone; microwave oven	$9,000 ~ $10,000
중간 복잡	ride on lawn mower; simple RFID devices; basic solar concentrator	$10,000 ~ $12,500
상대적으로 복잡	shock absorbing prosthetic device; basic to moderate software / systems; business methods	$12,500 ~ $15,000
매우 복잡	MRI scanner; PCR; telecommunication networking systems; complex software / systems; satellite technologies	$15,000  +

미국의 출원대리인 수수료는 대체로 투입시간과 시간당 요율(Billing rate)을 곱하여 계산되며, 시간당 요율은 지역적 시장과 대리인의 경력에 따라 결정됩니다. Gene Quinn이 인용한 데이터에 따르면 시간당 요율의 평균값은 약 $252/hr 이고, 중간값은 $240/hr 이라고 하며, 데이터의 75 퍼센트가 $300.00 /hr이었다고 하며, 명성 있는 로펌의 경험 많은 대리인을 찾는다면 대도시 지역 밖에서는 $275 ~ $400 /hr 수준이고 대도시 지역 내에서는 약 $400 ~ $800/hr수준이라고 합니다 (Patent AttorneysFees Explained ).

위 표에서 예시된 출원대리인 수수료를 시간당 요율로 나누어 보면 유명로펌의 경험 많은 대리인이 해당 기술구분 별로 평균적으로 투입되는 시간은 대체로 12시간에서 38시간 내외임을 알 수 있습니다. 워킹데이로 따지면 출원 1건에 1.5일에서 4일 정도 소요되는 것입니다.

한편 특허청에 납부하는 특허청수수료는 출원수수료와 등록료, 등록유지료, 심사대응관련 수수료, 보정료, 계속출원료, 가출원료와 그 가출원에 대한 정규 본 출원료 등으로 구성되며 이러한 수수료는 미국특허청에 개시되어 있으므로 이를 참고하면 됩니다. 참고로 가출원료는 정규출원료보다 훨씬 싸지만 가출원일이후 12개월 이내에 반드시 정규출원을 하지 않으면 소멸하므로 수수료 면에서는 가출원료이외에 1년 이후 정규출원료가 추가 로 더 들어간다고 생각하면 됩니다. 물론 대리인수수료도 더 들어가며, 등록유지료는 등록이후 3.5년, 7.5년, 11.5년 단위로 약 2배~3배씩 뛰어오른다고 합니다.

미국의 정형적인 출원의뢰 절차를 보면 우선 선행기술조사단계가 있습니다. 이 조사단계를 발명자 자신이 하지 않고 미국 출원대리인에게 맡기면 그 조사비용은 별도로 정산되며, 대부분 선행기술조사는 별도의 전문 서치펌을 이용하게 되므로 선행기술조사비용은 깍을 수 없는 정가용역비입니다. Gene Quinn에 따르면 선행기술조사비용만 따지면 대체로 출원 1건당 $500에서 $1,000 정도된다고 하며(Patent Attorneys Fees Explained), 만일 미국 외의 다른 국가의 선행자료까지 조사할 것을 요구할 경우 그 비용은 몇 배에 이를 것입니다. 

단 한가지 이러한 선행기술조사만으로 전세계 선행기술을 모두 조사하였다고 믿어서는 아니 될 것이며, 출원단계의 선행기술조사를 등록 후 분쟁단계에서의 무효조사와 비교할 때 그 깊이나 투입시간에서 큰 차이를 보이며 비용 면에서도 무효조사가 10배 이상 비싸다고 생각하면 될 것입니다.

따라서 미국 출원을 할 때 한국 출원 진행 시 수행했던 선행기술조사결과나 자신이 개발활동을 위해 직접 수행한 조사결과나 국내 저렴한 선행기술조사기관을 이용하는 것이 비용면에서 잇점이 있을 것입니다.

미국 Patent Attorney(특허변호사 혹은 변리사)와 같은 출원대리인은 위 선행기술조사결과를 법률적으로 검토하고 그 검토결과를 기초로 해당 출원발명의 특허등록가능성에 대한 의견을 제시합니다. 이러한 검토결과와 의견은 발명자로 하여금 자신의 발명을 개량하거나 추가 수정하거나 개발방향을 잡는 데에 매우 큰 도움이 됩니다.

Gene Quinn은 특허등록가능성에 대한 의견을 제시하기 위해 소요되는 비용이 최소 약 $1,000 이상이 들어간다고 보고 있으며, 단순히 선행기술조사결과만 검토하는 비용만도 $250에서 $500이 소요된다고 보고 있습니다. 이를 기초로 Gene Quinn이 제시한 선행기술조사 및 검토와 등록가능성에 대한 검토비용은 아래 표와 같습니다.

구분	단순	중간	복잡
조사, 조사보고, 의견	$1,250	$1,700	$2,150
조사,조사보고,상세서면평가	$1,700	$2,200	$2,700

Gene Quinn 특허변호사(변리사)의 글은 여기까지 다루고 있었습니다. 

한국의 출원 실무를 보면 출원대리인 수수료, 선행기술조사료, 평가용 검토료 면에서 한국은 매우 저렴하다는 것을 알 수 있었습니다. 물론 한국에서 출원 1건에 150만원을 넘는 경우가 드물고 또 그 비용으로는 변리사가 출원 1건 작성하기 위하여 1.5일에서 4일이란 시간을 투입하지도 않을 것입니다. 또한 선행기술조사료를 별도로 지급하는 고객이 많지 않을 뿐 아니라 선행기술조사료를 별도로 청구하는 변리사도 많지 않은 것 같습니다.

이러한 열악한 환경에서 지금까지 고객을 위하여 밤낮을 바꿔가면서 출원업무를 담당하는 한국의 변리사(Patent Attorney)들에게 박수를 보내주었으면 합니다.

[라이선스계약실무] ‘제조’(make)에 대한 라이선스에 위탁제작(Have-made)하게 할 권리가 포함되어 있는가?

[라이선스계약실무] ‘제조’(make)에 대한 라이선스에 위탁제작(Have-made)하게 할 권리가 포함되어 있는가?

어느 회사가 제품을 생산할 때 그 제품을 자신이 제작하기도 하지만 제3자에게 제작을 위탁하여 납품하게 하는 경우가 많다. 가격경쟁이 심한 제품일수록 제품수요의 변동이 심할수록 제작비와 인건비가 싼 협력업체에게 제품 사양과 제품 제작기술을 제공하고 그대로 만들도록 하는 방식이 많이 사용된다. 핵심역량을 제외하고는 중국이나 베트남 등 기업에게 아웃소싱하여 생산하게 하는 경우도 많다. 또한 제품을 제작할 때 그 제품에 들어가는 부품까지 직접 모두 생산하는 기업은 드물다. 

위와 같이 제품 또는 부품을 자신이 직접 제작하지 않고 제3자를 팔다리처럼 이용하여 대신 제작하게 하는 것이 위탁제작이다. 

그러나 제3자의 위탁제작과 서브라이선스가 다르다는 것에 유의하자. 도급은 도급자가 수급자를 마치 팔다리처럼 이용하여 자신의 행위를 대신하게 하는 것이며, 도급자는 수급자를 관리 감독하고 수급자의 모든 행위가 도급자의 이익을 위하여 이루어진다. 반면 서브라이선스는 허락받은 라이선스 내에서 자신의 이익을 위하여 독립하여 행위를 할 수 있는 권리이다. 간단히 말하면 위탁제작은 수급자가 제작한 제품을 도급자에게 모두 납품하지만 서브라이선스는 그 라이선스 범위 내에서 자유롭게 제3자에게 자신이 제작한 제품을 판매할 수 있다.

위탁제작(have-made)과 관련하여, 자주 접하기도 하고 고민하게 하는 이슈는 아래와 같이 네(4)가지이다.

1. 완제품 OEM(주문자 상표부착에 의한 생산)의 경우, OEM 수급자가 특허침해에 대한 책임을 부담하는 지 여부

2. 부품 OEM의 경우, 부품OEM 수급자와 완제품 제작자(도급자)가 공동으로 특허침해에 대한 책임을 부담하는 지 여부

3. 특허권이 공유인 경우 일부 지분을 가진 공유자가 제3자에게 위탁 제작하는 것도 자기 실시에 해당하는 지 여부.

4. 라이선스 계약에서, 제작(make)에 대한 라이선스에 본질적으로 위탁제작(have-made)할 권리가 포함되는 것인지 여부

제1점과 관련하여, 디자인권을 침해한 자가 그 디자인권의 등록 사실을 모르고 단지 제3자의 주문을 받아 생산하여 주문자 상표부착 방식으로 제3자에게 전량 납품한 경우, 그 생산행위 자체가 디자인권을 침해한 것으로 추정되는 실시행위로서 그와 같은 사유만으로는 과실이 없다거나 과실의 추정을 번복할 사유가 되지 못한다고 설시한 판례가 있다(대법원 1997. 2. 14. 선고 96다36159 판결). 도급자의 지시와 요구에 따라 위탁제작하는 수급자라고 하더라도 특허침해에 대한 책임을 벗어버릴 수 없다는 것이다.

제2점과 관련해서는 하청업체에 물품을 자신에게만 납품하게 하였는데 하청업체의 물품 제조 과정에서 특허침해가 된 경우 납품 의뢰자를 교사자로 보아 공동불법행위의 책임을 지게 한 판례(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결)과 도급자의 의뢰에 따라 수급자들이 제품을 만들면서 특허발명의 일부 단계가 실시된 것은 도급자의 실시로 평가하여야 하고 설사 그렇지 않다고 하더라도, 도급자는 특허발명단계를 나누어 수급자가 일부 단계를 시행하여 특허발명제품을 제작•판매하게 교사한 자로서 그들과 함께 공동불법행위자로서의 책임을 부담한다고 할 것이다라고 설시한 판례(서울고등법원 2003. 2. 10. 선고 2001나42518 판결)이 있다. 

복수당사자의 실시에 따른 책임과 관련하여 본인의 블로그 내에 개시한 “공동침해에 대한 미국/한국/독일의 비교법적 고찰” 참고하기 바란다.

제3점과 관련해서는 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다(특허법 제99조 제3항). 그러나 자기 실시와는 달리, 특허법 제99조 제4항은 ‘특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.’고 규정하여 타인으로 하여금 특허권을 실시하도록 하는 경우에는 다른 공유자의 동의를 얻도록 하고 있다. 공유자 중의 1인이 특허권을 제3자에게 도급을 하거나 위탁하여 가공하도록 하거나 외주 임가공을 하도록 하는 경우는 실시자유가 보장된 자기실시인가? 아니면 다른 공유자로부터 동의를 얻어야 하는 실시권의 허락에 해당하는 가? 이에 대해서는 일본 판례와 학설은 이렇게 제3자에게 위탁제작하게 하는 등 도급을 통해 제작하는 태양은 몇가지 요건하에 공유자의 자기 실시로 보고 있다.

제4점, 즉 명시적으로 위탁제작(have-made)에 대한 허락이 없어도 제작(make)에 대한 허락이 있었다면 위탁제작(have-made)하게 할 권리가 인정되는가와 관련하여, 참고할 국내 판례는 찾지 못하였다. 그러나 대체로 라이선스계약 해석에서 위탁제작을 특별 대우하고 있는 것 같지는 않다.

반면 미국 2009년 CoreBrace LLC v. Star Seismic LLC, No. 08-1502 (Fed. Cir. May 22, 2009) 사건에서 미연방순회항소법원은 명백하게 도급(Have-made)을 배제하는 것을 명시하지 않는 한, 라이센시에게는 도급(Have-made)할 권리가 내포된 것이라고 판시한 바 있다. 

따라서 미국 판례를 고려할 때 미국특허와 관련된 국제 라이선스계약을 작성하거나 협상을 할 때 라이센서 입장에서는 오직 ‘제작’(make)할 권리만 허락하고 싶다면 명시적으로 ‘위탁제작’(have made)할 권리를 배제하거나 제한하여야 할 것이고, 라이센시 입장에서는 위탁 제한 규정이 없다면 제3자에게 위탁할 권리가 당연하게 인정되므로 굳이 언급하지 않지 않는 것이 지혜로울 것으로 보인다.

The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit recently held that a license to make a patented article includes an inherent right to have a third party make the article absent express language to the contrary. CoreBrace LLC v. Star Seismic LLC, Case No. 08-1502 (Fed. Cir., May 22, 2009)

First, relying on other cases in the circuit, the CAFC ruled that the right to “have made” is inherent because a license to “make, use, and sell” does not restrict production to the licensee personally. Rather, the licensee is free to employ others to assist him in the production of the product so that he can later use it as he desires. Further, a right to have made is not equivalent to a sublicense because the licensee does not convey a sublicense on the contractor. Rather, the third party contractor manufactures the licensed product for the licensee only and cannot make or use for anyone other than the licensee and has no right to sell to third parties. Additionally, the CAFC ruled that because a right to “make, use, and sell” inherently includes the right to have a product made, a licensor must demonstrate a clear intent in the contract to exclude the licensee’s “have made” right.

척수반사로부터 배우다

인간에게는 바늘에 찔리면 움츠리고, 뜨거우면 손을 빼는 반응과 같이 대뇌가 인식하고 판단하기 전에 반응하는 무조건 척수반사가 있습니다.

우리가 느끼고 반응하는 경로를 보면 어떤 외부신호가 감각기관에서부터 출발해서 중추신경계까지 올라갔다가 다시 운동신경까지 내려옵니다. 이 때 척수반사인 경우 대뇌까지 보고되기 전에 척수에서 명령을 내립니다. 하지만 이 경우도 그 신호를 인지하기 위해서는 대뇌까지 일단 보고는 됩니다.

그러나, 인지했을 땐 이미 반응을 한 후입니다. 인식하지 않아도 일어나는 반응이 바로 척수반사입니다.

신은 치명적인 손해를 발생시킬 수 있는 경우 이와 같은 안전 시스템이나 안전장치를 마련해주었습니다.

우리가 연구하고 배워 적용하여야 할 소중한 지혜입니다.  그것이 사회제도이든, 기계장치이든, 전자장치이든, 문화기반이든...

구글 무인자동차 특허

구글무인자동차 개발프로토가 도로시운전을 했던 뉴스와 인터뷰를 접하면서 과거 구글의 자율주행시스템에 관한 특허를 찾아보았습니다. 재미 난게 많네요. 제가 찾아 읽어본 특허는 아래와 같습니다.

조사하다보니 누가 원천기술을 가지고 있고 누구 기술을 매입하면 좋을지 등을 확인할 수 있는 특허기술동향맵을 만들면 좋을 것 같단 생각이 듭니다. 원천기술 또는 기반기술이 없는 후발주자는 특허매입이나 회사 인수를 통해 seed를 마련하는 것이 좋은 전략이죠.

[구글 무인자동차 특허]
US8078349, Transitioning a mixed-mode vehicle to autonomous mode
US 8660734, System and method for predicting behaviors of detected objects
US8688306, Systems and methods for vehicles with limited destination ability
US871886, Determining when to drive autonomously
US8825264, Zone driving

인터페이스(User Interface; UI)에 관한 "User interface for displaying internal state of autonomous driving system" 특허군 US8352110, US8433470, US8670891, US8260482, US8352110, US8433470,US8825261,US 8346426.

Startup 에게 필요한 비밀정보보호방안과 그 한계

Startup에게 많이 발생하는 비밀정보 유출사건은 종업원에 의한 경우가 많다. Startup에게 유일한 무기인 핵심기술정보가 유출된다면 치명적인 결과를 발생할 수 밖에 없다. 따라서 Startup은 종업원으로부터 비밀보안서약서를 징구하면서 그 서약서에 대부분 i) 비밀정보 비공개 약정 [Nondisclosure Agreements]과, ii) 전직금지 혹은 불경쟁 약정[Non-compete Agreements], iii) 불유인 약정[Non-Solicitation Agreements]이 포함시키는 것이 일반적이다.

여기서 Nondisclosure Agreements는, 회사의 경쟁우위를 가져올 수 있는 정보, 영업비밀, 발명을 목적범위 외에 무단으로 사용하거나 유출하는 것을 막기 위한 조항으로 구성되고, Non-compete Agreements는, 회사의 비밀정보 등을 취득한 종업원이 재직 중 또는 퇴직하여 회사와 경쟁행위를 하는 것을 막기 위한 조항으로 구성되며, Non-Solicitation Agreements는 회사의 비밀정보 등을 취득한 다른 핵심 연구원이나 종업원, 또는 고객을 유인하는 것을 막기 위한 조항으로 구성된다.  

 

위 세가지 종류의 약정이 잘 짜여진다면 일단 계약상 의무를 현직 및 퇴직 종업원에게 요구할 수 있는 권리가 발생할 수 있어서 나름 Startup은 안심하고 마음껏 투자하고 종업원을 통해서 비즈니스와 연구개발활동을 할 수 있을 것 같다. 

 

그러나 그렇게 간단하지 않다. 가장 큰 문제는 위 세가지 약정이 유효한지이고, 충분히 권리를 행사할 수 있는 장치이냐 이다.  

 

잘 알려진 바와 같이 종업원에 의한 영업비밀 침해분쟁은 지리하고 비용도 많이 들며 손해액 역시 정량화하기 힘들다. 사실 이러한 분쟁이 발생하면 그 혜택은 변호사에게 돌아간다고 봐도 과언이 아니다. 또한, 종업원이 악의적으로 회사의 영업비밀정보를 빼돌리거나 부정하게 사용하는 증거가 명확하게 발견된 경우가 아닌 한, 영업비밀침해에 관한 민형사상 조치만으로 광고효과 이외에 원하는 목표를 달성하기는 어렵다.  

 

그래도 Nondisclosure Agreements와 Non-Solicitation Agreements의 위반은 현실적으로 분쟁의 직접적인 대상이 되면 그 유효성에 대한 다툼이 상대적으로 적은 편이다. 오직 그 증거의 확보가 문제될 뿐이다. 그러나 Non-compete Agreements는 좀 다르다. Startup이 주의를 기울이고 보완책을 마련해야 할 부분이다.

우리나라의 경우, Non-compete Agreements은 주로 종업원이 사용자와 경쟁관계에 있는 업체에 취업하거나 스스로 경쟁업체를 설립, 운영하는 등의 경쟁행위를 하지 아니할 것을 내용으로 하는 형태로 나타난다. 이러한 제한은 헌법에 규정된 직업선택의 자유를 직접적으로 제한할 뿐만 아니라, 자유로운 경쟁을 저해하여 일반 소비자의 이익을 해칠 우려도 적지 아니하고, 특히 퇴직 후의 경쟁업체로의 전직금지약정은 근로자의 생계와도 직접적인 연관이 있으므로 그 전직금지 제한 약정의 존재 및 기간 등의 유효성을 매우 엄격하게 판단하는 편이다.

 

 

참고로 대법원 2003. 7. 16. 자 2002마4380 결정에 따르면, 재판부는 회사가 전산시스템으로 영업비밀보호서약서를 징구하는 것만으로는 전직금지약정이 있었다고 보기 부족하고 해당 근로자가 사의를 표명할 당시 해당 근로자의 서명이나 날인이 들어간 서약서를 징구하여야 경업금지약정을 인정할 수 있다는 취지의 판결을 하였다. 즉 반드시 퇴직 시 해당 종업원이 직접 서명 또는 날인한 전직금지서약서가 있어야 안전하다는 것이다. 입사시 행정편의상 전산시스템으로 서약서를 징구하더라도 연봉계약서 서명 시 또는 정기적으로 직접 서명 또는 날인한 서약서의 징구 절차가 리스크를 줄일 수 있다.

한편 미국의 경우를 살피면, California와 같은 주를 제외하고는 대부분 자유경쟁 또는 상거래를 저해하는 결과를 가져오거나 형평의 원리를 지나치게 훼손하지 않는 한 Non-compete Agreements의 유효성을 인정하는 편이다. Common law 원칙을 따르고 있다. 그렇다고 하더라도 조심할 것은 포괄적이거나 무제한적인 Non-compete Agreements 유효성은 인정되기 어렵다. 합리적으로 전직제한의 지역, 기간, 산업의 제한이 필요하다. 나아가 California는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 원천적으로 Non-compete Agreements의 유효성을 부정하고 있는 점도 주의하여야 한다.

 

캐나다의 경우도 전직제한의 합리적인 기간, 지역, 산업의 범위를 제한하지 않으면 그 전직금지약정의 유효성을 부정하고 있는 것으로 알려져 있다.

 

반면 유럽에서는 대부분 사용자가 합리적인 사업상 이해관계를 가지고 있음을 증명하면 전직금지약정의 유효성을 부정하지 않는다고 한다. 그러나 이 경우에도 합리성과 형평의 원리는 그대로 적용된다. 예컨대, 독일의 경우 전직제한기간이 최대 2년 이내여야 하고 종업원에게 합리적인 전직금지대가를 지급하여야 한다고 하고, 프랑스 역시 전직제한기간이 최대 2년 이내이어야 하며 종업원에게 마지막 연봉의 30%를 보상하여 한다고 한다. 우리나라 판결에서도 전직금지대가의 보상이 없는 약정은 무효로 본 사례가 종종 있다.

 

따라서 Startup이 특허 등과 같은 물권적 권리의 확보에 투자하지 않고 초기 비용이 들지 않는다는 이유로 영업비밀보호전략에만 의존하는 것은 매우 위험한 전략이 될 수 있다. 분쟁이 발생하면 오히려 더 큰 비용이 들어가게 되며 회사의 생사가 흔들릴 수 있다.

 

Startup은 연구개발 직접비와 함께 특허출원 등에 소요되는 비용을 미리 충분히 산정하여 투자계획을 잡아야 한다. 운영자금이 턱없이 부족한 Startup에게 먼 이야기일 수 있다. 그러나 이는 초기 자금운영계획이나 투자계획에 특허 확보 전략이나 계획을 전혀 고려하지 않았기 때문일 수 도 있다.

 

IoT 가 최근 5년 이내에 모든 산업에 미치는 영향

변리사는 순수하게 법률만 하는 법조인이 아닙니다. 법률을 기초로 기술과 비지니스를 함께 하는 전문가입니다. 따라서 끊임없이 산업계에 대한 소식을 입수하고 기술과 산업과 시장 트랜드를 놓치지 말아야 합니다. 오늘은  IC Insight 에 실린 비즈 보고서를 공유하고자합니다. 단, 본 글에서 IC Insight 내용과 수치를 자세하게 다루지 않았습니다. 보고서는 직접 읽어 볼 필요가 있기 때문입니다.

제목 : IoT 가 최근 5년 이내에 모든 산업에 미치는 영향

우리는 몇 년 동안 사람이 스마트폰이나 컴퓨터 등을 이용한 인터넷 접속보다 사물(동식물 포함)이 직접 인테넷에 접속하여 정보를 처리하는 기술과 제품에 대한 이야기를 많이 들어왔다.

그러나 스마트폰이 다른 전자제품을 리모트 제어할 수 있는 기능을 탑재할 수 있는 장점으로 스마트폰은 단순히 사람이 인터넷에 접속하여 정보를 처리하는 제품 수준을 넘어서게 되었고 사람 입장에서 보면 모든 사물인터넷(IoT)의 최종 단말기 역할을 수행하는 쪽으로 발전해가고 있다. 당분간은 이를 대체할 다른 전자통신기기는 없어 보인다. 때문인지 향후 5년 동안도 스마트폰 시스템이 제일 큰 시장을 유지하고 6% 대의 연평균 성장이 예측되고 있다.

한편 향후 5년 이내 사물인터넷이 적용될 가장 큰 주요 시장은 공공인프라 영역과 산업인터넷이라고 한다. IC Insight 보고서에 따르면 공공인프라 IoT와 산업인터넷 IoT 시장이 2018년 전체  IoT 시장의 약 73%를 차지할 것으로 보고 있다. 때문에 전통적인 기계 산업기반의 기업인 GE 역시 공격적으로 IoT 산업에 뛰어들고 있는 것 같다.

5년 이내에 우리가 살게 될 세상은 영화에서 본 미래와 크게 다르지 않을 것 같다. 조금은 무섭게 느껴진다.

또한 IC Insight 보고서는 2020년 쯤이면 소비자가 사용하는 시스템의 50%가 IoT 기반이 될 것이라고 한다. 모든 전자시스템의 시장을 IoT 가 이끌어갈 것으로 보고 있으며, IoT 시대가 SoC 성장을 가속화시킬 것으로 보고 있다. 순수 IoT 는 향후 5년 간 약 21.1%의 연평균 성장이 예측된다고 한다.

이러한 추세 때문인지 우리나라 대표 전자기업 중 하나인 삼성전자가 지난 1년 이내 있었던 여러 행보를 보면 삼성전자는 스마트폰을 이용한 IoT 응용기술과 IoT 관련 SoC 개발에 집중하려는 것 같다. 삼성전자뿐은 아니다 인텔, 퀄컴, AMD 등 전통적인 SoC칩 메이커 들 역시 IoT 관련 제품에 집중하고 있는 모습을 볼 수 있다.

보고서 예측이 맞다면, 2020년쯤이면 호텔, 쇼핑몰, 거실, 사무실, 집, 비행기, 농장, 병원, 자동차 등에서 스마트폰이나 Wearable 시스템 하나로 모든 사무를 처리할 수 있을 뿐 아니라 그러한 사물이 사람과 같이 정보와 의사를 전달하고 분석하는 시대가 도래할 것으로 보인다.

시대가 변하고 있다. 그것도 너무 빠르게...우리는 또 시간이 없다고 외치며 빨리빨리를 슬로건으로 삼아야 할 것인가? 

답은 아니다. 빨리빨리 모든 것을 하는 것이 아니라 통찰력을 가지고 가장 효율적으로 지혜롭게 해야한다. 빨리빨리 모든 것을 한다는 것은 부족한 시간에 시행오차만 남길뿐이다.

통찰력을 가지고 선택한 후 
다양하고 건강한 협력자들과 생태계를 함께 약속하고 강하게 밀어부쳐야 한다.

답은 생태계이다.

샤오미와 에릭슨 인도 특허소송에서 남이 보지 못하는 것들

<오랜만입니다>

지난 2014년 12월 11일 인도 델리 고등법원이 스웨덴 통신장비 제조업체 에릭슨이 중국 휴대폰 업체 샤오미를 상대로 제기한 특허침해금지 가처분소송에서 에릭슨 측의 손을 들어줬다는 외신보도와 국내보도를 연이어 나왔다.

인도는 스마트폰 시장에서 두번째로 가장 큰 시장일 뿐 아니라 시장 특성상 가격경쟁력이 최우선인 지역이다보니 샤오미에게 매우 의미있는 시장이 되었다. 또한 이번 특허싸움에서 샤오미의 대응을 숨죽여 지켜보고 있는 다른 하이애나들이 있다는 것을 고려하면 샤오미 입장에서 인도는 결코 쉬운 결정을 할 수 없는 전쟁터임이 분명하다.

비록 에릭슨이 현재까지는 제소특허가 칩셋에 대한 특허임에도 특허사용의 대가 즉 로열티를 휴대폰 완제품 전체 판매금액의 1% 이상을 요구하고 있는 반면 샤오미는 2013년 기준할 때 다른 선진 스마트폰 기업들과 달리(삼성 18.7%, 애플 28.7%) 영업이익율이 2% 에도 미치지 못하여 라이센스 협상이 멀어보일 수 있으나, 이번 에릭슨이 샤오미를 상대로 특허소송을 제기한 것은 샤오미의 비지니스를 막는 것이 아니라 로열티 수익을 극대화하기 위한 것이라는 점을 고려하면 다양한 방식과 협상조건으로 타결의 가능성은 보인다. 그렇다고 하더라도 샤오미가 지금과 같은 초저가 공세를 계속하기는 어렵지 않을까 한다.

오늘 제가 주목한 것은 샤오미 정책이 어떻고 에릭슨 전략이 어떠한가가 아니다. 인도의 특허분쟁 제도에 주목하고자 한다.

인도는 이미 낮은 물가수준으로 인한 영향으로 구매력평가(PPP) 기준 일본 경제규모를 앞섰으며 2016년 기준 중국과 미국에 이어 세계 3위의 구매력(약 7조원)을 가진 시장이다.

우리나라가 개별 기업은 물론 국가 정부 정책면이나 외교정책면에서 중국시장은 물론 인도시장에서 어떻게 특허출원 및 분쟁 전략을 마련하고 준비하느냐는 매우 중요한 사안이 되고 있다.

이 맥락에서 에릭슨과 샤오미의 특허소송을 타산지석으로 삼고자 한다.

외신보도에 따르면 인도에서 특허침해금지 가처분소송은 오직 특허권자만 심문하고 긴급조치한다고 한다. 일방적인 게임이란 이야기이다.

때문인지 에릭슨 특허에 대한 무효 다툼이 진행 중임에도 에릭슨이 동일 특허로 인도기업인 마이크로맥스(Micromax)에 대해 특허침해금지 가처분 소송에서  공탁금 판결을 한 바 있고, 인도 공정거래위원회(CCI)에서 에릭슨의 SEPs(표준특허)에 대해 FRAND 위반에 대한 조사 보고서가 나왔음에도 이번 결정이 나왔다. 이 점을 주목하여야 한다.

즉, 인도에서 특허침해금지 가처분 소송은 어느 국가보다도 친 특허권자라는 것을 의미한다.

국내 대부분의 기업은 인도의 특허출원 전략이 미약하다. 만약 에릭슨이 인도에서 특허를 확보하지 못했다면 어느 누구도 샤오미와 같은 저가 공세로 인도시장을 점령하는 기업의 성장을 제동걸지 못했을 것이다.

어느 기업이나 중국과 인도에서 저가 정책으로 기반을 잡으면 세계 시장으로 진출할 수 있는 성장의 기초를 마련할 수 있다. 벌써 샤오미는 인도에서 상당한 팬을 확보하였다고 한다.

인도는 글로벌 특허포트폴리오 구축 전략 및 분쟁/실행 전략에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 다양한 국내 전문가들이 관심을 가지고 모니터링하고 스터디하여야 할 대상임이 분명하다.

특히 국내 중소기업들에게 주는 메시지는 크다.

참고 :
https://www.semiwiki.com/forum/content/4104-chinese-apple-trouble-%96-what-look-forward.html

영웅은 인재를 알아본다.

영웅은 인재를 알아본다.

리더에게 필요한 인재학 !!!

SERI에 올려진 '성공하는 리더를 위한 삼국지' 소개글을 공유합니다.

기업특허전략 체크리스트

특허의 가치는 특허 건수나 청구범위와 같은 특허자체보다 그 특허를 어떻게 활용하는 가에 더 종속된다. Apple이 양적으로 그리 많지 않은 특허를 가지고 있음에도 공격적이고 적극적인 특허활용 정책으로 어느 기업보다 특허력과 가치를 높이 평가받고 있다는 사실을 떠올려보자 (이러한 상관관계는 언제한번 다루어 보도록 하겠다).

따라서 기술중심의 기업에게 특허전략의 수립과 전개는 매우 중요한 사업계획 중 하나이다. 그러나 대부분의 특허전략은 계획적인 전개가 아니라 우연히 발생하는 이벤트로 전락하기 쉽다. 자신의 기업에 맞는 특허전략의 수립 또는 평가를 위해서 체크리스트를 마련하여 활용하는 것은 큰 도움이 될 것이라고 믿는다. 

마침 Rajiv Patel 변호사가 Fenwick & West LLP 에서 공표한 “Developing a Patent Strategy A Checklist for Getting Started”라는 제목의 Article에 도움이 될만한 특허전략 Checklist가 소개되어 이를 공유하고자 한다. IBM 엔지니어 출신이라서 그런지 비즈니스적인 통찰력이 상대적으로 돋보인다. 참고로 본 Checklist는 기업 특허전략/법무팀에서 수행하고 있는 세부 Action item과 대동소이하다. 상세한 설명은 Fenwick & West LLP 사이트에서 다운받아 읽어보실 것을 권유한다.

A. Business and Patent Portfolio Goals

• List the business, technology, and product goals for the company.

• Identify key industry players (competitors, partners, customers).

• Identify technology directions (within company and within industry).

• Determine whether a patent portfolio be used offensively (i.e., asserted against others; revenue generation, etc.), defensively (i.e., used as a shield or counterclaim against others who file suit first), for marketing purposes (i.e., to show the outside world a portfolio to demonstrate company innovation), or a combination of these.

• Meet with a patent attorney to align goals, industry information, technology information, and core portfolio use strategy.

B. Evaluation of Company Assets

• Identify team members that will lead the mining and analysis process.

• Identify employees that create intellectual assets for the company.

• Identify the intellectual assets. To help determine this, gather and organize documented materials. Examples of documented materials include business plans, company procedures and policies, investor presentations, marketing presentations and publications, product specifications, technical schematics, and software programs. It may also include contractual agreements such as employment agreements, assignment and license agreements, non-disclosure and cofidentiality agreements, investor agreements, and consulting agreements.

• Identify the anticipated life span for each intellectual asset.

• Identify the market for each intellectual asset.

• Identify products/product lines incorporating each intellectual asset.

• Identify those intellectual assets best suited for patent protection.

• Review risk analysis with attorney involving competitor studies.

• Prepare budget for patent strategy and patent procurement.

C. Procurement Phase

• Establish a budget for patent portfolio development.

• Draft invention disclosures (see attorney for Invention Disclosure Form).

• Critically evaluate each invention disclosure in the context of the patent strategy.

• Weigh risks vs. reward of a prior art search.

• Evaluate benefits and risk of provisional vs. utility patent application with attorney.

• Forward invention disclosure to attorney for patent application drafting.

• Over time, determine whether to conduct further competitive analysis to study industry trends and technology directions and identify patent portfolio coverage in view of same.

• Over time, evaluate risk vs. reward of studying patent portfolios of competitors and other industry players to identify how to further strengthen its patent portfolio.

D. Deployment Phase

• Review patent portfolio to identify those assets that company can sell for cash or use to spin out new business.

• Study competitor products for infringement considerations and determine risks vs. rewards of cease and desist strategy or licensing strategy.

• Evaluate the strength of competitor patent portfolios to access the potential for counter-attacks.

• Determine risks and benefits of various enforcement options cease & desist; cross-license; etc.).

저자의 소개 : 

Rajiv P. Patel is a partner in the Intellectual Property/Patent Group of Fenwick & West LLP.  He develops, deploys, and manages patent portfolios for clients in high technology spaces, including wireless communications, clean technology, media (audio and video), gaming, and Internet (e.g., search engines, language processing, CDNs). His experience includes patent disputes (litigation and reexamination) and transactions (patent due diligence and analysis).  Prior to his law practice, Mr. Patel was engineer for IBM Corporation. As an attorney, Mr. Patel was an adjunct professor of law at the University of California, Hastings College of the Law and currently chairs Patent Law education programs for Practising Law Institute.  Mr. Patel is a member of the State Bar of California and is registered to practice before the U.S. Patent and Trademark Office.

최근 MS사와 삼성간 공방에 대한 걱정스런 눈길

지드넷에 <삼성, “MS에 로열티 거부“ 이유 있었다> 란 제목으로 최근 MS사와 삼성간 소송진행상황(중재신청과 소송연기신청 등)과 이슈가 소개되었다. 

특허 라이선스 계약과 비지니스 협력계약이 함께 체결되었고 두 계약이 서로 대가관계에서 연결되었다는 것인데, MS사와 삼성간의 공방이 중국은 물론 미국, 유럽 및 한국 공정거래위원회가 좋아할 만한 먹이감을 던져준 것 같아 걱정스런 눈길을 접을 수 없다. MS의 불공정행위를 부각시키는 효과는 있을 것이다. 그러나 이런 공방은 세심한 주의를 기울이지 않으면 독과(poisonous fruit)이 되어 누가 그 독을 마시게 될지 모르는 리스크가 있다. 최고의 전문가들이 고민한 공방일것이다. 중재로 넘어가게 되면 비밀심리되므로 많은 내용이 공개되지 않겠지만 앞으로 어떤 이슈로 논쟁이 흘러갈지 궁금해진다.

《그 동안 MS 쪽의 주장만 나올 땐 삼성이 로열티 지급을 거부한 명분이 다소 모호했다. 하지만 이번에 삼성이 법원에 제출한 문건을 통해 이 부분에 대한 근거가 분명하게 드러났다. 두 회사가 체결한 로열티 계약과 비즈니스 협력 계약은 서로 밀접한 관련이 있다는 것이다. 비즈니스 협력 계약에 따라 "노키아가 비즈니스 협력 계약 9조7항을 위반할 경우에는 특허 라이선스 계약을 종료할 수 있다"는 것이 삼성 측 주장이다. 9조7항은 계약 당사자 간에 체결한 권리를 제3자에게 양도하는 부분과 관련된 내용을 담고 있다. 두 회사간 공방의 핵심은 MS의 노키아 휴대폰 사업 부문 인수가 9조7항 위반에 해당되느냐는 부분이 쟁점이다. 삼성은 노키아 휴대폰 사업 부문이 자신들의 경쟁자이기 때문에 MS가 비즈니스 협력 계약을 위반한 것이라고 주장하고 있다. 따라서 양사 합의에 따라 라이선스 계약도 원천 무효라는 게 삼성 측 주장이다.... 하지만 이번에 삼성이 법원에 제출한 문건을 통해 두 회사는 라이선스 계약 뿐 아니라 비즈니스 협력 계약도 함께 체결한 사실이 공개됐다. 그 내용만 보면 삼성이 단순히 MS의 노키아 인수를 빌미로 생떼를 쓰고 있는 것만은 아니란 점을 알 수 있다. 이와 관련 포스페이턴츠는 "특허 라이선스 계약 자체만 놓고 보면 MS의 주장에 좀 더 힘이 실리는 반면 비즈니스 협력 계약에선 삼성이 좀 더 강점을 갖고 있는 것 같다"고 평가했다. 포스페이턴츠는 또 “두 회사 간 관계에선 비즈니스 협력 계약이 좀 더 무게를 갖는 것처럼 보인다”고 분석했다.》- ZDNET 삼성, “MS에 로열티 거부“ 이유 있었다에서 발췌

*FOSS Patents : Microsoft's billion-dollar patent royalty stream from Samsung hinges on a second contract 

"....There are two contracts (which was known before, but in less detail): a patent licensing agreement and a business collaboration agreement. The latter related to Samsung's role as a Windows device maker. The patent license agreement requires disputes to be resolved in the Southern District of New York, where Microsoft brought its suit. The business collaboration agreement, however, appears to be even more confidential and, according to Samsung's filing, "specified that [the parties] would arbitrate certain disputes in Japan under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce ('ICC Rules')." Under ICC Rules, even the question of arbitrability (i.e., whether a dispute falls under an arbitration clause) must be arbitrated. Samsung's filing shows that Microsoft's objective was not merely to collect patent royalties on Android devices but also to provide an additional incentive for Samsung by promising Success Credits and Collaboration Credits in connection with Windows phones and tablets as well as Microsoft search services. At the end of the year, Samsung pays the balance between the royalties due under the patent license agreement and the credits under the business collaboration agreement. At least based on Samsung's lawyers' representation of the contractual situation, the business collaboration agreement enjoys priority over the patent license agreement with respect to royalty reports....With the greatest caution due to the fact that the agreements themselves are sealed, my impression at this stage is that Microsoft has strong arguments under the patent license agreement per se, but Samsung has a strong point under the business collaboration agreement, and it appears that the business collaboration agreement has more weight in the overall (and rather complex) contractual relationship between these parties...."

MS와 삼성간에 체결된 라이선스 계약정보 일부가 공개되다

2014년 10월 4일자 IP분석전문가 FLORIAN MUELLER가 자신의 블로그 FOSS PATENTS에 “Samsungpaid Microsoft over $1 billion in Android patent royalties in 12-month period:court filing”라는 제목으로 MS가 10월 3일자로 소장보정서를 제출하면서 밝힌 MS와 삼성간에 체결된 특허라이센스계약에 관한 몇가지 정보를 토대로 분석의견을 밝혔다.

“Microsoft recalls, as no one would deny, that "[b]oth Microsoft and Samsung, which are highly sophisticated businesses, were represented by skilled counsel throughout the process of negotiating, draft, and executing the License Agreement." And these parties, according to the complaint, agreed to the following clause:

3.2 New Subsidiary License. If a Subsidiary or business unit/division is acquired by a Party after the Effective Date, the Subsidiary or business unit/division shall be deemed a Grantee under Section 3.1 and the License granted under Section 3.1 shall extend to such Subsidiary of business unit/division, but effective only as of the of the acquisition.

Microsoft concedes, however, that "[t]he License Agreement als contains an anti-assignment provision in Section 7.7 [...]," but says "the Nokia Acquisition is precisely the kind of transaction that is explicitly permitted." The dispute also appears to (at least potentially) involve a parallel Collaboration Agreement relating to Samsung's Windows-based devices.”

위에서 해당 블로그를 링크하였으니 꼭 읽어보시기 바란다. 이해관계자인 구글, MS, 애플, 삼성들간의 관계에 대해서도 이해하는 데 많은 도움이 되었다.

MS사의 고도의 소송전략도 엿볼 수 있습니다.

최근 SW 특허에 대한 미 대법원과 연방순회법원간의 긴장관계

2014. 9. 30. 자 IP NAV 블로그에 “SupremeCourt v. Federal Circuit: Who’s Right?”라는 제목의 글이 실렸다. 이 글은 University of California Hastings College of Law의 Robin Feldman 교수가 최근 발표한 “Coming of Age for the Federal Circuit” 라는 논문에서 Alice , Akamai 사건 등 BM 발명에서의  최근 연속된 미국 연방순회법원과 대법원간의 긴장관계를 다룬 것에 대한 일부 반박글이었다. 자세한 내용은 직접 해당 글과 논문을 읽어보시기 바란다.

이 블로그에서는 미국 연방순회법원과 대법원간의 긴장관계를 설명하기 위하여 “Method and system for payment of intellectual property royalties by interposed sponsor on behalf of consumer over a telecommunications network.” 라는 발명에 대한 Ultramerical case에서의 대법원과 연방순회법원간의 핑퐁사건(연방순회법원의 특허유효결정에 대해 대법원이 파기환송 하였으나 다시 유효결정을 내림)을 대표적인 예로 언급하였다.

Feldman 교수는 자신의 논문에서 연방순회법원과 대법원의 충돌은 연방순회법원이 모든 참여자들이 따를 수 있는 구조화된 규칙을 추구하고 있는 것에 반해 대법원은 세심하고 유연한 규범을 추구하기 때문에 발생한 것으로 규정하고 연방순회법원이 좀 더 성숙해져야 한다고 진단했다고 한다.

그러나 이 블로그에서는 "연방순회법원이 대법원에 비하여 방대한 특허사건을 처리한 경험을 가지고 있으며 기술적인 백그라운드까지 탄탄하게 갖추었다. 특허사건 면에서는 누가 더 성숙하였다고 말할 수 있는가?" 라며 Feldman 교수의 견해를 반박하였고, IAM Magazine에서는 Alice case(Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 134 S.Ct.2347,2014)의 대법원 판결이 미국 내 120,000 특허를 무용지물로 만들었다는 평가까지 내놓고 있다는 점을 지적했다.

개인적인 생각으로는 이러한 충돌은 Alice case(Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 134 S.Ct.2347, 2014) 에 대한 대법원 판결(Alice 특허가 35 USC Section 101 특허대상이 아니라는 이유로 무효)이 나올 때부터 예견된 것이라고 보아도 과언이 아니라고 본다.

대법원은 Alice case에서 Section 101 와 관련하여 그동안 적용하던 테스트 기준을 넘어서 과거 Mayo Collaborative Services, Inc. v. Prometheus, Inc.에서 도입한 두가지 테스트 프레임, (1) Determine if the claim at issue is directed toward an abstract idea; and (2) Examine the elements of the claim to determine whether it contains an “inventive concept” sufficient to transform the abstract idea into a patent-eligible application. 을 적용하였다. 즉 특허청구항이 추상적인 아이디어를 직접 청구하고 있는 경우에는 그 아이디어를 넘어서서 그 아이디어를 특허법상 특허의 대상이 되는 주제 안으로 녹이기에 충분한 발명적 개념이 있어야 한다. 그러나 이 테스트 프레임 역시 실무에 적용하기에 모호한 것이다.

첫째, 추상적인 아이디어를 어떻게 정의할 수 있는지, 또 청구항이 어느 때 추상적인 아이디어를 권리범위로 하고 있는지 아닌지를 결정하는 것은 쉽지 않은 문제일 것이다. 둘째는 신규한 컴퓨터 하드웨어 구성을 사용한 아이디어이어야 하는 지, 아니면 종래의 컴퓨터 하드웨어 구성에 신규한 아이디어를 결합하여 새로운 기능을 구현하면 되는 지, 과연 소프트웨어적 발명적 성과를 어느 정도까지 특허화 할 수 있는지를 결정하는 것 역시 실제 사건에서는 쉽지 않을 것이다.

대법원의 Alice case에서 취한 101에 대한 태도를 “PageRank”라고 알려진 구글 U.S. Patent 6,285,999(“Larry Page 특허”)에 적용하면, Larry Page특허는 웹서치할 때 링크수가 많은 페이지를 가중치를 적용하여 더 보여주는 방식에 대한 것이므로 추상적인 아이디어를 특징으로 하고 있고 중요도를 가중하는 아이디어를 특징으로 하고 있을 뿐아니라 가중치 적용 알고리즘에 대한 것이므로 무효될 가능성이 있다. 사정이 이러하다보니 ICT업계의 반발이 만만치 않다. 

참고로 Larry Page특허는 그 유명한 구글 서치 엔진의 알고리즘 특허로 웹 페이지들의 중요도를 측정하는 방법을 구글 창시자 중 한명인 Larry Page가 발명한 것이다. 그러나 그 양수인은 스탠포드 대학이 되어 구글이 exclusive license right을 보유하고 있다.

Method for node ranking in a linked database (US 6285999) 1. A computer implemented method of scoring a plurality of linked documents, comprising: obtaining a plurality of documents, at least some of the documents being linked documents, at least some of the documents being linking documents, and at least some of the documents being both linked documents and linking documents, each of the linked documents being pointed to by a link in one or more of the linking documents; assigning a score to each of the linked documents based on scores of the one or more linking documents and processing the linked documents according to their scores. 2. The method of claim 1, wherein the assigning includes: identifying a weighting factor for each of the linking documents, the weighting factor being dependent on the number of links to the one or more linking documents, and adjusting the score of each of the one or more linking documents based on the identified weighting factor.

우리나라는 과거 소프트웨어만의 특허출원을 허용하지 않았다가 컴퓨터 소프트웨어 발명관련심사기준을 개정하여 2014. 7.1 부터 최근 소프트웨어만의 특허 출원도 물건의 발명으로 허용하고 있다.