Untold Stories of Intellectual Property

특허권이전특례개정안(개정안 제99조의2)에 대한 작은 고민 1.  들어가는 말 (1)  지난  2015 년  3 월  19 일 특허법 일부개정법률안이 입법예고 ( 산업통상자원부공고 제 2015-158 호 )  되었다 .  그 중 개정안 제 99 조의 2 는 무권리자 출원에 대하여 정당한 권리자가 민사소송을 통해 명의이전을 받아 그 하자를 치유하도록 하는 안이었다 . (2)  특허법에 말하는 무권리자 출원이란 진정한 발명자도 아니면서 정당한 승계인이 아닌 자에 의한 출원을 말한다 .  현행 특허법은 무권리자 출원에 대하여  i)  정당한 권리자가 출원발명을 선택하여 특허 받을 수 있는 권리를 침해하였을 뿐 아니라  ii)  특허출원 계속 동안 절차를 보장받을 수 있는 정당한 권리자의 권리를 침해하였고 이에 따라  iii)  공중의 이익도 침해될 수 있다는 중대한 하자를 가지고 있다는 점 때문에 무권리자 출원을 거절 또는 무효시키고 정당한 권리자가 자신의 선택에 따라 재출원하여 권리를 다시 보장받도록 하고 있다 . (3)  한편 학계에서는 정당한 권리자의 선택권과 절차의 편의성을 고려하여 진정한 권리자가 무권리자로부터 직접 권리이전을 받을 수 있는 권리를 보장되도록 하자는 논의를 끊임없이 제기하였다 .  그러나  2014. 5. 16.  대법원 선고  2012 다 11310  판결에서 무권리자가 특허출원하여 특허권으로 설정 등록된 경우 ,  현행 특허법에 따라 정당한 권리자가 특허법 상의 무효심판과 재출원 등의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에게 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 없다고 판시함으로 더 이상 판례에 의존할 수 없게 되었다 .  사실 정당한 권리자에 의해 출원되었다가 단순히 무효인 양도계약 등으로 ...

무권리자특허권 이전 허용 신중해야 개정안 제 99 조의 2( 신설 ) 의 몇가지 문제점     1. 들어가는 말   지난 3 월 입법예고된 특허법 일부개정안 제 99 조의 2 에 따르면 정당한 권리자는 무권리자 출원에 대하여 민사소송을 통해 명의 이전을 받을 수 있도록 하고 있다 . 권리이전을 허용하면 , 발명이 동일한 경우 정당한 권리자가 다시 출원을 할 필요가 없으므로 절차의 경제라는 측면에서 매우 편리하다 .   그러나 현행법이 권리이전 방식이 아니라 정당한 권리자의 재출원에 의해 권리를 구제하고 있는 이유는 정당한 권리자가 무권리자의 출원에 의해 i) 출원발명의 선택권 ii) 특허심사 과정의 절차보장권 iii) 의도하지 않은 특허로 인한 공중의 이익이 침해될 수 있다는 중대한 하자를 가지기 때문이다 .   판례 역시 마찬가지이다 . 대법원은 “ 현행 특허법에 따라 정당한 권리자가 특허법 상의 무효심판과 재출원 등의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에게 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 없다 ” 고 판시하고 있다( 2014. 5. 16.  대법원 선고  2012 다 11310  판결). 그러나 정당한 권리자의 출원이었으나 무효인 양도계약 등...

특허제도를 연구할 때면 우리는 미국과 독일제도를 많이 리서치한다. 기업들 역시 글로벌 기업과 특허전쟁을 준비하거나 맞대응할 때도 미국과 독일이 제일 먼저 검토되는 특허소송의 핵심 '격전지'이다. '특허분쟁의 허브'인 것이다. 특허법원의 도입 등 독일의 제도와 판례의 변천을 보면 우리와 많이 닮았다. 그러나 우리나라는 독일을 벤치마킹을 하면서도 그 제도의 핵심이었던 기술판사제도는 빼놓았다. 특허는 전문적인 기술내용을 모르고서는 판단도 대리도 제대로 할 수 없다. 그래서 독일은 특허심판원의 심판관 등을 특허법원의 기술판사로 임명하여 일반판사와 함께 재판부를 구성하고 있다.  일반판사는 주로 특허청에서 근무하는 법조인 중에서 임명하거나 또는 권리침해소송을 전담한 법관 중에서 임명되고 연방특허법원에 재직하는 판사수는 모두 1백41명으로 그중 일반판사는 62명, 기술판사는 79명이라고 한다   (법률신문 연구논단. 독일연방특허법원의 기능과 기술판사제도 읽기 ). 생각해보면 당시 보수적인 독일법조계가 기술판사제도를 받아들였다는 것은 거의 혁명에 가까웠을 것이다. 그들은 미래를 볼 줄 알았고 결국 미래에 대한 비젼은 현재의 의사결정을 바꾸었을 것이다. 이제 특허법원은 물론 일반 민사법원 지재부에 기술판사의 도입을 다시 거론할 시점이 된 것 같다. 특허청 심사관이 심판원의 심판관이 되고 다시 심판관이나 고참 심사관중 일부가 기술판사가 되는 체계가 가장 바람직할 것이고 필요에 따라 과학이나 공학 박사학위자 중 소정의 특허실무 경력을 쌓은 분이나 공대 석박사출신의 변호사와 변리사에게 길을 열어주는 것도 좋을 것 같다.