특허소송에서 소송대리인과 전문가의 선정

특허소송에서 소송대리인(Counsel)과 전문가(Expert)의 선정의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다.

기업 인하우스들은 소송대리인(Counsel)을 전장의 장수에 비유하고, 전문가(Expert)를 증명의 핵심무기에 비유한다.

명장을 선임하면 무기의 좋고 나쁨을 탓하지 않고, 경험 많은 전문가를 선임하면 의심의 눈초리를 없애 거부할 수 없는 설득의 무기를 보여준다. 그러나 현실의 세계에서 그런 명장과 전문가를 만나기란 쉽지 않다.

본인은 기업의 당사자 입장에서 인하우스 변리사로서 일반 법무와 특허법무를 담당해보았고, 또 로펌과 특허펌에서 대리인으로 당사자를 위해 직무를 수행해보았다. 그래서 그들이 겉과 속이 다를 때를 잘 안다.

1. 대리인(Counsel)의 선정 

많은 기업은 명장을 모시기 위해 장고의 시간을 거친다. 그래도 후회할 때가 있다. 기업마다 실수를 줄이기 위해 세운 선임 기준들이 있다. 이것들은 수많은 선배들이 오랜 경험을 통해 만든 것 들이다.

본인은 장수를 선정하기 위해 아래와 같은 것들을 검증한다.

1) 대형 로펌의 명성 있는 파트너보다 실제 사건을 맡아 일할 변호사/변리사가 누구인지 파악하고 만나 검증한다. 사건을 처음 분석하는 실무자의 능력과 성향이 중요하다. 그것을 우리는 앵커링 편견이라고 한다.

2) 상대방 대리인과 심판부나 재판부를 파악하여 대리인 진영의 균형을 맞춘다.

3) 마케팅만 강한 대리인이 있다. 따라서 독립적으로 객관적이고 건전한 의견(advice)를 제공할 수 있는지를 검증한다. 몇 가지 실무적인 쟁점에 대한 질문을 해보면 바로 알 수 있다.

4) 회사의 기술이나 사업과 예산에 대해 충분한 공감대를 형성할 수 있는 배경을 가지고 있는지 검증한다. 이것은 대리인의 배경과 과거 수행한 사건, 들어간 비용, 고객, 사회경력 등을 알아보고 가벼운 대화를 나누어 보면 알 수 있다.

5) 실제 특허 사건의 소송 수행 경험이 없는 대리인은 피한다. 인하우스가 소송 실무에 웬만큼 경험이 많지 않고는 외부 대리인이 공부하면서 소송을 수행하는 것은 위험하다. 장님 들이 서로 모여 회사 사건을 실험의 장, 훈련의 장으로 만들 수는 없다. 

특허소송은 기술에 대한 이해, 즉 사실에 대한 이해가 중요한 기초가 되나 그것이 다가 아니다. 따라서 실제 수행한 사건에 대해서 물어본다. 그 사건의 승패, 함께 일한 변호사나 변리사, 참여의 역할과 기여정도, 에피소드 등을 확인해본다. 이 정보는 식사를 함께 하면서 확인해봐도 좋다.

6) 특허사건에서 심판이나 소송 대리인을 선임하는 경우라면 출원만 해본 대리인은 피한다. 쟁점을 보는 눈이나 청구범위를 해석하는 눈이 전혀 다르다. 이 눈이 하루 아침에 바뀌지 않는다. 명세서를 잘 쓴다고 심사관의 거절이유에 잘 대응한다고 심판이나 소송에 강하지 않다.

7) 현재 수행 사건이 많은 변호사/변리사는 가급적 피한다. 우리 회사가 그저 여러 고객 중 하나가 될 수 있다. 이것은 담당하고 있는 진행 사건과 관여정도, 난이도 등을 확인해보면 알 수 있다.

2. 미국 특허소송의 증명 및 디스커버리 특성에 따른 대리인의 선정 제한 

만약 미국에서 특허 소송을 한다면 고려할 것이 하나 더 있다. 소송 전에 침해나 무효 의견서를 작성하였다면 그 의견서를 쓴 변호사/변리사가 속한 로펌의 변호사/변리사를 소송대리인으로 선임하는 것은 피한다. 

한마디로 감정서를 작성한 변호사/변리사(Opinion Counsel)를 소송(재판) 변호사/변리사(Trial Counsel)로 선임하는 것은 가급적 피하고 감정서를 작성한 로펌을 소송/심판 로펌으로 선임하는 것은 피하란 말이다. 

이것은 고의(Willful) 침해 항변을 위해 의견서를 작성한 변호사/변리사의 ACP 특권 포기 이슈가 소송 대리인에도 영향을 미칠 수 있고, 또는 소송에서 의견을 작성한 변호사/변리사의 전문가 증언이 필요할 수 있기 때문이다.

더 자세한 내용을 공부하고 싶다면 아래 글을 읽어 보기 바란다.

Erik R. Puknys (Finnegan),”WaiverofAttorney-Client Privilege After Seagate”, Law360 (2010)

3. 사실의 증명책임과 기술 전문가(Expert) 선정의 중요성

다음으로 기술 전문가(Expert) 선정과 관련된 것이다.

특히 미국 특허소송에서 유능하고 저명한 전문가(Expert)의 선점은 승소를 위한 핵심 전략 중 하나이다. 

미국 특허 소송이 시작되면 인하우스가 하여야 하는 중요한 일 중 하나가 해당 분야의 기술전문가 풀(pool)을 작성하고 인터뷰를 시작하는 일이다. 일단 좋은 후보는 어장 관리하듯 확보한다. 그래야 상대방이 중요한 증명수단을 선점하지 못한다. 

본인은 저명한 전문가를 확보하기 위해 무턱대고 영국의 대학으로 날아가 하루종일 기다린 적도 있다. 그 전문가는 일년전에 약속하지 않으면 정상적인 스케쥴로는 만날 수 없었기 때문이었다.

전문가(Expert)의 최종 선정은 소송 대리인의 검증 결과를 따르는 것이 일반적이다. 따라서 인하우스가 독립적인 선정기준을 세우지는 않는다, 그러나 그 전문가의 배경과 과거 특허와 기고문이나 논문은 모두 살펴보고 소송대리인에게 이해상충을 포함한 의견을 제시한다.

전문가(Expert)는 사실의 증명을 위해 필요하다. 또 상대방의 증거를 분석하여 헛점을 찾는 데에도 필요하다. 아니 이를 증명하기 위해 꼭 필요하다. 

판단의 주체적 기준은 판단하는 재판부나 심판부나 심사관이 아니다. 통상의 기술자다. 통상의 기술자가 가진 기술상식과 발명 당시 혹은 출원 당시의 현유(現有)기술은 증명 책임이 있는 자의 증명의 대상이다.

아무리 변호사나 변리사의 기술이해도가 높다고 하더라도 그들은 대리인이지 증명방법이 아니다. 증명을 위해서는 기술 전문가(Expert)가 필요하다.

혹자들은 특허사건은 서면으로만 충분히 판단이 가능하고 명세서와 같은 내재적 증거만으로 충분하므로 전문가의 역할은 그리 중요하지 않다고 말한다. 

그러나 이는 특허 심사와 분쟁의 차이를 오해하고 있는 것이다. 특허 분쟁에서 승리하려면 모든 것들이 증명하여야 하는 사실 들이다. 특히 사실에 기초한 법률판단 사항에 대해서 그 판단의 핵심 기초사실의 모든 것들에 대한 증명은 승패를 결정하는 핵심사항이다.

특허사건이라고 명세서나 문헌을 제출하는 것 만으로 증명책임이 끝나지 않는다. 만약 그렇게 생각한다면 당사자 또는 대리인에게 설득할 책임이 있다는 것을 망각한 것이다. 또한 요증사실의 제출책임만으로 증명책임을 다했다고 오해하고 있는 것이다. 

승소하려면 법률상 요증사실의 존재는 물론 그 존재로부터 쉽게 법률판단에 이르게 할 사실(간접사실 포함)에 대해서도 증명하여야 한다. 우리는 설득하는 자이지 판단하는 자가 아니다. 이때 해당 분야의 기술전문가의 증언이나 의견은 정말 큰 도움이 된다.

예를 들어 신규성흠결을 위해 선행기술이 기재된 참조문헌을 제출한다고 하자. 승소를 위해선 그 선행문헌을 제출하는 것만으로 증명책임을 끝내선 않된다. 증거제출을 넘어  적극적으로 설득책임을 다하여야 증명책임이 끝나는 것이다. 생각해보면 설득을 위한 객관적인 증거들은 많다. 

만약 선행문헌을 제출하였으나 그 선행에 문헌에 일부 구성이 명시적이지 않아, 묵시적 또는 내재적으로 개시되었다고 주장하려면, 또 선행문헌에 특허발명이 모두 실시가능하게 개시되어 있음을 주장하려면, 이를 객관적으로 뒷받침하기 위한 또 다른 증거가 필요하다. 이 것을 위해 또 다른 서증만으로 충분할 때가 있지만, 신뢰할 만한 기술전문가의 의견서나 증언은 주장을 더 빛나게 하는 효율적인 수단이 된다. 

다시 말해 판단자에게 고민거리를 남기지 말라는 것이다. 그것이 증명책임을 다하는 것이다.

청구범위해석이나, 진보성의 판단이나, 실시가능성의 판단, 발명자 판단 등 모두 증명된 사실에 기초한 법률판단 영역이다. 증명되지 않은 사실은 존재하지 않는 것이다. 존재하지 않는 사실 위에 법률을 해석하여 적용할 수 없다. 직권심리가 작동하는 심판에서도 증명책임은 적용된다.

특히 미국에서는 기술전문가의 역할은 매우 중요하다. 이기려면 배심원이나 심판부를 설득해야한다.

생각해보라. 배심원들이나 심판관 앞에 선 전문가가 자기가 대학 다닐 때 공부한 교재의 저자라면 말이다. 그 전문가의 증언은 얼마나 큰 힘을 발휘할 지 생각해보라.

4. 두 사건의 동일 주제에 대한 동일 전문가(Expert)의 사용시 고려사항?

만약 미국 특허심판원(PTAB)과 민사지법(Distric Court) 등에서 소송을 병행하고 있다면 의사 결정할 것이 더 있다. 가급적 두 사건에서 동일한 전문가를 사용하면 비용면에서도 효율적이고 일관된 전략을 구사할 수 있다. 

그러나 어느 한 사건에서 그 전문가의 의견이 불리하게 작용하면 다른 사건까지 영향을 미칠 수 있다. 참 고민스러운 일이다.

앞에서 언급한 바와 같이 청구범위 해석은 사실에 기초한 법률판단 사항이다. 사실의 증명은 명세서와 같은 내재적 증거가 우선하나 기술 전문가의 의견과 같은 외재적 증거 역시 승패를 좌우하는 경우가 많다. 

특히 내재적 증거만으로는 첨예한 대립이 있는 경우 더 그렇다. 이렇게 첨예한 대립이 있는데도 내재적 증거에만 의존하고 판단자의 자유심증에 맡기는 것은 너무도 무모하다.

그래서 미국 특허소송에서는 특허청구범위의 해석에 다툼이 있는 경우, 기술전문가를 사용한다. 다시 한번 말하지만 청구범위 해석은 사실에 기초한 법률판단 사항이고, 그 기초 사실은 증명책임 있는자가 그 존재를 증명하여야 하는 대상이다.

미국 특허심판원(PTAB)이나 민사지법 특허침해소송이나 모두 이루어지는 중요한 과정이다. 과거에는 미국 특허심판원(PTAB)의 청구범위 해석은 BRI (최광의 합리 해석)기준을 따르고 민사지법의 해석은 필립스(Philips) 기준을 따르기에 같은 전문가를 활용해도 문제의 소지가 적었다.

그러나 2019년부터 미국 특허심판원(PTAB)에서도 민사지법과 같이 필립스(Philips) 기준을 따르기로 함에 따라 어느 한 사건에서 불리한 청구범위해석이 나오면 같은 전문가를 선임한 것 때문에 다른 사건에서 회복의 기회가 없어질 수 있다. 또한 ACP 특권의 포기 문제도 있다.

만약 소송 대리인이 같은 주제에 대해 두 사건의 전문가를 다르게 선임할 것을 제안하면 오해하지 말기를 바란다. 전문가 선임은 비용이라 소송대리인이 착복할 수 있는 수임료가 아니다.

고민할 것이 많아진다. 이와 관련하여 읽어볼 만한 글이 있어서 여기 링크로 남긴다.

Scott McKeown(ROPES&GRAY), “Using the Same Expert at the PTAB & District Court?”, Patents Post-Grant (2021)

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우선권주장의 오해 풀기 (5편) - 대법원 2021.2.25. 선고 2019후10265 판결 -

우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (5편)
- 대법원 2021.2.25. 선고 2019후10265 판결 -

우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교(4편)에 이어지는 질문5편의 질의 및 응답 (Q&A)을 잠시 미루고 잠시 최근 대법원 판결과 관련된 시사점을 다루고자 한다. 

소개하려는 이 사건은 우선권주장에 관한 최근 대법원 판례이다. 

이 사건은 우선권주장의 동일성 판단기준을 실질 동일 판단이 아니라 명세서 기재의 실시가능성요건을 적용하여 판단하였다.  그  의미가 크다.

또한 실무적으로 실수하기 쉬운 특허의 정정과 관련하여 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하기 위한 사유로 발명의 설명 또는 청구범위를 정정하여 청구범위에 기재된 구성과 발명의 상세한 설명의 내용을 완전히 일치시키는 정정은 허용되지 않는다는 점을 분명히 하였다.  주의를 요한다.

1. 이 사건의 시사점#1

우선권주장의 동일성 판단에서 자녀출원의 청구항 기재 발명이 선출원(부모출원)의 최초 명세서에 실시 가능하게 기재되지 아니하였음을 이유로 자녀출원의 그 특허요건 판단일을 우선권 주장일(부모출원일)이 아닌 자녀 출원일(1999. 11. 9.)로 보고, 부모출원일이후 자녀출원일 이전에 반포된 선행문헌의 선행기술의 적격을 인정하였다.

  가. 이 사건에서 대법원은 「파리협약」의 당사국에 특허출원을 한 후 “동일한 발명”을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는, 진보성 등의 특허요건에 관한 규정을 적용할 때 그 당사국에 출원한 날(이하 ‘우선권 주장일’이라고 한다)을 대한민국에 특허출원한 날로 보게 되는데, 특허법 제55조 제1항의 국내우선권 규정의 경우와 같이, 특허법 제54조 제1항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은, 조약우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 조약우선권 주장의 기초가 된 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등’이라고 한다)에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 해석하였다. 

   여기서 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 판결 등 참조)고 판시하였다.

  나. 이 사건 대법원과 원심 특허법원과 특허심판원은 모두 제1항, 제2항 및 제4항 발명이 리툭시맵과 플루다라빈 및 시클로포스파 미드의 치료학적 조합물의 CLL의 치료제로서의 “의약용도”에 관한 발명임에도 불구하고, 명세서에 CLL의 치료를 위해 실제로 화학요법제 중 플루다라빈 및 시클로포스파미드와 리툭시 맵을 투여하는 치료학적 조합물의 약리효과를 확인할 수 있는 시험예 또는 이를 대신할 수 있을 정도의 구체적인 내용이 기재되어 있지 않으므로, 이 사건 제1항, 제2항 및 제4항 발명과 관련하여 이 사건 특허발명의 상세한 설명은 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되지 못하였으며 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 못하였다고 판단하였다. 이 판단에서도 청구항의 구성요소별(element by element)로 분리하여 대비한 것이 아니라 청구항 발명 전체별 (claim by claim)로 대비하였다. 다만 청구발명의 핵심 특징을 중심으로 설시하였을 뿐이다.

  따라서 이 사건 특허발명은 원심 판시 이 사건 선출원의 최초 명세서에 기재된 발명에 해당하지 않아, 그 특허요건 판단일은 우선권 주장일이 아닌 출원일(1999. 11. 9.)이 되고, 그 이전에 반포된 원심 판시 선행발명 5는 선행발명의 적격을 갖게 되고, 따라서 이 사건 제3항, 제5항 발명은 선행발명 5에 의해 진보성이 부정된다고 판단했다.

  다. 이 사건 대법원과 원심 특허법원은 이 사건 제3항 및 제5항 발명은 ‘균일용량으로 계속 투여 방식’으로 항-CD20 항체(리툭시맵)의 투여용량이 500 내지 1500 ㎎/㎡을 투여하는 CLL를 치료하는 의약용도발명인데, 항-CD20 항체의 500 내지 1500mg/㎡의 용량이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이라고 볼 수 없고 이에 관한 용량의 계속 투여방식에 따른 치료학적 조합물의 약리효과를 확인할 수 있는 시험예 또는 이를 대신할 수 있을 정도의 구체적인 내용이 기재되어 있지 않았다고 판단하였다 (한걸음 더 나아가 실시가능하게 기재되었다고 보기 어렵다고 명시했다면 금상첨화이었을 것이나 원심이나 심판원에서는 이미 그런 취지를 판시하였다)

   ※ 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 매주 약 .375 mg/kg 투여하는 ‘균일용량으로 계속 투여 방식’과 375 ㎎/㎡를 먼저 투여하고, 이어서 500 내지 1500 ㎎/㎡를 후속 투여하는 ‘계단식 상승 투여 방식’을 각각 다른 실시예로 기재되어 있었다.

  따라서 이 사건 제3항 발명과 그 종속항인 이 사건 제5항 발명 모두 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명과 같은 발명에 해당하지 않으므로, 그 특허요건의 판단일은 우선권 주장일이 아니라 출원일(1999. 11. 9.)이 되어야 하고, 따라서 이 사건 제3항, 제5항 발명은 원심 판시 선행발명 5에 의해 진보성이 부정된다고 판단하였다.

  라. 이 사건의 대법원과 원심 특허법원이 종래 우선권 주장의 인정여부와 관련하여 두 발명의 실질 동일여부를 판단한 것이 아니라 자녀출원의 청구발명이 부모출원의 명세서에 실질적으로 실시 가능하게 기재되었느냐를 기준으로 판단하였다는 점에서 의미가 크다.

2. 시사점#2

청구범위가 명확하게 해석될 수 있음에도 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하기 위한 사유로 발명의 설명 또는 청구범위를 정정하여 청구범위에 기재된 구성과 발명의 상세한 설명의 내용을 완전히 일치시키는 정정은 부적법하다.

  가. 특허의 등록이후 명세서(청구범위 포함) 또는 도면의 정정은 정정의 결과가 정정 전의 청구범위를 실질적으로 확장하지 않는 범위 내에서 i) 청구범위의 감축, ii) 동일한 의미에서의 잘못된 기재의 정정 (이하 “오기정정”), iii) 분명하지 아니한 기재를 명확히 하거나 불일치나 모순을 해결하기 위한 정정 (이하 “석명정정”)인 경우에 한하여 허용된다. 이때 석명정정은 청구범위 감축이나 오기정정과 달리 정정 후 청구 발명이 출원시 독립하여 특허받을 수 있을 것(이하 “독립특허요건”)을 요하지 않는다.

  나. 석명정정과 관련하여 주의할 것은 정정한 내용과 관련한 정정 전 내용이 명확하게 해석될 수 있음에도 석명정정을 이유로 발명의 설명 또는 청구범위를 정정하여 청구범위에 기재된 구성과 발명의 상세한 설명의 내용을 완전히 일치시키는 정정은 허용되지 않는다는 것이다. 

  관련하여 발명의 상세한 설명의 정정이 부적법하다고 판단받은 사건 (대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결)과 청구범위의 정정이 부적법하다고 판단받은 이 사건 (대법원 2021.2.25. 선고 2019후10265 판결의 원심결 2015당5148)을 기억하는 것이 실무에 도움이 된다. 

  다. 이 사건에서 특허권자는 정정 전 청구항에 기재되지 않았으나 발명의 상세한 설명에 의해서 지지되는 사항을 정정 후 청구항에 추가하였다, 그러나 법원은 정정 전 청구범위가 명확히 해석되므로 석명정정에 해당하지 않아 부적법하다고 판단하였다 (대법원 2021.2.25. 선고 2019후10265 판결의 원심결 2015당5148). 

   ※ 이 사건 제1항, 제3항 및 제4항에서 ‘항-CD20 항체’를 ‘리툭시맵’으로 정정하고(이하 ‘정정사항 1’이 라 한다), 이 사건 제2항 및 제5항 발명을 삭제하고(이하 ‘정정사항 2’라 한다), 이 사건 제3항 발명에서 ‘치료적 유효량’을 ‘치료적 유효량이 375 ㎎/㎡의 제1 투여량 및 500 내지 1500 ㎎/㎡의 연속적인 후속 투여량’으로, ‘500 내지 1500 ㎎/㎡의 용량’을 ‘500 내지 1500 ㎎/㎡의 연속적인 후속 용량’으로 정정(이하 ‘정정사항 3’이라 한다) 하였다.

  특허권자(피청구인)는 이 사건 특허발명에서 리툭시맵의 주기적 투여에 관한 치료학적 유효량과 관련하여, (i) 항-CD20 항체가 주기적으로 수회 투여된다고 기재되어 있는 점, (ii) 균일용량으로 계속 투여 및 계단식 상승 투여 2가지의 투여 방식이 기재되어 있다는 점, (iii) 정정 사항은 실시예의 내용을 그대로 반영한 것이라는 점 등을 고려하여 볼 때, 이 사건 정정은 정정 전 청구항 3 발명의 내용을 실질적으로 변경함이 없이 단지 ‘치료적 유효량’을 발명의 상세한 설명의 전체 기재 및 실시예 3에 기초하여 보다 명확하게 기재한 것이므로 이 사건 정정은 적법하다고 주장하였다.

  그러나 특허심판원은 이 사건 정정에서 정정사항 1 및 2는 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당되나, 정정사항 3은 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우 중 어디에도 해당하지 않을 뿐만 아니라, 그로 인해 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것이므로 이 사건 정정청구는 부적법한 것으로 인정되는바, 정정 전 청구항을 기준으로 무효여부를 판단하였다.

  구체적으로 정정사항 3은 하기 [표 2]에 나타낸 바와 같이 <투여용량>에 관하여 375 ㎎/㎡를 추가하고,  <투여방식>에 대해서는 375 ㎎/㎡를 먼저 투여하고 이어서 500 내지 1500 ㎎/ ㎡를 투여하는 방식으로 정정한 것인데, 

     i) 『투여용량』과 관련하여, 정정 후 추가된 제1 투여량인 ‘375 ㎎/㎡의 용량’은 정정 전 투여량인 ‘500 내지 1500 ㎎/㎡의 용량’에 포함되지 않는 용량이고, 따라서 ‘제1 투여량인 375 ㎎/㎡의 용량의 추가’로 인해 이 사건 특허발명의 투여용량이 확장되었으므로, 이는 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하지 아니하고, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에도 해당하지 않으며, 나아가 잘못된 기재를 정정하는 경우에도 해당하지 않으므로 특허법 제133조의2에서 규정하고 있는 특허무효심판절차에서의 정정요건 중에서 같은 법 제136조 제1항의 규정을 충족하지 못한 것이므로, 이 사건 정정청구는 부적법하다.

     ii) 『투여방식』과 관련하여, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 ‘균일용량으로 계속 투여 방식’ (매주 약 .375 mg/kg 투여)과 ‘계단식 상승 투여 방식’ (실시예 3으로 리툭시맵이 CLL에서의 활성을 최대화하고, 부 작용을 최소화하기 위해 375 ㎎/㎡를 먼저 투여하고, 이어서 500 내지 1500 ㎎/㎡를 후속 투여하는 방식)이 각각 다른 실시예로 기재되어 있는데, 이 사건 제3항 발명은 정정 전 ’균일용량으로 계속 투여 방식‘에서 정정 후에는 실시예 3에 기재된 투여 방식인 ’계단식 상승 투여 방식‘으로 변경된 것이고, 이와 같은 투여 방식의 변경으로 인해 CLL 환자에서 리툭시맵의 활성은 최대화되고, 부작용은 최소화되었으며, 결과적으로 1명의 환자는 완전히 관해되는 효과가 나타나는 등(실시예 3 참조) 정정 전 청구항으로부터 파악되지 않은 새로운 작용효과가 발생하였는바, 위 정정사항 3은 특허청구범위를 실질적으로 변경한 것이라고 판단하였다.

  라. 이 사건과 반대로 특허권자는 청구항의 기재된 내용에 맞추어 발명의 상세한 설명을 정정한 사건에서도 정정 전 발명의 상세한 설명이 명확히 해석되고 청구범위에 기재되지 아니한 구성이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있다고 보기 어려우므로 석명정정에 해당하지 않아 부적법하다고 판단한 바 있다 (대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결). 

     (1) 명칭을 ‘열 저장 팁을 구비한 디스펜서’로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)에 대한 특허무효심판절차에서 피고는 원심 판시 정정사항 1 내지 4와 같은 내용으로 이 사건 정정청구를 하였다.

    (2) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다) 등에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹이 기재되어 있는데, 발명의 상세한 설명에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹뿐만 아니라, 고밀도 플라스틱, 복합물 등도 포함되는 것으로 기재되어 있다. 이 사건 정정청구는 이와 같이 열 저장 팁의 재질로서 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등을 발명의 상세한 설명에서 삭제하는 것을 내용으로 한다.

    (3) 그런데 발명의 상세한 설명에 기재된 고밀도 플라스틱, 복합물 등은 그 기재 자체가 명료하지 아니한 것이라고 볼 수 없다. 또한, 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기도 어렵다.

  마. 발명의 상세한 설명은 공중에 발명자 자신의 발명을 가르치기 위한 목적으로 마련된 것이고 청구범위는 공중에 대하여 권리범위의 경계를 구분 짓고 국가에 대하여 심사대상의 경계를 구분 짓기 위하여 마련된 것이다. 

  따라서 특허청구범위가 상세한 설명에 의해 지지되는 한 특허청구범위는 발명의 상세한 설명의 내용 중 보호받고자 하는 사항만 선택하는 것이므로 반드시 특허청구범위와 상세한 설명을 일치시켜야 하는 것도 아니다. 청구범위와 발명의 상세한 설명을 완전히 일치시키지 않는다고 하여 청구범위의 해석이 불명료해지는 것도 아니고 청구범위 해석에 모순이 발생하거나 불일치가 발생하는 것도 아니다. 

  바. 따라서 단순히 청구 단순히 특허발명의 청구범위에 기재되지 아니한 사항을 발명의 상세한 설명과 일치시키기 위해 발명의 상세한 설명의 일부 내용을 삭제하거나 청구범위의 일부 내용을 추가하는 정정은 석명정정에 해당하지 않을 수 있음에 주의하여야 한다.

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우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (4편) - 사례질의응답

우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (4편) - 사례질의응답

 

I.      들어가는 말

…(생략)…

II.    문제의식

…(생략)…

<1편 참조> 우선권주장(국내우선권주장 및 CIP)의 오해 풀기와 장단점 비교 (1편) (sonovman.blogspot.com)

 이하에서는 간과하기 쉬운 쟁점을 질의응답(Q&A) 방식으로 설명하면서 한국의 국내우선권주장 출원제도와 미국의 일부계속 출원제도를 비교해보려고 한다.

 

III.    질의 및 응답 (Q&A)

1. 질문 1

…(생략)…

<2편 참조> 우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (2편) -사례 질의응답편 (sonovman.blogspot.com)

2. 질문 2 & 3. 질문 3

…(생략)…

<3편 참조> 우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (3편)- 사례질의응답 (sonovman.blogspot.com)

4. 질문 4 (본글의 주제 : AI 컴퓨터프로그램 발명)

개인 소프트웨어 공학자 A는 소비자의 이동장소 및 빈도와 선호하는 브랜드와 상관관계가 있을 것으로 생각하고 소비자 동선에 대한 데이터를 받아 소비자에게 상품을 추천하는 방법을 일반적인 인공지능 딥런닝 모델이 구현된 모듈을 이용하여 프로그래밍 하고 부모출원을 하였습니다. 그러나 부모출원 당시에는 소비자의 이동장소 및 빈도와 선호하는 브랜드와 상관관계에 대한 빅데이터를 충분히 확보하지 못하여 학습데이터나 그 데이터의 상관관계를 기재를 하지 못하고 일반적인 딥런닝 예측 모델과 상품추천방법에 대한 알고리즘만 기재하였습니다. 마침 데이터 공학 분야 잡지의 기고문에 소비자의 이동장소 및 빈도와 선호하는 브랜드와 상관관계에 관한 빅데이터 분석결과 일부가 실렸고, 이에 청구항은 부모출원과 동일하게 유지하되 학습데이터와 그 데이터 상관관계에 대한 설명과 그 결과에 대한 실증예를 추가하고 빅데이터 데이터의 상관관계를 이용한 상품추천의 프로세스 관련 알고리즘을 명세서에 구체적으로 기재하여 부모출원을 기초로 우선권주장한 자녀출원을 하려고 합니다. 이 자녀출원은 부모출원일로 소급받는 혜택을 누릴 수 있을 까요?

 

<질문4>는 소프트웨어 발명, 특히 인공지능 발명에서 특허적격성 및 실시가능요건을 자녀출원에서 보충할 경우 출원일 소급의 혜택을 받을 수 있는지에 대한 질문이다.

 

  인공지능 관련 발명을 포함한 소프트웨어 발명의 특허 청구항은 그 발명이 어떻게 산업 현장에서 이용될 것인지를 염두에 두고 작성하는 것은 매우 중요하다. 현행 컴퓨터 관련 발명에 대한 특허제도의 보호의 한계로 인공지능발명이 어떻게 산업 현장에서 이용될 것인지를 미리 생각하지 못하면 등록이 되더라도 유용하게 권리행사를 하지 못하는 경우가 허다하기 때문이다.

  이와 별개로 인공지능 관련 발명이 특허로 등록을 받기 위해 염두에 두어야 하는 대표적인 두가지 요건이 있다. 하나는 특허 적격성이고 다른 하나는 실시가능요건이다. 본 고에서는 질문의 쟁점에 집중하기 위하여 보호를 위한 청구항 작성 전략은 생략하고 본 편의 마지막에 컴퓨터 관련 발명에서 침해로 볼 수 있는 이용 형태를 간단히 요약해본다.

1) 발명의 특허적격성 

  가) 우리나라의 발명성립성 

    우리나라는 특허적격에 관한 요건을 “발명의 성립성” 이라고 부른다. 우리나라는 일본 특허법의 영향을 받아 미국이나 유럽연합과 달리 특허법에 발명의 정의를 규정하고 있다. 우리나라 특허법상 발명의 정의를 간략하게 말하면 발명은 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작”이다.  즉 발명의 성립성 요건은 사람의 “창작”인지 아닌지가 핵심이다. 이 정의 규정에 따라 법원은 특허 청구항 발명을 해석하여 발명에 속하는 지 여부를 판단한다.

참고로 독일법학자 Josef Kohler는 발명이란 “자연력을 이용하여 자연을 제어함으로써 기능적 효과를 야기하고 그로써 인간의 요구를 충족시키는 것으로, 기술(技術)적으로 표현된 사상(思想)의 창작”이라고 정의한다.

 그럼 발명의 정의에서 말하는 "창작"이란 무엇인가?  이에 대한 다양한 정의가 존재할 수 있을 것이다. 일반론적으로 이야기하면 "창작"이란 사람의 지적노동활동을 의미한다. 이는 사람이 소유권을 주장할 수 있는 것은 마치 농부가 자연에서 그냥 주은 것이 아니라 경작한 것이어야 한다는 노동에 따른 소유권의 자연취득과 그 의미가 일맥상통한다. 미국은 특허적격성 판단의 Two part test에서 창작의 도구로 사용할 수 있는 자연상태나 수학적 공식, 널리 알려진 기술상식 등을 넘어 "significat more", 즉 그 이상의 상당한 무엇이 더 있을 것을 요구하는 것에 상응한다.

특허법 제2조제1호는 ｢“발명”이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다｣라고 정의하고 있으므로, 특허출원된 발명이 특허법 상의 발명이 되기 위해서는 이 규정을 만족하는 것이어야 한다.

  

    한편 대부분의 국가는 특허법에서 보호대상이 되지 않는 발명을 소극적으로 명확히 정의하고 있다. 그러나 우리나라는 특허법에 기술적 사상의 “창작”인지 아닌지에 대한 소극적 정의는 규정하고 있지 않다. 이 영역은 앞에서 말한 ‘창작’인지에 대한 법원의 해석에 포함된다.

이에 따라 컴퓨터를 실행하는 명령에 불과한 컴퓨터 프로그램 자체나 정보의 내용만 있는 데이터 집합체 자체는 발명이 될 수 없다고 해석한다. 발명이 될 수 없는 이유는 간단하다. 컴퓨터 프로그램은 단순한 명령어 집합체이기 때문이라는 것이다. 그러나 청구항에 기술적 사상으로 정의된 발명이 단순한 명령어의 집합체인지 의문이다. 이에 우리나라는 2014년부터는 컴퓨터 프로그램에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되는 경우에는 해당 프로그램과 연동해 동작하는 정보처리장치(기계), 그 동작 방법, 해당 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체 및 매체에 저장된 컴퓨터프로그램(‘14.7.1. 출원부터 적용)은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 발명에 해당한다고 본다. 다만 여전히 매체에 저장될 것을 요구한다.

 

실무적으로 소프트웨어 발명을 청구항으로 기재하고자 한다면 「소프트웨어와 하드웨어가 협동한 구체적 수단 또는 구체적 방법」에 집중하여야 한다. 쉽게 말해 프로그래밍 명령어의 집합 또는 명령의 순서로만 기재해서는 안 되고 소프트웨어 아키텍쳐 (Software Architecture) 관점에서 작성하여야 한다. 순수한 수학적 모델의 관점은 창작의 도구로 독점성에 의문이 있는 바 특허의 대상이 되기 어렵다.

소프트웨어 아키텍쳐 (Software Architecture) : 응용처의 요구 사항을 만족하는 시스템을 구축하기 위해서 전체 시스템에 대한 구조를 정의한 것으로 시스템을 구성하는 컴포넌트와, 그 컴포넌트간의 관계, 그리고, 컴포넌트가 다루는 정보(데이타)를 정의한다. 따라서 응용분야의 기반 지식이 없는 상태에서는 설계가 어렵다.

    심사기준에 따르면 우리나라는 먼저 자연법칙을 이용하지 않은 창작을 걸러내고 그 다음으로 기술적 사상의 창작인지를 걸러낸다. 그 단계를 통과하면 발명의 성립성을 인정하나 그 단계를 통과하지 못하면 하드웨어를 이용한 합목적적인 정보처리의 실현 가능성을 판단한다.

 

 

    특히 인공지능 기술 관련 발명은 인간의 정신적 활동의 개입이 없이 반복하여 동일한 효과를 얻을 수 있도록 「사용 목적에 따른 특유의 정보의 연산 또는 가공을 실현하기 위한 소프트웨어와 하드웨어가 협동한 구체적 수단 또는 구체적 방법」이 청구항에 기재되어 있는지 여부에 따라 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작」에 해당하는지를 판단한다. 인공지능 관련 발명에서 <구체적인 수단>은 <학습 데이터>, <데이터 전처리 방법>, <학습 모델>, <손실 함수(Loss Function)> 등이 있다.

 

<질문4>에서 인공지능 관련 발명과 관련된 <구체적인 수단>인 <학습데이터>, <데이터 전처리 방법>, <학습 모델>, <손실 함수(Loss Function)> 등, 어느 것 하나 특정하지 못하고 일반적인 개념에 머물렀다.

<표> 대형마트와 유기농 매장의 소비특성 (출처: 서울대학교, “농식품 소비트렌드 분석 연구”(2017), 농촌진흥청)

   

따라서 인공지능관련 발명에서 부모 출원 당시 학습데이터를 특정하지 못하고 입력 데이터와 학습된 모델의 출력 데이터 간의 상관관계를 특정하지 못하여 발명 성립성 또는 특허적격성을 만족 받기 어려울 것이다. 즉 “창작”의 영역에 이르는 “Significant More”를 인정받기 어렵다. 이에 따라 특허법상 보호대상이 되는 창작으로 인정받기 어려울 것이다. 

이를 나중에 보완하는 보정은 허용되지 않으며 이러한 출원을 부모출원으로 하여 자녀 출원하면서 보완하더라도 출원일 소급의 혜택을 받기 어려울 가능성이 높다.  

부모출원과 자녀출원의 청구항이 동일하지만, 발명의 상세한 설명을 참작할 때 두 발명의 청구항의 해석은 달라질 수 있다. 자녀출원은 인공지능의 구체적인 수단을 상세한 설명으로 보충하였으므로 완성발명이 되었고, 명세서 기준으로 실시가능성도 갖추었다. 그러나 인공지능발명의 관점에서 보면 부모출원은 미완성 발명이다. 두 청구항 기재 발명이 동일하다고 하여 자녀 출원일이 미완성 상태의 부모출원일로 소급된다면 합리적이지 않다. 미완성발명을 보정하여 완성발명으로 보완하는 것은 동일성을 넘어선 신규사항금지위반으로 허용될 수 없다는 점을 고려해도 그렇다.

이러한 문제점은 우선권주장의 동일성 판단을 실시가능 개시 기준으로 적용하여 해결하고 있다. 우선권 주장의 동일성 판단을 위한 비교대상은 부모출원의 최초 명세서와 자녀출원의 청구항이다. 따라서  자녀 출원의 청구항에 기재된 인공지능의 구체적인 수단과 협력관계가 부모출원의 명세서에 기재되어 있는지만 판단하면 된다. 본 <질문4>에는 부모출원에 그러한 내용은 없었다. 따라서 자녀출원이 부모출원일로 소급되는 혜택을 받을 수 없다.

  나) 유럽국가의 발명성립성(적격성) 

유럽연합의 경우 발명의 정의는 법문에 정의하지 않고 발명이라는 관습법적 정의 (자연력을 이용한 기술사상의 창작)에 따라 법원의 판단에 맡기고 있다. 대신 특허대상에서 제외하는 사항들을 소극적으로 명확히 법정하고 있다.

독일 연방대법원 (BGH)은 특허를 받을 수 있는 발명이란「어떤 기술적 과제를 해결하기 위한 특정 기술적 수단에 의해, 어떤 기술적 결과를 달성하기 위한 敎理(Lehre)」(BGH GRUR 1969, 672「Rote Taube」판결)라고 정의하였고, 발명은 "지배 가능한 자연력의 직접적 사용하에서 계획성을 가진 행위이다”라고 정의하였다. 여기서 자연력이란 인간의 지적 활동의 외부에 존재하고, 인간의 지적 활동을 도움에 의해 지배되는 자연력을 의미한다 (BGH GRUR 1977, 96「Dispositionprogramme」판결).

   법에 규정된 발명이라고 보지 않는 것들은 아래 표와 같다. 즉 발명이 무엇인지는 법원의 해석에 맡기고 대신 특허에서 발명으로 받아주지 않는 것들을 열거 형식으로 명확하게 정의하고 소극적으로 판단한다. 

1. 발견, 학문적 이론, 또는 수학적 방법, 2. 미적 창작물, 3. 정신활동, 게임 또는 사업 활동에 관한 계획, 법칙 또는 방법 또는 컴퓨터 프로그램 4. 정보의 제시

  다) 미국의 발명적격성 

    반면 미국은 사람이 창작한 모든 신규하고 유용한 발명과 발견을 모두 특허의 대상으로 정의하되 특허의 대상이 되는 기술적 범주(카데고리)를 ‘방법(process), ‘ 기계(Machine)’, ‘제조물(Manufacture)’ 또는 ‘조성물(Composition)’로 법정하고 있다. 이 범주에 속하지 않으면 특허의 보호대상에서 소극적으로 제외된다. 나아가 법에는 규정되지 않았으나 미 헌법의 취지에 따라 누군가에게 독점을 시키면 오히려 과학발전에 장애가 될 수 있는 과학기술의 기본 도구, 즉 창작의 도구는 특허의 대상에서 제외하는 사법적 예외(Judicial Exception)을 인정하고 있다.

    실무적으로 보호의 실효성 있도록 하기 위한 목적이나 특허 적격성(성립성)은 특허청구항 작성 기법과 관련된 문제에 가깝다.

우리나라의 경우 청구항에 기술적 수단을 기재하면 발명의 성립성이 인정되기 쉬운 편이다. 예를 들어 청구항에서 실행 주체를 ‘사용자’에서 ‘기사보존 판단수단’으로 바꾸면 특허적격성(발명성립성)이 만족될 수 있으며 청구항 기재 발명의 실행 주체나 대상이 ‘서버’임을 명확히 하기만 해도 특허적격성(발명성립성)이 만족될 수 있기도 하다. 따라서 전문가의 도움 없이 청구항을 기재하는 것은 무모하다. 미국의 경우도 크게 다르지 않다. 미국 특허청 (USPTO)에서 발행한 PEG(특허적격성가이드)에 나온 예시를 소개해본다.

미국은 2012년 Mayo 사건/2014년 Alice 사건 이후 Two part 테스트를 적용하여 특허 적격성을 판단한다.먼저  청구항에 기재된 발명이 형식적으로 미 특허법 35 USC 101조의 법정 범주에 속하는 지를 판단한다.

이 요건을 통과하면 사법적 예외에 해당하는지를 판단하고 만약 사법적 예외에 해당한다면 특허발명이 “창작”의 영역에 이르렀는지를 판단한다. 이를‎ 2012년 Mayo 사건/2014년 Alice 사건 이후 “Significant More”라고 부른다. 즉 통상의 기술자(POSHITA) 입장에서 주지(Well-understood) 되고 통상적인(routine)이며 관행적인 행위(Conventional Activity)을 넘어 창작의 “Significant More”가 존재하여야 한다.

 미국은 Mayo / Alice Two part 테스트에 대한 논쟁에 앞서, 청구발명은 35 U.S.C. § 101 법정 범주(categories) Test를 통과하여야 한다. 이 테스트도 통과하지 못하는 경우가 많고 그 타당성에 비판이 뒤따르고 있다. 예를 들면 “신호(singnal)”과 관련하여 “임베디드된 보완 데이터를 갖는 신호 (A signal with embedded supplemental data)”라던가 “주어진 인코딩 프로세스에 따라 인코딩된 신호 (the signal being encoded in accordance with a given encoding process)”와 같은 경우 일시적인 “전기 또는 전파 전송”은 인간이 만든 물질적 전달 (실제 세계에 존재하고 가시적인 원인과 영향을 가지고 있음)이지만 (즉, 자연력을 이용한 물건성은 인정되지만), 단지 미국 특허법 제101조에서 정한 기술적 범주(카데고리)인 ‘방법(process), ‘ 기계(Machine)’, ‘제조물(Manufacture)’ 또는 ‘조성물(Composition)’에 속하지 않는다는 이유로 특허 적격성이 부정되고 있다 (In re Nuijten; claim 14). 이에 대해 자연력을 이용하여 자연력을 통제함으로 물리적 세상에 영향을 미치는 것은 모두 발명에 해당한다는 원칙에 반한다는 비판이 있다.

독일법학자 Josef Kohler : 발명이란 “자연력을 이용하여 자연을 제어함으로써 기능적 효과를 야기하고 그로써 인간의 요구를 충족시키는 것으로, 기술(技術)적으로 표현된 사상(思想)의 창작”일고 정의한다.

 

컴퓨터에서 전자회로의 신호 (0.1)는 전기에너지의 진폭의 변화를 일정한 크기로 제어한다. 즉 컴퓨터의 전기의 전압 크기를 5V는 1로, 0V는 0으로 정의하는 방식으로 제어한다. 즉 전기는 물론 그 전기신호도 법률상 물건의 범주에 속한다 [민법 제98조(물건의 정의) 본법에서 『물건』이라 함은 『유체물』 및 전기 기타 『관리할 수 있는 자연력』을 말한다 (전기 기타 관리할 수 있는 자연력 이를테면 열, 광, 원자력, 풍력 따위의 ‘에너지’도 법률상의 물건)]. 이 신호를 제어하거나 발현되는 것이 반복적으로 재현 가능하다면 당연히 특허의 대상이 되어야 한다. 신호의 임시성이 핵심이 아니라 반복 재현성이 핵심이 되어야 한다.

 

또한 청구 발명이 비록 “컴퓨터 프로그램”을 직접 청구하고 있으면 그 청구항의 기재사항이 단순한 명령어 집합체인지 아니면 기술적 사상인지를 판단하지 않고 청구항의 형식적 기재만으로 35 U.S.C. § 101 법정 범주(categories)에 속하지 않는 것으로 판단하고 있다. 이 또한 비판이 있다. 청구항에서 컴퓨터 프로그램을 직접 청구하더라도 그 청구발명이 자연력(전기신호)를 이용하여 전기신호를 제어함으로 연산논리장치를 구체적이고 확정적인 특정 목적의 기능을 반복적으로 수행할 수 있는 장치로 바꾸어 주는 기술적 사상이라면 특허대상이 되어야 한다.

 

이러한 비판은 아직 논란이 뜨겁다. 그럼에도 법적 범주 제한을 삭제하자는 법안이 종종 상하의원들의 단골 메뉴가 되고 있다.

 

이와 별개로 미국은 Mayo / Alice Two part 테스트에 대한 심리의 모호성에 대한 비판이 이어졌다.  Mayo/Alice test에 의하더라도 CAFC 판사들 사이에서도 다수의견과 소수의견으로 나뉜 경우는 많았다 (대표적인 예로 American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC, No. 2018-1763 (Fed. Cir. Oct. 3, 2019); Exergen Corp. v. Kaz USA, Inc. No. 2016-2315, 2016-2341 (Fed. Cir. 2018) 등), 훈련된 전문가도 혼란스러워 하였다. 따라서 실증적 선례 스터디를 통해 비교하는 판단 방법이 주를 이루었다.

<표> 판사마다 기준이 달라 특허적격성을 인정하는 비율의 차이가 극명한 사례 (출처  IAM (June 2019))

 

이에 미국 특허청(USPTO)는 좀더 개선된 심리방법을 마련하고 2019년부터 적용하고 있다. 그 개선안의 핵심은 첫째 그동안 모호했던 사법적 예외에 해당하는지에 대한 판단을 두 단계로 나누어 사법적 예외를 명시한 경우라도 그 예외가 실지응용에 결합되었다면 특허적격이 있는 것으로 판단하는 것이고 둘째 사법적 예외”에 대한 심사 일응 추정의 예시를 수학적 개념, 정신적 프로세스, 인간활동을 조직하는 방법으로 축소한 것이다.

 

 

이 기준을 적용할 때 청구항을 어떻게 기재하느냐에 따라 특허적격성이 인정된 예와 부정된 예를 비교해본다. 다음 사례는 자주 사용하는 아이콘을 시작 메뉴 근처에 자동으로 위치시키는 알고리즘 소프트웨어에 관한 발명이다. 

<그림> 미 USPTO의 개정 PEG의 예 (자주 사용하는 아이콘을 시작 메뉴 근처에 자동으로 위치시키는 소프트웨어)

 

i) 위 발명에 대한 청구항을 아래와 같이 작성하면 특허적격성이 인정될 수 있다.

<그림> 미 USPTO의 개정 PEG의 예시 (특허적격 인정예)

 

      ii) 반면 아래와 같이 청구항을 작성하면 특허적격성을 인정받기 어렵다.

 

2) 명세서 기재요건, 실시가능성

    한편 특허청구범위의 기재기법과 달리 명세서 기재요건인 실시가능요건은 발명자의 창작 영역과 직접 관련된다.  본 고에서는 쟁점에 집중하기 위하여 명세서 기재요건과 관련된 내용에 더 집중한다.

먼저 일반론으로 컴퓨터 관련 발명, 특히 소프트웨어 발명은 발명의 특성상 청구범위를 구체적인 구조의 기재만으로 표현하기 어렵고 기능적으로 표현하는 것이 불가피한 경우가 많다. 다만 발명의 설명과 도면의 기재에 의하여 기능적 표현의 의미 내용을 명확하게 확정할 수 있는 경우이어야 한다 (특허법원 2006. 11. 23. 선고 2005 허7354 참조). 이때 발명의 설명에서 청구항에 기재된 발명의 기능을 실현하는 하드웨어 또는 소프트웨어를 단순히「기능 블록도(block diagram)」 또는 「순서도(flowchart)」만으로 표현하고 있고 있는 것 만으로는 실시가능요건을 만족할 수 없다. 그 「기능 블록도」 또는 「순서도」로부터 어떻게 하드웨어 또는 소프트웨어가 구현되는지 명확하게 파악할 수 있도록 기재하여야 한다.

미국의 경우도 기능식으로 청구항을 작성하는 경우 통상의 기술자가 명세서의 기재를 통하여 청구항 기능과 연관된 수단을 이해할 수 있어야 한다. 따라서 미국은 소프트웨어 발명이 청구항에 기능적으로 기재된 경우, 통상의 기술자가 청구항의 경계를 지을 수 있을 정도로, 명세서에 ‘알고리즘’을 개시하여야 한다.

  가) 우리나라 AI발명에 대한 실시가능요건

    2020년 특허청 발간 기술분야별 심사실무가이드 제1부 인공지능 분야의 “2. 기재요건 2.1 발명의 설명” 편을 보면 일반적인 발명의 설명 기재요건에 따라 발명의 설명에 인공지능 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 출원시의 기술 상식에 근거하여 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어야 한다고 요구하고 있다.

구체적으로 <인공지능 관련 발명이 쉽게 실시되기 위해서는> 적어도 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명을 구현하기 위한 <구체적인 수단>, 발명의 <기술적 과제 및 그 해결수단> 등이 명확히 이해될 수 있도록 발명에서 구현하는 인공지능 기술에 관한 구체적인 내용을 기재하여야 한다. 앞에서도 언급한 바와 같이 인공지능 관련 발명을 구현하기 위한 <구체적인 수단>으로는 <입력 데이터와 학습된 모델의 출력 데이터 간의 상관관계>, <데이터 전처리 방법>, <학습 모델>, <손실 함수(Loss Function)> 등이 있다.

따라서 (1) 청구항은 복수 개의 인공 신경망들의 앙상블을 이용하여 질병 예측용 학습 완료 모델을 생성하는 발명을 특징으로 하고 있으나, 발명의 설명에는 청구항에 기재된 발명에 대응하는 기술적 단계 또는 기능을 추상적으로 기재하고 있을 뿐 질병 예측용 학습 완료 모델의 앙상블에 이용되는 복수 개의 인공신경망들이 무엇인지 특정되어 있지 않고, 인공 신경망들의 앙상블을 이용하여 질병 예측용 학습 완료 모델을 생성하기 위한 하드웨어 또는 소프트웨어적 ‘수단’ 또는 ‘공정’이 구체적으로 기재되어 있지 않으며, 출원시의 기술수준을 참작하여도 통상의 기술자가 명확하게 파악할 수 없어서 청구항에 기재된 발명을 쉽게 실시할 수 없는 경우에는 실시가능 요건을 만족하지 않은 것으로 본다.

또한 (2) 발명의 설명에서 인공지능 관련 발명을 구현하기 위한 <구체적인 수단>으로 <입력 데이터와 학습된 모델의 출력 데이터 간의 상관관계>를 구체적으로 기재하고 있지 않은 경우에는 실시가능 요건을 만족하지 않은 것으로 본다. 이와 같은 요건 때문에 특허는 인공지능 관련 발명에서 가장 문제가 되고 있는 데이터 처리의 투명성을 담보할 수 있게 된다.  여기서, <입력 데이터와 학습된 모델의 출력 데이터 간의 상관관계가 구체적으로 기재되어 있는 경우>란 ① 학습데이터가 특정되어 있고, ② 학습데이터의 특성 상호간에 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 상관관계가 존재하고, ③ 학습데이터를 이용하여 학습시키고자 하는 학습 모델 또는 학습 방법이 구체적으로 기재되어 있고, ④ 이와 같은 학습데이터 및 학습 방법에 의하여 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 학습된 모델이 생성되는 경우를 의미한다. 예를 들어 청구항은 기상 데이터(온도 정보, 습도 정보 등)와 환경 데이터(미세먼지 정보 등)를 학습 데이터로 하고 기계학습 모델을 이용하여 주택의 온도를 자동으로 제어하는 발명을 특징으로 하고 있는데, 발명의 설명에 기상 데이터와 기계학습 모델을 이용하여 주택의 온도를 자동으로 제어하는 정보간의 상관관계가 구체적으로 기재되어 있으나, 환경 데이터는 입력 데이터로 나열되어 있을 뿐 환경 데이터와 출력 데이터(주택의 온도를 자동으로 제어하는 정보)간의 상관관계가 구체적으로 기재되어 있지 않은 경우에는 실시가능 요건을 만족하지 않은 것으로 본다. 다만 통상의 기술자가 출원시의 기술상식으로 발명의 설명에 기재된 실시예를 통해서 그 상관관계를 추정 또는 파악할 수 있는 경우에는 실시가능요건을 만족한 것으로 볼 수 있다.

나아가 (3) 기계 학습 기반의 인공지능 관련 발명에서 수집된 원시(raw) 데이터를 <학습용 데이터로 변경하는 데이터 전처리>가 발명의 특징적 기술인 경우에는 통상의 기술자가 출원시의 기술상식으로 발명의 설명에 기재된 실시예를 통해서 그 데이터 전처리 관련 발명을 명확하게 파악할 수 있는 경우가 아닌 한, 발명의 설명에 (i) 수집된 원시 데이터를 학습용 데이터로 생성, 변경, 추가, 또는 삭제하기 위하여 데이터 전처리 단계나 기능을 어떻게 실행하거나 실현하는지 기재하고 있지 않거나, (ii) 수집된 원시 데이터와 학습용데이터 간의 상관관계를 구체적으로 기재하지 않은 경우에는 실시가능 요건을 만족하지 않은 것으로 본다.

또한 (4) 강화 학습 기반의 인공지능 관련 발명의 경우에는 <에이전트(agent), 환경(environment), 상태(state), 행동(action), 보상(reward)들 간의 상관관계를 포함한 강화 학습방법>을 구체적으로 기재하지 않은 경우에는 실시가능 요건을 만족하지 않은 것으로 본다. 

  나) 미국, 소프트웨어 발명에 대한 실시가능요건, 알고리즘 기재요건

미국의 경우 청구항을 기능적 구성요소로 기재한 경우 명세서에 통상의 기술자가 기능적 구성요소에 대응하는 구조(또는 물질·동작)가 청구항에 기재된 기능을 수행하는 것으로 이해할 수 있도록 기재하여야 한다 (Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc., 198 F.3d 1374 (Fed. Cir. 1999)). 물론 기능적 구성 요소에 해당하는 구조가 무엇인지 통상의 기술자에게 자명하다면, 그 구조가 명세서에 암시적 내지 내재적으로 개시된 것으로 볼 수 있다 (In re Dossel, 115 F.3d 942, 946-47 (Fed. Cir. 1997)).

따라서 명세서 그 기능을 수행하기 위한 구조와 알고리즘이 충분히 개시되지 않으면 불명확성을 이유로 무효될 수 있다 [MPEP 2100 – 320 –2100 - 322]. 특히 청구항의 기능을 범용 컴퓨터에 프로그래밍으로 구현하여 ‘특수목적 컴퓨터’로 바꾸는 경우라면, 단지 기술적 수단으로 범용 컴퓨터나 마이크로프로세서를 언급하는 것만으로는 부족하며 (Aristocrat, Techs. Austrl. Pty Ltd. v. Int‟l Game Tech., 521 F.3d at 1333-37 (Fed. Cir. 2008)), 명세서에서 범용 컴퓨터를 특수목적 컴퓨터로 바꾸기 위해 필요한 ‘알고리즘’을 구체적으로 개시하여야 한다 (EON Corp. IP Holdings LLC, v. AT&T Mobility LLC, 785 F.3d 616, 621 (Fed. Cir. 2015) (citing WMS, 184 F.3d at 1348-49)).

알고리즘(algorithm)이란 컴퓨터가 따라 할 수 있도록 문제를 해결하는 절차나 방법을 자세히 설명하는 과정이다. 즉 문제 해결에 필요한 계산 절차 또는 처리 과정의 순서를 뜻한다. 따라서 알고리즘에서는 입력 데이터, 출력 데이터, 명확한 명령(지시사항)과 순서, 명령의 시작시간과 종료시간, 실행 가능성의 검증이 포함되어야 하나 알고리즘은 프로그래밍 언어와는 독립적으로 올바르게 작동할 수 있도록 표현되어야 한다

   다만 데이터 저장과 같이 특별한 프로그래밍 없이 모든 범용 컴퓨터에 의하여 일반적으로 수행될 수 있는 전형적인 기능이라면 그 기능을 수행하는 알고리즘까기 개시할 필요는 없고 그 구조를 범용 컴퓨터로 기재하는 것만으로도 충분하다(In re Katz Interactive Call Processing Patent Litigation, 639 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2011)).

  소프트웨어 발명에서 알고리즘을 명세서에 기재하지 않고 발명의 명세서 기재요건이나 청구항 기재요건을 만족한 경우라도 구체성이 없으면 특허대상성이 문제될 수 있다. 청구항의 기능을 구현하는 알고리즘 내지 방식을 구체적으로 설명하지 않아 ‘순전히 기능적’이라는 이유로 특허적격성이 부정된 TLI Commc'n v. AV Automotive LLC, No.2015-1372 (Fed. Cir. 2016) 사건이 그 예이다. 반면 청구범위를 그 구조나 알고리즘에 한정하여 좁게 해석하여 특허적격성 문제를 극복한 사례도 있다. 연방항소법원은 Enfish 사건에서, 청구항의 기능적 구성요소에 대해 §112(f) 규정을 적용하여 명세서에 기재된 4단계 알고리즘으로 한정 해석하면서 특허적격성을 긍정하였다. 나아가 In re Alappat, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994) (en banc) 사건에서도 CAFC 전원합의체는 컴퓨터 구현 청구항에 대해 §112(f) 규정을 적용하여 구조적 한정 해석하면서, 당해 청구항은 의심할 여지 없이 공지의 전자회로/ 요소의 조합으로 구성된 ‘기계’를 청구한 것이라 판시하였다.

  따라서 인공지능발명에서 기능적으로 기재된 구성요소의 기능을 수행하기에 충분한 학습데이터, 학습모델 알고리즘, 추론알고리즘을 명세서에 기재하지 않으면 실시가능요건을 만족하지 않았다는 판단이 나올 수 있으며, 기능식 표현의 소프트웨어 청구항은 미특허법 35 USC §112(f)가 적용되어 청구항 해석 역시 명세서에 기재된 내용으로 제한 받게 되고 이에 따라 특허적격성이 판단될 수 있다 (더 상세한 내용은 논문 <이해영,"미국에서 소프트웨어 발명의 특허적격성-기능식 청구항 해석 원칙과의 관계-", 지식재산연구 제12권 제2호(2017. 6)> 참조) 

In re Alappat, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994) (en banc). CAFC 전원합의체는 컴퓨터-구현 청구항에 대해 §112(f) 규정을 적용하여 구조적 한정으로 좁게 해석하면서, 당해 청구항은 의심할 여지 없이 공지의 전자회로 요소의 조합으로 구성된 ‘기계’를 청구한 것이라 판시하였다(Id. at 1541). 아울러 “범용 컴퓨터가 소프트웨어 명령어에 따라 특정 기능을 수행하도록 프로그래밍되면 사실상 특수목적 컴퓨터로 된다”는 기준을 확립하였다(Id. at 1545).

 

미국에서 알고리즘 기재 요건을 만족하지 못하여 낭패를 본 사건이 하나 있다. 애니메이션 영화에서 애니메이션의 3차원 캐릭터가 하는 말과 입 모양 및 얼굴표정이 일치하지 않아 부자연스러운 경우를 자주 본다. 이를 극복하기 위하여 개선한 소프트웨어 관련 발명이다.

이 발명은 처음 특허적격성이 문제되었으나 해당 특허 발명은 사법적 예외에 해당하지 않는다는 판단을 받아 특허 적격성을 무사히 통과하였다.

 

그러나 2020년 청구항에 기재된 제1규칙 세트를 실행하는 수단이 실시가능하게 기재되어 있지 않았다는 것을 이유로 무효되었다. 권리자인 McRo측은 그 규칙을 실행하는 기술은 통상적인 애니메이션 기술 (bones animation 기술과 “BALDI system”)이라고 주장하였으나 법원은 그 기술들은 청구항 기재의 기술적 특징과 관련이 없는 수단이라고 판단하였다. 특허출원에서 명세서에 이미 잘 알려진 기술까지 기재할 필요는 없지만, 특허출원인과 초안 작성자는 청구항과 관련하여 명세서에 기재된 발명의 설명이 실시가능한 수준인지를 확인하여야 한다. 실시가능요건은 사실의 판단에 기초한 법률판단 사항이다. 따라서 반드시 실시가능요건은 먼저 사실의 존부에 대하여 증명하여야 한다. 일반적으로 분쟁 단계에 들어서면 실시가능요건을 전문가의 증언에 의해서 증명한다.

 

우선권 주장의 동일성 판단의 비교대상은 부모출원의 최초 명세서와 자녀출원의 청구항이다. <질문 4>에서 부모출원의 명세서에는 인공지능 발명의 구체적인 수단인 학습데이터나 학습데이터와 학습모델의 상관관계도 기재되지 않았으며 이를 실현할 구체적인 알고리즘도 기재되지 않았다. 따라서 부모출원의 명세서에 인공지능 관련 자녀출원 발명을 실시 가능할 정도로 기재하였다고 보기 힘들다.  두 발명의 동일성은 인정될 수 없다.

따라서 부모출원을 나중에 보완하려고 하더라도 이는 새로운 사항에 해당하여 허락되지도 않고 또 이를 기초로 자녀출원을 하더라도 출원일의 소급혜택을 받기 어려울 것이다.

 

[참고] 청구범위 해석에서 발명의 상세한 설명의 역할과 발명의 동일성 우선권주장의 동일성을 판단하려면 부모출원의 명세서에 기재된 발명과 자녀출원의 청구 발명을 비교하여야 한다. 정확하게 말하면 자녀출원의 청구발명이 부모출원의 명세서에 개시되어 있는지에 대한 판단이다 (대법원 2021.2.25. 선고 2019후10265 판결). 이때 자녀출원의 청구 발명에 대한 청구범위를 해석하여야 한다. 청구항의 해석에 있어서 명세서 참작해석과 제한해석에 대해 우리나라(참작해석+제한해석금지)와 미국/일본(참작 및 제한해석)이 조금 다른 태도를 취하기는 하지만, 실질적으로는 우리나라 법원도 기능식 표현의 청구항 "용어"의 해석에서 발명의 설명을 참작하여 제한 해석한 사례가 주를 이루고 있다. 제한해석은 금지하면서도 실질적으로 합리적인 해석이란 명목아래 용어의 제한해석은 자주 볼 수 있다. 나아가 기능성 표현으로 기재된 청구항의 해석에서 합리적인 해석을 위하여 예외적으로 실시예를 고려한 한정 해석이나 확장해석을 하는 적극적인 참작 해석의 사례도 존재한다. 이런 점에서 보면 우리나라 법원은 적어도 기능적으로 표현된 용어에 대해서는 그 의미를 객관적이고 합리적으로 해석하기 위해 발명의 상세한 설명이나 도면 등에 개시된 실시예의 구성으로 제한하는 해석을 허용하고 있음을 알 수 있다. 물론 우리나라도 심사단계에서는 특허요건을 심사할 때에는 원칙적으로 그 기능식 청구항에 기재되어 있는 그러한 기능·특성 등을 갖는 모든 물건을 의미한다고 해석하고 있다 (특허청 심사기준). 이는 미국의 최광의 합리적 해석기준 (broadest reasonable interpretation; 이하 “BRI”)”와 유사하다. 다만 미국은 기능식 청구항의 해석에 대해 35 U.S.C. §112(f) 법규정에 따라 기능식 청구항에 대해서는 상세한 설명의 실시예에 한정하여 해석한다 (종래 35 U.S.C. §112(f)는 ‘수단(means)’과 기능식 표현이 결합된 경우에만 적용하였으나 Williamson 사건 (2015) 이후 ‘수단(means)’이라는 용어를 사용하지 않는 특허청구항에 적용되지 않는다는 추정을 폐기하여 기능적 표현이라면 다른 다양한 기능적 용어로 기재된 경우에도 35 U.S.C. §112(f)가 적용하게 되었다). AI발명과 같은 컴퓨터 프로그램 발명은 대부분 기능식 표현으로 청구항이 기재되는 것이 일반적이다. 따라서 비록 두 발명의 청구항이 형식적으로 동일하다고 하더라도 서로 다르게 해석될 수 있다. 이는 우리나라 무효심판의 정정청구나 정정심판에서 발명의 상세한 설명만 정정했음에도 새로운 효과가 발생하여 청구범위가 실질적으로 변경되는 경우가 발생하는 것과 같다.

 

[부록] 컴퓨터 프로그램 발명의 침해 이용 양태

 컴퓨터프로그램 발명과 관련하여 특허침해로 볼 수 있는 이용 태양은 방법발명으로 작성된 경우, 그 방법의사용의 청약행위가 있는 경우이고 그 외 간접 침해 규정에 의해 볼 수 있는 경우이다.

특허법 제2조 제3호 “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. 나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위 특허법 제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다. (2021년 05월 20일 현행법) 1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

 

  간접침해와 관련하여 특허발명이 특정 프로그램에 의해 특수목적 정보처리장치가 되는 물건의 발명인 경우 특정 프로그램이 내장된 USB 메모리는 해당 특수목적 정보처리장치를 생산에만 사용하는 물건으로 해석될 수 있다. 따라서 적어도 하나의 청구항에는 그 특정 프로그램의 핵심 아키텍처가 구성요소 중 일부로 잘 기재되어 있어야 한다.

<특정 목적의 정보처리장치 발명의 경우>

  반면 특허발명이 특정 프로그램에 의해 특수목적의 정보로 처리되는 방법의 발명인 경우 특정 프로그램이 설치된 정보처리장치(컴퓨터)가 그 방법의 실시에만 사용하는 물건이 될 수 있어도 특정 프로그램이 내장된 USB 메모리는 간접침해를 구성하는 물건이 될 수 없다. 물론 2019년 12월 개정에 따라 방법의 발명의 경우 그 방법의 사용을 청약하는 행위가 법정 실시행위에 포함되므로 직접침해는 물론 특정 프로그램이 내장된 USB가 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 사용하는 물건으로 해석될 수 있어서 간접침해를 구성할 여지가 생겼다 (청약이란 일정한 내용의 계약을 체결시킬 것을 목적하는 일방적 의사 표시를 말한다).

 

<특수 목적의 정보처리 방법의 발명인 경우>

 

    그럼에도 방법의 발명은 다수 당사자의 공동 침해가 있는 경우에도 구성요소를 분담하여 실시하는 경우 그 침해가 부정될 수 있으므로 주의하여야 한다 (방법발명의 분담실시의 공동침해 인정여부와 관련하여 미국은 일명 블랙베리 사건에서 공동침해를 부정한 반면 우리나라 고등법원에서는 공동침해를 인정한 바 있다). 반면 특허발명이 특정 프로그램의 설치 또는 작동 방법에 관한 발명이라면 특정 프로그램이 내장된 USB는 그 설치의 실행에만 사용되는 물건이 될 수 있다. 즉 청구항에 정보처리방법은 물론 프로그램의 설치방법으로 기재하는 기교가 필요하다.

<특정 목적의 정보처리장치의 설치 또는 작동 방법 발명의 경우>

   더 상세한 내용은 블로그 "제4차산업, 컴퓨터프로그램 관련 발명의 다양한 실시유형에 대한 특허법적 고찰"편 참조

 이상. <질문5>부터는 다음 편에서 이어집니다.