제4차산업, 컴퓨터프로그램 관련 발명의 다양한 실시유형에 대한 특허법적 고찰

 [본 글은 개인적인 의견이 포함되어 있으므로 구체적인 사건에 그대로 적용해서는 안됩니다]

※ 본 글은 2018년 논문의 형식으로 작성하였으나 논문 심사의 페이지수 제한으로 하나의 논문으로 담을 수 없어 공개를 포기한 글입니다. 이를 다시 압축 정리하여 블로그에 실어봅니다.

1. 들어가는 말

  특허는 산업발전을 목적으로 마련된 제도이다. 따라서 산업상 이용가능성 (또는 산업상 유용성)을 담보하고자 어떤 매체에 분리되어 이용될 수 없는 창작은 보호대상에 제외하고 있다. 반면 저작권은 매체상에 단순히 인쇄된 것과 당해 매체가 특별한 기능을 가지고 결합하고 있지 않은 것을 보호대상으로 하고 있다. 이를 소위 "인쇄물 법리"(printed matter doctrine)라 한다 (김원오외 3인, 『저작권과 산업재산권의 보호 및 운영체제상의 주요제도 비교』, 문화체육관광부, 2012, 12면~21면). 이 원칙에 따라 미국은 어떤 창작이 어떤 매체에 유형화되지 않으면 저작권의 보호대상으로 삼지 않는다.

  매체와 분리되어 이용될 수 있는 것 중 대표적인 것이 사상(idea)이다. 표현은 매체와 분리되어 이용될 수 없다. 특허는 그러한 사상(idea)중 산업발전을 위한 기술적 사상만을 보호한다. 즉 특허법은 구체적으로 산업에 이용될 수 있는 기술적 사상 만을 보호한다 (통상 산업은 생산활동과 관련된 일련의 활동영역을 의미한다). 따라서 컴퓨터 프로그램 관련발명 역시 컴퓨터 프로그램에 의한 정보처리가 하드웨어와 협동하여 발명의 목적을 위한 구체적 수단으로 작용하여야 한다는 조건 아래 특허의 보호대상으로 하고 있다.

   특허법은 컴퓨터프로그램을 보호의 대상으로 허용하였지만 컴퓨터프로그램이 하드웨어가 협동한 구체적 수단으로 기재된 경우에 한하여 특유의 매체, 정보 처리 장치(기계) 또는 그 동작 방법으로 보호한다. 따라서 하드웨어 중심으로 이용 태양을 특정하되 컴퓨터프로그램이 하드웨어와 어떻게 협동하여 특유의 기능을 수행하게 되는 지를 파악하여야 한다.

  현재는 컴퓨터프로그램 발명이 특허법상 보호의 대상이 되기 위해서는 크게 방법청구항, 물건청구항, 매체청구항 세가지 방식으로만 작성하여야 한다.

특허청, “컴퓨터 관련 발명의 심사기준”, 특허청발간, 2015 (“사용 목적에 부응한 특유의 정보 처리 장치(기계) 또는 그 동작 방법은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라고 할 수 있다. 그러므로 컴퓨터프로그램에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있는 경우, 해당 컴퓨터프로그램과 협동해 동작하는 정보 처리 장치(기계), 그 동작 방법 및 해당 컴퓨터프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체, 매체에 저장된 컴퓨터프로그램은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이다”).

  그러나 이 세가지의 표현방식을 선택할 때 해당 발명이 침해 또는 이용될 태양을 충분히 고려하지 않으면 무용지물이 되기 쉽다 [서울고등법원 2014.4.10. 선고 2013나5383 판결(손해배상), 특허청구항을 어떻게 작성했는지에 따라 특허권으로 보호받을 수 있는지가 달라진 판결]

서울고등법원 2014.4.10. 선고 2013나5383 판결[손해배상], (“원고의 특허발명은 해당 컴퓨터 프로그램과 협동하여 동작하는 멀티미디어 데이터 병렬처리 장치에 관한 특허임이 청구항의 기재에 비추어 분명하므로 이는 해당 프로그램에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있는 방법발명이나 그 동작방법 및 해당 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체발명이 아닐 뿐만 아니라 해당 프로그램 그 자체에 관한 발명도 아니고, 해당 프로그램과 협동하여 동작하는 정보처리장치에 관한 물건의 발명에 해당한다. 그리고 피고가 해당 프로그램과 협동하여 동작하는 정보처리장치가 아니라 프로그램 그 자체인 다음 팟인코더 프로그램을 웹 사이트에서 전기통신회선을 통하여 사람들이 내려 받을 수 있도록 “제공”한 것만으로는 정보처리 장치에 해당하는 물건 발명의 실시행위에 해당한다고 볼 수 없다”고 판시하였다. 이 판결은 소프트웨어특허에 있어서 온라인 전송은 침해를 성립하지 못한다는 점을 지적하였다기 보다는 청구항 기재에 따른 특허의 법 목적과 보호대상의 한계를 고려한 판결이다).

  특허는 순수한 컴퓨터프로그램을 그 보호대상으로 하지 않는다. 소프트웨어에 깃든 기술적 사상이 하드웨어와 결합한 경우에 보호한다. 따라서 컴퓨터 프로그램 알고리즘 창작자가 자신의 알고리즘을 특허로 보호받기 위해서는 형식적으로도 하드웨어와 협동하는 청구항 기재 방식으로 제한을 받으며, 침해를 성립하는 이용 형태 역시 물건과 결합된 상태로서 이용하는 경우로 한정된다.

  그러나 이러한 기술적 사상은 하드웨어와 분리되어 이용될 수 있다. 따라서 순수한 프로그램만을 이용하는 실시태양과 특허법상 실시행위에는 괴리가 있다. 컴퓨터프로그램을 특허법으로 보호하는 한계가 여기에서 시작한다.

  컴퓨터 프로그램은 주로 그 컴퓨터 프로그램을 실행하거나 복제하거나 전송하는 곳에서 특허침해가 발생한다. 그러나 특허법에는 이러한 “실행”이나, “복제”나, “전송”을 직접적으로 법정 실시행위로 정하고 있지 않다 (반면 저작권법은 복제, 공연, 공중송신, 전시, 배포, 대여 등을 각 저작재산권의 한 권리로 명시하고 있다).

  특허법은 법에서 정한 법정실시행위가 아니면 특허침해가 성립되지 않는다. 실시행위와 관련하여 우리나라 특허법 제2조 3호는 발명을 물건의 발명, 방법의 발명 및 물건을 생산하는 방법의 발명으로 구분하고, 물건의 발명의 실시행위를 ‘그 물건을 생산 ·사용 ·양도 ·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위’로 한정하고, 방법의 발명의 실시행위를 ‘사용’과 ‘사용의 청약’에 한정하고 있다.

3. "실시"란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. 가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산ㆍ사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위 나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위 다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

  따라서 컴퓨터 프로그램을 실행하거나 복제하거나 전송하는 행위를 청구범위 작성 방식에 따라 특허법에서 정한 법정실시행위로 다시 대응시켜야 한다.

 

2. 컴퓨터프로그램 관련 복제와 실행에 관한 하드웨어 이해

  앞에서 언급한 바와 같이 컴퓨터프로그램이 하드웨어가 협동한 구체적 수단으로 기재된 경우에 한하여 보호대상으로 삼고 있다. 따라서 컴퓨터 프로그램 발명은 그 프로그램이 실행되거나 거래되는 하드웨어의 특성을 이해하여야 제대로 보호받을 수 있는 청구항을 작성할 수 있다. 여기에 관련 기술에 대한 기초적인 내용을 간단히 떠올려 기억을 환기시켜본다.

  (1) 사용자(USER) 단말기에서의 프로그램 복제과정에 대한 기술적인 이해

  [컴퓨터(단말기)에서는 프로그램을 실행하는 과정에서 프로그램 복제가 발생한다]

  개인 컴퓨터(PC)는 하드웨어 적으로는 대체로 <그림1>의 블록다이어그램에 보는 바와 같이 프로세서(Processor)인 ‘CPU’ 및 ‘Video Processor’와, 부팅 BIOS가 내장된 ‘ROM’, 전원공급장치, 모뎀인터페이스(LAN Network bus 및 Modem port), 프로세서(Processor)와 연결된 각종 ‘메모리’(SRAM, DRAM)과 별도의 인터페이스를 통해 내부 버스와 연결되는 ‘저장매체’ [Hard disk, SSD (Flash Memory)]가 내장된 정보저장장치로 구성된다. 

  컴퓨터 프로그램의 복제는 기술적인 기능 단계의 차이로 프로그램의 “실행”인 경우와 “전송”인 경우와 "저장"의 경우로 나눌 수 있다.

<그림 1> 일반적인 컴퓨터 블록다이어그램

Vaughn Aubuchon, "Computer Block Diagram PC Schematic",vaughn's summaries,<https://www.vaughns-1-pagers.com/computer/pc-block-diagram.htm>

  컴퓨터가 이더넷 카드(Ethernet Card)나 모뎀을 통해 프로그램을 수신하면 프로세스가 그 복제프로그램을 메모리에 복제 저장하고, 다시 프로세스에 의해 메모리에서 읽혀 프로그램이 목적하는 기능이 실행된다. 따라서 이용자(User)가 프로그램을 다운받으면 PC의 모뎀(또는 이터넷)에서 복제가 발생하고 프로그램을 실행하면 PC의 프로세서(CPU등)와 메모리에서 복제가 발생하며, 내부버스(Local Bus)에서 복제가 발생한다. 프로그램은 전기적 신호로 변환되어 버스에 화체된다. 

  (2) 네트워크상에서 온라인 전송과정에 대한 기술적인 이해

  [프로그램을 온라인 전송하는 과정에서는 프로그램 복제만 발생한다]

  네트워크와 네트워크 간에 데이터 패킷을 전송하는 장비인 라우터(router)는 근본적으로 CPU, 메모리, 통신 포트, NIC, 운영체제를 내장하고 있는 컴퓨터이다. 따라서 컴퓨터 프로그램이 데이터 패킷으로 나누어 전송될 때, 컴퓨터 프로그램에 대한 데이터가 이더넷 카드(Ethernet Card)나 모뎀을 통해 수신되고 라우터의 메모리에 복제 저장되며 프로세서(CPU등)와 메모리에서 사용된 후 다시 이더넷 카드(Ethernet Card)나 모뎀을 통해 다음 노드(Node)로 전송된다.

<그림 2> 라우터 내부 구성

"Part 7 라우터?", 선발투수의 블로그, <http://startingpitcher.tistory.com/95 >

  네트워크 측면에서 보면 라우터는 오직 자신에 연결된 로컬 네트워크의 패킷을 어느 곳에 전달하면 좋을지를 결정하는 역할을 한다. 다시 말해 라우터는 인터넷을 오가는 패킷을 목적지까지 보내는 라우팅과 목적지의 주소를 지정하는 어드레싱을 담당하는 장비로 단순히 데이터 패킷을 정확하게 전달하는 통로가 된다. 콘텐츠 내용이 무엇인지는 중요하지 않다. 따라서 컴퓨터프로그램이 실행되지 않아 사용행위가 개입되지 않고 복제만 발생한다.

<그림 3> 일반적인 인터넷 네트워크 다이어그램

"Building an Ubuntu 16.04 Router Part 1: Network Interfaces", kill-9 blog<https://killtacknine.com/building-an-ubuntu-16-04-router-part-1-network-interfaces/>

  또한 인터넷을 네트워크 입장에서 보면 전세계의 수많은 컴퓨터 디바이스들이 연결되어 소통하는 컴퓨터 네트워크이다. 다시 말하면 인터넷은 전 세계에 걸친 하나의 거대한 네트워크이다. 인터넷에는 LAN이라고 불리는 무수한 로컬 네트워크가 있고 LAN끼리는 라우터 또는 패킷 스위치(packet Switch)라고 불리는 장비를 매개로 연결된다. 최근 데스크톱 PC, 그리고 서버(server) 중심에서 자동차, 환경 측정 센서, 카메라, 스마트 TV, 보안 시스템 등과 같은 단말장치는 인터넷에 연결되어 가고 있다. 이를 사물인터넷이라고 한다. 

  단말장치 혹은 호스트들은 무선(wireless links) 혹은 유선 (wired links)과 같은 통신링크(communication link)를 통해 인터넷 망에 접속하고, 데이터를 전송하기 위해서 데이터를 덩어리로 가공하여 패키징한다. 이렇게 패키징된 데이터를 데이터 패킷(packet)이라고 하는데, 몇개의 프로그램 데이터 신호묶음이라고 생각하면 이해하기 쉽다. 이러한 데이터 패킷(packet)을 다른 통신링크로 보내주는 역할을 하는 하드웨어가 앞에서 언급한 라우터(router)와 스위치(Switch)라는 장치이다. 

   두 장치 모두 데이터를 정해진 목적지에 보내는 역할을 한다. 스위치가 하나의 네트워크 라인에 여러 대의 컴퓨터에 랜 케이블을 꽂을 수 있도록 분배하는 장비라면, 라우터(router)는 다른 장소의 컴퓨터를 연결하여 수신한 데이터 패킷을 최적의 경로로 보낼 수 있는 장비라 할 수 있다.

  인터넷 네트워크에서는 컴퓨터 프로그램을 전송하거나 다운받는 경우 라우터 내에서 여러 차례 복제가 발생할 뿐 아니라 노드와 노드 사이의 통신링크(link) 중 광케이블이나 통신선과 같은 유형적 링크에도 고정되어 복제된다. 다만 미국 실무를 보면 일시적인 신호의 전송은 비록 법률상 물건성은 있더라도 특허의 대상으로 편입시키지 않는다.

이렇게 인터넷 정보는 TCP/IP로 알려진 프로토콜을 이용하여 인터넷을 따라 컴퓨터와 컴퓨터간 그리고 라우터와 라우터간에 이동한다. 전기적인 신호입장에서 보면 해당 신호가 보내거나 받는 것이지만 콘텐츠나 정보처리입장에서 보면 복제와 저장의 연속이다. 다만 특허법측면에서는 신호는 전송측면이 아니고 저장측면과 장치의 작동측면에서만 관심의 대상으로 다룬다.

  따라서 네트워크상에서 프로그램 전송은 해당 프로그램의 방법특허 측면에서는 본질적인 사용이라고 하기 어려워 주로 물건 발명 측면에서 "생산"이란 행위와 관련하여 침해로 포함하지 못하면 보호받기 어렵다.

 

3. 특허법상 허용되는 컴퓨터프로그램 발명의 청구항 유형

  청구항에서 물건을 청구하는 물건청구항과 매체 청구항은 물론 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램과 같이 물건적 수단으로 기재한 발명이나 알고리즘을 방법으로 기재한 발명은 모두 어떤 하드웨어와 결합되는 상태로 기재하여야 한다. 

  보통 하드디스크와 같은 저장매체에 저장된 소프트웨어(S/W)로 표현(manufacture claim)하거나, 어떤 기능을 수행하는 수단(H/W)의 집합체로 표현(means-plus-function claim)하거나, 데이터가 저장되는 하드웨어(H/W)의 데이터구조로 표현(data structure claim)되거나 어떤 저장매체나 통신수단이나 계산 또는 제어수단이나 입출력수단 등(H/W)사이에서 데이터나 정보를 주고받으며 특정 기능을 수행하는 구조나 단계로 표현(Information communicated element claim)으로 표현한다. 순수한 데이터구조나 알고리즘, 수학적 공식만으로는 특허의 대상이 되지 못한다.

  특허청 발간 컴퓨터 관련 발명의 심사기준에 따르면 특허의 보호 대상으로 허락된 청구항 기재 형식은 i) 방법 청구항, ii) 물건 청구항, iii) 프로그램 기록 매체 청구항, iv) 데이터 기록 매체 청구항, v) 매체에 저장된 컴퓨터프로그램 청구항, 5가지가 있다. 또한 “프로그램 기록 매체 청구항”은 구성요소를 방법적 단계로 특정한 매체청구항과 하드웨어적 수단으로 특정한 매체청구항으로 구분할 수 있다.

특허청, “컴퓨터 관련 발명의 심사기준”, 특허청발간, 2015 1)     방법 청구항 (“컴퓨터 관련 발명은 시계열적으로 연결된 일련의 처리 또는 조작, 즉 단계로서 표현할 수 있을 때 그 단계를 특정하는 것에 의해 방법의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있다.”) 2)     물건 청구항 (“컴퓨터 관련 발명은 그 발명이 완수하는 복수의 기능으로 표현할 수 있을 때 그 기능으로 특정된 물건의 발명으로 청구항에 기재할 수 있다.” 다만 물건발명으로 기재하는 경우 기능적으로 기재할 수밖에 없는 경우가 많아 권리범위를 해석함에 있어서 발명의 상세한 설명에 기재된 실시예 등에 한정하여 해석되는 등 다른 청구항 기재형식보다 권리범위 면에서 불리한 측면이 있다. 미국에서도 Means-Plus-Function Claim이라고 하여 기능을 해석함에 있어서 실시예에 한정하여 해석한다.) 3)     프로그램 기록 매체 청구항 (“프로그램 기록 매체, 즉 프로그램을 설치하고 실행하거나 유통하기 위해 사용되는 ‘프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체’는 물건의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있다.”) 4)     데이터 기록 매체 청구항 (“데이터 기록 매체, 즉 기록된 데이터 구조로 말미암아 컴퓨터가 수행하는 처리 내용이 특정되는 ‘구조를 가진 데이터를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체’는 물건의 발명으로서 청구항에 기재할 수 있다. (예) A 구조, B 구조, C 구조, …를 가진 데이터를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체”) 5)     매체에 저장된 컴퓨터프로그램 청구항 (“컴퓨터에 단계 A, 단계 B, 단계 C, …(을)를 실행시키기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그램. 위의 예에서 ‘컴퓨터프로그램’이 그에 준하는 용어(애플리케이션 등)로 기재된 경우에도 허용된다. 다만 ‘매체에 저장되지 않은 컴퓨터프로그램’은 프로그램 자체를 청구한 것이므로 허용되지 않는다”. 생각건대, 프로그램이 물건인지 방법인지 논란이 있을 수 있으나 매체에 저장된 프로그램은 매체와 분리되어 등록이 허용되는 것이 아니므로 프로그램이 저장된 매체와 다르지 않고 따라서 일종의 물건의 발명으로 청구항에 기재하는 것으로 볼 수 있다)

  여기서 ‘컴퓨터 프로그램이 저장된 매체청구항’으로 작성한 경우 컴퓨터프로그램이 영구 저장되는 CD, USB, 하드디스크, 플래시 메모리 등이 저장매체로 인정되는 데에는 다툼이 없으나, 컴퓨터 프로그램의 실행이나 전송과정에서 특정시간 동안을 거쳐 일시적으로 복제되는 RAM 메모리나 통신 케이블과 같은 매체에 대해서는 매체의 “저장성”을 만족하는 지에 대한 다툼의 여지가 있다. 앞에서 언급한 바와 같이 현재 미국 PEG 해설서를 보면 일시적인 신호의 전송은 특허의 대상으로 보지 않는다.

  전기적 신호로 변환된 프로그램은 임시저장메모리나 통신 케이블에 패키지단위로 화체된다. 이를 복제라고 한다. 그리고 그 복제가 임시로 이루어졌다면 일시적으로 실시행위가 존재할 수 있으나 곧 그 실시행위는 중단되는 특성을 가진다. 그러나 특허는 저작권과 달리 그 창작적 표현이 유체물에 고정될 것을 요구(미국 저작권법)하지 않는다. 또한 전기신호는 관리가능한 자연력으로 컴퓨터는 컴퓨터프로그램에 의해 이러한 자연력을 제어하여 원하는 기능을 작동시키는 장치다. 또한 저작권과 달리 특허법은 유체물과 불리 가능한 기술적 사상을 보호하는 제도이다. 따라서 일시적 저장매체도 그 저장성을 부정하는 것은 타당하지 않다고 생각한다.

  다만 이에 따라 일시적인 저장 매개체를 침해로 포섭할 수 있더라도 이미 침해를 중단하였으므로 침해금지예방청구와 손해배상청구는 별론으로 하더라도 침해금지대상이 되지 않을 수 있다.

 

4. 특허법 해석상 “생산”의 적용

  (1) 특허법상 취급

  한국, 일본, 미국, 독일, 중국 모든 국가는 ‘생산’이란 일반적으로 무형적 기술적 사상을 이용하여 유형적 결과물을 만들어내는 것이라고 이해하는 점에서는 동일하다. 

  다만 무형적 기술적 사상을 이용할 때 특허발명의 구성요소를 모두 이용하여야 특허품은 온전히 만들어야 하는지 아니면 핵심 구성요소만 이용하여 일부 부품만 만들어도 족한지에 대해서는 각국 법원의 태도가 다르다 (미국은 독일과 마찬가지로 우리나라 특허법상 생산에 상응하여 ‘제조(making)’라는 표현을 사용하고 있다. 다만 독일, 중국 등은 특허침해를 우회할 목적으로 특허발명의 필수불가결한 일부 부품을 제조하는 행위도 ‘제조(making)’로 해석하나 미국, 한국, 일본 등은 특허발명의 무형적 기술적 사상을 이용하여 유형화된 물건을 온전히 만드는 행위를 의미하고 핵심부품을 만드는 것만으로는 제조로 보지 않는다).

  생산과 관련하여 주목할 일본법원의 판례로는 일명 ‘닥터블레이드’ 사건과 일명 ‘이치타로’ 사건이있다.

  ‘닥터블레이드’ 사건에서는 공급받은 물건을 소재에 어떠한 방법을 더하지 않고 소재 본래의 용도에 좇아 사용하는 것은 생산행위에 포함되지 않는다고 판단하여 생산의 정의를 소재에 어떤 수단이나 방법을 더하는 행위로 해석될 여지를 남겼다 [문선영,"특허법상 간접침해 법리에 관한 연구”, 2016. 12. 46면~47면 주석 104), 105) 일본 판결 재인용 참조]

  ‘이치타로’ 사건에서는 PC에 소프트웨어를 설치하는 것은 일본 특허법 제101조 제2호의 물건의 ‘생산’에 해당한다고 판시하여 ‘복제’가 ‘생산’으로 해석될 수 있는 경우가 있다는 사례를 남겼다 [문선영,"특허법상 간접침해 법리에 관한 연구”, 2016. 12. 48면 주석 108) 知財高判平成17.9.30判時1904号47頁 재인용 참조]

  컴퓨터 프로그램 발명은 유형적 하드웨어와 결합하여 보호되므로 이러한 체계를 갖춘 특허발명과 관련하여 컴퓨터의 메모리 등 저장매체에 저장된 컴퓨터프로그램을 실행하거나 그 과정에서 컴퓨터의 메모리 등 저장매체에 복제되는 것은 일반적인 컴퓨터를 특수한 목적의 장치로 만들어내는 행위이다. 

  따라서 이용 형태에 따라 특허법상 특유의 기능을 가진 장치의 ‘생산’에 해당할 수 있을 뿐 아니라 컴퓨터에 컴퓨터프로그램을 설치하는 행위 역시 특허법상 특유의 기능을 가진 장치의 ‘생산’에 해당한다고 볼 수 있고, 권리의 보호는 특허권자가 어떻게 청구범위를 작성하여 권리를 청구였는지에 따라 달라질 수 있다. 

i) 특허발명이 컴퓨터프로그램이 저장된 매체 청구항이거나 매체에 저장된 컴퓨터프로그램 청구항인 경우에는 생산된 결과물이 매체인지, ii) 특허발명이 컴퓨터프로그램이 실행되어 특유의 기능을 수행하는 장치 청구항인 경우에는 생산된 결과물이 그 특유의 기능을 수행하는 장치인지, iii) 특허발명이 컴퓨터프로그램을 수행하는 단계로 구성된 방법 청구항인 경우에는 그 방법을 수행에만 사용하는 물건이 무엇인지를 특정하는 것이 중요하게 된다.

  (2) 정보 처리 장치 청구항 발명의 경우

   1) 이용자(user)의 사용행위에 따른 직접침해 적용의 한계

   먼저 해당 프로그램이 설치된 정보처리장치인 컴퓨터를 실행하면 프로그램 처리 장치 청구항 발명의 “사용”행위가 될 것이다. 그러나 개인컴퓨터의 실행은 온라인 서비스 제공자(OSP, Online Service Provider)가 하는 것이 아니라 일반 사용자(User)가 한다는 데에서 고민이 시작된다.

  물론 우리나라 특허법이 특허발명을 개인적으로 사적으로 사용한다고 해서 특허권의 효력이 미치지 않는 범위로 규정하고 있지 않았다. 단지 특허권의 효력이 업으로 행위에만 미치는 것으로 규정하고 있을 뿐이다.

제94조(특허권의 효력) 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 제96조(특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 특허권의 효력은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에는 미치지 아니한다. 1. 연구 또는 시험(「약사법」에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 「농약관리법」에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다)을 하기 위한 특허발명의 실시 2. 국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치, 그 밖의 물건 3. 특허출원을 한 때부터 국내에 있는 물건 ② 둘 이상의 의약[사람의 질병의 진단·경감·치료·처치(處置) 또는 예방을 위하여 사용되는 물건을 말한다. 이하 같다]이 혼합되어 제조되는 의약의 발명 또는 둘 이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 「약사법」에 따른 조제행위와 그 조제에 의한 의약에는 미치지 아니한다.

여기서 “업”이란 의미가 반드시 상업적 행위를 의미하는 것은 아닐 수 있다. 우리나라 법원은 “업으로”의 의미를 일정한 행위를 계속 반복하여 하는 것으로 정의한 경우가 많다. 즉 어떠한 행위가 객관적으로 상당한 횟수 반복하여 행하여지거나 반복 계속할 의사로 행하여진 경우를 말한다 (대법원 2012. 7.12. 선고 2012도4390 판결, 헌재 2011. 3. 31. 2009헌바309 결정). 개인적으로 사적으로 사용한다고 해도 업으로의 요건에 해당할 여지는 있다는 의미이다.

‘업으로’의 의미와 관련하여 특허법에서 별도의 정의규정을 두고 있지 않고 오직 법원의 해석에 맡기고 있다. 판례는 ‘업으로’라는 의미를 대체로 어떤 행위를 계속하여 반복하는 것을 의미하고, 이에 해당하는지 여부는 그 행위의 반복·계속성 여부, 영업성의 유무, 그 목적이나 규모, 횟수, 기간, 태양 등의 여러 사정을 종합적으로 고려하여 사회통념에 따라 판단한다. 따라서 반드시 영리의 목적이 요구되는 것은 아니나, 사실상 반복 계속하여 행위를 한 경우는 물론 반복 계속할 의사로써 한 행위는 단 한 번의 행위도 ‘업으로’에 해당되고, 우연한 기회에 단 1회에 한 행위는 대가를 받았다고 하더라도 ‘업으로’에 해당한다고 보지 않는다 (대법원 1988. 8. 9. 선고 88도998 판결, 대법원 1989. 6. 13. 선고 88다카13851 판결, 대법원 1989. 1. 10. 선고 88도1896 판결, 대법원 1996. 12. 10. 선고 94도2235 판결, 대법원 1999. 6. 11. 선고 98도617 판결, 대법원 2008. 10. 23. 선고 2008도7277 판결 등 참조). 따라서 이용자 개인이 불법 소프트웨어를 상습적으로 인터넷에 올리는 것은 특허법상 ‘업으로’의 실시에 해당할 수 있다. 그러나 인터넷의 확산 속도를 고려하면 단순한 호기심이나 정보공유의 차원에서 1회의 업로드만으로도 특허권자에게 막대한 피해가 갈수 있고 이를 침해 금지 청구할 수 없다는 점에서 문제가 있다.

 그러나 소비자인 이용자를 상대로 개별적으로 특허침해를 주장하는 것은 효율적이지도 않고 사업적으로도 도움이 되지 못한다.

   2) 온라인 서비스 제공자(OSP)의 생산행위에 따른 간접침해 적용의 필요성

   따라서 정보처리장치 발명에 있어서 이용자(user)의 사용에 따른 직접침해보다는 온라인 서비스 제공자(OSP) 등의 간접침해(특허법 제127조)를 검토하는 것이 더 바람직하다. 

   다만 이 경우 간접침해규정은 그 물건의 생산에만 사용하는 물품에 한하여 적용되므로 우선 생산으로 해석될 수 있는 행위와 물건이 무엇인지를 살펴야 한다.

제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다. 1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

 이와 같은 이유로 컴퓨터 프로그램 장치발명의 경우 사용자가 프로그램이 설치된 정보처리장치인 컴퓨터를 실행하여 발생하는 침해행위도 결국 온라인 서비스 제공자(OSP) 등의 생산행위로 귀결된다.

  컴퓨터에서 프로그램을 실행하면 메모리 등에 복제가 일어나고 이에 따라 범용의 컴퓨터가 특허발명이 가리키는 특유의 기능을 하는 장치로 작동한다. 이점에서 컴퓨터에 프로그램을 설치하는 행위 역시 특유의 장치가 생산된 것으로도 볼 수 있다 (문선영, "특허법상 간접침해 법리에 관한 연구”, 2016. 12. 48면 주석 108) 知財高判平成17.9.30判時1904号47頁 재인용 참조).

<그림 4> 범용 컴퓨터에 게임 프로그램을 설치하여 특정 게임기로 변화

 그럼 컴퓨터에 프로그램을 설치하는 행위, 즉 생산에만 사용하는 물건을 생각해보자. 온라인 서비스 제공자(OSP)가 직접 해당 프로그램이 저장된 CD나 USB 등을 제공하였다면 그 CD나 USB가 될 것이다. 일본 지재고등법원 2018년(나) 제10006호 '시스템 작동 방법' 사건('코에이 사건')을 참고할 때, 다른 물건(컴퓨터 구성부품)과 결합하여 필수 기능을 수행하더라도 특허법 제127조의 전용물품(“~에만 물품”)에 해당할 수 있기 때문이다.

<그림 5> 정보처리장치 물건발명에서 간접침해 대상이 되는 기억매체

  나아가 온라인 서비스 제공자(OSP)가 해당 프로그램이 저장된 서버의 링크를 제공하였다면 해당 서버가 될 수 있다. 정보처리장치인 컴퓨터에 프로그램을 설치(생산)하기 위한 서버로 사용되었기 때문이다. 일본 지재고등법원(대합의) 2005년(나)제10040호 '정보처리 방법' 사건 ('이치타로 사건')

을 참고할 때에도 서버에 저장된 프로그램은 정보처리장치가 그 해당 발명의 기능을 수행하는데 필수불가결한 것이므로 서버가 다른 용도로 사용되더라도 전용품으로 해석될 수 있다.

<그림 6> 정보장치 물건발명에서 간접침해 대상이 되는 서버

  참고로 서두에서 언급한 서울고등법원 2014. 4. 10. 선고 2013나5383 판결에서 정보처리장치 특허 발명에 대하여 프로그램 그 자체를 웹 사이트에서 전기통신회선을 통하여 사람들이 내려 받을 수 있도록 제공한 사건에서 직접 침해를 부정하였다. 그러나 이사건에서는 원고가 간접침해의 성립 여부나 통신회선과 결합하고 있는 컴퓨터의 공동 직접침해의 성립 여부에 관하여 주장과 입증이 없었다.

서울고등법원 2014. 4. 10. 선고 2013나5383 판결 [손해배상(기)] ("사이트에서 컴퓨터 프로그램 자체의 거래행위와 간접침해의 성립 여부나 통신회선과 결합하고 있는 컴퓨터의 공동 직접침해의 성립 여부에 관하여는 그러한 요건에 대하여 원고의 구체적인 주장과 입증이 없으므로 나아가 판단하지 아니한다)

  다만 우리나라 대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정 [특허권등침해금지가처분] 사건을 참고하면, 특허발명, 즉 청구항 기재 발명의 본질적인 구성요소로 서버가 기재되어 있지 않다면 서버가 전용품인지에 대한 다툼의 여지가 있다. 후술하는 미국 NTP, INC. v. RESEARCH IN MOTION, LTD. 418 F.3d 1282 (Fed.Cir. 2005) 사건의 판결을 볼 때에도 좀더 고민할 필요가 있다.

대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정 [특허권등침해금지가처분] (“특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 특허권자측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면, 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 할 것이다.”)

 

  (3) 프로그램 저장매체 청구항 발명의 경우

   1) 이용자(user)의 생산행위에 따른 직접침해 적용의 한계

   특허발명이 프로그램 저장매체 청구항으로 기재된 경우라면 청구항의 내용에 따라 사용자가 그 저장매체를 구입하여 컴퓨터에 설치하면 매체의 사용행위가 된다. 

   다만 매체 청구항이 정보처리 단계(방법)로 특정된 경우나 프로그램 실행의 수단(물건)으로 어떻게 기재되었는지에 따라 프로그램 매체의 생산행위에 해당할 여지가 있다. 

   해당 프로그램의 설치로 매체가 결합된 컴퓨터는 결국 해당 수단이나 단계를 실행할 수 있는 해당 정보처리장치가 되기 때문이다. 즉 특정 목적을 수행하는 정보처리장치의 생산에 해당한다. 

   그러나 일반 이용자가 프로그래을 반복 설치하여 업으로의 요건을 충족하는 경우는 드문 일일 것이다. 또한 개별 이용자에 대해 각각 권리를 행사하는 것은 효율적이지도 않고 사업에도 도움이 되지 못한다. 

   2) 온라인 서비스 제공자(OSP)의 직접 침해 적용의 필요

  때문에 정보처리장치 청구항 발명과 마찬가지로 사용자의 설치에 따른 직접침해보다는 온라인 서비스 제공자(OSP) 등의 프로그램 판매 또는 제공에 따른 "직접침해"나 "간접침해"를 검토하는 것이 더 바람직하다.

  먼저 온라인 서비스 제공자(OSP) 등이 해당 프로그램을 USB나 CD와 같은 저장매체에 담아 이용자에게 제공하였다면

매체의 소유권이 넘어가는 양도에 해당하여 온라인 서비스 제공자(OSP)의 직접침해를 주장할 수 있다.

  그렇다면 온라인 서비스 제공자(OSP) 등이 해당 프로그램을 자신이 운영하는 서버 또는 자신이 통제하는 자가 운영하는 서버에 저장하고 온라인으로 이용자에게 제공하는 경우에도 온라인 서비스 제공자(OSP)의 침해를 주장할 수 있을까?

  결론부터 말하면 그렇다고 생각한다. 

  온라인 서비스 제공자(OSP)는 서버 컴퓨터를 이용하여 데이터 베이스에 프로그램 저장매체를 설치하여 특수 목적의 저장매체를 생산한 자라고 볼 수 있다. 따라서 온라인 서비스 제공자(OSP)의 저장매체 생산행위에 대한 직접 침해를 주장할 수 있을 것이다.

<그림 7> 서버 컴퓨터와 특정 프로그램이 설치된 DB

  (4) 정보 처리 방법 청구항 발명의 경우

   1) 이용자(user)의 사용행위에 따른 직접침해의 한계

   이용자가 컴퓨터 프로그램을 컴퓨터에서 실행하면 컴퓨터 프로그램을 처리하는 방법으로 기재한 특허발명이 사용된다. 이점에 대한 논의는 앞의 장치발명과 같다. 따라서 이용자에 대한 권리행사의 비효율성 등은 동일한 문제이다.

   2) 온라인 서비스 제공자(OSP)의 직접 침해의 포섭 필요와 간접 침해의 한계

   앞에서 언급한 바와 같이 개별 사용자에 대한 각각의 권리행사는 효율적이지도 않고 사업에도 도움이 되지 못한다. 때문에 정보처리장치 청구항 발명과 마찬가지로 사용자의 사용에 따른 직접침해보다는 온라인 서비스 제공자(OSP) 등의 직접침해나 간접침해(특허법 제127조)를 검토하는 것이 더 바람직하다.

  먼저 온라인 서비스 제공자(OSP) 등이 해당 프로그램을 USB나 CD와 같은 저장매체에 담아 이용자에게 제공하거나 또는 서버에 저장한 컴퓨터 프로그램을 전송하도록 하였다면 그 “방법의 사용을 청약한 행위”에 해당할 수 있다. “사용의 청약”은 2019.12. 10 특허법 개정을 통해 도입된 방법발명의 실시행위 중 하나이다.

사실 컴퓨터 프로그램 자체만을 보면 컴퓨터 프로그램을 판매하거나 배포하였다는 것은 대부분은 소유권 이전이 수반되지 않는다. 컴퓨터 프로그램을 판매하는 자는 해당 컴퓨터 프로그램의 소유권은 유지한 채 사용 허락만 하는 경우가 많다. 따라서 사용의 허락을 위한 청약은 의미가 있다. 그러나 조금 더 생각해보면 컴퓨터 프로그램의 특성상 대여에 더 가깝지 않을 까 생각해본다. 특허법상 대여는 일반적으로 발명품을 유상 또는 무상으로 일정한 시기에 반환할 것을 조건으로 타인에게 빌려주는 것을 의미한다. 그러나 대여(貸與)'의 사전적 의미는 '빌려주는 것'이다. 그러나 반환할 조건으로 빌려줄 수도 있고 아닐 수도 있다. 컴퓨터프로그램의 경우는 사용기간이 지나면 그 사용이 중지된다. 결국 사용의 중지와 함께 반환되는 것과 다르지 않다. 어떤 물건의 소유자가 그 물건을 일정기간 타인에게 사용·수익하게 하고, 그 대가 사용료를 지급받기로 하는 리스(Lease)도 ‘대여’ 중 하나이다. 이러한 대여는 미국 특허법의 직접 침해규정에는 법정 실시행위로 정해져 있지 아니하다.

  그러나 방법 청구항에서 프로그램이 저장된 매체에 대하여 간접침해를 적용할 수 있을지는 청구항에 기재된 발명의 내용에 따라서 달라질 수 있다.

  참고로 일본 一太郞事件(이치타로 사건)에서는 정보처리 방법발명에서 사용자가 컴퓨터에서 해당 정보처리방법을 실행(사용)하는 것이 직접 실시에 상당하므로 프로그램이 설치된 컴퓨터가 간접침해 대상이 되는 물건이지 해당 프로그램이 저장된 CD는 간접침해의 대상이 되지 않는다고 판단하였으나, 일본 コーエー事件 (코에이 사건)에서는 게임 작동 방법발명에서 사용자가 컴퓨터에서 확장게임을 작동(사용)시키는 것이 직접 실시에 상당하므로 이를 작동시키려는 프로그램이 저장된 CD가 간접침해 대상이 되는 물건으로 판단하였다.

<그림 8> 일본 一太郞事件(이치타로 사건)에 따른 방법발명의 간접침해 주장의 한계

  반면 미국 NTP, INC. v. RESEARCH IN MOTION, LTD. 418 F.3d 1282 (Fed.Cir. 2005) 사건에서는 RESEARCH IN MOTION 사가 미국 내에서 단말기(BlackBerry pager)나 Redirector를 이용자(User)에게 공급하는 것만으로는 방법 발명의 일부 구성요소인 일부 과정을 “직접” 제공하는 것이 아니므로 35U.S.C.§271 (f)의 침해를 구성하는 것은 아니라고 판시한 바 있다. 이 점을 고려하면 비록 제한적이지만 적용대상이 있다고 하더라도 방법으로 청구하는 발명의 경우 프로그램 저장 매체에 대한 간접침해 적용여부에 대한 다툼이 예상된다. 앞으로 많은 사례의 축적을 통해 판례이론이 확립될 필요가 있다.

<그림 9> 미국 특허법상 침해행위 일람

 

5. 특허법 해석상 “사용”의 적용

  (1) 특허법상 사용

  특허법상 사용행위 역시 생산행위와 마찬가지로 대부분의 국가는 정의규정을 마련하지 않고 그 의미를 법률적인 해석의 문제로 위임하였다. 즉 법정 사용행위의 의미를 획일적으로 정하지 않고 구체적인 사건에 따라 법정 사용행위의 의미를 구체적 타당성을 고려하여 해석하라는 의미이기도 하다. “사용”이란 사전적 의미는 “일정한 목적으로, 또는 본래의 기능에 맞게 쓰는 것”을 의미하는 데, 특허침해사건에서 특허법에서 말하는 ‘사용’의 의미 자체가 다툼이 된 사건은 찾기 어렵다. 그냥 당연한 의미로 받아들이고 있다. 

  따라서 사용의 의미보다는 ‘특허발명’의 사용인지 여부, 즉 모든 구성요소가 그대로 구현된 물건이나 방법을 사용하는 지에 대한 다툼에 집중하고 있다. 어느 나라이든 판례는 특허권 실시의 본질적인 내용은 그 특허발명, 즉 특허물건 또는 특허방법 자체를 사용하는 데 있다는 입장에서 특허법상 실시행위를 규정하고 있다는 점에서는 공통된다.

  (2) 미국 연방항소법원의 사용의 정의 확대 경향

  특허법상 ‘사용’이란 일반적으로 발명이 추구하는 본래의 목적을 달성하거나 작용· 효과를 나타내도록 그 발명을 이용하는 것을 말하고 유상과 무상을 불문한다.

  그런데, 미국의 경우 Use (사용)의 의미는 이보다 더 넓게 발명의 이익을 향유하는 모든 행위로 해석하는 경향을 보이고 있다. 미국 판례 중에는 사용(use)의 의미 자체에 대해서는 넓게 해석한 판례가 종종 보인다. 발명의 목적에 따른 일반적인 사용행위 이외에 해당 발명에 의하여 이익을 향유하는 행위를 포함하는 것으로 해석하고 있다. 예를 들어 전시회의 견본품 역시 그 전시회의 배후에 시장진출의 영업계획이 구체화 된 경우는 사용으로서 침해를 구성할 수 있으며, 침해품의 단순소유는 일반적으로 침해를 구성하지 않으나, 군 장비의 보유와 같이 그 소유가 소유자에게 이익을 가져다 주는 경우는 사용으로 포섭되어 침해로 판단될 수 있다.

  미 연방법원은 전통적으로 기계를 발명한 사람은 그 사용법을 생각하였는지를 불문하고 그 기계를 사용할 수 있는 모든 혜택을 누릴 자격이 있다 (The inventor of a machine is entitled to the benefit of all the uses to which it can be put, no matter whether he had conceived the idea of the use or not.’)는 입장에서 발명의 이익을 향유하는 행위를 최대한 포섭하려는 경향을 보이는 반면 연방 순회 법원은 특허법상 "사용"이라는 단어가 사용 가능한 모든 최대 범위까지 미치는 것은 아니라고 판시하였다 [미 연방순회법원은 NTP, INC. v. RESEARCH IN MOTION, LTD. 사건 NTP, INC. v. RESEARCH IN MOTION, LTD. 418 F.3d 1282 (Fed.Cir. 2005)].

  그러나 이 또한 물건발명과 방법발명에서 미묘한 차이가 있다. 미 연방순회법원은 NTP, INC. v. RESEARCH IN MOTION, LTD. 사건에서는 물건방명과 방법발명의 “사용”을 구분하여 정의하였다. 방법발명은 사용상황을 구체적으로 고려하여 판단한 반면 물건발명은 구체적인 사용상황보다는 혜택의 수혜자 관점에서 판단하였다.

    ㄱ) 물건발명 (시스템 청구항)에서의 사용

    물건발명에 있어서 미국 특허법 271(a)조에 따른 특허발명의 사용은 시스템이 전체적으로 서비스되는 곳, 즉 시스템 제어가 행하여지고 시스템의 사용이 혜택이 있는 곳에 있다 (The use of a claimed system under section 271(a) is the place at which the system as a whole is put into service, i.e., the place where control of the system is exercised and beneficial use of the system obtained.”)고 하면서 사용에 해당하는지 여부는 i) 제품의 소유(ownership), ii) 제품의 제어(control) 및 iii) 제품의 이익을 받는지(beneficial) 여부를 기준으로 판단하여야 한다고 하였다. 

   이에 따라 판결에서는 단말기를 사용하는 것에 불과한 이용자(User)가 시스템을 전체적으로 사용함으로써 물건 청구항을 침해한 것으로 보았으며 그 책임은 서비스 제공자인 RESEARCH IN MOTION 사가 부담하여야 한다고 판시하였다. 논리전개에 있어서 주목할 점은 RESEARCH IN MOTION사가 직접 사용한 것으로 침해가 성립한 것으로 본 것이 아니라 이용자(User)가 BlackBerry pager을 사용함으로써 NTP사의 특허발명을 직접 침해하였고, RESEARCH IN MOTION 사는 미국 특허법 35U.S.C.§271 (b) 내지 35U.S.C.§271 (c) 에 해당하여 이용자(User)의 직접 침해를 유발 내지 기여함으로써 특허발명을 침해한 것으로 결론 내렸다 것이다.

    ㄴ) 방법발명 (방법 청구항)에서의 사용

    시스템 발명은 개별적이 아닌 집합적으로 사용되는 반면, 방법{내지 과정(process)} 발명은 각 단계의 실행의 집합에 불과하여 모든 단계가 수행되어야만 사용에 해당한다 (a process or method is merely a sequence of actions, such a claim is infringed only when every operative step is performed)고 판시하였다. 

   따라서 RESEARCH IN MOTION사의 블랙베리 이메일 시스템의 경우 Relay가 미국이 아닌 캐나다에 존재하며 interface Switch가 수행하는 기능에 해당하는 단계를 캐나다에서 수행하므로 “모든” 단계가 “미국 내에서” 수행되지 않으므로 RESEARCH IN MOTION사는 물론 BlackBerry pager(단말기)의 이용자(User) 역시 방법특허를 사용하지 않았다고 판단하였다. 

   직접침해가 인정되지 않으므로 제271조 (b)의 유인행위책임이나 (c)의 기여책임 역시 인정하지 않았다. 

   또한 직접책임의 존부를 불문하고 기여책임을 물을 수 있는 제271조 (f) (2)에 대해서도 판단하였다.

   미국 특허법은 제271조 (f) (2)에서 특허침해를 구성하는 어떤 부품에 대해서도 특허를 구성하기 위해 특별히 만들어 졌고, 그 이외의 일반적인 용도에는 사용할 수 없다는 것을 알고서도 공급한자는 특허침해의 책임을 지도록 규정하고 있다. 이 규정은 미국에서의 직접침해를 요건으로도 하지 않으며, 특허를 구성하는 어떤 부품이라도 관계없이 그러한 부품이 특허침해에만 사용되는 사실을 알면서 그 부품을 공급한 경우라면 적극적인 유인행위(actively induce)가 없더라고 침해에 대한 책임을 부담하도록 하고 있다. 

  그러나  제271조 (f) (2)를 판단함에 있어서도 이용자(User)가 단말기(BlackBerry pager)를 사용할 때 비로소 각 해당 방법의 단계가 모두 실시될 여지가 있을 뿐 RESEARCH IN MOTION사가 미국 내에서 단말기(BlackBerry pager)나 Redirector를 이용자(User)에게 제공하는 것만으로는 방법 발명의 일부 구성요소인 일부 과정을 “직접” 제공하는 것이 아니므로 35U.S.C.§271 (f)의 침해를 구성하는 것은 아니라고 판단하였다. 

   따라서 미국 판례는 물건의 발명에서 복수 주체에 의한 “사용(use)” 행위는 시소이론을 적용하여 특정 주체의 특허침해가 성립할 수 있다고 보는 반면, 방법의 발명에서는 복수 주체에 의한 “사용(use)” 행위는 특허침해를 구성하기 어렵다고 보고 있다.

NTP, INC. v. RESEARCH IN MOTION, LTD. 418 F.3d 1282 (Fed.Cir. 2005)에서 법원은 35U.S.C.§271 (f) 및 (g)에 해당하는지 여부를 검토하였는데 35U.S.C.§271 (f)에 해당하기 위해서는 청구항의 구성요소 자체를 제공하여야 하나, 이용자(User)가 단말기(BlackBerry pager)를 사용할 때 비로소 각 해당 방법의 단계가 모두 실시될 수 있는 것이므로 RESEARCH IN MOTION사가 미국 내에서 단말기(BlackBerry pager)나 Redirector를 이용자(User)에게 제공하는 것만으로는 방법 발명의 일부 구성요소인 일부 과정을 “직접” 제공하는 것이 아니므로 35U.S.C.§271 (f)의 침해를 구성하는 것은 아니라고 판단하였다.

  

  (3) 우리나라의 방법발명의 사용에 관한 취급

  우리나라는 특허발명을 직접 실시하는 경우는 물론 물건발명인 경우 그 물건의 생산에만 ‘사용’된 “물건”을 생산하거나 판매하는 등을 하는 경우, 방법발명인 경우 그 방법의 사용에만 ‘사용’되는 “물건”을 생산하거나 판매하는 등을 하는 경우 예외적으로 특허법 제127조(침해로 보는 행위)에 따라 엄격한 요건을 만족하는 경우에 한하여 특허침해로 본다. 

   이때 ‘사용’의 의미가 발명의 법정실시행위로 정의된 ‘사용’과 동일한 의미인지는 다시 생각할 필요는 있다. 우리나라 법 제127조의 간접침해는 오직 “물건”에 대해서만 적용할 수 있다는 제한이 있다.

우리나라 판례를 보면 특별히 사용에 대한 의미나 정의를 주요 쟁점으로 삼은 판례를 찾아보기 힘들다. 대체로 특허권 실시의 본질은 그 특허방법 자체를 사용하는 것에 있다고 전제하고 있다

특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008 허 13299 판결 [권리범위확인(특)] (“특허권 실시의 본질적인 내용은 그 특허방법 자체를 사용하는 데 있는 것이지, …중략…물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권을 실시한 결과 얻어진 특허 물건 또는 특허방법에 의해 생산된 물건의 양수인의 경우에는 특허가 구현되고 화체되어 있는 물건을 단순히 사용하는 것뿐인 것과는 달리, 다른 공유자의 동의 없이도 그 양수 한 물건을 이용하는 한 물건이 소멸될 때까지 계속하여 방법특허를 실시할 수 있는 결과가 되고, 더 나아가 특허권의 공유자 중 1 인이 그 방법특허의 실시에만 사용하는 물건을 계속하여 제조 , 판매하는 경우에는 그 물건을 양수함으로써 그 물건에 의하여 방법특허를 실시할 수 있는 실시권자가 양산됨으로써 실질적으로 각 공유자가 다른 공유자의 동의를 얻지 않고도 실시권을 허락할 수 있는 것과 같은 결과가 초래되게 되는데, 이러한 결과는 특허권 공유자의 이익을 보호하기 위한 위 특허법 규정들의 취지에 비추어 볼 때 허용될 수 없다.”).

다만, 형식적으로는 발명의 구성요소 일부 또는 전부를 스스로 사용하지 아니하였으나 타인을 도구처럼 이용함으로써 실질적으로는 발명의 구성요소 전부를 사용한 것으로 해석되는 경우에도 그 특허발명의 사용으로 해석하였다.

서울고등법원 2015. 10. 8. 선고 2015나2014387 판결 [특허권침해금지 등] (“…(전략)… 피고는 ◎◎◎ 앱을 통하여 주소록 재편성 방법을 실제로 사용하는 것은 스마트폰 이용자(User)들이므로 피고가 이 사건 제7, 10, 11항 발명을 직접 침해한다고 할 수 없다고 주장한다. 살피건대, 설령 스마트폰 이용자(User)들이 ◎◎◎ 앱을 통하여 주소록 재편성 방법의 단계 중 일부 또는 전부를 사용한다고 하더라도, 이 법원이 인용하는 제1심판결에서 인정한 사실관계와 채택한 증거에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 복수로 이루어진 주소록 재편성 방법의 단계 중 일부 또는 전부를 의도적으로 생략한 채 피고의 그와 같은 의도를 모르는 스마트폰 이용자(User)들로 하여금 그 단계 중 일부 또는 전부를 실시하게 하였고, 따라서 피고는 형식적으로는 발명의 구성요소 일부 또는 전부를 스스로 실시하지 아니하였으나 스마트폰 이용자(User)들을 도구처럼 이용함으로써 실질적으로는 발명의 구성요소 전부를 실시한 것으로 봄이 타당하다. 피고의 주장은 이유 없다….(후략)”)

이러한 해석은 “사용”의 의미에 대하여 물건의 발명과 방법의 발명을 구분하여 사용행위를 달리 해석한 미국 연방법원의 판단(NTP, INC. v. RESEARCH IN MOTION, LTD. 418 F.3d 1282 (Fed.Cir. 2005)과 다르다.

 

6. 끝맺는 말

컴퓨터 프로그램 발명은 청구항을 어떻게 작성하느냐가 매우 중요하다. 

특허법이 허용하는 표현방식을 선택하여야 하고 나아가 해당 발명이 침해 또는 이용될 형태를 충분히 고려하지 않으면 무용지물이 되기 때문이다.

이러한 점에서 컴퓨터 프로그램 발명에서 다툼이 되었던 이용 형태를 고려하여 하나씩 구체적으로 생각해보았다. 많은 도움이 되기를 희망한다.

그러나 본 글은 동료 리뷰가 없었기에 완성된 연구라고 할 수 없다. 실무현장에 있는 본인에게 어쩔 수 없는 한계이다. 그럼에도 두려움 없이 블로그에 공개하였다.  

때문에 이 글을 읽는 현자들께서 실무나 연구에 활용할 만한 내용이 있거든 좀더 발전시켜 주시고 그 발전된 논리를 제게 다시 공유하여 주시기를 희망하며, 틀린 내용이 있거든 본인에게 빠르게 알려 주시어 개선하고 발전할 수 있는 기회를 허락해주시기 바랍니다.