방법발명에서 기억매체에 대한 간접침해의 상반(?)된 주요 일본 판례
I. 들어가는 말
우리나라 특허법 제127조는 직접 침해 대상을 실시하지 않아도 직접침해를 조성하게 될 행위를 침해로 간주하는 규정을 두고 있다. 1973년 도입된 이 규정은 1959년 제정된 일본의 간접침해에 관한 특허법 제101조를 그대로 수용한 것이라고 봐도 무리가 없다 (그 이후 일본은 2차례의 개정을 거듭하면서 간접침해 행위가 확대되었으나 우리나라는 아직까지 한번도 개정이 이루어지지 않았다. 물론 지난 2019년 의원입법으로 발의되어 개정시도가 있었으나 그 뜻을 이루어지지 못하고 역사속으로 사라졌다).
이러한 배경으로 간접침해 법리는 일본의 많은 연구와 판례가 자리하고 있다. 따라서 실무자들이 간접침해와 관련된 사건을 검토할 때 국내 판례는 물론 일본 판례까지 리서치 하는 것이 당연한 일이 되었다.
오늘 참고하고자 하는 일본 판례는 우리나라에 잘 알려진 2005년 '이치타로 사건'과 2019년 ‘코에이 사건’에 관한 일본 지재고법 판결이다. 컴퓨터 프로그램 관련 발명에서 전자는 프로그램 기록매체의 간접침해를 부정한 판결이고 후자는 프로그램 기록매체의 간접침해를 긍정한 판결이다.
결론이 다른 두 판결의 요지를 들여다봄으로 간접침해 관련 실무에 참고할 만한 시사점을 도출해보고자 한다.
이를 위해 타카시 히데키(高石秀樹) 일본 변호사겸 변리사의 글을 참고하였다. 링크는 최하단에 남겨두며 판결문 원문도 읽어볼 수 있다 (단, 2019년 ‘코에이 사건’에 관한 일본 지재고법 판결문은 215 페이지에 달하므로 마음 단단히 먹기 바란다)
II. 일본 간접침해규정의 변천
1. 2002년 간접침해 규정의 1차 개정
일본은 서구의 다양한 간접침해 제도를 참조하여 1959년 특허법에 간접침해 규정인 제101조를 제정하였다. 그러나 간접침해 인정요건을 엄격하게 해석하여 다른 국가에 비하여 간접침해의 적용대상이 지나치게 제한적이었다. 이는 일본 법원이 간접침해를 독립적인 침해 유형으로 인식하기보다는 예외적인 확대규정으로 인식하고 있는 것으로 이해될 수 있다.
또한 일본은 1997년 허용된 컴퓨터프로그램에 대한 특허와 관련하여 청구항에 자주 등장하는 단위 프로그램 모듈이 다른 프로그램에서도 사용되는 범용성을 갖음에 따라 현대에 올 수록 컴퓨터프로그램 관련 발명이 간접침해의 “~에만”이라는 전용성 요건을 만족하기 어렵다는 문제점을 인식하였다.
이에 일본은 2002년 특허법 제101조를 개정하여 간접침해 행위에 전용성 요건을 삭제하고 그 적용 범위를 확대시킨 조항을 추가하였다. 다만 적용범위의 확대에서 일상적인 유통품(표준품)은 제외하였다.
그 결과 일본의 간접침해 규정 제101조는 ‘전용품 실시에 따른 객관적 간접침해’에 관한 제1호 및 제4호의 간접침해 규정과 ‘다기능품에 위한 고의적인 주관적 간접침해’에 관한 제2호 및 제5호의 간접침해 규정으로 구성되게 되었다. 여기서 통상적으로 간접침해에 해당하기 위한 ‘물건’은 특허발명의 구성요소와 다른 개념으로 해석하여 일반적으로는 특허발명의 구성요소 이외의 물건에 대해서도 간접침해로 인정하고 있으며, 직접 침해를 조성할 수 있는 물건 등에 대한 행위는 ‘업으로’라는 요건도 필요하지 않아 최종 소비자의 개인적인 실시가 유인되는 경우에도 업으로 행한 간접침해행위자의 간접침해 책임을 물을 수 있도록 하였다.
2. 2006년 간접침해 규정의 2차 개정
2006년에는 특허법 개정하여 제2조 제3항의 실시행위에 ‘수출’행위를 포함하였으나 각 수출 행위자에 대한 개별적인 단속만으로는 광범위한 침해 확산 피해를 막을 수 없다는 문제점이 대두되었다. 이에 그 근원이 되는 수출용 침해물품 소지자를 단속하도록 간접침해 규정인 제101조에 양도 등 또는 수출을 위하여 소지하는 행위를 침해로 간주하는 규정을 추가하였다.
이에 따라 현행 일본법의 간접침해 규정은 ‘전용품 실시에 따른 객관적 간접침해’에 관한 제1호 및 제2호의 간접침해 규정과 ‘다기능품에 위한 고의적인 주관적 간접침해’에 관한 제4호 및 제5호의 간접침해 규정과, 물건의 양도 및 수출용 소지에 따른 간접침해에 관한 제3호와 제6호와 같이 총 6개의 행위를 침해로 간주하는 규정으로 마련되었다.
III. 방법발명에서 기록매체에 관한 일본 간접침해에 관한 주요 판례
1. 一太郞事件(이치타로 사건)
원고는 ‘정보처리장치 및 정보처리방법’에 대한 특허권자이고, 피고는 一太郞(이치타로)라는 일본어 문서작성프로그램 및 花子(하나코)라는 그래픽 프로그램을 개발·판매하였다. 법원은 일반 이용자가 一太郞(이치타로)나 花子(하나코) 프로그램이 설치된 개인용 컴퓨터(PC)에서 그 프로그램을 실행할 때, 원고 정보처리방법 발명에 따른 과제의 해결에 필수불가결한 기능이 작동하므로, 비록 피고 개인 컴퓨터가 특허 방법에 의한 사용 이외에 다른 사용 용도를 갖는 것이라고 하더라도, 그 개인용 컴퓨터는 원고발명의 정보처리장치로서 특허법 제101조 제4호 소정의 특허 방법의 실시에만 사용하는 물건에 해당한다고 보았다.
그러나 그러한 특허방법이 실행되는 물건(PC)의 생산에 이용되는 물건(프로그램)을 생산, 양도 등을 하는 행위까지 특허침해로 간주하는 것이 아니라고 판시하였다.
다시 말하여 방법발명에 직접 사용하는 '물건'은 정보처리장치(=PC)이므로 해당 정보처리장치(=PC)는 간접침해의 대상이 되나 해당 정보처리장치(=PC)에 이치타로(一太郎)의 정보처리기능을 추가하기 위한 이치타로 소프트웨어(CD-ROM)는 방법발명에 직접 사용하는 '물건'이 아니라고 판단하였다. [지재고등법원(대합의) 2005년(나)제10040호 '정보처리 방법' 사건 ('이치타로 사건')].
따라서 한국과 일본의 간접침해 대상물은 그 물건 자체를 직접 이용하여 특허발명을 실시하는 것이 가능한 물건에 한정된다고 해석된다고 봄이 타당하다 (문선영, “특허법상 간접침해 법리에 관한 연구, 성균관대학). 즉 간접침해의 간접침해는 인정되지 않는다.
[특허법 제101조 제4호] 특허가 방법의 발명인 경우, 업으로서 그 발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여, 수입 또는 양도나 대여의 청약을 하는 행위
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【請求項３】データを入力する入力装置と、データを表示する表示装置とを備える装置を制御する情報処理方法であって、機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させ、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させることを特徴とする情報処理方法。데이터를 입력하는 입력장치와 데이터를 표시하는 표시장치를 갖춘 장치를 제어하는 정보처리방법으로 기능설명을 표시하도록
하는 기능을 실행시키는 첫 번째 아이콘 및 소정의 정보처리기능을 실행시키기 위한 두 번째 아이콘을 표시화면에 표시하게 하고, 첫 번째 아이콘의 지정에 이은 두 번째 아이콘의 지정에 따라 표시화면상에 상기 두 번째 아이콘의 기능설명을
표시하도록 하는 것을 특징으로 하는 정보처리방법. |
2. コーエー事件 (코에이 사건)
원고는 삼국지 시리즈 등 역사 시뮬레이션 게임 제작사인 일본 코에이(Koei Tecmo)사로 ‘게임시스템 작동방법’에 대한 특허권을 가지고 있는 특허권자이다. 피고는 스트리트 파이터와 같은 비디오 게임 개발 및 디아블로 배급을 맡았던 일본 캡콤(CAPCOM)사로 게임 장치인 Wii, PlayStation2 및 PlayStation3 용 고대역사 액션 어드벤처 게임 소프트웨어《오오카미》 판매사이다. 원고의 특허발명은 「제2의 기억 매체」(일본 코에이사의 MIXJOY 게임확장팩과 같은 CD)가 장전되면, 게임장치에 설치된 표준 게임에 더하여 확장된 게임을 즐길 수 있도록 마련된 것이다.
이 사건에서 법원은 청구항에 기재된 '제1 기억 매체(표준 게임프로그램 CD 및 게임 key)와 제2 기억 매체(확장프로그램CD)가 준비되어 있어'라는 의미를 게임 소프트웨어 제조업체 등에 의해 제1 기억 매체(CD) 및 제2 기억 매체(CD)가 제공되어, 사용자가 이를 입수하는 것이 가능한 상황을 의미하는 것으로 해석하고, 사용자가 각 기억 매체(CD)를 실제로 보유하는 것을 의미하는 것은 아니라고 판단하였다.
나아가 사용자가 제2 기억매체(확장프로그램CD)만을 보유하고 제1 기억매체(표준 게임프로그램 CD 및 게임 key)를 보유하지 않는 경우에도 사용자가 '상기 제2 기억매체'를 '상기 게임장치에 장착'할 때, 청구항에 기재된 제1 기억매체의 '상기 소정의 키를 읽지 않은 경우'가 존재하고 '상기 표준게임 프로그램 및/또는 데이터에만 의해 게임장치를 작동시키는' 것은 가능하므로, 발명의 본질은 '상기 제2의 기억매체(확장프로그램CD)가 상기 게임장치에 장전된다'(구성요건 D)는 특징에 있다고 판단했다. 따라서 '상기 제2의 기억매체'에 상당하는 나-9호 제품(게임 장치인 Wii, PlayStation2 및 3 에 장전하여 게임 시스템을 작동시키기 위한 게임 소프트웨어 CD) 등은 '그 방법의 사용에…이용하는 물건'에 해당한다고 판시하였다.
또한 특허법 제101조 제4호의 '그 방법의 사용에만 이용하는 물건'은 해당 '물건'에만 의해 해당 특허발명을 실시하는 것이라는 한정이 없으므로, 다른 물건과 결합하여 특허발명을 실시하는 물건도 '물건'에 포함된다” 해석하였다 [지재고등법원 2018년(나) 제10006호 '시스템 작동 방법' 사건(캠코 v. 코에이)]
따라서 피고가 본편 게임 CD(제1 기억매체)를 제공하지 않았다거나 사용자가 본편 게임 CD(제1기억매체)를 가지고 있지 않다는 사실은 이 사건의 간접침해 성립요건의 기초사실과 관련이 없으며, 피고가 제공하는 확장게임 CD 만으로 원고 특허방법발명을 간접침해한 것이 된다.
[특허법 제101조 제4호] 특허가 방법의 발명인 경우, 업으로서 그 발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여, 수입 또는 양도나 대여의 청약을 하는 행위
[특허법 제101조 제5호] 특허가 방법의 발명인 경우, 그 방법의 사용에 이용되는 물건(일본국내에서 널리 일반적으로 유통되고 있는 것을 제외한다)이고 그 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것에 관하여, 그 발명이 특허발명인 것 및 그 물건이 그 발명의 실시에 쓰인다는 것을 알면서, 업으로서 그 생산, 양도 등이나 수입 또는 양도 등의 청약을 하는 행위
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「【請求項１】ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって，上記記憶媒体は，少なくとも，所定のゲームプログラムおよび／またはデータと，所定のキーとを包含する第１の記憶媒体と，所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含する第２の記憶媒体とが準備されており，上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータであり， |
IV. 시사점 (결론)
우리는 일본의 두 판례에서 특허청구항의 구성요소가 아닌 물건에도 간접침해를 적용할 수 있으나 기록매체와 같이 간접침해 대상이 될 물건을 청구항의 구성요소로 끌여들이는 것이 바람직하고, 그 물건이 발명의 필수불가결한 것이라면 다른 용도로 사용되더라도 전용품으로 해석될 수 있음은 물론 다른 물건과 결합하여 필수 기능을 수행하더라도 전용품에 해당할 수 있음을 시사점으로 도출할 수 있다.
또한 간접침해의 간접침해까지 확장되지 않는다는 점 역시 중요한 시사점이다.
그러나 시사점은 여기서 끝나지 않는다.
一太郞事件(이치타로 사건)에서는 정보처리 방법발명에서 사용자가 컴퓨터에서 해당 정보처리방법을 실행(사용)하는 것이 직접 실시에 상당하므로 프로그램이 설치된 컴퓨터가 간접침해 대상이 되는 물건이지 해당 프로그램이 저장된 CD는 간접침해의 대상이 되지 않는다고 판단하였다.
반면, コーエー事件 (코에이 사건)에서는 게임 작동 방법발명에서 사용자가 컴퓨터에서 확장게임을 작동(사용)시키는 것이 직접 실시에 상당하므로 이를 작동시키려는 프로그램이 저장된 CD가 간접침해 대상이 되는 물건으로 판단하였다.
만약 コーエー事件 (코에이 사건)에서 원고가 청구항을 게임을 작동하는 방법이 아니라 게임의 실행 과정에 관한 신호처리 방법으로 작성하였다면 一太郞事件(이치타로 사건)과 마찬가지로 프로그램 CD에 대해서는 간접침해가 부정되는 결론이 나왔을 것이다.
한편 一太郞事件(이치타로 사건)을 볼 때, 발명의 핵심이 정보처리 방법이라도 이를 기능적인 작동 구성으로 분해하여 물건발명으로 청구항을 작성하면 프로그램이 저장된 기록매체는 직접실시에 직접 이용되는 간접침해의 대상이 되는 물건이 될 수 있다는 결론에 이른다.
두 판례를 통해 우리는 컴퓨터 프로그램 발명에 관한 명세서와 청구항을 작성하는 팁을 얻을 수 있다.
특허문서는 그 활용을 염두에 두고 작성되어야 한다.
두 판례는 우리가 처음 정보처리나 신호처리방법 또는 데이터 처리 방법에 관한 발명을 작성할 때 명세서에 장치와 방법을 모두 상세히 설명하고 청구항 역시 물건발명과 방법발명으로 각각 작성하는 것이 바람직하고, 나아가 컴퓨터나 프로세서에 프로그램을 처음 설치할 때와 작동이 시작될 때에 관한 설명과 청구항을 놓치지 않는 것이 바람직하다는 것을 알려주고 있다.
참고: 高石秀樹（弁護士・弁理士）(Nakamura & Partners 中村合同特許法律事務所), "【特許★】「システム作動方法 」事件（カプコンv.コーエー）－方法発明の間接侵害（101条4号）は、他の物と組み合わせることにより方法発明を使用する物も含む。当該他の物を現に保有している必要なし。"
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