특허 양도인은 양도한 특허에 대해 유효성을 다툴 수 있을까?

어제 (6/29), 미연방대법원은 특허를 양도하고 양도인이 그 특허에 대하여 무효를 다툴 수 있는 지와 관련된 Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc. 사건에서, 1세기 넘게 적용되어온 assignor estoppel 원칙을 유지하면서도 이 원칙이 무조건 적용될 수는 없다고 판시하였습니다.

양도인이 특허 청구발명이 유효하다고 보증하고 나중에 그 유효성을 거부하는 것은 공평한 거래의 규범을 위반한 것이나, 양도인이 무효 방어와 충돌되는 진술을 명시적 또는 암시적으로 하지 않았다면 assignor estoppel을 적용할 근거가 없다고 판시하였습니다.

판결문에는 이와 같이 Assignor estoppel이 적용될 수 없는 경우로 3가지를 들고 있습니다.

1) 발명가가 특정 특허 청구항 기재 발명에 대한 유효성 보증을 하기 전에 양도하는 경우.

      : 이런 경우는 주로 고용계약서를 통해 종업원이 미래 발명을 모두 회사에 양도하기로 할 때 발생하는데, 양도 시점에 발명이 특정되지 않아 유효성을 미리 보증할 수 없기 때문입니다. 이 경우 종업원은 회사에 넘어간 발명에 대해 무효를 다툴 수 있다고 설명하고 있습니다.

2) 나중에 준거법의 변경과 같이 법률 적용이 양도 시점에 주어진 보증과 무관하게 되는 경우.

3) 양도한 이후 특허 청구항이 변경된 경우

 

    : 이런 경우는 등록 특허 보다 특허 출원을 양도할 때 가장 자주 발생할 것입니다. 양도한 이후 발명자가 보증할 수 있는 청구범위를 벗어나면 양도인은 무효를 다툴 수 있다고 설명하고 있습니다.

위 세가지 Assignor estoppel의 예외를 "진술과 보증"(Reps & Warranty)의 법리로 해석하니 흥미롭습니다.

Justices uphold but narrow patent assignor estoppel

[이진수의 ‘특허포차’] ⑳ 실시자유도(FTO)를 둘러싼 오해(하)… 가상 시나리오와 ‘다섯 가지’ 오해

실시자유도(FTO)를 둘러싼 오해(하)… 가상 시나리오와 ‘다섯 가지’ 오해

...(전략)

[오해 1] 한국에 실시하려는 발명에 대한 특허를 획득했다면 국가 ‘독점적 권리’를 허락한 것이므로 마음대로 실시사업을 할 수 있다(?)

[오해 2] 같은 발명이라면 한국에서 등록된 특허와 해외에 등록된 특허의 ‘권리범위‘는 실질적으로 같을 수 밖에 없다(?)

[오해 3] 같은 발명에 대해 한 국가에서 ‘자유이용발명‘이 되면 다른 국가에서도 자유이용발명이 된다(?)

[오해 4] 공중에 공개되어 바쳐진 발명이라면 자신의 ‘실시사업’을 자유롭게 할 수 있다(?)

[오해 5] 자신의 실시발명의 특징들이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 ‘자유실시기술’이라면 모든 국가에서 누구나 자유롭게 이용이 가능한 자유이용발명이 된다(?)

IPDaily 컬럼 [이진수의 ‘특허포차’] ⑳ 읽기

[특허법원판결속보] 짧은 3~4 음절로 호칭될 경우 상표의 유사판단에서 전체관찰의 중요성 (특허법원 2020허4518)

짧은 3~4 음절로 호칭될 경우 상표의 유사판단에서 전체관찰의 중요성 (특허법원 2020허4518)

2021년 6월 28일 오늘 특허법원의 판결속보를 받고 실무차원에서 의미 있는 판결 몇 건을 정리해봅니다.

<요약>

확인대상표장(cafe Hue & Jung)은 이 사건 등록서비스표(CAFE HUE)와 그 표장이 유사하지 않아 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않다고 본 사례(특허법원 2020허4518)

<판시요지>

“이 사건 등록서비스표(CAFE HUE) 중 ‘CAFE ’ 부분은 지정서비스업인 ‘카페업’을 지칭하는 단어로 식별력이 없으므로, ‘HUE’ 부분이 요부가 된다.

확인대상표장(cafe Hue & Jung) 중 ‘cafe’ 부분은 사용서비스업인 ‘카페업’을 가리키는 단어로 식별력이 없다. 나아가 아래와 같은 이유로 나머지 ‘Hue & Jung’ 부분 중 ‘Hue’ 부분이 요부에 해당한다고 보기 어렵고, 확인대상표장은 ‘Hue & Jung’ 전체로서 관찰되어야 한다.

① ‘Hue & Jung’ 부분은 ‘휴앤정’ 혹은 ‘휴앤드정’으로 호칭되어 짧은 3음절 혹은 4음절에 불과하여 한 번에 호칭될 것으로 보이고, ‘Hue’ 부분과 ‘Jung’ 부분은 영어의 ‘and’를 의미하는 ‘&’ 기호로 연결되어 있어 밀접하게 결합되어 있다.

② 확인대상표장 중 ‘Hue’ 부분과 ‘Jung’ 부분은 각각 그 부분이 그 자체로 주지․저명하다거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분임을 인정할 자료도 없다. 게다가 일반 수요자 및 거래자들이 확인대상표장을 ‘휴’ 또는 ‘카페휴’로만 분리하여 약칭하거나 ‘정’ 또는 ‘카페정’으로만 약칭하였다고 볼만한 자료도 보이지 않는다.

③ 또한, ‘Hue’ 부분은 ‘빛깔, 색채’ 등의 의미를 갖고, ‘Jung’ 부분은 영어사전에서 그 뜻을 찾아볼 수 없고 우리나라의 흔한 성씨 등으로 인식될 것으로 보이고, ‘Hue’ 부분은 ‘Jung’ 부분과 ‘&’ 기호로 대등하게 연결되어 있으며, 크기나 비중 등에 있어서도 ‘Jung’ 부분과 별다른 차이가 없는 점에 비추어 확인대상표장 중 ‘Hue’ 부분이 ‘Jung’ 부분과 비교할 때 상대적으로 식별력이 높다고 보기 어렵다.

④ 이러한 점을 종합하여 볼 때, 확인대상표장은 그 중 ‘Hue’ 부분만이 독립하여 서비스업의 출처표시기능을 수행한다고 볼 수는 없고, ‘Hue & Jung’ 부분 전체로서 이 사건 등록서비스표의 요부인 ‘HUE’ 부분과 대비하여 그 유사 여부를 판단함이 타당하다.

이 사건 등록서비스표와 확인대상표장을 대비하면, 양 표장은 ‘& Jung’ 부분의 유무에 따라 외관이 상이하다. 또한 이 사건 등록서비스표는 요부가 ‘휴’로 호칭됨에 반해 확인대상표장의 요부는 ‘휴앤정’ 혹은 ‘휴앤드정’으로 호칭되어 그 호칭에 차이가 있다. 이 사건 등록서비스표는 ‘빛깔, 색채’ 등으로 관념됨에 반해 확인대상표장은 별다른 관념을 갖지 않아 그 관념을 대비하기 어렵다.

그렇다면 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 그 표장이 유사하지 아니하므로, 나아가 살필 필요 없이 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고 봄이 타당하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.”

 

<시사점>

결합문자 상표의 유사판단에 있어서 실무적으로 분리관찰의 유혹에 빠지기쉽다. 이 사건에서도 ‘Hue’ 부분과 ‘Jung’ 부분이 영어의 ‘and’라는 접속사를 의미하는 ‘&’ 기호로 연결되어 오히려 분리되기 쉽다고 생각할 수도 있다. 

그러나 이 사건 처럼 법원은 표장의 호칭이 짧은 3음절 혹은 4음절에 불과한 경우 각각 분리하여 호칭하기 보다는 한 번에 호칭될 수 있다고 보는 경향이 있다.

다만 전체관찰에 따른 "요부" 대비 판단이 확립되어 있다는 것도 주의하여야 한다. 대체로 조어 내지 임의 선택적 단어(arbitrary word)나 주지 단어 등은 독자적의 식별표지로 기능할 수 있는 요부라고 판단될 수 있을 것이다.

상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 할 수 있다 (대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 자생초사건). 요부인지 판단은 결합강도와 표장의 식별력 강도. 수요자 인식정도를 따져 판단할 수 밖에 없다.

지난 3월 대법원 전원합의체 판결 이후 자신의 등록상표를 사용하고 있다는 항변이 정당한 비침해 항변으로 인정받지 않게 되었다. (대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결). 따라서 더욱 주의하여야 한다. 상표유사판단의 모호성을 생각할 때 상표법 실무가 더 어려워지고 있다.

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(참고) 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 (자생한의원 vs. 자생초 유사판단)

[1] 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.

[2] 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다.

그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다.

[특허법원판결속보] 특허권자의 경고할 권리에 대하여 (특허법원 2020나1100)

상표권자라도 독자적인 판단에 따라 누구에게 어떠한 행위를 임의로 요구할 권리를 가지는 것이 아니라 단지 재판상 청구권을 가지는 것이라는 취지 (특허법원 2020나1100)

2021년 6월 28일 오늘 특허법원의 판결속보를 받고 실무차원에서 의미 있는 판결 몇 건을 정리해봅니다.

<요약>

피고의 경고장 발송행위와 영업방해 행위를 불법행위로 판단하여 손해배상을 산정한 사례(특허법원 2020나1100)

<판시요지>

“등록상표권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없고, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 이 사건의 내용증명과 같이 경쟁회사의 거래처에 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크다. 또한 경쟁업자로부터 거래처를 탈취하거나 경쟁업자의 영업을 방해하는 수단으로 악용되는 등 정당한 권리행사의 범위를 넘은 것으로 볼 여지가 있으므로, 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.”

 

<주요배경사실과 판단>

피고 미스킨이 2016. 3.에서 2016. 6.경까지 원고 거래처인 temtem 소공동 지하상가, 롯데면세점 월드타워점, 갤러리아 면세점, 지에스홈쇼핑, 신라면세점 등에 ‘피고 미스킨이 이 사건 상표의 상표권자이고, 위 거래처에서 판매되고 있는 원고 제품은 이 사건 상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 상표권 침해에 해당하므로 그 사용을 중단하고 이를 받아들이지 않을 경우 민·형사상 법적 조치가 이루어질 수 있다‘는 취지의 경고장을 내용증명으로 발송하였고, 2016. 6.경 위 면세점 등 거래처에서 원고 제품의 판매가 중단되었으며, 그 이후 거래가 재개되지 않았다. 피고 미스킨의 면세점 등 거래처에 대한 경고장 발송행위는 앞서 본 사실 및 사정에 갑 제57호증의 기재, 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 원고의 영업 활동을 방해한 것으로 민법 제750조의 불법행위에 해당한다고 봄이 타당하다.

 

<시사점>

이 사건 이외에도 우리나라 법원은 계속해서 특허권자 등이 사법적 구제절차를 취하지 않고 침해를 단정하여 실시행위의 중단을 요구하는 위협(경고장)을 적법하지 않은 부당한 행위로 보고 있다 (특허법원 2017나2417 판결, 대전지법 2008가합7844 판결, 서울중앙지법 2014가합551954 판결). 따라서 우리나라에서는 특허권자라고 하더라도 침해행위를 중단할 것을 요구하는 경고장의 발송은 매우 신중해야 한다.

그러나 한번 생각해 볼 것은 있다. 우리나라 법원의 이러한 입장은 미국의 태도와 사뭇 다르다. 미국 연방대법원은 특허권자에게 경고할 권리가 없으면 특허는 무의해진다고 판시하고, 특허권자는 침해 의심자에게 경고할 권리를 가지며 이러한 권리를 행사하는 것은 불법이 아니란 점을 분명히 하였다 [Virtue v. Creamery Package Mfg. Co., 227 U.S. 8 (1913)].

“Patents would be of little value if infringers of them could not be notified of the consequences of infringement, or proceeded against in the courts. Such action, considered by itself, cannot be said to be illegal. Patent rights, it is true, may be asserted in malicious prosecutions as other rights, or asserted rights, may be. But this is not an action for malicious prosecution. It is an action under the Sherman antitrust act for the violation of the provisions of that act, seeking treble damages. This, indeed, plaintiffs take special pains to allege, that there may be no confusion about the right or grounds or extent of recovery. The testimony shows that no wrong whatever was committed by the Owatonna Company, and the fact that it failed in its suit against plaintiffs does not convict it of any.” (Virtue v. Creamery Package Mfg. Co., 227 U.S. 8 (1913))

그렇다고 미국도 특허권자의 무분별한 경고장을 허용하는 것은 아니다. 정당한 권리행사이어야 한다. 여기에는 “Good Faith”이어야 한다는 제한이 따른다. 경고장을 보내는 행위 자체를 문제 삼는 것이 아니라 침해판단의 성실성과 경고의 내용(요구사항)을 기준으로 판단한다. 미국은 2014년부터 주별로 Bad-faith 특허침해주장금지 법안을 시행하고 있다 (Alabama, Georgia, Idaho, New Jersey, Oklahoma, Oregon, Tennessee, Utah, Vermont, Verginia, Wisconsin 등 18개주 법 통과, 11개주 진행 중). 주로 소기업이나 창업자를 보호하기 위한 취지이다. 이 법에는 “bad Faith assertion”를 판단하는 기준을 명확히 정하고 있다.

대체로 경고장을 발송한 특허권자가 그 특허발명을 실제 실시하고 있으면 “bad Faith assertion”으로 잘 보지 않는다. 반면, 처음부터 특허를 실시하지 않는 자가 돈의 지급을 요구하거나 실시중단을 강하게 요구하는 경우에는 “bad Faith assertion”으로 본다. 경고장에 침해를 판단한 청구발명이나 침해제품이 특정되어 있지 않아도 “bad Faith assertion”으로 본다.

우리나라도 특허권자가 잠재적인 침해자에 대해 보내는 경고장 자체를 사적 구제로만 볼 것이 아니라 다른 법률에 따른 위법행위를 따지는 것이 더 타당해 보인다.

[특허법원판결속보] 특허공유 계약에서 특허공유의 의미 (특허법원 2020허1847)

 특허공유 계약에서 특허공유의 의미 (특허법원 2020허1847)

2021년 6월 28일 오늘 특허법원의 판결속보를 받고 실무차원에서 의미 있는 판결 몇 건을 정리해봅니다.

<요약>

특허공유가 반드시 공동출원에 의한 공유를 의미하는 것은 아니므로 원고 출원이 이 사건 특허발명의 무효사유(특허공유에 따른 특허법 제44조의 공동출원 규정에 위배)에 해당하지 않고, 선행발명은 비밀유지의무를 부담하는 자들 외 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓이지 않았으므로 이로 인해 특허발명의 신규성이 부정되지도 않는다고 본 사례(특허법원 2020허1847)

<판시요지>

“특허공유 계약에는 특허공유의 의미를 공동출원에 의한 공유로 제한하여 해석할 만한 규정이 존재하지 않고, 특허를 공유하는 방식에는 공동출원에 의한 등록 외에도 특허 등록 후 지분 양도 등 권리의 일부 이전에 의한 공유 방식도 포함되는 것이고, 실제로 원고가 이 사건 특허발명을 출원, 등록한 후 이를 공유하기 위해 피고에게 법인인감이 날인된 위임장과 양도증의 양수인 란에 법인인감 날인을 요청하는 내용증명우편을 발송한 점에 비추어 보면, 원고가 특허법 제44조의 공동출원 의무를 위반하여 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어렵다.”

 

<원고(무효심판 피청구인)의 주장>

원고와 피고 사이의 특허공유 및 제조, 판매에 관한 계약서(이하 ‘이 사건 특허공유 계약’이라 한다) 제4조는 “금형특허를 공유한다.”고 규정하고 있는데, 이는 반드시 공동으로 출원하여야 하는 것만을 의미하는 것이 아니라 추후에 지분을 이전하여 공유하게 되는 것도 포함되고, 원고는 단독으로 이 사건 특허발명을 출원한 후 피고에게 공유의 의사를 전달하였다. 따라서 이 사건 특허발명에는 특허법 제44조에서 정한 위법사유가 없다.

<피고(무효심판 청구인)의 주장>

이 사건 특허공유 계약은 현재 및 미래의 일체의 특허를 대상으로 하고 있는 점에 비추어 이 사건 특허공유 계약 제4조의 금형특허를 공유한다는 것은 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 공유한다는 의미로 해석하여야 하고, 그럼에도 불구하고 원고가 피고를 배제하고 단독으로 출원하여 등록받음으로써 이 사건 특허발명에는 특허법 제44조를 위반한 무효사유가 있다.

 

<시사점>

그동안 비즈니스 세계에서 계약서에 특허를 공유한다는 문구만 있으면 특허를 받을 권리를 공유한다는 의미로 해석하는 경향이 없지 않았다. 이번 판례는 이러한 예단에 경종을 울리고 있다.

특허발명품의 개발 및 제조에 있어서, 특히 OEM 제조 단계에서 협력사 들간의 협력계약 작성시 당사자간의 의사를 명확하게 협의 및 확정하고 특허를 받을 권리의 귀속에 관한 계약문구 작성에 유의하여야 할 것이다.

전 세계가 주목하여야 하는 LG의 행보

LG가 스마트폰 사업을 중단하기로 한 결정은 가히 2011년 록스타 컨소시움 (Rockstar Consortium)이 촉발한 특허전쟁과 비견될 만한 사건이다.

 

<참고> 록스타 컨소시움 (Rockstar Consortium)이 촉발한 특허전쟁 2011년 애플, 블랙베리, 에릭슨, 마이크로소프트, 소니로 구성된 록스타 컨소시움 (Rockstar Consortium)이 캐나다의 파산한 통신회사 노텔(Nortel)의 특허 6천 건을 45억달러(한화 약 5조원)에 낙찰 받아 안드로이드 폰 제조사 진영을 상대로 특허공격하기 시작한 사건. 이 사건을 시점으로 전세계 안드로이드 폰 제조사들은 특허전쟁에 휘말렸다. 이로 인해 미국 AIA 개정이 촉발되었다는 논평도 있었으며 당시 안드로이든 계 대부 구글 법무팀의 수장이었던 미셀 리(Michelle Lee)가 미국 특허청장으로 영입된 계기가 된 것이라는 평도 있었다. (AIA 개정으로 특허의 무덤을 만들어낸 PTAB의 무효심판(IPR)이 탄생하고 SW 특허의 무덤이 된 Alice 판결이 나왔다는 분석도 있다).

LG는 양적으로 4G SEP (표준필수특허) 부문에서 세계 1위를 차지하고 있으며, 5G SEP (표준필수특허) 부문에서도 세계 3위를 차지하고 있는 기업이다.

질적으로도 LG는 전세계 다양한 특허소송에서 그가 보유한 표준필수특허의 힘을 인정받고 있다 (중국 가전업체 인 TLC에 대한 독일 특허침해소송, 프랑스 스마트폰 제조업체 위코(Wiko)를 상대로 한 독일 특허침해소송, 미국 스마트폰 제조업체 BLU를 상대로 한 미국 특허침해소송 등등에서의 승리).

이러한 기업이 특허를 보유한 체 실시사업을 하지 않겠다는 선언은 전세계 모든 무선통신관련 사업을 하고 있는 기업들에게 공포의 대상이 될 수 밖에 없다.

몸이 가벼워진 LG는 그동안 어렵게 스마트폰을 제조 및 판매하면서 특허괴물은 물론 경쟁사 애플 등에게 빼앗긴 수십억 달러를 되찾고자 할 것이다. 이것은 당연한 일이다. 이제는 스마트폰에 관한 실시사업을 하지 않으니 스마트폰 제조사로부터 역공(cross litigation)을 받을 일도 없다.

LG가 만약 무선통신관련 기술에 관한 특허를 모두 대형 특허 괴물 회사에 매각하기로 결정한다면 전세계의 제조업체는 특허전쟁 속으로 들어갈 수 밖에 없다. 그렇게 되면 또 다시 세계 각국 정부들이 특허에 대한 부정적인 정책을 쏟아 낼 가능성도 배제할 수 없다.

그러나 현실적으로 LG가 그동안 구축한 특허포트폴리오 모두를 매각할 것으로는 생각되지 않는다.

LG는 자동차 자율주행이나 사물인터넷 등 무선통신기술이 사용될 사업을 계속 하여야 한다. 

또한 무선통신 핵심 특허들은 필요에 따라서는 과거의 적을 적절히 통제하여 협력 우군으로 만들어낼 수 있는 지렛대이다. 비즈니스 세계에는 영원한 적도 영원한 친구도 없다.

일부 특허군은 계속 보유하면서 라이선스 없이 사용하고 있는 회사를 상대로 직접 권리를 행사하여 굴복시키거나 협력의 유인책으로 사용할 것이고 또 일부 특허군은 특허 괴물 회사에 매각하여 그동안 잃어버린 돈을 일거에 되찾으려고 할 것이다.

그러나 수익 사업에 이용하지 않으면서 그 수많은 특허를 거액을 들여 계속 보유한다는 것은 기업의 존재 목적과 맞지 않는다. 그것 역시 투자자와 주주의 이익에 반하는 것이다.

이제 전 세계 무선통신 관련 제조사들은 LG의 행보를 계속 살펴야 하는 것이 현실이다. 

차라리 먼저 LG측이 거부할 수 없는 비즈니스 협력을 제안하거나 관련 특허를 매수하는 것이 더 현명할 것이다.

 

이해에 도움이 될 만한 블로그 기사를 공유합니다.

“LG is preparing to file a series of patentsuits against companies using their wireless standard essential patents withouta license” (Patently Apple 블로그)

[이진수의 ‘특허포차’] ⑲ 실시자유도(FTO)를 둘러싼 오해(상)… ‘신제품’을 만드는 첫걸음

실시자유도(FTO)를 둘러싼 오해(상)… ‘신제품’을 만드는 첫걸음

...(전략)

"이러한 발명을 이루는 하나의 특징 또는 다중의 특징들은 이전에 등록된 하나의 특허에 속할 수도 있고 다중의 특허에 속할 수도 있다. 개발자가 새로운 발명을 해 특허권을 인정받았다고 하더라고 그 발명의 특징은 이전에 등록된 특허에 속할 수 있기 때문에 여전히 이전에 등록된 또 다른 제3자의 동의 없이는 자유롭게 실시할 수 없는 경우가 많다.

따라서 자신의 발명이 등록요건을 만족하고 있더라도 여전히 실시자유도 분석(FTO)은 매우 중요하다. 제품이나 서비스를 처음 개발하고자 한다면 자신의 아이디어가 특허로 등록이 가능한지 보다 먼저 제3자의 특허발명을 사용한 것이 아닌지를 먼저 조사해야 한다. 더욱이 실시사업을 하고자 한다면 실시가 자유롭다는 판단이 서야 그 다음으로 등록가능한지를 살펴야 한다 (순수하게 공격무기를 만들기 위한 등록가능성 분석은 논외로 한다)."

....

특허법상 자유이용발명으로 인정되는 대표적인 발명은 아래 표와 같이 다섯 가지가 있다. 이러한 발명은 모두 공중이 자유롭게 이용해 창작의 도구로 재사용할 수 있다.

1) 이미 공중에 널리 알려진 기술적 사상

2) 발명을 실시할 국가에서 등록 받을 수 없는 대상 (특허적격성 흠결)

3) 발명을 실시할 국가에서 등록이 거절된 공중에 실시 가능하게 공개된 발명 (등록요건 흠결)

4) 등록이 허락되었으나 발명의 명세서(specification)에만 개시되고 청구항에 기재되지 않은 발명 (공중에 기여된 발명)

5) 등록되었으나 특허권의 보호기간이 만료되거나 집행할 수 없는 특허발명 (An expired or unenforceable patented invention).

(후략)...

IPDaily 컬럼 [이진수의 ‘특허포차’] ⑲ 읽기

미국 디스커버리 제도가 특허권자 원고만을 위한 제도라는 오해에서 벗어나기

미국의 디스커버리 제도는 미연방소송규칙 FRCP Rule 26 ~ 37 (그 외 다른 연방민사소송규칙 및 해당 관할 지방법원의 Local Rule)에 의해, 법원의 명령 없이도 당사자 스스로 재판 전에 당사자간 증거를 교환할 의무를 부여한 법정 절차다. 

디스커버리 절차를 하였다고 해서 법원에 대한 당사자 간 증거 제출책임이 끝나는 것도 아니다. 증명책임이 있는 절차에는 모든 분쟁 절차에 적용된다. 직권심리주의가 적용될 여지가 있는 특허심판원(PTAB)의 절차에도 디스커버리 절차는 존재한다. 증명책임이 있는 자가 증명하지 못한 사실은 존재하지 않기 때문이다.

만약 일방 당사자가 디스커버리 규칙을 위반한 것으로 의심된 경우 타방 당사자는 신청을 통해 법원의 문서제출명령(order for production of documents)을 얻어 낼 수 있다. 그리고 최근 배터리 특허 및 영업비밀 침해 사건관련 미국 소송에서 본 바와 같이, 위반 혐의 당사자가 증거개시 명령에 불응하거나 성실히 협조하지 않은 경우는 강력한 제재가 내려질 수 있다.

원칙적으로 문서 제출자가 스스로 비용을 부담하나, 대리인이나 당사자가 주장의 근거를 합리적으로 확인하지 않는 등의 남소행위와 같은 예외적인 사유가 있으면 판사는 그 비용을 귀책 상대방에게 부담하게 할 수 있다. 제3자가 소지한 정보와 문서에 대해서도 그 제출 및 증언이 강제될 수 있다.

미국 디스커버리 제도가 원고인 특허권자만을 위한 것이라고 오해해서는 안된다. 나중에 이루어질 사실심리(재판)에서 사실 증거를 현출하여야 하는 양 당사자를 위한 것이다. 따라서 피고도 원고로부터 소송 사건과 관련된 자료를 제공받는다. 이를 통해 원고 특허의 약점을 찾고 주장의 헛점을 찾는다.

원고가 피고에 대한 디스커버리를 통해 달성하려는 목적은 익히 잘 알려져 있고 상식적으로 추정도 가능하므로 본 글에서는 생략하고, 오히려 피고가 원고에 대한 디스커버리를 통해 어떤 것을 달성할 수 있는 지를 과거 경험과 PLI 특허소송 실무교재(주1)를 참고하여 정리해본다. 구체적인 사안에 따라 다르겠지만 일반적으로 나열해보면 다음과 같은 주제와 관련된 것들이다.

- 특허 소유에 대한 특허권자의 주장 및 원고적격과 관련된 권원의 이전 이력 (예컨대 양도 및 라이선스라 같은 권원 사슬에 관한 문서들)

-   재판지 다툼을 위한 원고의 관할법원 선정의 연계 고리에 관한 사실들

-   원고 특허권자가 생각한 청구범위 해석

-   원고 특허권자의 침해에 대한 입장

-   발명자권(Inventorship) 흠결 여부를 확인하기 위한 발명의 착상(conception)과 실현(reduction to practice) 및 개발과정

-   발명자가 특허출원이전에 어떻게 발명을 실행하였는지

-   원고의 제소 특허발명품에 대한 설계변경 이력

-   특허출원 시 발명자가 알게 된 최적의 실시형태 (the best mode)

-   특허출원일 이전에 발명(품)의 판매나 청약 사실

-   발명에 이르는 작업에서의 어려움이나 곤란했던 사실

-   발명의 구체적인 실시예에 관한 불만사항

-   제소 특허의 출원 및 심사 과정 동안 작성한 선언서와 관련된 서류와 기초가 된 실험 (예컨대 Rule 132 선서진술서(affidavit) 등)

-   제소 특허의 심사이력 (file history)과 내부 검토

-  계속 출원이나 분할 출원, 같은 기술이 논의되었던 발명 주제와 관련된 관련 특허 또는 출원의 심사이력 (file history)과 내부 검토

-  해외 패밀리 특허 또는 출원 등에 대한 심사이력 (file history)과 내부 검토

-   모든 선행 참고 문헌

-   선행 참고 문헌에 대한 특허권자의 인식

-   특허권자와 피고사이에 이루어진 제소전 의사소통과 정보교류

-   특허권자가 만든 다른 침해 주장이나 비침해 인정

-   관련산업에서는 모든 라이선스

-   모든 라이선스 협상

-  쟁점이 되는 특허청구범위에 속하는 모든 특허권자의 제품이나 방법에 관한 정보

-   청구범위 해석에 대한 특허권자의 모든 입장

-   제소 특허 또는 관련 특허에 대한 선행 소송

-   발명자의 인사기록

-   발명자의 선행 증언들

-   특허권자가 가지고 있는 고의침해에 대한 입장

-   특허권자의 현재의 고객 또는 장래 고객과의 의사소통과 정보교류

-   만약 침해금지처분이 내려진다면 특허권자가 시장에 적정하게 공급할 능력을 가지고 있는지

-   특허권자의 제소 특허에 관한 라이선스 입장

-   같은 시장에서 다른 경쟁자의 존재여부

-   제소 특허에 대한 모든 라이선스

-   제소 특허의 라이선스 관련 특허권자가 받은 모든 로열티

-   비견될 만한 특허의 모든 라이선스

-   비견될 만한 특허로부터 받은 모든 로열티

-  특허권자의 라이선스 허락 또는 배타적 지위 유지와 관련한 정책과 마켓팅 프로그램

-   다른 회사의 제품의 판매에 대한 특허 제품의 판매 영향

-   특허 제품의 상업적 성공

-   다른 장치에 대한 특허발명의 유용성과 장점

-   특허제품이나 방법에 기인한 이익과 관련된 문서와 관련 재무 정보

-   특허된 특징으로부터 파생된 이익 또는 가격 비중

-   시장조사

-   특허제품 또는 방법에 대한 요구사항에 관한 문서

-   비침해 대체품의 존재여부

-   특허권자의 제조 및 판매 능력과 관련한 침해된 판매량

-   침해가 없었던 시절 특허권자가 달성한 이익과 관련 재무 서류

-   경쟁 비특허 또는 비침해 제품 대비 특허 또는 침해 제품의 판매

-   피소 제품 또는 장치의 이익이 되거나 바람직한 특징들

-   제품의 비교

-   제품의 가격 (특허제품 대비 경쟁제품)

-   특허권자의 부수 매출에 대한 정보

 

소송이 시작되면 양 당사자는 FRCP Rule 26(a)(1)에 따라 상대방의 증거개시 요구가 없어도 소송의 당사자는 스스로 후속 디스커버리 절차 진행, 즉 관련 정보의 교환을 위해 초기증거공개(Initial disclosure) 절차를 진행하여야 한다. 크게 디스커버리 대상이 될 증인 목록과 문서 목록이 주를 이룬다. 

그리고 늦어도 변론절차 30일 전에 본격적으로 FRCP Rule 26(a)(3) 변론전 증거공개(pretrial disclosure) 절차에 따라 사실심/재판(trial) 준비절차를 위한 자료를 교환하여야 한다.

그 외 FRCP Rule 26(a)(2) 감정인공개(disclosure of information on expert testimony) 절차에 따라 늦어도 변론절차가 개시되기 90일이전에 장래 소송에 관계 있을지도 모르는 감정인에 대한 인적 정보와 이력 등에 관한 정보를 교환하여야 한다.

 

특허침해소송사건의 초기증거공개(Initial disclosure) 절차에서 교환의 대상이 되는 정보와 문서들을 구체적으로 보면 다음과 같다.

1.     원고가 피고에게 제공하여야 하는 문서와 정보로는,

1)     증인 목록

-       발명자

-       특허출원대리인

-       침해사실을 알게 된 증인

-       고의 침해 주장을 지지할 증인

- 자명성(진보성흠결) 항변을 위한 객관적인 고려사항(2ndary consideration등)에 대한 정보를 가지고 있는 자

-       손해와 손해액에 대한 정보를 알고 있는 자

2)     문서목록

-       제소 특허

-       심사이력

-      침해가 있다는 특허권자(원고)의 믿음에 기초가 되는 문서 (비닉특권의 대상이 아닌 문서)

-      손해배상액에 대한 특허권자(원고)의 산정에 기초가 되는 문서 (비닉특권의 대상이 아닌 문서)

-       자명성(진보성 흠결) 주장과 관련된 문서

-       분쟁과 관련하여 당사자간 주고받은 사전 의사소통내용과 정보

-       가능한 범위 내에서의 손해액의 계산

 

2.     피고가 원고에게 제공하여야 하는 문서와 정보로는,

1)     증인 목록

-       선행 발명자

-       선행 특허출원대리인

-       피소 제품이나 방법을 알 수 있는 증인

-       제소 특허 발명에 대한 선행 발명자로 믿을 수 있는 사람

-       제소 특허 발명 이전에 관련 선행 지식을 가지고 있는 사람

-       제소 특허 발명 이전에 판매제안이나 사용했던 사람

-       고의 침해 주장에 대해 방어를 할 수 있는 증인

-       피소 제품의 판매 정보를 알고 있는 사람

-       선행기술을 알고 있는 사람

2)     문서목록

-       특허

-       심사이력과 관련 해외 패밀리 심사이력

-       선행기술자료 (제소특허이전의 판매사실 등)

-       침해가 없었다는 피고의 믿음에 기초가 되는 문서 (비닉특권의 대상이 아닌 문서)

-       분쟁과 관련하여 당사자간 주고받은 사전 의사소통내용과 정보

-       피소 제품이나 방법에 관한 일반적인 정보

-       그 외 방어를 지지할 만한 정보 들

 

다시 한번 강조하고 싶다.

민사소송에서 양 당사자의 증거수집을 용이하게 하기 위한 디스커버리 제도는 민사소송의 변론주의와 처분권주의를 보장한 최소한의 제도이다. 결코 원고인 특허권자만을 위한 것이 아니고 피고인 실시자만을 위한 제도도 아니다. 

또한 당사자간 관련 정보를 교환하는 디스커버리 절차만으로 법원에서 증거제출 책임이나 설득책임을 다한 것도 아니다. 

디스커버리 제도를 어느 일방 당사자 측면에서만 바라보고 평가하지 않아야 한다.  이러한 점들을 우리는 오해하지 말아야 한다.

<주1> 참고문헌 : Charles S. Barqu, "Patent Litigation", PLI PRESS

[EOF]