Untold Stories of Intellectual Property

어제 (6/29), 미연방대법원은 특허를 양도하고 양도인이 그 특허에 대하여 무효를 다툴 수 있는 지와 관련된 Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc. 사건에서, 1세기 넘게 적용되어온 assignor estoppel 원칙을 유지하면서도 이 원칙이 무조건 적용될 수는 없다고 판시하였습니다. 양도인이 특허 청구발명이 유효하다고 보증하고 나중에 그 유효성을 거부하는 것은 공평한 거래의 규범을 위반한 것이나, 양도인이 무효 방어와 충돌되는 진술을 명시적 또는 암시적으로 하지 않았다면 assignor estoppel을 적용할 근거가 없다고 판시하였습니다. 판결문에는 이와 같이 Assignor estoppel이 적용될 수 없는 경우로 3가지를 들고 있습니다. 1) 발명가가 특정 특허 청구항 기재 발명에 대한 유효성 보증을 하기 전에 양도하는 경우.       : 이런 경우는 주로 고용계약서를 통해 종업원이 미래 발명을 모두 회사에 양도하기로 할 때 발생하는데, 양도 시점에 발명이 특정되지 않아 유효성을 미리 보증할 수 없기 때문입니다. 이 경우 종업원은 회사에 넘어간 발명에 대해 무효를 다툴 수 있다고 설명하고 있습니다. 2) 나중에 준거법의 변경과 같이 법률 적용이 양도 시점에 주어진 보증과 무관하게 되는 경우. 3) 양도한 이후 특허 청구항이 변경된 경우       : 이런 경우는 등록 특허 보다 특허 출원을 양도할 때 가장 자주 발생할 것입니다. 양도한 이후 발명자가 보증할 수 있는 청구범위를 벗어나면 양도인은 무효를 다툴 수 있다고 설명하고 있습니다. 위 세가지 Assignor estoppel의 예외를 "진술과 보증"(Reps & Warranty)의 법리로 해석하니 흥미롭습니다. Justices uphold but narrow patent assignor estoppel

실시자유도(FTO)를 둘러싼 오해(하)… 가상 시나리오와 ‘다섯 가지’ 오해 ...(전략) [오해 1] 한국에 실시하려는 발명에 대한 특허를 획득했다면 국가 ‘독점적 권리’를 허락한 것이므로 마음대로 실시사업을 할 수 있다(?) [오해 2] 같은 발명이라면 한국에서 등록된 특허와 해외에 등록된 특허의 ‘권리범위‘는 실질적으로 같을 수 밖에 없다(?) [오해 3] 같은 발명에 대해 한 국가에서 ‘자유이용발명‘이 되면 다른 국가에서도 자유이용발명이 된다(?) [오해 4] 공중에 공개되어 바쳐진 발명이라면 자신의 ‘실시사업’을 자유롭게 할 수 있다(?) [오해 5] 자신의 실시발명의 특징들이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 ‘자유실시기술’이라면 모든 국가에서 누구나 자유롭게 이용이 가능한 자유이용발명이 된다(?) IPDaily 컬럼 [이진수의 ‘특허포차’] ⑳ 읽기

짧은 3~4 음절로 호칭될 경우 상표의 유사판단에서 전체관찰의 중요성 ( 특허법원 2020 허 4518) 2021 년 6 월 28 일 오늘 특허법원의 판결속보를 받고 실무차원에서 의미 있는 판결 몇 건을 정리해봅니다 . < 요약 > 확인대상표장 ( cafe Hue & Jung ) 은 이 사건 등록서비스표 ( CAFE HUE ) 와 그 표장이 유사하지 않아 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않다고 본 사례 ( 특허법원 2020 허 4518) < 판시요지 > “ 이 사건 등록서비스표 ( CAFE HUE ) 중 ‘ CAFE ’ 부분은 지정서비스업인 ‘ 카페업 ’ 을 지칭하는 단어로 식별력이 없으므로 , ‘ HUE ’ 부분이 요부가 된다 . 확인대상표장 ( cafe Hue & Jung ) 중 ‘ cafe ’ 부분은 사용서비스업인 ‘ 카페업 ’ 을 가리키는 단어로 식별력이 없다 . 나아가 아래와 같은 이유로 나머지 ‘ Hue & Jung ’ 부분 중 ‘ Hue ’ 부분이 요부에 해당한다고 보기 어렵고 , 확인대상표장은 ‘ Hue & Jung ’ 전체로서 관찰되어야 한다 . ① ‘ Hue & Jung ’ 부분은 ‘ 휴앤정 ’ 혹은 ‘ 휴앤드정 ’ 으로 호칭되어 짧은 3 음절 혹은 4 음절에 불과하여 한 번에 호칭될 것으로 보이고 , ‘ Hue ’ 부분과 ‘ Jung ’ 부분은 영어의 ‘and’ 를 의미하는 ‘ & ’ 기호로 연결되어 있어 밀접하게 결합되어 있다 . ② 확인대상표장 중 ‘ Hue ’ 부분과 ‘ Jung ’ 부분은 각각 그 부분이 그 자체로 주지 ․ 저명하다거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분임을 인정할 자료도 없다 . 게다가 일반 수요자 및 거래자들이 확인대상표장을 ‘ 휴 ’ 또는 ‘ 카페휴 ’ 로만 분리하여 약칭하거나 ‘ 정 ’ 또는 ‘ 카페정 ’ 으로만 약칭하였다고 볼만한 자료도 보이지 않는다 . ③ 또...

상표권자라도 독자적인 판단에 따라 누구에게 어떠한 행위를 임의로 요구할 권리를 가지는 것이 아니라 단지 재판상 청구권을 가지는 것이라는 취지 ( 특허법원 2020 나 1100) 2021 년 6 월 28 일 오늘 특허법원의 판결속보를 받고 실무차원에서 의미 있는 판결 몇 건을 정리해봅니다 . < 요약 > 피고의 경고장 발송행위와 영업방해 행위를 불법행위로 판단하여 손해배상을 산정한 사례 ( 특허법원 2020 나 1100) < 판시요지 > “ 등록상표권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없고 , 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 이 사건의 내용증명과 같이 경쟁회사의 거래처에 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크다 . 또한 경쟁업자로부터 거래처를 탈취하거나 경쟁업자의 영업을 방해하는 수단으로 악용되는 등 정당한 권리행사의 범위를 넘은 것으로 볼 여지가 있으므로 , 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다 .”   < 주요배경사실과 판단 > 피고 미스킨이 2016. 3. 에서 2016. 6. 경까지 원고 거래처인 temtem 소공동 지하상가 , 롯데면세점 월드타워점 , 갤러리아 면세점 , 지에스홈쇼핑 , 신라면세점 등에 ‘ 피고 미스킨이 이 사건 상표의 상표권자이고 , 위 거래처에서 판매되고 있는 원고 제품은 이 사건 상표와 동일 · 유사한 상표를 사용하여 상표권 침해에 해당하므로 그 사용을 중단하고 이를 받아들이지 않을 경우 민 · 형사상 법적 조치가 이루어질 수 있다 ‘ 는 취지의 경고장을 내용증명으로 발송하였고 , 2016. 6. 경 위 면세점 등 거래처에서 원고 제품의 판매가 중단되었으며 , 그 이후 거래가 재개되지 않았다 . 피고...

  특허공유 계약에서 특허공유의 의미 ( 특허법원 2020 허 1847) 2021 년 6 월 28 일 오늘 특허법원의 판결속보를 받고 실무차원에서 의미 있는 판결 몇 건을 정리해봅니다 . < 요약 > 특허공유가 반드시 공동출원에 의한 공유를 의미하는 것은 아니므로 원고 출원이 이 사건 특허발명의 무효사유 ( 특허공유에 따른 특허법 제 44 조의 공동출원 규정에 위배 ) 에 해당하지 않고 , 선행발명은 비밀유지의무를 부담하는 자들 외 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓이지 않았으므로 이로 인해 특허발명의 신규성이 부정되지도 않는다고 본 사례 ( 특허법원 2020 허 1847) < 판시요지 > “ 특허공유 계약에는 특허공유의 의미를 공동출원에 의한 공유로 제한하여 해석할 만한 규정이 존재하지 않고 , 특허를 공유하는 방식에는 공동출원에 의한 등록 외에도 특허 등록 후 지분 양도 등 권리의 일부 이전에 의한 공유 방식도 포함되는 것이고 , 실제로 원고가 이 사건 특허발명을 출원 , 등록한 후 이를 공유하기 위해 피고에게 법인인감이 날인된 위임장과 양도증의 양수인 란에 법인인감 날인을 요청하는 내용증명우편을 발송한 점에 비추어 보면 , 원고가 특허법 제 44 조의 공동출원 의무를 위반하여 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어렵다 .”   < 원고 ( 무효심판 피청구인 ) 의 주장 > 원고와 피고 사이의 특허공유 및 제조 , 판매에 관한 계약서 ( 이하 ‘ 이 사건 특허공유 계약 ’ 이라 한다 ) 제 4 조는 “ 금형특허를 공유한다 .” 고 규정하고 있는데 , 이는 반드시 공동으로 출원하여야 하는 것만을 의미하는 것이 아니라 추후에 지분을 이전하여 공유하게 되는 것도 포함되고 , 원고는 단독으로 이 사건 특허발명을 출원한 후 피고에게 공유의 의사를 전달하였다 . 따라서 이 사건 특허발명에는 특허법 제 44 조에서 정한 위법사유가 없다 . < 피고 ( 무효심판 청구...

LG 가 스마트폰 사업을 중단하기로 한 결정은 가히 2011 년 록스타 컨소시움 (Rockstar Consortium) 이 촉발한 특허전쟁과 비견될 만한 사건이다 .   < 참고 > 록스타 컨소시움 (Rockstar Consortium) 이 촉발한 특허전쟁 2011 년 애플 , 블랙베리 , 에릭슨 , 마이크로소프트 , 소니로 구성된 록스타 컨소시움 (Rockstar Consortium)이  캐나다의 파산한 통신회사 노텔 (Nortel) 의 특허 6 천 건을 45 억달러 ( 한화 약 5 조원 ) 에 낙찰 받아 안드로이드 폰 제조사 진영을 상대로 특허공격하기 시작한 사건 . 이 사건을 시점으로 전세계 안드로이드 폰 제조사들은 특허전쟁에 휘말렸다 . 이로 인해 미국 AIA 개정이 촉발되었다는 논평도 있었으며 당시 안드로이든 계 대부 구글 법무팀의 수장이었던 미셀 리 (Michelle Lee) 가 미국 특허청장으로 영입된 계기가 된 것이라는 평도 있었다 . (AIA 개정으로 특허의 무덤을 만들어낸 PTAB 의 무효심판 (IPR) 이 탄생하고 SW 특허의 무덤이 된 Alice 판결이 나왔다는 분석도 있다 ). LG 는 양적으로 4G SEP ( 표준필수특허 ) 부문에서 세계 1 위를 차지하고 있으며 , 5G SEP ( 표준필수특허 ) 부문에서도 세계 3 위를 차지하고 있는 기업이다 . 질적으로도 LG 는 전세계 다양한 특허소송에서 그가 보유한 표준필수특허의 힘을 인정받고 있다 ( 중국 가전업체 인 TLC 에 대한 독일 특허침해소송 , 프랑스 스마트폰 제조업체 위코 (Wiko) 를 상대로 한 독일 특허침해소송 , 미국 스마트폰 제조업체 BLU 를 상대로 한 미국 특허침해소송 등등에서의 승리 ). 이러한 기업이 특허를 보유한 체 실시사업을 하지 않겠다는 선언은 전세계 모든 무선통신관련 사업을 하고 있는 기업들에게 공포의 대상이 될 수 밖에 없다 . 몸이 가벼워진 LG는 ...

실시자유도(FTO)를 둘러싼 오해(상)… ‘신제품’을 만드는 첫걸음 ...(전략) "이러한 발명을 이루는 하나의 특징 또는 다중의 특징들은 이전에 등록된 하나의 특허에 속할 수도 있고 다중의 특허에 속할 수도 있다. 개발자가 새로운 발명을 해 특허권을 인정받았다고 하더라고 그 발명의 특징은 이전에 등록된 특허에 속할 수 있기 때문에 여전히 이전에 등록된 또 다른 제3자의 동의 없이는 자유롭게 실시할 수 없는 경우가 많다. 따라서 자신의 발명이 등록요건을 만족하고 있더라도 여전히 실시자유도 분석(FTO)은 매우 중요하다. 제품이나 서비스를 처음 개발하고자 한다면 자신의 아이디어가 특허로 등록이 가능한지 보다 먼저 제3자의 특허발명을 사용한 것이 아닌지를 먼저 조사해야 한다. 더욱이 실시사업을 하고자 한다면 실시가 자유롭다는 판단이 서야 그 다음으로 등록가능한지를 살펴야 한다 (순수하게 공격무기를 만들기 위한 등록가능성 분석은 논외로 한다)." .... 특허법상 자유이용발명으로 인정되는 대표적인 발명은 아래 표와 같이 다섯 가지가 있다. 이러한 발명은 모두 공중이 자유롭게 이용해 창작의 도구로 재사용할 수 있다. 1) 이미 공중에 널리 알려진 기술적 사상 2) 발명을 실시할 국가에서 등록 받을 수 없는 대상 (특허적격성 흠결) 3) 발명을 실시할 국가에서 등록이 거절된 공중에 실시 가능하게 공개된 발명 (등록요건 흠결) 4) 등록이 허락되었으나 발명의 명세서(specification)에만 개시되고 청구항에 기재되지 않은 발명 (공중에 기여된 발명) 5) 등록되었으나 특허권의 보호기간이 만료되거나 집행할 수 없는 특허발명 (An expired or unenforceable patented invention). (후략)... IPDaily 컬럼 [이진수의 ‘특허포차’] ⑲ 읽기

미국의 디스커버리 제도는 미연방소송규칙 FRCP Rule 26 ~ 37 ( 그 외 다른 연방민사소송규칙 및 해당 관할 지방법원의 Local Rule) 에 의해, 법원의 명령 없이도 당사자 스스로 재판 전에 당사자간 증거를 교환할 의무를 부여한 법정 절차다 .  디스커버리 절차를 하였다고 해서 법원에 대한 당사자 간 증거 제출책임이 끝나는 것도 아니다. 증명책임이 있는 절차에는 모든 분쟁 절차에 적용된다. 직권심리주의가 적용될 여지가 있는 특허심판원(PTAB)의 절차에도 디스커버리 절차는 존재한다. 증명책임이 있는 자가 증명하지 못한 사실은 존재하지 않기 때문이다. 만약 일방 당사자가 디스커버리 규칙을 위반한 것으로 의심된 경우 타방 당사자는 신청을 통해 법원의 문서제출명령 (order for production of documents) 을 얻어 낼 수 있다. 그리고  최근 배터리 특허 및 영업비밀 침해 사건관련 미국 소송에서 본 바와 같이,  위반 혐의 당사자가 증거개시 명령에 불응하거나 성실히 협조하지 않은 경우는 강력한 제재가 내려질 수 있다 . 원칙적으로 문서 제출자가 스스로 비용을 부담하나 , 대리인이나 당사자가 주장의 근거를 합리적으로 확인하지 않는 등의 남소행위와 같은  예외적인 사유가 있으면 판사는 그 비용을 귀책 상대방에게 부담하게 할 수 있다 . 제 3 자가 소지한 정보와 문서에 대해서도 그 제출 및 증언이 강제될 수 있다 . 미국 디스커버리 제도가 원고인 특허권자만을 위한 것이라고 오해해서는 안된다. 나중에 이루어질 사실심리 ( 재판 ) 에서 사실 증거를 현출하여야 하는 양 당사자를 위한 것이다 . 따라서 피고도 원고로부터 소송 사건과 관련된 자료를 제공받는다 . 이를 통해 원고 특허의 약점을 찾고 주장의 헛점을 찾는다. 원고가 피고에 대한 디스커버리를 통해 달성하려는 목적은 익히 잘 알려져 있고 상식적으로 추정도 가능하므로 본 글에서는 생략하고, 오히려 피고가 원고에 대한 디...