특허……우리가 하루속히 벗어나야 할 6가지 생각

오랜만에 아무런 약속이 없는 주말을 맞이하였습니다. 그동안 미루어 왔던 자료를 정리하고 끄적거렸던 메모를 들여다보고 있습니다. 안녕하세요. 반갑습니다.

돌이켜보면 사회 초년 7 년간의 엔지니어 경력을 딛고 변리사 일을 시작한지 벌써 13여년이 넘었습니다. 그동안 기업체에서, 특허법인, 법무법인에서, 크고 작은 수많은 특허 소송과 거래(라이센싱 포함)를 수행하면서 적지 않은 고객과 거래 상대방을 만났습니다. 이러한 경험을 토대로 요즘은 특허출원 가공 및 포트폴리오 Rebuilding 서비스를 하고 있습니다. 물론 특허심판과 소송, 컨설팅도 하고 있고요.

오늘은 고객미팅이나 거래상대방과의 협상, 다툼에서 자주 만나는 특허에 대해 오해를 정리하고 바로 잡아보려고 합니다.

1.   특허는 자신의 발명을 독점적으로 사용할 수 있는 권리 ?

특허가 자신(혹은 기업)에서 개발한 기술을 독점적으로 사용할 수 있는 권리라고 생각하는 고객이 참으로 많습니다. 이러한 생각 때문에 기업의 특허출원이나 특허거래 전략이 잘못된 방향으로 가고 있는 경우가 자주 있습니다. 

특허는 자신이 개발한 기술을 독점적으로 사용할 수 있는 권리가 아니라 다른 사람이 사용하지 못하게 하는 권리라는 점을 반드시 염두에 두어야 합니다. 

저는 특허를 미사일에 비유하곤 합니다. 특허 미사일을 획득하면 다른 사람이 함부로 들어올 수 없는 영토를 확보하는 것입니다. 그 영토 위에 기술개발이라는 나무를 심고 비지니스 협력자도 들어오게 하는 것입니다.

따라서 특허를 매입한다는 것은 독점적으로 사업할 권리를 사는 것이 아니라 두려움 없이 자유롭게 사업할 권리를 사는 것입니다. 

2.   특허 라이센싱은 기술 라이센싱과 다르지 않다 ?

종종 핵심원천특허에 대한 라이센싱 계약을 체결하고는 그 핵심원천기술을 확보하였다고 선전하는 기업 공시자료를 종종 보게 됩니다. 심지어는 기업 연구소장이 그렇게 발표하는 경우도 있습니다. 그러나 특허 라이센싱 받는다는 것은 그 특허로부터 자유로워진다는 것을 의미할 뿐 그 기술을 확보하였다는 것이 아닙니다. 

반면 기술에 대해 라이센싱 받았다는 것은 그 기술의 이전이 수반되어 그 기술을 확보하게 되는 것입니다. 그래서 기술 라이센싱 계약에는 반드시 기술정보 이전과 교육, 또는 컨설팅에 관하여 구체적인 조항이 반드시 포함되어야 합니다.

특허는 기술이 아닙니다. 그러나 특허로 보호되지 않는 상태로 기술이전하면 수익화 가능성이 떨어집니다. 특허는 확률적인 권리입니다. 한번 연구성과의 수익화 가능성을 계산해봅시다.

먼저 등록가능성을 60%, 무효가능성을 60%, 상용화가능성을 30%, 회피가능성을 50%, 침해성립가능성을 50%라고 합시다. 그럼 연구성과 수익화 가능성은 1.8% 가 됩니다( = 60%*(1-60%)*30%*(1-50%)*50%). 만약 특허등록을 받았다면 특허로 보호된 연구성과가능성의 수익화 가능성은 3.0%가 됩니다 ( = (1-60%)*30%*(1-50%)*50%). 국내 벤처/스타트 업 성공가능성이 1% 미만인 점을 고려하면 성공확율이 3배가 넘는 게임인 것이죠.

그럼 연구성과를 기초로 상용제품을 타겟으로 정교하게 작업하여 등록된 특허의 수익화가능성은 어떨까요? 국내는 최근 변화의 바람이 불고 있지만 아직 특허권자의 승소가능성이 높지 않으므로 (통계에 따르면 18% 수준), 미국특허소송을 기준으로 계산하겠습니다. Pwc 통계에 따르면 미국 특허소송 승소율은 67% ~ 77%입니다. 회피가능성을 50% (얼마나 시장지배기술인지 핵심기술인지에 따라 달라지겠지만)로 가정하면, 수익화 가능성은 무려 33.5% ~38.5% (= (67~77)%*(1-50%))에 이르게 됩니다. 미국의 벤처성공가능성이 20%에 육박한다고 하는데, 이보다 훨씬 성공가능성이 높은 셈이 됩니다.

참고로 미국특허거래시장에서 불확실성이 제거될 수록 특허가치액은 커지며, 적어도 시장에서 라이센싱이나 소송으로 입증된 적이 있거나 확실성이 담보되는 사건이나 단서가 있어야 특허가치액이 특허 1건당 5십만달러이상이 되는 것이 현실입니다. 표준특허가 각광을 받는 이유가 바로 그 불확실성이 거의 없기 때문입니다. 참고로 미국은 주로 특허가치액을 소송에서의 손해배상예상액으로 계산하거나 대체비용감소액으로 자주 계산합니다.

3.   특허등록 받았다는 것은 국가로부터 그 기술의 혁신성을 인정받은 것이다 ?

많은 사람들은 등록된 특허는 국가가 그 혁신성을 인증한 것이므로 그 자체로 가치가 있다고 생각합니다. 그래서인지 등록가능성만이 특허출원의 의사결정기준이 되기도 하고 등록만 받을 수 있다면 특허청구범위를 축소하는 보정을 서슴지 않기도 합니다. 실무적인 이러한 왜곡은 은행, 정부, 기업 등에서 등록 특허 “건수”를 각종 혜택의 기준으로 삼고 있기 때문이기도 합니다. 

분명한 것은 특허청 심사관이 출원발명 심사시에 법정 신규성과 진보성이 있는지 만을 검증할 뿐 기술의 혁신성을 검증하지 않습니다. 기술의 혁신성이 검증된 다는 오해가 생기는 것은 아마 발명의 본질을 오해하고 또 등록요건으로 신규성과 진보성을 요구한다는 적극적인 표현 때문인 것 같습니다. 

발명은 본질적으로 알려진 기술 들의 결합입니다. 즉 결합의 곤란성 정도에 따라 특허발명으로의 인정여부가 결정됩니다. 세상에 없는 기술이 아닙니다. 심사관은 신이 아닙니다. 심사관은 이러한 발명을 이미 기재된 공개된 문헌이나 자료에서 찾지 못하면 신규성을 부정하지 못합니다. 또한 통상의 지식을 가진 자 (그 발명을 이해하여 자신의 지식으로 가질 수 있는 수준의 자를 말하며 해당 기술의 박사나 전문가를 의미하는 것은 아닙니다) 입장에서 발명, 즉 공지의 기술을 결합된 발명이 공개된 문헌 등에 기재된 공지기술 들을 이용하여 쉽게 결합할 수 있는 단서를 발견하지 못하였다면 진보성을 부정하지 못합니다. 즉 소극적인 방식으로 심사를 할 수 밖에 없습니다. 신규성이 있는지 진보성이 있는지를 적극적으로 찾으라고 한다면 이를 심사할 피조물은 거의 없을 것입니다. 설사 시도해본다고 하더라도 심사관에 따라 그 심사결과가 지나치게 달라질 것입니다. 

특허는 확률적인 권리라는 것도 잊지 말아야합니다. 이 세상에 그 결과나 가치를 100% 보장하는 특허는 존재하지 않습니다. 이 명제는 특허를 출원할 때도, 심사 대응할 때도, 권리를 행사할 때나 방어할 때도 매우 중요한 의미를 가집니다. 때문에 포기하지 않는 자세가 대리인의 필수적인 덕목이 되는 이유입니다.

4.   특허를 많이 가질수록 기업의 자산가치가 높아진다 ?

과거 아니 지금까지도 특허는 자신이 개발한 기술을 보호하는 권리로 기업의 가장 필수적인 자산으로 여겨지고 있습니다. 때문에 경쟁사와 비교하여 경쟁적으로 특허 출원하는 경향을 보이고 있으며 등록가능성만 있다면 특허를 출원하고 등록 받은 특허가 많다면 기업의 사업자유도가 보장된다고 안심하곤 합니다.

실무적으로 등록가능성에만 초점을 맞추어 해당 기술이 잘 포섭하지 못하는 좁은 청구범위로 혹은 무효가능성이 높은 수준의 넓은 청구범위로 마구 출원하기도 하며, 특허망을 형성하거나 특허청구범위를 확장한다는 취지로 (저는 움직이는 타겟을 맞춰 가기 위한 특허미사일의 좌표 수정 이라고도 말합니다) 마구잡이로 국내우선권 주장 출원 또는 분할출원, 미국의 계속출원을 하기도 하며 (저는 이를 출원가공 작업중 하나라고도 합니다), 우선일을 당기기 위하여 가출원을 하기도 합니다. 그 작업에 잘못된 것이 아니라 “무엇이 중헌디?”란 질문이 없다는 것입니다.

물론 통신채널의 속도는 1년에 2배 증가한다는 길더의 법칙, CPU 속도(컴퓨터 성능)이 1년6개월마다 2배씩 향상되고 가격은 반으로 떨어진다는 무어의 법칙, 메모리반도체의 집적도가 1년에 2배씩 늘어난다는 황의 법칙과 같은 기술진보속도의 법칙을 보면, 특허출원 건수가 1년에 2배이상 증가한다고 해도 이상하지 않을 것입니다. 그러나 앞에서 설명한 바와 같이 특허는 기술이 아닙니다. 심지어 특허는 기술과 달리 보유한 건수가 많을 수 록 그 유지 및 관리비용이 기하급수적으로 증가합니다.

모든 특허가 가치 있는 것은 아닙니다. 쓸모 없는 특허는 존재합니다. 오히려 쓸모 없는 특허가 더 많습니다.

[쓸모없는 특허(또는 나쁜특허)란, 특허가 배타적인 권리라는 점을 감안할 때 i) 자신의 기술이 아니라 다른 사람이 사용하고 있거나 사용할 기술을 기준으로 특허침해포지션을 지지 받을 수 없는 것이 명확하거나 ii) 명백한 무효자료가 찾아 질 수 있거나, iii) 발명을 적절하게 포섭하지 못하도록 해석되는 특허청구범위로 등록된 특허라고 정의하겠습니다]

미국 전문가들조차도 등록특허의 90%는 쓸모 없는 특허라고 단언하고 있습니다. 과거 기업이 보유한 미국특허를 기준으로 공격특허를 찾는 재평가 프로젝트들을 자주 수행하였습니다. 이를 통해 얻은 제 경험에 따르면 (정교하게 처음부터 타겟에 맞추어 출원 가공되지 않았다면) 등록특허의 99.98%가 쓸모 없는 특허라고 해도 과언이 아니었습니다. 심지어 정교한 출원가공을 하여도 출원 건수의 1% ~ 2%만이 추후 위협용 또는 공격용으로 사용할 만한 특허가 되었습니다. 

물론 기업의 매출규모나 경쟁사의 매출규모마다 다르겠지만 그래도 1%~2%의 확률이라면 그만큼 가성비가 좋은 성과는 없을 것입니다. 고객 들이 출원가공을 의뢰해오면 이러한 점을 설명하고 50~100 여건을 작업할 생각을 하라고 합니다. 대충 통밥으로 계산해도 이러한 작업이 수익분기점이 되려면 타겟 기업의 매출이 최소 500억원이상은 되어야 합니다.

쓸모 없는 특허의 가치는 얼마짜리일까요? 저는 이름만 대면 알 만한 몇몇 유명한 Patent Troll과 특허거래 협상도 하였고 특허매입이나 M&A에서 Buyer 편에서 Due-diligence도 자주 하였습니다. 이 경험을 토대로 저는 쓸모 없는 특허의 가치는 “0”이라고 단언합니다. 심지어 (-) 라고 말합니다.

종종 그래도 없는 것보다는 낮지 않느냐고 말씀하시는 고객이 있습니다. 그때마다 저는 이렇게 설명합니다.

“좋은 특허와 나쁜 특허를 묶어 판매하는 특허패키지나 그런 특허포트폴리오를 보유한 기업을 매수자 입장에서 실사(D.D.)하면, 나쁜 특허의 유지관리비용 때문에서 좋은 특허로 인하여 계산된 가치를 감소시키게 됩니다. 매수자는 패키지 매입이후 급증하는 비용을 줄이기 위해 나쁜 특허를 포기하거나 다시 매물로 내놓아야 하나 큰 돈을 들여 매입하여 자산화 한 후 이를 폐기하는 것이 회계재무상으로도 쉬운 일이 아닙니다.”

5.   혁식기술을 보호하고 있다면 또는 질적으로 좋게 평가되는 특허라면 특허소송이나 라이센싱될 가능성이 없다고 해도 보유하는 것이 좋다 ?

다시 말씀드립니다. 특허는 독점사용권이 아니라 제3자를 사용하지 못하게 하는 배타적 권리입니다. 아무리 혁신적인 기술을 포섭할 수 있는 특허라고 하더라도 아무리 무효자료를 찾을 수 없는 유효성이 보장된 특허라고 하더라도 다른 사람이 사용하지 않는(사용할 여지 없는) 기술을 포섭하고 있다면 이러한 특허는 쓸모 없는 것입니다. 오히려 유지관리비용만 증가시킬 뿐입니다. 

대학이나 연구기관 쪽 고객들을 상대로 수익화/사업화 관련 컨설팅 할 때면 종종 전세계 Patent troll이 매입하는 특허를 먼저 분석하고 그들의 매입 하는 성향과 특성, 기술분야, 매입하는 특허를 보고 배우라고 조언하곤 합니다. 

버릴 것은 버려야 그 예산으로 다시 좋은 특허를 만들 수 있으며 특허파이프라인 전략을 구사할 수 있습니다. 단, 평가결과를 신뢰할 수 있는 1인 당 검토 최대건수는 500건이하라는 한계를 고려하여 실행해주시기 바랍니다. 그 이상을 1인이 검토하면 그때부터는 뜨거운 태양이 내리 쬐는 모래사장에서 그것도 작은 자갈을 골라내는 작업과 유사해질 수 있습니다.

6.   좋은 특허인지는 기술성, 특허성, 사업성/시장성, 활용성, 이 4가지로  평가하면 알 수 있다 ?

앞에서 언급한 바와 같이 좋은 특허는 경쟁사의 주력제품에 적용된 특허이거나 주력제품에 적용되는 기술을 포섭하는 특허입니다. 그러나 미래기술의 경우 미래 태동될 제품을 상정하기 어려운 경우도 있어서 기술발전 trend상 유망한 기술을 파악하는 것이 우선입니다. 이에 대한 판단을 돕기 위하여 많은 경우 출원단계나 등록유지 단계의 특허심사기준의 평가항목을 보면 기술성, 특허성, 사업성/시장성, 활용성, 이 네(4)가지를 포함하고 있습니다. 그러나 그 평가항목마다 던지는 질문은 매우 주관적입니다. 이러한 항목의 질문은 심사위원으로 선정된 전문성과 경험에만 의존하는 것으로 그 객관성을 담보하기 어려우며 심사위원의 역량에 따라 지나치게 편차가 커집니다. 또 다양한 기술의 모든 발명에 대해 기술성, 특허성, 사업성/시장성, 활용성을 단 몇 시간안에 판단하는 것은 매우 어렵습니다. 심하게 말하면 장님에게 어느 길로 가야하는지 묻는 것과 마찬가지입니다. 그렇다고 기술별로 사업분야별로 전문영역별로 전문가를 특허발명마다 선정하여 심사를 진행하는 것은 현실적으로 거의 불가능합니다.

따라서 이러한 단점을 보완하려면 반드시 심사위원들이 참고할 수 있는 기초자료를 마련해주어야 합니다. 주로 객관적인 지표와 주관적인 지표로 사전 분석되어야 할 것입니다. 보통 업계에서는 객관적인 지표를 정량분석이라 하고 주관적인 지표를 정성분석이라고도 합니다.

제 경험상 객관적인 지표로 도출되어야 할 최소한 지표는 1) 인용율/피인용율, 2) 양도이력(건수와 Patnet troll여부), 3) 유사기술발전동향을 고려한 특허출원일 (특허기술발전도맵에 표시 또는 인용기술의 선행일과 시간차), 4) 국내 특허 패밀리와 해외 패밀리 건수 및 진행상황, 5) 잔여존속기간, 6) 특허청구항 수와 청구 카데고리, 7) 표준특허 또는 표준기술여부를 선정하고 이를 기준으로 보유 회사, 경쟁회사, IPC, USPC를 기준으로 순위를 뽑아 지표로 마련하는 것이 좋습니다. 저 역시 이러한 지표는 의미 있는 기준을 가져다 주기 때문에 종종 조사하고 분석합니다. 팁(tiP)하나를 드리면 유사특허는 인용특허나 피인용특허가 공통된 특허를 조사하는 방법으로 확인할 수 있습니다. 참고로 이러한 지표를 자동으로 계산하여 제공하는 국내 및 해외 서비스업체들이 있습니다. 국내는 Patentpia 등이 있으며 해외는 GreyB 등이 있습니다.

이외 주관적인 지표로 “제품라인과 특허포트폴리오 적합성”과 “특허기술의 라이프싸이클 시기적절성”과 “특허소송/라이센싱 가능성”과 “담보제공가능성”에 대한 검증입니다.

1)   “제품라인과 특허포트폴리오 적합성”은 특허가 배타권이란 점을 고려하여 자사가 아니라 경쟁사 또는 시장을 기준으로 검토하고 평가하여야 하고,

2)   “특허기술의 라이프싸이클 시기적절성”은 가드너의 하이프싸이클 챠트나 각종 기술동향보고서를 참고하여 특허출원일과 등록(예정)일, 잔여존속기간을 함께 검토하여야 하며 대체기술에 대한 기술발전동향도 함께 검토되어야 합니다. 참고로 IV사는 기술 태동기에 나오는 특허를 선호합니다. 제품 성숙기나 퇴조기에 나오는 특허는 그리 환영 받지 못합니다. 태동기에 출원된 특허가 제품성숙기에 공격용으로 사용될 때 수익이 극대화됩니다. 최근 태동기를 넘어서고 있는 자율자동차, 커넥티드카, 스마트카에 나온 특허는 주로 아이디어성이나 시장에서 반응이 뜨겁습니다.

3)   “특허소송/라이센싱 가능성”과 “담보제공가능성”은 최근 특허소송에 사용된 이력과 건수, 유사특허의 특허소송기록건수, Patent troll이 매입/보유하고 있는 유사특허 건수와 종류를 참고 지표로 마련하는 것이 좋습니다.

이러한 객관적인 지표와 주관적인 지표는 사전에 특허경영백서로 마련해두면 경영진의 의사결정에도 큰 도움이 된다는 점에서 귀찮은 선택이 아니라 필수적인 경영정보라고 믿습니다. 

그러나 특허의 품질을 평가할 수 있다고 믿는 것은 위험한 생각입니다. 그저 참고할 수 있는 지표로 삼을 수 있을 뿐 이를 의사결정의 기준으로 삼아서는 아니될 것입니다

이제는 무작정 저렴한 가격으로 특허를 생산하고 그냥 무턱대고 Blind filing하기 보다는 정밀하게 가공하여 출원할 것을 강권합니다. 나아가 최초 거절 이유통지를 받거나 최초 출원일이후 1년이내가 마지막 기회라고 여기고 출원이후에도 좋은 특허로 가공하는 데 전념하여야 합니다. 등록된 특허는 다시 들여다보아 좋은 특허가 무엇인지 확인하여 멋지게 패키징하고 무기창고에 쟁여 놓되, 나쁜 특허는 과감하게 버리거나 팔아버려야 할 것입니다. 지금까지 1년에서 100건, 1000건 출원하였다면 그 전체 예산으로 50 여건을 정교하게 가공하는 것이 어떻까요? 한번 시도해보십시요.

특허를 통해 알아 본 구글의 무인자동차 고민

요 며칠사이 외신들은 구글이 끈끈이를 이용한 보행자 2차 충격보호 특허를 획득했다는 소식을 연이어 보도하고 있다. 자동차가 보행차와 충돌하면 보행차가 튕겨 나가지 않도록 끈끈이로 잡아 두자는 아이디어라고 한다.

<그림1>

관련 외신을 접하는 순간 뭐 이런 것을 특허로 내고 또 뭐 이런 것을 등록시켜 주었는지 라는 의문을 지울 수 없었다. 무언가 더 있겠지 하는 생각에 미국특허청(USPTO)에 들어가 해당 특허를 찾아보았다. 그 특허는 2016. 5. 17. 미국 등록특허번호 제9,340,178호(이하 ’178특허)로 등록된 “Adhesive vehicle front end for mitigation of secondary pedestrian impact” 란 제목의 특허발명이었다. 구글 특허검색에는 아직 잡히지 않고 있다.

‘178특허는 청구항 1에서 볼 수 있듯이 전면프론트후드(220)에 접착층(250)이 덮혀 있고, 접착층(250) 위에 달걀껍질처럼 충격에 깨지는 코팅층(230)이 있으며 위 접착층(250)와 코팅(230)사이에 하나 이상의 공기층(240)으로 형성된 구조이다 (이해의 편의를 위해 그림2 우측도면에 표시된 참조번호를 병기하였음).

1. A system for protecting a colliding object from a secondary impact, after an initial impact with a vehicle, comprising:

a vehicle having a front end(220),

an adhesive layer(250) positioned on the front end of the vehicle;

a coating (230) positioned over the adhesive layer (220);

wherein one or more layers of air (240) are positioned between the coating (230) and the adhesive layer (250) ; and

wherein, upon the initial impact between the colliding object and the vehicle, the coating (230) is broken exposing the adhesive layer (250) to adhere the colliding object to the adhesive layer (250) during the initial impact.

<그림2>

청구항1에서 A system for protecting a colliding “PEDESTRIAN” 라고 하지 않고 A system for protecting a colliding “OBJECT” 로 대상을 확장하였다. 따라서 ‘178특허는 자동차와 보행자가 충돌한 경우 뿐 아니라 자동차와 자동차가 추돌한 경우에도 적용할 수 있다고 본다.

과연 자동차에 받힌 사람이 튕겨 나가지 않고 차 본네트(후드)에 붙어있는 것이 더 안전할 까?  119응급팀이 달려와 부상당한 보행자를 본네트에서 떼어 내려 다 더 큰 2차 부상으로 이어지는 것은 아닐까 하는 생각을 지울 수 없었다. 반면 차가 앞 차를 받을 때 앞차가 밀려 그 앞차를 재차 추돌하는 2차 사고는 예방할 수 있다는 점에서는 즉 사람과 차의 충돌이 아닌 자동차와 자동차 간의 추돌 시 발생하는 2차사고 방지측면에서는 긍정적이라는 생각이 들었다. 실행가능한 아이디어 인지 의문이 드는 순간 구글답지 않은 특허라는 생각이 든다.

구글이 출원한 관련 특허를 더 알아보고자 ‘178특허의 발명자인 Khaykin이 발명한 다른 발명도 찾아 보았다. 공동 발명자들의 몇가지 구글 특허를 더 찾아 보니 구글이 어떤 것을 고민하는지 알 수 있었다.

여기에 소개하자면 Khaykin의 또 다른 발명인 미국등록특허번호 제8,985,652호(이하 ‘652특허)이다. 작년 3월에 등록된 “System for pedestrian leg protection in vehicle impact”이란 제목의 특허발명으로 이 역시 보행자를 보호하기 위한 것이다. 종래 자동차 범퍼(bumpers)는 차를 보호하도록 설계되었을 뿐 보행자까지 보호하도록 설계되어 있지 않은 문제점을 인식하고 다수의 공기주머니가 형성된 점탄성물질의 범퍼를 이용하여 자동차 추돌시 충격을 흡수하자는 아이디어이다.

11. A system for protecting a pedestrian during impact with a vehicle, comprising:

a bumper adapted for attachment to an end of the vehicle;

wherein the bumper is comprised of a visco-elastic material;

wherein the bumper has a horizontal thickness that extends from the end of the vehicle;

wherein the visco-elastic material undergoes deformation and causes deceleration along the horizontal width of the bumper during impact between the pedestrian and the bumper;

wherein the visco-elastic material does not immediately return to an original shape after impact thereby reducing spring back of the bumper on the pedestrian; and

wherein the bumper further comprises a section comprised of a plurality of air sacs that stretch and then burst during impact, thereby reducing spring back of the bumper on the pedestrian.

점탄성물질은 충격이 가해지면 딱딱한 고체처럼 되고 천천히 누르면 유체처럼 흐물거리는 물질로 알려져 있다. 녹말을 물에 풀어 수조에 넣고 그 위를 껑충껑충 뛰는 실험을 종종 보았을 것이다. 아마 ‘652특허를 적용하면 자동차 추돌속도가 클수록 보행자에게 주어지는 더 커져 고속차량과 추돌 시 보행자의 다리를 보호할 수 있을 지 의문이다.

아무튼 구글은 왜 최근 보행자를 보호하기 위한 하드웨어에 관심을 보이는 걸까?

무인 자동차시대가 오면 자동차의 움직임과 행동이 예측되고 충분히 감시되어 자동차와 자동차 간에 충돌을 방지할 수 있는 다양한 방법이 마련될 것이다. 그러나 사람은 예측할 수 없다. 아마 구글은 SW만으로는 무인자동차가 어떠한 경우에도 사람을 치지 않도록 설계하는 것은 불가능하다고 결론을 내렸는지 모른다. 무인자동차가 사람을 치는 사고가 발생하고 그 사람이 치료가 불가능한 부상을 입거나 사망에 이른다면 무인자동차에 대한 저항은 심각할 것이다. 또한 자율자동차의 윤리 딜레마에서 볼 수 있듯이 보행자를 칠 수 밖에 없는 상황이 발생할 수 있고 이는 피할 수 없다는 점을 인식하였을 것이다.

그래서 보행자에게 주는 충격을 최소화하는 대안책을 마련하고 있는 것이 아닌가 싶다. 최근 보행자 보호특허들은 구글의 그러한 고민을 반영한 것으로 보인다.

특허침해 손해배상청구권의 소멸시효도입 필요성에 대한 작은 생각

특허침해 손해배상청구권의 소멸시효도입 필요성에 대한 작은 생각

 

 

2016.3.29. 특허법 일부 개정에서 동법 제128조(손해배상청구권 등) 제1항에서 특허침해로 인하여 발생하는 손해배상청구권의 근거를 도입하였습니다. 개정 전까지는 특허침해에 의한 손해배상은 오직 민법 제750조에 기한 불법행위를 원인으로 하는 손해배상청구권 규정을 기초하고 있었습니다.

특허법에 손해배상청구권의 근거규정이 도입되면서특허침해로 인한 손해배상청구권이 민법의 불법행위로 인한 청구권의 관계에서 법조경합인지 청구권 경합인지가 논란이 될 수 있습니다. 

저는 그런 논란을 넘어서 2016.3.29 특허법 개정으로 특허침해로 인한 손해배상청구권 근거조항이 규정된 이상, 다음과 같은 이유로 완성된 독립된 청구권으로 인정될 수 있도록 민법 제766조의 소멸시효(손해 및 가해자를 안 날로부터 3년, 불법행위 한날로부터 10년)에 의존하지 말고 별도의 소멸시효 규정을 마련하여야 한다고 생각합니다.

                 -  다   음  -

 

 

1.   IP강국을 위하여 특허권자를 충분히 보호하여야 하고 이는 특허침해에 따른 손해배상을 강화시켜야 할 역사적 당위성과 발전 단계적 필요성이 있습니다.

2.   일반 민법상 불법행위로 인한 손해배상은 상당인과관계에 기초한 한계가 존재합니다. 현대 복잡하고 입증이 곤란한 특허분쟁사건에서 그 상당인과관계로는 독점배타권인 특허권의 침해로 인하여 발생한 직접손해와 간접손해를 보전받을 수 없습니다.

3.   특허침해로 인한 손해는 특허권이라는 독점배타권을 특허침해라는 불법적인 행위로 인하여 피고의 이익 또는 손해와 무관하게 원고가 입은 금전적인 손실의 보상이어야 하며, 그 손실은 침해가 없었다면 특허권자가 시장을 독점하여 가질 수 있었던 지위를 회복할 수 있을 정도의 손해배상이어야 합니다.

4.    특허침해로 인한 손해는 더 이상 단순히 일반 불법행위 법리에 의한 손해배상이 아니고 개정특허법 제128조 제2항이하가 단순히 손해배상액 산정에 대한 입증책임의 완화규정들이 아니라 특허침해로 인하여 발생하는 손해배상청구권의 성격을 특별히 규정하는 조항으로 해석되어야 합니다. 점차 모호한 부분은 그렇게 해석되도록 개정되어야 한다고 믿습니다.

5.   침해자의 한계이익액을 의미하는 침해자 이익액(개정특허법 제128조 제4항)은 민법상 불법행위로 인한 손해배상법리와 달리 특허권자의 손해와 결부시키지 않고 오직 침해자의 이익을 마치 부당이익 법리처럼 정당한 권원이 없음을 이유로 환수하는 성격을 갖고 있으므로 기존 민법 제766조의 불법행위에 의한 손해배상청구권의 소멸시효가 아니라 부당이득반환 채권에 관한 10년의 소멸시효가 적용되는 것이 타당할 것입니다 (민법 제162조 제1항 채권의 소멸시효).

6.   통상 받을 수 있는 실시료(개정특허법 제128조 제5항)은 실제 발생 손해액을 계산하는 것이 아니라 최소한 로열티는 받을 수 있어야 한다는 가상적인 상황을 상정하여 추정된 최소 손해액입니다. 이 역시 민사상 일반불법행위로 인한 손해배상청구권과 그 성격을 달리 한다고 볼 수 있습니다.

7.   상당손해(개정특허법 제128조 제7항)은 손해액을 계산하기 위한 기초사실을 입증하기 “극히” 곤란한 경우 예외적으로 민사상 일반불법행위로 인한 손해배상청구권처럼(대법원 2005.11.24. 선고 2004다48508) 상당한 손해액을 청구하도록 하는 것으로 이 역시 일반 일반불법행위로 인한 손해배상청구권의 특칙입니다.

8. 일실이익액(개정특허법 제128조 제2항 및 제3항)을 산출하고자 한다면  “그 침해행위가 없었다면”을 적용함에 있어서 특허권이 독점배타권이란 점을 강하게 인식하여야 합니다. 

      침해자의 침해행위가 없었다면 특허권자가 추가로 판매할 수 있었던 물량을 산정하는 과정에서 i) 특허권자의 생산능력이나 판매능력의 한계를 반영하고자 한다면, 침해자의 침해제품의 판매로 인하여 특허권자의 시장이 줄어들고 이에 따라 생산능력을 충분히 갖추지 못하게 되는 경우가 많았으므로 침해자가 특허권자가 침해자가 없었더라도 갖출 수 있었던 생산능력의 한계를 입증하지 못하는 한, 침해자의 침해제품 물량을 모두 생산할 수 있는 능력을 갖춘 것으로 인정하여야 할 것이고(또는 다수 경쟁자가 있는 경우 침해발생전과 후의 각각의 시장점유율의 변화 고려 등), 시장의 요구만 있다면 단순히 특허발명의 특징을 직접 가진 제품은 물론 그 특징을 가진 제품과 생산이나 판매 이익 면에서 연결된 제품이나 부품까지도 고려되어야 할 것입니다 (미국의 총 시장가치법 참조). [그 외에는 통상적인 방법으로 특허권자의 단위수량당 이익액 산정시 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 특허제품의 물량만큼 추가 생산하기 위하여 추가로 소요되는 비용만을 공제하면 될 것입니다. 특허권자는 개정 특허법 제132조에 따라 침해자로부터 해당 제품 및 연관제품의 판매수량 자료를 넘겨받아 특허권자의 판매제품수량으로 산정하고 그 증가수량만큼 추가 생산하기 위하여 들어가는 추가 비용만큼만 특허제품의 매출액에서 공제한 후 추가 판매 생산될 수 있는 물량으로 나누어 단위수량당 이익액을 산출하면 될 것입니다].

 

[참고문헌]

정차호, “2014년 지식재산 보호전문위원회 정책이슈”, 국가지식재산위원회(2014.10)

특허유효추정 원칙에 대한 작은 생각

특허유효추정 원칙에 대한 작은 생각

 

우리나라의 특허무효율이 높다는 문제점이 대두 된지 벌써 5여년이 넘어 가고 있습니다. 이에 입법적으로도 여러대안들이 거론되었고 이를 기다리지 않고 법원에서는 특허유효추정원칙을 적용한 판례가 나오고 있습니다. 

한미 FTA에 따라 우리나라 역시 특허법에 특허유효추정규정을 도입하기로 하였으나 아직 특허법에 반영되지는 못하였습니다. 그러나 사실상 특허유효추정원칙은 이미 판례에 반영된 경우도 있습니다.

대한민국의 특허가 존중 받는 시작점은 바로 특허유효추정원칙에서 시작됩니다.물론 각론에 들어가면 다양하고 복잡한 이유와 법리가 존재하여 유효추정규정 명문화에 쉽지 않을 수 있습니다. 그러나 일단 유효추정규정을 명문화하고 그 외는 해석에 맡겨보는 것도 나쁘지 않을 것입니다.

어찌되었듯 법률요건분배설에 따라 형식적 입증책임을 무효를 주장하는 자(무효심판청구인)가 부담하고 있습니다. 

그러나 특허는 국가의 행정처분으로 권리가 발생한 결과입니다. 따라서 특허등록이라는 행정처분인 특허를 무효시키기 위해서는 그 행정처분의 하자가 중대하고 명백한 것이어야 할 것입니다(대법원 판례) 이에 대해 이견이 없다는 것이 성균관대학교 법학전문대학원 정차호 교수님의 입장입니다. 이를 지지합니다.

따라서 등록특허의 무효는 실질적인 입증책임면에서도 우월적 입증을 넘어서 명백한 입증에 이르러야 할 것입니다. 

대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결에서도 이미 특허침해민사소송에서 진보성이 부정되어 특허무효심판에서 무효될 것이 “명백한 경우”에는 그 무효여부를 심리할 수 있다고 판시하여 특허무효를 주장하는 자에게 명백한 증거에 의한 입증을 요구하였습니다. 무효심판에 대한 심결의 불복만을 심리하던 특허법원이 특허침해민사소송의 2심까지 관할하게 된 지금에는 무효심결과 이에 후속하는 심결취소소송에서도 특허유효추정원칙에 따라 무효심판청구인에게 명백한 입증책임을 부담하는 것이 판결의 통일성과 예견성을 고려할 때 타당할 것입니다 [미국은 연방지법 특허소송에서와 달리 미국특허심판원(USPTAB)에서는 무효추정규정을 배제하고 있습니다. 우월적입증이나 명백한 입증이냐, 의심없는 입증이냐는 증거법이 발달한 미국의 실질적 입증책임원칙에 따른 구분으로 우월적입증(Preponderance of the evidence)은 민사소송에서 요구되는 입증수준으로 입증책임을 지는 자가 그 가능성이 50%를 초과한 수준의 입증이며, 명백한입증(Clear and Convincing Evidence)은 주로 행정소송이나 일부 형사소송에서 요구하는 입증수준으로 80%이상의 가능성까지 입증하여야 하는 수준이고, 의심없는 입증(beyond a reasonable doubt)는 대부분의 형사소송에서 요구하는 입증수준으로 90% 이상의 가능성을 입증하여야 하는 수준입니다. 우리나라에 그대로 매칭시키기는 어렵지만 (증거의 우월성, 명백성을 기준으로 나누어 우리나라 십중팔구 입증수준으로 매칭할지 아니면 증거에 의한 입증정도를 우월적 가능성, 명백한 가능성으로 나누어 매칭할지 어려운 부분이 있으나 제 생각으로는 우월한 증거에 의한 십중팔구 입증수준이 우리나라 민사소송의 입증수준 정도이지 않을까 생각합니다].

 

심지어 미국은 등록특허의 유효추정원칙을 특허청구범위를 해석하는 경우에도 반영하여 특허발명의 목적에 맞도록 유효하게 해석하여야 한다는 Canon이 있습니다.

 

따라서 무효심판과 그 심결취소소송에서 심판부와 재판부는 등록특허의 유효성을 심리할 것이 아니라 무효를 주장하는 자가 무효사유에 대한 증명책임을 제대로 하고 있는지를 심리하여야 합니다 (특허출원의 심사단계에서는 특허등록이후의 무효심판등과 달리 거꾸로 특허성을 엄격하게 심리하여야 할 것입니다).

예컨대 등록특허의 진보성을 단정할 수 없다는 이유로 그 발명의 진보성을 부정할 것이 아니라 진보성이 없다고 단정할 수 없으므로 진보성을 인정하여야 하며, 진보성을 부정하는 측에서는 명백한 증거로 입증책임을 다하여야지 우월적 증거만으로 입증을 다하였다고 인정되어서는 아니 될 것이며, 이미 등록된 특허발명의 효과가 있는지는 그 효과를 주장하는 특허권자가 우월한 증거로 입증하면 족할 것입니다.

  

[참고문헌]

정차호, “2014년 지식재산 보호전문위원회 정책이슈”, 국가지식재산위원회(2014.10), 48-67

손해배상강화 특허법 개정법을 살펴보다가

고민(?)거리가 생겼습니다.

Pro-patent 정책과 미국 및 중국등 IP 강국들의 강한 특허권자 보호정책에 따른 한국의 보호 불균형을 피하고자 손해배상등이 강화된 특허법이 개정되었습니다.

초기 검토된 개정안에 비해 실제 개정법으로 반영된 규정이 적거나 수정되어 만족스럽지는 않지만 없는것보단 좋은거라 위로합니다.

고민, 아니 의문점은 이렇습니다.

개정법이후 특허권자는 민법 제750조 불법행위에 의한 손해배상청구권에 의존하지 않고 특허법 제128조 제1항 특허침해행위에 의한 손해배상청구권을 행사할 수 있게 되었습니다.

그런데 불법행위로 인한 손해배상청구권의 소멸시효를 규정한 민법 제766조와 달리 특허법에는 특허침해행위에 의한 손해배상청구권의 소멸시효를 규정하지 않았다는 것입니다. 제가 잘못 알고 있다면 지적해주십시요.

특허권자에게 특허법 제128조 제1항을 기초하여 발생한 손해배상청구권은 소멸시효가 없는 걸까요? 아니면 판례에 맡기고 미국처럼 Laches이론을 발전시킬것인지? 아니면 민법상 불법행위손해배상의 소멸시효로 포섭할지 궁금해집니다.

특별법상 손배청구권과 불법행위법에 기한 손해배상 청구권이 경합하는 경우 아직 우리나라는 명확한 입장을 밝히고 있지 않은 것 같습니다. 대체로 몇몇경우를 제외하고는 법조경합보다는 청구권경합으로 보는 것 같습니다.  현행 법체계에서는 입법적 흠결은 민법 불법행위에 관한 일반조항으로 보완할 수 밖에 없다는 것은 인정합니다.  특허법 개정이후 특허침해이론과 특허침해에 대한 손해배상이론에 대한 학문적 연구가 뒷받침되고 충분한 논쟁이 있어야 하지 않을까 생각합니다. 그래야 추가 개정시 좀더 이상적이고 완벽한 법모델이 되지 않을까 합니다.

댓글로 의견들 나눠보시지요.

대한민국 특허생태계 구축을 위한 제언

부족하지만 특허손해배상제도도 강화되었고 이제 특허생태계에 꼭 필요한 것은 제품분석인프라가 아닐까 생각합니다.

특허거래시장에서 특허가치를 최대한 올리는 방법으로 EoU (Evidence of Use)만큼 확실한 것은 없습니다.

그러나 특허를 보유한 개인이나 중소기업이 제일 힘들어하는 인프라중 하나가 EoU (Evidence of Use) 작업입니다.

침해증거를 확보하려다보면 고가의 분석장비가 필요한 경우가 많습니다.

설사 분석장비가 있어도 분석데이터를 평가하고 분석할 전문가를 찾는 것 역시 어렵습니다.

그러다보니 비용은 너무 비싸고 시간도 많이 들어갑니다. 그나마 국내는 그런 분석전문업체도 없습니다. 대기업들도 해외에는 전문침해증거분석 업체들로부터 싸게는 2천만원에서 수억을 주고 tear down 보고서를 구입하는 것이 현실입니다.

한편 우리나라 공공연구기관이나 대학 연구실에는 침해증거를 확보하는데 필요한 분석장비와 분석전문가들이 있습니다.

이를 국가 공공인프라로 sharing model이나 플랫폼을 만들면,

장비도 효율적으로 운영할 수 있고 분석전문가도 육성할 수 있을 뿐 아니라 공공연구기관은 물론 개인발명가나 중소기업이 이런 인프라를 이용하여 발명의 가치를 시장에 최대한 보일 수 있는 생태계가 조성될 것입니다.

특허는 확율적인 배타권입니다. 그 확율적인 계산에서 EoU는 별다른 평가 시스템 없이도 특허의 가치를 객관화하는 훌륭한 수단이 될 것입니다.

이런저런 생각에 잠 못이루고 올립니다.

Wishing you a very Happy New Year 2016

May your new year be blessed with peace, love and joy.

Sending you my heartfelt wishes With joy that never ends.

Wishing you a very Happy New Year !!!

NVIDIA와 삼성의 특허전쟁... 공격과 수비가 바뀌다.

지난 10월 10일 미국 ITC는 삼성과 퀄컴이 NVIDIA의 그래픽 특허들을 침해하지 않았다고 판결한 바 있다. 특허 두 건은 권리범위 밖에 있고 나머지 한 건은 무효라는 게 그 이유.

그런 판결이 나온지 2개월이 지난 12월 23일, 이번엔 거꾸로 NVIDIA가 삼성의 메모리 특허3건을 침해하였다는 예비판결이 나왔다(특허 3건 중 하나는 오는 2016년 만료될 예정이라고 한다).

NVIDIA와 삼성의 특허 전쟁은 지난 2014년 9월경 NVIDIA가 삼성전자와 퀄컴을 상대로 GPU 특허 침해를 이유로 ITC와 델라웨어 연방 지방법원에 소장을 내면서 시작되었다. 삼성역시 같은 해 11월경 ITC에 NVIDIS의 GPU와 모바일 프로세서가 삼성의 메모리 특허 8건을 침해하였다며 관련 제품의 미국 수입 금지 요청을 하였다.

지난 ITC 판결로 먼저 공격을 시작한 NVIDIA의 공격무기가 무력화되어있는 사이, 오히려 NVIDIA는 삼성의 공격을 막아내야 한다. 공수가 바뀐것이다.


이 전쟁으로 잠못이루었을 옛동료들에게 축하메시지를 보내고 싶다.

<Engadget기사읽기>

Anandtech기사읽기

[최신미국판결] 경쟁사의 특허출원을 대리하는 것만으로는 이해상충이 아니다?

2015년 12월 24일 유사한 발명의 특허출원에 대하여 동일 기술분야에서 경쟁관계에 있는 두 고객을 동시에 대리하는 것만으로는 매사추세스 변호사윤리행동규칙을 위반한 것이 아니라는 판결이 나왔습니다.

 

물론 두 고객의 영업비밀정보를 보호하고 있는지 등 이해상충을 어떻게 판단해야 하는 지에 대한 언급도 있었습니다.

  
이 사건은 발명자가 자신의 발명을 출원 대리한 Finnegan이 경쟁사를 위하여 유사한 특허출원을 대리하자 이해상충임을 이유로 Finnegan을 제소한 사건이었습니다. 이 사건에서 Knobbe를 비롯한 다수의 미국 대형로펌들이 Finnegan의 입장을 옹호하는 Amicable Brief까지 제출하여 업계에서 화제가 되었던 사건이었습니다.

 

사실 기업체는 출원대리인을 선정할 때, 경쟁사를 대리하지 않을 것을 요구하는 것이 관행입니다. 변리사(Patent Attorney)가 두 경쟁사의 유사기술의 유사발명에 대한 특허명세서를 작성하게 되면 두 고객의 기술정보가 오염되는 문제도 있고, 자신의 기술정보가 경쟁사에 넘어갈 위험도 있기 때문이며, 두 고객간 당사자계 심판이나, 소송에 들어가게 될 경우 대리인으로 사용할 수 없기 때문이기도 합니다.

 

아무튼 (조심은 하여야 겠지만) 미국 메사추세스 주에서 만큼은 동일기술분야의 경쟁관계에 있는 다수의 고객을 동시에 대리하는 것이 가능하고 따라서 미국 대형 로펌의 영업상 자유도가 더 확보된 셈이네요.

"The Massachusetts Supreme Judicial Court yesterday affirmed a lower court’s dismissal of a legal malpractice suit finding that, “simultaneous representation by a law firm in the prosecution of patents for two clients competing in the same technology area for similar inventions is not a per se violation,” of certain Massachusetts attorney professional conduct rules."

 

 - 출처 : 뉴잉글랜드ip블로그

 

 

특허전쟁의 강자들이 가지고 있는 공통적인 특징

특허전쟁의 강자들을 보면 공통점이 있다. 우리나라 기업들이 편견 없이 받아들여야 할 점들이 많다. 이번 기회에 특허전쟁의 강자들이 가지고 있는 공통적인 특징을 정리해보고자 한다 (제가 독자들에게 드릴 수 있는 크리스마스 선물이라고 생각해주시면 고맙겠습니다).

 
1.    특허전쟁에서 공격적이다.

2015년 12월 21일 에릭슨(Ericsson)은 애플과의 특허전쟁을 마감하고 Legal fees보상과 ongoing royalty 대가로 받는 것을 조건으로 cross license agreement를 체결하였다는 뉴스를 발표하였다. 이로서 에릭슨은 2015년에는 IP를 이용한 로열티 수입이 SEK 13~14 b (약 미화 17억 달러, 한화 1조9천5백원)에 이를 것으로 추정하였다. 로열티 수입은 거의 수익에 가깝다는 점을 고려할 때 영업이익율 10%인 기업의 12조 매출에 상당하다고 할 것이다. 부러움이 앞선다. Key investing 의 추정에 따르면 Running royalty를 제외하고도 2014년에는 삼성전자로부터 로열티 SEK 2.1 b (약 2.5억 달러)를 거둬 들였고 ($650M 합의금 뉴스도 있었으나 Key investing 조사에서는 포함되지 아니한 이유는 알 수 없다), 애플은 2015년에 Legal fees SEK 0.5 b (약 6천만달러)와 함께 SEK 3.6 b (약 4.3억달러)를 로열티로 거둬들일 것으로 추정하였다.

지난 2012년 에릭슨(Ericsson)은 삼성전자를 상대로 라이센스 갱신 거절을 이유로 특허소송을 제기하여 2014년 $650M과 ongoing royalties의 대가로 합의하였으며(로이터 통신 기사), 지난 2014년 12월 11일 인도 델리 고등법원이 에릭슨이 중국 휴대폰 업체 샤오미를 상대로 제기한 특허침해금지 가처분소송에서 에릭슨이 승리하였고 (본인의 2014년12월19일 블로그 참조), 2015년 1월에는 애플과의 라이센싱 갱신협상이 결렬되자 라이센스 계약위반을 이유로, 2015년 2월에는 Wi-Fi, Bluetooth, radio electronic 등에 관한 특허 41건의 침해를 이유로 7건의 민사소송(Texas 동부지법)과 ITC에 Apple의 중국제조 iPhones와 iPads에 대한 2G 와 4G mobile broadband connectivity 표준 essential patents의 침해조사와 수입금지 신청을 하는 등 애플을 상대로 융단 폭격을 한 바 있다 (2015년3월9일 블로그1  및 블로그2 참조)

에릭슨(Ericsson)은 정보통신기술분야에서 IP로열티 수익을 기반으로 하고 있으며 자신의 IP를 보호하기 위해서 매우 공격적이다. 특허전쟁에서 공격적인 성향을 가진 기업은 비즈니스에서도 무시할 수 없는 상대이며 가격 면이나 시장 선점 면에서도 대우받을 수 밖에 없다. 본인이 법무실장으로 재직하였던 서울반도체 역시 특허전쟁에서 매우 공격적이다. 대표이사님은 “싸우지 않고 이기는 것이 최선이나 싸워야 한다면 죽음을 각오하고 싸워서 이겨야 한다. 그러나 이기는 싸움을 하라”고 자주 지시하곤 하였다. 에릭슨과 서울반도체와 다른 점은 서울반도체는 B2B 비즈니스에서 고객을 상대로 특허전쟁을 하지 않는 다는 점이다.

2.    글로벌 연구협력을 통해 기초기술을 개발하고 기본특허확보를 위해 투자한다.

에릭슨(Ericsson)을 휴대전화 제조사업을 소니에 넘기면서 단지 이동통신장비를 제조하는 회사로 알고 있는 분들이 있으나, 에릭슨은 1876년에 설립된 스웨덴의 다국적 통신 기술 및 서비스를 전세계 180여 개국에 공급회사이다. 이 회사는 다양한 정보통신기술 분야에서 소프트웨어, 기술개발서비스와 인프라스트럭처를 제공하고 있다. 에릭슨이 정보통신기술 발전의 산역사임은 부정할 수 없을 것이다.

에릭슨의 연구개발조직은 Group Function Technology의 한 부분으로 wireless access networks; radio access technologies; broadband technologies; packet technologies; multimedia technologies; services and software; EMF safety and sustainability; security and global services 9개의 연구영역에 집중하고 있다고 한다. 에릭슨은 홈페이지를 통해서 주요 중점 연구 테마로 5G, LTE, Context aware communication, Media Coding, Data & Knowledge, Security, Internet of Things , User Experience을 발표하고 있다. 거의 모든 Network architecture를 포함하고 있을 뿐 아니라 기술개발의 초기단계부터 선행연구를 하고 있음을 알 수 있다. 에릭슨의 Group Function Technology는 스웨덴, 헝그리, 중국 베이징 등 전세계 주요 대학 및 연구기관과 공동개발을 하고 있으며, 다양한 유럽 연구 프로그램에 참여하고 있다. 그 결과 2015년 5월 기준 37,000개의 등록특허를 보유하고 있을 뿐 아니라 GSM/GPRS, EDGE, WCDMA/HSPA, LTE 표준필수특허의 1위 보유회사라고 한다 (여기서 GSM는 Global System for Mobile Communications 표준, GPRS는 General Packet Radio Service 표준, EDGE는 Enhanced Data rates for Global Evolution 표준, WCDMA는 Wideband Code Division Multiple Access 표준, HSPA는 High Speed Packet Access 표준, LTE는 (3GPP) Long Term Evolution 표준의 약칭이다)

모든 기술을 자력으로만 개발하려 하지 않고 개발초기부터 전략적으로 전세계 유명 대학이나 기초기술을 보유한 중소기업과 공동개발을 진행하는 전략은 기초기술 기반회사와 선진 기술주도 회사의 공통적인 특징으로 보인다. 특히 표준기술을 선점하는 전략으로 최적일 것이다.

서울반도체 역시 전세계 유수의 대학과 공동개발을 진행하거나 기술개발 투자에 주저하지 않고 있으며 이 과정에서 좋은 기술과 특허를 확보하고 있다. 이면에서 서울반도체는 국내 다른 기업의 좋은 본보기라 할 것이다. 서울반도체는 오직 LED만을 개발하고 제조하여 판매하는 회사이다. 에릭슨과 다른 점은 에릭슨 처럼 정보통신 기술 전반을 거쳐 연구개발을 하는 것이 아니라 오직 LED와 그 응용분야 집중하고 있다는 것이고 닮은 점은 기초기술 확보를 위하여 전세계 유수의 기술고문 등 모든 가능한 소싱과 수단을 동원한다는 것이다.

그러하기에 서울반도체는 20여 년간 특허 1만2000건 쌓아 놓을 수 있었고, 실제 소송에서 가공할 위력을 가진 공격특허 역시 보유하고 있다. 때문에 본인이 2011년 서울반도체 재직시절 필립스에 맞서 역소송을 제기 할 때나 2014년 퇴직 전까지 미국 TV제조업체 커티스(Curtis)와 크레이그(Craig)를 상대로 미국에서 특허소송을 제기할 때에도 소송에 사용할 특허무기가 있었던 것이다. 이기는 싸움을 하기 위해서 오랜 기간 준비에 준비를 거듭하였고 가능한 모든 리스크를 점검하였다. 그러나 특허소송은 현실의 전쟁과 너무 닮아서 어느 하나의 강점만 가지고 치루는 것이 아니기에 미국특허소송에서 공격전략을 수립하고 공격 준비를 하는 것이 방어를 할 때보다 5배 이상 힘이 들었던 것 같다. 그러나 서울반도체 법무팀과 특허팀은 물론 연구소까지 죽기를 각오하고 싸우는 투지와 의지가 가지고 있었기에 함께 그 산을 넘었고, 그러했기에 결국 그들은 승리를 이끌어 낼 수 있었던 것 같다. 그들은 칭찬받아 마땅하다. 종종 당시 특허전쟁을 함께 했던 당시 특허팀장과 팀원들을 만나면 마치 전우와 같은 느낌을 받는 것은 당연한 것일 것이다.

3.    전투에 지더라도 전쟁에서는 이기는 Plan B를 준비한다.

특허전쟁은 롤러코스터처럼 Up and Down이 있다. 대부분은 특허전쟁의 강자들을 보면 언제든지 Plan B를 가동할 수 있도록 시리즈로 준비해 둔다.

지난 2015년 12월 14일 삼성전자는 애플을 상대로 대법원에 디자인 특허 침해와 관련한 배상금 산정 기준에 대하여 상고 허가신청을 하였다. 디자인특허침해에 대한 손해배상 기준이 지나치게 과도하다는 점은 미국 내에서도 오랜 기간 이슈가 되었고 디자인특허법 개정에 대한 소리가 점점 커지고 있다 (본인의 2014년8월15일 블로그 참조) .

2012년 8월 캘리포니아 북부 연방지방법원은 삼성이 애플에 지급하여야 할 배상금으로 약 10억5000만달러(약 1조1500억원)으로 산정하였다. 그러나 2015년 5월 19일 연방순회항소법원은 삼성이 애플의 트레이드 드레스(trade dress)를 침해하지 않았다고 판결했다. 이에 따라 삼성이 내야 할 배상액은 5억4800만달러로 줄어들었었다. 이때 삼성은 디자인 특허침해에 대한 손해배상금 산정시 전체 수익을 기준으로 산정하는 것은 부당하다는 점을 집중적으로 파고 들었으나 연방순회항소법원은 그 이슈는 정책과 관련된 것이라며 디자인 특허 배상 기준은 의회에 가서 해결하라고 판결했다. 즉 디자인특허법 개정 입법청원으로 해결하라는 것이다.

그러나 삼성은 애플과의 소송을 넘어서 앞으로도 디자인특허가 비지니스에서 점점 더 큰 이슈가 될 것이라는 것을 알고 있었음이 분명하다. 삼성은 연방순회항소법원의 판결에 포기하지 않고 디자인특허 침해에 대한 손해배상에 관한 법의 해석이란 입장에서 대법원에 상고 허가 신청하였다. 만일 이 신청이 받아 들여지지 않는다면 애플의 입지를 더 강하게 만들 것이며(그러나 입지를 굳힌다고 해도 삼성에게는 손해배상 면에서 더이상 불리할 것은 없을 것이다), 디자인특허법의 개정이 이루어지지 아니하는 한 디자인특허는 과거보다 강한 특허무기가 될 것이다. 참으로 어려운 싸움인 것은 분명하다. 한때 BM특허가 Alice판결이전까지 얼마나 강력한 무기이었는지를 떠올려 보라. 디자인특허는 이보다 더 강력한 무기로 등장할 것이고 Patent Troll의 좋은 먹이 감이 될 것임이 분명하다. 삼성과 애플 소송 이후 전세계는 다자인특허에 주목하고 있으며 삼성의 디자인특허 동향을 살펴보면 삼성 역시 신규 사업분야를 포함하여 스마트폰 분야에서 산업디자인에 대한 권리확보에 집중하고 있는 것을 알 수 있다.

 

한편 애플이 2015년 12월 24일 삼성을 상대로 2012년 8월 삼성전자의 손해배상 책임을 인정한 판결이 나온 뒤에도 계속된 삼성전자의 특허침해에 대하여 추가 손해로 약 $1억7천8백7십만 달러와 이자 $1.2백만 달러를 청구하는 신청을 제기하였다는 뉴스를 접하였다. 애플의 오랜 손해배상 전문가인 Julie Davis의 Declaration이 공개되어 그 내용을 엿볼 수 있다. 그 손해를 모두 받아 들인다고 해도 삼성이 애플에게 지급한 5억4천8백만달러를 합하면 총액은 $7억 달러 수준에 불과하다.

삼성과 애플의 특허전쟁을 보면 비록 삼성이 2012년 미국특허전투에서 패하였으나 그 이후 하나 하나씩 애플의 승리를 무력화시키면서 빼았긴 땅을 회복함과 동시에 비즈니스에서 놀라운 성과를 올리는 형국이 그려진다.

서울반도체는 특허전투에서 패소할 때는 물론 상대방이 역공하거나 추가 소송을 제기할 때를 대비하여 다양한 반격을 준비하고 특허전쟁을 시작한다. 이때 최종 목표는 단순히 특허전투에서의 승리가 아니라 비즈니스 전쟁에서의 승리이다. 

 

4.    특허전쟁은 상대방을 굴복시켜 종료시키는 것이 아니라 회사의 비즈니스 이익을 극대화시킬 때 종료시킨다. 즉 특허도 특허전쟁도 경영자원이다.

종종 학자들은 특허권을 확률적인 배타권이라고 한다. 그렇다 특허전쟁은 자신이 아무리 이긴다고 판단하였다고 해도 배심원이나 재판장이 그 판단을 항상 지지하지 않을 수 있다는 확률적인 게임이라는 점을 정확히 이해하여야 한다. 또한 특허전쟁은 단순히 특허전쟁에서 이기는 것이 목적일 수 없다. 특허 역시 경영자원이기에 비즈니스에 도움이 되지 않으면 안 되는 것이다. 특허전쟁을 시작하며 법무담당 임원으로 경영진 브리핑에 들어갔을 때 특허전쟁의 목표가 무엇이냐는 경영진의 질문에 “승소입니다”라고 답하였다가 호되게 혼난 기억이 난다.

특허전쟁에서 승기를 잡았음에도 판결로 상대방을 굴복시키지 않고 협상을 통해 특허전쟁을 종료시키는 이유가 바로 이것이다. 에릭슨이 애플을 상대로 41건의 특허로 융단폭격을 하고 10개월만에 협상을 타결한 이유 역시 그러했을 것이다. 애플과 에릭슨 두 회사는 이번 협상타결로 5G개발, 비디오네트워크 트래픽 관리, 무선네트워크 최적화 등에서 협력할 것으로 알려졌다. 서울반도체 역시 2011년 필립스와의 소송에서 승기를 잡았을 때 협상으로 타결 종료하고 LED 산업에서 완벽한 특허자유도를 확보하였다. LED 산업분야에서는 특허분쟁자유도가 확보한 LED의 단가가 그렇지 않는 업체의 단가보다 *배이상 비싸다.

      적과 내가 서로를 향해 특허무기를 겨눌 때는 파괴해야 하는 대상이나, 적과 내가 함께 특허무기 안에 있을 땐 특허기술을 시장지배기술로 만들 수 있는 최고의 비지니스 동맹이 된다는 점 역시 고려되어야 할 것이다.

이상에서 특허전쟁의 강자들이 가지고 있는 공통적인 특징을 정리해보았다. 물론 앞에서 언급한것과 같이 특허전쟁은 현실의 전쟁과 같아서 어느 하나의 요인만을 가지고 그 승리의 원인을 설명하기 어렵다. 말할 수 없는 더 많은 요인이 있다. 그러나 여기에서는 이 정도로 정리하는 것으로 글을 마감하려고 하는 점 양해를 구합니다.

Congratulations on Soeulsemiconductors' Vitories

I was pleased at the news that all patent lawsuits were won in U.S.A., which cases I had led when I was general counsel of Soulsemiconductors. I would like to encourage my former patent legal team members and former patent team members which have handled these patent lawsuits after my leaving Seoulsemiconductors, however I'm sorry that I can't do such. Merry Christmas.

Read IAM the news

강화되는 미국특허소송 제소요건 pleading standards

지난 12월 1일부로 미국특허소송 pleading standards가 강화되었네요.

이젠 소장에 청구취지를 뒷받침할 충분한 사실적 근거를 기재하여야 하네요. 단순히 선언하는 것을 넘어서

이 pleading standards가 자리잡기 전에 소장들 빨리 넣으셔야 할 듯

기사읽기Enhanced+Pleading+Standards+For+Patent+Infringement+Actions+In+The+United+States

법률시장 개방과 변리사 관련 법령 미비점 들

법률시장 3단계 개방 앞두고 변리사들 '속앓이'

<법률신문기사읽기>

지난 9월 법률신문 기자 인터뷰했던 내용이 기사화된 것을 오늘에서야 인터넷판으로 확인했습니다.

요즘 바뻐도 넘 바쁘단 생각 ㅎ. 감사할 따름입니다.

기억으로는 아래 기사 내용에 더하여,

변리사도 미국로펌의 한국법인나 한미합작법무법인에 취업을 허용하되 변리사업을 휴업하도록 해야한다는 것과, 변리사는 업무특성상 글로벌 특허업무를 함께 취급해야하는 특징을 고려하여 각국 소재지 각각에서 미국로펌과 협력하는 것은 물론 미국로펌의 한국법인나 국내로펌의 협력은 허용하는 것이 바람직하다고 이야기한 것 같습니다. 외국자문사법에 반영이 어려우면 변리사법을 개정해서라도 반영하여야 할 내용이라고 믿습니다.

이하 법률신문 인터뷰 기사 내용 일부 발췌입니다.

(전략)......이진수(48) 특허법인 정안 변리사는 "변호사에게 변리사 자동자격이 허가되고 변리사법에 겸직금지 규정이 없는 상황에서 외국로펌이 설립한 합작법무법인이 국내 변호사를 고용할 수 있게 되면 사실상 국내 변리시장이 개방되는 것"이라며 "변리시장은 FTA의 개방대상이 아님에도 불구하고 국내 변리시장만 외국에 내주는 이른바 '우회개방' 현상이 발생하는 것"이라고 강조했다.

합작법무법인이 아니더라도 외국법자문법률사무소가 국내 변호사를 고용함으로써 국내 변리시장이 개방될 수 있다는 지적도 나온다. 외국법자문사법은 국내 변호사가 외국법자문사의 요건을 충족하는 경우 변호사를 휴업하거나 폐업한 경우에는 외국법자문사로 등록하고 외국법자문법률사무소에서 일할 수 있도록 규정하고 있다. 이 때문에 변호사 직은 휴·폐업했지만 변리사 자격은 그대로 둔 국내 변호사가 외국법자문사로 등록한 후 외국법자문법률사무소에 고용되면 국내 변리시장이 외국로펌에도 열리는 효과가 발생할 수 있는 것이다.

이 같은 우회개방을 막기 위해 변리사들은 외국법자문사법을 개정해 합작법무법인에 고용되거나 외국법자문사로 등록하려는 국내 변호사는 변호사 자격뿐만 아니라 변리사 자격도 휴·폐업하도록 해야 한다고 주장하고 있다.

이 변리사는 "국내 변호사가 외국법자문사로 등록하는 경우에는 변리사업도 같이 휴·폐업하도록 외국법자문사법을 개정하는 것이 타당하다"며 "마찬가지로 국내 변호사가 합작법무법인에 채용되는 경우에도 변리사를 휴·폐업하도록 의무화해야 한다"고 말했다.. . . . . (후략)

출처 : <법률신문> 법률시장 3단계 개방 앞두고 변리사들 '속앓이' 임순현 기자

애플 "밀어서 잠금해제" 유럽특허 무효 판결선고

독일 칼스루에에 있는 독일 연방대법원(BGH)는 2015년 8월 25일 애플이 보유하고 있는 유럽 특허 "밀어서 잠금해제" (제1,964,022호)를 무효화하는 판결을 선고했다고 합니다. 애플은 2012년 뮌헨 소재 법원에서 이 특허를 근거로 모토로라 모빌리티를 상대로 판매금지 가처분 신청을 내 승소한 적이 있으나, BGH의 이 특허의 무효 판결로 게임은 끝나겠네요.

법원이 선행기술로 인정한 것은 스웨덴의 '네오노데'라는 업체가 2007년에 만든 N1 전화기라는데, 무효심판이나 소송을 해보신 분은 알겠지만 선행특허도 아니고 선판제품은 채증하기도 어렵고 입증도 어려웠을 텐데....그것도 진보성 흠결이라

법원은 애플의 '밀어서 잠금해제' 기능은 네오노데의 제품 기능에 익숙한 이 분야의 전문가라면 쉽게 생각해 낼 수 있는 것이므로, 그 자체로서는 특허로 인정할 수 없다고 판시했다고 합니다.

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