[뉴스] ARM사 Nvidia와 삼성간의 특허소송에 개입한다

ARM CEO defends chip technology connected to Nvidia legal fight

(Reuters) - ARM Holdings Chief Executive Officer Simon Segars on Monday defended the British chip designer's smartphone graphics technology connected to a patent suit by Nvidia Corp against Samsung Electronics and Qualcomm.

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Cambridge-based ARM does not manufacture its own chips. Instead, it licenses the rights to use its various processor designs and architecture to chipmakers across the mobile industry. Nvidia depends on ARM's technology to make its Tegra chips for tablets and cars, but that ARM technology is not part of Nvidia's allegations against Samsung.

REUTERS 통신 인터넷판에 Nvidia와 삼성 모두에게 기술 라이선스를 제공하고 있는 ARM사가 Nvidia와 Samsung사이의 특허소송에서 ARM사의 기술을 보호하기 위하여 적극적으로 소송에 개입하기로 하였다는 기사가 13시간 전에 배포되었습니다.

참고로 ARM 홀딩스(ARM Holdings 암 홀딩스)는 잉글랜드 캠브리지에 본사를 둔 기업이다. 이 기업은 1990년에 설립됐다. 프로세서를 설계하고 라이센싱하는 것으로 유명하다. 이외에도 리얼뷰 및 케일 브랜드로 소프트웨어 개발 도구도 설계, 제조, 라이선스하고 있다. 시스템과 플랫폼, 시스템 온 칩 인프라스트럭처, 기타 소프트웨어도 설계, 제조, 라이선스하고 있다. ARM 홀딩스(ARM Holdings)가 런던 증권거래소 및 나스닥에 상장되어 있다. 또한, 실리콘 펜(캠브리지 클러스터) 지역 회사로 유명하다. 인텔이나 프리스케일. 르네사스와 같은 전통적인 마이크로프로세서 공급자와 다르게 ARM은 기술에 대한 지적재산(IP)만 만들고 라이센스한다. 물리적인 CPU나 GPU, SoC, 마이크로컨트롤러 등을 생산하거나 판매하지 않는다. 이는 ARC 인터내셔널, 이매지네이션 테크놀로지스와 비슷하다.

Patent Troll의 특허력에 대하여 우리가 잘못 알고 있는 고정관념

우연한 기회에 미국 Villanova 로스쿨 교수인 “Michael Risch”가 ‘FORTHCOMING SAN DIEGO LAWREVIEW(2015)’에 새로 발표한 연구보고서 “A Generation of Patent Litigation: Outcomes and Patent Quality”를 읽게 되었다. 

 <사진 출처 : Villanova University School of Law 홈페이지>

이 연구보고서는 25년간의 특허소송 데이터를 가지고 분석한 것이었다. 본 지면에서 우리가 그 동안 잘못 알고 있었을 수도 있는 생각과 유의미한 내용을 요약하여 제공하고자 한다. 그러나 이해하기 쉽게 요약하다보니 다소 의역이 많았다. 상세하고 정확한 내용을 파악하기 위해서는 직접 읽어볼 것을 권한다. 

결론적으로 Patent Troll 특허의 무효율이 높은 것은 특허의 질에 관한 문제 라기보다는 더 많은 피고를 상대로 더 많은 소송을 제기하였는 가와 연관성이 더 크다고 한다. 동일한 특허를 소송에 많이 사용할 수 록 도전받을 기회가 늘어날테니 당연하지 않을 까 한다. 그러나  비침해가능성과 관련해서는 Patent Troll의 특허가 유의미하게 더 비침해확율이 높게 나타났다고 결론내렸다. 

즉 Patent Troll의 특허는 상대적으로 그 특허력이 약하고 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명이 모호함에도, Patent Troll Case의 상당수가 특허에 대한 판단에 이르기 전에 settle로 종결되는 특징을 보이고 있다고 한다.

1.     Patent Troll과 같이 공격적인 라이센서 들이 제소한 특허가 상대적으로 더 자주 무효되나, 대부분 판단 받아보지도 못하고 settle로 종료된다.

2.     법원의 무효율은 누가 원고이냐보다 얼마나 많은 피고에게 얼마나 많은 소송을 제기하였느냐와 더 관련성이 있다. 더 많은 피고를 대상으로 제소할수록 더 자주 무효가 된다. Patent Troll이든 제작사 이든 더 많은 피고에게 소송을 할 수록 무효될 가능성이 높아진다.

3.     인용도(Backward citation)가 많은 특허일 수록 더 무효되기 쉬운 경향을 보였다. 인용도가 특허력과 비례한다는 종래의 관념과 다른 결론이다.

4.     Patent Troll은 평균 Case당 3.35건의 특허를 제소하였고, nonNPE는 1.93건의 특허를 사용하였다.

5.     Patent Troll Case의 소송이송 및 병합율은 24.43%에 이르나 nonNPE Case는 17.14%로 Patent Troll Case가 더 이송이나 병합이 잘 되는 경향을 보여 분쟁이 복잡한 양상으로 흐르는 경향이 있었다. 그럼에도 Patent Troll Case의 기간이 상대적으로 더 짧았다.

6.     nonNPE 특허의 44%가 settle로 종결되는 반면, Patent Troll 특허의 66%가 settle로 종결된다. 그러나 Patent troll Case의 경우 동일특허가 다른 Case에도 중복 사용되는 점을 고려하면 Case의 75% 이상이 Settle로 종결된다고 해석하였다. 90%이상이 settle로 종결된다는 종래의 생각과 거리가 있다.

7.     대부분 특허의 유효성에 대한 판결에 이르지 못하고 종결되나 (Case의 약 4%만이 특허유효성 판단까지 감) 일단 판결에 이른 경우 약 90%의 특허가 일부 또는 전부 무효될 가능성이 있는 것으로 나타났다 (특허 건으로 계산하지 않고 Case 건수로 계산하면 통계수치가 달라진다).

8.     무효이유를 보면 nonNPE 특허는 주로 103 obvious인 반면, Patent Troll 특허는 nonNPE특허의 무효이유보다 lack of written description (112 Description)가 10배 가량 높고, nonNPE 특허의 무효이유에서 찾아보기 어려운 102(b) Publication이나 Use, On Sale도 많다. Reexamination 결과도 nonNPE 특허에 비하여 Patent Troll 특허가 2배 가량 일부 또는 전부 무효율이 높다.

9.     Patent Troll은 상대적으로 다른 일반적인 원고들보다 약한 특허를 제소특허로 사용하고 있었다.

10.   판결에 이른 Patent troll 특허의 16%이상이 하나이상의 비침해 포인트가 발견되었고 이는 nonNPE 특허보다 2배이상의 비침해 확률을 보였으며, 전부 무효 확율보다 2배 더 비침해 확율이 높았다. Patent Troll 특허는 다른 nonNPE 특허보다 청구범위 해석에서 모호하다는 특징이 있다.

<주> 보고서에서는 NPE와 nonNPE를 구분할 때, 대학이나 실패한 Stratup을 nonNPE로 분류하고 있다. 보고서에서 사용한 NPE 분류는 Patent Troll에 더 가깝다고 생각되어 이해가 용이하도록 여기에서는 NPE란 용어를  Patent Troll로 변경하였다. 보고서가 채택한 이러한 분류는 SHIELD Act의 NPE의 정의를 따른 것으로 발명자 보호가 최우선인  전통적인 미국식 사고가 담긴 것이다. 

             SHIELD Act defines an NPE as a patent owner that was 

             (1) not the inventor or original assignee of the patent, 

             (2) is not a university or technology transfer organization associated with a university, or 

             (3) did not make a “substantial investment…in the exploitation of the patent through production or sale of an item covered by a patent.

국제 공동연구개발협력을 위한 공유특허권 제도의 비교

한국의 A라는 기업과 미국의 B라는 대학간의 공동개발계약에 따른 A기업의 연구원과 B라는 대학의 연구원간에 공동개발에서 A기업의 연구원이 B 대학의 연구원으로부터 개발 샘플을 제공받아 테스트를 한다던가 A기업은 단지 연구개발비만 지급하고 B대학이 실질적인 연구를 수행하는 경우라던가, 한국 A기업과 미국 B기업 간에 발명 X를 공동 개발한 후 A기업이 A기업의 협력업체에게 실시권을 허락한다던가, B기업이 A기업의 경쟁사에게 발명 X를 적용한 발명품을 판매한다던가 등등의 공동개발과정 또는 그 공동개발결과에서 국가별로 예측할 수 없는 법률리스크가 발생한다. 특히 Joint Inventorship과 Co-ownership의 차이에서 오는 법률리스크나 특허권 또는 특허 받을 권리의 공유에 따른 법률 리스크로 분쟁이 자주 발생한다.

그렇다고 글로벌 기업이 국제간 공동연구개발을 피할 수는 없다. 이러한 리스크는 결국 각국의 제도를 이해하고 어떻게 계약서에서 정하느냐에 따라 상당부분 해소될 수 있다.

그러나 전세계의 법제도를 모두 이해하는 것은 현실적으로 힘들다. 따라서 실무적으로는 공동개발계약서에 공동개발결과물의 발생, 취급, 이전, 귀속, 보상, 절차 등에 대하여 상세히 정하는 것이 더 일반적이다.

계약에서 상세히 정하는 것이 최적이 대안이라고 하더라도 비즈니스를 하는 입장에서는 상대방을 자극하거나 새로운 이슈를 발생시킬 수 있는 조항을 새로 넣거나 합의대상으로 세분화하는 것보다 간단하게 몇몇 조항만을 정하고 상세한 내용의 상당부분을 준거법 조항으로 해결하는 것이 더 일반적이다 (때로는 준거법 합의에서도 상당기간 다툼이 계속되기도 한다). 따라서 기업의 계약 담당자나 특허전략 담당자라면 주요국가에서의 공유특허권제도와 (공동)발명자 인정요건을 이해하고 있어야 한다.

이러한 필요에 따라 아래 참고자료를 참고하여 주요국가에서의 공유특허권제도와 (공동)발명자 인정요건을 표로 비교해보았다.

마지막으로 각국의 발명자 인정요건과 특허권 공유의 특성을 이해하지 못하면 나중에 큰 낭패를 볼 수 있다는 점을 잊어서는 안 된다는 점을 다시 한번 강조하고 싶다.

그럼에도 지면의 한계와 시간의 제약상 Joint Inventorship과 Co-ownership이 어떻게 구분 되는 지와 특허권 공유와 관련하여 법적 분쟁 리스크 등 많은 부분을 상세하게 다루지 못하고 생략할 수 밖에 없음을 이해하여 주기를 바랍니다.

1.  공유특허권제도의 각국비교

국가		한국	미국	독일	중국
지분양도		공유자 동의 (계약당사자 불요)	단독가능	단독가능	공유자 동의 및 계약당사자 요
자기실시		가능	가능	가능. (단 다른공유자의 공동사용을 방해하지 아니할 것)	가능
제3자 실시 허락	위탁 제조	자기실시 요건 인정되면 가능	좌동(?)	좌동(?)	좌동(?)
	제3자	공유자 동의	비독점실시권 단독 허락 가능	공유자동의	비독점실시권 단독 허락 가능
불실시보상 청구권	자기 불실시	자기실시자유	자기실시자유	불실시 공유자의 청구권 인정경향	자기실시자유
	실시 불허락	실시허락자체가 공유자동의	실시허락자유	보상청구권 인정경향	로열티 배분  의무
심판청구인		공유자전원
심판피청구인		공유자전원	재심사  단독가능
심결취소소송원고		단독가능	단독가능
심결취소소송피고		단독가능, (단 공유특허권자에 대한 소송시 공유자전원)	공유자중 1인에 대한 DJ가능
침해금지소송원고		단독제소 <주의>전용실시권자에게도 소권 있음	공유자  공동 제소 <주의>소송계속중 타공유자 단독 실시허락 가능함 <주의>독점실시권자에게도 소권 없음	단독제소	단독제소 <주의> 비독점실시권자도 독립적인 이해관계 있으면 단독제소가능
손해배상소송		단독제소, (단 지분 상당하는 손해배상청구)	공동제소,  지분에 의한  배상 분배	단독제소	단독제소

그 외 영국은 자기실시 가능, 실시허락은 공유자 동의필요, 침해소송은 단독제소가능, 지분양도는 공유자 동의 필요하고, 프랑스는 자기실시 가능, 실시허락은    비독점실시허락만 단독허락 가능, 침해소송은 단독제소가능, 지분양도 역시 단독 가능. 일본은 한국의 제도와 극히 유사.

2.  국가별 발명자 인정 기준

국가	발명자 인정 기준
한국	○ 발명자 : 자연법칙을 이용한 기술적 사상을 창작한 자 ○ 공동발명자 : 발명 완성과정 중 적어도 일부에 공동발명자 각각 기술적인 상호보완을 통해 발명완성에 실질적으로 유익한 공헌을 하여야 함
일본	○ 발명자 : 발명의 창작행위에 현실로 가담한 자 또는 특허청구 범위에 기재된 구체적인 기술수단을 완성시킨 자로 양분됨 ○ 공동발명자 : 다양한 학설, 판례로 정리하기 어려운 상황 발명의 특징적 부분에 관여의 관점에서 발명자성을 판단한 사례와 발명의 완성시기의 관점에서 발명자 를 판단한 사례로 크게 구별됨
중국	○ 발명자 : 발명창조의 실질적 특징에 창조성 있는 공헌을 한 자 ○ 공동발명자(판례) -제1요건 : 발명주제의 선택에서 고안제출, 진보성있는 사상의 제출, 구체적 실시형태까지 발명참가자의 성과에 대한 공헌도를 사실에 근거하여 판단 -제2요건 : 연구참여 전원의 공헌도를 비교하여, 실질적인 문제해결에 창조성이 있는 공헌을 한 자(발명사상과 관련하여 구체적인 기술의 고안제출자 포함)를 발명자로 확정
미국	○ 발명자 : 청구범위 등에 기재된 발명의 주제를 착상한 자. 발명의 실시화는 발명자 인정과 관계없음(Burroughs Welcome Co. case) ※ 착상 : 완전하고 유효한 발명에 관한 결정적, 영구적 아이디어가 발명자의 심중에 형성된 것 ○ 공동발명자 : 적어도 1항목의 청구범위(종속항만인 경우도 가능)에 대한 착상에 공헌하여야 함* - 물리적으로 함께 일하지 않는 경우, 각자의 공헌종류나 정도가 다른 경우, 각자의 공헌이 모든 청구범위의 주제에 미치지 않는 경우에도 가능. 다만, 적어도 일정량의 협력이나 관계를 갖고 있어야 함**
독일	○ 발명자 :  ① 창조적 활동에 의해 발명 요소를 창출한 자연인, ② 발명은 외부에서 인식되어야 함, ③ 발명에 기여가 창조적일 것(판례) ※ 창조적 기여 : 당업자의 통상의 기능을 넘는 것
영국	○ 발명자 : 발명의 착상에 중점을 둔 판례법과 발명의 근거로 되는 착상 뿐만 아니라 구체화에도 중점을 둔 판례법이 있음 ○ 공동발명자 : 법령 및 판례법에서 정확한 기준을 규정하지 않음. 사안별로 법관의 자유재량으로 인정되는 경향 (판례 적음)

*  Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp., 135F.3d 1456,1460(Fed.Cir.1998)

** Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing Co., 973 F.2d 911(Fed.Cir.1)

3.  간접침해와 공유특허권자간의 실시허락 판례(한국 특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299 판결)

마지막으로 특허법원이 2009. 12. 18. 선고한 2008허13299 판결을 들여다 볼 필요가 있어서 생략하지 않고 여기에 요약한다. 위 판결에서 특허법원은 방법 발명의 특허권자가 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 판매한 경우, 그 방법발명에 관한 특허권은 소진될 수 있지만, 방법 발명에 관한 특허가 공유인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건이 공유자 중 한 사람의 소유라고 할지라도 다른 공유자의 동의를 받지 않고 판매되었다면 그 방법발명에 관한 특허권은 소진되지 않는다고 판단한 바 있다.

<참고자료>

1.     최치호. ‘개방형 혁신에서 혁신촉진을 위한 지식재산정책 및 법제도’. 과학기술정책제20권 제4호

2.     권태복., ‘현행 공유특허권제도의 쟁점과 개선방향’. 지식재산21. 2010년 1월.

<첨언> 종종 신문지상에서 상호특허실시권허여계약(Cross-licensing Agreement)을 양사가 특허권을 공유하기로 하였다는 표현을 사용하나 엄밀히 말하면 이는 특허권의 공유가 아니라 사용권의 공유, 즉 특허권의 공용 또는 특허기술 상호 사용이 맞는 표현이다

iPhone6 Teardown Review @iFixit & Chipworks

iPhone6 teardown Review

iFixit의 아이폰6 들여다보기 (iFixit 관련 기사 읽기)

iFixit가 Apple의 iPhone 6 plus 를 분해하여 확인한 결과에 따르면, iPhone6 plus에는 Apple의 2세대 64비트칩인 A8칩인 APL1011 SoC이 탑재되었고, RAM은 SK Hynix 제품을, NFC chips은 NXP사 제품이 사용된 것으로 확인되었다. 그외 퀄컴의 모뎀과 파워칩을 채택하였고, NAND flash는 SanDisk 제품을 채택한 것으로 확인되었다.

한편 칩워크사 블러그에 실린 분석 결과에 따르면 A8칩은 대만의 TSMC의 20나노미터 공정으로 생산된 제품이라고 한다.

최근 삼성을 상대로 특허소송을 제기한 미국 엔비디아는 기존의 GPU 위탁생산업체인 대만의 TSMC사가 간헐적 수율 문제로 칩 공급에 차질이 빚어지자 2013년 3월경 삼성전자를 GPU의 위탁생산업체로 선정한 바 있다. 삼성은 과거 애플, 퀄컴 등과 계약을 맺고 FPGA, AP, 모뎀(베이스밴드)칩 등을 위탁 생산해왔으나, 이번 iPhone6에서 애플은 대만의 TSMC사를 임가공업체(파운더리)로 사용하였다.

그외 NAND Flash 및 RAM 메모리가 삼성제품이 아닌 점이 눈에 띈다.

특허 경고장 작성 실무

1. 들어가는 말

연구개발에 막대한 자금과 시간을 투자하여 고유의 기술력과 경쟁력을 갖춘 회사는 저가 공세만으로 고객을 공략하는 신진 경쟁사를 그냥 두고 볼 수 없다. 경쟁사를 공략할 수 있는 특허포트폴리오까지 갖추었다면 누구나 이러한 파렴치한 신진 경쟁사의 시장 교란행위를 막기 위해 그동안 구축한 특허를 시장방어무기로 사용하고자 할 것이다.

이러한 특허전략을 시행하는 첫 단추가 경고장이다. 그러나 특허침해경고장을 작성하는 실무에 한국과 미국에 미묘한 차이가 있음을 알고 있는 사람은 많지 않다. 이러한 차이점과 리스크를 알지 못하고 그냥 경고장을 날렸다가는 예측하지 못하는 어려움에 처할 수 있다. 본 지면을 통해 그러한 점을 고려하여 몇가지 특허경고장 작성 실무팁을 소개하고자 한다.

2. 특허침해경고의 법정 효과

가. 한국 실무

특허권자는 고의 또는 과실에 의하여 특허권을 침해하 자에게 그 침해로 입은 손해를 청구할 수있다. 그러나 현행 한국 특허법의 손해배상청구권은 특허법이 아니라 민법 제750조 불법행위에 의한 손해배상청구권을 기초하고 있다.

단, 특허법 제130조에서 침해자의 과실을 추정하고 동법 제128조에서 손해액을 추정하고 있다. 따라서 보통 민사사건에서 경고장은 손해배상청구권의 고의 또는 과실이란 요건을 충족시키는 수단으로 사용되나 특허침해사건은 과실추정규정이 있기 때문에 경고장이 손해배상청구요건을 만족시키는 수단으로 잘 활용되지 아니한다.

물론 특허침해죄란 형사처벌을 목적으로 고의, 즉 범의를 입증하기 위해서 경고장은 좋은 증거가 되나, 경고장을 받았다는 것만으로 고의 또는 범의가 바로 입증되지 아니한다.

오히려 민법 제766조는 불법행위로 인한 손해배상의 청구권은 피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 아니하거나 불법행위를 한 날로부터 10년을 경과한 때에는 시효로 인하여 소멸한다고 정하고 있어서 특허경고장은 민사상 손해배상 청구권의 소멸시효 기산점으로 작동한다.

나. 미국실무

미국은 특허법(35USC)에 특허 침해자에 대한 손해배상청구 근거규정이 마련되어 있다. 미국특허법 제287조는 침해자에게 손해배상을 청구하기 위해서는 특허권자는 그 특허품에 특허표시를 하도록 강제하고 있다. <하단 note 참조>

만일 그러한 특허표기를 하지 못할 경우에는, 침해자가 침해사실을 통보 받고서도 그 이후에 계속적인 침해를 했다는 것을 입증한 경우가 아니면 특허권자는 침해소송에서 손해배상을 받을 수가 없다. 이때 침해행위에 대한 손해배상은 그러한 통지 이후의 침해에 대해서만 보상된다. 소제기는 통지와 동일한 효과가 있다. 

이러한 통지가 미국 특허법 제287조의 통지요건을 갖추기 위해서는 특허침해사실의 통지라는 일명 Actual Notice 요건을 갖추어야 한다. 보통은 해당 특허번호와 침해제품을 기재하는 것으로 충족된다. 만약 당신이 경고장을 받았는데 Actual Notice 요건을 만족하지 못하였다면 그 통지서를 무시해도 좋다. 단, 제품은 적시되지 아니하였으나 특정된 특허가 핵심 특허이면 만반의 준비는 할 것을 조언한다.

따라서 미국 특허침해사건에서 경고장은 손해배상 청구액을 기산하는 시작점이 된다.

또한 특허공개 이후 합리적인 로열티를 받을 수 있는 미국 특허법 제154(d)의 임시권리(Provision right)는 그 통지가 있은 이후부터 청구할 수 있도록 정하고 있어서 경고장은 위 임시권리에 따른 손해배상청구권을 발생시키는 시점이 된다. 이 권리는 등록 이후 6년 이내에 행사하여야 한다. <하단 Note참조>

또한 미국특허법 제286조는 침해에 대한 소송을 제기하기 6년 이전에 행해진 침해에 대해서는 보상을 받을 수가 없도록 그 손해배상청구권의 소멸을 제척기간으로 정하고 있다. <하단 Note 참조>

3. 특허침해경고의 리스크

가. 한국 실무

합리적인 근거 없이 또는 정당한 권리 행사 수준을 넘어서 특허침해경고장을 남발하면, 권리남용 및 업무방해이슈가 발생한다. 따라서 특허침해경고장을 작성할 때 조심하여야 한다. 심지어 2015년 5월 1일 서울중앙지법 민사11부 (재판장 김기영 부장판사)는 식자재 유통업체가 대리인인 변호사를 상대로 특허권을 침해하지 않았음에도 거래처에 특허침해를 중지하라는 경고장을 보내서 거래를 중단시켜 손해를 입었으므로 모두 2억770여만원을 배상할 것을 청구한 손해배상청구소송(2014가합551954)에서 원고승소 판결하기도 했다.   

그외 한국에서는 특허의 무효나 권리범위 확인은 특허심판제도를 이용하여야 하는 심판전치주의에 있으므로 특허의 무효나 비침해확인만을 민사지법에 구할 수 없다. 특허경고장을 받은 자는 무효심판을 비롯한 법적 분쟁의 이해관계인, 즉 청구인적격을 갖추게 된다.  대체로 특허경고장을 받은 경우 당사자 적격의 허들을 낮추는 것이 실무이어서 그 특허경고의 내용과 수위에 따라 그 적격이 문제되는 경우는 거의 발생하지 아니한다.

또한 경고장을 날린 후 수년 동안 아무런 후속 조치 없다가 특허침해소송을 제기한다고 해서 특허권이 실효한다는 등의 리스크는 잘 발생하지 아니한다. 한국은 특허권은 존속기간이 정해진 제한된 권리이고 민사사상 권리실효를 인정하는 경우도 매우 예외적이다.

나. 미국실무

그러나 미국은 미국 특허심판항소부이외에 민사지법에 특허의 무효와 비침해의 확인을 별도로 구할 수 있다. 이를 Declaratory judgment라고 한다. 민사지법에 확인의 소 (Declaratory judgment)을 청구할 수 있는 적격은 경고장의 내용과 수위에 따라 “actual controversy”가 발생한 경우에 한한다. 물론 그 요건의 허들은 낮은 편이나 일률적이지 않다.

경고장을 받은 자가 먼저 민사지법에 Declaratory judgment을 넣으면 특허권자는 자신이 선호하는 관할을 선정하여 공격하기 어려워진다. 왜냐하면 다른 관할에 특허침해소송을 넣으면 대부분 소송의 이송신청에 따라 Declaratory judgment가 진행 중인 법원으로 이송되기 때문이다. 참고로 특허의 무효 및 비침해 확인의 소는 결국 특허권자의 답변서에서 필수적으로 특허침해반소로 이어진다.

따라서 경고장은 매우 주의 깊게 작성되어야 한다.

또한 특허권자가 특허경고장을 날린 이후 아무런 후속 조치를 하지 않았다가 소정의 기간이 지난 특허침해소송을 제기하면 권리행사를 포기한 것으로 해석되기도 한다. 특허경고장 발송 후 3.5년이 지나 특허침해소송을 제소한 Aspex Eyewear Inc v Clariti Eyewear, Inc 에서는 특허권자의 침해금지청구 및 손해배상청구를 기각한 바 있다.

4.  특허 경고장 작성 방법

결론적으로 말하면, 미국 실무에서는 경고장을 그 내용과 수위에 따라 두 종료로 나눈다. 하나는 Soft한 통지서, 즉 라이센싱 프로그램의 초대장이고, 다른 하나는 Hard한 통지서, 즉 침해중지 경고장이다. 둘 다 손해배상의 기산점이 될 수 있는 Actual Notice 요건을 만족하여야 하므로 특허번호와 제품은 특정하여야 한다.

대체로 라이센싱 프로그램 초대장 수준의 통지서는 “Actual controversy”를 발생시키지 않는 것으로 본다. 그 통지서에는 ‘당신이 침해하였다’라던가, ‘침해에 따른 법적조치’에 대한 언급이 없고, 단순히 ‘청구항의 권리범위에 속한다’라든가 ‘특허발명을 사용하고 있다면’이라던가라는 소프트한 표현이 사용된다.

그 외 강력한 위협이 들어간 침해중지 경고장은 한국실무에서 많이 사용하고 있는데,이러한 경고장은 Declaratory judgment(확인의 소) 적격을 만족하게 하는 “Actual controversy”를 발생시킬 가능성이 매우 높다.

따라서 보내려고 하는 경고의 목적과 취지에 따라서 단어 하나 하나, 표현 하나 하나에 세심한 주의를 기울여 작성하여야 한다. 잘못하면 전혀 예측하지 못한 방향으로 분쟁을 야기시킬 것이다.

“Actual controversy”를 발생시키지 않으면서도 Actual Notice 요건을 만족시키려면 라이센싱 프로그램 초대장 수준으로 작성되어야 안전하다.

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<Note>

[35 U.S.C § 286]
Except as otherwise provided by law, no recovery shall be had for any infringement committed more than six years prior to the filing of the complaint or counterclaim for infringement in the action.
In the case of claims against the United States Government for use of a patented invention, the period before bringing suit, up to six years, between the date of receipt of a written claim for compensation by the department or agency of the Government having authority to settle such claim, and the date of mailing by the Government of a notice to the claimant that his claim has been denied shall not be counted as part of the period referred to in the preceding paragraph.

[35 U.S.C § 287]
(a) Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.”, together with the number of the patent, or by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.” together with an address of a posting on the Internet, accessible to the public without charge for accessing the address, that associates the patented article with the number of the patent, or when, from the character of the article, this can not be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. 


In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.

[35 U.S.C. § 154]
(d) PROVISIONAL RIGHTS.-
(1) IN GENERAL.- In addition to other rights provided by this section, a patent shall include the right to obtain a reasonable royalty from any person who, during the period beginning on the date of publication of the application for such patent under section 122(b), or in the case of an international application filed under the treaty defined in section 351(a) designating the United States under Article 21(2)(a) of such treaty, the date of publication of the application, and ending on the date the patent is issued-
(A) (i) makes, uses, offers for sale, or sells in the United States the invention as claimed in the published patent application or imports such an invention into the United States; or
(ii) if the invention as claimed in the published patent application is a process, uses, offers for sale, or sells in the United States or imports into the United States products made by that process as claimed in the published patent application; and
(B) had actual notice of the published patent application and, in a case in which the right arising under this paragraph is based upon an international application designating the United States that is published in a language other than English, had a translation of the international application into the English language.
(2) RIGHT BASED ON SUBSTANTIALLY IDENTICAL INVENTIONS.- The right under paragraph (1) to obtain a reasonable royalty shall not be available under this subsection unless the invention as claimed in the patent is substantially identical to the invention as claimed in the published patent application.
(3) TIME LIMITATION ON OBTAINING A REASONABLE ROYALTY.- The right under paragraph (1) to obtain a reasonable royalty shall be available only in an action brought not later than 6 years after the patent is issued. The right under paragraph (1) to obtain a reasonable royalty shall not be affected by the duration of the period described in paragraph (1).