Open-ended claim에서 사용한 "optional" (선택적)의 이해

오늘 시카고 지식재산전문 로펌 Invention Mine의 Jeffrey Steck 미국 변호사/변리사가 트위터에 글을 하나 올렸습니다. 최근 2020. 6. 30. 등록된 US Patent No. 10,694,763의 open-ended claim에서 사용한 "optional" (선택적)이란 구성을 이해할

수 없다는 것이었습니다. 무심히 지나치려다 댓글이라도 달아보려고 좀더 내용을 들여다 보았습니다.

단순히 청구항에 사용된 용어만으로 일률적으로 판단하는 것은 아니지만 원칙적으로 선택적인 표현을 사용하여 하나의 청구항에서 서로 다른 복수의 발명을 청구하는 것은 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 않은 것으로 판단되어 허락되지 않습니다. 때문에 청구항에서 선택적인 표현은 주로 하나의 발명 내에서 선택적인 기능이나 작동을 하는 구조를 표현하거나 등가적인 서브구성이나 작동대상을 예시하고자 할 때 사용합니다.

US Patent No. 10,694,763는 "Confectionery coatings comprising sucrose esters (당에스테르를 포함하는 과자류 코팅)"에 관한 발명으로, 대표청구항인 청구항 1항은 아래와 같습니다. 

* 당에스테르(sugar esters)는 바이오 계면활성제 중 하나입니다.

1. A pan-coated confectionery product (얕게 코팅된 과자 제품) comprising:

a) a confectionery center (과자 중심);

b) a first panned coating (제 1 납작 코팅) surrounding the confectionery center, wherein the first coating comprises a carbohydrate (탄수화물) and a buffered acid (완충산);

c) a second panned coating (제 2 납작 코팅) surrounding the first coating, wherein the second coating comprises a carbohydrate (탄수화물) and a sucrose ester (당에스테르) limiting migration of the buffered acid to outer coatings;

d) a third panned coating (제 3 납작 코팅)  surrounding the second coating, wherein the third coating comprises a carbohydrate(탄수화물), a colorant (착색제), and a flavorant (향미료) ; and

e) optionally a fourth coating (제 4 납작 코팅) surrounding the third coating, wherein the fourth coating comprises a polishing agent (폴리싱제;왁스) .

이 특허는 유사 물질과 층 구조의 강력한 선행기술이 있었으나 재심사를 통해 해당 선행은 shell 구조만 개시하고 있을 뿐 코팅(coating)에 대한 어떠한 기재도 없다는 점을 항변하여 등록이 허락되었습니다.

먼저 위 청구항 1은 "comprising (포함하다)" 란 전이어를 사용한 open-ended claim이라, 각각의 제1, 제2, 제3, 제4 코팅층 사이에 다른 코팅층이 개입되어 있어도 위 특허의 권리범위안에 속한다고 해석될 가능성이 높습니다. 

그런데 구성 e)에 부사적으로 기재된 "optionally" 이라는 용어로 인하여 두가지 해석이 가능해집니다. 하나는 각각 코팅층이 선택적으로 포함된다고 해석될 수도 있으며, 다른 하나는 구성 e)의 제 4 납작 코팅이 선택적으로 포함된다고 해석될 수 있습니다. 

그러나 전자의 해석은 발명의 설명에 의해 지지되지도 않고 합리적인 유효 해석 원칙을 벗어나므로 후자의 해석만 남게 됩니다. 후자의 해석에 근거하면 누군가가 제 4 납작 코팅층(폴리싱제)를 코팅하지 않는 경우, 즉 일부 구성의 생략발명도 포함되는 것으로 해석될 여지가 있습니다. 물론 독일이나 중국과 같은 나라에서는 본질적인 구성만 있다면 일부 구성이 생략되더라도 특허의 권리범위에 속할 수 있지만, 이것은 정통적인 특허의 법리를 벗어난 것입니다. 

결국 저도 Jeffrey Steck 변호사/변리사가 질문에 어떠한 댓글도 달지 못했습니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요?

"I don't understand the point of an "optional" element in an open-ended patent claim. Any thoughts? (Pat. No. 10694763)".

<참고>

MPEP 2173.05(h)   Alternative Limitations

III.   "OPTIONALLY"

An alternative format which requires some analysis before concluding whether or not the language is indefinite involves the use of the term "optionally." In Ex parte Cordova, 10 USPQ2d 1949 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989) the language "containing A, B, and optionally C" was considered acceptable alternative language because there was no ambiguity as to which alternatives are covered by the claim. A similar holding was reached with regard to the term "optionally" in Ex parte Wu, 10 USPQ2d 2031 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989). In the instance where the list of potential alternatives can vary and ambiguity arises, then it is proper to make a rejection under 35 U.S.C. 112, second paragraph, and explain why there is confusion.