특허 처음부터 다시 들여다보기 : 특허의 대상이 되는 발명이란?

본 글은 최근 SW특허를 포함하여 SW에 대한 다양한 법적이슈를 정리하는 과정에서 별도로 특허의 대상이 되는 발명을 정리할 필요가 있어서 정리한 것입니다. 다소 기본서적인 내용으로 구성되어 있으며 기초적인 내용이므로 특허전문가들에게는 도움이 되지 않을 것입니다. 특허전문가를 위해서 추후 OSS (Open Source SW)를 포함한 SW에 대한 다양한 법적이슈를 정리한 글을 발표하려고 합니다. 그 글에서 최근 SW특허에서 문제가 되고 있는 발명의 성립성과 성공적인 특허분쟁과 라이센싱을 위한 청구항 작성 실무 노하우를 상세히 다루고자 합니다. 지금은 이해 부탁드립니다. 이와 별개로 시간이 걸리더라도 실무담당자를 위한 특허실무서를 집필할 계획을 가지고 있습니다. 그 실무서는 기업에서, 로펌에서, 특허펌에서 쌓은 경험을 담아 마치 소설처럼 이야기로 써 내려갈 계획입니다. 본 글과 같은 전형적인 기본서구성을 탈피할 것입니다.

I.    들어가는 말

종래 특허의 대상이 되는 발명에 제한을 두지 않으려던 세계적인 추세와 달리 최근 특허의 대상이 되는 발명을 제한하는 미국 연방대법원의 두개의 판결이 주목을 끌었다.

하나는 인간 배아줄기세포에 관한 발명의 성립성이 논란된 2013년 Association for molecular pathology v. Myriad geneticalice Case (이하 “Myriad 사건”)이고 다른 하나는 금융거래시스템 SW 및 컴퓨터영업방법에 관한 발명의 성립성이 논란된 2014년 Alice Corp. v. CLS Bank International Case (이하 “Alice사건") 이다.

Myriad 사건은 생명공학의 급격한 발전으로 신의 영역이었던 생명체에 대한 연구개발이 가속화됨에 따라 유전자에 대한 연구개발물 역시 특허의 대상으로 보호하여야 하는 지에 대한 논란에서 시작하여 유전자가 인체로부터 분리되었다면 특허의 대상이 되는지가 문제가 되었던 사건으로 유전자가 특허의 대상이 되기 위해서는 ‘자연상의 대응물과 뚜렷한 구별되는 특성을 가져야 함’을 명확히 함으로써 인체로부터 분리된 유전자 발명이 ‘인간의 창작’을 매개로 한 발명인지 아니면 자연의 산물인지를 결정하는 엄격한 기준을 정한 사건이었고, Alice사건은 그동안 Patent Troll이 미국 특허소송제도를 이용하여 SW나 컴퓨터영업방법 발명을 주요 무기로 남용하던 사회적 문제인식에서 시작하여 특허의 대상이 되기 위해서는 단순히 컴퓨터에서 구현되는 추상적 아이디(abstract idea)를 넘어서 하드웨어에 영향을 미치는 구체적인 기술적 사상이어야 한다는 기준을 엄격히 적용함으로써 SW나 컴퓨터영업방법이 산업상 그 유용성이 인정되면 특허의 대상으로 포섭하던 추세에 제동을 걸어 그동안 등록이 허용되던 수많은 SW 및 컴퓨터영업방법발명의 특허적격성에 의문을 가져오게 된 사건이었다.

II.  발명에 대한 각국의 태도

특허의 대상이 되는 발명의 성립성과 관련하여 우리나라 특허법은 제2조 발명의 정의에서 ‘발명’을 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로써 고도한 것”으로 규정하고 있으며, 동법 제29조에서 발명이 특허로 등록 받기 위한 특허요건으로 “산업상 이용할 수 있는 발명”일 것을 요구하고 있다. 다만 동법 제32조에서는 공서양속에 반하는 발명은 산업상 이용가능한 발명이라고 하더라도 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다.

반면 유럽특허조약(EPC)에서는 우리나라와 같은 발명의 정의규정은 두지 않고 동 조약 제52조 제1항에서 “유럽 특허는 신규한 것으로서 산업상 이용가능하고 진보성이 있는 발명에 부여한다”고 하고 있으며, 미국 역시 별도로 발명에 대한 정의규정을 두지 않고 인간에 의하여 만들어진 ‘태양 아래 유용한 모든 것은 특허의 대상이 될 수 있다’는 원칙아래 미국 특허법(35 U.S.C) 제101조는 “누구든지 새롭고 유용한 프로세스, 기계, 제조물, 조성물 또는 이들에 대한 새롭고 유용한 개량을 발명하거나 발견한 자는 특허를 받을 수 있다”라고 정하였다. 발견 역시 특허의 대상으로 규정하고 있는 점이 독특하다 (발명의 정의는 우리나라와 일본만 규정하고 있고 미국 특허법과 유럽특허조약과 같이 대부분의 국가에서는 발명을 별도로 정의하지 않고 있다. 이러한 태도는 생명공학기술이나 정보통신기술에서 발생하는 새로운 발명을 유연하게 포섭할 수 있다는 점에서 발명의 정의 조항의 개정 또는 삭제논의를 일으켰다 (서계원, 「(보론)생명공학발명과 발명의 정의조항」, 『특허법주해I』, pp. 41~58 참조).

미국은 특허적격성과 관련하여 판례에서 특허법 제101조를 해석하여 인간의 창의력(human ingenuity)에 의해 만들어진 것이 아닌 자연의 산물은 특허의 대상이 될 수 없다는 ‘자연의 산물의 원칙’을 적용하고 있을 뿐, 공서양속 위반한 경우 특허의 대상에서 제외하는 별도의 규정을 두지 않고 오직 판례에 의하여 “불법적이거나 부도덕하거나 유해한 경우”는 특허법 제101조에서 정한 ‘유용한 발명 또는 발견’이 아니라는 원칙을 적용하고 있다. 이와 같이 특허의 대상이 되는 발명을 바라보는 관점이 국가별로 차이가 있으나 본 글에서는 우리나라의 특허법을 기준으로 발명의 요건을 ‘자연법칙의 이용’, ‘기술적 사상의 창작’, ‘고도성’ 이 세(3)가지로 나누어 살펴본다.

III.  자연법칙의 이용

발명으로서 성립하기 위해서는 우선 발명이 자연법칙을 이용하여야 한다. 따라서 자연법칙 자체나 자연법칙에 반하는 것은 발명으로서 성립하지 아니한다. 따라서 수학공식, 단순한 정신활동 또는 자연계에 이미 존재하는 물건의 발견은 특허법상 발명이 아니다. 그러나 청구항에 기재된 발명의 일부에 수학공식이 포함되었다고 하더라도 자연법칙의 이용여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하고 발명자가 자연법칙 자체를 인식하고 있을 필요는 없다.

한편 자연법칙에 반하는 발명은 발명에 해당하지 않는 것이 아니라 실시할 수 없으므로 산업상 이용가능성이 없는 것이며, 대법원 판결도 자연법칙에 어긋난 발명을 특허법 제2조 정의규정을 언급하지 않고 동법 제29조 제1항 산업상 이용가능한 발명이 아니라는 점을 명시하여 특허등록을 거절하고 있다는 견해가 있다 (박성수, “특허요건 및 특허출원”, 『특허법주해I』, pp. 289~292 참조),

그러나 판례가 동법 제29조 제1항을 등록거절의 근거규정으로 언급하고 이에 따라 자연법칙을 위반한 발명을 산업상 이용가능한 발명이 아니어서 등록 받을 수 없다고 한 것은 특허등록의 거절이유에 특허법 제2조 발명의 정의조항을 열거하지 않고 오직 동법 제29조만을 열거하고 있다는 한계에 따른 것이 아닌 가 하는 의문이 들며 우리나라와 일본의 특허법 체계에서 발명의 정의 규정은 특허의 등록요건으로서 마련된 것이라기 보다는 특허법에서 규율하는 발명의 대상이 무엇인지를 일반적이고 포괄적으로 정의한 것으로 보인다. 우리나라는 동법 제2조와 별도로 특허법 제29조는 특허로써 보호대상이 되기 위한 등록요건을 구체적으로 정하고 동법 제2조에서 정한 특허법상 발명의 정의를 분해하여 구체적으로 특허권을 허락하기 위한 심사요건을 정한 것으로 이해된다.

따라서 특허의 등록요건으로서 “자연법칙을 이용한 것인지”를 판단할 때에는 특허법 제29조 제1항 본문에 의하여 판단하게 된다. 즉 “산업상 이용 가능한지”가 구체적인 판단기준이 된다고 봄이 타당할 것이다. 따라서 자연법칙을 위반한 발명은 자연법칙을 이용하지 아니한 발명이기 보다는 반복 재현성을 입증할 수 없어서 산업상 이용할 수 없기 때문이 아닌 가 한다. 이 점은 견해를 같이한다. 어찌되었든 여전히 현대 과학과 공학이 급속하게 발전하고 그 결과 세상이 급격하게 변하게 됨에 따라 인간의 창작활동이 왕성한 컴퓨터공학(또는 정보통신기술) 및 생명공학에서 순수 소프트웨어, 알고리즘, 영업방법(비지니스모델), 동물 및 식물의 발견 영역에서 다양한 발명을 특허의 대상으로 포섭해야 한다는 필요와 논의가 계속되고 있다.

IV.      기술적 사상의 창작

1.  기술적 사상

특허법상 기술이란 자연법칙을 이용한 기술로서 특허법상 발명으로서 성립하기 위해서는 발명이 일정한 목적을 달성하는 합리적 수단으로서 목적하는 기술적 효과를 반복적으로 달성할 수 있을 정도로 구체적이고 객관적으로 구성되어야 한다. 따라서 객관성이 결여된 개인적 기능 또는 예능은 발명이 될 수 없다.

그러나 특허법상 발명은 반드시 기술 그 자체일 필요는 없으며 구체적인 기술에 대한 추상적이고 개념적인 사상, 즉 기술적 사상이면 족하다. 반복 실시할 수 없을 정도로 구체성과 객관성이 결여된 구성으로 이루어진 발명은 미완성 발명에 해당하나 현재 기술의 발전단계에서는 실시할 수 없더라도 적어도 장래 기술로써 이용될 수 있을 정도의 구체성을 갖춘 발명은 구체적인 기술적 사상으로 인정되어 특허의 대상이 된다. 과거 양성번식 생명체의 경우 유전정보가 동일하지 않아 반복재현성을 인정받기 어려워 무성번식만을 특허의 대상으로 하였으나 유전공학의 발전으로 부모와 동일한 유전자를 지닌 자손을 만들어 낼 가능성이 높아져 유성번식의 경우도 발명의 대상으로 인정받게 되었다.

2.  창작성

특허법상 창작은 인간의 인위적인 정신활동에 의하여 기술적 사상을 새롭게 만들어낸 것으로 자명하지 않아야 한다. 따라서 특허의 대상이 되는 발명은 단순히 복제가 아니라 종전의 것과 다른 모방에 이르는 새로움이 있어야 하고, 그 새로움과 동시에 새로운 무언가를 만들어내는 행위가 개입되어야 한다. 단순한 발견은 창작성 결여로 발명이 될 수 없고, 특허법상 ‘창작’은 사상의 창작이므로 표현의 창작을 보호하는 저작물과 구별된다.

또한 단지 새로이 만들어 낸 것만으로는 부족하고 그것이 발명이 속하는 기술분야에 종사하는 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 자연적인 기술의 진보 수준에 머물지 않아야 한다. 이를 구체적으로 판단하는 기준은 특허법 제29조 제2항에 마련되어 있다. 이를 보통 진보성에 관한 조항이라고 하나, 사실 출원발명이 진보한지를 적극적으로 심사하도록 규정하지 않고 있다. 피조물인 인간이 진보성이 있는지를 적극적으로 심사하는 것은 그 객관성을 담보할 수 없기 때문이 아닌가 한다. 발명의 창작성에 대해서는 구체적으로 특허법 제29조에 따라 판단하게 되는데, 발명의 출원 당시 이미 공개된 공지공용기술 또는 발명의 출원 전에 출원된 타인의 발명과 동일한 경우는 특허 받을 수 없다는 방식으로 규정한 것이 일명 신규성관련 규정(특허법 제29조 제1항 및 제3항)이고, 발명의 출원 당시 이미 공개된 공지공용기술을 이용하여 쉽게 발명할 수 있으면 특허를 받을 수 없다는 방식으로 규정한 것이 일명 진보성관련 규정(특허법 제29조 제2항)이다. 이와 같이 모두 소극적인 방식으로 규정하고 있다. 참고로 미국은 발명의 출원 당시 이미 공개된 공지공용기술은 물론 발명의 출원 전에 출원된 타인의 발명을 이용하는 것이 자명하면 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다.

V.      고도한 창작

고도성이란 구체적으로 창작으로서 요구되는 ‘자명하지 않은 정도’가 어느 정도인가에 대한 것으로 학설의 대립은 있으나 고도성은 실용신안법상 고안의 제도를 별도로 두고 있는 국가에서 단순히 실용신안법상 고안의 정의와 구별하기 위하여 도입된 것이라고 볼 수 있다.

VI.      ‘인간복제’에 관한 연구개발 결과물은 ‘특허 받을 수 없는 발명’인가?

1.    들어가는 말

2016년 11월 황우석 교수는 “체세포 복제 배아줄기세포로부터 유래한 신경전구세포 (신경전구세포란 향후 신경조직으로 분화가 가능한 전단계의 줄기세포를 말한다)에 관한 발명이 미국 특허청(USPTO)에 등록됐다고 발표하여 세간의 관심을 끌었다 (강인효, ‘황우석, 인간복제 줄기세포 미국특허등록’, 조선비즈, 2016.11.9일자). 인간복제와 같은 생명공학 분야에서는 생명체 또는 생명체의 유형에 관한 연구결과물이 특허의 대상이 되는 가는 첫째, 생명체 또는 생명체의 유형에 관한 연구결과물이 신이 창조한 유체물을 인간이 발견한 것에 불과하다는 입장에서 과연 특허의 대상이 되는가 라는 의문점에서 시작하여, 둘째, 인간복제에 관한 연구결과물은 반복재현성이 뒷받침되지 않아 산업상 이용가능성이 존재하는 가에 대한 문제, 셋째 생명체에 대한 인위적인 발명이 윤리적으로 타당한지에 대한 문제가 논란이 된다.

첫번째와 두번째 문제는 특허대상의 적극적 요건인 발명의 성립성에 대한 문제이고 세번째 문제는 특허대상의 소극적 요건에 해당한다. 이에 대하여 결론적으로 간단히 언급하면 인간이 만든 인간복제에 관한 연구개발물 역시 특허법상 엄격한 발명의 요건을 만족하면 특허의 대상이 될 수 있다고 봄이 타당하다. 그러나 ‘인간을 복제하는 방법’은 그 윤리성문제로 아직까지는 특허를 허용하지 않고 있으며 인간복제에 관한 연구개발물이 특허의 대상이 되는 영역은 매우 제한적이다.

한편 인간복제에 관한 발명의 특허적격성과 별개로 윤리성에 대한 논란을 줄이고 그 이용의 안정성을 확보하고자 생명윤리법에서 연구가 허용되는 행위를 제한하고 약사법 및 의료법에서 승인, 허가제도를 두고 있다.

2.    생명체 또는 생명체의 유형에 관한 연구결과물이 특허의 대상이 되는 지

인간복제와 같은 생명체에 관한 연구개발물이 특허의 대상이 되는 가는 특허법적으로 접근하여야 한다. 따라서 인간복제에 관한 연구결과물이 신이 창조한 피조물에 대한 인간의 발견에 머무는 지는 결국 특허법 제29조 산업상 이용가능한 발명에 해당하는 지로 귀결된다. 앞에서 이미 특허법상 발명의 성립성을 검토하였으므로 인간복제에 관한 문제에서 주로 이슈가 되는 배아줄기세포(또는 유전자)의 특허적격성과 줄기세포(또는 유전자) 분화방법에 대한 특허적격성을 살펴본다.

1)    배아줄기세포(또는 유전자)의 특허적경성

배아줄기세포 또는 유전자 자체는 단순한 자연의 산물에 해당한다. 비록 자연의 상태에서 세포나 유전자를 분리하는 것과 실험실에서 자라게 하는 것, 그 분리된 세포(또는 유전자)를 생존하게 하는 것은 고도의 창작성과 상당한 인간의 개입을 요구하는 것이나 그 분리방법이나 실험실에서 자라게 하는 방법에 대한 특허적격성은 별론으로 하고 배아줄기세포(또는 유전자)가 원래 자연에 존재하는 모습과 비교할 때 두드러진 차이를 확인할 수 없다면 단지 인체로부터 분리하였다는 것만으로 배아줄기세포나 유전자 자체는 단순히 자연의 산물에 대한 발견에 불과하여 특허의 대상이 될 수 없다 (2013년 Association for molecular pathology v. Myriad geneticalice Case 참고). 이러한 배아줄기세포나 유전자 들을 배양하여 정제된 시험관 물질로 청구하는 경우도 마찬가지이다.

다만 합성 배아줄기세포들과 같은 유도만능줄기세포는 성체로부터 세포들을 추출하고 배아줄기세포들과 닮도록 많은 실험과정을 수행할 뿐 아니라 어떠한 형태로는 자연적으로 발견되지 않기 때문에 미국 연방대법원 1980년 Chakrabarty 사건에서의 새로운 박테리아와 유사하다고 볼 수 있다. 따라서 이렇게 새로운 유도만능줄기세포를 배양하는 방법들과 그 매체는 특허의 대상이 된다.

2)    줄기세포(또는 유전자) 분화방법에 대한 특허적격성

  줄기세포 또는 유전자줄이 다른 세포나 몸의 다른 형태로 분화시키는 것을 조절하는 방법은 사실상 그 환경이 실험적으로 바뀐 것을 제외하면 배아를 발생하거나 유전자 복제이후 세포로 성장하는 자연적 원리에 불과하다. 따라서 특허의 대상이 되기 위해서는 청구항에 기재한 방법에 인간의 창작능력이 가미되어 기존의 현상과 두드러진 차이점이 추가되지 아니하는 한 특허의 대상이 되기 어려울 것이다.

3.    인간복제에 관한 연구결과물이 반복재현성이 뒷받침될 수 있는지

특허법 시행령은 미생물발명의 경우 일정한 확실성과 반복재현성을 확보하기 위하여 특허출원 전에 미생물 등을 기탁하도록 하고 있다. 그러나 인간복제와 관련된 유전자 발명은 아직까지 이러한 기탁제도가 없다. 단지 출원 전 기탁해야하는 미생물발명의 범주에 단세포가 포함되어 있을 뿐이다. 그러나 인간의 DNA구조가 밝혀지고 유전공학기술이 발전함에 따라 이론적으로 반복재현성이 해결되었다. 따라서 우리나라 특허청에서는 생명공학분야 특허심사기준을 마련하고 유전자 자체는 특허의 대상이 됨을 명시하는 한편, 해당 유전자는 공지의 유전자에 비하여 신규성과 진보성 등의 특허성을 구비하여야 함은 물론이고, 발명의 상세한 설명에 유전자의 특정요건, 특정의 근거로 된 구체적인 예(서열,  cDNA, RNA 등), 기원(또는 유래), 사용하는 벡터의 입수수단, 사용효소, 처리조건, 채취/정제공정, 확인수단, 기능이 명확히 기재되어 있어야 할 뿐 아니라 청구범위의 기재에 있어서도 유전자의 염기서열 또는 그 유전자가 코딩하는 아미노산 서열을 기재하도록 하는 것으로 반복재현성을 뒷받침하도록 하고 있다 (특허청, “생명공학분야 특허심사기준”, p 1-323).

4.    특허법 제32조 공서양속에 반하는 발명인지 (우리 특허법상 불특허사유)

인간복제에 관한 연구결과물이라고 하더라도 법 제29조 산업상 이용가능한 발명에 해당하고 그 외 소정의 특허요건을 갖추었다면 등록을 거절한 이유가 없다. 원칙적으로 특허 받을 수 있다고 보아야 한다.

그러나 동법 제32조의 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 염려가 있는 발명’(이하 “공서양속에 반하는 발명”)인 경우에는 특허의 대상이 될 수 없다. 구체적으로 i) 인체를 사용하는 발명으로서 그 발명을 실시할 때 필연적으로 신체를 손상시키거나, ii) 신체의 자유를 비인도적으로 구속하거나, iii) 인간을 복제하는 공정, 인간 생식세포계열의 유전적 동일성을 수정하는 공정 및 그 산물 등 인간의 존엄성을 손상시키는 결과를 초래할 수 있거나, iv) 인간을 배제하지 않은 형질전환에 관한 발명은 특허 받을 수 없다.

한편 ‘EU생명공학발명지침’ 제6조에서는 a) 인간을 복제하는 방법, b) 인간의 생식세포계열의 유전적 동일성을 변경시키는 방법, c) 인간의 배아를 산업상 또는 상업상 목적에 사용하는 용도발명, d) 인간 또는 동물에 실질적인 의학적 유익을 초래하지 아니하고 이들에게 고통을 줄 가능성이 있는, 동물의 유전적 동일성을 변경시키는 방법, 및 이러한 방법으로부터 제조된 동물은 공서양속에 반하는 것으로 특허 받을 수 없는 것으로 규정하고 있으며 (김형건.류화신(2014), 인간배아줄기세포 연구기반 조성을 위한 법제연구, 한국법제연구원, pp. 64~68), 영국 특허청은 산업적 또는 상업적 목적의 인간배아사용은 특허를 금지하고 있다. 따라서 ‘인간배아로부터 줄기세포를 얻는 방법’과 인간으로 발달할 수 있는 잠재력을 가진 ‘인간의 전능줄기세포’는 특허를 허여하지 않고 있으나, 인간의 전능세포에서 더욱 분화되어 완전한 인체로 발달할 가능성이 없는 ‘안간의 만능배아줄기세포’는 다양한 불치병과 난치병 치료에 유익한 잠재력을 인정하여 특허를 허여하고 있다 (김형건.류화신(2014), 인간배아줄기세포 연구기반 조성을 위한 법제연구, 한국법제연구원, pp. 79~80).

5.    인간복제에 관한 연구를 제한하는 다른 특별법에 대해

인간의 불치병 및 난치병 치료에 대한 사회적 니즈와 생명연장의 욕구로 인하여 인간배아줄기세포연구가 활발해짐에 따라 무분별한 연구활동의 우려와 윤리성 논란이 제기되었다. 이에 인간복제에 관한 연구결과물이 특허의 대상이 되는 지와 별개로 우리나라는 2004년 ‘생명윤리및안전에관한법률’을 제정하여 인간을 복제하기 위해 체세포복제배아를 자궁에 착상, 유지 또는 출산하는 행위를 금지하고, 희귀,난치병 등의 질병치료를 위한 연구목적이외에는 체세포핵이식행위를 금지하고 있다. 나아가 앞에서 살펴본 바와 같이 인간복제연구결과물에 대해 윤리성이 문제되는 경우 특허법 제32조 공서양속위반을 이유로 등록을 허여하지 않고 있다.

<참고문헌>

1.     정상조,박성수, “특허법주해 I”, 박영사, 2010.

2.     오승택, “특허법”, 제4판, 2016.

3.     김형건.류화신(2014), 인간배아줄기세포 연구기반 조성을 위한 법제연구, 한국법제연구원.

4.     정상조,박준석, “지적재산권법”, 방송통신대학교출판문화원, 2017.