특허 서바이벌 가이드: 21년 특허 소송 전문가의 통찰을 담아 (Patent Survival Guide: Insights from 21 Years in Patent Litigation)

문제 인식과 이 가이드의 방향

Problem Recognition and the Direction of This Guide

제가 21년간 수많은 기업가들을 만나며 가장 자주 들었던 질문은 바로 이것입니다. "우리 앱 아이디어가 정말 대단한데, 혹시 모르게 남의 특허를 침해하는 건 아닐까요?" 이 질문의 이면에는 특허가 거대 기업의 전유물이며, 스타트업에게는 넘을 수 없는 장벽이라는 막연한 두려움이 자리 잡고 있습니다. 하지만 이는 수많은 기회를 놓치게 만드는 심각한 오해입니다.

After meeting countless entrepreneurs over 21 years, the most frequent question I've heard is this: "Our app idea is amazing, but are we inadvertently infringing on someone else's patent?" Beneath this question lies a vague fear that patents are an exclusive domain of large corporations and an insurmountable barrier for startups. However, this is a serious misconception that leads to missing countless opportunities.

이 글은 특허 소송의 최전선에서 직접 보고 경험한 내용을 바탕으로, 여러분의 오해를 바로잡고 특허를 비즈니스의 성장 촉매제로 활용할 수 있도록 돕기 위해 작성되었습니다. 딱딱한 법률 이론이 아닌, 실제 분쟁의 현실과 살아있는 전략을 담아낸 현장 기록서로 말입니다. 애플과 삼성, 구글과 오라클 같은 거대 기업들의 싸움이 어떻게 전개되었는지 그 이면을 보여드리며, 여러분의 사업에 적용할 수 있는 구체적인 통찰을 제공하고자 합니다.

This article was written based on what I have directly seen and experienced on the front lines of patent litigation, to help you correct these misconceptions and utilize patents as a catalyst for business growth. It's not a rigid legal textbook, but a field report that captures the realities of actual disputes and the living strategies within. I aim to show you the inside story of how battles between giants like Apple vs. Samsung and Google vs. Oracle unfolded, providing concrete insights that you can apply to your own business.

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2. 이 가이드의 핵심 통찰과 강점

2. Core Insights and Strengths of This Guide

이 가이드의 가장 큰 강점은 바로 저의 오랜 현장 경험을 바탕으로, 이론적인 법률 지식이 아닌 실제 분쟁의 현실을 생생하게 전달한다는 점입니다. 특히, 기업가와 변호사 간의 시각차를 명확히 제시하고, 거대 기업의 분쟁 사례를 통해 특허의 진정한 영향력을 보여준 점은 매우 효과적입니다. 디자인 특허의 중요성을 강조하고, 특허 회피(Design-Around) 전략을 가장 신뢰할 수 있는 방법으로 제시한 부분은 실질적인 조언으로서 그 가치가 높습니다. 또한, 비용과 시간, 분쟁 해결 방법을 구체적인 표로 정리하여 현실적인 판단 기준을 제공한 점 역시 가이드의 전문성을 돋보이게 합니다.

The guide's greatest strength lies in its ability to vividly convey the realities of actual disputes, not just theoretical legal knowledge, based on my 21 years of practical experience. Its clear articulation of the different perspectives between entrepreneurs and attorneys, and its demonstration of the true power of patents through major corporate disputes, is highly effective. The emphasis on the importance of design patents and the presentation of a 'Design-Around' strategy as the most reliable method are invaluable practical advice. Furthermore, the detailed tables on costs, timelines, and dispute resolution methods provide a realistic benchmark, highlighting the guide's expertise.

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3. 최신 글로벌 특허 분쟁 트렌드 보강

3. Reinforcing Latest Global Patent Litigation Trends

제공된 가이드는 거대 기업 간의 주요 분쟁 사례를 잘 다루고 있지만, 최근 몇 년간 급변하는 기술 환경을 반영한 트렌드를 추가하면 더 깊이 있는 통찰을 제공할 수 있습니다. 특히, AI와 표준필수특허(SEP) 영역의 분쟁은 오늘날 기업가들이 반드시 이해해야 할 새로운 게임의 규칙입니다.

While the provided guide effectively covers major disputes between large corporations, adding trends that reflect the rapidly changing technological landscape of recent years can offer deeper insights. Specifically, disputes in the areas of AI and Standard-Essential Patents (SEPs) are new rules of the game that entrepreneurs must understand today.

3.1. 인공지능(AI) 기술과 특허 적격성 논쟁

3.1. AI Technology and the Debate on Patent Eligibility

최근 특허 분쟁의 최전선은 AI 알고리즘과 데이터 처리 방법에 집중되고 있습니다. AI 기술은 그 자체로 특허를 받기 어려운 경우가 많습니다. 미국 연방대법원의 Alice Corp. v. CLS Bank International 판결 이후, 단순히 추상적인 아이디어나 비즈니스 모델을 컴퓨터로 구현한 것은 특허 적격성이 없다고 판단하는 경향이 강해졌습니다.

The front line of recent patent litigation is focused on AI algorithms and data processing methods. AI technology itself is often difficult to patent. Following the U.S. Supreme Court's decision in Alice Corp. v. CLS Bank International, there has been a strong tendency to find that merely implementing an abstract idea or business model on a computer is not patent-eligible.

따라서 AI 관련 특허를 출원하려면, 단순히 'AI를 활용한 서비스'가 아니라, 기존 기술적 문제를 해결하는 '구체적이고 기술적인' 구현 방법을 명확히 제시해야 합니다. 예를 들어, 딥러닝 모델의 효율성을 획기적으로 개선하는 새로운 아키텍처나, AI가 특정 데이터를 처리하는 고유한 방식 등이 특허의 핵심이 될 수 있습니다. (참고 출처: USPTO)

Therefore, to file an AI-related patent, you must clearly present a 'concrete and technical' implementation method that solves a pre-existing technical problem, rather than simply claiming an 'AI-powered service.' For example, a new architecture that significantly improves the efficiency of a deep learning model or a unique method by which AI processes specific data can be at the core of a patent. (Reference: USPTO)

3.2. 표준필수특허(SEP)와 FRAND 로열티 분쟁

3.2. Standard-Essential Patents (SEPs) and FRAND Royalty Disputes

5G, Wi-Fi 6, IoT 등 기술 표준에 필수적으로 포함되는 특허를 SEP(Standard-Essential Patent)라고 합니다. SEP 특허 보유자는 '공정하고 합리적이며 비차별적인(FRAND)' 조건으로 라이선스를 제공해야 하는 의무를 집니다. 하지만 'FRAND'의 구체적인 로열티율을 놓고 전 세계적으로 분쟁이 끊이지 않고 있습니다.

Patents that are necessarily included in technical standards such as 5G, Wi-Fi 6, and IoT are called Standard-Essential Patents (SEPs). SEP holders have an obligation to offer licenses on 'Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory' (FRAND) terms. However, disputes over the specific FRAND royalty rate are a constant global issue.

최근 몇 년간 중국 법원(예: 광둥성 심천 중급법원)이 글로벌 FRAND 로열티율을 선제적으로 결정하는 판결을 내리면서, 특허 분쟁의 '지정학적 리스크'가 커졌습니다. 이는 글로벌 시장에 진출하려는 기업들에게 로열티 협상 시 어느 국가의 법원이 중요한 역할을 할지 예측하고 대비하는 것이 중요해졌다는 것을 의미합니다.

In recent years, Chinese courts (e.g., the Shenzhen Intermediate People's Court in Guangdong) have been issuing judgments that preemptively determine global FRAND royalty rates, increasing the 'geopolitical risk' of patent disputes. This means it has become crucial for companies looking to enter the global market to predict and prepare for which country's courts will play a significant role in royalty negotiations.

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4. 실질적 실행 방안 확대: 전략적 특허 포트폴리오 구축

4. Expanded Practical Strategies: Building a Strategic Patent Portfolio

후발 주자를 위한 '상업화 필수 특허' 전략은 매우 효과적입니다. 여기에 더해, 스타트업이 적은 비용으로도 강력한 특허 포트폴리오를 구축할 수 있는 몇 가지 방법을 추가로 제안합니다.

The 'Commercialization-Essential Patent' strategy for late entrants is highly effective. In addition, I propose a few other ways for startups to build a strong patent portfolio efficiently.

4.1. 울타리(Picket Fence) 전략

4.1. The Picket Fence Strategy

경쟁사의 핵심 특허(Core Patent)를 직접 침해하지 않으면서, 그 특허를 상업적으로 활용하기 위해 필수적인 주변 기술 특허(Peripheral Patents)를 확보하는 전략입니다. 마치 핵심 기술을 둘러싸는 울타리를 치는 것과 같다고 하여 ‘울타리 전략’이라 불립니다. 이 전략은 경쟁사가 자신의 핵심 특허를 활용하여 제품을 만들 때, 우리의 주변 특허를 침해하도록 유도하여 상호 협상력(Cross-license)을 강화하는 데 목적이 있습니다.

This is a strategy of securing peripheral technology patents that are essential for the commercial exploitation of a competitor's core patent, without directly infringing it. It's called the 'Picket Fence' strategy because it's like building a fence around a core technology. The goal is to induce a competitor to infringe on our peripheral patents when they commercialize a product using their core patent, thereby strengthening our cross-licensing negotiation power.

4.2. 플랫폼(Platform) 특허 전략

4.2. The Platform Patent Strategy

스타트업의 초기 기술은 미완성인 경우가 많습니다. 이때 초기 핵심 기술에 대한 특허 출원을 먼저 진행하고, 이후 기술이 발전할 때마다 이 핵심 특허를 기반으로 한 후속 특허(Continuation Application)를 지속적으로 출원하는 전략입니다. 이는 하나의 아이디어로부터 보호 범위를 점진적으로 확장하여, 비용 부담이 큰 신규 출원을 반복하는 대신 효율적으로 특허 포트폴리오를 강화할 수 있게 해줍니다.

Startups' initial technologies are often incomplete. This strategy involves first filing a patent for the initial core technology, and then continuously filing follow-up patents (Continuation Applications) based on this core patent as the technology evolves. This allows for the gradual expansion of the scope of protection from a single idea, enabling an efficient strengthening of the patent portfolio without the burden of repeatedly filing new, costly applications.

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5. 최신 특허 분쟁 비용 및 타임라인 (2025년 기준)

5. Updated Patent Litigation Costs and Timelines (2025 Standard)

제공된 가이드의 표를 기반으로, 최근의 물가 상승과 전문가 비용 증가를 반영한 최신 데이터를 추가합니다. 이는 기업가들이 보다 현실적인 분쟁 대비 예산을 세우는 데 도움이 될 것입니다.

Based on the table in the provided guide, I'm adding updated data that reflects recent inflation and increased expert fees. This will help entrepreneurs set more realistic budgets for dispute preparation.

해결 방법	Resolution Method	예상 비용	Estimated Cost	예상 기간	Estimated Timeline	비고	Notes
무효심판 (IPR)	Invalidity Proceeding (IPR)	$4-10M	$4-10M	12-18개월	12-18 months	미국 PTAB 기준, 전문가 증언 비용 포함	Based on U.S. PTAB, includes expert witness costs
침해 소송 (Federal Court)	Infringement Litigation (Federal Court)	$50M+	$50M+	2-4년	2-4 years	복잡도에 따라 크게 변동	Varies significantly with complexity
라이선스 협상	License Negotiation	매출의 2-8%	2-8% of revenue	3-12개월	3-12 months	소송 전 합의 확률 높음	High probability of pre-litigation settlement
특허 회피 (Design-Around)	Design-Around	개발비용의 20-50%	20-50% of development cost	3-12개월	3-12 months	가장 확실하고 경제적인 방어책	Most certain and economical defense

실행 체크리스트: 당장 시작해야 할 특허 전략

Action Checklist: Patent Strategies to Start Right Now

• □ 우리 제품/서비스의 핵심 기능과 관련된 특허 5개를 식별했습니다.
• □ Identified 5 patents related to our product's core functions.
• □ 주요 경쟁사의 특허 포트폴리오를 분석하여 기술적 취약점을 찾았습니다.
• □ Analyzed major competitors' patent portfolios to find technical vulnerabilities.
• □ 우리의 기술이 선행 특허를 '울타리'처럼 보강할 수 있는 부분을 파악했습니다.
• □ Identified areas where our technology can reinforce existing patents like a 'picket fence.'
• □ 향후 1년 이내에 확보해야 할 '상업화 필수 특허' 목록을 작성했습니다.
• □ Created a list of 'commercialization-essential patents' to secure within the next year.

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결론: 특허는 성장의 촉매제입니다

Conclusion: Patents are a Catalyst for Growth

이 가이드는 특허가 더 이상 기업 활동의 걸림돌이 아니라, 비즈니스 성장을 위한 핵심적인 전략 도구임을 강조합니다. 특허 침해의 진정한 의미를 이해하고, 선행 기술을 회피하는 창의적인 해결책을 모색하며, 전략적 특허 포트폴리오를 구축하는 것이야말로 기업가 정신의 본질입니다. 특허 소송의 현실을 직시하고, 이를 통해 경쟁 우위를 확보하는 기업만이 지속 가능한 성장을 이룰 수 있습니다.

This guide emphasizes that patents are no longer an obstacle to business activities, but a key strategic tool for business growth. Understanding the true meaning of patent infringement, seeking creative solutions to circumvent prior art, and building a strategic patent portfolio are the very essence of entrepreneurship. Only companies that face the realities of patent litigation and use them to secure a competitive advantage can achieve sustainable growth.

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심층 질문

Topics Requiring In-Depth Investigation

이 가이드의 내용을 더 심화하기 위해, 다음과 같은 질문에 대한 답을 함께 고민해 보시기 바랍니다.

To deepen the content of this guide, I invite you to consider the answers to the following questions.

Q1. 최근 미국 및 유럽에서 강화되고 있는 AI 관련 특허 심사 기준과 소프트웨어 기업이 고려해야 할 전략은 무엇인가요?

Q1. What are the recent, stricter AI-related patent examination standards in the U.S. and Europe, and what strategies should software companies consider?

Q2. 특허 침해 소송에서 '특허 무효화'를 주장하는 행정 절차(예: IPR)가 실제 소송 판결에 미치는 영향은 어떻게 되며, 이를 효과적으로 활용하는 방법은 무엇인가요?

Q2. What is the impact of administrative procedures like IPR for patent invalidation on actual litigation outcomes, and how can they be effectively leveraged?

Q3. 후발 주자가 선발 주자의 특허를 회피하면서도 시장을 선점할 수 있는 '상업화 필수 특허'의 구체적인 성공 사례와 기술적 분석 방법을 알려주세요.

Q3. Please provide specific success stories and technical analysis methods for 'commercialization-essential patents' that allow late entrants to capture the market while circumventing the leader's patents.

※ 법적 고지 (Legal Notice) ※
본 블로그 포스트는 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 사안에 대한 법률적 자문을 대체할 수 없습니다. 개별적인 법률 문제에 대해서는 반드시 전문가와 상담하시기 바랍니다.
This blog post is for general informational purposes only and cannot substitute for legal advice on specific matters. Please be sure to consult with a professional regarding individual legal issues.

고용주-발명자 분쟁 Bio-Rad Labs, Inc. v. ITC and 10X Genomics (Fed. Cir. 2021)

고용주-발명자 분쟁 

Bio-Rad Labs, Inc. v. ITC and 10X Genomics (Fed. Cir. 2021)

여러분이 어떤 발명자가 설립한 스타트업을 거액을 주고 인수하고 그 발명자를 핵심 연구원으로 계속 고용하였는데, 그 핵심연구원들이 1년 뒤 퇴직한 후 새로운 경쟁사를 설립하고 4개월도 채 되지 않아 특허를 출원하였다면...그리고 그 출원이 등록되자 여러분의 회사를 상대로 특허침해소송을 벌인다면...

[그 발명자들과 회사가 체결한 발명에 대한 양도 계약] 

<"고용 기간 동안 그것이 특허받을 수 있는지 없는지와 상관 없이 구상되거나 개발되거나 구현된 모든 발명을 회사에 양도하기로 한다.">

미국 ITC사의 결정에 대한 연방항소법원의 판단은 "회사는 아무런 권리를 갖을 수 없다"이었습니다.

그 이유와 배경이 궁금하시면 데니스 크라우취 교수의 Patently-O 블로그에서 확인하세요 ~

Pre-Invention Innovations Not Captured by Employment Agreement Duty to Assign 

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[제 능력 밖인듯 하여 더 이상 설명을 쓰려고 하지 않았으나 해설을 달아달라는 in-house 들의 요청이 많아....이해에 도움이 될 내용을 더 씁니다]

회사가 퇴직 연구원의 특허발명에 대한 권리를 주장할 수 있는 근거로 크게 두가지가 있습니다. 하나는 계약에 따라 특허발명에 대한 발명자의 권리를 이전 받는 것 (소유권 취득)이고 다른 하나는 특허법에 따라 현재 회사의 다른 연구원들과의 공동발명을 주장하는 것 (발명자권 인정)입니다. 전자는 주법에 따라 계약을 해석하여 퇴직후 특허발명에 대해 소유권을 주장할 수 있는 지에 대한 ownership 문제이고 후자는 회사의 다른 연구원이 퇴직후 특허발명에 공동으로 기여하여 공동발명자의 지위를 주장할 수 있는 지에 대한 Invenotrship 문제입니다.

Bio-Rad 사건 (Bio-Rad Labs, Inc. v. ITC and 10X Genomics (Fed. Cir. 2021))에서 Bio-Rad는 고용계약에 따른 특허발명의 소유권 주장을 하였으나 연방항소법원은 캘리포니아 주법 및 선례법에 따라 특허법에 따라 보호대상이 될 수 있는 완성된 발명에 이르지 못한 아이디어는 계약의 이전대상이 아니라고 판단하였습니다. 즉 소유권 이전의 대상이 될 수 있는 것은 특허법에 따라 보호될 수 있는 수준으로 구상한 아이디어이어야 하는데, 특허발명은 고용기간 동안 구상된 발명이 아니라는 것입니다. 그 전단계의 초창기 아이디어이므로 이에 대하여 전직 회사가 권리를 주장할 수 없다는 취지입니다.

[BIO-RAD LABORATORIES, INC.의 주장] 

...It is undisputed that Saxonov and Hindson were scientists at QuantaLife who executed contracts broadly assigning all their intellectual property, including all “ideas, processes . . . works, inventions, discoveries” conceived, developed, or created at QuantaLife “whether not patentable.”....Bio-Rad acquired QuantaLife and all its assets, and Saxonov and Hindson then executed similar contracts with Bio-Rad. ....Hindson’s and Saxonov’s agreements are directed to a broad definition of intellectual property: “any and all ideas, processes, . . . works, inventions, discoveries, . . . and improvements or enhancements to any of the foregoing . . . .whether or not patentable.” 

[CAFC 판시사항]

Bio-Rad itself declares that what the assignment provisions apply to is “intellectual property.” Bio-Rad Reply Br. at 1, 3. The agreements lend support to that characterization as a limitation on coverage. The QuantaLife agreement, on which Bio-Rad has focused, first imposes a requirement to disclose to the Company (QuantaLife) trademarks, inventions, and other ideas (all of which it parenthetically calls “IP”) that bear specified relations to the Employee’s employment or the Company’s business. J.A. 3199 (§ 2(a)). The assignment provision follows, and it states that “Employee shall assign to the Company . . .Employee’s entire right to any IP described in the preceding subsection, . . . whether or not patentable.” J.A. 3199 (§ 2(b)) (emphasis added). The language of “right to” suggests that the subject of the required assignment must be “intellectual property,” whether or not the right is a patent, trademark, trade secret, copyright, or other form of intellectual property. See J.A. 3199 (§ 2(b)); see also J.A. 3195 (Bio-Rad agreement, after acquisition of QuantaLife, using “inventions” as the umbrella term); Oral Arg. at 1:50–2:45 (Bio-Rad agreeing that the scope of the assignment duties is the same).

또한 Bio-Rad는 특허발명은 회사의 다른 연구원과 함께 공동 개발한 것이라는 취지의 주장도 있었으나 공동발명에 대한 쟁점은 본격적으로 다투지 못한 것 같습니다. 

연방항소법원은 회사에 재직하는 동안 구상된 아이디어는 너무 일반적(too generic)이어서 퇴직 후 특허발명에 기여하였다고 볼 수 없다고 판단하였습니다. 이와 반대로 Dana-Farber 사건 (Dana-Farber Cancer Inst., Inc. v. Ono Pharm. Co., Ltd., 964 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2020))에서는 특허를 받을 수 있는 수준의 아이디어가 아니더라도 여러명이 발명의 착상에 공동으로 함께 기여하였으므로 공동발명이라고 판단하였습니다. 공동발명자이면 공동발명자로서 공동으로 발명자권을 갖습니다. 즉 사실관계에 따라 달라질 수 있습니다.

스타트업은 ‘시제품과 특허’가 성공의 씨앗이 된다. 하지만…

스타트업은 ‘시제품과 특허’가 성공의 씨앗이 된다. 하지만…

"스타트업 창업 후 시제품을 제작하는 것은 비즈니스 성공을 위한 필수 단계다. 그러나 시제품 제작 및 의뢰와 시연이 자칫 특허요건을 스스로 훼손할 수도 있다. 따라서 국가별 특허 제도의 차이에서 오는 유의점을 충분히 인식해야 정확한 의사결정을 할 수 있다. 이런 차원에서 기업 비즈니스 현장에 필요한 시제품 제작 및 특허 전략 수립 방안에 대해 살펴보자."

IP Daily 칼럼 본문

EoU (Evidence of Use)의 유용성과 정책제언

1. EOU 란 무엇인가?

EoU, 특히, 기술창업자들에게 EoU가 얼마나 유용한지와 정부의 정책지원은 어떤 것이 있을지에 대해 이야기를 나누고자 합니다.

1986년경 비쥬얼 베이직과 포트란이란 프로그래밍 언어를 처음 배울 때이었습니다. 다들 BOF와 EOF란 용어를 당연하게 사용하는 데 정작 저는 그 뜻을 몰라 당황한 적이 있습니다. BOF와 EOF는 Beginning Of File(BOF), End Of File(EOF)라는 단순한 의미의 약자입니다.

그때 기억을 되살려 “EoU”라는 용어를 처음 듣는 분들에게 잠깐 EoU를 설명드립니다. “EoU”는 “Evidence of Use”의 약자입니다. 우리나라 말로 번역하면 “사용증거”라고도 할 수 있는데, 실제는 단순히 침해 가능성이 있는 제품을 식별하는 수준에 머물지 않고, 침해 가능성이 있는 제품이나 시스템을 식별하고 그 제품 및 서비스의 특정 구성이나 기능을 특허 청구항에 기재된 내용을 구성 요소로 분해하여 1:1로 대응한 구성요소 비교표 (Claim Chart)를 말합니다. 이 비교표를 보면 특허침해여부를 알 수 있습니다.

성실하게 작성된 EoU에는 특허청구범위 해석편이 추가로 포함되어 있습니다. 과거 미국의 몇몇 특허거래 중개인에게 받은 EoU를 보면 특허청구범위 해석챠트가 포함되어 있었고, 저 역시 고객의 특허를 매물로 제안할 때 그렇게 했습니다. 

참 특허청구범위가 무엇인지 모르시는 분을 위해 설명드리면, 특허문서는 크게 서지사항과 요약서가 기재된 표지와 발명의 설명ㆍ청구범위를 적은 명세서와 도면으로 구성되어 있습니다. 발명의 설명편에는 배경기술과 그 발명을 쉽고도 명료하게 설명되어 있으며, 청구범위에는 그 설명의 내용 중 특허권으로 보호받고 싶은 기술적사상을 선택하여 기재하고 있습니다. 따라서 발명의 상세한 설명에 기재하였다고 하더라도 청구범위에 기재하지 않으면 공중에 무상으로 기부한 것으로 취급합니다. 한편 특허청구범위는 글로 표현하므로 제품이나 선행기술과 비교하기 위해서는 그 청구범위에 기재된 용어와 내용에 대한 법률적인 해석이 필요합니다. 그 해석에 따라 특허권의 범위가 결정됩니다. 때문에 특허청구범위의 해석은 매우 중요합니다.

특허청구범위를 해석하는 챠트편에는 그 해석의 근거가 되는 증거를 내용과 함께 1:1로 구성요소에 대응하여 표시합니다. 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하므로 해석의 근거가 되는 가장 기본이 되는 증거는 명세서와 도면, 특히 해당 발명을 설명한 내용과 다른 종속항이나 독립항과의 관계, 도면 등입니다. 이를 미국에서는 내재적 증거라고 합니다. 그뿐 아닙니다. 심사기록, 특히 심사관의 거절이유 통지내용과 인용문헌, 이에 대한 의견서와 보정서 내용과 과거 무효심판서류와 심결 및 판결이유, 과거 침해소송이력과 준비서면과 판결문에 기재된 내용, 동일 발명자나 출원인의 패밀리발명, 유사발명, 파생발명, 시리즈 발명 등의 출원명세서에 기재된 내용, 관련 선행기술 중 해석의 근거가 될 만한 내용을 기재합니다. 또한 일반적으로 사용하고 있는 단어도 국어 사전에서 정의된 의미를 재확인하고, 과거 경쟁업체의 유사 판결을 리서치하여 근거로 기재하기도 하고 출원시까지의 동종 기술분야의 특허정보를 조사하여 사용되는 용어나 기술의 발전 흐름을 근거로 제시하기도 합니다. 필요에 따라서는 동종업계의 기술지식을 잘 이해하고 있는 전문가나 소비자들의 의견이나 해당 기술이 적용될 제품의 업계 종사자의 의견도 기재하곤 합니다. 다만 나중에 증인신청의 대상이 될 수 있으므로 의견기재에 주의하여야 합니다.

2. EOU의 절차와 유용성

“EoU” 보고서에 기재된 내용의 수준이나 범위는 그 사용취지나 고객의 요청에 따라 달라질 것입니다. 여기서는 하나의 “EoU” 보고서를 작성하기 위하여 일반적으로 진행하는 절차와 유용성을 요약해보겠습니다.

1)     청구범위 분석 및 해석

EoU의 작업의 첫 단계는 하나의 특허는 물론 여러 개의 군으로 이루어진 특허 포트폴리오에 대한 청구범위해석과 분석을 시행하는 것입니다. 이를 기초로 특허군이 포섭하고 있는 제품과 시장의 범위를 이해할 수 있습니다.

청구 범위 해석은 특허권자나 잠재적인 특허 구매자 (실시권자) 또는 투자자 모두에게 특허권의 좀더 객관적인 권리범위를 이해하게 하여 다양한 회피설계는 물론 EoU조사와 특허 수익화와 라이센싱 및 권리행사와 관련된 의사결정에 도움을 줍니다.

2)     EoU 조사 및 분석

위에서 해석한 청구범위 분석 및 해석을 기초로 EoU 조사를 시행합니다. 물론 EoU조사작업 중 관련 특징이나 정보를 feedback하여 청구범위 분석 및 해석을 좀더 구체적이고 합리적으로 수정하기도 합니다.

EoU 조사를 통해 대상 특허의 침해를 구성하는 제품의 범위와 시장의 범위를 이해하게 됩니다. EoU조사는 일종의 실사 작업 같은 것인데, 인터넷에 공개된 자료나 기사, 사용 매뉴얼, 제품사양서와 설명서, 논문, 제품구매 및 제품 분석등을 통해 잠재적인 침해 가능성을 확인합니다. 분석전문기관은 제품 등을 분해하고 촬영하고 측정 및 분석하여 그 결과를 Teardown보고서로 작성합니다.

관련 제품이 시장에 존재하지 않을 경우에도 하나의 특허, 바람직하게는 여러 개의 특허로 구성된 특허포트폴리오 분석을 통해 정한 침해제품이나 시장의 범위를 기초로, 해당 특징이 적용될 수 있는 미래 제품이나 서비스와 그 시장을 추정하여 검토합니다. 이러한 추정에도 모두 제3자가 작성한 합리적인 근거가 있어야 합니다.

잠재적인 구매자나 투자자 등에게는 잠재적 특허 침해 제품이나 시장의 범위를 구체적으로 이해하고 추정하게 하며, 손해배상액의 시뮬레이션을 통해 좀 더 객관적인 대상 특허의 미래 수익 잠재력에 대한 지표와 가격 지침을 제공하게 합니다. 대상 특허기술이 적용된 제품이 없거나 그런 시장이 없는 경우에는 대체시장이나 대체제품 시장을 구획 확정하고 그 대체율을 시계열적으로 추정합니다. 다만 아무리 추정이라고 하여도 합리적인 근거를 기초하여야 합니다. 예를 들어 대체제품이 과거 보여왔던 시장대체율이라던가 유사 특성을 보이는 제품이나 시장에서의 대체 경향이나 시장성장율을 추정의 근거로 사용하기도 합니다.

3)     EoU 챠트의 작성

상기 EoU조사를 바탕으로 EoU 챠트를 작성합니다. 그 과정에서 최종적인 침해판단의 법적분석이 마무리됩니다. EoU 챠트를 통해 특허청구항의 권리범위, 침해강도, 특허 및 제품 등을 분석 내용과 이를 비교판단한 내용, 그리고 수익 잠재력에 대한 지표나 가격 지침을 분명히 합니다.

이와 같은 “EoU” 보고서는 특허권자나 잠재적인 특허 구매자, 라이센시, 또는 투자자에게 매우 유용하고 투자나 대가 지불을 결정할 수 있는 근거 자료 또는 참고자료가 됩니다.

따라서 기술창업자가 대상 특허를 이용하여 자금을 조달할 때나 특허제품을 마케팅할  때는 물론 앞선 특허기술을 회피할 때, 공인된 전문가가 성실히 작성한 EoU가 필수적이라고 할 수 있습니다. 창업을 준비할 때 처음부터 EoU작성에 필요한 예산을 염두에 두시기를 권고드립니다.

3.EOU 작성 정부 지원의 필요성

그러나 EoU조사단계에서 제품의 외관이나 작동, 기능만으로 특허의 구성요소와 비교하기 어려운 경우가 있습니다. 제품분석단계에서 개인이나 중소기업이 감당하기 힘든 고가의 분석장비가 필요한 경우가 그 대표적인 예입니다. 반도체소자나 금속, 회로망 등의 경우 시료로 단면을 절개하여 최소한 SEM(주사전자현미경)이나 TEM(투과전자현미경)로 촬영하고 그 영상을 분석하여야 합니다. 이러한 분석작업은 장비도 고가이지만 그 분석결과를 해석하는 것도 경험이 많은 분석전문가가 아니면 그리 만만치 않습니다. 또한 디지털 신호를 분석할 때는 신호발생기, 신호분석기, 주파수카운터, 스펙트럼 분석기, 오디오분석기, 오실로스코프 등 각종 주파수측정장비나 신호측정/분석장비가 필요하기도 하지만 핵심부품 공급자들이 일반적으로 제공하는 범용 회로도나 블록다이어그램을 참조하여야 하는 경우도 있습니다. 이러한 문서는 비밀 자료이므로 실제 거래관계에 있지 않다면 구하기 어렵습니다.

때문에 개인 발명가의 특허나 기술창업자의 특허, 소기업의 특허는 EoU조사 (분석포함)가 제대로 수행되기 어렵고 EoU보고서가 추정으로 가득하기 쉽습니다. 이러한 한계로 인하여 개인 발명가의 특허나 기술창업자의 특허, 소기업의 특허는 특허 거래 시장에서 무시되거나 저평가되기 쉽고 여기에 개인발명 등의 높은 무효율이나 특허침해소송에서의 낮은 승소율, 지나치게 적은 손해배상액까지 고려하면 구매자나 투자자 입장에서 개인발명에 대해서 쉽게 신뢰를 주기 어렵습니다.

4. 정부지원정책의 제언

이러한 한계를 넘는 방법이 없는 것은 아닙니다. 국가규모에서 바라보면 솔루션이 있습니다. 다시 한번 제안드립니다.

현재 우리나라 공공연구기관 (국공립 연구기관, 정부출연연구기관, 특정연구기관, 대학연구기관 등)는 다양한 측정장치와 분석장치를 보유하고 있으며 경험 많은 장비 운영 및 분석전문가들이 있습니다. 이러한 장비가 1년 내내 운영되는 것은 아니라고 들었습니다. 기관별로 차이가 있으나 상당기간 운영되지 않아 보관되어 있거나 장비운영실적이 적어 장비 운영/분석 전문가를 계속 유지하여야 하는지 고민하는 경우도 있다는 이야기도 있습니다. 다만 이 이야기는 확인된 내용이 아닙니다. 각 기관에 긍정적인 취지를 공감하게 하고 실태파악에 필요한 협조를 구해야 합니다.

다양한 공공연구기관의 주무부처가 달라 먼저 정부 특정 부나 청에서 총괄 주무부처가 되어 공공연구기관의 측정장치와 분석장치의 운용실태를 확인할 수 있는 권한을 주어야 합니다. 조사가 완료되면 민간기업이나 개인에게 공공연구기관의 분석장비를 사용하게 할 수 있는 시간과 양이 얼마나 되는지 파악할 수 있을 것입니다. 또한 적극적이고 긍정적인 협조를 이끌어내기 위해서는 실태 파악결과가 불이익으로 작동하지 않도록 조치하여야 합니다. 

실태파악이 끝나면 공공연구기관의 분석장비등의 사용 스케쥴도 정리할 수 있습니다. 이를 기초로 증거분석 신청공고를 내면, 개인발명가, 스타트업, 소기업이 그 기간 내에 증거분석신청을 할 수 있을 것입니다. 신청인이 개인이나 스타트업, 벤처기업인 점을 감안하여 그 비용을 정부가 지원하는 것은 어떨까요?

신청인은 증거분석신청할 때 미리 준비한 특허청구범위해석챠트와 잠재적인 침해제품 증거물을 함께 제출하고, 해당 공공연구기관은 보유 장비를 이용하여 증거를 분석하고 그 결과를 teardown 보고서로 신청자에게 제공하는 것입니다. 신청인은 이 보고서를 이용하여 전문가의 조력으로 EoU 보고서를 만들 수 있을 것입니다.

이러한 EoU 작업은 아직까지 AI(인공지능)이나 자동분석작업으로 하기 어려운 영역이며, 단순히 측정지표를 이용하여 등급으로 평가하는 작업도 아닙니다. 심사이력과 소송이력을 조사하고 분석하고 각종 사례를 적절히 적용하여 청구범위를 해석하는 법적 분석은 물론, 제품이나 기술을 조사하고 측정 및 분석하여 기술 동일성에 대한 의견을 포함한 teardown보고서를 작성하는 기술적 분석이 결합된 고도의 협력 작업입니다.

더욱이 2019. 7. 9 부터 효력이 발생하는 특허법 제128조 제8항 및 제9항의 고의침해자에 대한 징벌적 배상여부도 이러한 EoU가 선행되어야 객관성을 담보할 수 있을 것입니다.

김해 본사 출장에 복귀하면서 개인적인 생각을 적었습니다.

성공적인 기술사업화를 위한 생각

아래 링크한 글을 읽으면서 기술사업화에 대해 다른 측면에서 생각했던 것들을 간단히 정리해봅니다.

[NTB 전문가칼럼]

첫째, 링크한 글에서 진정한 R&D의 회복을 외치는 소리에 귀기울여봅니다. 저 역시 대학이나 공공연구기관이 기업연구소가 아닌데  R&D의 성과로 기술사업화나 기술이전을 우선시하는 흐름이 있는 것 같아 안타깝습니다. 이것은 부수적인 성과라고 생각합니다. 기술사업화나 상업화면에서 민간 기업연구소를 쫒아갈 수는 없습니다. 연구기관의 연구 목표는 기술이지만 기업연구소의 개발목표는 제품과 서비스 그리고 제품기술이기 때문입니다.

둘째, 과거에는 기업이 사용할 기술을 기업내 개발팀에서 개발하는 Closed 방식이었으나 요즘은 외부에서 기술을 소싱해와서 시장 지배기술로 공동 개발하는 Open 방식이 대세이고 특히 최근에는 플랫폼에 사용할 기술을 서로 공유하며 개발하여 플랫폼과 함께 경쟁력을 갖추는 Platform sharing 방식이 각광받고 있습니다. 특허가 배타권이라는 특징을 고려하면  Open 방식이나 Platform 방식이 특허전략과 적합할 것입니다. 이때 연구기관이 기술을 연구개발할 당시부터 다양한 Platform을 만들거나 참여한다면 연구개발된 기술은 사업화와 시장에 큰 파급효과를 가져올 것입니다.

셋째, 연구기관이 연구개발한 기술을 기업에 이전 하는 것이라면, 염두에 두어야 할 것이 있습니다. 기술을 이식받으려는 기업에 공동 개발 역량이나 리소스가 없거나 기존 사업과의 시너지를 일으킬 준비가 되어 있지 않다면 그 기술은 기업에게 아무 도움이 되지 않을 것입니다. 다만 세계적으로 유명한 연구기관으로부터 기술이전 받았다거나 특허를 이전받았다는 뉴스는 투자를 받거나 기업가치 평가에 도움은 될 수 있습니다 (여기서 기술이전과 특허이전은 다른 개념이라는 사실에 주의).

아래 기고문처럼 연구기관이 후속 개발을 계속 해준다면 도움은 되겠지만 사업수행 기업에 내재화 하지 않으면 결국 실패할 수 밖에 없습니다.

이런 경우라면 Joint Venture (JV)가 답일 것입니다.

넷째, 우리나라 법제도는 계약으로 따로 묶어두지 않는다면 발명자가 자신의 발명을 원천소유하게 되어있습니다. 승계인 중심이 아니라 발명자인 개발자가 스스로 또는 JV로 기술사업화한다면, 연구한 기술을 이용하여 제품을 출시하기 전까지 추가로 상품화 개발하는 데 최소한 2년은 준비하여야 합니다. 그 동안 회사를 경영할 전문가도 찾아야 하고 부품과 원료를 공급할 최적의 협력사도 찾아야 하며 마케팅과 영업망을 구축한 유통판매 파트너사도 찾아야 합니다. 그래서 인큐베이팅 프로그램과 플랫폼이 절실합니다.

다섯째, 그 사이에 최초 출원한 씨앗특허가 등록될 것이고 이 특허를 통해 장차 진입할 시장 영토를 독점할 수 있는 특허망이란 법률적 장벽이 마련될 것입니다. 특허는 우연히 동일한 기술을 개발한 자가 있어도 그 기술을 사용하지 못하게 할 권한을 가지고 있습니다. 그리고 특허가 확실히 보호되는 환경과 생태계라면 획득된 특허는 상품개발까지 필요한 자금도 투자 받는데 도움이 될 것입니다.

여섯째, 주의할 것은 특허란 배타권은 시장에 상품으로 반응이 있을 때에야 비로서 그 장벽 역할을 제대로 한다는 것입니다. 따라서 그 전까지는 기술력이라는 콘텐츠 장벽이 있어야 합니다.

그렇다고 하더라도 좋은 제품을 내놓는다는 것만으로는 소비자가 움직이는 것은 아닙니다. 따라서 개발한 상품이 시장에 호응을 받으려면 개발실이 아니라 그 시장에서 능동적인 활동이 추가로 필요합니다. 그 활동을 꼭 그 기업이 할 필요는 없습니다만 출시 상품에 대한 시장활동은 능동적이어야 합니다.

시장에 반응이 좋으면 모방품이 쏟아져 나오게 될 것이고 그때서야 특허는 큰 힘을 발휘할 것입니다.

기술창업, 강한특허 확보와 강력한 보호가 필수조건

미국은 개인발명가의 특허를 존중하고 강하게 보호하여, 기술 말고는 가진 것 없는 개인 발명가들에게 특허가 기술창업을 활발하게 할 수 있는 담보재산이 되고, 실패하더라도 투자자들이 자본을 회수할 수 있는 안전자산이 되고 있습니다. 원래 특허제도가 그렇게 사용되도록 설계되어 있습니다. 빌게이츠도 특허제도가 아니었다면 지금의 내가 없다고 고백하고 있습니다.

이웃나라 중국은 하루에 1만6500 개의 기업이 새로 태어난다고 합니다. 중국 대학생의 3%정도가 창업에 뛰어드는데 취업에 실패해서 창업을 선택한 비율이 6% 정도에 불과하고 취업자보다 수입도 높은 편이라고 합니다.

최근 한국의 스타트업, 당장 중국 시장으로 진출하라고 외치는 글을 종종 봅니다. 그러나 중국에 진출할 때에도 놓치지 말아야 할 준비물이 있습니다. 그것은 중국 전리권과 중국 상표권입니다. 최근 강화된 지식재산 보호정책때문인지 중국에서 사업을 하려면 반드시 실용신안전리라도 받아두어야 하고 상표를 확보하여야 합니다.

반면 한국은 어떨까요? 취업에 실패한 청년들, 직장에서 쫓겨난 회사원, 조기 은퇴한 중년들이 생존을 위해 어쩔 수 없이 선택하는 것이 창업이 아닌지요? 지식재산권이란 보호장치는 먼 이야기이죠.

현재 우리나라는 산업구조가 개편되는 고통의 시대를 겪고 있습니다. 이런 시대에는 미국의 실리콘 밸리같은 기술창업 역사와 미국 산업혁명시대가 좋은 벤치마킹이 될 것입니다.

기술창업, 아이디어 창업의 활성화가 답입니다. 이를 위해서는 국가차원의 강한 특허와 강력한 보호가 필수조건입니다.

여기 함께 보면 도움이 될 만한 동영상을 공유합니다.

유투브클릭

개인발명가를 존중하자.

미국서점을 들르면 미국 주별로 어떤 발명자가 있고 어떤 발명을 하였으며, 몇 건의 미국 및 해외특허를 받았고 어느 기업이 이전받았는지를 전화번호부처럼 정리한 책을 볼 수 있습니다.

미국에서는 개인발명자들이 존중받고 있다는 느낌을 많이 받습니다.

빌게이츠도 미국의 특허제도가 아니었다면 지금의 내가 없었다고 고백하는 이유를 되새겨보아야 합니다.

경제위기, 성장동력회복은 기술창업, 특허가 답이다.

특허역사를 통해 특허제도를 잘 소개한 영상을 링크합니다.

특허청제공 유투브시청

경제위기시대, 성장동력을 잃어가고 있다면,개인발명의 강력한 보호가 기술창업을 활성화하고 다음 산업혁명을 이끌 유일하고 가장 효과적인 답 입니다.

미국 스타트기업은 엔지니어와 과학자의 37%를 고용하고 있으며 약 12,000건의 특허를 보유하고 있고 대기업에 비해 새로운 기술에 대한 출원이 16.7배나 된다고 합니다.(출처 : 2017년 3 월 “하버드 비즈니스스쿨의 ‘조안파레멘사’ 외 2 명의 석학이 발표한 논문 "What Is a Patent Worth? Evidence from the U.S. Patent 'Lottery'", USPTO Economic Working Paper 2015-5, 15 Mar 2017)

이 논문에 따르면 스타트기업이 특허를 획득하여 △ 5 년간 평균 54.5 %의 고용 성장을 가져왔으며, △ 79.5 %의 높은 매출 성장률을 가져왔다고 합니다. 놀라운 성과입니다. 더욱이 △ 혁신을 계속할 수 있는 능력(후속 개량발명을 통한 특허의 수가 49 %, 품질 개선이 26 % 이상)이 증가하였고 △ 벤처 캐피탈(VC)로부터 자금을 확보할 수 있는 기회가 47% 증가하였으며, △ 투자금/대출 역시 76% 더 확보할 수 있게 되었다고 합니다. △ 심지어 신생 기업이 증권 거래소에 상장 될 확률 역시 두 배 이상 높아졌으며 △ 다른 사업으로의 파급효과 역시 컸다고 합니다. 

개인발명가, 그리고 자신의 발명으로 스타트 기업을 하려는 창업가에게 특허는 로또가 분명합니다.

특허와 경제적인 효과 실증보고서

미국 흑인노예를 해방한 대통령으로 유명한 에브러험 링컨은 발명가로서도 잘 알려져 있다. 링컨대통령은 『특허제도는 천재(天才)라는 불꽃에 이익(利益)이라는 기름을 붓는 것이다』라고 하였다.

전세계가 제4차 산업혁명을 준비하는 시대에 들어서면서 그동안 미국이 주도하던 특허패권을 쟁탈하기 위하여 앞다투어 지식재산강화 정책을 내어 놓고 시행하고 있다. 대표적으로 세계경제 G2로 올라선 중국이다. 중국은 지식재산허브국가를 꿈꾸며 중국 「제조」에서 「창조」로 경제패러다임 변화를 목표로 지난 2015년 '지식재산 강국 건설'을 선언하고, ’2020 국가 지식재산 전략 심층 실시 계획‘을 발표했다. 그 계획에는 2020년까지 달성하여야 장기목표를 구체적인 수치로 정하고 그 달성여부를 시진핑 주석이 직접 챙긴다고 한다.

지식재산권과 창작자의 보호는 우리 나라 헌법에도「저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다.」라고 규정하여 국가의 의무로 정하였고 이를 통해 「국가는 과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 통하여 국민경제의 발전에 노력하여야 한다」라고 명하고 있다. 지식재산정책과 제도는 결코 등한시할 사항이 아님이 분명하다.

그러나 지식재산이 경제발전에 도움이 될까? 본고의 제목처럼 일자리 창출의 “로또”가 맞을까?

이에 대하여 “하버드 비즈니스스쿨의 ‘조안파레멘사’ 외 2명의 석학이 발표한 2017년 3월 “What is a Patent Worth? Evidence from the U.S. Patent "Lottery" “ 란 제목의 논문을 소개하면서 그 답을 대신하고자 한다. 논문에는 2001년이후 출원한 미국특허가 미국 경제에 미치는 효과를 연구한 결과를 기재하고 있다. 이에 따르면 기업이 특허를 획득함으로 인하여 5 년간 평균 54.5 %의 신생기업의 고용 성장을 가져왔으며, 79.5 %의 높은 매출 성장률을 가져왔다고 한다. 지식재산을 “로또”로 보지 않을 수 없는 놀라운 수치다. 더욱이 특허를 획득함으로 인하여 혁신을 계속할 수 있는 능력(후속 특허의 수가 49 %, 품질이 26 % 이상)이 증가함을 보여주었다. 뿐 아니라 특허 획득이 벤처 캐피탈(VC)로부터 자금을 확보할 수 있는 기회가 47% 증가하였고 특허 획득으로 투자금 대출 역시 76% 더 확보할 수 있게 되었다. 심지어 신생 기업이 결국 증권 거래소에 상장 될 확률이 두 배 이상 높아졌고 다른 사업으로의 파급효과 역시 컸다. 이렇게 특허는 어떠한 자원보다 더 확실하고 더 효과적으로 기업의 성장과 이익을 가져올 뿐 아니라 커다란 고용성장율을 가져온다는 것을 알 수 있다. 이쯤 되면 아무도 일자리 창출, 경제성장, 지식재산이 “로또”임을 부정할 수 없다.

중국을 비롯한 전세계가 지식재산창출 및 보호강화에 국가 우선과제로 하는 이유가 여기에 있다.

우리가 지식재산정책에 관심을 가져야 할 이유다.

논문출처: What is a Patent Worth? Evidence from the U.S.Patent "Lottery"

발표 March 14, 2017

저자 : Joan Farre-Mensa (Harvard Business School), Deepak Hegde (Stern School of Business New York University), Alexander Ljungqvist  (Stern School of Business New York University and NBER)

Seven Ways Your Law Firm Can Learn from a Tech Startup by Jack Newton

Seven Ways Your Law Firm Can Learn from a Tech Startup
Written by Jack Newton on September 10th, 2014

Please read the article linked in the below, if you want to know it more.

http://lawyerist.com/76379/seven-ways-law-firm-can-learn-tech-startup-sponsored/

At first glance your law practice might not seem to have much in common with Silicon Valley companies like Facebook and Google. However, in today’s rapidly evolving world, the ability to innovate and adapt is crucial for any business…including large legal firms and upstart solo practitioners. Here are seven lessons you can learn from successful tech startups in order to grow your business and improve your practice’s bottom line:

1. Understand the key metrics shaping your business

2. Differentiate: Don’t commoditize

3. Focus on the customer experience

4. Build out a team

5. Culture matters

6. Leverage technology

7. Think about the big picture

스타트업(Startup), 특허가 답인가?

스타트업(Startup), 특허가 답인가?

 

어제 밤에는 로펌에 재직할 때 사용하던 넷하드를 다시 셋팅하고서 잠시 시간을 내어 당시 제가 작성한 글들을 몇 개를 읽었습니다. 새삼 로펌의 작은 방에서 밤새며 생각을 정리하던 때가 생각납니다. 요즘 다신 화두가 된 스타트업(Startup)에 대한 내용도 있더군요. 초고를 다시 정리하여 일부를 올립니다.

1.  들어가는 말

스타트업(Stratup)는 자체적인 비즈니스모델을 가지고 있는 작은 그룹이나 프로젝트성 회사를 의미한다. 스타트업의 가장 중요한 요소는 비즈니스 모델을 세우고 판로를 개척하는 것이다. 스타트업은 일반적으로 하나의 사업 내용을 가지고 모델을 처음부터 끝까지 개발하는 과정을 포함한다. 보통 신생 회사이며 적은 자본으로 시작하므로 사업이 본 궤도에 오르는 것은 쉽지 않다. 그러나 성공적인 스타트업은 업계의 비즈니스 규모, 즉 시장의 파이를 확장시키는 특징을 가지고 있기 때문에, 회사의 성장 또한 빠르다.

즉, 적은 자본금과 높은 위험성, 그리고 높은 잠재적 보상이 스타트업의 특징이라고 할 수 있다. 우리나라에 이러한 스타트업이 공정하고 공평한 기회를 가지고 폭발적으로 활성화되어야 하는 이유다.

많은 스타트업들은 초기에 창업자의 자본과 벤처 캐피털 회사와 엔젤 투자자들의 지원 아래 사업을 시작한다. 그러나 새로운 아이디어를 가지고 시작하기 때문에 투자를 받기 어렵다. 이에 대한 대안으로 소셜 네트워크 서비스를 이용하여 다수의 개인들로부터 자금을 모으는 크라우드 펀딩과 같은 추가적인 자금 조달 방식이 등장하기도 하였다. 원래 상장회사가 아니고서는 일반 개인으로부터 투자금을 모으는 것은 투자자보호가 취약하다는 측면에서 허용되지 아니하나 이를 제한적으로 허용할 필요가 있다.

최근 우리나라는 IP금융이 활성화되어 기술기반의 스타트업들이 IP와 기술만으로 자금을 지원받을 수 있는 길이 열리고 있다.

만약 스타트업이 기술기반의 회사라면, 기술에 대한 특허와 영업비밀 관리 문제가 가장 중요하다. 실제 많은 스타트업들이 순수한 무형기술 집약적 사업을 시작한다. 그렇기 때문에 스타트업들은 특허분쟁에서 자유롭지 않다. 자본력도 약한 시점에서 특허분쟁에 휘말리면 스타트업의 존폐마저 흔들리게 된다.

앞에서도 간단하게 언급하였지만 스타트업은 성공하면 투자자에게 막대한 보상으로 돌아간다 그러나 실패율 또한 매우 높다. 그렇다고 실패한 스타트업의 투자자에게 보상의 기회가 없는 것은 아니다. 회사를 정리하면서 보유 기술을 NPE에게 판매하는 것이다. 이것은 스타트업이 실패했을 때 훌륭한 출구전략이 된다. 미국NPE가 닷컴버블 및 IT붐이 붕괴되던 '90년대말에서 '00년대 나타나 서브프라임 사태가 터지면서 마치 피어오르는 불꽃에 휘발유를 부은듯이 성장한 것을 기억하자.

우리나라 환경아래에서는 NPE들이 활성화 될 수 있는 제도가 뒷받침되어야 스타트업이나 기술금융이나 활성화될 수 있다고 믿는다.

따라서 기술기반의 스타트업에게 특허란 회사의 자금줄이며 생명을 만들어주는 중요한 핵심 인자임이 분명하다.

그럼 이 시점에서 스타트업에게 특허가 답인지에 대한 물음에 어떻게 답하여야 하는 가?

2.  자신의 아이디어를 보호하는 특허 확보만으로는 부족하다

스타트업이 자신이 발명한 아이디어에 대한 특허를 확보하는 것은 필요조건이지 충분조건은 아니다. 당신의 특허들은 단순히 고객에게 제안할 당신의 아이디어가 아니라 전략적으로 고객이 받을 혜택이나 고객의 사업과 연결되어야 한다.

만약 당신이 세상에 존재하는 서비스나 제품이나, 기술의 문제점을 획기적으로 해결하는 기술이나 아이디어를 발명하였고 이를 기반으로 스타트업을 시작하려고 한다고 하자.

과연 B2B이든 B2C이든 당신의 고객들이 당신이 어떤 아이디어를 창안하여 어떻게 문제점을 해결했는지에 대해 관심이 있을까? 답은 아니다 이다. 그들이 오직 자신의 문제가 해결되는지 그래서 자신의 비즈니스나 삶의 가치가 더 올라가는지 만 관심이 있다.

스타트업의 특성상 스타트업의 사업은 고객에게 새로운 비즈니스 모델을 제시하고 새로운 개념의 시장을 제공한다. 따라서 단지 당신이 고객에게 제공하는 제품이나 기술에 대한 특허를 확보하는 전략에 머물러서는 안 된다. 당신의 특허전략은 바뀌어야 한다.

당신은 당신의 입장이 아니라 철저하게 고객의 입장에서 체계적인 특허보호전략을 수립하여야 한다. 당신의 특허들은 단지 당신의 제품, 서비스나 기술을 보호하는 수준에 머물러서는 안되고 고객 솔루션과 고객의 삶을 보호하여야 한다. 스타트업 단계에서 당신의 특허발명들은 최대한 당신의 제품과 기술이 제공하는 고객에 대한 혜택과 구체적으로 연결되어야 한다.

특허가 당신의 사업에 부가가치를 창출해줄 수 있느냐는 단지 고객 문제를 해결할 수 있는 당신의 독특한 방법을 특허로 확보하였느냐가 아니라 당신의 특허보호전략이 고객에 제공하는 가치를 보호할 수 있느냐에 달려있다. 따라서 특허보호전략의 첫 단추는 고객이 받는 혜택과 가치를 정의하는 것에서 시작한다. 이러한 보호를 달성할 수 있다는 것은 당신의 특허들이 전략적으로 당신의 사업과 연결되었다는 것을 의미한다.

또한, 당신의 특허전략은 제품이나 기술을 보호하는 것 이상을 다루어야 한다. 당신이 고객에게 보여주는 새로운 비즈니스 모델은 다수의 주체가 참여하는 세계이다. 이를 이끌어 줄 뿐 아니라 특허로 보호하여 자유로운 사용이 보장되어야 한다.

먼저 특허확보전략 면에서 당신은 당신의 제품이나 기술에 대한 특허만을 확보하는 것이 아니라 고객의 비즈니스와 삶의 패턴을 포함하는 특허 또한 확보하여야 한다.

또한 특허포트폴리오 전략 면에서 기술의 확보와 기술의 특허권과 기술의 사용권을 구분하여 구축하여야 한다. 기술의 확보와 기술의 특허권과 기술의 사용권은 독립된 이슈임을 잊어서는 아니 된다. 기술만 보유하고 있다고 시장에서 해당 기술을 자유롭게 사용할 수 있는 것은 아니다. 특허를 보유하고 있다고 해서 시장에서 기술을 자유롭게 사용할 수 있는 것도 아니다.

특허권은 경쟁자가 시장에 들어오는 것을 막는 권한을 가질 뿐 기술을 자유롭게 사용하는 권한을 주지 못한다. 그렇다고 스타트업의 제품과 기술의 자유로운 사용을 위하여 필요한 모든 기술의 사용권한을 얻는 다는 것 역시 바보 같은 짓이다. 이때 특허권은 특허분쟁에서 경쟁자의 특허에 대한 사용권한을 얻는 중요한 수단이 된다. 상호 실시권 설정 전략에 필수적인 도구이며, 고객에게 제공하는 비즈니스 모델에 대한 중요한 면책수단이다.

3.  결  어

고객의 비즈니스 입장에서 기술과, 특허권과, 사용권을 어떻게 구축하여야 하는지를 고민하고 전략을 세워라. 고객의 가치와 혜택을 정의하고 당신의 특허전략이 어떻게 고객의 비즈니스와 삶에 부가가치를 창출해줄 수 있는지를 보여라.

스타트업이 당신의 특허포트폴리오를 이용하여 고객 비즈니스의 가치를 부가시킬 수 있는 특허전략을 갖추고 있다면 이미 당신은 성공한 것이다. 만일 당신이 스타트업에서 실패한다고 해도 당신이 전략적으로 구축한 특허포트폴리오는 당신에게 막대한 부를 가져다 줄 것으로 믿는다. 이는 기업인수 등에서 Due Diligence 실무를 거치는 동안 취득한 노하우이다.

<참고자료> 위키백과사전

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