특허심판 취소환송심에서 방어권

취소환송사건과 관련된 아래 두 판결을 보면서 많은 생각이 드는 이유는 저만을 아닐 것 같습니다.

1. 취소환송사건에서 무효심판청구인이 새로운 증거를 제출할 기회를 갖지 못하고 방어권도 보장되지 않아 위법하는 판결

[특허]특허심판원이 심결취소판결 확정 이후 심판관지정통지 등을 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 당사자가 심판에서 방어권을 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 절차상 위법이 있다고 본 사례(특허법원 2018허4201)

[관련법조항]

제162조(심결) ① 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결한다.
③ 심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.
④ 심판장은 필요하다고 인정하면 제3항에 따라 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다.

[판시사항]
"...(전략) 원고(무효심판청구인)는 이 사건 심결은 사건번호 부여 및 심판부 구성 후 이틀 만에 심리를 종결한 후 다음날 결정되었으므로 원고로서는 이 사건 심결절차에서 새로운 주장를 하거나 새로운 증거를 제출할 기회를 가지지 못하였으므로, 원고의 방어권 또는 절차적 이익을 침해한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다....(후략)...특허심판원이 심결취소판결 확정 이후 심판관지정통지, 우선심판결정통지, 심리종결통지를 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 심판당사자들로 하여금 특허법에서 규정하고 있는 증거제출 기회나 심판절차 진행이나 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 그 심결은 절차상 위법이 있다 할 것이다."

2. 취소환송사건에서 무효심판 피청구인(특허권)에게 정정의 기회를 주지 않아도 위법하지 않다는 판결

특허법원 2009. 4. 30. 선고 2008허6482 판결 [등록무효(특)]

[관련 법조항]
제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ① 제133조제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.
제147조(답변서 제출 등) ① 심판장은 심판이 청구되면 심판청구서 부본을 피청구인에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.
제159조(직권심리) ① 심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.

[판시사항]
"특허심판원의 심결이 확정판결에 의하여 취소되고 이에 따라 다시 심리가 진행되는 심판절차는 종전의 심판절차가 속행되는 것일 뿐 새로운 심판절차라고 할 수 없으므로, 심판청구가 있는 경우 심판청구서 및 답변서 부본의 송달에 관한 규정인 특허법 제147조 제1항과 제2항이 위 심판절차에 적용된다고는 할 수 없다. 또한 변론주의 아래에서 준비서면의 송달에 관한 민사소송법 제273조의 규정이 직권주의가 적용되는 특허심판절차의 심판의견서에 당연히 준용된다고 볼 수도 없다. 따라서 종전의 심판절차에 이어 다시 심리를 진행하는 심판관으로서는 당사자가 심판의견서를 제출한 경우에 이를 상대방에게 송달하여 그에 대한 의견을 제출할 수 있는 기회를 주는 것이 바람직할 수 있으나, 그렇게 하지않았다고 하여 상대방이 의견을 제시할 기회를 박탈하였다거나 위법하다고 보기는 어렵다.

한편, 특허무효심판절차에서의 특허의 정정청구에 관한 규정인 특허법 제133조의2 제1항은“심판장이 제147조 제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정을 하게 할 수 있다.”라고 규정하고 있으나, 여기에서 정정청구의 기회를 부여하는 것은 심판장의 재량에 해당하므로, 이 사건 심결에 관한 특허무효심판절차에서 청구인인 피고가 취소확정판결에 관한 소송절차에 제출되었던 증거를 다시 제출한 경우에 심판관이 피청구인인 원고에게 이를 송달하고 기간을 정하여 이 사건 특허발명에 관한 정정청구를 하게 하지 않았다고 하여 원고의 정정청구의 기회를 박탈하였다거나 위 특허법 규정에 위반하였다고 할 수 없다."

3. 특허권자에게 불리한 절차에 대한 생각

특허심판원의 심결에 대하여 특허법원에 소를 제기한 후에 특허심판원의 심결을 취소하는 판결이 확정되어 특허심판원으로 취소환송되면 특허심판원에서는 확정된 취소판결에 따른 심리절차가 다시 진행됩니다. 특히 특허무효심판에 대해 기각심결이 있은 후에 청구인이 특허법원 단계에서 새로운 증거를 제출하고, 특허법원은 이 새로운 증거에 의해 무효라는 취지로 심결을 취소하고 이 판결이 확정되게 되면, 특허심판원에서는 취소판결에 따른 새로운 심리가 진행되는데, 이러한 취소환송사건은 종전의 심판절차가 속행되는 것일 뿐 새로운 심판절차가 아니므로 심판청구서 및 답변서 부본의 송달에 관한 규정이 적용되지 않아 권리자가 정정하려면 심판장이 재량으로 의견서 제출기회를 주어야 합니다. 또 이 심리 절차는 특허심판원에 특허무효심판이 계속되고 있는 경우에 해당하므로 정정심판을 청구할 수 없습니다.

이렇게 보면 무효심판청구인은 어떻게든 무효시킬 새로운 증거를 계속 제출할 수 있는 반면 특허권자는 이러한 시도들에 대응하여 청구항을 정정하여 방어할 기회가 매우 제한됩니다. 무효될 특허는 무효되어야 마땅하나 제한된 정정만으로 극복될 수 있다면 그렇게 방어할 기회는 보장해주어야 하지 않을까 생각해봅니다.

미국 특허 진보성 판단에서 POSHITA의 중요성

미국 특허법상 진보성과 관련된 법률판단(35 USC103)의 전제가 되는 사실판단(factual finding)은 크게 3가지 입니다. 따라서 사실에 기초한 증거에 의해서 지지되어야 합니다. <참고 : Okajima v. Bourdeau 261 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2001)>
(1) the scope and content of the prior art; (2) the level of ordinary skill in the prior art; and (3) the differences between the claimed invention and the prior art.

위 3가지는 POSHITA(a person having ordinary skill in the art)가 구체적으로 누구인지 어느 정도의 지식과 경력을 가진 사람인지에 대한 첨예한 다툼으로 이어집니다. 일반적인 정의의 용어를 인용하는 수준이 아니라 해당 특허와 기술에 비추어 구체적으로 다투고 그에 대해 판단하는 모습을 볼 때면 부러움이 앞섭니다. 아래 실제 결정문의 일부를 소개합니다.

"II. ANALYSIS
A. Level of Ordinary Skill in the Art
Petitioner contends that a person having ordinary skill in the art (“PHOSITA”) at the time of the ’372 patent would have had “some post high school education in engineering or industrial manufacturing, and at least two to three years of experience in the design and/or manufacture of folded napkin products, or alternatively, no formal education but at least five years of experience in the design and/or manufacture of folded napkin products.” Pet. 29 (citing Ex. 1002 ¶ 35). Patent Owner does not dispute Petitioner’s contention in its Response. Patent Owner’s declarant Mr. Carlson, however, provides his own assessment regarding a person of ordinary skill in the art at the time of the ’372 patent. Ex. 2004 ¶ 31. Mr. Carlson opines that a person having ordinary skill in the art “would have had a bachelor’s degree in mechanical engineering and at least six months of experience in the design and/or manufacture of folded napkin products, or equivalent education and experience,” or “the equivalent of an associate’s degree or like technical training and at least one year of experience in the design and/or manufacture of folded napkin products.” Id. Mr. Carlson goes on to state that he “do[es] not believe that” his opinions “would be any different” when applying Petitioner’s suggested level of skill in the art. Id. ¶¶ 32, 34. We agree with the parties that a person having ordinary skill in the art would have had an engineering background and experience in the design and/or manufacture of folded napkin products, which is consistent with the level of ordinary skill in the art at the time of the invention as reflected in the prior art in this proceeding. See Okajima v. Bourdeau, 261 F.3d 1350, 1355 (Fed. Cir. 2001) (explaining that specific findings regarding ordinary skill level are not required “where the prior art itself reflects an appropriate level and a need for testimony is not shown” (quoting Litton Indus. Prods., Inc. v. Solid State Sys. Corp., 755 F.2d 158, 163 (Fed. Cir. 1985))). Our determination regarding the patentability of the challenged claims does not turn on the differences between Petitioner’s and Mr. Carlson’s definitions, and we note that our conclusions would be the same under either assessment.  "
<출처 : CASCADES CANADA v. ESSITY HYGEINE AND HEALTH Case IPR2017-01902 Patent 8,597,761 B2>

진보성 판단에서 POSHITA에 대한 다툼과 판단은 진보성 판단은 물론 청구범위해석, 명세서 작성요건을 판단하는 데 전제가 되므로 중요하고 가장 기본적인 논제가 아닐 수 없습니다.

재미있는 것은 Dennis Crouch 교수가 자신의 블로그 "Patently O"에서 POSHITA는 현대는 POSHITA를 개인이 아니라 복수의 팀으로 가정해야 하는 것이 아닌가 하는 의문을 던졌습니다. 1952년 특허법이 제정되었을 때 특허의 82%가 1인 발명가에 의해 발명되었으나 현대는 대부분이 팀 단위의 공동 발명이므로 POSHITA도 복수 발명가가 모인 팀 단위로 정하고 선행기술의 범위를 정하고 용어도 정의해야 하지 않을까라고 의문을 제기했는데 흥미로운 도전이라 여기 소개합니다.

블로그글

(특허법원판결) Joint infringement 공동침해

Recently, the Korean Patent Court (IP expert high court) starts to admit a joint infringement actively (Patent Court case no. 2018Na1220)

A joint infringement, so called, divided infringement happens where every step or element of a claim is performed by multiple entities, but not by the same entity.

"... Where the actions of multiple parties combine to perform every elements of a claimed invention, the claim is directly infringed if the whole elements of a claimed invention is performed in an organic relationship, either in whole or in part, together or divided with an intention to jointly perform a claimed invention using the actions of multiple entities. ..."

최근 특허법원에서 공동침해를 인정한 사건입니다. (영문판이 나오면..안나와도) 우리나라도 법원이 적극적으로 공동침해를 인정하기 시작하였다고 해외에 소개하고 싶습니다.

[민사/특허법원 ] 특허공동침해 인정과 성립요건(특허법원 2018나1220)

"...(전략) 복수의 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 각각 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도 복수의 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 전체 구성요소의 전부 또는 일부를 함께 또는 서로 나누어서 유기적인 관계에서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우에 해당한다면,

이들 복수 주체를 전체적으로 하나의 주체로 보아 복수 주체가 실시한 구성요소 전부를 기준으로 당해 특허발명을 침해하였는지 여부를 판단하여야 할 것이고,

복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배‧관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배‧관리하면서 영업상 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로 특허침해를 한 것으로 봄이 타당하다."

EoU (Evidence of Use)의 유용성과 정책제언

1. EOU 란 무엇인가?

EoU, 특히, 기술창업자들에게 EoU가 얼마나 유용한지와 정부의 정책지원은 어떤 것이 있을지에 대해 이야기를 나누고자 합니다.

1986년경 비쥬얼 베이직과 포트란이란 프로그래밍 언어를 처음 배울 때이었습니다. 다들 BOF와 EOF란 용어를 당연하게 사용하는 데 정작 저는 그 뜻을 몰라 당황한 적이 있습니다. BOF와 EOF는 Beginning Of File(BOF), End Of File(EOF)라는 단순한 의미의 약자입니다.

그때 기억을 되살려 “EoU”라는 용어를 처음 듣는 분들에게 잠깐 EoU를 설명드립니다. “EoU”는 “Evidence of Use”의 약자입니다. 우리나라 말로 번역하면 “사용증거”라고도 할 수 있는데, 실제는 단순히 침해 가능성이 있는 제품을 식별하는 수준에 머물지 않고, 침해 가능성이 있는 제품이나 시스템을 식별하고 그 제품 및 서비스의 특정 구성이나 기능을 특허 청구항에 기재된 내용을 구성 요소로 분해하여 1:1로 대응한 구성요소 비교표 (Claim Chart)를 말합니다. 이 비교표를 보면 특허침해여부를 알 수 있습니다.

성실하게 작성된 EoU에는 특허청구범위 해석편이 추가로 포함되어 있습니다. 과거 미국의 몇몇 특허거래 중개인에게 받은 EoU를 보면 특허청구범위 해석챠트가 포함되어 있었고, 저 역시 고객의 특허를 매물로 제안할 때 그렇게 했습니다. 

참 특허청구범위가 무엇인지 모르시는 분을 위해 설명드리면, 특허문서는 크게 서지사항과 요약서가 기재된 표지와 발명의 설명ㆍ청구범위를 적은 명세서와 도면으로 구성되어 있습니다. 발명의 설명편에는 배경기술과 그 발명을 쉽고도 명료하게 설명되어 있으며, 청구범위에는 그 설명의 내용 중 특허권으로 보호받고 싶은 기술적사상을 선택하여 기재하고 있습니다. 따라서 발명의 상세한 설명에 기재하였다고 하더라도 청구범위에 기재하지 않으면 공중에 무상으로 기부한 것으로 취급합니다. 한편 특허청구범위는 글로 표현하므로 제품이나 선행기술과 비교하기 위해서는 그 청구범위에 기재된 용어와 내용에 대한 법률적인 해석이 필요합니다. 그 해석에 따라 특허권의 범위가 결정됩니다. 때문에 특허청구범위의 해석은 매우 중요합니다.

특허청구범위를 해석하는 챠트편에는 그 해석의 근거가 되는 증거를 내용과 함께 1:1로 구성요소에 대응하여 표시합니다. 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하므로 해석의 근거가 되는 가장 기본이 되는 증거는 명세서와 도면, 특히 해당 발명을 설명한 내용과 다른 종속항이나 독립항과의 관계, 도면 등입니다. 이를 미국에서는 내재적 증거라고 합니다. 그뿐 아닙니다. 심사기록, 특히 심사관의 거절이유 통지내용과 인용문헌, 이에 대한 의견서와 보정서 내용과 과거 무효심판서류와 심결 및 판결이유, 과거 침해소송이력과 준비서면과 판결문에 기재된 내용, 동일 발명자나 출원인의 패밀리발명, 유사발명, 파생발명, 시리즈 발명 등의 출원명세서에 기재된 내용, 관련 선행기술 중 해석의 근거가 될 만한 내용을 기재합니다. 또한 일반적으로 사용하고 있는 단어도 국어 사전에서 정의된 의미를 재확인하고, 과거 경쟁업체의 유사 판결을 리서치하여 근거로 기재하기도 하고 출원시까지의 동종 기술분야의 특허정보를 조사하여 사용되는 용어나 기술의 발전 흐름을 근거로 제시하기도 합니다. 필요에 따라서는 동종업계의 기술지식을 잘 이해하고 있는 전문가나 소비자들의 의견이나 해당 기술이 적용될 제품의 업계 종사자의 의견도 기재하곤 합니다. 다만 나중에 증인신청의 대상이 될 수 있으므로 의견기재에 주의하여야 합니다.

2. EOU의 절차와 유용성

“EoU” 보고서에 기재된 내용의 수준이나 범위는 그 사용취지나 고객의 요청에 따라 달라질 것입니다. 여기서는 하나의 “EoU” 보고서를 작성하기 위하여 일반적으로 진행하는 절차와 유용성을 요약해보겠습니다.

1)     청구범위 분석 및 해석

EoU의 작업의 첫 단계는 하나의 특허는 물론 여러 개의 군으로 이루어진 특허 포트폴리오에 대한 청구범위해석과 분석을 시행하는 것입니다. 이를 기초로 특허군이 포섭하고 있는 제품과 시장의 범위를 이해할 수 있습니다.

청구 범위 해석은 특허권자나 잠재적인 특허 구매자 (실시권자) 또는 투자자 모두에게 특허권의 좀더 객관적인 권리범위를 이해하게 하여 다양한 회피설계는 물론 EoU조사와 특허 수익화와 라이센싱 및 권리행사와 관련된 의사결정에 도움을 줍니다.

2)     EoU 조사 및 분석

위에서 해석한 청구범위 분석 및 해석을 기초로 EoU 조사를 시행합니다. 물론 EoU조사작업 중 관련 특징이나 정보를 feedback하여 청구범위 분석 및 해석을 좀더 구체적이고 합리적으로 수정하기도 합니다.

EoU 조사를 통해 대상 특허의 침해를 구성하는 제품의 범위와 시장의 범위를 이해하게 됩니다. EoU조사는 일종의 실사 작업 같은 것인데, 인터넷에 공개된 자료나 기사, 사용 매뉴얼, 제품사양서와 설명서, 논문, 제품구매 및 제품 분석등을 통해 잠재적인 침해 가능성을 확인합니다. 분석전문기관은 제품 등을 분해하고 촬영하고 측정 및 분석하여 그 결과를 Teardown보고서로 작성합니다.

관련 제품이 시장에 존재하지 않을 경우에도 하나의 특허, 바람직하게는 여러 개의 특허로 구성된 특허포트폴리오 분석을 통해 정한 침해제품이나 시장의 범위를 기초로, 해당 특징이 적용될 수 있는 미래 제품이나 서비스와 그 시장을 추정하여 검토합니다. 이러한 추정에도 모두 제3자가 작성한 합리적인 근거가 있어야 합니다.

잠재적인 구매자나 투자자 등에게는 잠재적 특허 침해 제품이나 시장의 범위를 구체적으로 이해하고 추정하게 하며, 손해배상액의 시뮬레이션을 통해 좀 더 객관적인 대상 특허의 미래 수익 잠재력에 대한 지표와 가격 지침을 제공하게 합니다. 대상 특허기술이 적용된 제품이 없거나 그런 시장이 없는 경우에는 대체시장이나 대체제품 시장을 구획 확정하고 그 대체율을 시계열적으로 추정합니다. 다만 아무리 추정이라고 하여도 합리적인 근거를 기초하여야 합니다. 예를 들어 대체제품이 과거 보여왔던 시장대체율이라던가 유사 특성을 보이는 제품이나 시장에서의 대체 경향이나 시장성장율을 추정의 근거로 사용하기도 합니다.

3)     EoU 챠트의 작성

상기 EoU조사를 바탕으로 EoU 챠트를 작성합니다. 그 과정에서 최종적인 침해판단의 법적분석이 마무리됩니다. EoU 챠트를 통해 특허청구항의 권리범위, 침해강도, 특허 및 제품 등을 분석 내용과 이를 비교판단한 내용, 그리고 수익 잠재력에 대한 지표나 가격 지침을 분명히 합니다.

이와 같은 “EoU” 보고서는 특허권자나 잠재적인 특허 구매자, 라이센시, 또는 투자자에게 매우 유용하고 투자나 대가 지불을 결정할 수 있는 근거 자료 또는 참고자료가 됩니다.

따라서 기술창업자가 대상 특허를 이용하여 자금을 조달할 때나 특허제품을 마케팅할  때는 물론 앞선 특허기술을 회피할 때, 공인된 전문가가 성실히 작성한 EoU가 필수적이라고 할 수 있습니다. 창업을 준비할 때 처음부터 EoU작성에 필요한 예산을 염두에 두시기를 권고드립니다.

3.EOU 작성 정부 지원의 필요성

그러나 EoU조사단계에서 제품의 외관이나 작동, 기능만으로 특허의 구성요소와 비교하기 어려운 경우가 있습니다. 제품분석단계에서 개인이나 중소기업이 감당하기 힘든 고가의 분석장비가 필요한 경우가 그 대표적인 예입니다. 반도체소자나 금속, 회로망 등의 경우 시료로 단면을 절개하여 최소한 SEM(주사전자현미경)이나 TEM(투과전자현미경)로 촬영하고 그 영상을 분석하여야 합니다. 이러한 분석작업은 장비도 고가이지만 그 분석결과를 해석하는 것도 경험이 많은 분석전문가가 아니면 그리 만만치 않습니다. 또한 디지털 신호를 분석할 때는 신호발생기, 신호분석기, 주파수카운터, 스펙트럼 분석기, 오디오분석기, 오실로스코프 등 각종 주파수측정장비나 신호측정/분석장비가 필요하기도 하지만 핵심부품 공급자들이 일반적으로 제공하는 범용 회로도나 블록다이어그램을 참조하여야 하는 경우도 있습니다. 이러한 문서는 비밀 자료이므로 실제 거래관계에 있지 않다면 구하기 어렵습니다.

때문에 개인 발명가의 특허나 기술창업자의 특허, 소기업의 특허는 EoU조사 (분석포함)가 제대로 수행되기 어렵고 EoU보고서가 추정으로 가득하기 쉽습니다. 이러한 한계로 인하여 개인 발명가의 특허나 기술창업자의 특허, 소기업의 특허는 특허 거래 시장에서 무시되거나 저평가되기 쉽고 여기에 개인발명 등의 높은 무효율이나 특허침해소송에서의 낮은 승소율, 지나치게 적은 손해배상액까지 고려하면 구매자나 투자자 입장에서 개인발명에 대해서 쉽게 신뢰를 주기 어렵습니다.

4. 정부지원정책의 제언

이러한 한계를 넘는 방법이 없는 것은 아닙니다. 국가규모에서 바라보면 솔루션이 있습니다. 다시 한번 제안드립니다.

현재 우리나라 공공연구기관 (국공립 연구기관, 정부출연연구기관, 특정연구기관, 대학연구기관 등)는 다양한 측정장치와 분석장치를 보유하고 있으며 경험 많은 장비 운영 및 분석전문가들이 있습니다. 이러한 장비가 1년 내내 운영되는 것은 아니라고 들었습니다. 기관별로 차이가 있으나 상당기간 운영되지 않아 보관되어 있거나 장비운영실적이 적어 장비 운영/분석 전문가를 계속 유지하여야 하는지 고민하는 경우도 있다는 이야기도 있습니다. 다만 이 이야기는 확인된 내용이 아닙니다. 각 기관에 긍정적인 취지를 공감하게 하고 실태파악에 필요한 협조를 구해야 합니다.

다양한 공공연구기관의 주무부처가 달라 먼저 정부 특정 부나 청에서 총괄 주무부처가 되어 공공연구기관의 측정장치와 분석장치의 운용실태를 확인할 수 있는 권한을 주어야 합니다. 조사가 완료되면 민간기업이나 개인에게 공공연구기관의 분석장비를 사용하게 할 수 있는 시간과 양이 얼마나 되는지 파악할 수 있을 것입니다. 또한 적극적이고 긍정적인 협조를 이끌어내기 위해서는 실태 파악결과가 불이익으로 작동하지 않도록 조치하여야 합니다. 

실태파악이 끝나면 공공연구기관의 분석장비등의 사용 스케쥴도 정리할 수 있습니다. 이를 기초로 증거분석 신청공고를 내면, 개인발명가, 스타트업, 소기업이 그 기간 내에 증거분석신청을 할 수 있을 것입니다. 신청인이 개인이나 스타트업, 벤처기업인 점을 감안하여 그 비용을 정부가 지원하는 것은 어떨까요?

신청인은 증거분석신청할 때 미리 준비한 특허청구범위해석챠트와 잠재적인 침해제품 증거물을 함께 제출하고, 해당 공공연구기관은 보유 장비를 이용하여 증거를 분석하고 그 결과를 teardown 보고서로 신청자에게 제공하는 것입니다. 신청인은 이 보고서를 이용하여 전문가의 조력으로 EoU 보고서를 만들 수 있을 것입니다.

이러한 EoU 작업은 아직까지 AI(인공지능)이나 자동분석작업으로 하기 어려운 영역이며, 단순히 측정지표를 이용하여 등급으로 평가하는 작업도 아닙니다. 심사이력과 소송이력을 조사하고 분석하고 각종 사례를 적절히 적용하여 청구범위를 해석하는 법적 분석은 물론, 제품이나 기술을 조사하고 측정 및 분석하여 기술 동일성에 대한 의견을 포함한 teardown보고서를 작성하는 기술적 분석이 결합된 고도의 협력 작업입니다.

더욱이 2019. 7. 9 부터 효력이 발생하는 특허법 제128조 제8항 및 제9항의 고의침해자에 대한 징벌적 배상여부도 이러한 EoU가 선행되어야 객관성을 담보할 수 있을 것입니다.

김해 본사 출장에 복귀하면서 개인적인 생각을 적었습니다.

성공적인 기술사업화를 위한 생각

아래 링크한 글을 읽으면서 기술사업화에 대해 다른 측면에서 생각했던 것들을 간단히 정리해봅니다.

[NTB 전문가칼럼]

첫째, 링크한 글에서 진정한 R&D의 회복을 외치는 소리에 귀기울여봅니다. 저 역시 대학이나 공공연구기관이 기업연구소가 아닌데  R&D의 성과로 기술사업화나 기술이전을 우선시하는 흐름이 있는 것 같아 안타깝습니다. 이것은 부수적인 성과라고 생각합니다. 기술사업화나 상업화면에서 민간 기업연구소를 쫒아갈 수는 없습니다. 연구기관의 연구 목표는 기술이지만 기업연구소의 개발목표는 제품과 서비스 그리고 제품기술이기 때문입니다.

둘째, 과거에는 기업이 사용할 기술을 기업내 개발팀에서 개발하는 Closed 방식이었으나 요즘은 외부에서 기술을 소싱해와서 시장 지배기술로 공동 개발하는 Open 방식이 대세이고 특히 최근에는 플랫폼에 사용할 기술을 서로 공유하며 개발하여 플랫폼과 함께 경쟁력을 갖추는 Platform sharing 방식이 각광받고 있습니다. 특허가 배타권이라는 특징을 고려하면  Open 방식이나 Platform 방식이 특허전략과 적합할 것입니다. 이때 연구기관이 기술을 연구개발할 당시부터 다양한 Platform을 만들거나 참여한다면 연구개발된 기술은 사업화와 시장에 큰 파급효과를 가져올 것입니다.

셋째, 연구기관이 연구개발한 기술을 기업에 이전 하는 것이라면, 염두에 두어야 할 것이 있습니다. 기술을 이식받으려는 기업에 공동 개발 역량이나 리소스가 없거나 기존 사업과의 시너지를 일으킬 준비가 되어 있지 않다면 그 기술은 기업에게 아무 도움이 되지 않을 것입니다. 다만 세계적으로 유명한 연구기관으로부터 기술이전 받았다거나 특허를 이전받았다는 뉴스는 투자를 받거나 기업가치 평가에 도움은 될 수 있습니다 (여기서 기술이전과 특허이전은 다른 개념이라는 사실에 주의).

아래 기고문처럼 연구기관이 후속 개발을 계속 해준다면 도움은 되겠지만 사업수행 기업에 내재화 하지 않으면 결국 실패할 수 밖에 없습니다.

이런 경우라면 Joint Venture (JV)가 답일 것입니다.

넷째, 우리나라 법제도는 계약으로 따로 묶어두지 않는다면 발명자가 자신의 발명을 원천소유하게 되어있습니다. 승계인 중심이 아니라 발명자인 개발자가 스스로 또는 JV로 기술사업화한다면, 연구한 기술을 이용하여 제품을 출시하기 전까지 추가로 상품화 개발하는 데 최소한 2년은 준비하여야 합니다. 그 동안 회사를 경영할 전문가도 찾아야 하고 부품과 원료를 공급할 최적의 협력사도 찾아야 하며 마케팅과 영업망을 구축한 유통판매 파트너사도 찾아야 합니다. 그래서 인큐베이팅 프로그램과 플랫폼이 절실합니다.

다섯째, 그 사이에 최초 출원한 씨앗특허가 등록될 것이고 이 특허를 통해 장차 진입할 시장 영토를 독점할 수 있는 특허망이란 법률적 장벽이 마련될 것입니다. 특허는 우연히 동일한 기술을 개발한 자가 있어도 그 기술을 사용하지 못하게 할 권한을 가지고 있습니다. 그리고 특허가 확실히 보호되는 환경과 생태계라면 획득된 특허는 상품개발까지 필요한 자금도 투자 받는데 도움이 될 것입니다.

여섯째, 주의할 것은 특허란 배타권은 시장에 상품으로 반응이 있을 때에야 비로서 그 장벽 역할을 제대로 한다는 것입니다. 따라서 그 전까지는 기술력이라는 콘텐츠 장벽이 있어야 합니다.

그렇다고 하더라도 좋은 제품을 내놓는다는 것만으로는 소비자가 움직이는 것은 아닙니다. 따라서 개발한 상품이 시장에 호응을 받으려면 개발실이 아니라 그 시장에서 능동적인 활동이 추가로 필요합니다. 그 활동을 꼭 그 기업이 할 필요는 없습니다만 출시 상품에 대한 시장활동은 능동적이어야 합니다.

시장에 반응이 좋으면 모방품이 쏟아져 나오게 될 것이고 그때서야 특허는 큰 힘을 발휘할 것입니다.

CPS기술에 범국가적인 관심을 가져야 한다.

우리는 CPS(Cyber-Physical Systems)에 더 관심을 가져야 합니다.

제가 CPS를 처음 접한 것은 어느 대기업의 Smart Plant 특허분석 용역을 수행하면서부터이었습니다. 벌써 4년이 다 되어가네요.

진정한 제4차 산업혁명의 완성은 CPS의 완성에 있다는 것을 알게 된 것도 그때입니다.

현대 사회는 이제 인간의 능력으로는 분석하기 어려울 정도로 복잡한 시스템이 되었습니다. 과거처럼 원인을 분석하여 찾고 해결책을 만드는 방법으로는 현대의 복잡한 시스템을 운영할 수 없습니다. 시스템의 복잡성으로 그 원인이 너무 복잡하고 다양하기 때문입니다. 변수가 아주 많은 복잡한 비선형고차원 방정식이 되었습니다. 따라서 원인의 분석보다는 시스템에 적응하여 이를 좀더 신뢰할 수 있으면서 자율적으로 작동할 수 있는 기술이 필요할 수 밖에 없습니다. 또한 소프트웨어란 사이버세계의 모델링 만으로 하드웨어란 물리 세계의 문제를 해결할 수 없습니다.

CPS는 물리 세계를 재현하거나 투영한 시스템으로 모델링하는 고도화된 기술이 필수과제입니다. 그래야만 물리 시스템을 우리가 원하는 방향으로 변화시킬 수 있기 때문입니다. 사이버와 물리가 융합된 CPS로의 전이가 곧  제4차 산업혁명시대인 것입니다.

이것은 단지 제조업의 Smart 시대만을 위한 것이 아닙니다. 우리가 그리는 스마트시티, 스마트국가를 위해서 필요한 핵심기술입니다.

"가상물리시스템"이라고 번역되는 CPS는 2007년경 미국대통령과학정책자문위원회(PCAST)의 권고에 따라 미과학재단(NSF) 이사회에서 국가적으로 지원을 채택한 범국가적인 연구프로그램의 주제이었습니다. 벌써 10년도 더 되었죠? CPS는 그 기술적 중요성 뿐 아니라 한 국가의 안전과 경쟁력을 유지시키는 주요 분야(국방, 항공우주, 자동차, 화학, 도시기반, 에너지, 국민건강, 제조업, 재료, 안전 및 교통 분야 등)에 엄청난 파급효과를 가져올 것이란 평가때문에 국가적인 관심의 대상이 되었습니다.

CPS는 최근 독일의 Industry 4.0에서 자주 언급되면서 많이 알려졌지만, 그 의미를 정확히 이해하기는 쉽지 않습니다. 미래 SF영화에서 로봇이 미래도시에서 스스로 치료하고 인간 사회생활에 적응해가는 모습을 떠올리면 좀 수월할까요? 그래도 쉽게 다가오지 않을 수 있습니다. 때문에 어떻게 이해를 도울까 고민하다 예전에 읽었던 손상혁 교수님의 "융합의 또 다른 이름, 사이버 물리 시스템"이란 기고문을 찾아 참조하며 이 난제를 풀어보려고 합니다.

CPS는 자주 산업사물인터넷(iIoT)과 같은 의미로 사용되기도 하지만 엄밀하게는 다른 의미입니다. 사물인터넷 IoT는 인간의 개입 없이 물리적인 사물들 사이를 인터넷과 연결한 사물 공간 연결망을 의미합니다. 따라서 IoT는 사물을 연결하는 네트워크 방법에 더 관심이 있습니다. 즉, 사물, 서비스, 공간, 데이터 등 서로 다른 오브젝트들 간을 연결하는 통신프로토콜 표준화가 핵심기술이 되고 있습니다. 현재 IoT는 센서와 미들웨어의 표준화 개발로 사물에 연결성을 제공하여 수많은 빅데이터를 모으거나 모은 빅데이터를 처리하는 데 집중하고 있는 수준입니다.

반면 CPS는 센세를 개발하여 사물로부터 모을 수 있는 데이터를 확장하거나 표준화하고, IoT를 통해 사물들로 부터 수집된 정보를 SW인 사이버 세계에서 딥런닝같은 기술을 이용하여 분석하고 모델링하여 처리한 결과에 물리세계를 고도화된 시스템으로 모델링한 결과를 융합시켜 현실의 HW인 액츄에이터의 움직임을 제어하고, 이를 통해 지속적으로 일어나는 변화에 "능동적으로 적응"하는 것에 중점을 두고 있습니다. 센서를 기반으로 장치 혹은 물리 시스템들을 네트워크로 연결하는 측면에서는 IoT와 핵심 개념이 동일하지만, IoT는 다양한 물리 시스템들의 연결성에 주목하는 반면 CPS는 단순한 연결성을 뛰어넘어 어떻게 물리 시스템을 자율적으로 오류를 치료하여 높은 신뢰성을 가지고 실시간으로 제어할 수 있는지에 주목한다는 점에서 차이가 있습니다. IoT가 수집된 데이터를 이용하여 상황을 판단하는 기능을 수행하는 것에 더 관심이 있다면 CPS는 상황에 적응하고 제어하는 기능까지 수행하는 것에 더 관심이 있습니다.

IoT 시스템은 기기의 기능을 좀 더 지능적으로 수행하기 위한 빅데이터 분석과 모델링이 사이버 세계에서 이루어질 뿐 근본적인 물리 세계의 모델링은 포함되어 있지 않습니다. IoT는 사이버 세계와 물리 세계의 융합이 아니라 기기의 복잡해진 기능을 네트워크를 통해 사이버 세계로 옮겨 수행할 뿐이다. CPS는 제4차산업을 대표하는 IoT, Big Data, Machine Learning, Robot를  모두 아우르는 개념이기도 합니다.

제4차 산업혁명의 성공을 위해 우리가 범국가적으로 CPS(Cyber-Physical Systems)에 더 관심을 가져야 하는 이유입니다.

기술창업, 강한특허 확보와 강력한 보호가 필수조건

미국은 개인발명가의 특허를 존중하고 강하게 보호하여, 기술 말고는 가진 것 없는 개인 발명가들에게 특허가 기술창업을 활발하게 할 수 있는 담보재산이 되고, 실패하더라도 투자자들이 자본을 회수할 수 있는 안전자산이 되고 있습니다. 원래 특허제도가 그렇게 사용되도록 설계되어 있습니다. 빌게이츠도 특허제도가 아니었다면 지금의 내가 없다고 고백하고 있습니다.

이웃나라 중국은 하루에 1만6500 개의 기업이 새로 태어난다고 합니다. 중국 대학생의 3%정도가 창업에 뛰어드는데 취업에 실패해서 창업을 선택한 비율이 6% 정도에 불과하고 취업자보다 수입도 높은 편이라고 합니다.

최근 한국의 스타트업, 당장 중국 시장으로 진출하라고 외치는 글을 종종 봅니다. 그러나 중국에 진출할 때에도 놓치지 말아야 할 준비물이 있습니다. 그것은 중국 전리권과 중국 상표권입니다. 최근 강화된 지식재산 보호정책때문인지 중국에서 사업을 하려면 반드시 실용신안전리라도 받아두어야 하고 상표를 확보하여야 합니다.

반면 한국은 어떨까요? 취업에 실패한 청년들, 직장에서 쫓겨난 회사원, 조기 은퇴한 중년들이 생존을 위해 어쩔 수 없이 선택하는 것이 창업이 아닌지요? 지식재산권이란 보호장치는 먼 이야기이죠.

현재 우리나라는 산업구조가 개편되는 고통의 시대를 겪고 있습니다. 이런 시대에는 미국의 실리콘 밸리같은 기술창업 역사와 미국 산업혁명시대가 좋은 벤치마킹이 될 것입니다.

기술창업, 아이디어 창업의 활성화가 답입니다. 이를 위해서는 국가차원의 강한 특허와 강력한 보호가 필수조건입니다.

여기 함께 보면 도움이 될 만한 동영상을 공유합니다.

유투브클릭

개인발명가를 존중하자.

미국서점을 들르면 미국 주별로 어떤 발명자가 있고 어떤 발명을 하였으며, 몇 건의 미국 및 해외특허를 받았고 어느 기업이 이전받았는지를 전화번호부처럼 정리한 책을 볼 수 있습니다.

미국에서는 개인발명자들이 존중받고 있다는 느낌을 많이 받습니다.

빌게이츠도 미국의 특허제도가 아니었다면 지금의 내가 없었다고 고백하는 이유를 되새겨보아야 합니다.

경제위기, 성장동력회복은 기술창업, 특허가 답이다.

특허역사를 통해 특허제도를 잘 소개한 영상을 링크합니다.

특허청제공 유투브시청

경제위기시대, 성장동력을 잃어가고 있다면,개인발명의 강력한 보호가 기술창업을 활성화하고 다음 산업혁명을 이끌 유일하고 가장 효과적인 답 입니다.

미국 스타트기업은 엔지니어와 과학자의 37%를 고용하고 있으며 약 12,000건의 특허를 보유하고 있고 대기업에 비해 새로운 기술에 대한 출원이 16.7배나 된다고 합니다.(출처 : 2017년 3 월 “하버드 비즈니스스쿨의 ‘조안파레멘사’ 외 2 명의 석학이 발표한 논문 "What Is a Patent Worth? Evidence from the U.S. Patent 'Lottery'", USPTO Economic Working Paper 2015-5, 15 Mar 2017)

이 논문에 따르면 스타트기업이 특허를 획득하여 △ 5 년간 평균 54.5 %의 고용 성장을 가져왔으며, △ 79.5 %의 높은 매출 성장률을 가져왔다고 합니다. 놀라운 성과입니다. 더욱이 △ 혁신을 계속할 수 있는 능력(후속 개량발명을 통한 특허의 수가 49 %, 품질 개선이 26 % 이상)이 증가하였고 △ 벤처 캐피탈(VC)로부터 자금을 확보할 수 있는 기회가 47% 증가하였으며, △ 투자금/대출 역시 76% 더 확보할 수 있게 되었다고 합니다. △ 심지어 신생 기업이 증권 거래소에 상장 될 확률 역시 두 배 이상 높아졌으며 △ 다른 사업으로의 파급효과 역시 컸다고 합니다. 

개인발명가, 그리고 자신의 발명으로 스타트 기업을 하려는 창업가에게 특허는 로또가 분명합니다.

번역, 콘텐츠 국가기간 사업정책으로 키웁시다.

오늘 BTS의 Fake Love 유튜브 동영상을 수십편을 몰아보았습니다. 세계 각지에서 열광하는 아미(주1)의 모습은 전율을 느끼게 하기에 충분하였습니다. 신선한 충격으로 짝꿍과 BTS에 대해 이러저런 이야기 하였습니다. 시를 쓰고 있는 짝꿍은 우리나라에 너무도 뛰어난 어문학 작품들도 많고 흥미로운 웹툰들도 많은데, 이러한 문학작품을 영문으로 잘 번역하여 해외에 소개한다면 BTS 버금가는 인기를 끌거라는 열변을 토합니다. 저는 번역도 또 하나의 창작일지라 쉬운일은 아니라고 반박합니다.

《"한국 문학을 제대로 영문 번역할 만한 좋은 번역자가 많지 않다"면서 "그것이 한국 문학의 세계화에 가장 큰 핸디캡"이라고 지적했다. 그는 "영어 번역자들이 우리 문학을 제대로만 번역한다면 우리 문학에 대한 반응이 좋을 거로 생각한다"면서 "영문 번역자를 키우고 확보해야 한다"고 강조했다.》 링크한 기사에서 수많은 문인들은 이구동성으로 그렇게 말하고 있습니다.

사정이 이러하다면 번역은 국가정책으로 고민하고 추진해볼 문제입니다. 그냥 지원 시늉만 하는 것은 아니라 기본정책으로서 솔루션을 마련하여야 합니다. 과거 일본이 국가차원에서 콘텐츠 기간사업으로 만화와 번역산업을 키웠던 것처럼 말입니다. 일본도 번역사업이 활성화되지 않았다면  노벨문학상을 수상하기 어려웠을 것입니다.

예를들어 '번역공사'를 설립하고 한국의 신인 및 기성 작품들을 영문으로 번역하여 해외에 '소개'하는 것 부터 시작하는 것이 하나의 방법이 될 수 있을 것입니다. ㅎ일자리도 창출하고 경험많은 퇴직 번역가의 노하우도 활용하고 ~^^ 정책전문가들과 번역산업 현장 실무가들, 그리고 해외번역 작품으로 성공한 문인들이 모여  스터디하고 토론하면 좋은 솔루션이 나오지 않을까요?

(주석1) “A.R.M.Y”는 군대라는 뜻으로 방탄복과 군대는 항상 함께 하므로 방탄소년단과 팬클럽도 항상 함께라는 의미이기도 하며, Adorable Representative M.C for Youth의 약자이다. -출처: 나무위키

관련기사 :  번역이 문학 한류의 발목을 붙잡는다

특허출원발명을 즉시 공개시키자 !!!

1) 특허제도는 발명자가 자신이 개발한 새로운 발명을 신속히 일반공중에 공개하여 신기술의 확산 및 개량발명을 활성화하고 그 대가로  먼저 공개한 발명 만큼은 발명자의 허락없이 사용하는 것을 금지시킬 수 있는 강력한 권리를 국가가 인정하는 제도입니다.

2) 발명자가 자신의 발명을 비공개로 두지 않고 기술내용을 공개하여 산업분야에서 이용되는 것을 극대화하려는 것이 특허제도의 본질입니다. 때문에 먼저 발명을 공개하였다면 우연히 다른 사람이 그 발명과 동일한 발명을 창작하였더라도 먼저 공개한 자에게만 권리를 허락하고 보상받을 수 있도록 하였습니다. 즉 특허출원이란 행위에는 등록권리를 허락해달라는 것과 자신의 발명을 공신력있는 국가가 공개해달라는 의미가 모두 포함된 것입니다.

3) 이와 같은 취지에서 볼 때 출원공개는 빠른 시일 내에 이루어져야만합니다. 그러나 현재의 제도는 출원일로부터 장기간이 경과한 시점에서 공개를 행하도록 되어 있어 그 만큼 기술개발의 참고서로 사용하는 것이 지연됩니다.

4) 현행 특허법상 출원발명은 출원일로부터 1년 6개월이 경과한 시점에서 법에 의해 자동으로 공개됩니다. 특허제도의 취지라면 출원즉시 공개되는 것이 타당할 것입니다. 그러나 1년 6개월 동안 공개시기를 늦춘 것은 과거에는 수많은 출원 서류를 사람의 손으로 분류하고 서류철할 수 밖에 없어서 모든 국가에서 공개를 준비하는 데 많은 시간이 걸린다는 현실적인 이유도 있지만, 무엇보다도 외국출원을 기초로 조약우선권 주장을 수반하는 출원에 대한 배려로서 파리조약에 의한 우선권기간 12개월에 우선권 증명서 제출기간 4개월과 공개 준비기간이 추가적으로 고려된 것이었습니다. 이것은 출원발명 심사를 지연시키는 문제도 발생하게 합니다.

5) 출원발명이 공개되면 일반공중은 이를 참고서로 활용할 수 있고, 동시에 심사에 인용할 수 있는 공개문헌으로도 사용할 수 있습니다. 아울러 출원발명이 공개되면 선원의 범위가 확대되는 효과가 있으며, 출원인에게는 제3자가 권원없이 당해 발명을 업으로 실시할 경우 보상금 청구권을 갖게 됩니다.

6) 출원공개에 소요되는 1년 6개월이란 기간은 정상적인 특허심사를 저애하는 원인이 되기도 합니다. 19세기에는 현실적인 문제를 고려한 합리적인 기간이었는지 모르지만 퍼스널 컴퓨터와 인터넷 산업혁명시대를 넘어 제4차 산업혁명의 시대로 들어서고 있는 시점에 전자출원 문서를 공개하는 데 그렇게 많은 시간이나 인력이 투입될 이유도 없어졌습니다. 실시간 서비스를 지향하는 전자정부의 방향과도 맞지 않습니다. 외국출원인이 우리나라에 출원하기 위하여 필요한 번역기간과 대리인의 선임에 필요한 기간 등을 고려해도 우선권 기간 1년에 6개월을 추가한 것은 너무 깁니다.

7) 이제 즉시 출원공개의 장애요인으로 남은 것은 조약우선권제도에 따른 외국인 출원인에 대한 배려뿐입니다. 제게는 파리조약에서 정한 우선권기간을 단축하지 않으면 공개시기도 앞당길 수 없다는 주장은 반대를 위한 반대로 여겨집니다.

8) 생각을 바꾸면 좋은 개선안이 나옵니다. 

1년이라는 조약 우선권 기간를 생각하지 말고 출원 후 즉시 공개하는 것입니다. 출원이 되는대로 공개하고 심사에 착수하는 것입니다. 다만 추후 우선권주장 흠결을 치유하거나 그 주장의 효과에 따라 심사에서 거절이유를 통지받으면 출원인은 자신의 우선권주장의 기초출원일이 인용문헌보다 빠르다는 소명을 하게 하고 반대로 타인 출원이 등록된 이후라도 받은 거절이유에 기재된 정보를 이용하여 그 우선권있는 문헌에 대해서만 심사국에 이의신청하거나 재심사할 수 있는 약식 제도를 마련하면 될 것입니다.

9) 이렇게 하여 특허제도의 취지에 맞게 출원발명을 조속히 공개하고 일반공중은 그 공개발명을 참고하여 기술개발을 촉진할뿐 아니라 신속한 심사와 등록으로 특허권 보호에 기여함으로 산업발전은 물론 국민경제 활성화에 큰 역할을 할 것으로 믿습니다.

특허침해로 인한 손해배상 관련 논의에 불을 당기고 싶다.

2016년 3월 24일 연합뉴스 기사에 따르면 특허침해 소송 손해배상액의 평균은 우리나라가 2009∼2013년 기준 5천900만원인 반면 미국은 2007∼2012년 기준 49억원에 달했다고 한다.

최근 우리나라도 특허침해손해액이 크게 상향되고 있다. 그럼에도 매년 발표되는 미국 pwc자료를 보면 우리나라는 손해액 인정에 인색하다는 생각을 지울 수 없다. 이것은 단지 특허침해소송에서만 한정된 이슈는 아닌 것 같다.

특허침해에 따른 손해액 판결을 한국과 미국을 비교하면, 국민소득이나 시장규모의 차이를 고려한다고 하더라도 결과적으로 우리나라는 손해액 인정에 인색한 편임을 부정할 수 없다.

왜일까? 많은 분들은 그 직접적인 원인을 미국과 같은 징벌적배상제도가 없어서라고 진단한다. 분명 그 진단 역시 타당한 이야기이다. 적극 지지한다.

그럼 징벌적 배상제도가 생긴다고 손해액이 미국수준처럼 오를까? 여기에 근본적인 의문을 던져본다. 분명 악의적인 침해자에 대해서는 지금보다는 오를 것이고 사회적으로 경종을 울릴만한 본보기 사례도 나올 것으로 예상한다.

그러나, 징벌적 배상의 기초액인 손해액 자체가 작다면 이 역시 근본적인 해결이 될 수 없고 예외적인 사례에만 적용될 가능성이 커보인다.

어떤 점에서 우리나라는 미국보다 손해액 인정에 인색해질 수 밖에 없을까? 물건에 관한 특허발명을 무단으로 생산하여 전세계에 수출하는 경우에도 우리나라는 인색해질 수 밖에 없는 원인은 어디에 있을까?

기업체에서 미국과 한국에서 수많은 특허침해소송을 치뤄본 경험에서 본다면, 제일 먼저 특허침해로 인하여 발생한 손해액 산정에 필요한 자료를 확보할 수 있는 제도가 부족하다 점을 꼽을 수 밖에 없다.

미국은 디스커버리란 제도가 있다. 미국 특허침해소송에서는 법원의 명령없이 양 당사자는 상대방이 요구하는 자료를 상대방에게 제공하여야 하고 상대방 소송대리인이 직접 관련자신문(디포지션)을 한다. 증거의 교환과 관련자신문에 협력하는 것은 소송당사자의 의무이다. 이를 해태하면 그때 법원의 강제명령과 혹독한 불이익을 받게 된다. 그 제재수준은 상상을 초월한다.

우리나라는 원고가 손해액 산정에 필요한 증거를 특허침해의 손해배상특칙인 특허법 제128조 제2항 내지 제6항의 산정방식에 맞게 제출되지 못하면 판사는 동법 동조 제7항에 따라 국가 통계청 자료 등을 이용하여 재량으로 산정할 수 밖에 없다.

반면 미국은 특허권 침해로 인한 손해액이 산정되지 않거나 산정이 곤란한 경우 합리적 로열티를 기준으로 손해액을 산정한다. 디스커버리에서 피고측으로부터 확보한 다양한 자료와 전문가의 의견등에 의존하여 Georgia-Pacific Test의 15요소에 따른 증거를 가지고 35 USC (미특허법) 제284조에 따라 합리적인 실시료를 산정하는 것과 대비된다.

미국 판사는 자주 Panduit Test를 이용하여 손해액을 일식이익으로 산정할지 합리적인 실시료로 산정할지를 심리하여 배심원에게 어떻게 산정할지 가이드하고 배심원이 손해액을 결정한다. 대체로 이 test를 맞추기 어려워 합리적인 실시료에 의존하는 사례가 많다. 대체품이 없다는 등의 Panduit Test를 통과하였다는 것은 그 기준을 볼때 손해액이 커질 수 밖에 없다. 

물론 우리나라도 지난 2016년에 특허법을 개정하여 특허 침해 및 손해액 입증을 쉽게 하고 침해자의 손해배상 책임을 강화하였다. 개정 현행법에 따르면 피고는 생산 매뉴얼, 매출장부 등 계쟁특허 및 계쟁사실에 관한 관련자료의 제출명령을 거부할 수 없다. 최근 법원전문심리위원으로 위촉되었을 때 피고로부터 프로그램 소스코드까지 제출받아 심리에 참여한 적이 있다. 만약 침해자가 매출이익이 기재된 장부제출명령에 불응하면, 특허권자가 주장하는 침해자의 매출이익액을 그대로 인정해 손해배상을 결정할 수 있게 되었고, 손해액 산정과 관련해 법원이 감정을 명한 경우 관련 자료 제출 당사자는 감정인에게 자료의 내용을 설명해야 하는 의무가 신설됐다.

그러나 실제 특허침해소송을 하다보면 피고가 입맛에 딱맞는 자료를 작성해두는 경우는 드물고, 산정에 필요한 자료를 손해배상산정에 필요한 기간동안 보관하지 않은 경우도 자주 있다. 다양한 제품을 생산하여 판매하는 대기업의 경우  계쟁특허발명을 적용한 제품에 관한 이익만을 뽑아내는 것도 어렵다. 독일은 2001년경 디자인권침해 사건에서 피고의 전체 매출에서 계쟁제품의 이익을 뽑아 낼때, 계쟁제품의 변동비는 공제를 허용했으나 고정비의 공제는 허용하지 않은 바 있다.

또한 피고측이 제출한 자료를 원고 소송대리인측이 피고측의 다른 관련 자료를 모두 보면서 감사하지 않고서는 이를 검증하는 것 역시 어려운 경우가 많다. 손해액을 특정하고 증거를 정리하다보면 중요한 수치와 기준들이 온통 추정과 가정으로 가득하게 된다. 미국처럼 디스커버리 제도가 도입되지 않고는 극복하기 어려운 문제이다.

그 결과, 판사가 객관적이고 공정한 판단을 하자면 어느 쪽이 제출한 증거와 주장을 믿을 수 없게 되어 결국 특허법 제128조 제7항에 따라 국가나 공공기관이 공표한 통계청 자료 등에 의존할 수 밖에  없게 될 것이다.

반면 미국은 원고가 피고측의 관련 자료를 모두 열람할 수 있다고 보아도 과언이 아니다. 특권의 예외가 있을 뿐이다. 소송초기 어떻게 합의하느냐에 따라 달라지기는 해도 전문가들이 관련자료를 들여다보면서 추적해나가며 필요한 자료를 추가로 요구하기를 반복하기도 한다.

바로 이점이 미국과 우리나라 민사소송에서 특허침해 손해액 산정의 차이를 생기게 하는 중요한 원인이 된다고 생각한다.

마지막으로 우리나라 특허법상 손해배상 특칙인 제128조의 체계에 대해 문제제기를 하고 싶다.

우리나라 특허법상 손해배상 특칙인 제128조의 체계는 일본법의 체계를 수정도입하면서 민법상 불법행위 손해액이론을 그대로 둔채 입증책임의 완화에 관심을 둔 조문으로 구성되었다고 봐도 과언이 아니다. 물론 현행 특허법 제128조가 그동안 특허보호제도에 기여하고 발전시켜 온 점은 높히 평가하고 싶다.
다만 이제 우리도 새로운 패러다임으로 점프업해야 하는 시점에 와있기에 그리고 이제는 우리나라도 오랜 헌옷을 벗고 새로운 옷을 입을 만큼 어른이 되어가기에 한번 집어보자는 취지이다.

특허침해에 의한 손해배상을 특허침해가 없었다면 특허권자가 얻을 이익으로 할지 아니면 특허침해가 있었기에 특허권자가 잃어버린 이익으로 할지에 대한 충분한 논의가 있었는지 찾아보기 어렵다.

나아가 특허권의 본질과 관련하여 특허침해로 침해자가 얻은 이익을 손해액으로 하는 것이 좋을지 현행처럼 공제조항을 그대로 유지하는 것이 합당한지도 집어볼 논제일 것이다. 특허권의 본질과 특질을 생각할 때 손해배상을 민법일반의 일실이익청구, 침해자 이익반환, 통상실시료, 이 3가지로 유형화하면서 특허권자의 사정을 고려한 특허권자의 실손해를 산정하기 위한 공제가 규정되어 있는 것도 논의가 필요했다.

우리나라에서 특허권이 독점권이라고 법문에서 선언하고 있다. 따라서 특허발명품의 시장은 특허권자의 독점시장이란 점을 고려할 때, 특허침해의 손해액은 특허권자 기준에서 침해자가 없었다면 발생할 다양한 일식이익으로 산정할지, 침해자가 특허권자이었다면이란 가정적 기준에서 다양한 일실이익으로 산정할지에 대한 논의도 필요할 것이다.

일실이익에는 매출의 감소 (판매 또는 판가의 감소)와 비용의 증가 또는 감소시키지 못한 요소등을 고려하여 침해행위가 없었다면이란 가정적인 상황을 어떻게 입증하느냐 역시 고민할 문제일 것이다.

중국은 법률분쟁비용을 손해배상액에 포함시킬 수 있다. 또한 국가간예주의와 절대진실주의에 따라 직권탐지주의를 지향한다. 국가가 의지를 가지고 시스템만 제대로 운영할 수 있다면 상대적 진실을 추구하는 대륙법계 국가에서 이를 참고하여 상대적 진실주의를 더 보완할 기회가 될 수 있다. 미국은 이미 디스커버리제도를 두어 변론주의의 약점을 보완하고 훨씬 절대적 진실에 가까워져있다고 본다.

최근 자주 제안되는 징벌적 배상제도의 도입 논의와 별개로 개인적으로 특허침해 손해액에 특허의 실시에 관련된 손해만을 대상으로 한 한계를 넘어 고민해볼 것을 제안해본다.

그 중 하나는 현재 침해이익청구와 같은 유형은 특허침해 손해액을 부당이득반환의 성격으로도 적용할 수 있도록 개정하는 방안이고,
또 하나는 고의 (또는 중과실) 침해자에 대해서는 특허를 만들어 과정에서 투입한 기술개발비 또는 특허매입비와 특허출원부터 등록, 유지비까지 특허권자의 손해로 포함시키는 방안이며,
다른 하나는 특허무효심판방어를 포함하여 분쟁법률비용을 손해배상액에 포함시키는 규정을 신설하는 방안이다.

마지막으로 어차피 기술개발 촉진과 산업발전이라 목적으로 우연히 뒤늦게 동일한 기술을 개발하여 생산하는자도 침해자로 보는 것이 특허 제도라는 점을 고려하여, 파생손해가 발생할 것을 알 수 있었던 침해자에 대해서는 침해에 따른 파생손해까지도 전보할 수 있게 명확한 명문규정을 신설하는 방안이다.

한국, 특허침해로 인한 손해액 산정, 함께 마음을 열고 고민하여야 할 문제임이 분명하다.

p.s : 2016년 특허법 개정으로 동법 128조 1항에 특허법상 특허침해손해배상 청구권 조항이 신설되었으므로 이 청구권의 불법손해배상 성질과 부당이득반환 성질을 고려하여 소멸시효를 특칙으로 신설할 것 역시 제언해본다.