방법청구항 마킹의무면제조항으로 장치특허를 묻어가지 마라.

7월 15일자 Dennis 교수님의 블로그 Patently-O에 "Packet Intelligence LLC v. NetScout Systems, Inc. (Fed. Cir. 2020)" 이 실렸습니다.

"Federal Circuit Eliminates Pre-Suit Damages for Failure of Licensee to Mark"

이 사건에서 원고 Packet Intelligence 는 ’789 patent의 장치 청구항과 '725 및 ’751 patents의 방법 청구항의 침해를 주장하였는데, 이 사건 원심에서는 고의 침해라는 판단이 있었고 이에 따라 손해배상액이 산정되었습니다. 피고 NetScout는 법률문제에 하자가 있음을 이유로 연방항소법원에 항소하였고, 연방항소법원은 소제기 전 손해배상액의 산정이 잘못되었다고 판단하였습니다.

* 계쟁특허 : US6839751 (방법 청구항(네트워크 시스템 데이터 처리 프로세스)과 장치 청구항(packet monitor)이 혼재); US6954789 (방법 청구항(네트워크 시스템 데이터 처리 프로세스)과 장치 청구항( packet monitor)이 혼재); US6665725 (방법 청구항(네트워크 시스템 데이터 처리 프로세스))

잘 아시는 바와 같이 미국은 소제기일로부터 6년까지 소급하여 손해배상액을 기산할 수 있으나 (35 U.S.C. § 286), 특허제품에 마킹(Virtual Marking 포함)을 하지 않는 이상 Actual Notice를 하지 않으면 손해배상액은 소급하여 기산할 수 없고 소제기일로부터 기산합니다 (35 U.S.C. § 287). 

참고로 35 U.S.C. 287(a)의 Actual Notice로 인정 받기 위해서는 침해라고 객관적으로 믿을 만한 특허와 행위가 특정되어야 하고 침해를 피하기 위한 제안이 수반되어야 합니다. 따라서 통지에 최소한 특허번호, 특허권 소유자, 연락처, 침해제품이나 기술, 라이센이나 협상의 제안이 포함되어 있어야 합니다.

물론 이와 같은 특허권자의 마킹의무(marking duty)에도 예외가 있는데 하나는 특허권자가 실시사업을 하지 않아 특허제품이 아예 없는 경우, 다른 하나는 방법 청구항인 경우입니다 (35 U.S.C. § 287 (b)). 예외가 인정되면 완전히 6년을 소급하여 손해배상액을 기산할 수 있습니다. 

반면 우리나라는 침해자의 과실이 추정되고 (특허법 제130조), 이러한 과실추정의 번복은 매우 어려워 특허가 등록되어 있으면 침해자의 침해행위가 있는 날로부터 손해배상액의 기산이 가능합니다. 

마킹이나 경고장이 손해배상액을 기산하는 요건이 아닙니다. 오히려 불법행위에 의한 소멸시효 민법 제766조에 따라 특허권침해사실 및 그로 인한 손해의 발생사실을 안 날로부터 3년 (또는 침해행위가 있는 날부터 10년)이 지나면 손해배상청구권은 시효로 소멸합니다. 따라서 경고장은 침해사실을 안 날의 증거가 되어 손해배상청구권의 소멸시효 진행을 촉발시킬 수 있습니다.

아무튼 제가 이 글을 읽으면서 얻은 세가지 교훈은 이렇습니다. 이 사건에서 SW특허에 대한 특허적격성(ineligible under Section 101) 이슈도 쟁점이 되었으나 생략합니다.

첫째, 미국에서 장치 특허와 방법 특허의 침해를 주장할 때는 방법 청구항에 대한 마킹(marking) 의무 예외인 35 U.S.C. § 287 (b)로 묻어가지 마라. 

이 사건에서는 장치 청구항 1건(’789 patent)과 방법 청구항 2건(725 and ’751 patents)의 침해를 주장하였는데, 특허품(모니터)에 마킹이 되어 있지 않았습니다. 따라서 장치 특허에 대해서는 손해배상액은 소제기 전으로 소급 산정되지 않습니다. 연방항소법원은 방법특허에 대한 사용증거가 부족함에도 방법특허의 마킹의무 예외를 적용하여 소제기 6년 전까지 손해배상을 산정한 것은 잘못되었다고 판단하였습니다.

둘째, 미국에서 소송 초기에 마킹하지 않은 제품의 증거를 "제출"할 책임은 침해자가 부담하지만 손해배상액의 소급 산정의 기초인 35 U.S.C. § 287를 만족하였다는 증명책임은 특허권자에게 있다 (Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Prods. Inc., 876 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2017)).

셋째, 미국 특허침해소송의 판례와 법리에 정통하고 경험이 많은 변호사를 선임하라. 

이 사건에서는 원고(특허권자)에게 적절하게 마킹했다는 증명책임을 부담시키지 않은 판사의 배심원 지침(jury instructions)는 문제가 있는 것이었습니다. 그럼에도 NetScout의 소송대리인은 objection(이의)하지 않았다고 합니다. 

이에 대해 이 사건의 연방항소법원은 이 사건의 증명책임 분담에 오류가 있었으므로 배심원 지침(jury instructions)에 하자가 있다고 판단했습니다. 그러나 대다수의 연방항소법원은 판사의 배심원 지침(jury instructions)에 당사자가 이를 objection(이의)하지 않아 확정되면 그 배심원 지침(jury instructions)이 그 사건에서 판례법(law of the case)으로 형성되어 명백한 또는 근본 오류가 있지 않는 한 항소에서 다툴 수 없다는 입장이라고 합니다.

미국에서 방법 청구항에 대해서만 침해를 주장하는 경우에는 마킹 의무가 면제되는 것은 명확합니다 (35 U.S.C. § 287 (b); ActiveVideo Networks v. Verizon Commc’ns, 694 F.3d 1312, 1335 (Fed. Cir. 2012)).

그러나 마킹의무와 관련하여 장치 청구항과 방법 청구항이 혼재된 특허의 침해를 주장하거나 장치 특허와 방법 특허의 침해를 함께 주장하는 경우는 좀 복잡해집니다. 

만약 방법청구항과 장치청구항 모두의 침해를 주장하면 35 U.S.C. § 287 에 따라 특허품에 마킹하여야 그 마킹일로부터 소제기 전 침해행위까지 손해배상을 기산할 수 있습니다 (Jake Mace (2017),"Don’t Damage your Patent Infringement Damages Case",IPWire).

그러나 장치 청구항과 방법 청구항이 혼재된 특허에서 방법청구항만 침해를 주장할 때 마킹이 필요하다고 하다는 판례도 있고 (E.g., Huawei Techs. Co. Ltd. v. T-Mobile US, Inc., 2:16-CV-00052-JRG-RSP (E.D. Tex. 2017)), 마킹이 불필요하다는 판례도 있습니다 (Crown Packaging Tech., Inc. v. Rexam Beverage Can Co., 559 F.3d 1308, 1316 (Fed. Cir. 2009)). 마킹이 필요하지 않다는 판례를 더 쉽게 만날 수 있습니다 (Bandag, Inc. v. Gerrard Tire Co., 704 F.2d 1578, 1581 (Fed.Cir.1983); In Hanson, 718 F.2d at 1082-83).

이 사건은 장치 청구항과 방법 청구항이 혼재된 특허에서 장치 청구항의 침해와 방법 청구항의 침해를 모두 주장한 사건이었습니다. 이 사건의 연방항소법원은 분명히 방법특허의 마킹의무 면제 조항을 가지고 쓸쩍 넘어가지 말라고 경고하고 있습니다.