Untold Stories of Intellectual Property

법률가라면 최소한 알고 있어야 할 블록체인 기술의 원리 IPDaily 특허포차 읽기 요즘 어디를 가나 블록체인에 대한 이야기가 화두이다 . 그런데 이야기를 듣고 있으면 사람마다 블록체인을 이해하고 있는 수준도 다르고 대상도 다르다는 것을 느낀다 . 한편 블록체인에 대해 더 깊이 이해하고 싶은 사람들 조차도 그 분야 전공자가 아니면 블록체인에 관한 특허문서나 기술문서를 이해하기 어려울 때가 있다 .   본인도 몇 년 전 이러한 혼란을 겪고 시간이 나는 대로 자료를 정리해보았다 . 최근 블록체인 기술을 이용한 산업분야에서 다양한 분쟁이 발생하고 있다 . 이때 법률가들은 블록체인 기술을 이용한 수많은 응용 결과물이나 서비스와 발생한 사건에 대해 법률적인 해석을 하여야 한다 . 물론 매스미디어에 블록체인을 알기 쉽게 설명한 글들이 많이 있다. 그러나 기술 원리에 대한 설명이 없어 법적성질을 오해하기 쉽다 . 적어도 블록체인의 구현기술에 대한 개념과 원리는 이해하고 있어야 구체적인 사건에서 정확한 정의와 해석이 가능하다 . 따라서 블록체인에 적용된 기술에 대한 기본적인 원리를 개념적으로 설명하여 적어도 “ 해시넷 ” 웹사이트에 올려진 블록체인에 대한 글들을 어려움 없이 이해할 수 있도록 하는 데에 목적을 두려고 한다 .  많은 부분에서 생략 , 과장 또는 각색하였다 . 블록체인 분야의 소프트웨어 전문가에게는 지적할 부분이 많이 있을 것임을 미리 알린다 . IBM 은 블록체인을 비즈니스 네트워크에서 트랜잭션을 기록하고 자산을 추적하는 프로세스를 효율화하는 불변의 공유 원장이며 , 자산은 유형 자산 ( 주택 , 자동차 , 현금 , 토지 ) 또는 무형 자산 ( 지적 재산권 , 특허 , 저작권 , 브랜드 ) 일 수 있다고 정의하고 있다 . 이러한 정의는 블록체인을 관조적 입장에서 이야기할 때는 무리가 없다 . 그러나 블록체인을 이용한 산업에서 발생하는 분쟁을 이해하고 핵심 쟁점을 찾기에는 부족...

지난 10월 28일, 미국 증권거래위원회(SEC)에는 Facebook의 회사이름을 “메타플랫폼”으로 변경한다는 8-K 보고서가 등록됐으며, 이어 페이스북에는 무한대 도형의 로고와 문자 “Meta”가 새로운 브랜드로 공표됐다. ...(중략)... [컬럼읽기] 페이스북이 쏘아 올린… ‘메타 (Meta)’ 브랜드 전쟁 ...(중략)... 주커버그는 월 27억명 이상의 페이스북 회원들에게 지금과는 다른 디지털 생활 공간과 생태계를 만들어 주겠다고 한다. 그 생태계에는 물리적 세상의 자연법칙에 준하는 새로운 질서와 규칙이 만들어 질 것이다. 이것은 세상을 처음 만드는 창조주나 꿀 수 있는 꿈이다. ...(중략)... 그런데 페이스북이 시도하는 “메타 (Meta)”로의 브랜드 변경이 안정적으로 자리잡으려면 쉽지 않은 고비를 넘겨야 할 것 같다. ...(중략)... 페이스북은 메타버스란 산업영토에서 첨예하게 경쟁하고 충돌하는 전선에 “메타”란 함선의 닻을 내린 꼴이 되었다. 무엇보다 META를 포함한 표장(mark)으로 선출원되거나 등록된 미국 등록 상표가 너무 많다. ...(중략)... 때문에 Meta를 브랜드로 사용하고 있는 많은 소기업들은 페이스북의 브랜드 변경 정책이 강건너 불구경이 아니다. (이하 생략)...

우리나라 특허심판에서 당사자는 자신이 주장하는 사실의 존재를 증명하기 위해 다양한 증명방법을 사용할 수 있다. [IPDaily 특허포차] 증언의 가치(중)… 특허사건의 다양한 증명 방법 ...(생략)... 대리인의 서면은 핵심 쟁점에 대한 주장을 요약하고, 구구절절한 내용은 전문가 선언서를 증거로 인용해 작성하는 방식을 사용하곤 한다. 효율적인 역할분담이라고 생각된다. ...(생략)... 특허소송사건에서 감정증인(Expert Witnesses)은 크게 세가지 전문가 증인으로 구분할 수 있다. 하나는 기술전문가 (Technical Expert)이고, 둘째는 특허법 전문가 (Patent Law Expert)이고, 셋째는 손해산정전문가(Damages Expert)이다. ...(생략)...

특허심판 및 소송에서 증거방법 중 증인에 대하여 써보았습니다. 이 글도 길어 몇 편으로 나누어 실립니다. IPDAILY [특허포차] 증언의 가치(상)… 특허심판과 ‘증명책임’ ....(생략)...증인은 실제 사실을 직접 목격하거나 경험한 사람이기에 그 본질은 사건이 발생한 이후에 남겨진 서증에 비해 그 증거의 객관적 가치가 높다. 이렇게 좋은 사실인정의 객관적 증거방법을 어떻게 활용하느냐가 고민거리다. ...(생략)... 우리나라의 특허심판은 어떠한가? 특허심판에서 증거조사는 구술심리 기일에 함께 진행하는 것이 일반적이긴 하나 실제 증인신문을 신청하는 경우는 드물다. 특허심판 사건의 쟁점에 관한 요증사실(要證事實)은 주로 서증에 의해 이루어지기 때문이라고 한다. 나아가 대리인들이 예상하지 못할 증언의 위험을 안고 증인신문을 신청할 경험도 부족하다. 여기서 본인은 특허심판에서 정말 서증만으로 증명책임이 충분히 했다고 할 수 있는 가에 대해 의문을 던져본다.  당사자들이 심판부의 직권심리주위 뒤에 숨어 서면에서 주장 만하고 있는 것은 아닐까? 그리고 선행기술을 찾아 제출하는 것만으로 사실의 증명책임을 다했다고 안주하고 있는 것은 아닌가? 되돌아본다.

9월30일자 공간된 <지식재산연구 제16권 제3호>에 논문이 실렸습니다. " 헌법 제22조와 발명자권, 특허법개정에 대한 연구 " / 최승재, 이진수 <지식재산연구 제16권 제3호> 최교수님과 연구의 뜻을 같이 하고 함께 작업한 논문이 이번으로 세번째네요. 다른 공동 연구자들도 그런지 모르겠지만 저희는 처음 주제를 정하면 서로 리서치 결과를 공유하고 치열한 논쟁을 통해 다른 시각차를 조율하고 발전시켜 나가곤 합니다. 덕분에 누군가의 개인적인 의견에 치우치지 않고 객관성을 유지할 수 있었다고 생각합니다. 제겐 행운의 인연인 것 같습니다.

특허법상  ‘통상의 기술자’에 관한 마지막 글입니다. 우리나라 특허법에는 “그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람”이 3번 나온다. 특허청 심사기준에도 “통상의 기술자”를 198번, “통상의 지식을 가진 자”를 34번, “평균적 기술자”를 21번 인용하고 있다. 그만큼 주체적 기준인 “통상의 기술자”가 중요하단 의미이다. (생략) [IPDAILY 특허포차] 통상의 기술자는 누구일까?(하) 특허법에서 차지하는 위치 (생략) 미국 법원은 특허법상 진보성의 법률판단에 앞서 반드시 확정되어야 사실 심리 사항을 “그래이엄 사실심리(FACTUAL INQUIRIES OF GRAHAM)”라고 해 3가지를 제시하고 있다. 이러한 사실은 증거에 의해 지지되어야 한다.  (생략) 최근 제4차 산업혁명의 시대가 도래함에 따라 태동되는 기술의 특징과 COVID-19 팬데믹이 맞물려, 미 연방항소법원이 이러한 실시가능 기재요건을 엄격하게 적용해 선행기술의 적격을 부정하거나 특허를 무효시키는 사례가 속출하고 있다. (생략) 무효를 주장하는 청구인은 앞에서 다룬 “그래이엄 사실심리”가 끝나면, 다음으로 그 인정 사실을 전제로, 특허발명이 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있다는 창작용이성 (자명성 또는 진보성 흠결)에 대한 심리를 준비해야 한다. 여기에 주장과 증명 책임이 있다. 이때 자주 사용되는 것이 “일응의 증명”이다. 그러나 일응의 증명이라도 그 일응의 결론을 지지할 수 있는 “사실”의 근거는 증명해야 한다. (생략) 미연방 대법원은 청구항 해석이 어떤 상황에서는 ‘증거 근거’와 ‘일반적으로 이해되지 않는 기술적 단어나 구절’의 고려가 필요한 경우도 있다고 판단했다. 이런 상황에서 지방법원은 청구항 해석에 앞서 사실의 문제를 먼저 해결해야 하고, 법원은 이러한 “증거 근거”를 다른 모든 사실적 결정과 마찬가지로 “명백히 오류 기준” (clearly erroneous standard)에 따라 검토해야 하며 그러한 명백한 오류가 없다면 지방 법원의 결정은...

오늘 소개하는 이 영상은 편의점에서 쉽게 살 수 있는 일상의 주방도구를 이용하여 물로부터 순수한 수소만을 분리하는 장치를 만드는 모습을 보여주고 있습니다. 물을 그냥 전기분해하면 수소와 산소가 혼합된 가스가 생겨 폭발하기 쉽잖아요? 이 영상을 제작한 Ben은 처음 머릿속으로 생각한 디자인으로 제품을 만들어보고 그 디자인에서 발생하는 문제점을 개선하기 위해 디자인을 여러 차례 수정해 갑니다. 또 성능을 개선하면서도 안전을 위해 디자인을 수정해가는 노력도 게을리 하지 않습니다. 이런 노력과 시도, 시행오차의 과정이 담긴 Ben의 영상은 수많은 사람에게 어떻게 발명을 해나가는지를 보여주는 모델이 될 수 있다고 생각하였습니다. 또 영상을 통해 물을 전기분해하여 수소를 추출하는 장치에 대한 살아있는 지식을 쉽게 전달하는 교육적 효과도 큰 것 같습니다. 연료전지, 2차전지, 전기분해장치, 알고보면 대단한 것은 아닙니다. 그려~^^ 재미있게 보았습니다. 함께 보시죠. Ben의 HHO 연료전지와 Spilt Cell electrolysis  

특허법은 “통상의 기술자”를 판단의 주체적 기준으로 사용한다. 민법 (또는 보통법)에서 “합리적인 사람”(reasonable person)을 과실(negligence)의 존부 판단의 주체적 기준으로 사용하는 것에 비견될 수 있다.   [IPDaily 특허포차 읽기] ‘통상의 기술자’는 누구일까?(중) 특허요건의 주체적 기준 이러한 주체적 기준은 국가별로 정의하는 용어와 의미에서 미세한 차이를 보인다. 그러나 대체로 특정 기술 분야에서 일반적인 기술과 지식을 가진 상상 속의 인물(hypothetical person)로 추정한다는 점에서 공통된다. 때문에 현실의 사건에서 상상의 인물을 어떻게 구체화해 현실의 기준으로 정하느냐는 쉽지 않은 문제이다. 그나마 다행이라면 그 주체적 기준을 정하는 것이 사실의 문제라는 것이다. 사법체계에 따라 판단주체에 관한 기준은 법적 기준이므로 사실에 기초한 법률판단이란 견해도 있다. 그러나 어느 경우이든 사실에 대한 판단이 전제되므로 증명의 영역인 사실을 확정해야 한다는 점은 동일하다. 1952년 미국은 특허법을 Title 35로 법령화하면서 “A person having ordinary skill in the art”(이하 “PHOSITA”)란 표현의 가상적 인물을 도입했다. 유럽은 “A person of skill in the art” (이하 “PSITA”) 란 표현으로 가상적 인물을 도입했다. 이에 영향을 받은 우리나라와 일본은 “그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람” (이하 “통상의 기술자”) 란 명칭을 사용하고 있다. (본 고에서는 편의를 위해 각국에서 사용하는 특허법상 판단의 주체적 기준을 총칭할 때에도 “통상의 기술자”라고 하겠다) ...(중략)... “In the Art”, “Skill”, “A Person”…. 공통 용어 의미는? ...(중략)... “Ordinary skill”과 “(Average) skill”… 용어의 차이점은? ...(중략)... “통상의 기술자” 수준에 대한 심리기준…...

지난 5월 특허법원은 “출원발명이 선행기술과 실질적으로 동일해 신규성이 부정되고, 통상의 기술자의 입장에서 선행기술들이 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있어서 진보성이 부정된다”고 판결했다 [특허법원 2020허3461 (2021. 5. 13. 선고)]. [IPDaily 특허포차 컬럼 읽기] ‘통상의 기술자’는 누구일까?(상) 특허법원의 판단  이 사건의 판결에서 특허법원은 종전 판결들과 달리 i) 이 사건에서 판단 주체 기준인 통상의 기술자를 구체적으로 “전기전자 분야의 학사학위 소지자로서 무선통신단말기 사용자 인터페이스(User Interface) 관련 산업 분야에서 3년 정도 종사한 사람”으로 확정하고, ii) 이에 따라 청구범위에서 핵심 쟁점이 된 용어의 의미를 내재적 증거를 통해 해석했을 뿐 아니라 그 의미의 명백한 오류를 피하기 위해 사전과 같은 외재적 증거를 통해 통상의 의미를 검증해, 법률 판단의 적용 기준을 명확히 판시했다. 구체적인 사건에서 통상의 기술자의 기술수준을 특정하는 것은 상상의 인물을 어떻게 구체화하는지부터 시작한다. 그러나 우리는 아직 “통상의 기술자”가 누구다라고 특정할 만한 객관적인 방법이나 기준도 없고 그렇게 구체적으로 심리하거나 판단하는 선례도 찾기 힘들다. 이번에 소개하는 판결은 우리나라에서는 보기 드문 판결이다. 이하 (생략)

소프트웨어 (SW) 기술의 특허적격성 (발명 성립성 또는 대상성)에 관한 한국, 유럽, 일본 법령과 심사기준, 그리고 사례를 비교하여 요약하였습니다.  ~Software, ~Data, ~Model 청구항 형식에 대한 유럽특허청과 일본특허청의 적경성 인정 사례를 비교한 내용도 넣었습니다. 관심이 있으신 분은 아래 링크에서 다운 받으시기 바랍니다. [SW발명의 적격성에 대한 한국,유럽,일본 실무 비교연구] [참고자료] 1) 각국 특허심사기준과 핸드북 2) 관련 심결과 판결 선례 일부 3) 유럽특허청과 일본특허청 심사관들이 공동으로 연구한 "컴퓨터구현발명/소프트웨어관련 발명에 대한 비교 연구 보고서" (2018) 4) 우리나라 특허청이 발간한 "인공지능(AI)와 사물인터넷(IoT) 서비스 발명의 IP5 특허요건 비교 연구 보고서"  5) IPDaily 특허포차 및 개인 블로그

AI 기술과 AI 작업물(생성물)에 대한 특허 보호에 대한 작은 생각을 아래에 모아 요약하였습니다. AI관련 논의는 크게 1) AI 작업물(생성물)에 대한 특허제도 편입에 대한 논의와 2) 딥런닝이나 데이터 분석/처리기술과 같은 AI 구현 기술에 대한 특허보호 확대에 대한 논의입니다. 아래 링크를 간단히 설명드리면 1) 점 (AI 작업물(생성물)에 대한 특허제도 편입)과 관련해서 아래 링크들은 IPDaily 컬럼과 제 개인 블로그 글 (개인의견)입니다. 현업에서 이런 생각도 가지고 있구나 하고 가볍게 받아 들여주십시요. 그래도 나름 관련 리서치를 하였습니다. - "[‘특허포차’] ㉖ 인공지능(AI) 창작물 보호… 한발 앞서가는 ‘영연방(英聯邦)’ _ IPDaily "는 최근 호주연방법원의 판결의 이해를 위해 해설하고 영연방국가의 동향을 담은 것이고   [IPDaily 칼럼 특허포차 읽기]  - " AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각(상) " 은 최근 호주연방법원의 판결에 대한 우려를 나타내고 인공지능 생성물이 아닌 딥런닝같은 인공지능 구현 기술을 특허로 제대로 보호해야 한다는 의견을 근거와 함께 피력 하였습니다.   [sonovman 블로그 읽기] - " AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각(하) " 는 인공지능생성물은 자유이용 영역에 두는 것이 타당하나 그럼에도 조기 공개를 통한 기술발전촉진등과 같은 유용성이 있다는 점을 고려하여 특허제도에 편입하되 인공지능생성물에 대한 보호는 특허풀처럼 멤버쉽에 의한 보호를 제언 해보았습니다. 그외 몇가지 제안을 더 담았습니다.   [sonovman 블로그 읽기] 2) 점 (AI 기술에 대한 특허보호 확대개선)과 관련해서 아래 링크는 "AI 기술을 특허로 보호하기 위한 제언 발췌본 파일"입니다. [AI 기술을 특허로 보호하기 위한 제언 UPdate 20210828.pdf 다운로드] 이 파일은 작년 202...

AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각 (상) 편에 밝힌 바와 같이 인공지능에 의해 창작된 생성물은 자유이용의 영역에 두는 것이 타당하다.   AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각 (상)  그러나 인공지능에 의해 창작된 생성물을 비공개 상태로 숨겨두지 않고 이를 다시 공중에 공개하여 창작의 도구로 사용하게 하는 것 역시 특허제도의 취지상 바람직하다. 즉 인공지능의 생성물이더라도 공중에 공개하여 발명이란 창작활동을 자극하게 하면 기술발전의 연쇄고리가 작동할 수 있다. 그러려면 특허제도의 선공개 촉진 수단과 같은 보상이 마련되어야 한다. 이점에서 특허제도에 인간의 창작물(기술적 사상의 창작)과 별개로 인공지능에 의해 창작된 생성물(기술적 사상의 창작)에 대한 출원 및 심사, 등록제도를 두는 것을 생각해볼 수 있다.  다만 아래에서 인공지능 생성물에 대한 출원루트와 전통적인 인간에 의한 기술적 창작에 대한 특허루트 사이의 차별점을 생각해보았다. 공중의 자유이용에 두어야 할 인공지능 생성물을 일부 제한적으로 보호하려는 취지는 그 창작의 보호에 있는 것이 아니라 창작의 동기를 촉발하기 위한 것임을 다시 한번 밝혀둔다. - 아 래 - 인공지능에 의한 생성물을 후술하는 멤버쉽으로 보호받기 위해서는 출원당시 인공지능에 의한 생성물임을 특정하여야 한다. 인공지능생성물로 특정하면 발명자를 기재할 필요가 없다.  대신 그 루트에 의한 출원발명은 아래와 같은 차별점을 갖는다. 1) 권리의 귀속 인공지능이 창작한 생성물에 대한 출원할 수 있는 권리는 미국 AIA 법 개정이전처럼 실제 그 인공지능 시스템을 정당하게 사용한 발명자에게만 귀속하게 할 것을 제안해본다. 특허제도의 원래 목적처럼 발명자가 그 보상을 받아 발명활동을 촉진하도록 하자는 것이다. 물론 출원이후 그 권리는 이전이 가능한 재산권성을 가질 것이다. 2) 등록요건 등의 판단주체 기준 또한 인공지능에 의한 창작물에 대한 특허요건 등의 판단의 주제...

 양도인 금반언의 원칙(Assignor estoppel)은 발명자가 양도한 특허의 무효를 주장할 수 없고 단지 특허의 청구범위를 해석하는 방법으로만 선행기술을 다툴 수 있어야 한다는 공정성의 원칙에 근거하고 있다. 그러나 이 원칙이 적용되지 않는 첫번째 사유가 발명가가 특정 청구항 기재 특허 발명에 대한 유효성 보증을 하기 전에 양도하는 경우이다. 이 같은 사례는 종업원 직무발명인 경우 자주 나타난다. 이에 미국 판례 비교를 통해 직무발명 사전예약승계 약정의 중요성을 살펴본다. [IPDAILY 특허포차 칼럼] 읽기

지난 2021 년 7 월 30 일 , 호주 연방법원은 인공지능 (AI) 시스템 “ 다부스 (DABUS)” 를 발명자로 인정하되 그 권리는 인공지능시스템에 귀속하지 않고 “ 다부스 (DABUS)” 의 소유자인 스티븐 탈러 (Stephen Thaler) 박사에게 귀속시켰다 . 이러한 판결은 인공지능 (AI) 시스템에 의한 창작물의 특허보호에 대한 논쟁을 가속화시키고 있다 .   IPDaily 컬럼 [ 이진수의 ‘ 특허포차 ’] ㉖ 인공지능 (AI) 창작물 보호 … 한발 앞서가는 ‘ 영연방 ( 英聯邦 )’ 사실 호주 연방법원의 판결은 인공지능을 발명자로 인정하여 인공지능에 의한 작업물을 특허제도의 보호대상으로 끌어들이면서도 , 그 발명에 대한 권리주체는 전통적인 법리에 따라 인공지능시스템의 소유자인 자연인이나 법인에게 귀속시키도록 하였다 . 인공지능 기술의 발달로 인간이 인공지능을 도구로 창작활동을 하거나 인공지능의 작업물을 선택하여 유용한 발명으로 발전시키는 경향이 가속화되고 있는 현실 속에서 , 발명이 순수하게 인간이 창작한 것인지 아니면 기계에 의해 창작된 것인지 아니면 인간이 기계의 도움을 받아 창작한 것인지 여부를 판단하기는 어렵다. 호주연방법원의 판단은 이러한 현실적인 난제를 효율성과 투자보호측면에서 해결해보려는 것으로 생각할 수 있다 . 그러나 인공지능기술의 발명자에게 그 발명기술에 대한 특허권을 허락하지 않는 대신 (포기하는 대신), 인공 생성물에 대한 특허권을 던져준 것은 아닐지 걱정스런 생각을 지울 수 없다. 사실 이것이 더 무섭다. 점점 발명자들은 인공지능을 구현하는 기술은 노하우로 숨기고 그 인공지능으로 만든 생성물만 출원하는 경향을 보일까 우려스럽다. 특허제도는 인간의 지적노동의 결과물인 창작에 대한 권리 , 즉 자연권을 법률로 보호하고 인간의 창작활동을 자극하여 기술발전을 촉진하고 산업발전에 이바지하기 위해 설계된 제도이다. 이러한 특허제도 아래에서는 인공지능 (AI) 시스템이 만들어낸 생성물을 보호한다는 ...

양도인 금반언의 원칙(Assignor estoppel)은 발명자가 양도한 특허의 무효를 주장할 수 없고 단지 특허의 청구범위를 해석하는 방법으로만 선행기술을 다툴 수 있어야 한다는 공정성의 원칙에 근거하고 있다. 그러나 2021년 미 연방대법원의 Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc. 사건 (이하 “미네르바 사건”) 판결은 일반적으로 특허의 양도인은 자신이 양도한 특허에 대한 무효를 주장할 수 없다는 것을 재확인하면서도 그러한 양도인 금반언 원칙의 예외를 열어주었다. 이처럼 특허양도인이 그 특허의 무효항변이 가능한 경우를 살펴본다. 양도인의 금반언 원칙(중)… 원칙이 적용되지 않는 ‘3가지’ 사유 [IPDaily 컬럼 읽기] 양도인 금반언 원칙이 적용되지 않는 제 1 사유는 발명가가 특정 청구항 기재 특허 발명에 대한 유효성 보증을 하기 전에 양도하는 경우이다. 이 같은 사례는 종업원 직무발명인 경우 자주 나타난다. ....(중략)... 양도인 금반언 원칙이 적용되지 않는 제 2 사유는 법령의 변경으로 법률 적용이 양도 시점에 주어진 보증과 무관하게 되는 경우이다. 법이 개정되어 구법에 따르면 유효했던 특허가 개정법에 따라 무효사유를 갖는 경우이다. ...예를 들어, 판례법 국가에서 양도당시에는 판례가 특허적격성이 인정하였으나 그 이후 판례가 변경되어 특허적격성이 부정된 경우라던가, 특허법의 개정으로 선행기술의 적격성(국내주의에서 국제주의)이 변동된 경우가 대표적일 것이다. AIA 개정법으로 일부계속 (CIP) 출원의 선행기술 적격에 변동이 있는 것도 생각해볼 수 있다....(중략)... 양도인 금반언 원칙이 적용되지 않는 제 3 사유는 발명자이든 양도인이든 특허 또는 출원을 양도 할 때의 청구범위와 그 이후 청구범위가 다른 경우이다. 출원발명이든 특허발명이든 명세서에 기재된 발명은 공중에 기부한 것이고 오직 청구범위에 기재된 발명만이 심사의 대상이 되고 등록된 권리가 된다. 따라서 양도인이 발명을 양도한 이후 양수인이 청구범위...

인공지능(AI) 창작물 보호… 한발 앞서가는 ‘영연방(英聯邦)’ 지난 2021년 7월 30일, 호주 연방법원은 인공지능(AI) 시스템이 발명자가 될 수 있다는 획기적인 판결을 했다 ( Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879). IPDaily 칼럼 특허포차 읽기   이 사건에서 발명자로 인정된 인공지능(AI) 시스템은 “다부스(DABUS)”라는 장치로 스티븐 탈러(Stephen Thaler) 박사가 만든 것이다. ...(중략)... 이번 호주 연방법원의 “다부스(DABUS)” 사건을 비롯해 몇몇 사건을 보면 영국을 비롯한 영연방 국가에서 신기술에 대한 특허보호 확대 움직임을 엿볼 수 있다. 지난 2021년 7월 자연현상(뉴클레오티드 포함)의 실제 적용 (practical application)과 관련된 진단방법에 대해 영국 법원에 이어 호주 연방법원도 특허적격성을 허용한 바 있다 {영국 Illumina, Inc v Premaitha Health Plc [2017] EWHC 2930; 호주 Ariosa Diagnostics, Inc v Sequenom, Inc (Sequeno 2021)}. - 다부스 발명은 이번에 호주 연방법원 뿐 아니라 남아프리카공화국 법원에서도 특허 보호대상으로 인정되었다. ...(중략)... 호주 특허법의 제15조 제1항의 (c)호의 독특한 언어적 표현은 기계의 주인이 기계의 사용을 통해 얻게 되는 파생된 권리를 가질 수 있다는 해석의 유연성을 열어 주었다. 생각해보면 이러한 접근은 인공지능(AI)를 창작의 도구로 사용한 것과 크게 다르지 않다. 따라서 호주 연방법원의 이 사건은 호주 특허법 법문의 특이성 때문에 가능한 해석이라고 볼 수 있다. ...(중략)... 이제 다시 영연방 전선의 선두주자인 영국에서 인공지능의 생성물에 대한 논의가 어떻게 이루어졌는지를 살피고자 한다. 앞에서도 언급한 바와 같이 영국은 인공지능에 의한 생성물에 대한 취급을 별로도 영국의 저작권·디자인·특...

 양도인의 금반언 원칙(상)… 자신이 매각한 특허의 ‘무효’를 주장할 수 있을까? 양도인 금반언의 원칙은 미국 대법원이 1924년 Westinghouse 사건에서 처음으로 도입했다 { Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Formica Insulation Co ., 266 US 342(1924)}. IPDaily 칼럼 특허포차 읽기  이 원칙은 발명자는 양도한 특허의 무효를 주장할 수 없고 단지 특허의 청구범위를 해석하는 방법으로만 선행기술을 다툴 수 있어야 한다는 공정성의 원칙에 근거하고 있다. 이 판결로 일반적으로 특허의 양도인은 자신이 양도한 특허에 대한 무효를 주장할 수 없다는 것을 재확인하면서도 그러한 양도인 금반언 원칙의 예외를 열어주었다. 미 연방대법원의 판결에는 양도인 금반언(Assignor estoppel)이 적용되지 않는 상황, 즉 양도인이 특허권을 양도할 때 묵시적으로 진술이나 보증을 할 수 없는 상황을 설명하고 있다. 1) 발명가가 발명을 완성하기 전에 미리 양도하기로 한 경우. 2) 나중에 법령의 변경으로 법률 적용이 양도 시점에 주어진 보증과 무관한 경우. 3) 양도 이후 특허 청구범위가 변경된 경우. ...(후략) <참고> 주요국 ‘무효심판’체계 및 ‘청구인’ 적격 비교 IPDaily 특허포차 컬럼 읽기 <다음편> 양도인의 금반언 원칙(중)… 원칙이 적용되지 않는 ‘3가지’ 사유 [IPDaily 컬럼 읽기]

 주요국 ‘무효심판’체계 및 ‘청구인’ 적격 비교 전세계 특허제도에서 특허에 대해 무효를 다투는 절차는 그 나라의 사법제도에 따라 조금씩 다르다. IPDaily 특허포차 컬럼 읽기 국가별 사법제도에 따른… ‘특허무효’ 심판 체계 독일은 특허침해여부를 심리하는 절차와 특허무효여부를 심리하는 절차가 분리되어 있는 이원주의 구조(bifurcated system)를 가지고 있다. ...(중략)... 반면 우리나라와 일본은 등록특허의 무효를 심리하는 전문 특허심판원을 두고 무효심판을 거쳐 고등법원(우리나라의 특허법원, 일본의 지식재산고등법원))에서 다투는 심판전치제도를 운영하고 있다. 따라서 지방법원에 독립하여 무효를 확인하는 소송은 허용되지 않는다 (대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결). 이 점에서 이원주의 구조라고 할 수 있다. 다만 ...(중략)... 미국도 이와 유사하게 2012년 AIA 특허법 개정을 통해 등록특허의 무효를 심리하는 전문 특허심판원(PTAB)을 두고 무효심판을 거쳐 고등법원인 연방항소법원에서 그 심결을 다투는 심판전치제도를 운영하고 있다. 그러나 원칙적으로 연방지방법원(1심)에 특허침해와 무효를 함께 심리할 수 있을 뿐 아니라 별도로 무효를 확인하거나 침해를 확인하는 소송도 할 수 있다. 즉 일원주의 구조를 가지고 있다. 다음으로 누가 무효심판을 청구할 수 있는 가를 비교해본다. (이하 생략)... <후속 칼럼> [이진수의 ‘특허포차’] ㉕ 양도인의 금반언 원칙(상)… 자신이 매각한 특허의 ‘무효’를 주장할 수 있을까?

 미국 상표법과 트레이드 드레스(하)… 상표권 침해 판단 기준은? IPDaily 컬럼 읽기 미국에서 상표침해소송을 제기하고자 하는 원고는 (1)자신이 유효하게 보호받고 있는 상표권을 보유하고 있다는 사실과, (2)피고가 원고의 상표를 상업적으로 사용하여 왔다는 사실과, (3)피고의 상표 사용으로 원고의 상표에 대한 수요자의 오인(mistake) 또는 혼동(confusion)이 발생할 가능성이 있다는 점을 증명해야 한다. ‘주상표권(primary trademark)’ 등록 … 미국 상표침해소송 요건 앞의 (1) 및 (2) 내용과 관련해, 주상표권(primary trademark)으로 연방상표를 등록 받으면, i) 등록상표권자에게 유효한 상표를 상업적으로 사용할 수 있는 배타적 권리가 있다는 일응의 증거(prima facie evidence)가 되기 때문에(15 U.S.C. § 1057 (b)), 등록 상표권자는 상표권의 유효성에 대해 증명할 필요가 없다. 또한 ii) 등록상표권이 존재하고 있다는 사실에 대해 미국 전역의 일반 공중에게 “통지”가 이루어진 것으로 의제 (constructive notice)되어 상표 침해자가 등록 권리자의 상표권의 존재를 몰랐다는 선의의 항변(good faith defense)을 할 수 없게 된다. 또한 iii) 상표권자가 실제는 특정 주에서만 상표를 사용한 경우라도 출원일부터 미국 전 지역에서 상업적으로 사용한 사실이 의제 (constructive use)되어 (15 U.S.C. § 1057 (c)), 미국 모든 주에서 권리를 행사를 할 수 있다. iv) 마지막으로 5년간 상거래에 계속 평화롭게 독점적으로 사용했다면 유효한 상표로 보호된다는 사실을 더 이상 다툴 수 없다(15 U.S.C. § 1065). 이러한 불가쟁력 (Incontestability)이 생기면 심지어 기술적 상표로서 식별력이 없는 경우에도 2차적 의미를 획득한 것으로 의제되어 피고는 이를 더 이상 다툴 수 없게 될 수 있다. v) 나아가 손해배상을 받기 ...

2021년 7월 16일 호주 연방법원 합의부는 Ariosa Diagnostics, Inc v Sequenom, Inc (Sequeno 2021) 사건에서 자연 현상(뉴클레오티드 포함)의 실제 적용과 관련된 진단 방법에 대한 특허를 허용하기로 결정했습니다. 미국 연방순회항소법원(CAFC)이 동일한 이슈에 대해 특허적격성을 부정한 것과 상반된 것이었습니다 ( Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom , Inc. 788 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2015)). 최근 5년 사이 특허적격성과 관련한 미국의 Mayo/Alice 판단기준에 대해 전세계적으로 논란이 일어났고, 영국을 비롯하여 ( Illumina, Inc v Premaitha Health Plc [2017] EWHC 2930), 호주도 미국의 기준에 반기를 들기 시작하였습니다. "호주 연방법원 합의부는 또한 미국 대법원의 판결( Funk Bros. Seed Co v Kalo Inoculant Co  (1948) 333 US 127 at 134, 135(92 Law Ed 588, at 591))를 참조하여 다음과 같이 말했습니다. '자연의 작업'(work of nature)과 '자연의 법칙'(laws of nature)과 같은 용어를 도입하는 것은 문제를 혼란스럽게 할 뿐입니다. 이것은 너무 많은 모호성으로 오염되어 쉽게 변하는 다의적인 용어이기 때문입니다. 세상에서 발생하는 모든 것은 '자연의 작업'으로 간주될 수 있으며 특허 가능한 합성물은 '자연법칙'의 속성을 보여줍니다." 생각해봅니다 .  과연 법정 카데고리에 한정하여 특허적격성을 인정하는 것이 특허제도의 취지에 합당 한 것일까요? 또 특허제도로 보호할 발명이란 무엇일까요?  특허제도로 발명의 보호에 국가가 조력하는 것은 사람의 지적 노동의 열매가 산업발전에 유익한 실용성에 있기 때문이 아닐까요? 특허가 보호해야 하는 기술사상의 ...

미국 상표법과 트레이드 드레스(중)… 상표의 ‘보조등록’과 ‘사용’ 최근 10년사이 미국은 건물 인테리어에 대한 트레이드 드레스(Trade Dress) 상표 확보 시도가 자주 나타나고 있다. 그러나 트레이드 드레스(Trade Dress)는 상품의 형상이나 상품의 포장 또는 용기의 형상 자체가 “표장”(Mark)이므로 상품의 특징에 기한 기능성 논란에 휩싸이기 쉽고 상표로서의 출처표시에 관한 식별력도 인정받는 것이 그리 쉽지 않다. ...(중략)... 상표출원인이 상표로 사용하기는 하나 표장 자체의 식별력을 증명하는 것이 그리 쉽지 않을 때가 많다. 이런 경우에 미국은 상표의 보조등록(Supplemental Register)을 활용할 수 있다. 우리나라도 법률상으로는 건물에 대한 인테리어를 상표로 등록 받는 길이 막혀있는 것은 아니다. 다만 식별력을 취득했다는 것을 증명하기 어렵다는 것뿐이다. 그러나 미국처럼 보조등록제도는 마련되어 있지 않다. (후략)... IPDaily 컬럼 [이진수의 ‘특허포차’] ㉒ 읽기

미국 상표법과 트레이드 드레스(상)… 건물 ‘인테리어’를 상표로 보호받을 수 있을까? ...(전략) 필자가 다닌 중학교에는 악명 높은 선도부 선생님이 있었다. 그 선생님은 항상 검은색 폴라티를 입으시고 오른손에는 나무 지휘봉을 들고, 왼손에는 금장시계를 차고 계셨다. 검은색 폴라티와 지휘봉, 금장시계는 그 선생님의 트레이드마크(trademark), 상표이었다. 때문에 멀리 100m 전방에서도 쉽게 알아보고 피할 수 있었다. 누군가 새로 전학이라도 오면 그 선생님의 이름 보다는 검은색 폴라티에 지휘봉과 금장시계를 찬 선생님이 제일 무섭다고 알려주곤 했다. ... 상표법에서는 이러한 고유한 이미지를 만들어 내는 전반적인 겉모양의 특징을 트레이드 드레스(Trade Dress) 또는 상모(商貌)라고 부른다. “트레이드 드레스”란 용어를 직역하면 “거래 복장”이다. 원래 “트레이드 드레스”는 상품 자체의 형상 또는 상품의 포장 형상, 즉 “복장”에서 유래했다. 상품의 형상이나 상품의 포장 또는 용기의 형상과 같은 입체적 형상에 대한 특징은 상품의 특성에 의존하거나 실용적인 기능에서 유래한 경우가 많다. (후략)... IPDaily 컬럼 [이진수의 ‘특허포차’] ㉑ 읽기

한국공학한림원 제8차 IP전략 포럼 <미/중 기술패권시대, 한국의 IP전략 및 방향> 유튜브 영상

어제 (6/29), 미연방대법원은 특허를 양도하고 양도인이 그 특허에 대하여 무효를 다툴 수 있는 지와 관련된 Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc. 사건에서, 1세기 넘게 적용되어온 assignor estoppel 원칙을 유지하면서도 이 원칙이 무조건 적용될 수는 없다고 판시하였습니다. 양도인이 특허 청구발명이 유효하다고 보증하고 나중에 그 유효성을 거부하는 것은 공평한 거래의 규범을 위반한 것이나, 양도인이 무효 방어와 충돌되는 진술을 명시적 또는 암시적으로 하지 않았다면 assignor estoppel을 적용할 근거가 없다고 판시하였습니다. 판결문에는 이와 같이 Assignor estoppel이 적용될 수 없는 경우로 3가지를 들고 있습니다. 1) 발명가가 특정 특허 청구항 기재 발명에 대한 유효성 보증을 하기 전에 양도하는 경우.       : 이런 경우는 주로 고용계약서를 통해 종업원이 미래 발명을 모두 회사에 양도하기로 할 때 발생하는데, 양도 시점에 발명이 특정되지 않아 유효성을 미리 보증할 수 없기 때문입니다. 이 경우 종업원은 회사에 넘어간 발명에 대해 무효를 다툴 수 있다고 설명하고 있습니다. 2) 나중에 준거법의 변경과 같이 법률 적용이 양도 시점에 주어진 보증과 무관하게 되는 경우. 3) 양도한 이후 특허 청구항이 변경된 경우       : 이런 경우는 등록 특허 보다 특허 출원을 양도할 때 가장 자주 발생할 것입니다. 양도한 이후 발명자가 보증할 수 있는 청구범위를 벗어나면 양도인은 무효를 다툴 수 있다고 설명하고 있습니다. 위 세가지 Assignor estoppel의 예외를 "진술과 보증"(Reps & Warranty)의 법리로 해석하니 흥미롭습니다. Justices uphold but narrow patent assignor estoppel

실시자유도(FTO)를 둘러싼 오해(하)… 가상 시나리오와 ‘다섯 가지’ 오해 ...(전략) [오해 1] 한국에 실시하려는 발명에 대한 특허를 획득했다면 국가 ‘독점적 권리’를 허락한 것이므로 마음대로 실시사업을 할 수 있다(?) [오해 2] 같은 발명이라면 한국에서 등록된 특허와 해외에 등록된 특허의 ‘권리범위‘는 실질적으로 같을 수 밖에 없다(?) [오해 3] 같은 발명에 대해 한 국가에서 ‘자유이용발명‘이 되면 다른 국가에서도 자유이용발명이 된다(?) [오해 4] 공중에 공개되어 바쳐진 발명이라면 자신의 ‘실시사업’을 자유롭게 할 수 있다(?) [오해 5] 자신의 실시발명의 특징들이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 ‘자유실시기술’이라면 모든 국가에서 누구나 자유롭게 이용이 가능한 자유이용발명이 된다(?) IPDaily 컬럼 [이진수의 ‘특허포차’] ⑳ 읽기

짧은 3~4 음절로 호칭될 경우 상표의 유사판단에서 전체관찰의 중요성 ( 특허법원 2020 허 4518) 2021 년 6 월 28 일 오늘 특허법원의 판결속보를 받고 실무차원에서 의미 있는 판결 몇 건을 정리해봅니다 . < 요약 > 확인대상표장 ( cafe Hue & Jung ) 은 이 사건 등록서비스표 ( CAFE HUE ) 와 그 표장이 유사하지 않아 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않다고 본 사례 ( 특허법원 2020 허 4518) < 판시요지 > “ 이 사건 등록서비스표 ( CAFE HUE ) 중 ‘ CAFE ’ 부분은 지정서비스업인 ‘ 카페업 ’ 을 지칭하는 단어로 식별력이 없으므로 , ‘ HUE ’ 부분이 요부가 된다 . 확인대상표장 ( cafe Hue & Jung ) 중 ‘ cafe ’ 부분은 사용서비스업인 ‘ 카페업 ’ 을 가리키는 단어로 식별력이 없다 . 나아가 아래와 같은 이유로 나머지 ‘ Hue & Jung ’ 부분 중 ‘ Hue ’ 부분이 요부에 해당한다고 보기 어렵고 , 확인대상표장은 ‘ Hue & Jung ’ 전체로서 관찰되어야 한다 . ① ‘ Hue & Jung ’ 부분은 ‘ 휴앤정 ’ 혹은 ‘ 휴앤드정 ’ 으로 호칭되어 짧은 3 음절 혹은 4 음절에 불과하여 한 번에 호칭될 것으로 보이고 , ‘ Hue ’ 부분과 ‘ Jung ’ 부분은 영어의 ‘and’ 를 의미하는 ‘ & ’ 기호로 연결되어 있어 밀접하게 결합되어 있다 . ② 확인대상표장 중 ‘ Hue ’ 부분과 ‘ Jung ’ 부분은 각각 그 부분이 그 자체로 주지 ․ 저명하다거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분임을 인정할 자료도 없다 . 게다가 일반 수요자 및 거래자들이 확인대상표장을 ‘ 휴 ’ 또는 ‘ 카페휴 ’ 로만 분리하여 약칭하거나 ‘ 정 ’ 또는 ‘ 카페정 ’ 으로만 약칭하였다고 볼만한 자료도 보이지 않는다 . ③ 또...