특허유효추정 원칙에 대한 작은 생각

특허유효추정 원칙에 대한 작은 생각

 

우리나라의 특허무효율이 높다는 문제점이 대두 된지 벌써 5여년이 넘어 가고 있습니다. 이에 입법적으로도 여러대안들이 거론되었고 이를 기다리지 않고 법원에서는 특허유효추정원칙을 적용한 판례가 나오고 있습니다. 

한미 FTA에 따라 우리나라 역시 특허법에 특허유효추정규정을 도입하기로 하였으나 아직 특허법에 반영되지는 못하였습니다. 그러나 사실상 특허유효추정원칙은 이미 판례에 반영된 경우도 있습니다.

대한민국의 특허가 존중 받는 시작점은 바로 특허유효추정원칙에서 시작됩니다.물론 각론에 들어가면 다양하고 복잡한 이유와 법리가 존재하여 유효추정규정 명문화에 쉽지 않을 수 있습니다. 그러나 일단 유효추정규정을 명문화하고 그 외는 해석에 맡겨보는 것도 나쁘지 않을 것입니다.

어찌되었듯 법률요건분배설에 따라 형식적 입증책임을 무효를 주장하는 자(무효심판청구인)가 부담하고 있습니다. 

그러나 특허는 국가의 행정처분으로 권리가 발생한 결과입니다. 따라서 특허등록이라는 행정처분인 특허를 무효시키기 위해서는 그 행정처분의 하자가 중대하고 명백한 것이어야 할 것입니다(대법원 판례) 이에 대해 이견이 없다는 것이 성균관대학교 법학전문대학원 정차호 교수님의 입장입니다. 이를 지지합니다.

따라서 등록특허의 무효는 실질적인 입증책임면에서도 우월적 입증을 넘어서 명백한 입증에 이르러야 할 것입니다. 

대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결에서도 이미 특허침해민사소송에서 진보성이 부정되어 특허무효심판에서 무효될 것이 “명백한 경우”에는 그 무효여부를 심리할 수 있다고 판시하여 특허무효를 주장하는 자에게 명백한 증거에 의한 입증을 요구하였습니다. 무효심판에 대한 심결의 불복만을 심리하던 특허법원이 특허침해민사소송의 2심까지 관할하게 된 지금에는 무효심결과 이에 후속하는 심결취소소송에서도 특허유효추정원칙에 따라 무효심판청구인에게 명백한 입증책임을 부담하는 것이 판결의 통일성과 예견성을 고려할 때 타당할 것입니다 [미국은 연방지법 특허소송에서와 달리 미국특허심판원(USPTAB)에서는 무효추정규정을 배제하고 있습니다. 우월적입증이나 명백한 입증이냐, 의심없는 입증이냐는 증거법이 발달한 미국의 실질적 입증책임원칙에 따른 구분으로 우월적입증(Preponderance of the evidence)은 민사소송에서 요구되는 입증수준으로 입증책임을 지는 자가 그 가능성이 50%를 초과한 수준의 입증이며, 명백한입증(Clear and Convincing Evidence)은 주로 행정소송이나 일부 형사소송에서 요구하는 입증수준으로 80%이상의 가능성까지 입증하여야 하는 수준이고, 의심없는 입증(beyond a reasonable doubt)는 대부분의 형사소송에서 요구하는 입증수준으로 90% 이상의 가능성을 입증하여야 하는 수준입니다. 우리나라에 그대로 매칭시키기는 어렵지만 (증거의 우월성, 명백성을 기준으로 나누어 우리나라 십중팔구 입증수준으로 매칭할지 아니면 증거에 의한 입증정도를 우월적 가능성, 명백한 가능성으로 나누어 매칭할지 어려운 부분이 있으나 제 생각으로는 우월한 증거에 의한 십중팔구 입증수준이 우리나라 민사소송의 입증수준 정도이지 않을까 생각합니다].

 

심지어 미국은 등록특허의 유효추정원칙을 특허청구범위를 해석하는 경우에도 반영하여 특허발명의 목적에 맞도록 유효하게 해석하여야 한다는 Canon이 있습니다.

 

따라서 무효심판과 그 심결취소소송에서 심판부와 재판부는 등록특허의 유효성을 심리할 것이 아니라 무효를 주장하는 자가 무효사유에 대한 증명책임을 제대로 하고 있는지를 심리하여야 합니다 (특허출원의 심사단계에서는 특허등록이후의 무효심판등과 달리 거꾸로 특허성을 엄격하게 심리하여야 할 것입니다).

예컨대 등록특허의 진보성을 단정할 수 없다는 이유로 그 발명의 진보성을 부정할 것이 아니라 진보성이 없다고 단정할 수 없으므로 진보성을 인정하여야 하며, 진보성을 부정하는 측에서는 명백한 증거로 입증책임을 다하여야지 우월적 증거만으로 입증을 다하였다고 인정되어서는 아니 될 것이며, 이미 등록된 특허발명의 효과가 있는지는 그 효과를 주장하는 특허권자가 우월한 증거로 입증하면 족할 것입니다.

  

[참고문헌]

정차호, “2014년 지식재산 보호전문위원회 정책이슈”, 국가지식재산위원회(2014.10), 48-67

손해배상강화 특허법 개정법을 살펴보다가

고민(?)거리가 생겼습니다.

Pro-patent 정책과 미국 및 중국등 IP 강국들의 강한 특허권자 보호정책에 따른 한국의 보호 불균형을 피하고자 손해배상등이 강화된 특허법이 개정되었습니다.

초기 검토된 개정안에 비해 실제 개정법으로 반영된 규정이 적거나 수정되어 만족스럽지는 않지만 없는것보단 좋은거라 위로합니다.

고민, 아니 의문점은 이렇습니다.

개정법이후 특허권자는 민법 제750조 불법행위에 의한 손해배상청구권에 의존하지 않고 특허법 제128조 제1항 특허침해행위에 의한 손해배상청구권을 행사할 수 있게 되었습니다.

그런데 불법행위로 인한 손해배상청구권의 소멸시효를 규정한 민법 제766조와 달리 특허법에는 특허침해행위에 의한 손해배상청구권의 소멸시효를 규정하지 않았다는 것입니다. 제가 잘못 알고 있다면 지적해주십시요.

특허권자에게 특허법 제128조 제1항을 기초하여 발생한 손해배상청구권은 소멸시효가 없는 걸까요? 아니면 판례에 맡기고 미국처럼 Laches이론을 발전시킬것인지? 아니면 민법상 불법행위손해배상의 소멸시효로 포섭할지 궁금해집니다.

특별법상 손배청구권과 불법행위법에 기한 손해배상 청구권이 경합하는 경우 아직 우리나라는 명확한 입장을 밝히고 있지 않은 것 같습니다. 대체로 몇몇경우를 제외하고는 법조경합보다는 청구권경합으로 보는 것 같습니다.  현행 법체계에서는 입법적 흠결은 민법 불법행위에 관한 일반조항으로 보완할 수 밖에 없다는 것은 인정합니다.  특허법 개정이후 특허침해이론과 특허침해에 대한 손해배상이론에 대한 학문적 연구가 뒷받침되고 충분한 논쟁이 있어야 하지 않을까 생각합니다. 그래야 추가 개정시 좀더 이상적이고 완벽한 법모델이 되지 않을까 합니다.

댓글로 의견들 나눠보시지요.

대한민국 특허생태계 구축을 위한 제언

부족하지만 특허손해배상제도도 강화되었고 이제 특허생태계에 꼭 필요한 것은 제품분석인프라가 아닐까 생각합니다.

특허거래시장에서 특허가치를 최대한 올리는 방법으로 EoU (Evidence of Use)만큼 확실한 것은 없습니다.

그러나 특허를 보유한 개인이나 중소기업이 제일 힘들어하는 인프라중 하나가 EoU (Evidence of Use) 작업입니다.

침해증거를 확보하려다보면 고가의 분석장비가 필요한 경우가 많습니다.

설사 분석장비가 있어도 분석데이터를 평가하고 분석할 전문가를 찾는 것 역시 어렵습니다.

그러다보니 비용은 너무 비싸고 시간도 많이 들어갑니다. 그나마 국내는 그런 분석전문업체도 없습니다. 대기업들도 해외에는 전문침해증거분석 업체들로부터 싸게는 2천만원에서 수억을 주고 tear down 보고서를 구입하는 것이 현실입니다.

한편 우리나라 공공연구기관이나 대학 연구실에는 침해증거를 확보하는데 필요한 분석장비와 분석전문가들이 있습니다.

이를 국가 공공인프라로 sharing model이나 플랫폼을 만들면,

장비도 효율적으로 운영할 수 있고 분석전문가도 육성할 수 있을 뿐 아니라 공공연구기관은 물론 개인발명가나 중소기업이 이런 인프라를 이용하여 발명의 가치를 시장에 최대한 보일 수 있는 생태계가 조성될 것입니다.

특허는 확율적인 배타권입니다. 그 확율적인 계산에서 EoU는 별다른 평가 시스템 없이도 특허의 가치를 객관화하는 훌륭한 수단이 될 것입니다.

이런저런 생각에 잠 못이루고 올립니다.

Wishing you a very Happy New Year 2016

May your new year be blessed with peace, love and joy.

Sending you my heartfelt wishes With joy that never ends.

Wishing you a very Happy New Year !!!

NVIDIA와 삼성의 특허전쟁... 공격과 수비가 바뀌다.

지난 10월 10일 미국 ITC는 삼성과 퀄컴이 NVIDIA의 그래픽 특허들을 침해하지 않았다고 판결한 바 있다. 특허 두 건은 권리범위 밖에 있고 나머지 한 건은 무효라는 게 그 이유.

그런 판결이 나온지 2개월이 지난 12월 23일, 이번엔 거꾸로 NVIDIA가 삼성의 메모리 특허3건을 침해하였다는 예비판결이 나왔다(특허 3건 중 하나는 오는 2016년 만료될 예정이라고 한다).

NVIDIA와 삼성의 특허 전쟁은 지난 2014년 9월경 NVIDIA가 삼성전자와 퀄컴을 상대로 GPU 특허 침해를 이유로 ITC와 델라웨어 연방 지방법원에 소장을 내면서 시작되었다. 삼성역시 같은 해 11월경 ITC에 NVIDIS의 GPU와 모바일 프로세서가 삼성의 메모리 특허 8건을 침해하였다며 관련 제품의 미국 수입 금지 요청을 하였다.

지난 ITC 판결로 먼저 공격을 시작한 NVIDIA의 공격무기가 무력화되어있는 사이, 오히려 NVIDIA는 삼성의 공격을 막아내야 한다. 공수가 바뀐것이다.


이 전쟁으로 잠못이루었을 옛동료들에게 축하메시지를 보내고 싶다.

<Engadget기사읽기>

Anandtech기사읽기

[최신미국판결] 경쟁사의 특허출원을 대리하는 것만으로는 이해상충이 아니다?

2015년 12월 24일 유사한 발명의 특허출원에 대하여 동일 기술분야에서 경쟁관계에 있는 두 고객을 동시에 대리하는 것만으로는 매사추세스 변호사윤리행동규칙을 위반한 것이 아니라는 판결이 나왔습니다.

 

물론 두 고객의 영업비밀정보를 보호하고 있는지 등 이해상충을 어떻게 판단해야 하는 지에 대한 언급도 있었습니다.

  
이 사건은 발명자가 자신의 발명을 출원 대리한 Finnegan이 경쟁사를 위하여 유사한 특허출원을 대리하자 이해상충임을 이유로 Finnegan을 제소한 사건이었습니다. 이 사건에서 Knobbe를 비롯한 다수의 미국 대형로펌들이 Finnegan의 입장을 옹호하는 Amicable Brief까지 제출하여 업계에서 화제가 되었던 사건이었습니다.

 

사실 기업체는 출원대리인을 선정할 때, 경쟁사를 대리하지 않을 것을 요구하는 것이 관행입니다. 변리사(Patent Attorney)가 두 경쟁사의 유사기술의 유사발명에 대한 특허명세서를 작성하게 되면 두 고객의 기술정보가 오염되는 문제도 있고, 자신의 기술정보가 경쟁사에 넘어갈 위험도 있기 때문이며, 두 고객간 당사자계 심판이나, 소송에 들어가게 될 경우 대리인으로 사용할 수 없기 때문이기도 합니다.

 

아무튼 (조심은 하여야 겠지만) 미국 메사추세스 주에서 만큼은 동일기술분야의 경쟁관계에 있는 다수의 고객을 동시에 대리하는 것이 가능하고 따라서 미국 대형 로펌의 영업상 자유도가 더 확보된 셈이네요.

"The Massachusetts Supreme Judicial Court yesterday affirmed a lower court’s dismissal of a legal malpractice suit finding that, “simultaneous representation by a law firm in the prosecution of patents for two clients competing in the same technology area for similar inventions is not a per se violation,” of certain Massachusetts attorney professional conduct rules."

 

 - 출처 : 뉴잉글랜드ip블로그

 

 

특허전쟁의 강자들이 가지고 있는 공통적인 특징

특허전쟁의 강자들을 보면 공통점이 있다. 우리나라 기업들이 편견 없이 받아들여야 할 점들이 많다. 이번 기회에 특허전쟁의 강자들이 가지고 있는 공통적인 특징을 정리해보고자 한다 (제가 독자들에게 드릴 수 있는 크리스마스 선물이라고 생각해주시면 고맙겠습니다).

 
1.    특허전쟁에서 공격적이다.

2015년 12월 21일 에릭슨(Ericsson)은 애플과의 특허전쟁을 마감하고 Legal fees보상과 ongoing royalty 대가로 받는 것을 조건으로 cross license agreement를 체결하였다는 뉴스를 발표하였다. 이로서 에릭슨은 2015년에는 IP를 이용한 로열티 수입이 SEK 13~14 b (약 미화 17억 달러, 한화 1조9천5백원)에 이를 것으로 추정하였다. 로열티 수입은 거의 수익에 가깝다는 점을 고려할 때 영업이익율 10%인 기업의 12조 매출에 상당하다고 할 것이다. 부러움이 앞선다. Key investing 의 추정에 따르면 Running royalty를 제외하고도 2014년에는 삼성전자로부터 로열티 SEK 2.1 b (약 2.5억 달러)를 거둬 들였고 ($650M 합의금 뉴스도 있었으나 Key investing 조사에서는 포함되지 아니한 이유는 알 수 없다), 애플은 2015년에 Legal fees SEK 0.5 b (약 6천만달러)와 함께 SEK 3.6 b (약 4.3억달러)를 로열티로 거둬들일 것으로 추정하였다.

지난 2012년 에릭슨(Ericsson)은 삼성전자를 상대로 라이센스 갱신 거절을 이유로 특허소송을 제기하여 2014년 $650M과 ongoing royalties의 대가로 합의하였으며(로이터 통신 기사), 지난 2014년 12월 11일 인도 델리 고등법원이 에릭슨이 중국 휴대폰 업체 샤오미를 상대로 제기한 특허침해금지 가처분소송에서 에릭슨이 승리하였고 (본인의 2014년12월19일 블로그 참조), 2015년 1월에는 애플과의 라이센싱 갱신협상이 결렬되자 라이센스 계약위반을 이유로, 2015년 2월에는 Wi-Fi, Bluetooth, radio electronic 등에 관한 특허 41건의 침해를 이유로 7건의 민사소송(Texas 동부지법)과 ITC에 Apple의 중국제조 iPhones와 iPads에 대한 2G 와 4G mobile broadband connectivity 표준 essential patents의 침해조사와 수입금지 신청을 하는 등 애플을 상대로 융단 폭격을 한 바 있다 (2015년3월9일 블로그1  및 블로그2 참조)

에릭슨(Ericsson)은 정보통신기술분야에서 IP로열티 수익을 기반으로 하고 있으며 자신의 IP를 보호하기 위해서 매우 공격적이다. 특허전쟁에서 공격적인 성향을 가진 기업은 비즈니스에서도 무시할 수 없는 상대이며 가격 면이나 시장 선점 면에서도 대우받을 수 밖에 없다. 본인이 법무실장으로 재직하였던 서울반도체 역시 특허전쟁에서 매우 공격적이다. 대표이사님은 “싸우지 않고 이기는 것이 최선이나 싸워야 한다면 죽음을 각오하고 싸워서 이겨야 한다. 그러나 이기는 싸움을 하라”고 자주 지시하곤 하였다. 에릭슨과 서울반도체와 다른 점은 서울반도체는 B2B 비즈니스에서 고객을 상대로 특허전쟁을 하지 않는 다는 점이다.

2.    글로벌 연구협력을 통해 기초기술을 개발하고 기본특허확보를 위해 투자한다.

에릭슨(Ericsson)을 휴대전화 제조사업을 소니에 넘기면서 단지 이동통신장비를 제조하는 회사로 알고 있는 분들이 있으나, 에릭슨은 1876년에 설립된 스웨덴의 다국적 통신 기술 및 서비스를 전세계 180여 개국에 공급회사이다. 이 회사는 다양한 정보통신기술 분야에서 소프트웨어, 기술개발서비스와 인프라스트럭처를 제공하고 있다. 에릭슨이 정보통신기술 발전의 산역사임은 부정할 수 없을 것이다.

에릭슨의 연구개발조직은 Group Function Technology의 한 부분으로 wireless access networks; radio access technologies; broadband technologies; packet technologies; multimedia technologies; services and software; EMF safety and sustainability; security and global services 9개의 연구영역에 집중하고 있다고 한다. 에릭슨은 홈페이지를 통해서 주요 중점 연구 테마로 5G, LTE, Context aware communication, Media Coding, Data & Knowledge, Security, Internet of Things , User Experience을 발표하고 있다. 거의 모든 Network architecture를 포함하고 있을 뿐 아니라 기술개발의 초기단계부터 선행연구를 하고 있음을 알 수 있다. 에릭슨의 Group Function Technology는 스웨덴, 헝그리, 중국 베이징 등 전세계 주요 대학 및 연구기관과 공동개발을 하고 있으며, 다양한 유럽 연구 프로그램에 참여하고 있다. 그 결과 2015년 5월 기준 37,000개의 등록특허를 보유하고 있을 뿐 아니라 GSM/GPRS, EDGE, WCDMA/HSPA, LTE 표준필수특허의 1위 보유회사라고 한다 (여기서 GSM는 Global System for Mobile Communications 표준, GPRS는 General Packet Radio Service 표준, EDGE는 Enhanced Data rates for Global Evolution 표준, WCDMA는 Wideband Code Division Multiple Access 표준, HSPA는 High Speed Packet Access 표준, LTE는 (3GPP) Long Term Evolution 표준의 약칭이다)

모든 기술을 자력으로만 개발하려 하지 않고 개발초기부터 전략적으로 전세계 유명 대학이나 기초기술을 보유한 중소기업과 공동개발을 진행하는 전략은 기초기술 기반회사와 선진 기술주도 회사의 공통적인 특징으로 보인다. 특히 표준기술을 선점하는 전략으로 최적일 것이다.

서울반도체 역시 전세계 유수의 대학과 공동개발을 진행하거나 기술개발 투자에 주저하지 않고 있으며 이 과정에서 좋은 기술과 특허를 확보하고 있다. 이면에서 서울반도체는 국내 다른 기업의 좋은 본보기라 할 것이다. 서울반도체는 오직 LED만을 개발하고 제조하여 판매하는 회사이다. 에릭슨과 다른 점은 에릭슨 처럼 정보통신 기술 전반을 거쳐 연구개발을 하는 것이 아니라 오직 LED와 그 응용분야 집중하고 있다는 것이고 닮은 점은 기초기술 확보를 위하여 전세계 유수의 기술고문 등 모든 가능한 소싱과 수단을 동원한다는 것이다.

그러하기에 서울반도체는 20여 년간 특허 1만2000건 쌓아 놓을 수 있었고, 실제 소송에서 가공할 위력을 가진 공격특허 역시 보유하고 있다. 때문에 본인이 2011년 서울반도체 재직시절 필립스에 맞서 역소송을 제기 할 때나 2014년 퇴직 전까지 미국 TV제조업체 커티스(Curtis)와 크레이그(Craig)를 상대로 미국에서 특허소송을 제기할 때에도 소송에 사용할 특허무기가 있었던 것이다. 이기는 싸움을 하기 위해서 오랜 기간 준비에 준비를 거듭하였고 가능한 모든 리스크를 점검하였다. 그러나 특허소송은 현실의 전쟁과 너무 닮아서 어느 하나의 강점만 가지고 치루는 것이 아니기에 미국특허소송에서 공격전략을 수립하고 공격 준비를 하는 것이 방어를 할 때보다 5배 이상 힘이 들었던 것 같다. 그러나 서울반도체 법무팀과 특허팀은 물론 연구소까지 죽기를 각오하고 싸우는 투지와 의지가 가지고 있었기에 함께 그 산을 넘었고, 그러했기에 결국 그들은 승리를 이끌어 낼 수 있었던 것 같다. 그들은 칭찬받아 마땅하다. 종종 당시 특허전쟁을 함께 했던 당시 특허팀장과 팀원들을 만나면 마치 전우와 같은 느낌을 받는 것은 당연한 것일 것이다.

3.    전투에 지더라도 전쟁에서는 이기는 Plan B를 준비한다.

특허전쟁은 롤러코스터처럼 Up and Down이 있다. 대부분은 특허전쟁의 강자들을 보면 언제든지 Plan B를 가동할 수 있도록 시리즈로 준비해 둔다.

지난 2015년 12월 14일 삼성전자는 애플을 상대로 대법원에 디자인 특허 침해와 관련한 배상금 산정 기준에 대하여 상고 허가신청을 하였다. 디자인특허침해에 대한 손해배상 기준이 지나치게 과도하다는 점은 미국 내에서도 오랜 기간 이슈가 되었고 디자인특허법 개정에 대한 소리가 점점 커지고 있다 (본인의 2014년8월15일 블로그 참조) .

2012년 8월 캘리포니아 북부 연방지방법원은 삼성이 애플에 지급하여야 할 배상금으로 약 10억5000만달러(약 1조1500억원)으로 산정하였다. 그러나 2015년 5월 19일 연방순회항소법원은 삼성이 애플의 트레이드 드레스(trade dress)를 침해하지 않았다고 판결했다. 이에 따라 삼성이 내야 할 배상액은 5억4800만달러로 줄어들었었다. 이때 삼성은 디자인 특허침해에 대한 손해배상금 산정시 전체 수익을 기준으로 산정하는 것은 부당하다는 점을 집중적으로 파고 들었으나 연방순회항소법원은 그 이슈는 정책과 관련된 것이라며 디자인 특허 배상 기준은 의회에 가서 해결하라고 판결했다. 즉 디자인특허법 개정 입법청원으로 해결하라는 것이다.

그러나 삼성은 애플과의 소송을 넘어서 앞으로도 디자인특허가 비지니스에서 점점 더 큰 이슈가 될 것이라는 것을 알고 있었음이 분명하다. 삼성은 연방순회항소법원의 판결에 포기하지 않고 디자인특허 침해에 대한 손해배상에 관한 법의 해석이란 입장에서 대법원에 상고 허가 신청하였다. 만일 이 신청이 받아 들여지지 않는다면 애플의 입지를 더 강하게 만들 것이며(그러나 입지를 굳힌다고 해도 삼성에게는 손해배상 면에서 더이상 불리할 것은 없을 것이다), 디자인특허법의 개정이 이루어지지 아니하는 한 디자인특허는 과거보다 강한 특허무기가 될 것이다. 참으로 어려운 싸움인 것은 분명하다. 한때 BM특허가 Alice판결이전까지 얼마나 강력한 무기이었는지를 떠올려 보라. 디자인특허는 이보다 더 강력한 무기로 등장할 것이고 Patent Troll의 좋은 먹이 감이 될 것임이 분명하다. 삼성과 애플 소송 이후 전세계는 다자인특허에 주목하고 있으며 삼성의 디자인특허 동향을 살펴보면 삼성 역시 신규 사업분야를 포함하여 스마트폰 분야에서 산업디자인에 대한 권리확보에 집중하고 있는 것을 알 수 있다.

 

한편 애플이 2015년 12월 24일 삼성을 상대로 2012년 8월 삼성전자의 손해배상 책임을 인정한 판결이 나온 뒤에도 계속된 삼성전자의 특허침해에 대하여 추가 손해로 약 $1억7천8백7십만 달러와 이자 $1.2백만 달러를 청구하는 신청을 제기하였다는 뉴스를 접하였다. 애플의 오랜 손해배상 전문가인 Julie Davis의 Declaration이 공개되어 그 내용을 엿볼 수 있다. 그 손해를 모두 받아 들인다고 해도 삼성이 애플에게 지급한 5억4천8백만달러를 합하면 총액은 $7억 달러 수준에 불과하다.

삼성과 애플의 특허전쟁을 보면 비록 삼성이 2012년 미국특허전투에서 패하였으나 그 이후 하나 하나씩 애플의 승리를 무력화시키면서 빼았긴 땅을 회복함과 동시에 비즈니스에서 놀라운 성과를 올리는 형국이 그려진다.

서울반도체는 특허전투에서 패소할 때는 물론 상대방이 역공하거나 추가 소송을 제기할 때를 대비하여 다양한 반격을 준비하고 특허전쟁을 시작한다. 이때 최종 목표는 단순히 특허전투에서의 승리가 아니라 비즈니스 전쟁에서의 승리이다. 

 

4.    특허전쟁은 상대방을 굴복시켜 종료시키는 것이 아니라 회사의 비즈니스 이익을 극대화시킬 때 종료시킨다. 즉 특허도 특허전쟁도 경영자원이다.

종종 학자들은 특허권을 확률적인 배타권이라고 한다. 그렇다 특허전쟁은 자신이 아무리 이긴다고 판단하였다고 해도 배심원이나 재판장이 그 판단을 항상 지지하지 않을 수 있다는 확률적인 게임이라는 점을 정확히 이해하여야 한다. 또한 특허전쟁은 단순히 특허전쟁에서 이기는 것이 목적일 수 없다. 특허 역시 경영자원이기에 비즈니스에 도움이 되지 않으면 안 되는 것이다. 특허전쟁을 시작하며 법무담당 임원으로 경영진 브리핑에 들어갔을 때 특허전쟁의 목표가 무엇이냐는 경영진의 질문에 “승소입니다”라고 답하였다가 호되게 혼난 기억이 난다.

특허전쟁에서 승기를 잡았음에도 판결로 상대방을 굴복시키지 않고 협상을 통해 특허전쟁을 종료시키는 이유가 바로 이것이다. 에릭슨이 애플을 상대로 41건의 특허로 융단폭격을 하고 10개월만에 협상을 타결한 이유 역시 그러했을 것이다. 애플과 에릭슨 두 회사는 이번 협상타결로 5G개발, 비디오네트워크 트래픽 관리, 무선네트워크 최적화 등에서 협력할 것으로 알려졌다. 서울반도체 역시 2011년 필립스와의 소송에서 승기를 잡았을 때 협상으로 타결 종료하고 LED 산업에서 완벽한 특허자유도를 확보하였다. LED 산업분야에서는 특허분쟁자유도가 확보한 LED의 단가가 그렇지 않는 업체의 단가보다 *배이상 비싸다.

      적과 내가 서로를 향해 특허무기를 겨눌 때는 파괴해야 하는 대상이나, 적과 내가 함께 특허무기 안에 있을 땐 특허기술을 시장지배기술로 만들 수 있는 최고의 비지니스 동맹이 된다는 점 역시 고려되어야 할 것이다.

이상에서 특허전쟁의 강자들이 가지고 있는 공통적인 특징을 정리해보았다. 물론 앞에서 언급한것과 같이 특허전쟁은 현실의 전쟁과 같아서 어느 하나의 요인만을 가지고 그 승리의 원인을 설명하기 어렵다. 말할 수 없는 더 많은 요인이 있다. 그러나 여기에서는 이 정도로 정리하는 것으로 글을 마감하려고 하는 점 양해를 구합니다.

Congratulations on Soeulsemiconductors' Vitories

I was pleased at the news that all patent lawsuits were won in U.S.A., which cases I had led when I was general counsel of Soulsemiconductors. I would like to encourage my former patent legal team members and former patent team members which have handled these patent lawsuits after my leaving Seoulsemiconductors, however I'm sorry that I can't do such. Merry Christmas.

Read IAM the news

강화되는 미국특허소송 제소요건 pleading standards

지난 12월 1일부로 미국특허소송 pleading standards가 강화되었네요.

이젠 소장에 청구취지를 뒷받침할 충분한 사실적 근거를 기재하여야 하네요. 단순히 선언하는 것을 넘어서

이 pleading standards가 자리잡기 전에 소장들 빨리 넣으셔야 할 듯

기사읽기Enhanced+Pleading+Standards+For+Patent+Infringement+Actions+In+The+United+States

법률시장 개방과 변리사 관련 법령 미비점 들

법률시장 3단계 개방 앞두고 변리사들 '속앓이'

<법률신문기사읽기>

지난 9월 법률신문 기자 인터뷰했던 내용이 기사화된 것을 오늘에서야 인터넷판으로 확인했습니다.

요즘 바뻐도 넘 바쁘단 생각 ㅎ. 감사할 따름입니다.

기억으로는 아래 기사 내용에 더하여,

변리사도 미국로펌의 한국법인나 한미합작법무법인에 취업을 허용하되 변리사업을 휴업하도록 해야한다는 것과, 변리사는 업무특성상 글로벌 특허업무를 함께 취급해야하는 특징을 고려하여 각국 소재지 각각에서 미국로펌과 협력하는 것은 물론 미국로펌의 한국법인나 국내로펌의 협력은 허용하는 것이 바람직하다고 이야기한 것 같습니다. 외국자문사법에 반영이 어려우면 변리사법을 개정해서라도 반영하여야 할 내용이라고 믿습니다.

이하 법률신문 인터뷰 기사 내용 일부 발췌입니다.

(전략)......이진수(48) 특허법인 정안 변리사는 "변호사에게 변리사 자동자격이 허가되고 변리사법에 겸직금지 규정이 없는 상황에서 외국로펌이 설립한 합작법무법인이 국내 변호사를 고용할 수 있게 되면 사실상 국내 변리시장이 개방되는 것"이라며 "변리시장은 FTA의 개방대상이 아님에도 불구하고 국내 변리시장만 외국에 내주는 이른바 '우회개방' 현상이 발생하는 것"이라고 강조했다.

합작법무법인이 아니더라도 외국법자문법률사무소가 국내 변호사를 고용함으로써 국내 변리시장이 개방될 수 있다는 지적도 나온다. 외국법자문사법은 국내 변호사가 외국법자문사의 요건을 충족하는 경우 변호사를 휴업하거나 폐업한 경우에는 외국법자문사로 등록하고 외국법자문법률사무소에서 일할 수 있도록 규정하고 있다. 이 때문에 변호사 직은 휴·폐업했지만 변리사 자격은 그대로 둔 국내 변호사가 외국법자문사로 등록한 후 외국법자문법률사무소에 고용되면 국내 변리시장이 외국로펌에도 열리는 효과가 발생할 수 있는 것이다.

이 같은 우회개방을 막기 위해 변리사들은 외국법자문사법을 개정해 합작법무법인에 고용되거나 외국법자문사로 등록하려는 국내 변호사는 변호사 자격뿐만 아니라 변리사 자격도 휴·폐업하도록 해야 한다고 주장하고 있다.

이 변리사는 "국내 변호사가 외국법자문사로 등록하는 경우에는 변리사업도 같이 휴·폐업하도록 외국법자문사법을 개정하는 것이 타당하다"며 "마찬가지로 국내 변호사가 합작법무법인에 채용되는 경우에도 변리사를 휴·폐업하도록 의무화해야 한다"고 말했다.. . . . . (후략)

출처 : <법률신문> 법률시장 3단계 개방 앞두고 변리사들 '속앓이' 임순현 기자

애플 "밀어서 잠금해제" 유럽특허 무효 판결선고

독일 칼스루에에 있는 독일 연방대법원(BGH)는 2015년 8월 25일 애플이 보유하고 있는 유럽 특허 "밀어서 잠금해제" (제1,964,022호)를 무효화하는 판결을 선고했다고 합니다. 애플은 2012년 뮌헨 소재 법원에서 이 특허를 근거로 모토로라 모빌리티를 상대로 판매금지 가처분 신청을 내 승소한 적이 있으나, BGH의 이 특허의 무효 판결로 게임은 끝나겠네요.

법원이 선행기술로 인정한 것은 스웨덴의 '네오노데'라는 업체가 2007년에 만든 N1 전화기라는데, 무효심판이나 소송을 해보신 분은 알겠지만 선행특허도 아니고 선판제품은 채증하기도 어렵고 입증도 어려웠을 텐데....그것도 진보성 흠결이라

법원은 애플의 '밀어서 잠금해제' 기능은 네오노데의 제품 기능에 익숙한 이 분야의 전문가라면 쉽게 생각해 낼 수 있는 것이므로, 그 자체로서는 특허로 인정할 수 없다고 판시했다고 합니다.

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최근 Post-expiration patent royalties에 관한 미국 대법원 판례를 보면서

2015.6.22. 각종 다양한 매체를 통해 특허존속기간이후 로열티 지급의무가 없다는 미국대법원 판결(Kimble v. Marvel Enterprises, Inc.) 소식이 쏟아져 나왔다.

당연한 결론인데 왜들 호들갑이냐는 반응도 있을 수 있지만, 이 사건은 미국에서 50년된 Brulotte rule이 뒤집어질 지도 모른다는 기대감(?)으로 업계에 주목을 받은 사건이었다.

Brulotte rule이란 1964년 Brulotte v. Thys Co. 사건에서 특허는 발명자가 자신의 발명을 공중에 공개하는 댓가로 20년동안 배타권을 인정받았고 그기간동안만 배타권에 기초한 보상받을 권리가 있다는 판결이 나오면서 확립된 rule이다.

그러나 본인이 주목한 것은 법원이 Brulotte rule을 위반하지 않으면서도 특허 라이센스 계약에서 특허존속기간을 너머서 로열티를 받을 수 있는 계약이 가능한 점을 인정하였다는 점이다. 그예로 들수 있는 경우는 다음과 같다.

1.Payments for use of an invention during the patent’s term can be deferred into a post-expiration period;

2. Post-expiration royalties can be tied to a non-patent right (such as a license of trade secrets); and

3. Other business arrangements (such as joint ventures) can confer benefits long after a patent term has expired.

따라서 특허존속기간을 넘어 로열티 지급조건으로 계약하고자 한다면 단순히 존속기간이 끝난 특허에 대한 로열티가 아니란 점이 부각되도록 계약서를 작성하여야 할 것이다.

특허권이전특례개정안(개정안 제99조의2)에 대한 작은 고민 초고

특허권이전특례개정안(개정안 제99조의2)에 대한 작은 고민

1. 들어가는 말

(1) 지난 2015년 3월 19일 특허법 일부개정법률안이 입법예고(산업통상자원부공고 제2015-158호) 되었다. 그 중 개정안 제99조의2는 무권리자 출원에 대하여 정당한 권리자가 민사소송을 통해 명의이전을 받아 그 하자를 치유하도록 하는 안이었다.

(2) 특허법에 말하는 무권리자 출원이란 진정한 발명자도 아니면서 정당한 승계인이 아닌 자에 의한 출원을 말한다. 현행 특허법은 무권리자 출원에 대하여 i) 정당한 권리자가 출원발명을 선택하여 특허 받을 수 있는 권리를 침해하였을 뿐 아니라 ii) 특허출원 계속 동안 절차를 보장받을 수 있는 정당한 권리자의 권리를 침해하였고 이에 따라 iii) 공중의 이익도 침해될 수 있다는 중대한 하자를 가지고 있다는 점 때문에 무권리자 출원을 거절 또는 무효시키고 정당한 권리자가 자신의 선택에 따라 재출원하여 권리를 다시 보장받도록 하고 있다.

(3) 한편 학계에서는 정당한 권리자의 선택권과 절차의 편의성을 고려하여 진정한 권리자가 무권리자로부터 직접 권리이전을 받을 수 있는 권리를 보장되도록 하자는 논의를 끊임없이 제기하였다. 그러나 2014. 5. 16. 대법원 선고 2012다11310 판결에서 무권리자가 특허출원하여 특허권으로 설정 등록된 경우, 현행 특허법에 따라 정당한 권리자가 특허법 상의 무효심판과 재출원 등의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에게 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 없다고 판시함으로 더 이상 판례에 의존할 수 없게 되었다. 사실 정당한 권리자에 의해 출원되었다가 단순히 무효인 양도계약 등으로 법률상 원인이 없이 특허권 등을 무권리자가 얻게 된 경우에는 금번 개정안의 도입 없이도 발명의 동일성만 인정된다면 민사상 특허권 등의 이전등록청구가 인정된다는 것은 변함이 없다(대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결). 그럼에도 법률상 원인없이 무권리자가 특허를 갖게 된 경우는 물론 출원 시부터 무권리자 출원이었던 전형적인 특허법상 무권리자 출원의 경우까지도 민사소송을 통해 적극적으로 권리이전청구를 구하는 민사상 제도를 보장하는 입법을 시도한 것으로 보인다.

(4) 그러나 이번 개정안은 정당한 권리자가 자신의 발명을 재출원할 것인지 아니면 명의를 이전받을 것인지를 선택할 수 있는 권리를 넘어서 무효사유를 무효심판이 아닌 민사소송에서 심리하고 판단 받게 된다는 점에서 매우 신중하여야 할 것이다.

(5) 나아가 금번 개정안에서 무권리자 출원발명이 특허등록 된 경우 이에 대한 무효사유(특허법 제133조제1항 제2호)가 후발적으로 치유되는지가 의문이다. 단순히 ‘특허권의 이전등록이 있는 경우에는 그 특허권은 처음부터 해당 등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다’라는 특허권 이전등록의 효과(제99조의2 제2항)만을 신설하고 있기 때문이다. 무권리자 출원이 등록이전으로 무효사유를 극복하게 하려면 동법 제133조제1항제2호에 단서규정을 두어 "정당한 권리자에게 이전된 경우에는 그러하지 아니한다"라고 추가로 규정하는 등의 보완이 필요하다.

2. 무권리자 출원에 대한 무효심판의 중요성

(1) 실제 무권리자 출원에 관한 분쟁을 보면 무권리자의 출원발명이 정당한 권리자가 원래 의도했던 발명과 다르거나 넓게 혹은 좁게 등록되는 경우가 많다. 무권리자 출원시 정당한 권리자의 발명을 청구범위에는 일부만 기재하는 경우도 있다. 즉, 무권리자가 정당한 권리자의 발명을 그대로 도용하는 사례보다는 발명에 이런저런 변형을 주어 출원하는 경우가 다반사이다.

(2) 설사 정당한 권리자의 발명을 그대로 도용하여 출원하더라도 무권리자 발명이라고 주장된 출원발명과 정당한 권리자가 증거에 의하여 자신의 발명이라고 주장하고 입증한 가상의 발명을 비교하여 두 발명이 실질적으로 동일할 때 비로서 무권리자 출원이라고 인정된다. 즉 발명의 동일성 판단은 특허법상 무권리자 출원에 대한 핵심쟁점이 되는 것이다.

(3) 아무리 타인의 발명을 무단으로 모방하였다고 하더라도 이를 기초로 새로운 발명적 기여를 하여 개량한 발명을 출원하였다면 이는 무권리자 출원에 해당하지 아니하며(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판례 참조), 무권리자가 출원 당시 모인대상 발명을 변형하여 권리자의 발명과 기술적 구성의 차이를 보인다고 하더라고 그 차이가 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과가 발생하지 않는 정도에 불과하면 두 발명은 실질적으로 서로 동일하다고 본다(대법원 2004. 3. 12. 선고 2002후2778 판결 참조). 나아가 이러한 동일성에 대한 비교 판단은 특허발명의 청구항 별로 검토되고 판단된다 (특허법원 2002허4002 판결 및 그 상고심 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판례 참조). 따라서 특허권의 권리이전으로 무효사유를 치유하려고 한다면 등록이전판결에 의하여 등록특허가 분할되어 이전되어야 하는 문제도 발생하고, 선의의 무권리자 출원이 된 경우 무효심판 계속중이라면 비록 희박하나마 정정청구를 통해 무효사유를 해소할 수 있는 기회도 차단된다. 

(4) 이와 같이 무권리자 출원발명에 대한 다툼은 무권리자 출원의 청구항에 기재된 발명과 정당한 권리자가 증거에 의해 가상으로 정한 발명 사이에 실질적인 동일성에 대한 비교 판단이 우선되어야 하고, 발명의 실질적인 동일성에 대한 주장과 판단은 결국 전문적인 기술 내용을 기초로 주장되고 판단된다. 따라서 이러한 기술적인 심리를 곧바로 일반 민사 법원에서 진행하는 것은 한계가 있으며 불필요한 분쟁과 지리한 싸움으로 이어질 가능성이 있다. 즉 민사적으로 등록이전이라는 구제절차에서 무권리자 출원인지에 대한 무효사유를 판단하여야 하고 이에 따라 이전등록여부도 심리하여야 하는바 현행 무효심판보다 신속하다고 보장할 수도 없다. 더욱이 앞에서 살펴본 바와 같이 청구항별로 발명을 비교하고 무권리자 출원발명여부가 달리 판단되어 등록특허의 분할이전으로 이어지는 등 심리와 절차가 복잡하고 길어질 가능성도 높다. 분할출원, 우선권 주장출원이 더해지면 사안은 더욱 복잡해진다. 특허침해가처분 사건이 본안 사건처럼 긴 기간 동안 다투어지는 것을 떠올려 보자.

3. 무효 심리 없는 개정안에 대한 우려

(1) 무권리자 출원발명은 정당한 권리자 자신의 선택이 아닌 무권리자의 선택에 따라 출원발명(독점배타권으로 보호받기 위해서 출원인이 청구범위에 기재한 발명, 이하 같다)을 선택할 수 있는 권리가 침해받았고 그 출원 및 심사과정에서도 정당한 권리자는 출원인이 아니므로 출원 계속 중 절차를 보장받거나 심사관을 설득하고 자신의 발명에 따라 보정하고 의견을 제시할 기회를 박탈당하였다. 정당한 권리자 입장에서도 정당한 권리자가 발명자인 자신이 선택하여 출원하였다면 발명의 상세한 설명과 청구범위를 어떻게 잡느냐, 그리고 심사관을 어떻게 설득했느냐에 따라 등록 권리를 좀더 넓게 확보할 수도 있었다.

(2) 한편 심사과정에서 발명자가 아닌 무권리자가 정당한 발명자가 의도하지 않는 방향으로 출원발명이 보정하는 사례도 발생할 수 있고 사후적으로 무권리자 출원이 등록된 것을 발견하거나 분쟁관계에 들어선 단계에서 무권리자 특허발명이 원래 의도한 특허발명은 아니었지만 필요에 의해서 확보하고 싶은 경우도 있다. 즉 공중의 이익에 큰 영향을 미친다.

(3) 따라서 정당한 권리자가 등록이전청구권을 선택하는 것은 결국 자신이 최초 의도했던 발명이 그대로 등록된 경우에만 정당한 것이다[1]. 이러한 심리는 복잡한 발명의 기술적인 비교에 대한 주장과 판단 없이 제대로 진행되기 어렵다. 따라서 단순히 이전등록소송에서 그 무효사유를 심리하고 무효사유를 치유하도록 하는 방안은 매우 신중하여야 한다.

4. 특허법 개정안 제99조의2 개선제안

(1) 정당한 권리자가 출원한 후 무효인 양도계약의 위조 등 다양한 이유로 무권리자 출원이 된 경우는 현 대법원 판례를 따르더라도 정당한 권리자가 직접 무권리자에게 명의이전을 청구할 수 있다. 문제는 무권리자가 정당한 권리자의 발명을 모인 출원한 경우이다. 출원단계인 경우에는 그래도 명의이전을 통해 정당한 권리자가 절차를 보장받을 기회가 있으나 이미 등록된 경우에는 명의를 이전 받는 다고 해도 정당한 권리자가 출원 및 심사과정에서 절차를 보장받을 기회도 없었다.

(2) 따라서 정당한 권리자의 발명은 재출원에 의해서 안전하게 보호되는 것이 이상적이다. 그러나 정당한 권리자의 편의를 고려할 때 무권리자 출원발명과 정당한 권리자의 발명이 “동일”한 경우에 한하여 명의이전을 통해 하자를 치유하는 차선책을 허용하는 것은 합리적이다.

(3) 현 개정안 제99조의2는 정당한 권리자가 타인의 특허발명이 무권리자 출원을 이유로 무효사유에 해당한다고 생각되면 곧바로 해당 특허권의 이전을 청구하고 그 청구 소송에서 무효사유를 판단 받도록 하고 있다. 그러나 특허법상 무권리자 출원인 경우에는 무효심판에서 발명의 동일성에 대하여 충분히 심리할 수 있으며, 분쟁이 발생한 경우 소송절차보다 신속하게 진행된다. 또한 정당한 권리자는 자신의 발명을 잘 선택하여 정당한 절차를 보장받아 자신의 발명으로 출원하고 등록 받을 수 있다. 따라서 특허법상 무권리자 출원인 경우에는 무효심판이나 심사에서 먼저 판단 받도록 하되 정당한 권리자에게 선택의 기회를 주어 재출원하거나 동일한 발명에 대해서는 등록이전을 청구할 수 있도록 하는 것이 더 바람직할 것이다. 따라서 아래와 같이 개정안의 개선을 제언한다.

<제99조의2(특허권의 이전의 특례) 제안>

① 특허가 제133조제1항제2호에 해당하여 무효로 한다는 심결이 있는 경우에는 그 심결의 확정전에 해당 특허에 관한 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 가진 자는 그 특허권자에게 해당 특허권의 이전(특허를 받을 권리가 공유인 경우에는 그 지분에 해당하는 특허권의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다. 

② 제1항에 따른 청구가 있는 경우에는 직권 또는 당사자의 신청에 따라 무효심판절차 및 그 심결의 불복소송의 절차를 중지시킬 수 있고, 특허권의 이전등록이 있는 경우에는 그 특허권은 해당 등록을 받은 자가 출원한 발명으로 본다. 그 특허권과 관련된 발명에 대하여 제65조제2항 또는 제207조제4항에 따른 청구권에 대해서도 같다.

③ 공유인 특허권에 대하여 제1항에 따른 청구에 따라 그 지분의 전부 또는 일부를 양도하는 경우에는 그 양도에 대하여 제99조제2항 및 제4항을 적용하지 아니한다.

5. 특허법상 정당한 권리자의 재출원권 보장 강화에 대한 제안

(1) 무권리자 출원은 특허법 제36조 제5항에 따라 선행출원의 지위를 상실한다. 나아가 무권리자출원이 공개된 경우에도 정당한 권리자의 의사에 반한 공지가 되어 그 무권리자 출원은 특허법 제30조에 따라 신규성 및 진보성 상실의 인용발명의 지위를 상실될 수 있다. 여기에 더하여 정당한 권리자가 자신의 발명을 선택하여 출원하여 출원일을 소급받을 수 있도록 하고 있다.

(2) 그러나 현행 특허법은 무권리자 출원에 대하여 정당한 권리자 출원 입장에서 보호 규정이 기술되어 있지 아니하고 무권리자 출원입장에서 보호규정이 기술되어 있다. 출원단계에서는 무권리자 출원이 심사 전 공개된 이후 취하된 경우에는 무권리자 출원이 특허거절결정을 받은 바 없으므로 정당한 권리자가 출원하여 출원일을 소급 받을 기회가 박탈될 수 있고 (특허법 제34조 참조), 나아가 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날로부터 30일이 지나면 정당한 권리자가 인지하고 있는 지 여부를 떠나 출원하여 출원일을 소급 받을 기회가 박탈된다 (특허법 제34조 단서 참조). 또한 등록 이후 단계에서는 정당한 권리자가 그 무권리자 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년이 지난 후 또는 무권리자 무효 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에는 정당한 권리자가 특허출원 하여도 출원일을 소급받지 못한다(특허법 제35조 단서).

(3) 따라서 정당한 권리자의 재출원권을 강화한다는 취지에서 특허법 제34조를 특허법 제35조와 통합하여 개정할 것을 제안한다.

<특허법 제34조 개정 제안>

발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 한 특허출원이 제33조제1항 본문 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 특허를 받지 못하거나 등록무효 되었음을 알았거나 알 수 있었던 날부터 60일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니한다.

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[1] 김운호 변호사(전 대법원재판연구관). 특허법 주해 I, 2010. 484p. 동지(同志)

무권리자특허권 이전 허용 신중해야(개정안 제 99 조의2)

무권리자특허권 이전 허용 신중해야

개정안 제 99 조의 2( 신설 ) 의 몇가지 문제점

 

 

1. 들어가는 말

 

지난 3 월 입법예고된 특허법 일부개정안 제 99 조의 2 에 따르면 정당한 권리자는 무권리자 출원에 대하여 민사소송을 통해 명의 이전을 받을 수 있도록 하고 있다 . 권리이전을 허용하면 , 발명이 동일한 경우 정당한 권리자가 다시 출원을 할 필요가 없으므로 절차의 경제라는 측면에서 매우 편리하다 .

 

그러나 현행법이 권리이전 방식이 아니라 정당한 권리자의 재출원에 의해 권리를 구제하고 있는 이유는 정당한 권리자가 무권리자의 출원에 의해 i) 출원발명의 선택권 ii) 특허심사 과정의 절차보장권 iii) 의도하지 않은 특허로 인한 공중의 이익이 침해될 수 있다는 중대한 하자를 가지기 때문이다 .

 

판례 역시 마찬가지이다 . 대법원은 “ 현행 특허법에 따라 정당한 권리자가 특허법 상의 무효심판과 재출원 등의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에게 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 없다 ” 고 판시하고 있다(2014. 5. 16. 대법원 선고 2012다11310 판결). 그러나 정당한 권리자의 출원이었으나 무효인 양도계약 등으로 법률상 원인이 없이 특허권 등을 무권리자가 얻게 된 경우에는 금번 개정안의 도입 없이도 발명의 동일성만 인정된다면 민사상 특허권 등의 이전등록청구가 인정된다는 것도 변함없는 판결의 태도이다 (대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결).

 

따라서 이번 개정안은 법원이 인정하는 양도 외에 전형적인 특허법상 무권리자 출원 이른바 “ 모인출원 ” 의 경우까지도 민사소송을 통해 권리이전 청구를 허용하는 민사상 제도를 보장하는 입법시도라 할 것이다 .

 

2. 개정안의 문제점과 무효심판

 

(1) 개정안의 문제점

 

이번 개정안은 우선 정당한 권리자가 자신의 발명을 재출원할 것인지 아니면 명의를 이전받을 것인지를 선택할 수 있는 단순한 편의 보장을 넘어서 , 무효사유를 무효심판이 아닌 민사소송에서 심리하고 판단 받게 된다는 점에서 간과할 수 없는 문제를 안고 있다 .

 

또한 이번 개정안은 무권리자 출원발명이 특허등록 된 경우 이에 대한 무효사유 ( 특허법 제 133 조제 1 항 제 2 호 ) 가 권리이전에 의해 후발적으로 치유되는지 의문스럽다는 문제도 있다 . 개정안은 이와 관련해 “ 특허권의 이전등록이 있는 경우에는 그 특허권은 처음부터 해당 등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다 ” 며 특허권 이전등록의 효과 ( 제 99 조의 2 제 2 항 ) 를 신설하고 있는데 , 오히려 무권리자 출원이 등록 이전으로 무효사유를 극복하게 하려면 동법 제 133 조제 1 항제 2 호에 " 정당한 권리자에게 이전된 경우에는 그러하지 아니하다 " 라는 단서를 추가하는 것이 더 명확하다 .

 

(2) 무권리자 특허의 유형

 

실제 무권리자 출원에 관한 분쟁을 보면 무권리자의 출원발명이 정당한 권리자가 원래 의도했던 발명과 다르거나 넓게 혹은 좁게 등록되는 경우가 많다 . 무권리자 출원시 정당한 권리자의 발명을 청구범위에는 일부만 기재하는 경우도 있다 . 즉 , 무권리자가 정당한 권리자의 발명을 그대로 도용하는 사례보다는 발명에 이런 저런 변형을 주어 출원하는 경우가 다반사이다 .

 

이 때문에 법원은 타인의 발명을 무단으로 모방하였다고 하더라도 이를 기초로 새로운 발명적 기여를 하여 개량한 발명을 출원하였다면 이는 무권리자 출원에 해당하지 아니하며(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판례 참조), 무권리자가 출원 당시 모인대상 발명을 변형하여 권리자의 발명과 기술적 구성의 차이를 보인다고 하더라고 그 차이가 주지관용기술의 부가 , 삭제 , 변경 등으로 새로운 효과가 발생하지 않는 정도에 불과하면 두 발명은 실질적으로 서로 동일하다고 본다(대법원 2004. 3. 12. 선고 2002후2778 판결 참조). 즉 발명의 동일성 판단이 특허법상 무권리자 출원에 대한 핵심쟁점이 되는 것이다 . 이러한 동일성에 대한 비교 판단은 특허발명의 청구항 별로 분리되어 검토되고 판단되어야 한다(특허법원 2002허4002 판결 및 그 상고심 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판례 참조).

 

(3) “ 발명의 동일성 ” 핵심 쟁점

 

이처럼 무권리자 출원발명에 대한 다툼은 무권리자 출원의 청구항에 기재된 발명과 정당한 권리자가 증거에 의해 가상으로 정한 발명 사이에 실질적인 동일성에 대한 비교 판단이 쟁점이고 , 발명의 실질적인 동일성에 대한 주장과 판단은 결국 전문적인 기술 내용을 기초로 주장되고 판단된다 .

 

따라서 이러한 기술적인 심리를 곧바로 일반 민사 법원에서 진행하는 것은 한계가 있으며 불필요한 분쟁과 지리한 싸움으로 이어질 가능성이 있다 . 즉 민사적으로 등록이전이라는 구제절차에서 청구항별로 무권리자 출원인지에 여부에 대한 무효사유가 판단되어야 이전등록 여부를 결정할 수 있기 때문에 현행 무효심판보다 신속하다고 할 수도 없다 . 더욱이 청구항별로 무권리자 발명 여부가 달라지면 등록특허의 분할 이전으로 이어지는 등 심리와 절차가 복잡하고 길어질 가능성도 높다 . 여기에 분할출원 , 우선권 주장출원이 더해지면 사안은 더욱 복잡해진다 .

 

(4) 정당권리자의 절차권보장

 

무권리자 출원발명은 무권리자의 선택에 따라 출원발명 ( 청구범위에 기재한 발명 , 이하 같다 ) 이 선택되었으므로 정당한 권리자의 청구항 결정권이 침해받았을 수 있다 . 또한 출원 및 심사과정에서도 발명의 상세한 설명과 청구범위를 어떻게 잡느냐 그리고 심사관을 어떤 보정안을 제시하고 설득했느냐에 따라 등록 권리범위를 선택해야 할 기회를 잃었을 수도 있다 . 만약 정당한 권리자가 의도하지 않은 범위 내지 형태로 특허등록이 되었다면 공중의 이익에도 큰 영향을 미친다 .

 

따라서 정당한 권리자가 이전청구권을 선택하는 경우는 자신이 최초 의도했던 발명이 그대로 등록된 경우에만 인정되는 것이 합리적이다 . 발명의 동일성 판단이 실질인 사건을 전문성이 없는 법원에서 단순한 권리이전 소송 사건으로 심리하는 방안에 신중해야 할 이유도 여기에 있다 .

 

3. 결론

 

지금까지 살펴본대로 정당한 권리자 스스로 자신의 발명을 잘 선택하여 정당한 절차를 보장받아 자신의 발명으로 출원하고 등록 받는 것이 가장 바람직하다 . 따라서 특허법상 무권리자 출원인 경우에는 무효심판이나 심사에서 먼저 판단 받도록 하되 , 정당한 권리자에게 선택의 기회를 주어 재출원을 하거나 동일 발명인 경우 무권리자로부터 등록 이전을 받으면 무효사유가 치유될 수 있도록 하는 것이 가장 바람직한 것으로 생각된다 . 개정안의 재검토를 촉구한다 .



<이진수 변리사, 전광출 변리사 공동기고>

초고 Full version : 이진수변리사의 IP 이야기: 특허권이전특례개정안(개정안 제99조의2)에 대한 작은 고민 초고: