EoU (Evidence of Use)의 유용성과 정책제언

1. EOU 란 무엇인가?

EoU, 특히, 기술창업자들에게 EoU가 얼마나 유용한지와 정부의 정책지원은 어떤 것이 있을지에 대해 이야기를 나누고자 합니다.

1986년경 비쥬얼 베이직과 포트란이란 프로그래밍 언어를 처음 배울 때이었습니다. 다들 BOF와 EOF란 용어를 당연하게 사용하는 데 정작 저는 그 뜻을 몰라 당황한 적이 있습니다. BOF와 EOF는 Beginning Of File(BOF), End Of File(EOF)라는 단순한 의미의 약자입니다.

그때 기억을 되살려 “EoU”라는 용어를 처음 듣는 분들에게 잠깐 EoU를 설명드립니다. “EoU”는 “Evidence of Use”의 약자입니다. 우리나라 말로 번역하면 “사용증거”라고도 할 수 있는데, 실제는 단순히 침해 가능성이 있는 제품을 식별하는 수준에 머물지 않고, 침해 가능성이 있는 제품이나 시스템을 식별하고 그 제품 및 서비스의 특정 구성이나 기능을 특허 청구항에 기재된 내용을 구성 요소로 분해하여 1:1로 대응한 구성요소 비교표 (Claim Chart)를 말합니다. 이 비교표를 보면 특허침해여부를 알 수 있습니다.

성실하게 작성된 EoU에는 특허청구범위 해석편이 추가로 포함되어 있습니다. 과거 미국의 몇몇 특허거래 중개인에게 받은 EoU를 보면 특허청구범위 해석챠트가 포함되어 있었고, 저 역시 고객의 특허를 매물로 제안할 때 그렇게 했습니다. 

참 특허청구범위가 무엇인지 모르시는 분을 위해 설명드리면, 특허문서는 크게 서지사항과 요약서가 기재된 표지와 발명의 설명ㆍ청구범위를 적은 명세서와 도면으로 구성되어 있습니다. 발명의 설명편에는 배경기술과 그 발명을 쉽고도 명료하게 설명되어 있으며, 청구범위에는 그 설명의 내용 중 특허권으로 보호받고 싶은 기술적사상을 선택하여 기재하고 있습니다. 따라서 발명의 상세한 설명에 기재하였다고 하더라도 청구범위에 기재하지 않으면 공중에 무상으로 기부한 것으로 취급합니다. 한편 특허청구범위는 글로 표현하므로 제품이나 선행기술과 비교하기 위해서는 그 청구범위에 기재된 용어와 내용에 대한 법률적인 해석이 필요합니다. 그 해석에 따라 특허권의 범위가 결정됩니다. 때문에 특허청구범위의 해석은 매우 중요합니다.

특허청구범위를 해석하는 챠트편에는 그 해석의 근거가 되는 증거를 내용과 함께 1:1로 구성요소에 대응하여 표시합니다. 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하므로 해석의 근거가 되는 가장 기본이 되는 증거는 명세서와 도면, 특히 해당 발명을 설명한 내용과 다른 종속항이나 독립항과의 관계, 도면 등입니다. 이를 미국에서는 내재적 증거라고 합니다. 그뿐 아닙니다. 심사기록, 특히 심사관의 거절이유 통지내용과 인용문헌, 이에 대한 의견서와 보정서 내용과 과거 무효심판서류와 심결 및 판결이유, 과거 침해소송이력과 준비서면과 판결문에 기재된 내용, 동일 발명자나 출원인의 패밀리발명, 유사발명, 파생발명, 시리즈 발명 등의 출원명세서에 기재된 내용, 관련 선행기술 중 해석의 근거가 될 만한 내용을 기재합니다. 또한 일반적으로 사용하고 있는 단어도 국어 사전에서 정의된 의미를 재확인하고, 과거 경쟁업체의 유사 판결을 리서치하여 근거로 기재하기도 하고 출원시까지의 동종 기술분야의 특허정보를 조사하여 사용되는 용어나 기술의 발전 흐름을 근거로 제시하기도 합니다. 필요에 따라서는 동종업계의 기술지식을 잘 이해하고 있는 전문가나 소비자들의 의견이나 해당 기술이 적용될 제품의 업계 종사자의 의견도 기재하곤 합니다. 다만 나중에 증인신청의 대상이 될 수 있으므로 의견기재에 주의하여야 합니다.

2. EOU의 절차와 유용성

“EoU” 보고서에 기재된 내용의 수준이나 범위는 그 사용취지나 고객의 요청에 따라 달라질 것입니다. 여기서는 하나의 “EoU” 보고서를 작성하기 위하여 일반적으로 진행하는 절차와 유용성을 요약해보겠습니다.

1)     청구범위 분석 및 해석

EoU의 작업의 첫 단계는 하나의 특허는 물론 여러 개의 군으로 이루어진 특허 포트폴리오에 대한 청구범위해석과 분석을 시행하는 것입니다. 이를 기초로 특허군이 포섭하고 있는 제품과 시장의 범위를 이해할 수 있습니다.

청구 범위 해석은 특허권자나 잠재적인 특허 구매자 (실시권자) 또는 투자자 모두에게 특허권의 좀더 객관적인 권리범위를 이해하게 하여 다양한 회피설계는 물론 EoU조사와 특허 수익화와 라이센싱 및 권리행사와 관련된 의사결정에 도움을 줍니다.

2)     EoU 조사 및 분석

위에서 해석한 청구범위 분석 및 해석을 기초로 EoU 조사를 시행합니다. 물론 EoU조사작업 중 관련 특징이나 정보를 feedback하여 청구범위 분석 및 해석을 좀더 구체적이고 합리적으로 수정하기도 합니다.

EoU 조사를 통해 대상 특허의 침해를 구성하는 제품의 범위와 시장의 범위를 이해하게 됩니다. EoU조사는 일종의 실사 작업 같은 것인데, 인터넷에 공개된 자료나 기사, 사용 매뉴얼, 제품사양서와 설명서, 논문, 제품구매 및 제품 분석등을 통해 잠재적인 침해 가능성을 확인합니다. 분석전문기관은 제품 등을 분해하고 촬영하고 측정 및 분석하여 그 결과를 Teardown보고서로 작성합니다.

관련 제품이 시장에 존재하지 않을 경우에도 하나의 특허, 바람직하게는 여러 개의 특허로 구성된 특허포트폴리오 분석을 통해 정한 침해제품이나 시장의 범위를 기초로, 해당 특징이 적용될 수 있는 미래 제품이나 서비스와 그 시장을 추정하여 검토합니다. 이러한 추정에도 모두 제3자가 작성한 합리적인 근거가 있어야 합니다.

잠재적인 구매자나 투자자 등에게는 잠재적 특허 침해 제품이나 시장의 범위를 구체적으로 이해하고 추정하게 하며, 손해배상액의 시뮬레이션을 통해 좀 더 객관적인 대상 특허의 미래 수익 잠재력에 대한 지표와 가격 지침을 제공하게 합니다. 대상 특허기술이 적용된 제품이 없거나 그런 시장이 없는 경우에는 대체시장이나 대체제품 시장을 구획 확정하고 그 대체율을 시계열적으로 추정합니다. 다만 아무리 추정이라고 하여도 합리적인 근거를 기초하여야 합니다. 예를 들어 대체제품이 과거 보여왔던 시장대체율이라던가 유사 특성을 보이는 제품이나 시장에서의 대체 경향이나 시장성장율을 추정의 근거로 사용하기도 합니다.

3)     EoU 챠트의 작성

상기 EoU조사를 바탕으로 EoU 챠트를 작성합니다. 그 과정에서 최종적인 침해판단의 법적분석이 마무리됩니다. EoU 챠트를 통해 특허청구항의 권리범위, 침해강도, 특허 및 제품 등을 분석 내용과 이를 비교판단한 내용, 그리고 수익 잠재력에 대한 지표나 가격 지침을 분명히 합니다.

이와 같은 “EoU” 보고서는 특허권자나 잠재적인 특허 구매자, 라이센시, 또는 투자자에게 매우 유용하고 투자나 대가 지불을 결정할 수 있는 근거 자료 또는 참고자료가 됩니다.

따라서 기술창업자가 대상 특허를 이용하여 자금을 조달할 때나 특허제품을 마케팅할  때는 물론 앞선 특허기술을 회피할 때, 공인된 전문가가 성실히 작성한 EoU가 필수적이라고 할 수 있습니다. 창업을 준비할 때 처음부터 EoU작성에 필요한 예산을 염두에 두시기를 권고드립니다.

3.EOU 작성 정부 지원의 필요성

그러나 EoU조사단계에서 제품의 외관이나 작동, 기능만으로 특허의 구성요소와 비교하기 어려운 경우가 있습니다. 제품분석단계에서 개인이나 중소기업이 감당하기 힘든 고가의 분석장비가 필요한 경우가 그 대표적인 예입니다. 반도체소자나 금속, 회로망 등의 경우 시료로 단면을 절개하여 최소한 SEM(주사전자현미경)이나 TEM(투과전자현미경)로 촬영하고 그 영상을 분석하여야 합니다. 이러한 분석작업은 장비도 고가이지만 그 분석결과를 해석하는 것도 경험이 많은 분석전문가가 아니면 그리 만만치 않습니다. 또한 디지털 신호를 분석할 때는 신호발생기, 신호분석기, 주파수카운터, 스펙트럼 분석기, 오디오분석기, 오실로스코프 등 각종 주파수측정장비나 신호측정/분석장비가 필요하기도 하지만 핵심부품 공급자들이 일반적으로 제공하는 범용 회로도나 블록다이어그램을 참조하여야 하는 경우도 있습니다. 이러한 문서는 비밀 자료이므로 실제 거래관계에 있지 않다면 구하기 어렵습니다.

때문에 개인 발명가의 특허나 기술창업자의 특허, 소기업의 특허는 EoU조사 (분석포함)가 제대로 수행되기 어렵고 EoU보고서가 추정으로 가득하기 쉽습니다. 이러한 한계로 인하여 개인 발명가의 특허나 기술창업자의 특허, 소기업의 특허는 특허 거래 시장에서 무시되거나 저평가되기 쉽고 여기에 개인발명 등의 높은 무효율이나 특허침해소송에서의 낮은 승소율, 지나치게 적은 손해배상액까지 고려하면 구매자나 투자자 입장에서 개인발명에 대해서 쉽게 신뢰를 주기 어렵습니다.

4. 정부지원정책의 제언

이러한 한계를 넘는 방법이 없는 것은 아닙니다. 국가규모에서 바라보면 솔루션이 있습니다. 다시 한번 제안드립니다.

현재 우리나라 공공연구기관 (국공립 연구기관, 정부출연연구기관, 특정연구기관, 대학연구기관 등)는 다양한 측정장치와 분석장치를 보유하고 있으며 경험 많은 장비 운영 및 분석전문가들이 있습니다. 이러한 장비가 1년 내내 운영되는 것은 아니라고 들었습니다. 기관별로 차이가 있으나 상당기간 운영되지 않아 보관되어 있거나 장비운영실적이 적어 장비 운영/분석 전문가를 계속 유지하여야 하는지 고민하는 경우도 있다는 이야기도 있습니다. 다만 이 이야기는 확인된 내용이 아닙니다. 각 기관에 긍정적인 취지를 공감하게 하고 실태파악에 필요한 협조를 구해야 합니다.

다양한 공공연구기관의 주무부처가 달라 먼저 정부 특정 부나 청에서 총괄 주무부처가 되어 공공연구기관의 측정장치와 분석장치의 운용실태를 확인할 수 있는 권한을 주어야 합니다. 조사가 완료되면 민간기업이나 개인에게 공공연구기관의 분석장비를 사용하게 할 수 있는 시간과 양이 얼마나 되는지 파악할 수 있을 것입니다. 또한 적극적이고 긍정적인 협조를 이끌어내기 위해서는 실태 파악결과가 불이익으로 작동하지 않도록 조치하여야 합니다. 

실태파악이 끝나면 공공연구기관의 분석장비등의 사용 스케쥴도 정리할 수 있습니다. 이를 기초로 증거분석 신청공고를 내면, 개인발명가, 스타트업, 소기업이 그 기간 내에 증거분석신청을 할 수 있을 것입니다. 신청인이 개인이나 스타트업, 벤처기업인 점을 감안하여 그 비용을 정부가 지원하는 것은 어떨까요?

신청인은 증거분석신청할 때 미리 준비한 특허청구범위해석챠트와 잠재적인 침해제품 증거물을 함께 제출하고, 해당 공공연구기관은 보유 장비를 이용하여 증거를 분석하고 그 결과를 teardown 보고서로 신청자에게 제공하는 것입니다. 신청인은 이 보고서를 이용하여 전문가의 조력으로 EoU 보고서를 만들 수 있을 것입니다.

이러한 EoU 작업은 아직까지 AI(인공지능)이나 자동분석작업으로 하기 어려운 영역이며, 단순히 측정지표를 이용하여 등급으로 평가하는 작업도 아닙니다. 심사이력과 소송이력을 조사하고 분석하고 각종 사례를 적절히 적용하여 청구범위를 해석하는 법적 분석은 물론, 제품이나 기술을 조사하고 측정 및 분석하여 기술 동일성에 대한 의견을 포함한 teardown보고서를 작성하는 기술적 분석이 결합된 고도의 협력 작업입니다.

더욱이 2019. 7. 9 부터 효력이 발생하는 특허법 제128조 제8항 및 제9항의 고의침해자에 대한 징벌적 배상여부도 이러한 EoU가 선행되어야 객관성을 담보할 수 있을 것입니다.

김해 본사 출장에 복귀하면서 개인적인 생각을 적었습니다.

성공적인 기술사업화를 위한 생각

아래 링크한 글을 읽으면서 기술사업화에 대해 다른 측면에서 생각했던 것들을 간단히 정리해봅니다.

[NTB 전문가칼럼]

첫째, 링크한 글에서 진정한 R&D의 회복을 외치는 소리에 귀기울여봅니다. 저 역시 대학이나 공공연구기관이 기업연구소가 아닌데  R&D의 성과로 기술사업화나 기술이전을 우선시하는 흐름이 있는 것 같아 안타깝습니다. 이것은 부수적인 성과라고 생각합니다. 기술사업화나 상업화면에서 민간 기업연구소를 쫒아갈 수는 없습니다. 연구기관의 연구 목표는 기술이지만 기업연구소의 개발목표는 제품과 서비스 그리고 제품기술이기 때문입니다.

둘째, 과거에는 기업이 사용할 기술을 기업내 개발팀에서 개발하는 Closed 방식이었으나 요즘은 외부에서 기술을 소싱해와서 시장 지배기술로 공동 개발하는 Open 방식이 대세이고 특히 최근에는 플랫폼에 사용할 기술을 서로 공유하며 개발하여 플랫폼과 함께 경쟁력을 갖추는 Platform sharing 방식이 각광받고 있습니다. 특허가 배타권이라는 특징을 고려하면  Open 방식이나 Platform 방식이 특허전략과 적합할 것입니다. 이때 연구기관이 기술을 연구개발할 당시부터 다양한 Platform을 만들거나 참여한다면 연구개발된 기술은 사업화와 시장에 큰 파급효과를 가져올 것입니다.

셋째, 연구기관이 연구개발한 기술을 기업에 이전 하는 것이라면, 염두에 두어야 할 것이 있습니다. 기술을 이식받으려는 기업에 공동 개발 역량이나 리소스가 없거나 기존 사업과의 시너지를 일으킬 준비가 되어 있지 않다면 그 기술은 기업에게 아무 도움이 되지 않을 것입니다. 다만 세계적으로 유명한 연구기관으로부터 기술이전 받았다거나 특허를 이전받았다는 뉴스는 투자를 받거나 기업가치 평가에 도움은 될 수 있습니다 (여기서 기술이전과 특허이전은 다른 개념이라는 사실에 주의).

아래 기고문처럼 연구기관이 후속 개발을 계속 해준다면 도움은 되겠지만 사업수행 기업에 내재화 하지 않으면 결국 실패할 수 밖에 없습니다.

이런 경우라면 Joint Venture (JV)가 답일 것입니다.

넷째, 우리나라 법제도는 계약으로 따로 묶어두지 않는다면 발명자가 자신의 발명을 원천소유하게 되어있습니다. 승계인 중심이 아니라 발명자인 개발자가 스스로 또는 JV로 기술사업화한다면, 연구한 기술을 이용하여 제품을 출시하기 전까지 추가로 상품화 개발하는 데 최소한 2년은 준비하여야 합니다. 그 동안 회사를 경영할 전문가도 찾아야 하고 부품과 원료를 공급할 최적의 협력사도 찾아야 하며 마케팅과 영업망을 구축한 유통판매 파트너사도 찾아야 합니다. 그래서 인큐베이팅 프로그램과 플랫폼이 절실합니다.

다섯째, 그 사이에 최초 출원한 씨앗특허가 등록될 것이고 이 특허를 통해 장차 진입할 시장 영토를 독점할 수 있는 특허망이란 법률적 장벽이 마련될 것입니다. 특허는 우연히 동일한 기술을 개발한 자가 있어도 그 기술을 사용하지 못하게 할 권한을 가지고 있습니다. 그리고 특허가 확실히 보호되는 환경과 생태계라면 획득된 특허는 상품개발까지 필요한 자금도 투자 받는데 도움이 될 것입니다.

여섯째, 주의할 것은 특허란 배타권은 시장에 상품으로 반응이 있을 때에야 비로서 그 장벽 역할을 제대로 한다는 것입니다. 따라서 그 전까지는 기술력이라는 콘텐츠 장벽이 있어야 합니다.

그렇다고 하더라도 좋은 제품을 내놓는다는 것만으로는 소비자가 움직이는 것은 아닙니다. 따라서 개발한 상품이 시장에 호응을 받으려면 개발실이 아니라 그 시장에서 능동적인 활동이 추가로 필요합니다. 그 활동을 꼭 그 기업이 할 필요는 없습니다만 출시 상품에 대한 시장활동은 능동적이어야 합니다.

시장에 반응이 좋으면 모방품이 쏟아져 나오게 될 것이고 그때서야 특허는 큰 힘을 발휘할 것입니다.

CPS기술에 범국가적인 관심을 가져야 한다.

우리는 CPS(Cyber-Physical Systems)에 더 관심을 가져야 합니다.

제가 CPS를 처음 접한 것은 어느 대기업의 Smart Plant 특허분석 용역을 수행하면서부터이었습니다. 벌써 4년이 다 되어가네요.

진정한 제4차 산업혁명의 완성은 CPS의 완성에 있다는 것을 알게 된 것도 그때입니다.

현대 사회는 이제 인간의 능력으로는 분석하기 어려울 정도로 복잡한 시스템이 되었습니다. 과거처럼 원인을 분석하여 찾고 해결책을 만드는 방법으로는 현대의 복잡한 시스템을 운영할 수 없습니다. 시스템의 복잡성으로 그 원인이 너무 복잡하고 다양하기 때문입니다. 변수가 아주 많은 복잡한 비선형고차원 방정식이 되었습니다. 따라서 원인의 분석보다는 시스템에 적응하여 이를 좀더 신뢰할 수 있으면서 자율적으로 작동할 수 있는 기술이 필요할 수 밖에 없습니다. 또한 소프트웨어란 사이버세계의 모델링 만으로 하드웨어란 물리 세계의 문제를 해결할 수 없습니다.

CPS는 물리 세계를 재현하거나 투영한 시스템으로 모델링하는 고도화된 기술이 필수과제입니다. 그래야만 물리 시스템을 우리가 원하는 방향으로 변화시킬 수 있기 때문입니다. 사이버와 물리가 융합된 CPS로의 전이가 곧  제4차 산업혁명시대인 것입니다.

이것은 단지 제조업의 Smart 시대만을 위한 것이 아닙니다. 우리가 그리는 스마트시티, 스마트국가를 위해서 필요한 핵심기술입니다.

"가상물리시스템"이라고 번역되는 CPS는 2007년경 미국대통령과학정책자문위원회(PCAST)의 권고에 따라 미과학재단(NSF) 이사회에서 국가적으로 지원을 채택한 범국가적인 연구프로그램의 주제이었습니다. 벌써 10년도 더 되었죠? CPS는 그 기술적 중요성 뿐 아니라 한 국가의 안전과 경쟁력을 유지시키는 주요 분야(국방, 항공우주, 자동차, 화학, 도시기반, 에너지, 국민건강, 제조업, 재료, 안전 및 교통 분야 등)에 엄청난 파급효과를 가져올 것이란 평가때문에 국가적인 관심의 대상이 되었습니다.

CPS는 최근 독일의 Industry 4.0에서 자주 언급되면서 많이 알려졌지만, 그 의미를 정확히 이해하기는 쉽지 않습니다. 미래 SF영화에서 로봇이 미래도시에서 스스로 치료하고 인간 사회생활에 적응해가는 모습을 떠올리면 좀 수월할까요? 그래도 쉽게 다가오지 않을 수 있습니다. 때문에 어떻게 이해를 도울까 고민하다 예전에 읽었던 손상혁 교수님의 "융합의 또 다른 이름, 사이버 물리 시스템"이란 기고문을 찾아 참조하며 이 난제를 풀어보려고 합니다.

CPS는 자주 산업사물인터넷(iIoT)과 같은 의미로 사용되기도 하지만 엄밀하게는 다른 의미입니다. 사물인터넷 IoT는 인간의 개입 없이 물리적인 사물들 사이를 인터넷과 연결한 사물 공간 연결망을 의미합니다. 따라서 IoT는 사물을 연결하는 네트워크 방법에 더 관심이 있습니다. 즉, 사물, 서비스, 공간, 데이터 등 서로 다른 오브젝트들 간을 연결하는 통신프로토콜 표준화가 핵심기술이 되고 있습니다. 현재 IoT는 센서와 미들웨어의 표준화 개발로 사물에 연결성을 제공하여 수많은 빅데이터를 모으거나 모은 빅데이터를 처리하는 데 집중하고 있는 수준입니다.

반면 CPS는 센세를 개발하여 사물로부터 모을 수 있는 데이터를 확장하거나 표준화하고, IoT를 통해 사물들로 부터 수집된 정보를 SW인 사이버 세계에서 딥런닝같은 기술을 이용하여 분석하고 모델링하여 처리한 결과에 물리세계를 고도화된 시스템으로 모델링한 결과를 융합시켜 현실의 HW인 액츄에이터의 움직임을 제어하고, 이를 통해 지속적으로 일어나는 변화에 "능동적으로 적응"하는 것에 중점을 두고 있습니다. 센서를 기반으로 장치 혹은 물리 시스템들을 네트워크로 연결하는 측면에서는 IoT와 핵심 개념이 동일하지만, IoT는 다양한 물리 시스템들의 연결성에 주목하는 반면 CPS는 단순한 연결성을 뛰어넘어 어떻게 물리 시스템을 자율적으로 오류를 치료하여 높은 신뢰성을 가지고 실시간으로 제어할 수 있는지에 주목한다는 점에서 차이가 있습니다. IoT가 수집된 데이터를 이용하여 상황을 판단하는 기능을 수행하는 것에 더 관심이 있다면 CPS는 상황에 적응하고 제어하는 기능까지 수행하는 것에 더 관심이 있습니다.

IoT 시스템은 기기의 기능을 좀 더 지능적으로 수행하기 위한 빅데이터 분석과 모델링이 사이버 세계에서 이루어질 뿐 근본적인 물리 세계의 모델링은 포함되어 있지 않습니다. IoT는 사이버 세계와 물리 세계의 융합이 아니라 기기의 복잡해진 기능을 네트워크를 통해 사이버 세계로 옮겨 수행할 뿐이다. CPS는 제4차산업을 대표하는 IoT, Big Data, Machine Learning, Robot를  모두 아우르는 개념이기도 합니다.

제4차 산업혁명의 성공을 위해 우리가 범국가적으로 CPS(Cyber-Physical Systems)에 더 관심을 가져야 하는 이유입니다.

기술창업, 강한특허 확보와 강력한 보호가 필수조건

미국은 개인발명가의 특허를 존중하고 강하게 보호하여, 기술 말고는 가진 것 없는 개인 발명가들에게 특허가 기술창업을 활발하게 할 수 있는 담보재산이 되고, 실패하더라도 투자자들이 자본을 회수할 수 있는 안전자산이 되고 있습니다. 원래 특허제도가 그렇게 사용되도록 설계되어 있습니다. 빌게이츠도 특허제도가 아니었다면 지금의 내가 없다고 고백하고 있습니다.

이웃나라 중국은 하루에 1만6500 개의 기업이 새로 태어난다고 합니다. 중국 대학생의 3%정도가 창업에 뛰어드는데 취업에 실패해서 창업을 선택한 비율이 6% 정도에 불과하고 취업자보다 수입도 높은 편이라고 합니다.

최근 한국의 스타트업, 당장 중국 시장으로 진출하라고 외치는 글을 종종 봅니다. 그러나 중국에 진출할 때에도 놓치지 말아야 할 준비물이 있습니다. 그것은 중국 전리권과 중국 상표권입니다. 최근 강화된 지식재산 보호정책때문인지 중국에서 사업을 하려면 반드시 실용신안전리라도 받아두어야 하고 상표를 확보하여야 합니다.

반면 한국은 어떨까요? 취업에 실패한 청년들, 직장에서 쫓겨난 회사원, 조기 은퇴한 중년들이 생존을 위해 어쩔 수 없이 선택하는 것이 창업이 아닌지요? 지식재산권이란 보호장치는 먼 이야기이죠.

현재 우리나라는 산업구조가 개편되는 고통의 시대를 겪고 있습니다. 이런 시대에는 미국의 실리콘 밸리같은 기술창업 역사와 미국 산업혁명시대가 좋은 벤치마킹이 될 것입니다.

기술창업, 아이디어 창업의 활성화가 답입니다. 이를 위해서는 국가차원의 강한 특허와 강력한 보호가 필수조건입니다.

여기 함께 보면 도움이 될 만한 동영상을 공유합니다.

유투브클릭

개인발명가를 존중하자.

미국서점을 들르면 미국 주별로 어떤 발명자가 있고 어떤 발명을 하였으며, 몇 건의 미국 및 해외특허를 받았고 어느 기업이 이전받았는지를 전화번호부처럼 정리한 책을 볼 수 있습니다.

미국에서는 개인발명자들이 존중받고 있다는 느낌을 많이 받습니다.

빌게이츠도 미국의 특허제도가 아니었다면 지금의 내가 없었다고 고백하는 이유를 되새겨보아야 합니다.

경제위기, 성장동력회복은 기술창업, 특허가 답이다.

특허역사를 통해 특허제도를 잘 소개한 영상을 링크합니다.

특허청제공 유투브시청

경제위기시대, 성장동력을 잃어가고 있다면,개인발명의 강력한 보호가 기술창업을 활성화하고 다음 산업혁명을 이끌 유일하고 가장 효과적인 답 입니다.

미국 스타트기업은 엔지니어와 과학자의 37%를 고용하고 있으며 약 12,000건의 특허를 보유하고 있고 대기업에 비해 새로운 기술에 대한 출원이 16.7배나 된다고 합니다.(출처 : 2017년 3 월 “하버드 비즈니스스쿨의 ‘조안파레멘사’ 외 2 명의 석학이 발표한 논문 "What Is a Patent Worth? Evidence from the U.S. Patent 'Lottery'", USPTO Economic Working Paper 2015-5, 15 Mar 2017)

이 논문에 따르면 스타트기업이 특허를 획득하여 △ 5 년간 평균 54.5 %의 고용 성장을 가져왔으며, △ 79.5 %의 높은 매출 성장률을 가져왔다고 합니다. 놀라운 성과입니다. 더욱이 △ 혁신을 계속할 수 있는 능력(후속 개량발명을 통한 특허의 수가 49 %, 품질 개선이 26 % 이상)이 증가하였고 △ 벤처 캐피탈(VC)로부터 자금을 확보할 수 있는 기회가 47% 증가하였으며, △ 투자금/대출 역시 76% 더 확보할 수 있게 되었다고 합니다. △ 심지어 신생 기업이 증권 거래소에 상장 될 확률 역시 두 배 이상 높아졌으며 △ 다른 사업으로의 파급효과 역시 컸다고 합니다. 

개인발명가, 그리고 자신의 발명으로 스타트 기업을 하려는 창업가에게 특허는 로또가 분명합니다.

번역, 콘텐츠 국가기간 사업정책으로 키웁시다.

오늘 BTS의 Fake Love 유튜브 동영상을 수십편을 몰아보았습니다. 세계 각지에서 열광하는 아미(주1)의 모습은 전율을 느끼게 하기에 충분하였습니다. 신선한 충격으로 짝꿍과 BTS에 대해 이러저런 이야기 하였습니다. 시를 쓰고 있는 짝꿍은 우리나라에 너무도 뛰어난 어문학 작품들도 많고 흥미로운 웹툰들도 많은데, 이러한 문학작품을 영문으로 잘 번역하여 해외에 소개한다면 BTS 버금가는 인기를 끌거라는 열변을 토합니다. 저는 번역도 또 하나의 창작일지라 쉬운일은 아니라고 반박합니다.

《"한국 문학을 제대로 영문 번역할 만한 좋은 번역자가 많지 않다"면서 "그것이 한국 문학의 세계화에 가장 큰 핸디캡"이라고 지적했다. 그는 "영어 번역자들이 우리 문학을 제대로만 번역한다면 우리 문학에 대한 반응이 좋을 거로 생각한다"면서 "영문 번역자를 키우고 확보해야 한다"고 강조했다.》 링크한 기사에서 수많은 문인들은 이구동성으로 그렇게 말하고 있습니다.

사정이 이러하다면 번역은 국가정책으로 고민하고 추진해볼 문제입니다. 그냥 지원 시늉만 하는 것은 아니라 기본정책으로서 솔루션을 마련하여야 합니다. 과거 일본이 국가차원에서 콘텐츠 기간사업으로 만화와 번역산업을 키웠던 것처럼 말입니다. 일본도 번역사업이 활성화되지 않았다면  노벨문학상을 수상하기 어려웠을 것입니다.

예를들어 '번역공사'를 설립하고 한국의 신인 및 기성 작품들을 영문으로 번역하여 해외에 '소개'하는 것 부터 시작하는 것이 하나의 방법이 될 수 있을 것입니다. ㅎ일자리도 창출하고 경험많은 퇴직 번역가의 노하우도 활용하고 ~^^ 정책전문가들과 번역산업 현장 실무가들, 그리고 해외번역 작품으로 성공한 문인들이 모여  스터디하고 토론하면 좋은 솔루션이 나오지 않을까요?

(주석1) “A.R.M.Y”는 군대라는 뜻으로 방탄복과 군대는 항상 함께 하므로 방탄소년단과 팬클럽도 항상 함께라는 의미이기도 하며, Adorable Representative M.C for Youth의 약자이다. -출처: 나무위키

관련기사 :  번역이 문학 한류의 발목을 붙잡는다

특허출원발명을 즉시 공개시키자 !!!

1) 특허제도는 발명자가 자신이 개발한 새로운 발명을 신속히 일반공중에 공개하여 신기술의 확산 및 개량발명을 활성화하고 그 대가로  먼저 공개한 발명 만큼은 발명자의 허락없이 사용하는 것을 금지시킬 수 있는 강력한 권리를 국가가 인정하는 제도입니다.

2) 발명자가 자신의 발명을 비공개로 두지 않고 기술내용을 공개하여 산업분야에서 이용되는 것을 극대화하려는 것이 특허제도의 본질입니다. 때문에 먼저 발명을 공개하였다면 우연히 다른 사람이 그 발명과 동일한 발명을 창작하였더라도 먼저 공개한 자에게만 권리를 허락하고 보상받을 수 있도록 하였습니다. 즉 특허출원이란 행위에는 등록권리를 허락해달라는 것과 자신의 발명을 공신력있는 국가가 공개해달라는 의미가 모두 포함된 것입니다.

3) 이와 같은 취지에서 볼 때 출원공개는 빠른 시일 내에 이루어져야만합니다. 그러나 현재의 제도는 출원일로부터 장기간이 경과한 시점에서 공개를 행하도록 되어 있어 그 만큼 기술개발의 참고서로 사용하는 것이 지연됩니다.

4) 현행 특허법상 출원발명은 출원일로부터 1년 6개월이 경과한 시점에서 법에 의해 자동으로 공개됩니다. 특허제도의 취지라면 출원즉시 공개되는 것이 타당할 것입니다. 그러나 1년 6개월 동안 공개시기를 늦춘 것은 과거에는 수많은 출원 서류를 사람의 손으로 분류하고 서류철할 수 밖에 없어서 모든 국가에서 공개를 준비하는 데 많은 시간이 걸린다는 현실적인 이유도 있지만, 무엇보다도 외국출원을 기초로 조약우선권 주장을 수반하는 출원에 대한 배려로서 파리조약에 의한 우선권기간 12개월에 우선권 증명서 제출기간 4개월과 공개 준비기간이 추가적으로 고려된 것이었습니다. 이것은 출원발명 심사를 지연시키는 문제도 발생하게 합니다.

5) 출원발명이 공개되면 일반공중은 이를 참고서로 활용할 수 있고, 동시에 심사에 인용할 수 있는 공개문헌으로도 사용할 수 있습니다. 아울러 출원발명이 공개되면 선원의 범위가 확대되는 효과가 있으며, 출원인에게는 제3자가 권원없이 당해 발명을 업으로 실시할 경우 보상금 청구권을 갖게 됩니다.

6) 출원공개에 소요되는 1년 6개월이란 기간은 정상적인 특허심사를 저애하는 원인이 되기도 합니다. 19세기에는 현실적인 문제를 고려한 합리적인 기간이었는지 모르지만 퍼스널 컴퓨터와 인터넷 산업혁명시대를 넘어 제4차 산업혁명의 시대로 들어서고 있는 시점에 전자출원 문서를 공개하는 데 그렇게 많은 시간이나 인력이 투입될 이유도 없어졌습니다. 실시간 서비스를 지향하는 전자정부의 방향과도 맞지 않습니다. 외국출원인이 우리나라에 출원하기 위하여 필요한 번역기간과 대리인의 선임에 필요한 기간 등을 고려해도 우선권 기간 1년에 6개월을 추가한 것은 너무 깁니다.

7) 이제 즉시 출원공개의 장애요인으로 남은 것은 조약우선권제도에 따른 외국인 출원인에 대한 배려뿐입니다. 제게는 파리조약에서 정한 우선권기간을 단축하지 않으면 공개시기도 앞당길 수 없다는 주장은 반대를 위한 반대로 여겨집니다.

8) 생각을 바꾸면 좋은 개선안이 나옵니다. 

1년이라는 조약 우선권 기간를 생각하지 말고 출원 후 즉시 공개하는 것입니다. 출원이 되는대로 공개하고 심사에 착수하는 것입니다. 다만 추후 우선권주장 흠결을 치유하거나 그 주장의 효과에 따라 심사에서 거절이유를 통지받으면 출원인은 자신의 우선권주장의 기초출원일이 인용문헌보다 빠르다는 소명을 하게 하고 반대로 타인 출원이 등록된 이후라도 받은 거절이유에 기재된 정보를 이용하여 그 우선권있는 문헌에 대해서만 심사국에 이의신청하거나 재심사할 수 있는 약식 제도를 마련하면 될 것입니다.

9) 이렇게 하여 특허제도의 취지에 맞게 출원발명을 조속히 공개하고 일반공중은 그 공개발명을 참고하여 기술개발을 촉진할뿐 아니라 신속한 심사와 등록으로 특허권 보호에 기여함으로 산업발전은 물론 국민경제 활성화에 큰 역할을 할 것으로 믿습니다.

특허침해로 인한 손해배상 관련 논의에 불을 당기고 싶다.

2016년 3월 24일 연합뉴스 기사에 따르면 특허침해 소송 손해배상액의 평균은 우리나라가 2009∼2013년 기준 5천900만원인 반면 미국은 2007∼2012년 기준 49억원에 달했다고 한다.

최근 우리나라도 특허침해손해액이 크게 상향되고 있다. 그럼에도 매년 발표되는 미국 pwc자료를 보면 우리나라는 손해액 인정에 인색하다는 생각을 지울 수 없다. 이것은 단지 특허침해소송에서만 한정된 이슈는 아닌 것 같다.

특허침해에 따른 손해액 판결을 한국과 미국을 비교하면, 국민소득이나 시장규모의 차이를 고려한다고 하더라도 결과적으로 우리나라는 손해액 인정에 인색한 편임을 부정할 수 없다.

왜일까? 많은 분들은 그 직접적인 원인을 미국과 같은 징벌적배상제도가 없어서라고 진단한다. 분명 그 진단 역시 타당한 이야기이다. 적극 지지한다.

그럼 징벌적 배상제도가 생긴다고 손해액이 미국수준처럼 오를까? 여기에 근본적인 의문을 던져본다. 분명 악의적인 침해자에 대해서는 지금보다는 오를 것이고 사회적으로 경종을 울릴만한 본보기 사례도 나올 것으로 예상한다.

그러나, 징벌적 배상의 기초액인 손해액 자체가 작다면 이 역시 근본적인 해결이 될 수 없고 예외적인 사례에만 적용될 가능성이 커보인다.

어떤 점에서 우리나라는 미국보다 손해액 인정에 인색해질 수 밖에 없을까? 물건에 관한 특허발명을 무단으로 생산하여 전세계에 수출하는 경우에도 우리나라는 인색해질 수 밖에 없는 원인은 어디에 있을까?

기업체에서 미국과 한국에서 수많은 특허침해소송을 치뤄본 경험에서 본다면, 제일 먼저 특허침해로 인하여 발생한 손해액 산정에 필요한 자료를 확보할 수 있는 제도가 부족하다 점을 꼽을 수 밖에 없다.

미국은 디스커버리란 제도가 있다. 미국 특허침해소송에서는 법원의 명령없이 양 당사자는 상대방이 요구하는 자료를 상대방에게 제공하여야 하고 상대방 소송대리인이 직접 관련자신문(디포지션)을 한다. 증거의 교환과 관련자신문에 협력하는 것은 소송당사자의 의무이다. 이를 해태하면 그때 법원의 강제명령과 혹독한 불이익을 받게 된다. 그 제재수준은 상상을 초월한다.

우리나라는 원고가 손해액 산정에 필요한 증거를 특허침해의 손해배상특칙인 특허법 제128조 제2항 내지 제6항의 산정방식에 맞게 제출되지 못하면 판사는 동법 동조 제7항에 따라 국가 통계청 자료 등을 이용하여 재량으로 산정할 수 밖에 없다.

반면 미국은 특허권 침해로 인한 손해액이 산정되지 않거나 산정이 곤란한 경우 합리적 로열티를 기준으로 손해액을 산정한다. 디스커버리에서 피고측으로부터 확보한 다양한 자료와 전문가의 의견등에 의존하여 Georgia-Pacific Test의 15요소에 따른 증거를 가지고 35 USC (미특허법) 제284조에 따라 합리적인 실시료를 산정하는 것과 대비된다.

미국 판사는 자주 Panduit Test를 이용하여 손해액을 일식이익으로 산정할지 합리적인 실시료로 산정할지를 심리하여 배심원에게 어떻게 산정할지 가이드하고 배심원이 손해액을 결정한다. 대체로 이 test를 맞추기 어려워 합리적인 실시료에 의존하는 사례가 많다. 대체품이 없다는 등의 Panduit Test를 통과하였다는 것은 그 기준을 볼때 손해액이 커질 수 밖에 없다. 

물론 우리나라도 지난 2016년에 특허법을 개정하여 특허 침해 및 손해액 입증을 쉽게 하고 침해자의 손해배상 책임을 강화하였다. 개정 현행법에 따르면 피고는 생산 매뉴얼, 매출장부 등 계쟁특허 및 계쟁사실에 관한 관련자료의 제출명령을 거부할 수 없다. 최근 법원전문심리위원으로 위촉되었을 때 피고로부터 프로그램 소스코드까지 제출받아 심리에 참여한 적이 있다. 만약 침해자가 매출이익이 기재된 장부제출명령에 불응하면, 특허권자가 주장하는 침해자의 매출이익액을 그대로 인정해 손해배상을 결정할 수 있게 되었고, 손해액 산정과 관련해 법원이 감정을 명한 경우 관련 자료 제출 당사자는 감정인에게 자료의 내용을 설명해야 하는 의무가 신설됐다.

그러나 실제 특허침해소송을 하다보면 피고가 입맛에 딱맞는 자료를 작성해두는 경우는 드물고, 산정에 필요한 자료를 손해배상산정에 필요한 기간동안 보관하지 않은 경우도 자주 있다. 다양한 제품을 생산하여 판매하는 대기업의 경우  계쟁특허발명을 적용한 제품에 관한 이익만을 뽑아내는 것도 어렵다. 독일은 2001년경 디자인권침해 사건에서 피고의 전체 매출에서 계쟁제품의 이익을 뽑아 낼때, 계쟁제품의 변동비는 공제를 허용했으나 고정비의 공제는 허용하지 않은 바 있다.

또한 피고측이 제출한 자료를 원고 소송대리인측이 피고측의 다른 관련 자료를 모두 보면서 감사하지 않고서는 이를 검증하는 것 역시 어려운 경우가 많다. 손해액을 특정하고 증거를 정리하다보면 중요한 수치와 기준들이 온통 추정과 가정으로 가득하게 된다. 미국처럼 디스커버리 제도가 도입되지 않고는 극복하기 어려운 문제이다.

그 결과, 판사가 객관적이고 공정한 판단을 하자면 어느 쪽이 제출한 증거와 주장을 믿을 수 없게 되어 결국 특허법 제128조 제7항에 따라 국가나 공공기관이 공표한 통계청 자료 등에 의존할 수 밖에  없게 될 것이다.

반면 미국은 원고가 피고측의 관련 자료를 모두 열람할 수 있다고 보아도 과언이 아니다. 특권의 예외가 있을 뿐이다. 소송초기 어떻게 합의하느냐에 따라 달라지기는 해도 전문가들이 관련자료를 들여다보면서 추적해나가며 필요한 자료를 추가로 요구하기를 반복하기도 한다.

바로 이점이 미국과 우리나라 민사소송에서 특허침해 손해액 산정의 차이를 생기게 하는 중요한 원인이 된다고 생각한다.

마지막으로 우리나라 특허법상 손해배상 특칙인 제128조의 체계에 대해 문제제기를 하고 싶다.

우리나라 특허법상 손해배상 특칙인 제128조의 체계는 일본법의 체계를 수정도입하면서 민법상 불법행위 손해액이론을 그대로 둔채 입증책임의 완화에 관심을 둔 조문으로 구성되었다고 봐도 과언이 아니다. 물론 현행 특허법 제128조가 그동안 특허보호제도에 기여하고 발전시켜 온 점은 높히 평가하고 싶다.
다만 이제 우리도 새로운 패러다임으로 점프업해야 하는 시점에 와있기에 그리고 이제는 우리나라도 오랜 헌옷을 벗고 새로운 옷을 입을 만큼 어른이 되어가기에 한번 집어보자는 취지이다.

특허침해에 의한 손해배상을 특허침해가 없었다면 특허권자가 얻을 이익으로 할지 아니면 특허침해가 있었기에 특허권자가 잃어버린 이익으로 할지에 대한 충분한 논의가 있었는지 찾아보기 어렵다.

나아가 특허권의 본질과 관련하여 특허침해로 침해자가 얻은 이익을 손해액으로 하는 것이 좋을지 현행처럼 공제조항을 그대로 유지하는 것이 합당한지도 집어볼 논제일 것이다. 특허권의 본질과 특질을 생각할 때 손해배상을 민법일반의 일실이익청구, 침해자 이익반환, 통상실시료, 이 3가지로 유형화하면서 특허권자의 사정을 고려한 특허권자의 실손해를 산정하기 위한 공제가 규정되어 있는 것도 논의가 필요했다.

우리나라에서 특허권이 독점권이라고 법문에서 선언하고 있다. 따라서 특허발명품의 시장은 특허권자의 독점시장이란 점을 고려할 때, 특허침해의 손해액은 특허권자 기준에서 침해자가 없었다면 발생할 다양한 일식이익으로 산정할지, 침해자가 특허권자이었다면이란 가정적 기준에서 다양한 일실이익으로 산정할지에 대한 논의도 필요할 것이다.

일실이익에는 매출의 감소 (판매 또는 판가의 감소)와 비용의 증가 또는 감소시키지 못한 요소등을 고려하여 침해행위가 없었다면이란 가정적인 상황을 어떻게 입증하느냐 역시 고민할 문제일 것이다.

중국은 법률분쟁비용을 손해배상액에 포함시킬 수 있다. 또한 국가간예주의와 절대진실주의에 따라 직권탐지주의를 지향한다. 국가가 의지를 가지고 시스템만 제대로 운영할 수 있다면 상대적 진실을 추구하는 대륙법계 국가에서 이를 참고하여 상대적 진실주의를 더 보완할 기회가 될 수 있다. 미국은 이미 디스커버리제도를 두어 변론주의의 약점을 보완하고 훨씬 절대적 진실에 가까워져있다고 본다.

최근 자주 제안되는 징벌적 배상제도의 도입 논의와 별개로 개인적으로 특허침해 손해액에 특허의 실시에 관련된 손해만을 대상으로 한 한계를 넘어 고민해볼 것을 제안해본다.

그 중 하나는 현재 침해이익청구와 같은 유형은 특허침해 손해액을 부당이득반환의 성격으로도 적용할 수 있도록 개정하는 방안이고,
또 하나는 고의 (또는 중과실) 침해자에 대해서는 특허를 만들어 과정에서 투입한 기술개발비 또는 특허매입비와 특허출원부터 등록, 유지비까지 특허권자의 손해로 포함시키는 방안이며,
다른 하나는 특허무효심판방어를 포함하여 분쟁법률비용을 손해배상액에 포함시키는 규정을 신설하는 방안이다.

마지막으로 어차피 기술개발 촉진과 산업발전이라 목적으로 우연히 뒤늦게 동일한 기술을 개발하여 생산하는자도 침해자로 보는 것이 특허 제도라는 점을 고려하여, 파생손해가 발생할 것을 알 수 있었던 침해자에 대해서는 침해에 따른 파생손해까지도 전보할 수 있게 명확한 명문규정을 신설하는 방안이다.

한국, 특허침해로 인한 손해액 산정, 함께 마음을 열고 고민하여야 할 문제임이 분명하다.

p.s : 2016년 특허법 개정으로 동법 128조 1항에 특허법상 특허침해손해배상 청구권 조항이 신설되었으므로 이 청구권의 불법손해배상 성질과 부당이득반환 성질을 고려하여 소멸시효를 특칙으로 신설할 것 역시 제언해본다.

미국과 중국의 상표 유사판단

IP5 대부분 국가는 모두 상표의 유사판단에서 거래소비자의 출처 혼동가능성(Likelihood of Confusion)을 그 기준으로 하고 있습니다.

다만, 미국판례를 보면 표장을 표장끼리, 상품을 상품끼리 비교하여 유사여부를 판단을 하는 것이 아니라, 표장이 상품에 사용된 상태로 전체적인 혼동가능성을 판단하는 경향이 있습니다. 우리나라 실무와 차이가 있습니다. 독특하게 디자인된 동일 표장을 비유사한 상품에 사용된 경우 소비자가 중첩되면 유사하다고 판단한 경우도 있는 반면, 표장은 유사하지만 상품의 소비자층이 다르면 상표가 비유사하다고 판단된 경우도 있습니다.

Lexus (automobiles) vs. Lexis (database services) 비유사

10여전 쯤  제가 로펌 재직시 맥도널드사와 커피에 대한 Mac Cafe vs. M Cafe 표장의 유사성 분쟁을 맡은 적이 있었습니다. 당시 미국 변리사와 변호사들은 유사하다고 판단한 반면, 국내 변리사와 변호사들은 비유사하다고 판단했던 기억이 떠오릅니다.

미국 판례의 경향과 상표 유사 판단기준을 잘 요약한 블로그를 발견하고 공유합니다.

아래는 미국 상표 분쟁사건에서 유사하다고 판단이 된 상표들입니다. Native 영어권 국가의 판단인점도 고려해서 보세요. 주의할 점은 미국 법원이 유사하다고 판단한 상표들의 상당수는 중국에서는 비유사판단이 될 가능성이 있습니다. 미국에서 LUTEX vs. LUTEXAL 가 유사판단을 받았지만 중국에서는 비슷한 사례에서 비유사판단이 되는 경우가 자주 있습니다. 알파벳의 배열을 고려하여 비유사판단하는 경우도 있고 가끔은 그 판단에 도저히 이해가 안되는 경우도 있습니다. 또 중국에서는 호칭유사보다 외관유사를 더 중시하는 경향 역시 발견하게 됩니다. 유사성 판단주체기준이 거래소비자인 점을 고려하면 국가별로 유사판단의 다름은 당연한지도 모르겠습니다.

Magnavox vs. Multivox
Simoniz vs. Permanize
Platinum Puff vs. Platinum Plus
Zirco vs. Cozirc
Maternally Yours vs. Your Maternity Shop
Audio BSS USA vs Boss Audio Systems
TRUCOOL vs. TURCOOL 
NEWPORTS vs. NEWPORT 실질동일
MILTRON vs. MILLTRONICS (stylized)
LUTEX vs. LUTEXAL
SEYCOS vs. SEIKO         
CANYA vs. CANA           
CRESCO vs. KRESSCO  
ENTELEC vs. INTELECT
MR. CLEAN vs. MR. RUST               
THIRTY FORTY FIFTY vs. 60 40 20
PLEDGE vs. PROMISE

원문 trademarknow블로그 읽기

특허법원 2017허5290 판결을 통해 살펴본 주지관용기술의 입증방법

지난 2018.06.21. 특허법원은 출원발명 및 선행발명의 명세서에 종래기술로 소개되어 있는 점을 고려하여 별도의 입증 없이 주지관용 기술을 인정하였습니다 [특허법원 2017허5290 거절결정(특)].

제목 [특허]구성요소의휠에 고체건조가 있다는 점에 차이가 있으나, 고체전조제를 이용하는 제습기는 당해 기술 분야에서 주지관용의 기술이므로 진보성이 부정된다고 본 사례 (특허법원 2017허5290) l 사건 개요 및 판시 요지 원고의 출원에 대하여 특허청심사관 및 특허심판원은 진보성이 문제된다는 이유로 출원을 거절결정하고, 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 진보성 부정 여부를 본다.  이 출원발명 구성요소의 휠에는 고체 건조제가 있으나, 선행발명 1의 명세서에는 회수 휠이 건조제를 포함하는 구조인지에 대한 기재가 없다. 그러나 이 출원발명의 명세서에는 고체 건조제를 이용하는 제습기는 당해 기술 분야에서 주지관용의 기술임이 기술되어 있고, 통상의 기술자라면 선행발명 1이 ‘회전하는 회수 휠의 내부로 공기가 통과함에 따라 회수 휠이 공기 중의 수분을 흡수하고 배출하는 것을 반복하는 구조‘임을 쉽게 알 수 있다. 출원발명 및 선행발명의 명세서에 의하면 '건조제가 포함된 휠에 퍼지섹터(정화부)가 설치된 기술’은 이 사건 출원발명의 명세서에서 소개된 다수의 선행문헌 에 이미 소개되어 있고, 선행발명의 명세서에서도 종래기술로 소개되어 있는 점, 퍼지섹터(정화부)는 일반적으로 건조제가 포함된 휠에 있어서 오염된 휠을 정화시키기 위한 수단인 점 등에 비추어 보면, 통상의 기술자는 선행발명의 명세서와 도면을 통해 선행발명의 회수 휠이 고체 건조제를 포함하는 구조임을 쉽게 이해할 것으로 보인다. 따라서 위 차이점은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 있다. 나아가 이 사건 출원발명과 선행발명은 모두 장치를 통과하는 공기의 온도와 습도 같은 파라미터를 센서를 이용해 측정하고, 위 파라미터 수치에 따라 장치를 적절히 조절하는 것을 목적으로 하는 점에서 두 발명의 목적은 동일하므로 이 출원발명의 목적의 특이성이 인정되는 것은 아니다. 원고는 센서의 위치를 달린한다고 주장하나, 통상의 기술자라면 보다 정확한 측정을 위해 센서를 회수 휠에 근접하게 설치할 것임이 자명하므로 원고의 위 주장도 이유 없다. 출원발명과 선행발명 1은 센서에 의해 측정된 온도가 회수 휠의 회전 속도를 제어하는 구성이라 할 것이어서, 그 제어 원리와 데이터 처리 경로가 실질적으로 동일하므로 데이터처리 경로가 다르다는 원고의 주장도 이유없다.

특허 거절결정사건이나 무효사건에서 대부분의 구성이 나타난 선행공지자료들을 찾았으나 몇몇 한정사항 또는 일반적인 구성이 나타나 있지 않거나 이미 찾은 선행공지자료에 명백히 기재되지 않은 사항(상위개념으로만 기재된 경우 포함)에 대해서 주지관용기술임을 주장하거나 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 도출할 수 있다는 주장을 하고 싶은 유혹에 빠지게 됩니다.

이러한 태도는 주지관용기술과 관련된 법규정이 없기 때문이기도 하지만 심사실무에서 주지기술이나 관용기술의 정의에 일반적으로 알려진 기술이 포함되어 증명이 필요한 주지관용기술과 증명이 필요하지 않은 주지관용기술이 구분없이 사용되기 때문이기도 합니다 (우리나라 심사실무는 심사관이 주지관용기술임을 지적할 경우 그 근거자료를 반드시 제시할 것을 의무화하지 않고 가능한한 근거자료를 제시하도록 하고 있습니다).

입증하지 않아도 된다면 출원발명을 거절하거나 특허발명을 무효시키는 입장에서 그것처럼 편한 것이 없습니다. 그러나 대법원은 주지관용기술이라고 하더라도 일반적으로 알려져 있다고 볼 만큼 현저한 사실이 아니라면 주지관용기술임을 역시 증명하여야 한다고 하고 있습니다 (대법원 90후489, 대법원 2006후3052 참조). 다만 대법원은 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 뒤늦게 제공하는 것은 새로운 공지기술을 입증하는 것이 아니라고 보고 있습니다 (대법원 2013후1054). 따라서 거절결정불복사건에서 심사당국인 특허청에게 다소 유리하게 작동할 수 있습니다. 그러나 이 논리가 선행공지자료의 내용과 중복될 경우 새로 제시하는 선행공지자료 역시 새로운 증거방법으로 보지 않는다고 할 수 있는지는 단언하기 어렵습니다.

아무튼 대리인이 주지관용기술이란 주장에만 의존하고 입증책임을 다하지 않는다면 미국처럼 엄격한 증거법칙이 없는 우리나라에서는 오직 심판부나 재판부의 자유심증에 맡겨 두게 되어 당사자 사건의 승소율을 높일 수 없습니다. 저는 이러한 경우 심사당국이나 대리인이 심판부나 재판부를 설득할 책무를 다한 것이 아니라고 따지기도 합니다. 

때문에 이번 특허법원 2017허5290 거절결정(특) 판례를 계기로 우리나라 몇가지 판례를 기준으로 주지관용기술임을 주장할 때 별도로 주지관용기술의 존재에 관한 증명이 필요 없는 경우와 증명이 필요한 경우를 나누어 보고, 우리나라에서는 증명이 필요 없는 경우에도 어떤 근거로 주장하여야 재판부로부터 인정을 받을 수 있는지, 증명이 필요한 경우, 주로 어떤 증거를 제출하여야 하는지를 간단히 살펴보고자 합니다. 더 많은 판례를 통해 일반적인 원칙을 넘어 구체적인 기준들이 정립되기를 희망합니다.

법원은 크게 증거없이 주지관용기술을 인정한 경우로, 세가지 이유가 주를 이룹니다. 

하나는 소송상 공지 또는 현저한 사실이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 알려진 경우 (대법원 2006후3052)이고, 둘째는 일상생활에서 흔히 행하여지는 경우 (특허법원2004허4198)입니다. 나머지는 이번 판결처럼 특허(출원)발명 명세서 또는 그 선행발명의 명세서에서 종래기술로 소개되거나 기재된 경우 (대법원 2006후3052, 특허법원2002허5234, 특허법원 2017허5290 입니다(주1). 물론 개별적인 사건에서 특정기술을 아무런 입증없이 일반적으로 알려진 주지관용기술이라고 한 경우도 종종 있습니다. 그럼에도 사건을 엄격히 보면 완전히 입증책임에서 벗어나는 것은 아님을 알 수 있습니다. 다만 입증이 없어도 이를 이유로 재판부가 합리적인 범위내라면 자유심증으로 주지관용기술로 인정하는 것은 위법이 아닙니다.

다음으로 증거에 의하여 주지관용기술을 인정한 경우, 두가지 분류의 증거자료에 의하여 주지관용기술을 인정한 사례가 주를 이룹니다. 다만 기술용어사전이나 전문용어사전, 백과사전에 기재된 것만으로 주지관용기술로 인정하지 않은 판결도 있다는 점에 주의하여야 합니다 (특허법원 99허5364). 

증거에 의하여 주지관용기술을 인정한 경우로 첫째는 출원일보다 훨씬 오래전에 출판된 교과서나 대학서적 또는 일반기술서적의 문헌에 기재된 경우 (대법원2000후1566, 특허법원99허55)), 둘째는 KS규격처럼 국가산업표준규정에 기재된 경우(특허법원2007허6522)가 있습니다. 

일반적으로 주지기술은 다수의 문헌에 기재된 기술을 의미한다는 점에서 출원 전 오래전부터 상당한 수의 다수 문헌 (특허공개공보 포함)에 소개되거나 기재되었다는 점을 입증하는 것도 한 방법이 될 것이고 관용기술은 주지기술 중 자주 사용되는 기술을 의미한다는 점에서 업계 설계가이드(매뉴얼)이나 몇몇의 오랜 업계 경력자들의 증언도 좋은 입증방법이 될 것입니다. 우리나라는 서면다툼에만 익숙해서 그런지, 아니면 심판대리인 비용이 너무 작아서 그런지 다양한 입증방법을 사용하는 것을 드물게 봅니다. 아쉽습니다. 입증하지 못하면 그러한 사실은 존재하지 않는 것으로 판단될 수 밖에 없다는 점을 깊히 받아들이고 재판부의 자유심증에만 의존하지 않도록 좀더 적극적인 입증방법을 강구해보는 활동을 많이 보고 싶습니다. 간략하게 요약해보았습니다. 놓친 사례들이 있다면 그냥 지나치지 마시고 보충해주시면 하는 바램입니다.

(다음편에서는 선행공지자료에 기재된 기술(또는 주지관용기술로 인정된 기술)로부터 또는 기술들을 결합할 때 해당 발명이 통상의 지식을 가진 사람에게 용이하게 창작할 수 있는지에 대한 판단과 관련하여 미국의 실무입장에서 그 용이창작성을 부정하는데 자주 사용하는 구체적인 7가지 주장들과 입증방법에 대해서 그리고 그 주장에 반박하기 위하여 자주 사용하는 구체적인 21가지 주장들과 입증방법에 대해서 소개해보도록 하겠습니다.)

<주1> 그러나 명세서에 종래기술로 기재한 것만으로 진보성 판단의 인용발명으로 삼을 수 없다는 것이 현재 판례임을 주의하여야 합니다. 이를 좀더 자세히 다루면 아래와 같습니다. 

미국 특허법 시행규칙(37 CFR) 1.56은 출원인으로 하여금 선행기술(prior art)을 세밀히 조사하여 밝힐 것을 요구하고 있고, 1.104 (c)(2)는 거절 결정 또는 재심사를 함에 있어 심사관은 출원인 또는 특허권자의 자인(admission)을 원용할 수 있다고 규정하고 있다. 미국 법원 역시 출원인이 명세서에 타인의 기술을 선행기술(prior art)이라고 기재하면 35 U.S.C. 102조의 발명에 해당하는지 추가로 심사하지 않고 진보성 판단에 있어서 원용될 수 있는 선행기술의 존재를 자인(admission)한 것으로 본다 (Riverwood Int’l Corp. v. R.A. Jones & Co., 324 F.3d 1346, 1354, 66 USPQ2d 1331, 1337 (Fed. Cir.2003); Constant v. Advanced Micro-Devices Inc., 848 F.2d 1560, 1570, 7 USPQ2d 1057, 1063(Fed. Cir. 1988). 그 결과, 선행기술(prior art)라는 용어보다 배경기술(background art)라는 용어가 선호된다). 다만, 발명자가 자신의 발명에 기하여 개량한 경우 자신의 발명에 대한 지식을 자인한 것에 불과하므로 그 기초가 되는 발명은 법률적 근거가 없는 한 선행기술로 취급될 수 없다 (Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp., 748 F.2d 645, 650, 223 USPQ 1168, 1172 (Fed. Cir. 1984)). 미국 특허법은 진보성 유무 판단 시 대비대상이 되는 발명이 문헌공지발명인 경우 명세서에 기재된 선행기술(prior art)이 문헌에 공지된 기술이 아닐 경우 진보성 부정의 근거가 되는 35 U.S.C. 102조의 발명이 아닐 수 있다. 또한, ‘선행기술(prior art)’로 기재되지 않고 '배경기술(background art)'로 기재되는 경우 35 U.S.C. 102조의 발명을 자인한 것으로 보지 않는다는 점을 주의할 필요가 있다. 우리 대법원은 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결에서 명세서에 기재된 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 당해 진보성 판단의 기초가 되는 공지기술이 될 수 있다고 판시하고 있다. 위 대법원 판례도 같은 맥락에서 명세서에 기재된 종래기술(현행 특허법상 배경기술)을 공지기술로 사실상 추정하되, 특별한 사정이 있는 경우 그와 같은 추정을 하지 않거나 추정을 복멸하는 것으로 이해된다. 다만, 출원발명이나 특허발명의 진보성을 부정하는 측에서 명세서에 기재된 배경기술을 근거로 당해 발명의 진보성을 부정하는 주장을 하는 경우 명세서에 기재된 배경기술을 공지기술로 추정하는 것이므로, 그 입증책임이 출원인이나 특허권자에게 전환되는 것은 아니다 (출처 : 김승곤 판사(2012), "기재불비 및 진보성유무 판단 시 명세서에 기재된 배경기술의 취급")

그러나 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결에서 "특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이다. 그리고 청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다. 또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다. 
다만 특허심사는 특허청 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있다. 그렇다면 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다. 
그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있다."라고 판시하고 그리고 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다고 하였으며, 이와 달리 출원인이 청구범위의 전제부에 기재한 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사항은 출원 전에 공지된 것으로 본다는 취지로 판시한 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 하였다.

업무저작물과 디자인보호법상 보상문제

직무발명보상규정을 검토하다보면 '디자인'에 대한 보상규정에서 고민을 하게 됩니다. 디자인의 보상을 발명진흥법에 근거하는데, 이는 디자인보호법상 디자인은 그 창작자인 종업원에게 원시 귀속되었다가 계약이나 취업규칙에 의해 회사로 이전하게 되는 보상은 반대급부성격이기도 합니다. 반면 저작권법 제9조는 법인의 업무 저작물은 법인이 저작자가 되는 것으로 하여 회사가 원시적으로 저작자가 되도록 규정하고 있기 때문에 종업원에게 별도로 보상할 법적근거가 없습니다. 혹자는 디자인보호법상 디자인과 저작권법상 저작물은 그 대상이 달라 중복되거나 충돌할 일이 없다고 합니다. 그러나 현실에서는 그렇게 항상 독립적으로 구분되지만은 않습니다.

아래 강태욱 변호사의 글을 보니 저작권법 제9조에 대한 위헌심판이 진행중인 것 같습니다. 이 사건 결론은 나왔는지 어떻게 되어가는지 궁금합니다.

'업무상저작물과 정당한 보상(강태욱 변호사)'

상품, 전시물 사진촬영은 허락없이 할 수 있는가?

몇년 전 미국에 출장을 갔다 생긴 일이었다. 로펌에서 미팅을 마치고 나오는 길에 석양에 물든 현대 건축물이 멋있어서 스마트폰으로 사진을 찍으려는데 갑자기 경찰이 자전거를 타고와서 저작권침해라며 사진촬영을 저지한 적이 있다. 처음 겪는 일이라 당황하였던 기억이 있다.

우리나라 현행 저작권법은 저작권자의 허락을 받아 개방된 장소에 상시 전시되어 있는 미술 저작물에 대해서는 어떠한 방법으로든 누구든지 그것을 복제할 수 있다. 다만 건축물을 건축물로, 조각 또는 회화를 다시 조각이나 회화로, 개방된 장소상시 전시할 목적으로, 또는 판매의 목적으로 복제하는 것은 허락받아야 한다 (저작권 제35조 2항).

프랑스 문화유산에 관한 법률은 국유 부동산에 해당하는 건축물의 이미지를 상업적 목적으로 이용하는 경우 이용하려는 매체에 관계없이 건축물 관리자의 사전 허락을 받아야 한다고 정하고 있고 이에 대한 헌법소원에서 헌법재판소는 합헌이라고 판단했다고 한다. 적어도 사진작가들에게는 불행한 일이다.

그럼 대량생산되는 상품의 외형 디자인을 사진촬영하여 광고에 사용하려고 할 때 디자이너 또는 그 상품 디자인개발사의 허락을 받아야 하는 걸까?

상품 역시 매장에 상시 전시되어 있을 뿐 아니라 상품 디자인에 대해 저작물성을 인정할 것인지 논란이 있기 때문이다. 저작물성이 인정되어 보호된다면 그 상품을 팔 목적이 있다고 하더라도 저작권자의 허락을 받아야 한다.

보통 디자인에 물품성이 있는 경우는 디자인보호법으로 보호받아야 맞다. 그러나 디자인의 물품성 또는 실용성을 판단하는 것은 그리 간단한 일이 아니다. 미국은 실용품의 디자인은, 회화, 그래픽 및 조각의 특성을 가지고 그 물품의 실용적인 면과 별도로 구별될 수 있고, 그와 독립하여 존재할 수 있는 범위에 한해서만 회화, 그래픽 및 조각저작물로 본다(미국 저작권법 제101조).

과거 미연방법원은 치어리더 유니폼의 장식적인 디자인에 대해 저작물성을 인정한 바 있다. 그럼 유니폼을 무단으로 사진 찍어서 판촉물을 만드는 것도 저작권 침해가 아닐까? 상품판매자가 재판매를 위해 구매한 그 상품에 대한 저작권은 어느 범위에서 어떤 권능까지 소진되었을까? 또 전시란 어떤 의미일까? 차라리 상품제작사가 만든 홍보 광고사진을 무단으로 사용하면 어떨까? 또 다른 저작권 침해이슈가 생기는 게 아닐까? 점점 걱정이 많아진다.

상품 판매자가 오픈마켓에서 상품 사진을 올릴 때 한번쯤 생각해보아야 하는 문제이다.

미국디자인특허 4 factor test 들여다보기

요즘은 한걸음 더 들어가겠다는 멘트가 유행이죠? 삼성과 애플의 디자인특허침해 소송에서 사용된 four-factor test에 대하여 Joshua Landau가 2017년 10월경 쓴 글입니다.

삼성과 애플 사이에 벌어진 디자인특허소송에서 대법원과 연방순회법원은  “article of manufacture”의 판단기준을 구체적으로 결정하지 않아, 결국 루시고 판사가 새로운 기준을 정하게 되었고, 이 기준은 미국 법무부  Solicitor General이 제안한 것으로 일명 four-factor test라고 합니다. 아래 소개합니다.

1. 디자인범위 확정 The scope of the design claimed in the plaintiff’s patent;
2. 제품 전체에서 디자인의 상대적 지배성; The relative prominence of the design within the product as a whole;
3. 디자인이 개념적으로 제품과 구분되는지 여부. Whether the design is conceptually distinct from the product;
4. 특허받은 디자인과 나머지 제품의 물리적 관계 등 The physical relationship between the patented design and the rest of the product, including whether the design pertains to a component that a user or seller can physically separate from the product as a whole, and whether the design is embodied in a component that is manufactured separately from the rest of the product, or if the component can be sold separately.

Joshua는 집(house)의 벽면(siding) 디자인을 예를 들면서 이 test가 얼마나 주관적인 판단에 의존하는지 등을 비판하면서 이 test가 실패작이라고 주장하고 결국 논란을 일으킨 특허법 § 289 조항을 삭제하는 것이 best solution임을 주장하고 있습니다.

글 소개합니다.

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