명세서 실시가능요건, 임시 명세서 출원, 선행기술이라고 다르지 않다.

1. 들어가는 말  

   특허란 제도는 국가가 명세서에 기재된 발명을 강제로 공개하는 것과 청구항에 기재된 발명의 배타적 보호를 보장하는 두 개의 바퀴가 함께 돌아가도록 설계된 제도이다. 먼저 발명자로 하여금 자신의 발명이 공개될 것을 전제로 명세서에 자신의 발명을 구체적으로 기재하게 하게 하여, 공중이 그 명세서를 참고서 삼아 후속 기술 개발을 하도록 하되, 그대로 복제하여 사용하는 것을 막아 발명자에게 보상하도록 하는 제도이다.

    따라서 특허출원 시 명세서 기재요건은 매우 엄중하다. 정확한 표현은 아니지만 발명자는 특허 출원 명세서를 보고 그 분야의 숙련된 기술자가 자신의 기술적 상식을 사용하여 그 발명품을 만들 수 있어야 한다. 다만 상품화 수준까지 만들 수 있을 정도로 상세히 기재할 필요는 없고 적어도 그 발명품을 만들어 목적하는 효과나 원리를 예측할 수 있는 정도는 기재되어야 한다.

    제품개발 단계로 따지면 적어도 실험실에서 구현해 볼 수 있을 정도는 기재되어 있어야 한다. 즉 명세서를 보고 기능이나 효과를 인지할 수 있는 최소한의 목업(mockup)이나 프로토타입(prototype) 정도는 만들 수 있어야 한다는 의미다. 그렇다고 양산품이나 그 전 단계인 시제품 수준일 필요는 없다.

    이를 특허법에서는 실시가능 요건 또는 구현가능 요건(enablement requirement)이라고 한다. 따라서 숙련된 기술자가 특허 명세서를 보고 자신의 기술적 상식을 사용하여 아무리 만들어 보려 해도 만들 수 없다면 명세서의 기재요건을 위반한 것으로 봐도 된다.

사진 = Douglas Engelbart의 컴퓨터용 마우스 프로토타입(prototype) (출처 : Wikimedia)

* [이진수의 ‘특허포차’] ⑯ 당신의 특허는 ‘실시 가능’한가요?…명세서 기재요건(상) 

* [이진수의 ‘특허포차’] ⑰ 실시가능요건을 충족하지 못하면(?) 명세서 기재요건(하)

2. 명세서 기재요건, 실시가능요건

    이러한 실시가능 요건(enablement requirement)은 대부분의 국가에서 특허로 인정받기 위한 법정 요건으로 확립되어 있다.

    미국은 특허법 제112조에서 이를 규율한다.

35 U.S.C. 112 Specification. (a) IN GENERAL.—The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

     실시 가능 요건을 만족하기 위해서는 명세서에 통상의 기술자가 청구 발명을 만들고 사용할 수 있도록 발명을 설명하여야 한다. 출원서류에 기재된 기술 정보는 관련 기술에 숙련된 기술자들에게 청구 발명을 만들고 사용하는 방법을 알려주기에 충분해야 한다.

    이러한 요건의 목적은 발명이 의미 있는 방법으로 이해관계가 있는 대중에게 전달되도록 하기 위함이다.

    최근 미국 연방항소법원의 판례를 보면 청구항에 요소(element)를 기능적으로 한정한 경우 명세서에 그 기능적 용어로 인해 확장되는 실시예에 대해서도 실시가능요건을 만족하여야 한다고 판시하였다. 다만 명세서에 가능한 모든 변형을 구구 절절히 실시 가능하게 설명할 필요는 없지만 청구된 범위 전체가 합리적으로 실시 가능해야 한다.

    미국에서 기능적 용어를 사용한 청구범위 작성은 점점 더 까다로워지고 있다 (Amgen Inc. v. Sanofi, No. 2020-1074 (Fed. Cir. Feb. 11, 2021))

사진=Amgen사의 Repatha (좌) / Sanofi사의 Praluent (우)  (출처 : KBR (Korea Biomedical Review))

    실시가능 요건 다툼에서 그 승패의 핵심은 해당 특허의 무효를 주장하는 자가 청구 발명이 "부당한 실험" 없이는 구현될 수 없다는 것을 명확하고 설득력 있는 증거(by clear and convincing evidence )로 보일 수 있는지에 달려있다. 이러한 증명은 종종 다음과 같은 "지팡이 인자"(Wand factors)에 의존한다. 실시가능요건을 가늠할 잣대로 사용하는데에 참고할만 하다.

“(1) 필요한 실험의 양, (2) 제시된 지시 또는 지침의 양, (3) 작업 예시의 유무, (4) 발명의 특성, (5) 선행 기술의 수준, (6) 통상의 기술자의 상대적 기술, (7) 해당 기술의 예측 가능성 또는 예측 불가능성, (8) 청구 범위의 범위"

    명세서에 가능한 모든 변형을 설명할 필요는 없지만 청구된 범위 전체가 적어도 실험실 단계에서는 합리적으로 실험이 가능해야 한다. 그 구현을 위한 실험이 "부당할 정도로 과도한지" 아니면 통상의 기술자가 합리적으로 예상할 수 있을 정도로 "충분히 일상적인지”를 판단해야 한다.

단, 35 U.S.C. 112(a) 또는 AIA 이전 구법 35 U.S.C. 112의 첫 번째 단락의 실시가능 요건(enablement requirement)을 만족하기 위해 "통상의 기술자가 그 효과에 대한 청구항의 기재사항과 상관없이 완벽하고 상업적으로 실행 가능한 실시품의 예를 만들고 사용할 수 있도록 할 필요는 없다. 발명에 대한 설명 자체가 해당 기술 분야의 숙련된 기술자들이 발명을 구현해보도록 하는 데 충분하다면 발명을 만들고 사용하는 상세한 절차는 필요하지 않을 수 있다. 만약 이러한 기재가 실시가능요건을 만족하지 않는 경우, 그 특허 청구항은 거절이유가 되고 무효이유가 되고, 선출원이나 선행기술의 지위도 인정받기 어려운 경우가 발생한다.

    이러한 실시가능 요건(enablement requirement)은 일명 청구항의 상세한 설명 기재요건이라 하는 발명의 서면 기재 요건(written description’ requirement)과 별개로 구별된다. '서면 기재' 요건은 청구항에 기재된 발명이 명세서에 의해 기술적으로 뒷받침되고 있는지에 대한 것이다. 

    따라서 청구항에 대한 추가 한정사항이 최초 출원서에 제안되었던 기재내용에서 기술적으로 뒷받침하지 않는다는 사실이 반드시 실시 가능하지 않다는 것을 의미하지는 않는다. 이는 우리나라도 마찬가지다. 

대한민국 특허법 제42조(특허출원) ① 특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다. ② 제1항에 따른 특허출원서에는 발명의 설명ㆍ청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다. ③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것 2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것

    실시가능성 요건에 대한 특허청 심사지침을 참고해보자.

    특허제도는 새로운 기술을 개발하여 그것을 공개한 자에 대하여 심사과정을 거쳐 특허권을 부여함으로써 발명의 보호를 도모하는 한편, 제3자에 대해서는 그 발명을 이용할 수 있는 기회를 제공함으로써 산업발전에 기여하고자 마련된 제도이다. 이와 같은 발명의 보호 및 이용은 실질적으로 발명의 보호범위를 정확히 명시하는 권리서로서의 역할뿐만 아니라 발명의 기술적 내용을 공개하는 기술문헌으로서의 역할을 수행하는 명세서에 의해 이루어진다.

    이러한 목적을 달성하기 위해 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야의 평균적 기술자가 출원 시 그 발명이 속하는 기술분야의 기술상식과 명세서 및 도면에 기재된 사항에 의하여 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재해야 한다.

    실시가능요건에서 말하는 “쉽게 실시”란 그 발명이 속하는 기술분야의 평균적 기술자가 해당 발명을 명세서 기재에 의하여 출원 시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고도 과도한 시행착오나 반복 실험 등을 거치지 않고 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것을 말한다. 즉 발명의 설명은 해당 기술분야의 평균적 기술자가 그 발명을 쉽게 이해하고 쉽게 반복하여 재현할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어야 한다.

다만 실시가능요건은 특허법 제42조 제4항 제1호에서 말하는 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부와 구분된다.

    우리나라 대법원은 이러한 실시가능요건을 다음과 같이 설명하고 있다 (대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결)

물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다.

    또한 우리나라도 미국의 실무와 마찬가지로 실시의 대상이 되는 발명은 청구항에 기재된 발명으로 해석하므로 발명의 설명에만 기재되고 청구항에 기재되지 않은 발명은 이러한 실시가능요건을 만족하지 않아도 무방하다.

    그렇다고 처음 출원 시 청구항에 기재되지 않은 기술적 구성요소에 대한 설명을 모두 생략하는 것은 좋은 특허를 만들지 못하게 하는 장애요인이 된다. 나중에 설명하겠지만 정규출원에서 청구항을 기재하거나 청구항을 보정할 때 최초 명세서에 기재된 다양한 내용의 기재수준이 실시가능요건을 만족하는지에 따라 청구항으로 보호받을 수 있는 사항이 한정된다. 

    이러한 측면에서 최초 특허를 출원할 때 명세서를 풍부하게 작성하여야 한다는 의미가 단지 다양한 변형 실시예를 형식적으로 기재하여야 한다는 의미를 넘어선다.

    만약 이러한 기재가 실시가능요건을 만족하지 않는 경우 그 특허 청구항은 거절이유가 되고 무효사유가 된다. 나아가 발명의 설명을 상세히 적지 않으면 출원일을 인정받을 수 없다 (특허법 제42조의 2). 또한 실시가능요건의 흠결은 진보성 판단에서 선행기술 또는 선원 또는 확대된 선원의 지위에 관한 적격에도 하자를 야기할 수 있다 (대법원 2000후2248).

3. 실시가능요건 흠결이 미치는 효과

    앞에서 잠깐 언급한 바와 같이 실시가능 요건 (enablement requirement)의 흠결은 단지 그 명세서 작성 요건의 흠결에 머물지 않고 특허법상 다른 요건에 영향을 미친다는 점에서 주의를 요한다.

     1)    『선행기술의 적격』 문제를 야기할 수 있다.

    미국의 경우 어떤 특허가 먼저 공개되었는데 그 특허 문서, 명세서에 기재한 발명의 설명이 실시가능 요건 (enablement requirement)을 만족하지 못하였을 정도로 부실하였다면 그 특허는 다른 후출원 발명의 등록을 저지할 수 있는 선행기술로 자격을 인정받기 어려울 수 있다.

    최근 2021년 4월 16일 연방항소법원은 레시언 사건에서 하나의 참조문헌만으로도 진보성 흠결의 근거가 될 수 있으나 그 참조문헌이 선행기술의 자격을 가지려면 그 참조문헌에 기재된 내용이 출원발명에 대해 실시가능 요건 (enablement requirement)을 만족하여야 한다고 판시하였다 (In Raytheon Technologies Corp. v. General Electric Co., 2021 U.S. App. LEXIS 10961 (Fed. Cir., Apr. 16, 2021)).

    Raytheon Technologies (레시언)사는 가스 터빈 엔진에 관한 미국 특허 번호 9,695,751 ('751 특허)의 특허권자이고, GE(지이)는 단일 선행 기술 참조문헌 “Knip”에 의존하여 진보성 흠결을 주장한 무효심판(IPR)청구인이었다. 참고로 레시언사는 매사추세츠 주 월섬에 본사를 둔 미국의 다국적 항공 우주 및 방위 대기업으로 주로 전투기의 가스터빈엔진을 개발하고 GE(지이)는 주로 산업용 민간 발전 가스터빈엔진을 개발하는 대기업이다. ‘751 특허는 종래 기술보다 훨씬 더 높은 특정 출력 밀도의 범위(a specific “power density” range)를 특징으로 하고 있었다.

※ 미국 선행기술이나 발명을 부를 때 발명자의 이름을 인용하여 명명하는 관행이 있다. 이런 관행을 통해 미국의 발명자 존중문화를 엿볼 수 있다. 

그림= 미국 특허 번호 9,695,751 ('751 특허)의 대표도면

청구항 1. A gas turbine engine comprising: a fan including a plurality of fan blades…<생략>… ; a compressor section; a combustor in fluid communication with the compressor section; turbine section in fluid communication with the combustor, the turbine section including a fan drive turbine and a second turbine . . . ; and a speed change system configured to be driven by the fan drive turbine to rotate the fan about the axis; and a power density at Sea Level Takeoff greater than or equal to 1.5 lbf/in3 and less than or equal to 5.5 lbf/in3 and defined as thrust in lbf measured by a volume of the turbine section in in3 measured between an inlet of a first turbine vane in said second turbine to an exit of a last rotating airfoil stage in said fan drive turbine (emphasis added). 청구항 2. The gas turbine engine as recited in claim 1, wherein the fan drive turbine has from three to six stages. 청구항 3. The gas turbine engine as recited in claim 2, wherein said number of fan blades is less than 18 and the second turbine has two stages.

     GE(지이)는 심판청구에서 선행문헌 Knip이 비록 상상속의 엔진에 대한 것이나 "숙련된 장인이 각각의 엔진의 출력 밀도를 유도할 수 있는 성능 매개 변수를 공개하고 있으므로 가스 터빈 엔진의 출력 밀도범위가 한정된 ‘751 특허 청구 발명은 자명하다고 주장하였다. 미국 특허심판원(PTAB)은 선행문헌 Knip에 통상의 기술자가 엔진의 출력 밀도를 계산할 수 있는 수준으로 충분한 개시 내용이 있다고 판단하여 '751 특허는 선행문헌의 Knip으로부터 자명하게 도출된다고 판단하였다.

    그러나 연방항소법원(CAFC)은 선행문헌 Knip에 개시된 엔진은 당시에는 사용할 수 없는 상상의 재료에 의존하여 매개변수가 기재된 것으로 선행문헌 Knip은 그 자체로도 실시가능하지 않을 뿐 아니라 숙련된 기술자라도 과도한 실험없이 ‘751 발명의 엔진을 만들 수 있을 정도로 개시되지 않았으므로 진보성 판단에서 선행문헌 Knip의 선행기술의 적격성을 부정하였다. 미국은 미완성 발명이란 개념을 잘 사용하지 않는다. 선행기술에 발명의 내용이 명시적으로 또는 암시적으로 개시되어 있는지와 그 기재가 실시 가능하게 기재되어 있는지 만을 관심을 갖는다. 특히 진보성을 판단할 때는 신규성 판단할 때보다 실시가능요건을 더 엄격하게 보는 경향이 크다. 우리나라의 심사실무와 차이가 있다.

     2)    다음으로 ‘임시출원(Provisional application)’의 출원일 소급문제에 영향을 미친다.

    먼저 미국의 ‘임시출원(Provisional application)’ 제도는 적은 비용과 노력으로 빠르게 출원일을 확보할 수 있다는 점에서 유용한 제도이다. 심지어 논문을 그대로 제출해도 되고 연구노트를 그대로 명세서로 출원해도 되며 영어가 아닌 한글로 작성되어도 무방하다. 

    임시출원일로부터 12개월 안에 청구항 및 명세서 형식을 갖추고 정규출원만 하면 임시출원의 출원일을 정규출원의 출원일로 소급 받을 수 있다. 명세서에 청구항을 기재할 필요가 없고 자유로운 형식으로 출원이 가능하며, 발명 내용을 영어로 작성하지 않아도 된다(추후 번역문 제출 필요). 임시출원 이후 12개월 이내에 정규출원을 하면, 정규출원이 심사의 대상이 되고 정규출원의 출원일은 임시출원의 출원일로 소급된다. 정규출원을 하지 않으면 임시출원은 공개되지 않고 자동 취하된다.

    이러한 유용성에도 불구하고 ‘임시출원(Provisional application)’ 당시 제출된 명세서에 기재된 발명의 설명이 실시가능 요건 (enablement requirement)을 만족하지 못하였을 정도로 부실하였다면 그 특허는 임시출원일로 소급되지 못하며 다른 후출원 발명의 등록을 저지할 수 있는 선행기술로 자격도 없어진다.

    따라서 미국에서 ‘임시출원(Provisional application)’을 하더라도 발명의 상세한 설명은 통상의 기술자가 실시 가능할 정도로 충분히 기재하여야 한다. 나중에 정규출원에서 청구항을 기재하거나 청구항을 보정할 때, 청구항에 기재될 발명이 최초 명세서에 실시 가능한 수준으로 기재되지 않으면 등록 받을 수 있는 청구 발명이 제한된다. 따라서 처음부터 발명의 상세한 설명을 기재할 때 선행기술조사를 통해 청구항을 보정 가능성을 염두에 두고 발명의 상세한 설명의 기재 수준을 정해야 한다. 어려운 문제다.

    우리나라도 미국의 ‘임시출원(Provisional application)’ 와 유사한 제도가 있다. 이를 『임시 명세서 출원』이라고 한다. 이러한 『임시 명세서 출원』이 가출원이 아니라 정규출원이다. 단지 명세서 법정 양식의 유예를 받는 것뿐이다.

    기존 명세서 양식에 따르지 않고 PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, HWP, JPG, TIF 형식의 일반 전자파일이라면 이를 ‘임시명세서’로 하여 출원할 수 있다 (특허법 시행규칙 제21조 제5항).

특허법 제42조의2(특허출원일 등) ① 특허출원일은 명세서 및 필요한 도면을 첨부한 특허출원서가 특허청장에게 도달한 날로 한다. 이 경우 명세서에 청구범위는 적지 아니할 수 있으나, 발명의 설명은 적어야 한다. 특허법 시행규칙 제21조(특허출원서 등) ⑤ 제2항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 법 제42조의2제1항 후단에 따라 명세서에 청구범위를 적지 않고 출원할 때에는 특허출원서에 제2항부터 제4항까지의 기재방법을 따르지 않고 발명의 설명을 적은 명세서(이하 “임시 명세서”라 한다)를 첨부하여 제출할 수 있다. 이 경우 임시 명세서를 전자문서로 제출하기 위해서는 특허청장이 정하여 고시하는 파일 형식을 따라야 한다. <신설 2020. 3. 30.>  ⑥ 제5항에 따라 임시 명세서를 제출하는 경우에는 특허출원서에 그 취지를 기재해야 하며, 법 제47조에 따라 임시 명세서를 보정할 때에는 별지 제9호서식의 보정서에 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 명세서, 요약서 및 필요한 도면을 첨부하여 특허청장에게 제출해야 한다. <신설 2020. 3. 30.>

     우리나라는 미국과 달리 임시 명세서 출원도 정규 출원의 일종이다. 만약 출원시 청구범위까지 기재하였다면 그대로 일반출원과 동일한 취급을 받는다. 그러나 청구범위를 기재하지 않았다면, 심사를 받기 위해서는 출원일로부터 1년 이내에 우선권을 주장하면서 다시 출원하거나(특허법 제55조) 출원일 혹은 최우선일로부터 1년 2개월 내에 청구범위를 추가하는 보정을 해야 한다(특허법 제42조의2 제2항). 그렇지 않으면 위 특허출원은 공개되지 않고 자동 취하된다. 

    또한 청구범위 유예제도에 따른 특허출원에 기재된 발명 내용과의 관계에서 신규 내용이 있는 경우 국내 우선권 주장 방식을 택하고, 신규 내용이 없는 경우 청구범위 추가 방식을 택할 수 있다.

그림= 임시명세서 출원절차 (출처 : 특허청)

    제품사진 등이 담긴 JPG 파일을 임시 명세서로 하여 특허 출원할 수 있다는 편의성에도 불구하고, 그 임시 명세서에는 발명의 설명이 충실하게 기재되어 있어야 한다. 그것도 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀 있어야 한다. 명세서 법정 양식이 유예된 임시명세서 출원은 시행규칙의 명세서 양식요건을 유예한 것이지 실체적 실시가능 요건까지 완화한 것이 아니다 (특허법 제42조 제3항).

    즉 아무리 임시 명세서 출원이라도 명세서에 발명의 설명이 충실하게 기재되어 있어야 한다. 그것도 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀 있어야 한다(특허법 제42조 제3항). 발명에 대한 설명을 상세히 적지 않으면 출원일을 인정받을 수 없다 (특허법 제42조의 2).

    아직 우리나라에 임시 명세서출원 제도가 도입된 지 얼마 되지 않아 관련 이슈에 대한 분쟁사례를 찾기 어렵다. 때문에 분쟁이 발생할 경우 법원의 판단이 어떻게 나올지 확정적으로 말하기 어렵다. 그러나 임시출원을 너무 쉽게 보고 제대로 출원하지 않아 골치 아프게 된 미국 선례들을 타산지석으로 삼아야 한다.

    임시 명세서에 포함되었던 발명의 내용 안에서만 이후 명세서 및 청구항의 보정이 가능하므로 나중에 심사관의 거절이유에 적절히 대응하면서도 강한 특허를 인정 받기 위해서는 임시 명세서 작성시부터 나중에 보정할 것을 대비하여 가능한 발명의 모든 특징을 실시 가능한 수준으로 기재하여야 한다. 

    처음 출원 시 청구항에 기재되지 않은 기술적 구성요소에 대한 설명을 모두 생략하는 것은 좋은 특허를 만들지 못하게 할 것이다. 

    청구항을 추가하거나 청구항을 보정할 때 최초 명세서에 기재된 다양한 내용의 기재수준이 실시가능요건을 만족하는지에 따라 청구항으로 보호받을 수 있는 사항이 한정될 수 있기 때문이다.

    이러한 측면에서 최초 특허를 출원할 때 명세서를 풍부하게 작성하여야 한다는 의미는 단지 형식적으로 다양한 변형 실시예를 많이 기재하여야 한다는 의미를 넘어, 실시 가능한 수준으로 구체적으로 기재하여야 한다는 것을 의미한다. 바람직한 방법으로는 예상되는 제품의 사진을 글로 기재하듯이 상세하게 기재하는 것이다. 그래야 강한 특허를 인정받으면서도 심사관의 거절이유에 대응하기 좋다.

    따라서 안전하게는 임시 명세서 출원을 이용하더라도 선행기술조사를 하는 것이 바람직하다. 임시명세서 출원이라고 실시가능요건을 위반하면 출원일의 소급혜택을 받을 수 없고 공개에 따른 선행기술의 지위도 상실한다.

    다시 한번 당부하고 싶다. 우리나라이든 미국이든 발명의 설명을 충실히 기재하는 것이 부담된다는 이유만으로 임시 출원 또는 임시 명세서 출원을 이용해서는 안 된다.

임시 명세서 출원을 하고 싶다면 먼저 전문가의 검증을 받아 볼 것을 권고한다.

※    [부록1] 실시가능요건과 선행기술의 적격  실무적으로 우리나라와 미국의 중요한 차이는 실시가능요건(enablement)을 만족하지 못한 경우 그 특허출원이 선행기술(prior art)의 적격이 있는지에 대한 문제입니다. 좀더 구체적으로는 실시가능요건에 대한 엄격성과 개시에 대한 판단기준의 차이입니다.  [미국의 경우]  미국은 선행기술의 인정범위를 대상 발명의 실시가능요건(enablement)을 만족하도록 기재된 내용에 한정합니다. 형식적으로 기재된 내용이 개시(disclosing)되어 있어도 그 기재가 대상발명을 실시가능한 수준으로 기재된 것이 아니라면 그 기재에 대한 개시(disclosing)가 없는 것처럼 취급합니다(In re Ruschig, 343 F.2d 965 (C.C.P.A. 1965), Paperless Accounting, Inc. v. Bay Area Rapid Transit Sys., 804 F.2d 659, 665 (Fed. Cir. 1986). In re Baird, 16 F.3d 380, 382 (Fed. Cir. 1994), In Raytheon Technologies Corp. v. General Electric Co., 2021 U.S. App. LEXIS 10961 (Fed. Cir., Apr. 16, 2021)).  따라서 먼저 출원인의 발명이 새로운지에 대한 신규성을 판단하기 위하여 선행기술의 개시 범위를 결정함에 있어서 그 선행문헌에 실시가능 할 수준으로 개시되었는지 (‘enabling disclosure’)에 대한 판단이 핵심이 됩니다 (In re Hoeksema, 399 F.2d 269, 158 USPQ 596 (CCPA 1968)). 만약 선행 문헌에 통상의 기술자가 과도한 실험 없이 특허발명을 만들어 낼 수 있는 정도로 개시되어 있지 않다면 그 선행문헌은 선행기술의 적격이 없습니다 (Elan Pharm., Inc. v. Mayo Found. For Med. Educ. & Research, 346 F.3d 1051, 1054, 68 USPQ2d 1373, 1376 (Fed. Cir. 2003)).  단 선행기술의 개시요건으로서 실시가능요건은 선행 문헌의 기재 자체에 대한 실시가능요건이 아니라 선행 문헌에 개시된 사항으로부터 대상 발명품을 만들어 낼 수 있는지에 대한 측면에서 실시가능요건입니다 (이진수, 최승재, "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안 ―미국 심사기준(MPEP) 및 판례와 비교하여―", 지식재산연구지식재산연구 제15권 제2호 2020.06 참조).  따라서 선행문헌 자체가 실시가능요건을 흠결한 경우라도, 즉 선행에서 개시한 물건을 어떻게 만드는지 또는 개시된 방법을 어떻게 사용하는지를 가르치지 않았더라도 특허 발명을 충분히 실시 가능하게 가르친다면 신규성 흠결 (35 U.S.C. 102)의 거절의 근거로 삼을 수 있고, 또한 선행문헌이 청구 발명의 구성요소를 모두 가르치고 있다면 다른 선행문헌과 같은 2차 증거를 이용하여 특허발명품을 만들거나 특허방법을 사용하는 것이 일반적(public domain)이란 사실을 보일 수 있습니다 ( In re Donohue, 766 F.2d at 533, 226 USPQ at 621).  또한 진보성 거절 (35 U.S.C. 103 REJECTIONS)에 있어서도 "선행문헌이 작동하지 않는 장치를 공개하더라도, 그것이 실시 가능하게 가르치는 범위 내에서는 모두 선행기술이 될 수 있습니다." (Beckman Instruments v. LKB Produkter AB, 892 F.2d 1547, 1551, 13 USPQ2d 1301, 1304 (Fed. Cir. 1989)). 따라서 선행문헌 자체가 실시가능할 정도로 기재된 것이 아니다는 이유만으로 진보성 판단을 위한 목적으로 선행기술 적격이 부정되지는 않습니다 (Symbol Techs. Inc. v. Opticon Inc., 935 F.2d 1569, 1578, 19 USPQ2d 1241, 1247 (Fed. Cir. 1991)).  이때 특별한 사정이 없는 한 선행문헌의 기재만으로 실시 가능하다고 추정되므로 이를 반박하는 자가 실시가능하지 않음, 즉 선행문헌을 이용하여 특허발명을 만드는 방법 등이 발명 당시에 알려지지 않았다는 것을 증명하여야 합니다.  따라서 청구발명이 화합물인 경우 선행문헌이 단지 청구된 화합물의 구조만 공개한 경우, 복합물을 제조하려는 시도가 성공하지 못했다는 증거는 실시 가능한 개시 요건을 만족시키지 못하였다는 것을 증명하기에 적합할 것입니다 (In re Wiggins, 488 F.2d 538, 179 USPQ 421 (CCPA 1973)).  또한 화학 화합물의 속(genus) 개념에 대한 선행기술의 일반적인 개시는 그 선행기술의 개시에 의해 그속(genus)에 속하는 어떤 화합물의 합성이 가능할 수 있더라도 그 속(genus)의 종(species)에 대한 청구발명을 실시 가능하게 설명하고 있다고 보기 어렵습니다. 따라서 상위개념의 개시는 하위개념의 발명의 개시로 인정되기 어려우며 (In re Ruschig, 343 F.2d 965 (C.C.P.A. 1965), In re Baird, 16 F.3d 380, 382 (Fed. Cir. 1994)), 어떤 특정 종 (species)에 대한 설명이 이와 유사하더라도 다른 종(species)에 대한 실시 가능한 설명으로 인정받기도 어렵습니다 (Regents of the University of California v. Eli Lilly and Company, 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997)).   [우리나라의 경우]  선행문헌의 실시가능 개시요건(Enable requirement)은 일반원칙으로 우리나라 대법원도 “공연(公然)히 실시된 발명은 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에서 실시되었다고 하여 반드시 그 기술의 내용까지 정확히 인식할 수 있는 것은 아니므로, 공용에 의하여 신규성이 부인되기 위해서는 ‘당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 기술사상을 보충, 또는 부가하여 다시 발전시킴 없이 그 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복하여 실시할 수 있을 정도로 공개될 것’이 요구된다”고 함으로써 실시가능요건을 명시적으로 요구하고 있습니다 (대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688 판결 참고).   그러나 선행기술이 간행물인 경우 특허발명을 실시 가능할 정도로 개시하지 않았다거나 특허발명이 선행문헌이 실시 가능하게 개시한 범위 내에 있지 않다는 등 실시 가능 개시 (enabling disclosing) 요건을 선행기술 적격의 판단 근거로 인용한 사례를 찾아보기 어렵습니다.   선행기술적격과 관련하여 실시가능요건의 흠결에 대한 다툼이 없어서 인지도 모르겠으나, 대체로 간행물에 대응이 구성이 개시되어 있다면 실시가능요건은 추정된다는 입장이 아닌가 싶기도 하고, 두 발명 사이에 ‘구성’의 차이가 일부 있더라도 ‘효과’의 점에서 차이가 없다면 동일하다고 판단하는 “실질동일 법리”를 이용하기 때문이 아닌가 싶습니다 (실질동일 판단에 대한 비판은 본 블로그의 1편과 "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안―미국 심사기준(MPEP) 및 판례와 비교하여―", 지식재산연구지식재산연구 제15권 제2호 2020.06 참조)  나아가 우리나라는 “미완성 발명”이란 개념도 사용하고 있습니다. 대법원은 가급적 미완성 발명이라고 보지 말라고 가이드 하고 있지만 여전히 미완성발명이라는 개념을 버리지 않고 있습니다 (대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후3312 판결, 대법원 1993. 9. 10. 선고 92후1806 판결 등 및 김병필, “청구범위해석에 있어서 ‘상세한 설명의 참작’에 관한 최근 대법원 판결 분석 및 외국 사례와의 비교 검토”, 지식재산연구, 9권 2호(2014), 44면 참조).  우리나라도 미완성 발명이라도 대상발명의 구성이 모두 개시되어 있다면 선행기술의 지위를 갖습니다. 그러나 이때 특허발명을 실시 가능하게 개시하고 있는지, 실시 가능하게 개시된 범위가 어디까지인지에 대한 심리는 부족하고 오히려 ‘선행기술이 미완성 발명이거나 표현이 불충분하거나 또는 일부 내용에 흠결이 있다고 하더라도 통상의 기술자가 기술상식이나 경험칙에 의하여 쉽게 (극히 용이하게) 기술내용을 “파악”할 수 있다면 진보성 판단의 대비 자료로 인용할 수 있다고만 판시하고 있습니다 (대법원 2008. 11. 27.  선고 2006후 1957 판결; 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004후2307 판결; 특허법원 2006. 4. 7. 선고 2005허2182 판결; 특허법원 2019. 5. 30. 선고 2018허8210 판결).    즉 우리나라는 선행기술의 특정에 있어서 실시가능한 만큼 개시된 것인지에 대한 심리 기준(실시가능개시요건)이 확립되지 않아 단지 개시여부에 대한 인식 (용이파악기준)만을 기준으로 하고 있다고 봐도 무리가 없습니다.    그러나 실시가능개시요건은 특허법의 목적을 달성하기 위한 일반원칙임을 기억해야 합니다. 아직 이 쟁점에 대해 대법원의 태도가 확립되었다고 보기 어려우므로 앞으로 많은 고민이 필요할 것 같습니다.

  

[부록2] 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에서 명세서 기재요건과 기탁요건  실시가능요건(enablement)과 관련하여 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에 대해서는 조금 더 유의할 점이 있습니다. 여기서 생물학적 물질(biological material)이란 유전자, 세균, 바이러스, 곰팡이, 효모, 조류, 동물세포, 식물세포, 수정란, 종자 등을 포함합니다. 따라서 최근 COVID-19 의 mRNA 백신도 이에 해당합니다.  생물학적 물질(Biological Materials)은 글로 설명된 명세서만 봐서는 통상의 기술자가 과도한 실험 없이 제조ㆍ분리할 수 없는 등 쉽게 실시하기 어려운 경우가 많습니다. 따라서 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에 대해서 우리나라나 미국이나 해당 생물학적 물질을 공인된 기탁기관에 기탁할 것을 요구하고 있습니다.  여기서 오해하지 말아야 하는 것은 생물학적 물질(Biological Materials)의 기탁이란 요건은 우리나라 특허법 제42조 제3항의 명세서 기재요건 (미국 특허법 제112조 (35 USC § 112)의 명세서 기재요건)을 충족시키기 위한 수단 중 하나라는 것입니다 (특허법원 2001.6.22. 선고 99허8653 판결 및 대법원 2002. 11. 8. 선고 2001후2238 판결).  즉 법정 생물학적 물질(Biological Materials) 발명의 경우 기탁요건을 만족하거나 기탁면제요건을 증명하면 명세서 기재요건인 실시가능요건(enablement)을 만족한 것으로 추정 받게 됩니다 (Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe, Inc., 296 F.3d 1316, 1326 (Fed. Cir. 2002)). 기탁된 생물학적 물질 등은 명세서의 기재사항과 같이 청구범위 해석의 내재적 증거로 인정받을 수 있습니다 (University of Rochester v. G.D. Searle & Co., 358 F.3d 916, 69 U.S.P.Q.2d 1886 (Fed. Cir. 2004)).  단, 미국은 우리나라와 달리 특허 “출원 시” 생물학적 물질을 기탁할 것을 요구하지 않습니다. 미국은 특허등록을 위한 수수료 납부 전 까지만 기탁을 완료하면 됩니다. 그럼에도 많은 다른 나라에서 특허출원 전에 기탁이 완료될 것을 요구하고 있어 미국의 특허출원을 선출원으로 조약우선권 주장을 하는 경우에는 그 기탁이 인정되지 않을 우려가 있기 때문에 (MPEP 2406.03).82) 출원시 생물학적 물질을 기탁할 것을 강하게 권하고 있습니다(37 CFR 1.809 (d)).83).  ※   [우리나라 미생물 기탁 요건]  우리나라의 경우 법정 생물학적 물질(Biological Materials) 발명이라면 출원 전에 공인된 기탁기관에 기탁하고 명세서에 수탁번호를 기재하거나 (특허법 시행령 제2조 제1항), 통상의 기술자가 용이하게 입수할 수 있는 경우 명세서에 그 입수방법을 기재하여야 합니다. 만약 입수방법을 기재하지 않으면 생물학적 물질을 용이하게 입수할 수 있다는 사실을 증명하여야 합니다.   이와 관련하여 법원은 "통상의 기술자가 용이하게 입수할 수 있는" 미생물이라 함은 그 미생물이 공지 또는 공용되어 시판되고 있거나 신용할 수 있는 기탁기관에 보존되어 있는 한편 자유로이 분양되는 것을 말하는 것으로서, 이와 같이 기탁이 면제되는 요건은 출원인이 이를 증명함으로써 충분하고 반드시 그 출원 명세서에 입수방법과 입수장소 등을 기재하여야만 할 것은 아니라고 판시하였습니다 (특허법원 2001.6.22. 선고 99허8653 판결 및 대법원 2002. 11. 8. 선고 2001후2238 판결). 그러나 이 사건에서 출원인은 생물학적 물질의 용이 입수에 관한 증명에 실패하여 결국 등록 거절이 확정되었습니다.  즉 법정 생물학적 물질에 관한 발명임에도 출원인이 기탁 면제요건에 대한 증명을 할 수 없다면 반드시 출원전에 그 생물학적 물질을 공인기관에 위탁하여야 합니다.    생물학적 물질의 기탁이 필요한 출원임에도, 출원서에 최초로 첨부된 명세서에 수탁번호가 기재되어 있지 않던 것을 보정에 의하여 새로이 기재하는 것은 특허법 제47조 제1 항의 새로운 사항의 추가로 보아 허용되지 않으며, 국제특허출원이 우선권주장의 기초로 된 경우, 미생물이 국제출원일 이전에 국제 기탁기관에 기탁되어 있고 그 수탁번호가 국제특허출원의 명세서에 기재되어 있어야 우선권의 효과를 향유할 수 있습니다.  만약 미생물 기탁이 필요한 발명의 경우, 출원 시 기탁이 완료되고 명세서에 수탁번호, 기탁기관의 명칭, 기탁연월일 등 기탁사실을 기재하는 것뿐만 아니라, 수탁번호통지서나 수탁증 등의 증명서류 제출까지 완료되어야 하고, 출원이 이 모두가 구비되지 않았다면 미완성발명이 됩니다 (대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후2003 판결). 우리나라는 미완성 발명에 대하여 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용가능성이 없다는 이유나, 제42조 제3항 명세서 기재불비로 거절합니다.   우리나라에 새로운 mRNA 백신 발명을 출원한다면 해당 mRNA물질을 공인기관에 기탁하여야 합니다.

 

고용주-발명자 분쟁 Bio-Rad Labs, Inc. v. ITC and 10X Genomics (Fed. Cir. 2021)

고용주-발명자 분쟁 

Bio-Rad Labs, Inc. v. ITC and 10X Genomics (Fed. Cir. 2021)

여러분이 어떤 발명자가 설립한 스타트업을 거액을 주고 인수하고 그 발명자를 핵심 연구원으로 계속 고용하였는데, 그 핵심연구원들이 1년 뒤 퇴직한 후 새로운 경쟁사를 설립하고 4개월도 채 되지 않아 특허를 출원하였다면...그리고 그 출원이 등록되자 여러분의 회사를 상대로 특허침해소송을 벌인다면...

[그 발명자들과 회사가 체결한 발명에 대한 양도 계약] 

<"고용 기간 동안 그것이 특허받을 수 있는지 없는지와 상관 없이 구상되거나 개발되거나 구현된 모든 발명을 회사에 양도하기로 한다.">

미국 ITC사의 결정에 대한 연방항소법원의 판단은 "회사는 아무런 권리를 갖을 수 없다"이었습니다.

그 이유와 배경이 궁금하시면 데니스 크라우취 교수의 Patently-O 블로그에서 확인하세요 ~

Pre-Invention Innovations Not Captured by Employment Agreement Duty to Assign 

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[제 능력 밖인듯 하여 더 이상 설명을 쓰려고 하지 않았으나 해설을 달아달라는 in-house 들의 요청이 많아....이해에 도움이 될 내용을 더 씁니다]

회사가 퇴직 연구원의 특허발명에 대한 권리를 주장할 수 있는 근거로 크게 두가지가 있습니다. 하나는 계약에 따라 특허발명에 대한 발명자의 권리를 이전 받는 것 (소유권 취득)이고 다른 하나는 특허법에 따라 현재 회사의 다른 연구원들과의 공동발명을 주장하는 것 (발명자권 인정)입니다. 전자는 주법에 따라 계약을 해석하여 퇴직후 특허발명에 대해 소유권을 주장할 수 있는 지에 대한 ownership 문제이고 후자는 회사의 다른 연구원이 퇴직후 특허발명에 공동으로 기여하여 공동발명자의 지위를 주장할 수 있는 지에 대한 Invenotrship 문제입니다.

Bio-Rad 사건 (Bio-Rad Labs, Inc. v. ITC and 10X Genomics (Fed. Cir. 2021))에서 Bio-Rad는 고용계약에 따른 특허발명의 소유권 주장을 하였으나 연방항소법원은 캘리포니아 주법 및 선례법에 따라 특허법에 따라 보호대상이 될 수 있는 완성된 발명에 이르지 못한 아이디어는 계약의 이전대상이 아니라고 판단하였습니다. 즉 소유권 이전의 대상이 될 수 있는 것은 특허법에 따라 보호될 수 있는 수준으로 구상한 아이디어이어야 하는데, 특허발명은 고용기간 동안 구상된 발명이 아니라는 것입니다. 그 전단계의 초창기 아이디어이므로 이에 대하여 전직 회사가 권리를 주장할 수 없다는 취지입니다.

[BIO-RAD LABORATORIES, INC.의 주장] 

...It is undisputed that Saxonov and Hindson were scientists at QuantaLife who executed contracts broadly assigning all their intellectual property, including all “ideas, processes . . . works, inventions, discoveries” conceived, developed, or created at QuantaLife “whether not patentable.”....Bio-Rad acquired QuantaLife and all its assets, and Saxonov and Hindson then executed similar contracts with Bio-Rad. ....Hindson’s and Saxonov’s agreements are directed to a broad definition of intellectual property: “any and all ideas, processes, . . . works, inventions, discoveries, . . . and improvements or enhancements to any of the foregoing . . . .whether or not patentable.” 

[CAFC 판시사항]

Bio-Rad itself declares that what the assignment provisions apply to is “intellectual property.” Bio-Rad Reply Br. at 1, 3. The agreements lend support to that characterization as a limitation on coverage. The QuantaLife agreement, on which Bio-Rad has focused, first imposes a requirement to disclose to the Company (QuantaLife) trademarks, inventions, and other ideas (all of which it parenthetically calls “IP”) that bear specified relations to the Employee’s employment or the Company’s business. J.A. 3199 (§ 2(a)). The assignment provision follows, and it states that “Employee shall assign to the Company . . .Employee’s entire right to any IP described in the preceding subsection, . . . whether or not patentable.” J.A. 3199 (§ 2(b)) (emphasis added). The language of “right to” suggests that the subject of the required assignment must be “intellectual property,” whether or not the right is a patent, trademark, trade secret, copyright, or other form of intellectual property. See J.A. 3199 (§ 2(b)); see also J.A. 3195 (Bio-Rad agreement, after acquisition of QuantaLife, using “inventions” as the umbrella term); Oral Arg. at 1:50–2:45 (Bio-Rad agreeing that the scope of the assignment duties is the same).

또한 Bio-Rad는 특허발명은 회사의 다른 연구원과 함께 공동 개발한 것이라는 취지의 주장도 있었으나 공동발명에 대한 쟁점은 본격적으로 다투지 못한 것 같습니다. 

연방항소법원은 회사에 재직하는 동안 구상된 아이디어는 너무 일반적(too generic)이어서 퇴직 후 특허발명에 기여하였다고 볼 수 없다고 판단하였습니다. 이와 반대로 Dana-Farber 사건 (Dana-Farber Cancer Inst., Inc. v. Ono Pharm. Co., Ltd., 964 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2020))에서는 특허를 받을 수 있는 수준의 아이디어가 아니더라도 여러명이 발명의 착상에 공동으로 함께 기여하였으므로 공동발명이라고 판단하였습니다. 공동발명자이면 공동발명자로서 공동으로 발명자권을 갖습니다. 즉 사실관계에 따라 달라질 수 있습니다.

[이진수의 ‘특허포차’] ⑭ 인공지능(AI) 특허, ‘보호 대상’은?… 심사 실무 가이드(상)

 인공지능(AI) 특허, ‘보호 대상’은?… 심사 실무 가이드(상)

지난해 12월, 특허청은 인공지능(AI) 분야 심사 실무가이드를 제정해 공표했다. AI 분야의 발명은 기본적으로 컴퓨터프로그램 발명의 하나로 심사 판단기준 역시 공통된다. 따라서 이 컬럼에서는 컴퓨터·소프트웨어 관련 발명에 관한 일반적인 심사기준은 생략하고 특별히 AI분야에서 독특하게 요구하는 요건에 대해 상ㆍ하 2회에 걸쳐 언급한다.

산유국의 ‘원유’와 같은… AI 학습 데이터

특허제도는 발명의 공개를 통해 기술발전을 촉진시킨다는 목적을 달성하기 위해 출원명세서에 발명을 구현하기 위한 구체적인 수단 등이 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하게 기재할 것을 요구한다.

AI 분야에서 기재해야 하는 “구체적인 수단”으로 학습 데이터, 데이터 전처리 방법, 학습 모델, 손실 함수(Loss Function) 등이 있다. 그중 학습데이터의 중요성은 남다르다.

먼저 AI, 특히 기계학습은 결과를 예측하기 위해 반드시 어떠한 과학적 논리나 이론을 근거하지 않는다. 논리적인 설명은 없으나 실증적 데이터 학습에 의해 결과를 예측한다.

학습모델의 성능과 효율을 생각하면 학습데이터로 전처리하는 기술은 산유국의 원유에도 비견될 수 있다.

‘과학적 모델’로 설명되지 않는… AI 머신 러닝

일반적인 컴퓨터 프로그램은 출력값이 나올 수 있는 수학적 알고리즘이나 과학적 이론을 적용한 연산자(프로그램 모듈이나 함수)를 통해 결과값을 계산해내는 것이지만, 머신 러닝 프로그램은 결과값이 나오는 경험 (E with P)에 대한 학습을 통해 입력값으로부터 출력값이 나오는 “조건(경험칙)”을 찾는 것이다.

따라서 머신러닝은 결과를 예측하기 위한 어떠한 과학적 논리나 이론을 근거하거나 설명하지 못한다. “그냥 그럴 확률이 높다고~”라는 식으로 단지 실증적 데이터 학습에 의해 결과를 예측한다.

사실 세상은 이상화해 단순화한 과학적 모델로 설명되지 않는 경우가 많다. 그래서 우리는 머신러닝을 ‘블랙박스’라고 한다.

...이하 생략

[이진수의 ‘특허포차’] ⑭ 인공지능(AI) 특허, ‘보호 대상’은?… 심사 실무 가이드(상) 읽기

FRCP Rule 11, 디스커버리 제도가 있다고 모색적 특허침해소송 할 수 없다.

FRCP Rule 11, 디스커버리 제도가 있다고 모색적 특허침해소송 할 수 없다.

미국은 소송에서 막대한 증거수집을 할 수 있는 디스커버리 제도가 있으니 모색적 특허침해소송을 할 수 있다고 믿는 분들이 있을까봐 이 글을 공유합니다.

미국은 소송에서 공격할 때나 방어할 때나 합리적이지 않은 주장으로 일관하면 FRCP Rule 11 위반에 따른 sanctions (제재)를 받을 수 있습니다. 고객이  작성한 특허침해 EoU(사용증거) 문서와 claim chart (청구항 비교표)를 소송대리인이 검증하지 않고 그대로 서면에 주장해도 위반입니다. 고객의 자체적인 claim 해석에만 의존하여 침해주장을 해도 위반입니다. 청구범위 해석이 틀릴 수는 있지만 해석기준이나 법칙 자체를 엉뚱하게 적용해도 rule 11 위반이 될 수 있습니다 (실제 그런 결정이 나온 사건 존재).

과거 미국 특허소송과 함께 상대방과 협상을 병행할 때 겪은 일입니다. 상대방은 매입한 특허를 사용하여 특허침해소송을 하는 PAE이었습니다. Infringement contentions과 함께 제출한 EoU를 검토한 결과 TEM 사진에서 침해로 주장한 구성요소에 대응한 부분은 분석과정에서 나타난 노이즈이었습니다. 관련 지식이 조금이라도 있으면 쉽게 알 수 있는 것이어서 협상 중에 이를 설명하고 소 취하를 요구했습니다. 그런데 상대방 소송대리인이 이를 거부하고 계속 소액이라도 좋으니 돈을 요구하였습니다. 이에 Rule 11 위반 가능성을 언급하고 협상장을 떠났는데, 얼마있지 않아 상대방 PAE측은 소취하 동의서를 보내왔습니다.

또 있습니다. SW나 Process 특허 중에는 침해증거를 확보하기 어려운 경우가 많습니다. 특허 침해일 가능성이 높은데, 이에 대한 EoU가 없으니 미칠 노릇이었습니다. 소송대리인을 선임한 후 먼저 소장을 넣고 디스커버리에서 증거를 확인하자고 제안했더니, 대리인은 화들짝 놀라며 Rule11 위반 가능성 높아 자기들에게 맡겨달라고 하였습니다. 별도 조사원에게 조사를 위탁해볼 생각도 해보았으나 비용도 비용이고 제소 timing을 놓칠 것 같았습니다. 공격도 타이밍입니다.

대리인은 상대방에게 사실 확인 레터를 쓰더군요. 원고가 피고의 침해를 믿을 합리적인 의심이 있는 객관적인 사실이 있으나 침해증거가 피고에게만 있어서 이를 확인할 수 없는 경우 이렇게 사실확인 및 조사를 위한 합리적인 수준의 노력을 해야만 Rule 11에 위반 문제에서 벗어날 수 있다고 설명해주었습니다.

보통 우리나라에서 침해소송을 제기하려고 사전 의견서를 받는 경우는 드뭅니다. 비용과 시간 문제로 꺼려합니다. 우리나라는 소제기를 위해 대리인을 선임하면 됩니다. 고객이 전달한 증거와 주장이 담긴 서면을 그대로 제출해도 문제되지 않습니다. 그러나 미국은 먼저 자신의 대리인 검증의 문을 넘어서야 합니다.

Rule 11은 거액의 소송비용이 드는 미국 특허소송의 남소를 방지하는 장치입니다.

FRCP Rule 11 와 같은 제도가 우리나라에도 도입되기를 희망합니다.

Esther H. Lim (2006), "Reasonable Prefiling Investigation and the Test for Rule 11: The “I Would Have if I Could Have” Test", Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP.

The doctrine of assignor estoppel @Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc.

The doctrine of assignor estoppel @Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc.

특허침해소송에서 피고가 된 발명자가 자신의 발명에 대해 무효를 주장할 수 있을까요?

지금 미 연방대법원에서 뜨거운 주제가 되었네요.

"After a patent issues, the assignee contends that the inventor is infringing the patent and sues the inventor for patent infringement. As a defense, the inventor wants to argue that the patent is invalid. The doctrine of assignor estoppel precludes the inventor from challenging the validity of the patent, on the theory that the inventor made implicit representations about the patent’s validity at the time of assignment and may not later contradict those principles."

"In the 1969 case Lear, Inc. v. Adkins, the Supreme Court abolished the related doctrine of patent licensee estoppel, which prohibited a patent licensee from challenging the validity of the licensed patent."

Court to decide whether an inventor may challenge the validity of the patent on the inventor’s own invention

COVID 백신 및 치료제 특허의 보호중단이 필요한가?

막연히 COVID-19의 예방, 억제 또는 치료와 관련하여 특허, 저작권, 산업 디자인, 영업 비밀 및 독점 자료에 대한 국제 보호의 중단 또는 권리의 포가 논의가 선한 아이디어란 생각에 제동을 걸게 한 글입니다. 

Waiving IP Rights During Times of COVID: A ‘False Good Idea’

가만히 생각해보면 자신의 국가에서 장벽특허가 등록되어 있지 않은 국가에서도 특허 포기 요구가 거셉니다. 그것도 글로벌 특허를 모두 포기하라고 요구합니다. 

특허는 속지주의 적용을 받아 그 국가에 특허가 없으면 자유롭게 사용할 수 있습니다. 자국에 장벽특허가 없어서 자유롭게 쓸 수 있는데 왜 타국에 있는 특허까지 포기하라고 요구할까요? 

공공의 이익, 보건상의 문제라면 자국에서 자유롭게 사용할 수 있으면 족한데 말입니다. 

그것은 제약산업이란게, 워낙 거대 자본이 투입되어야 하기 때문입니다. 한 국가에서만 사용하자고 그 큰 투자를 할 수 없기 때문입니다. 적어도 세계 시장을 대상으로 해야 수익성이 있기 때문입니다. 이쯤되면 누가 탐욕스러운 건지 모르겠습니다.

사견으로는 특허의 보호제한이나 권리 포기로 접근하는 것보다는 침해금지명령(Injunction)에 배상에 따른 구제 가능성과 형평법적 법리를 적용하여 on-going royalty를 허용하는 것이 더 바람직해보입니다. 

한편으로 우리나라에 유사한 제도가 있습니다.

i) 특허발명이 선출원된 타인의 특허발명과 이용관계 등에 있는 경우 청구하는 특허법 제138조(통상실시권 허락의 심판), ii) 특허발명의 실시가 부족하거나 공공의 이익을 위하여 필요한 경우 청구하는 특허법 제107조(통상실시권 설정의 재정), iii) 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에 시행하는 특허법 제106조의2(정부 등에 의한 특허발명의 실시) 제도입니다.

과거 2002년 보령제약은 특허법 제98조 및 제138조에 근거해 노바스크에 대한 통상실시권허여 심판을 청구하여 특허권이 보장된 오리지널 의약품을 원개발사가 일정한 로열티를 제공받고 물질을 사용하려고 시도한 적이 있었고, 2009년 에이즈 치료제 "푸제온"(스위스 제약회사 '로슈')에 대한 의약품 접근권 확보를 이유로 통상실시권 재정이 청구된 적이 있었습니다.

다만 재정에 의한 통상실시권은 불실시나 불성실 실시 사유가 아닌한 강제실시를 할 정도로 공공의 이익을 위해서 특히 필요한 경우에 해당한다고 본 사례가 드뭅니다. COVID 대유행과 같은 시기는 좀 유연한 입장을 취할 수 있을 것입니다.

그러나 다행인지 모르겠으나 COVID 백신과 관련 특허는 우리나라에 등록되어 있지 않아 오리지널 제약사 백신 특허 장벽은 없는 것으로 알려져 있습니다. 즉 COVID를 이유로 특허 포기나 보호 제한 논의는 우리나라에선 큰 이슈가 아닐 수 있습니다. 오히려 제조기술과 임상데이터가 없다는 것이 문제입니다.

[참고] 특허법

제138조(통상실시권 허락의 심판) ① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.

② 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다.

③ 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.

④ 제1항 및 제3항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다.

⑤ 제4항에 따른 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다

제106조의2(정부 등에 의한 특허발명의 실시) ① 정부는 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자에게 실시하게 할 수 있다.

② 정부 또는 제1항에 따른 정부 외의 자는 타인의 특허권이 존재한다는 사실을 알았거나 알 수 있을 때에는 제1항에 따른 실시 사실을 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 신속하게 알려야 한다.

③ 정부 또는 제1항에 따른 정부 외의 자는 제1항에 따라 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

④ 특허발명의 실시 및 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다

제107조(통상실시권 설정의 재정) ① 특허발명을 실시하려는 자는 특허발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하고, 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의(이하 이 조에서 “협의”라 한다)를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정(裁定)(이하 “재정”이라 한다)을 청구할 수 있다. 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 경우와 제4호에 해당하는 경우에는 협의 없이도 재정을 청구할 수 있다.

1. 특허발명이 천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우

2. 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우

3. 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우

4. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

5. 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하려는 국가(이하 이 조에서 “수입국”이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

② 특허출원일부터 4년이 지나지 아니한 특허발명에 관하여는 제1항제1호 및 제2호를 적용하지 아니한다.

③ 특허청장은 재정을 하는 경우 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토하여야 한다.

④ 특허청장은 제1항제1호부터 제3호까지 또는 제5호에 따른 재정을 하는 경우 재정을 받는 자에게 다음 각 호의 조건을 붙여야 한다.

1. 제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 재정의 경우에는 통상실시권을 국내수요충족을 위한 공급을 주목적으로 실시할 것

2. 제1항제5호에 따른 재정의 경우에는 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것

⑤ 특허청장은 재정을 하는 경우 상당한 대가가 지급될 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제1항제4호 또는 제5호에 따른 재정을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 대가 결정에 고려할 수 있다.

1. 제1항제4호에 따른 재정의 경우에는 불공정거래행위를 바로잡기 위한 취지

2. 제1항제5호에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치

⑥ 반도체 기술에 대해서는 제1항제3호(공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하는 경우만 해당한다) 또는 제4호의 경우에만 재정을 청구할 수 있다.

⑦ 수입국은 세계무역기구회원국 중 세계무역기구에 다음 각 호의 사항을 통지한 국가 또는 세계무역기구회원국이 아닌 국가 중 대통령령으로 정하는 국가로서 다음 각 호의 사항을 대한민국정부에 통지한 국가의 경우만 해당한다.

1. 수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량

2. 국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 해당 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인

3. 수입국에서 해당 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인

⑧ 제1항제5호에 따른 의약품은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

1. 특허된 의약품

2. 특허된 제조방법으로 생산된 의약품

3. 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분

4. 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트

⑨ 재정을 청구하는 자가 제출하여야 하는 서류, 그 밖에 재정에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다

전기차 배터리 산업전망

 약 30분 짜리 이 유튜브 영상은 정말 많은 인사이트를 전달하고 있습니다.

과거 내연기관 자동차는 엔진을 포함한 파워트레인이 차지하는 원가비중이 23~25% 수준이었으나 전기자동차는 배터리팩의 원가비중이 40%에 달한다고 합니다.

그동안 전세계 완성차 업체는 핵심부품을 포함한 주요 부품의 설계와 제조를 내재화하여 수직계열화를 통해 그룹의 수익을 극대화하였습니다. 

그러나 전기자동차의 핵심부품인 배터리는 배터리 업체 몸집이 워낙 커서 쉽게 인수합병하기도 어려워 수직계열화가 쉽지 않을 것입니다. 단지 투자를 통해 안정적인 공급사슬을 확보하는 것이 현실입니다. 그런 면에서 수소연료전지 기술을 확보한 현대자동차에게 수소연료전지차는 보물입니다.

종합하면 완성차 제조업체의 수직계열화 약화는 수익 악화로 이어질 뿐 아니라 자율주행기술에 전력하고 있는 구글이나 애플과 같은 IT업체에 종속될 가능성이 점쳐지고 있다고 합니다. 자율주행 전기차 시대가 전격적으로 도래하면, 도요타 같은 전기 완성차 제조사 들이 폭스콘이나 페가트론 같은 IT 기업의 ODM/EMS 업체로 전락할 가능성이 있다는 예측입니다. 충격입니다. 그래서 GM의 행보가 자율주행 IT기업으로의 변신이 아니었나 싶습니다.

그리고 그래핀이나 전고체 배터리의 개발에 따라 배터리 업체는 점차 BASF와 같은 종합 화학 회사와의 경쟁이 가속화 될 전망이라고 합니다. 벌써 세계 종합화학 회사들의 배터리 산업 진출의 움직임이 심상치 않다고 합니다. 다행히 우리나라는 LG화학이나 SKI가 포진하고 있습니다. 배터리 제조를 위한 종합화학회사의 수직계열화도 예상할 수 있습니다.

배터리업체의 위상이 그동안 을의 입장이었던 IT분야와 달리, 향후 전기차 산업에서 배터리업체는 강한 협상 파워를 갖게 될 것으로 보고 있습니다. 폭스바겐이 발빠르게 유럽 배터리 업체 투자하고 내재화하겠다고 한 것도 다 이유가 있었네요.

다만 폭스바겐의 각형 배터리 채택 선언에 따라 유럽과 중국 자동차는 각형 배터리, 미국과 한국 자동차는 파우치형 배터리, 테슬라는 원통 배터리를 채택하게 된 형국이 되어서, 파우치 배터리가 주력인 LGES와 SKI에게 미래가 밝지만은 않아 보입니다.

1년 전에 나온 영상이지만 최근 변동이 있는 정보와 결합해보면 더 많은 인사이트를 얻을 수 있어서 유익했습니다.

공유합니다.

전기차 산업 전망 : 주도권 전쟁 (폭스바겐, 테슬라, 배터리 & IT, 화학 기업들)

선택발명의 진보상 판단 - 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결

 Landmark 사건이라 할 수 있는 엘리퀴스 특허사건의 대법원 판결에 대한 평석이 법률신문에 실렸습니다. 공유합니다.

창작이란 공지 기술의 결합 또는 선택이란 점에서 단지 선택발명이라는 이유로 다른 발명보다 열위하게 판단할 이유가 없다고 생각합니다. 원칙대로 판단해도 충분히 구성의 결합이나 선택에 진보성이 없는 발명을 걸러낼 수 있다고 생각했습니다.

대법 판결(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결)과 판례 평석은 우리에게 원칙으로 돌아가라는 중요한 메시지를 던지고 있습니다.

"선택발명의 진보성 판단에 있어서 선택의 곤란성" (최승재 변호사)

H.R.5478 - Inventor Rights Act (법안 발명자권법)

H.R.5478 - Inventor Rights Act (법안 발명자권법), 116회 미 의회 (2019-2020)에 올라왔던 법안정보입니다. 

"발명가"가 소유한 특허에 대한 헌법적 보호의 회복~

헌법에서 약속한 발명가의 권리에 대한 보호를 위해《발명가 소유 특허》란 새로운 정의를 두고 이에 따른 보호를 강화하여 신설하는 (안)입니다. 

다만 사견으로는 저렴하고 신속하고 전문적인 특허심판원의 무효제도를 없애는 것보다는 등록권리에 대한 유효추정을 인정하여 증명의 수준을 민사소송 수준만큼 올리고 청구범위 해석기준도 민사소송과 일치시키는 것이 바람직해보입니다 (청구범위 해석기준은 이미 일치시킴). 

아이디어를 더 내보면 무효 심판에선 한번 사용한 무효자료는 두번 다시 사용하지 못하게 하는 방법도 생각해볼 수 있습니다.

아무튼 미국 의회에서 이런 논의도 있었다는 것과 어떤  문제 의식에 시작했으며 그 문제를 해결하기 위한 해결책으로 제안된 법안이 어떤 것인지 정도는 참고할 만 합니다.

H.R.5478 - Inventor Rights Act (발명자권법) 발의

- 발의 : Davis 의원, Danny K. 의원 (2019 년 12 월 18 일 발의)

- 최근조치 : 하원 - 2020년 1월 28일 법원, 지식재산 및 인터넷에 관한 사법 소위원회 회부

BILL 법안 원문 보기 

제1조. 약칭

이 법의 약칭은 "발명자 권리법"으로 한다.

제2조. 조사 결과 .

의회는 다음과 같이 결론내린다.

(1) 발명가는 미국의 혁신에 크게 기여하여 왔으며 현대 기술 도전과제에 대한 해결수단을 발명하고 공유하기 위한 그들의 지속적인 헌신은 미국이 세계 경제에서 리더십을 유지하는 데 필수적이다.

(2) 발명가 (직무발명의 고용주나 양수인, 투자자가 아닌)는 ( "발명자에게 보장된") 헌법 및 특허법 "(발명하거나 발견 한 사람은 누구나… 특허를 획득 할 수 있다…)"에 의해 의도된 혁신의 원천이다.

(3) 특허법 및 절차의 최근 변경 및 대법원 판결은 발명가에게 불리한 영향을 미쳐 '발명자에 대한 배타적 권리를 발명가에게 제한된 시간 동안 보장'한다는 헌법 제 1 조 8 항의 약속을 더 이상 달성 할 수 없게 되었다.

(4) 발명가는 eBay Inc. v. MercExchange, LLC 사건에 대한 대법원의 2006 년 판결에 의해 "타인을 배제"할 수있는 기본적 권리가 거부되었다.

(5) 발명가는 TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC 사건에 대한 대법원의 2017 년 판결에 따라 자신의 사법 관할에서 소송을 제기 할 권리를 박탈당했다.

(6) 다음과 같은 이유로 등록된 특허는 발명가에게 배타적 권리를 확보하지 못하고 있다.

   (A) 특허 심판원은 60 % 이상의 사건에 대해 심리를 개시하여 최종 심결에 도달 한 사건의 80 % 이상에서 하나 이상의 청구항을 무효시켰다.

   (B) 많은 특허가 여러차례 등록후 심판을 받아야 하거나 또는

   (C) 대부분의 발명가는 일회의 등록 후 심판에서 도전받는 특허를 방어할 비용을 감당할 수 없다. 이러한 비용은 수십만 달러에 달할 수 있기 때문이다.

(7) 침해 민사 재판은 수천만 달러의 비용이들 수 있으며 항소 후 최종 판결에 도달하는 데 최대 10 년이 걸릴 수 있으므로 발명가는 법적 구제를 받을 수 없다.

(8) 이러한 장애로 인해 대기업이 법적 결과에 대한 우려없이 발명가가 보유한 특허권을 침해하는 '효율적 침해' 비즈니스 모델이 발생했다.

(9) 특허의 보호는 환자 치료, 미국 내 모든 사람들의 생활 수준에 대한 긍정적인 변화, 농업, 통신, 소프트웨어, 생명 공학, 제약 및 전자 산업 등의 개선으로 이어져왔다.

제3조. 발명가 보호 .

(a) 발명가 소유 특허 - 미국 특허법 Title 35, 제100조 끝에 다음을 추가하여 수정한다.

  “(k) '발명자 소유 특허'라는 용어는 특허에 의해 청구된 발명의 발명자 또는 해당 발명자에 의해 통제된 실체(당사자)의 특허가 다음에 해당하는 것을 의미한다.

      “(1) 특허권자이고

      "(2) 모든 실질적인 권리를 보유"

(b) 발명가 소유의 특허 보호 .- 미국 특허법 Title 35, 제32장의 끝에 다음 새로운 조항을 추가하여 수정한다.

“§ 330. Inventor protections (§ 330. Inventor 보호)

“(a) 미국 특허 및 상표청(USPTO)에 등록이후 절차로부터 보호 .— 미국 특허 및 상표청은 특허권자의 동의없이 발명가 소유 특허의 유효성에 대해 재심사, 심판 또는 기타 결정을 내리는 절차를 수행할 수 없다.

“(b) 관할 선택 .— 발명자 소유 특허 침해에 대한 민사 소송 또는 발명가 소유 특허가 유효하지 않거나 침해되지 않았다는 확인 판결에 대한 소송은 다음의 사법 관할에 제기 될 수 있다.

  “(1) 미국 법령 Title 28 (사법절차)의 제1400 (b)조에 따라;

  “(2) 피고가 즉각적인 소송에서 소송을 제기하기로 동의했거나 동의한 경우 (합의관할);

  “(3) 소송상 계쟁 특허의 발명자로 지정된 자가 계쟁 특허의 출원에 이르게 된 연구 또는 개발을 수행한 장소;

  “(4) 당사자가 주로 관할을 만들기 위한 목적이 아닌 통제 및 운영하는 정규 및 확립된 물리적 시설이 있는 장소로서,  

    “(A) 특허의 유효 출원일 이전에 계쟁특허에서 청구된 발명의 중요한 연구 및 개발 관리에 종사한 장소;

    “(B) 계쟁 특허에서 청구된 발명을 구현한다고 주장되는 유형의 상품을 제조한 장소;  또는

   “(C)는 유형의 상품에 대한 제조 프로세스를 구현한 장소로, 이 프로세스에서 계쟁 특허로 청구된 발명을 구현한 것으로 주장된 경우

“(5) 해당 Title의 제1391 (c) (3)조에 따라, Title 28의 제1400 (b)조의 요건을 충족하지 않는 외국 피고의 경우.

(c) 금지 명령 .—

   “(1) 추정.— 발명자 소유 특허가 유효하지 않거나 집행할 수 없는 것으로 증명되지 않는 한 법원의 판결에 따라 법원은 각각 다음을 추정한다.

      “(A) 특허의 계속 침해는 돌이킬 수없는 손해가 발생하게 되고

      “(B) 법으로 구제 할 수있는 구제책 만으로는 그 손해를 보상하기에 부적절하다.

   "(2) 추정의 복멸.- 상기 제 (1) 단락의 각 호의 (A) 또는 (B)에서 정한 추정은 특허권자에게 침해가 알려졌거나 합리적으로 알려졌을 수 있었던 날짜로부터 특허권자가 부당하게 지연했다는 증거를 포함하여 특허의 계속 침해에 의해 회복할 수 없는 손해를 입지 않는다 것을 침해 당사자가 명확하고 설득력 있는 확신한 증거로 증명하는 경우 복멸될 수 있다.

(d) 배상 .— 제271조의 (a), (b), (c), (f) 또는 (g) 항에 따른 민사 소송에서 발명가 소유 특허의 침해에 대한 청구를 주장하는 특허권자는 법원이 최종 판결을 내리기 전에 언제든지 제284 조에 따른 손해 배상 대신 아래 각 호에 따른 배상을 선택할 수 있습니다. 다음 각 호에 따라 배상을 위한 선택이 이루어진 경우, 침해가 인정되면 다음 조항이 적용된다.

  “(1) 이익 환수.— 법원은 침해자가 발명을 사용하여 얻은 이익을 특허권자에게 배상액으로 결정 하여야 한다. 이익을 평가할 때 특허권자는 침해로 인해 발생한 침해자의 수익만을 증명하고 침해자는 청구된 비용 또는 공제의 모든 요소를 증명해야 한다.

  "(2) 이자 및 비용. - 법원은 Title 28의 제1920조에 따른 비용을 특허권자에게 배상액으로 결정하여야 한다. 

  “(3) 고의침해.— 법원이 침해가 의도적이라고 판단하는 경우, 법원은 (1) 항에서 결정한 이익 금액의 3 배이하에 해당하는 특허권자 손해 배상금을 결정할 수 있다.

  "(4) 대리인 수수료.- 법원은 제(1)항 내지 제(3)항의 이익과 손해 배상 금액의 10 %를 초과하는 대리인 수수료의 금액을 특허권자에게 배상하도록 결정하여야 한다."

(c) 부칙 .- 미국 특허법 Title 35의 제32 장에 대한 섹션 표는 끝에 다음을 추가하여 수정된다.

시소 같은 합의에 이르는 문화를 만드는 과정

기업 문화를 만들어가는 지혜를 배웁니다.

어느 단체에서 합의에 이르는 과정은 시소와 같아서, 처음엔 한번만 원하는 편에 20%에 힘을 실어 줘도 60%의 추가 움직여 자동으로 힘을 실어 주었던 쪽으로 기운다고 합니다. 아무리 반대 목소리가 20% 버틴다고 해도 말입니다.

그러나 한번 기울고 나면 그 다음부터는 지렛대 기준선이 기울었던 방향으로 이동하여, 원하는 편에 20%에 계속 힘을 주고  있지 않으면 반대편 20%로 기운다고 합니다. 지렛대 기준선이 나머지 60%의 움직임과 다르기 때문이랍니다.

대불황, 제2차 산업혁명시기, 노동자의 목을 축인 맥주잔 발명

W. C. KING의 맥주잔 발명 US146078A (1873.09.03. 출원)

단면이 타원형이고, 좁은 측면에 손잡이가 있어서, 한 번에 더 많은 맥주잔을 손에 들고 다닐 수 있으며, 주둥이 형상이 사람의 입에 훨씬 더 잘 적응되어 마시기 편하다고 합니다.

조사해보니, 1873년은 세계적으로 "대불황"이 시작된 시기이고, 우리나라는 고종이 대원군의 그늘에 벗어나 친정을 선언한 해이었습니다.

1873년부터 무려 20여년 간 지속된 ‘대불황’은 기술 혁신을 중심으로 이루어진 2차 산업혁명과 맞물려 있습니다. 에디슨의 백열전구가 나온 해도 1878년입니다.

'대불황'은 2차 산업혁명시기, 과도한 경쟁과 비합리적인 저가경쟁으로 산업 구조 조정이 진행되던 시기에 나타났으며, 그 과정에서 자본 집중과 기업 합병으로 생긴 거대 기업들이 시장을 장악하게 되었다고 합니다.

KING이 발명한 타원형의 맥주잔은 그당시 노동자들이 즐겨찾던 펍에서 일하는 웨이터에게 많은 편리함을 제공했을 듯 싶습니다.

코넬대 로스쿨 블로그를 통해 훑어본 구글과 오라클의 API 저작권 분쟁

최근 미 연방대법원에서 10년간 구글과 오라클 사이에서 API 패키지에 대한 저작권 분쟁에 대해 공정 이용법리를 적용하여 구글의 손을 들어주었습니다. 거의 10년동안 미국은 구글을 지지하는 측과 오라클을 지지하는 측으로 나뉘어 첨예한 논쟁이 있었습니다.    

이번에 소개할 글은 코넬대 로스쿨 블로그에 올라와 있는 "Google LLC v. Oracle America, Inc."입니다. 이글은 코넬대 로스쿨 학생인 Thomas Shannan와 Andrew Kingsbury가 작성한 것으로 사건의 이슈와 배경사실, 분석내용과 토론주제가 잘 요약되어 있습니다. 

Thomas Shannan & Andrew Kingsbury, <Google LLC v. Oracle America, Inc.> (코넬대 로스쿨 블로그)

토론주제 일부를 맛보기로 번역해 올립니다.

[토론 주제]

1) UPENDING THE PURPOSE OF COPYRIGHT LAW? 저작권법의 목적을 뒤집고 있는가?

구글을 지지하는 피터 메넬, 데이비드 니머, 샤이암크리슈나 발가네시 교수(이하 "법학 교수들")는 API 패키지가 기능적 요소를 갖고 있기 때문에 연방순회법원의 결정은 저작권법에 어긋난다고 주장한다. 법학 교수들은 기능적 요소를 보호하기 위해 저작권 보호를 확대하는 것은 기능을 보호를 위해 설계된 특허법의 기간 제한적 독점권과 저작권법의 장기 보호사이에 대한 의회의 의도적인 이분법을 뒤집는 것이라고 주장한다.

더욱이, 또한 구글을 지지하는 개발자 연합은 공정 사용 원칙을 엄격하게 적용하면 소프트웨어에서 작동 불가능한 프레임 워크를 만든다고 주장하는데, 이는 소프트웨어의 본성이 일반적으로 저작권으로 보호되는 문학이나 다른 유형의 저작물의 본성과 매우 다르기 때문이다. 예를 들어, 개발자 연합은 문학 작품에서 특정 단어의 대문자 사용은 창조적인 요소가 될 수 있지만, 소프트웨어에서 단어의 대문자 사용이 "보통 엄격하게 공식적이고 매우 기능적인 것"이라고 제안한다.

오라클을 지지하는 미국 정부는 반대로, API 패키지가 의회가 보호하려는 저작물의 범위에 속한다고 주장한다. 미국 정부에 따르면, API 패키지는 단순한 기능적 구현이 아니라, 개발자들에게 매력적으로 보이기 위해 선(SUN)사가 만든 표현적 선택을 구현한다.

마찬가지로, 오라클을 지지하는 저작권 연합은 공정 사용의 판결이 저작권 보호와 공정 사용 사이의 균형을 약화할 것이라고 주장한다. 왜냐하면 추정 침해자들은 혁신으로 단지 다른 하드웨어에 대한 적응에 그칠 수 있기 때문이다.

2) CREATING BARRIERS TO ENTRY AND HARMING CONSUMERS (진입장벽 조성 및 소비자 피해)

..생략...

구글을 지지하는 개발자 연합은 API 패키지에 대한 저작권 보호는 혁신을 억제한다고 주장... 마찬가지로 구글을 지지하는 저작권 학자 그룹도 '코드 선언문'을 저작권으로 보호하면 저작자에게 플랫폼 사용에 대한 과도한 제어권을 부여하여 저작권이 없는 측면까지 합법적인 사용을 금지할 수 있다고 주장

반대로, 오라클을 지지하는 기업 SAS Institute (“SAS”)는 이러한 상황에서 저작권 보호를 확장하지 않는 다면 오라클이나 SAS와 같은 소프트웨어 회사가 소프트웨어 개발과 연구에 투자할 인센티브가 없기 때문에 현실적으로 혁신을 저해할 것이라고 주장. 오라클을 지지하는 미국 곡작가 길드(Songwriters Guild of America)는 저작보호를 좁히는 것은 대기업이 저작자에게 보상하지 않고 저작자의 작품으로 수익을 창출할 수 있게 함으로 콘텐츠 제작자에게 불공정한 불이익을 가져다 줄것이라고 주장.

3) COMMON PRACTICE OR WITHHOLDING FAIR COMPENSATION? (일반적 관행 또는 공정한 보상의 보류?)

...생략..

구글을 지지하는 파이썬 소프트웨어 재단은 구글의 API 패키지 사용이 오픈 소스 소프트웨어 커뮤니티에 대한 공통된 이해를 함께 하고 있다고 주장하고, 구글을 지지하는 실증법학 연구원 그룹은 API 인터페이스에 접근하기 위해 로열티를 부과하면 유용한 개념과 도구를 자유롭게 빌리는 컴퓨터 과학 산업의 일반적인 관행을 뒤집을 것이라고 주장. 또한 Glynn Lunney 교수는 광범위한 저작권 보호는 후속 창의성을 금지하여 과학적 진보를 제한한다는 의미에서 소프트웨어 개발자에게 과도한 보상을 제공 할 것이라고 입장.

반면 오라클을 지지하는 미국 스타트업과 발명가의 동맹(USIJ)은 저작권법의 좁은 해석은, 다른 한편으로는, 창조적 노동에 대한 기업의 무임 승차를 유인할 것이라고 주장. 미국 보수조합(ACU)는 느슨한 저작권 집행은 헌법상 재산권과 공정하게 보상 받을 헌법적 권리를 침해하는 것이라고 주장.

Source : 코넬대 로스쿨 블로그 Google LLC v. Oracle America, Inc.

폴라로이드와 코닥의 특허전쟁으로부터 재조명해본 세기의 교훈.

이번에 소개하려는 글은 듀크 대학의 애나 존스 (Anna Johns) 교수가 쓴 <천재의 승리 : 에드윈 랜드, 폴라로이드, 코닥 특허 전쟁 > [저자 :피얼스틴 (Fierstein)]에 대한 서평입니다.

Anna Johns. Review of Fierstein, Ronald K., A Triumph of Genius: Edwin Land, Polaroid, and the Kodak Patent War. H-Sci-Med-Tech, H-Net Reviews. April, 2016. 

1938년부터 1970년대 초까지 이어진 미국 기업의 '반특허'(anti-patent) 정서는 우리나라와 유사한 점이 많기에 폴라로이드와 코닥의 특허전쟁은 우리에게 반면교사가 되기에 충분합니다.

이 서평에 따르면 1930년대 특허의 무효율은 약 90%에 가까웠으며, 1970년대에 이르러 특허의 무효율이 약 65 %로 개선되었지만, 여전히 1990년대 무효율 30%에 비하면 생존율은 턱없이 낮은 수준이었다고 합니다. 1970년대까지는 법원에서 특허침해를 주장하면 비침해보다는 특허가 무효로 죽는 경우가 더 많았다는 것입니다. 이것은 기업들이 타 기업인의 발명을 그냥 가져다 써도 된다는 것을 암시합니다.

코닥도 다르지 않았습니다. 

당시 코닥은 수십 년 동안 사진 분야에서 독점 금지 규제 기관으로부터 감시와 정기적인 조사를 받을 정도로 시장 지배력을 가진 선도기업이었습니다. 따라서 코닥의 경영진들은 기술에 대한 강한 자부심을 가지고 있었을 것입니다. 그들은 성공스토리의 덫에 빠져 있었던 것입니다.

코닥은 폴로라이드 뤤드(Land)의 특허발명들이 자신의 기술수준에 비추어 독창성이 없다고 생각했습니다. 코닥의 법률전문가들도 당시 '반특허'(anti-patent)적인 정서에 힘입어 뤤드(Land)의 특허는 등록요건인 신규성 또는 진보성 요건을 만족하기 어렵다고 판단하였습니다. 심지어 폴로라이드의 뤤드(Land)는 다른 경쟁자들이 뚫을 수 없을 정도로 특허(포트폴리오)의 벽을 촘촘히 만들어 자유경쟁시장을 독점하려고 한다고 주장하였습니다. 코닥은 이러한 이유로 즉석 카메라를 개발할 때부터 소송이 끝날때 까지 뤤드(Land)의 특허 포트폴리오 전부가 무효라고 믿었습니다.

코닥의 경영진들의 오만한 의사결정의 결과는 참으로 참담한 것이었습니다.

1976 년 폴로라이드의 뤤드(Land)는 법원에 코닥의 카메라에 대하여 10건의 특허권 침해 혐의로 제소하였고, 법원은 폴라로이드는 특허 침해를 주장한 10 건 중 7 건이 유효하고 침해가 인정된다고 판단하였습니다. 15년이라는 긴 싸움 동안 미국의 반특허(anti-patent) 정서는 친특허(pro-patent)쪽으로 바뀌었고, Kodak의 즉석 사진 촬영 분쟁을 촉발한 주요 의사 결정권자는 1990년 이 사건이 끝날 무렵 이미 은퇴하고 자리에 없었습니다. 코닥은 당시 10억 달러라는 거액의 배상금을 지급하여야 했고, 즉석 필름 및 카메라 제작에 대한 2 억 달러의 투자금을 잃었으며, 800 명의 근로자가 일자리를 잃었고, 1,600 만 대의 즉석 카메라가 하루 아침에 쓰레기가 되었습니다.

뤤드(Land)는 폴로라이드의 창업자이자 엔지니어입니다. 전통적인 엔지니어로서 기업을 일군 표본입니다. 폴로라이드의 뤤드(Land)는 하바드 대학 박사과정을 그만두고 폴로라이드를 설립하고 눈부심을 방지하기 위한 '플라스틱 편광시트'를 개발하였습니다. 이것을 시작으로 죽을 때까지 총 533건의 특허를 출원하였고 토마스 에디슨과 엘리후 톰슨에 이어 "미국에서 가장 많은 발명가 목록에 3 위"에 올랐다고 합니다.

뤤드(Land)의 폴로라이드 '편광시트'는 자동차 라이트 눈부심을 방지하기 위한 선글라스용 편광 렌즈에 사용되었고, 제2차 세계대전 당시 히로시마 원자 폭탄을 떨어 뜨렸을 때 군관계자들은 폴라로이드 특수안경을 착용했다고 합니다. 현재는 3D입체영화 관람용 "3D안경"에 채용되고 있는 발명입니다. 1943년 뤤드(Land)는 한걸음 더 나아가 즉석 사진을 개발하기 시작하면서 특허제도를 이용하여 꼼꼼하게 특허포트폴리오를 구축하였습니다. 거대 공룡 코닥을 이긴 폴로라이드 특허는 한 건이 아니었습니다. 탄탄하게 포진된 특허군이었습니다.

이러한 특허 포트폴리오를 모두 무력화시킬 수 있다고 믿은 코닥의 법률전문가와 경영진의 실수이었습니다.

이번에 소개한 서평의 대상이 된 <천재의 승리 : 에드윈 랜드, 폴라로이드, 코닥 특허 전쟁>을 쓴 사람은 폴로라이드를 대리한 지식재산 전문 부티크 로펌의 변호사 피얼스틴 (Fierstein)입니다. 그래서 그런지 기업의 소송전략도 생생하게 엿볼 수 있습니다. 이미 많은 강연에서 소개된 폴로라이드와 코닥의 특허전쟁, 그러나 알려진 이야기 뒤에 숨은 이야기들이 더 재미있는 법, 지금까지 잘 알려지지 않은 이야기와 내부서신 등이 폭로(?)되어 있다고 합니다. 서평을 읽고 있으니 구입해서 꼭 읽어보고 싶어집니다.

무효될 가능성만 믿고 타인의 기술을 사용하는 것이 얼마나 위험한지, 그리고 자신이 가진 경쟁력을 과신하면 얼마나 후행판단의 오류에 빠지기 쉬운지, 그렇게 의사결정에 이르는 과정은 얼마나 많은 확증편향에 빠져 있을지를 돌아보게 합니다.

역사는 반복되고 현재 누군가는 똑같은 실수를 반복하고 있지 않을까 걱정이 듭니다.

그러한 실수에 빠지지 않으려면 내부의 반대 목소리를 무시하지 말고 나의 장자방(Adverse Advocate)로 활용하여야 합니다.

.EOB.

IP Daily에서 읽기

[이진수의 ‘특허포차’] ⑬ 자신의 ‘기술 경쟁력’을 과신하면… 폴라로이드 vs. 코닥 특허전쟁

 

IPO (기업공개/상장)에서 지식재산(IP)의 유용성

아래 링크는 IPO에서 지식재산의 유용성을 설명한 글입니다. 투자은행에서 작성한 글이라서 그런지 쉽고 실감나게 잘 요약되어 있습니다. 특히 증권거래위원회 (SEC) 입장, 투자자 입장, 그리고 기업공개(IPO)를 추진하려는 스타트업(신생기업) 및 상장기업의 관점에서 쓴 글이라서 시각을 넓히는 데 많은 도움이 될 것입니다.

Intellectual Property: Patents, Trademarks & Contracts for Public Offerings - InvestmentBank.com

위 글에서 뽑은 핵심 문장을 몇 개 소개합니다.

#1. 『 회사를 상장(공개)할 때가 되면 SEC는 회사가 수익성이 없는지는 상관하지 않습니다. 그들은 은행에 많은 현금이 있든 없든 상관하지 않습니다. 그들은 당신이 스타트업(신생기업)이어도 상관하지 않습니다. 그들이 가장 신경 쓰는 것은 당신이 진짜인가(you’re real)입니다. SEC의 임무는 나쁜 투자자를 가려내는 것이 아니라, 의심할 줄 모르는 대중의 눈을 가려 속이려는 나쁜 놈과 사기꾼을 가려내는 것입니다. 』

[SEC를 믿게 하려면, i) 적더라도 거래 매출을 일으키든지 아니면 ii) 특허와 같이 미래 수익을 약속할 수 있는 자산을 소유하든지…]

#2. 『 견고하게 보호되는 지식재산의 가장 큰 이점은 다른 잠재적 경쟁자나 진입자에게 얽매이지 않고 특정 틈새 시장에서 리더십을 유지할 수 있는 능력에 있습니다….[특허는 국가가 경쟁자의 진입을 막아주는 장벽이라서] 모든 스타트업(신생기업)이 100% 원하는 인위적인 진입 장벽입니다…. 투자자를 보호하는 데 더 좋은 이야기이기 때문에 투자자들이 좋아합니다. 』

#3. 『 상장 기업 내부에 여러 특허를 보유할 때 얻을 수 있는 큰 이점 중 하나는 특정 특허 포트폴리오로 법인을 분할할 수 있다는 것입니다. 』

#4. 『 첫째, 기술 위험이 있습니다. 어떤 것에 대한 특허가 있다고 해서 반드시 그 특허로 생산할 수 있다는 의미는 아닙니다. 』

<나도 한마디> 

특허를 등급이나 점수로 그 가치를 평가할 수 있으면 이를 신뢰하는 투자자나 거래자에게 유용할 수 있습니다. 

그러나, 근본적으로 특허가 강하게 보호되지 못하면, 결국 제2의 거대한 리먼브라더스 사태(서브프라임 모기지 사태)가 재현될 수 있기에 경계하여야 합니다. 

등급분류에 의존한 파생상품의 연쇄고리가 시장 생태계 참여자들의 집단적인 탐욕과 만날 때 얼마나 무서운 재앙이 일어나는지를 우리는 이미 경험했습니다. 영화 <빅쇼트 (The Big Short)>를 보면 잘 나와있습니다. 

특허의 강력한 보호와 보장은 신뢰의 근간입니다.

EOB.

[이진수의 ‘특허포차’] ⑫ 부활하는 ‘에디슨 배터리’… 최소 20년(?) 수명

 수소생산장치로 재조명받는…수명이 긴 ‘에디슨 배터리’

...[전략] 오늘 소개하려는 기술은 120년전 에디슨 배터리라고 불렸던 ‘니켈-철 (Ni-Fe) 배터리’이다. 1901년 에디슨이 발명한 것으로 알려져 있는 니켈-철 (Ni-Fe) 배터리는 워낙 견고하고 내구성이 뛰어나 어떤 거친 환경에서도 그 수명이 최소 20년이상 가는 것으로 알려졌다. 심지어 수명이 50년이 넘었다는 기사도 어렵지 않게 발견할 수 있다. 리튬이온 배터리의 수명과는 비교할 수 없는 수준이다.

...[중략]...니켈-철(Ni-Fe) 배터리의 또 다른 단점은 완충 이후 화학반응으로 수소가스가 발생한다는 것이다. 이 문제 때문에 니켈-카드뮴 배터리를 처음 발명한 스웨덴의 발명가 발데마르 융그너 (Waldemar Jungner)는 카드뮴을 철로 대체하는 것을 포기했다.

그런데 흥미로운 것은 네덜란드 델프트 공과대학의 포커코 멀더(Fokko Mulder) 연구팀은 이러한 단점을 역이용하여 니켈-철(Ni-Fe) 배터리를 수소를 생산하는 장치로 개발하고 있다(Allison Hirschlag (2021년 2월 24일), “The battery invented 120 years before its time – BBC Future”, BBC 인터넷판 “FUTURE PLANET” 특집 기고문 참조).

수소연료전지 자동차의 보조배터리를 니켈-철 (Ni-Fe) 배터리로 대체할 수 있다면 보조 배터리에서 생산한 수소를 연료전지에 공급할 수 있다. 상상만해도 대단한 사건이 아닐 수 없다.

...[후략]

[이진수의 ‘특허포차’] ⑫ 부활하는 ‘에디슨 배터리’… 최소 20년(?) 수명

[작은생각] 지식재산무역수지 적자의 주요 원인과 해결방향

2021년 3월 23일자 매일일보에 2020년 지식재산 무역수지에서 큰 폭의 적자가 발생했다는 기사가 나왔습니다. 대기업의 IP수출 감소가 원인이라는 진단과 함께 말이죠 (이 통계에서 말하는 IP수출이란 특허기술수출이란 의미로 로열티측면에서는 수입입니다. 제품수출과 흐름이 반대입니다).

그동안 정부가 강한특허 확보와 해외지재권 확보를 위해 지원폭을 넓혀 왔음에도 왜 적자가 더 증가하냐는 비판의 목소리도 있었으나 무엇이 부족한지 고민해보자는 적극적인 목소리도 있었습니다.

매일일보 <지난해 지식재산권 무역수지 18.7억달러 적자> 기사 읽기

지식재산업에 종사하는 한 사람으로 마음이 아픈 결과입니다. 작년 지식재산무역수지가 개선되어 가고 있다는 희망적인 소식을 들었던 것이 떠오르기도 하고, 코비드19 여파로 중견/중소기업 제품 매출도 줄었을 텐데라는 의문도 들어, 기사에서 인용된 한국은행 통계데이터를 들여다 보았습니다.

한국은행 보도자료 <2020년 지식재산권 무역수지(잠정)>

그런데, 지식재산 무역수지 적자의 원인은 따로 있었습니다. 지식재산무역수지 적자의 대부분은 "외투 기업"에서 발생하고 있었습니다. 적자폭의 기울기는 점점 더 가파르게 상승하고 있었습니다. 그것도 어제 오늘의 일이 아니었고 통계를 잡은 이후 계속 그랬습니다. 이걸 왜 모른척 했을까요?

기업형태별 통계 데이터 시트를 보면 2020년 적자가 급증한 기업은 "외투 중견/중소기업"이었습니다. "국내기업"은 흑자기조를 유지하고 있었습니다.

<기관형태별 지식재산권 무역수지 (한국은행)>

우리나라 지식재산 무역수지 적자의 주범(?)은 따로 있었습니다. 

"외투기업 (외국인 투자기업)"

<IP 수입면>에서 외국 투자자들이 로열티 명목으로 가져가는 돈이 주범(?)이었습니다. 물론 <IP 수출면>에서는 공공연구기관의 해외 기술수출을 반대하는 문화도 한 몫했을 겁니다. 기술의 해외이전은 고사하고 해외로 기술의 이전이 없는 특허 라이센싱만 해도 질책하고 국감장에 불러들이니 공공연구기관 책임자와 장들에게 해외 IP수출은 껄끄롭고 뜨거운 감자가 되었을 겁니다.

※ "외투기업(외국인투자기업)"이란, 외국인투자촉진법에 규정된 외국투자자가 출자한 기업을 말하는데, 외국인 1인 주주의 직접투자금액이 1억원이상으로 경영목적의 의결권이 있는 주식총수의 10% 이상을 소유한 경우로 규정되어 있다고 합니다. 신주취득시에는 조세감면대상이 되기도 한다고 합니다. 정확한 사항은 외국인투자촉진법 참조하세요.

일본의 사례가 떠오릅니다. 일본의 지식재산무역수지 역사를 보면 1995년 전까지는 로열티 수입이 없었습니다. 

유튜브 <그래프로 보는 지식재산으로 돈을 많이 버는 나라 순위 변화> 1990~2008

<1995년 월드뱅크(World bank)에서 보고된 전 세계 TOP15 지식재산권 사용료 수입 순위> 

(출처 : 유튜버 그래프로 보는 세상)

1995년 1년동안 갑자기 로열티 수입이 급증하면서 로열티 수지가 적자에서 흑자로 전환됩니다. 

<1997년 월드뱅크(World bank)에서 보고된 전 세계 TOP15 지식재산권 사용료 수입 순위> 

(출처 : 유튜버 그래프로 보는 세상)

미국은 특허제도를 국가의 기본제도로 입법하였습니다. 미 건국의 아버지들은 발명가의 권리를 천부의 재산권으로 보장해줌으로써, 창작능력을 마음껏 발휘하게 하여, 발명가 개인들의 무형재산을 폭발적으로 증식할 수 있도록 하고, 결국 산업발전이란 국가의 부도 이루겠다는 꿈을 가지고 있었습니다. 그 꿈은 현실이 되었습니다. 미국은 이러한 특허제도 덕분으로 전세계 초강대 리더가 될 수 있었습니다.

일본은 미국과 무역전쟁을 치루면서 지식재산의 중요성을 배웠습니다. 무역전쟁에서 참패한 일본은 국가적으로 지식재산에 관심을 돌리고 지식재산권 침해 단속을 강화하였습니다. 미국이 가진 꿈을 일본도 꾸기 시작했습니다.

또한 무역전쟁에서 강력한 무기는 기초과학과 지식재산의 경쟁력이란 사실도 깨달았습니다. 이에 강한 기초과학을 목표로 힘을 쏟기 위해 1995년에 과학기술기본법 제정하였고, 강한 지식재산을 목표로 1996년 지식재산추진계획도 수립하였습니다. 모든 직종의 전문가 들이 공통의 목표를 가지고가 하나되어 고민하고 양보하며 합의하여 새로운 길로 발걸음을 내딛었습니다.

그러나 그런 조치를 시작하자마자 로열티 수입이 갑자기 발생하고 1년 사이에 무역수지가 흑자로 전환된다는 것은 상식적으로 이해하기 힘든 일입니다. 그것도 1년만에 폭발적으로 증가하여 무역수지 세계 2위의 국가가 되었다는 것은 더더욱 이해하기 힘든 현상입니다. 자연세계를 지배하는 관성이란 자연법칙이 무시되었기 때문입니다.

그 이유를 알게 된 것은 10여년전 일본의 어느 대기업 지재팀 임원과 협상 마치고 갖은 식사자리에서였습니다. 그에게 들었던 일본 흑자전환전략이란 것은 일본의 해외법인으로부터 로열티를 거둬들이는 것이였습니다. 외국투자를 통한 막대한 로열티 수입이었습니다. 제조기업은 물론 투자기업과 국영연구기관도 합세하였다고 합니다. 1999년 우리나라 IMF란 시대적 상황은 좋은 사냥터가 되었을 겁니다.

요즘은 우리나라 대기업들도 해외에 제조회사를 세워 특허로열티를 받아온다고 합니다.(물론 데이터 수집 및 분류, 산정방식 등에 노하우가 있다고 주장하시는 분도 있습니다)

사실 특허로열티가 늘어난다는 것은 제품의 매출이 늘었다는 것을 의미합니다. 그만큼 국내 기업들의 매출이 증가하였다는 말입니다. 따라서 국가 지식재산무역수지를 줄이자고 매출을 줄일 수 없는 것이고 또 특허침해를 용인 할 수도 없는 노릇입니다. 

다만 한가지 더 짚어 볼 것은 있습니다. 국내에서 특허받지 못한 기술은 훔친 것이 아니라면 그 사용을 막을 수 없습니다. 우리가 그 기술을 확보하고 있다면 특허가 없어서 자유롭게 사용할 수 있는 기술에 로열티를 낼 이유가 없습니다. 따라서 국내 발명자의 특허를 사용한 제품 매출보다 해외 발명자의 특허를 사용한 제품 매출이 더 증가하였을 거란 추정이 가능합니다. 아직 매출을 주도하는 제품의 특허자립도가 부족하단 의미이기도 합니다. 특허건수만으로는 특허자립도를 해결할 수 없습니다. 물론 특허의 양적 확장은 해외기업들이 국내 특허를 확보하지 못하게 하는 방어막이 될 겁니다. 그것만으로는 부족하단 말입니다. 

우리나라 기업이 세상에 없는 새로운 개념의 제품을 처음 개발하여 시장을 새로 만든 제품이 과연 얼마나 있을까요? 그런 제품을 특허로 보호하여 모방품의 추격을 차단하거나 시장지배기술로 로열티를 받는 사례가 얼마나 있을까요?

다시 주제로 돌아와, <IP 수입>면에서 외투기업이 무역수지 적자의 주범이라고 해도, 제재만 하면 우리나라가 외자유치의 국가로 매력이 없어질 것입니다.

그것은 더 큰 문제입니다. 

그러나 해외 모회사가 로열티 명목으로 자신의 손과 발이 되어 제조와 서비스를 맡고 있는 국내 자회사로부터 과도한 또는 정당한 근거없이 수익을 가져가는 불공정한 사례는 없는지 점검할 필요가 있습니다. 

나아가  <IP 수입면>에서 로열티 수지개선의 한 축이 '국내 특허'라는 점을 기억하여야 합니다. 이 점은 외투기업에 대한 점검은 물론 향후 전략수립에도 도움이 될 수 있습니다. 왜냐하면 해외특허로 국내에서 특허를 행사할 수 없기 때문입니다. 외투 모회사가 국내 자회사로부터 로열티를 가져가는 근거이자 무기는 국내특허란 말입니다. 따라서 국내 특허가 없으면서 국내 자회사를 통한 제조 또는 서비스를 이유로 로열티를 받아갈 수 없습니다. 그리고 노하우는 특허와 달라 한번 공중에 알려지면 더 이상 사적 재산이 아니고 공공의 재산이 됩니다.

그리나 무엇보다도 <IP 수출면>에서 해외 특허 또는 기술 수출을 개방하고 해외 투자를 통한 로열티 수입에 더 적극적인 자세를 가질 필요가 있습니다. 우리 기업들이 본사 소재지인 국내는 물론 해외 자회사 소재지 국가에 특허와 상표를 출원하는 이유이기도 합니다. 

나가는 돈보다 더 많이 벌어온다면 그만큼 순환하는 경제규모가 커진다는 것입니다. 우리가 바라보고 달려가야할 방향일 겁니다.

※ (참고) 특허수출(이전)과 기술수출(이전)은 본질적인 차이가 있습니다. 특허를 수출(이전)한다고 해서 기술이 수출(이전)되는 것은 아닙니다. 그러나 기술은 관련 특허를 보유하고 있다면 특허와 분리하여 수출(이전)되는 경우는 드뭅니다.

[이진수의 ‘특허포차’] ⑪ QR코드 전성시대(하)… ‘3차원’에 ‘컬러’까지

어떤 방향으로 스캔해도 인식되는… ‘2차원 코드’ 개발

점차 시장은 바코드에 대해 어떤 방향으로 스캔해도 인식될 수 있으면서도 막대한 데이터양을 저장하는 휴대용 데이터 저장소 역할을 요구했다. 선형의 바코드로는 이런 요구를 만족할 수 없었다. 이러한 시장의 요구에 맞추어 수많은 업체는 새로운 2차원 코드를 개발하기 시작했다.

이하 생략...

특허포차 : 『QR코드 전성시대』(하) 읽기  

[이진수의 ‘특허포차’] ⑩ QR코드 전성시대(중)… ‘2차원’으로 진화

1차원 바코드의 탄생… QR코드 시초

QR코드의 시초는 1948년 미국 대학원생 버나드 실버(Bernard Silve)와 그의 친구 노먼 조셉 우드랜드 (Norman Joseph Woodland)가 공동으로 발명한 “패턴 식별 매체 장치”이다. 이 때 발명된 기술은 나중에 바코드(Bar-code)의 대명사가 된 UPC 및 Code-39의 시조가 되었다.

이하 생략...

특허포차 : 『QR코드 전성시대』(중) 읽기