소프트웨어 (SW) 기술의 특허적격성 (발명 성립성 또는 대상성)에 관한 한국, 유럽, 일본 법령과 심사기준, 그리고 사례를 비교하여 요약하였습니다.
~Software, ~Data, ~Model 청구항 형식에 대한 유럽특허청과 일본특허청의 적경성 인정 사례를 비교한 내용도 넣었습니다.
관심이 있으신 분은 아래 링크에서 다운 받으시기 바랍니다.
[SW발명의 적격성에 대한 한국,유럽,일본 실무 비교연구]
[참고자료]
1) 각국 특허심사기준과 핸드북
2) 관련 심결과 판결 선례 일부
3) 유럽특허청과 일본특허청 심사관들이 공동으로 연구한 "컴퓨터구현발명/소프트웨어관련 발명에 대한 비교 연구 보고서" (2018)
4) 우리나라 특허청이 발간한 "인공지능(AI)와 사물인터넷(IoT) 서비스 발명의 IP5 특허요건 비교 연구 보고서"
5) IPDaily 특허포차 및 개인 블로그
AI 기술과 AI 작업물(생성물)에 대한 특허 보호에 대한 작은 생각을 아래에 모아 요약하였습니다.
AI관련 논의는 크게
1) AI 작업물(생성물)에 대한 특허제도 편입에 대한 논의와
2) 딥런닝이나 데이터 분석/처리기술과 같은 AI 구현 기술에 대한 특허보호 확대에 대한 논의입니다.
아래 링크를 간단히 설명드리면
1) 점 (AI 작업물(생성물)에 대한 특허제도 편입)과 관련해서
아래 링크들은 IPDaily 컬럼과 제 개인 블로그 글 (개인의견)입니다. 현업에서 이런 생각도 가지고 있구나 하고 가볍게 받아 들여주십시요. 그래도 나름 관련 리서치를 하였습니다.
- "[‘특허포차’] ㉖ 인공지능(AI) 창작물 보호… 한발 앞서가는 ‘영연방(英聯邦)’ _ IPDaily"는 최근 호주연방법원의 판결의 이해를 위해 해설하고 영연방국가의 동향을 담은 것이고
- "AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각(상)" 은 최근 호주연방법원의 판결에 대한 우려를 나타내고 인공지능 생성물이 아닌 딥런닝같은 인공지능 구현 기술을 특허로 제대로 보호해야 한다는 의견을 근거와 함께 피력하였습니다.
- "AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각(하)" 는 인공지능생성물은 자유이용 영역에 두는 것이 타당하나 그럼에도 조기 공개를 통한 기술발전촉진등과 같은 유용성이 있다는 점을 고려하여 특허제도에 편입하되 인공지능생성물에 대한 보호는 특허풀처럼 멤버쉽에 의한 보호를 제언해보았습니다. 그외 몇가지 제안을 더 담았습니다.
2) 점 (AI 기술에 대한 특허보호 확대개선)과 관련해서
아래 링크는 "AI 기술을 특허로 보호하기 위한 제언 발췌본 파일"입니다.
[AI 기술을 특허로 보호하기 위한 제언 UPdate 20210828.pdf 다운로드]
이 파일은 작년 2020년 국가지식재산네트워크(KIPnet)의 IP보호분과에서 IP관련 단체, 산학협력,학교, 기업체에서 참여하여 토의를 통해 발표한 자료를 기초로 업데이트 한 것입니다.
- 각 내용은 비교법적으로 연구한 자료를 가지고 토의하여 도출한 것으로 발표 취지의 제1은 특허 적격성 판단에서 유럽이나 일본처럼 물건인지 방법인지를 심리하는 범주요건을 완화하자는 것이고, 제2는 발명의 실시유형에 대한 확대(간접침해규정의 개정 포함)이고, 제3은 발명의 정의규정 등에 대한 개선입니다.
- 이미 유럽이나 일본은 특허청구항에서 소프트웨어를 청구하는 것이 허용되어 등록된 사례가 있고 기술적 사상의 창작인지를 심리하는 것을 핵심으로 하고 있습니다. 다만 발명의 유체결합성에 대한 의문을 제기하는 등 관련 내용이 많습니다.
그외
2020년 12월, 특허청이 공표한 인공지능(AI) 분야 심사 실무가이드를 기초로 AI분야에서 독특하게 요구하는 요건에 대한 해설과 생각을 상ㆍ하 2회에 걸쳐 작성한 칼럼도 링크합니다.
[IPDaily 칼럼 특허포차 읽기]
소프트웨어(SW) 또는 데이터 형식(Format) 등을 직접 청구하는 특허청구항 형식을 허용하는 유럽과 일본 특허청이 공동연구한 보고서도 링크로 제공합니다.
Comparative Study on Computer Implemented Inventions/Software related Inventions between JPO and EPO
개인적인 생각과 부족하고 거친 연구결과이지만 혹시 관심이 있을 분들께 조금이나라 도움이 되시기를 간절히 바라면서 이만 글을 마칩니다.
AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각 (상) 편에 밝힌 바와 같이 인공지능에 의해 창작된 생성물은 자유이용의 영역에 두는 것이 타당하다.
AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각 (상)
그러나 인공지능에 의해 창작된 생성물을 비공개 상태로 숨겨두지 않고 이를 다시 공중에 공개하여 창작의 도구로 사용하게 하는 것 역시 특허제도의 취지상 바람직하다. 즉 인공지능의 생성물이더라도 공중에 공개하여 발명이란 창작활동을 자극하게 하면 기술발전의 연쇄고리가 작동할 수 있다. 그러려면 특허제도의 선공개 촉진 수단과 같은 보상이 마련되어야 한다.
이점에서 특허제도에 인간의 창작물(기술적 사상의 창작)과 별개로 인공지능에 의해 창작된 생성물(기술적 사상의 창작)에 대한 출원 및 심사, 등록제도를 두는 것을 생각해볼 수 있다.
다만 아래에서 인공지능 생성물에 대한 출원루트와 전통적인 인간에 의한 기술적 창작에 대한 특허루트 사이의 차별점을 생각해보았다. 공중의 자유이용에 두어야 할 인공지능 생성물을 일부 제한적으로 보호하려는 취지는 그 창작의 보호에 있는 것이 아니라 창작의 동기를 촉발하기 위한 것임을 다시 한번 밝혀둔다.
- 아 래 -
인공지능에 의한 생성물을 후술하는 멤버쉽으로 보호받기 위해서는 출원당시 인공지능에 의한 생성물임을 특정하여야 한다. 인공지능생성물로 특정하면 발명자를 기재할 필요가 없다. 대신 그 루트에 의한 출원발명은 아래와 같은 차별점을 갖는다.
1) 권리의 귀속
인공지능이 창작한 생성물에 대한 출원할 수 있는 권리는 미국 AIA 법 개정이전처럼 실제 그 인공지능 시스템을 정당하게 사용한 발명자에게만 귀속하게 할 것을 제안해본다. 특허제도의 원래 목적처럼 발명자가 그 보상을 받아 발명활동을 촉진하도록 하자는 것이다. 물론 출원이후 그 권리는 이전이 가능한 재산권성을 가질 것이다.
2) 등록요건 등의 판단주체 기준
또한 인공지능에 의한 창작물에 대한 특허요건 등의 판단의 주제는 통상의 기술자(Person having ordinary skill in the art, PHOSITA) 기준에서 통상의 기계 (machine of ordinary skill in the art, MOSITA) 기준으로 수정될 필요가 있을 것이다.
[참고] : Vertinsky L (2018) Thinking Machines and Patent Law, in Barfield W, Pagallo U (eds). Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence Edward Elgar. «with thinking machines in the equation, however, policymakers might have to consider whether the PHOSITA should be modified to include thinking machines - perhaps some kind of machine/person combination, or M/PHOSITA».
3) 권리행사 및 풀(Pool)제도의 이용 등
무엇보다 인공지능의 생성물은 자유이용에 기부되어야 한다는 취지를 살려야 한다. 그러나 여기에 적어도 기여한 자에게만 자유이용을 부여한다는 조건을 부여하는 것도 공평해보인다. 이 지점에서 특허풀(Patent Pool)을 벤치마킹해본다.
※ 표준필수특허(SEP)과 특허풀(Patent Pool) 참고자료
1) Patent pools and licensing platforms in SEP licensing (with Japanese translation), November 6, 2019
2) DOJ Business Review Letter of University Tech. Licensing Program for Non-SEPs, By David Long on January 28, 2021
먼저 인공지능생성물의 풀(Pool)을 관리하는 단체나 기관을 설립한다. 인공지능생성물의 풀(Pool)의 회원(Member)는 인공지능생성물에 대한 특허(신설)를 가지고 있거나 그 창작을 수행하는 인공지능기술에 대한 전통적인 특허를 가진 자로 한정한다. 인공지능생성물의 풀(Pool)을 관리하는 단체나 기관은 마치 특허의 연차료처럼 등록된 권리에 대한 유지관리 비용을 회원으로부터 징구하고 이용관계가 존재하는 선등록권리자에게 정해진 보상을 기준에 따라 매년 분배하도록 한다.
특허청은 심사를 거쳐 인공지능생성물에 대한 등록을 허락한다. 등록이 허락되면 그 등록된 권리는 인공지능생성물 풀(Pool)에 이관 등록되고 관리된다.
이 풀(pool)에 등록된 권리는 그 풀(Pool)의 맴버들 중 그 등록된 권리와 이용관계에 있는 특허 (종래 인간의 창작물의 특허이든 인공지능생성물의 특허이든)를 등록한 회원(member) 끼리만 자유이용이 보장되도록 한다.
만약 기존에 등록된 인공지능의 생성물을 이용하기 위해 추가 개발하는 등의 기여가 없다면 기존 인공지능생성물을 자유롭게 이용할 수 없으므로 이러한 풀(Pool) 방식은 발명활동을 자극할 좋은 촉진제가 될 것으로 기대한다.
4) 발명자 심리 신청제도 신설 등
특허출원발명이 누구의 발명인지는 사실심리에 기초한 법률판단사항이다. 따라서 발명자가 이를 완벽하게 판단하는 것은 그리 쉽지 않다. 출원이 계속 중이라면 출원인이 특허청에 누가 발명자인지를 심리해줄 것을 요청하는 제도를 도입하는 것이 바람직하다. 악의가 아니라면 그 결정을 통해 발명자를 수정할 수 있는 기회를 부여하여야 선의의 피해자가 발생하지 않을 것이다. 이 제도를 통해 인공지능에 의한 창작물인지 아니면 자연인에 의한 창작물인지도 함께 판단받을 수 있고 등록전에 발명자권의 하자를 치유받는 길이 열릴 것이다.
전통적인 인간의 창작물에 대한 특허제도와 병행하여 이와 같은 개선안을 마련함으로 공개를 통한 발명의 자극과 촉진을 기대할 수 있고 적어도 인공지능생성물을 이용하여 기술발전 촉진에 기여한 자가 자유이용이 가능하게 될 것이다.
이상 마칩니다.
양도인 금반언의 원칙(Assignor estoppel)은 발명자가 양도한 특허의 무효를 주장할 수 없고 단지 특허의 청구범위를 해석하는 방법으로만 선행기술을 다툴 수 있어야 한다는 공정성의 원칙에 근거하고 있다. 그러나 이 원칙이 적용되지 않는 첫번째 사유가 발명가가 특정 청구항 기재 특허 발명에 대한 유효성 보증을 하기 전에 양도하는 경우이다. 이 같은 사례는 종업원 직무발명인 경우 자주 나타난다. 이에 미국 판례 비교를 통해 직무발명 사전예약승계 약정의 중요성을 살펴본다.
지난 2021년 7월 30일, 호주 연방법원은 인공지능(AI) 시스템 “다부스(DABUS)”를 발명자로 인정하되 그 권리는 인공지능시스템에 귀속하지 않고 “다부스(DABUS)”의 소유자인 스티븐 탈러(Stephen Thaler) 박사에게 귀속시켰다. 이러한 판결은 인공지능(AI) 시스템에 의한 창작물의 특허보호에 대한 논쟁을 가속화시키고 있다.
IPDaily컬럼 [이진수의 ‘특허포차’] ㉖ 인공지능(AI)
창작물 보호… 한발 앞서가는 ‘영연방(英聯邦)’
사실 호주 연방법원의 판결은 인공지능을 발명자로 인정하여 인공지능에 의한 작업물을 특허제도의 보호대상으로 끌어들이면서도, 그 발명에 대한 권리주체는 전통적인 법리에 따라 인공지능시스템의 소유자인 자연인이나 법인에게 귀속시키도록 하였다.
인공지능 기술의 발달로 인간이 인공지능을 도구로 창작활동을 하거나 인공지능의 작업물을 선택하여 유용한 발명으로 발전시키는 경향이 가속화되고 있는 현실 속에서, 발명이 순수하게 인간이 창작한 것인지 아니면 기계에 의해 창작된 것인지 아니면 인간이 기계의 도움을 받아 창작한 것인지 여부를 판단하기는 어렵다.
호주연방법원의 판단은 이러한 현실적인 난제를 효율성과 투자보호측면에서 해결해보려는 것으로 생각할 수 있다.
그러나 인공지능기술의 발명자에게 그 발명기술에 대한 특허권을 허락하지 않는 대신 (포기하는 대신), 인공 생성물에 대한 특허권을 던져준 것은 아닐지 걱정스런 생각을 지울 수 없다. 사실 이것이 더 무섭다. 점점 발명자들은 인공지능을 구현하는 기술은 노하우로 숨기고 그 인공지능으로 만든 생성물만 출원하는 경향을 보일까 우려스럽다.
특허제도는 인간의 지적노동의 결과물인 창작에 대한 권리, 즉 자연권을 법률로
보호하고 인간의 창작활동을 자극하여 기술발전을 촉진하고 산업발전에 이바지하기 위해 설계된 제도이다. 이러한 특허제도 아래에서는 인공지능(AI)
시스템이 만들어낸 생성물을 보호한다는 것을 선뜻 동의하기 어렵다.
기계는 도구일 뿐 기계에 의한 생성물은 인간의 지적노동의 결과가 아닐 뿐 아니라 처음부터 창작하도록 프로그램된 인공지능(AI) 시스템이 보상을 통해 창작활동이 자극 받는 것도 아니기 때문이다.
이론적으로 특허제도는 인간의 지적노동의 결과물만을 보호하는 것이 타당하다. 그런데, 현실적으로 발명이 순수하게 인간이 창작한 것인지 아니면 기계에 의해 창작된 것인지를 구분하는 것이 어려워지고 있다. 이를 구분할 수 있는 기술이 등장하지 않는다면 어떻게 인간의 지적노동의 결과물만을 특허로 보호할 수 있는지 의문이 든다.
이점에서 미국의 엄격한 발명자권(Inventorship) 제도를 활용할
만하다. 미국은 특허를 출원할 때 발명자를 자연인으로 특정하고 그 발명자가 진정한 발명자라는 선서진술서(affidavit)를 제출하도록 하고 있다. 발명자는 특허명세서를
읽고 그 발명에 대해 자신이 진정한 발명자임을 진술하는 선언서에 서명을 해야만 한다. 선언서가 없는
특허는 무효다.
참고로, 미국 발명자의 선언서(§115(a))의
양식을 보면 “선언서나 진술서에 고의적 허위 진술(willful
false statement)이 있으면 18 U.S.C. (연방형법) §1001 규정에 따라 벌금 또는 5년이하의 징역에 처해질 수 있음을
인식한다.” 라는 경고문도 들어간다.
우리나라 특허법도 거짓으로 특허청을 속여 등록받는 행위를 거짓행위의 죄(동법 제229조)로 형사처벌하도록 하고 있다. 따라서 특허출원 시 발명자 선언서나 진술서를 제출하게 하면, 악의적으로 인공지능이 창작한 발명을 자신의 발명으로 둔갑하는 행위를 억제할 수 있다. 이렇게 엄격한 발명자권(Inventorship) 제도를 운영하면 출원발명이 인간의 창작물인지 아니면 인공지능의 창작물인지에 대한 고민에서 상당부분 벗어날 수 있을 것으로 기대한다.
다만 특허출원발명이 누구의 발명인지는 사실심리에 기초한 법률판단사항이란 점을 감안하여 출원이 계속 중이라면 출원인이 특허청에 누가 발명자인지를 심리해줄 것을 요청하는 제도를 도입하는 것이 바람직하다. 악의가 아니라면 그 결정을 통해 발명자를 수정할 수 있는 기회를 부여하여야 선의의 피해자가 발생하지 않을 것이다. 이 제도를 통해 인공지능에 의한 창작물인지 아니면 자연인에 의한 창작물인지도 함께 판단받을 수 있고 등록전에 발명자권의 하자를 치유받는 길이 열릴 것이다.
이제 인공지능 구현기술의 보호와 그 생성물에 대한 논의로 다시 돌아가 보자.
창작하도록 프로그램된 AI 시스템이 특허제도에 의해 창작의 동기가
자극 받을 것을 기대하기는 어렵다. 따라서 특허제도의 본질을 생각해보면 인공지능(AI) 시스템이란 기계에 의한 '생성물'을 보호할 것이 아니라 그 창작행위를 하는 인공지능(AI) 시스템에 적용되는 "기술"을 보호하여야 한다.
인간과 달리, 인공지능시스템의 창작은 창작의 의지나 동기와 상관없이 이미 정해진 프로그램에 의해서 이루어진다. 다만, 창작하는 인공지능(AI) 시스템을 만들려면에 학습 데이터나 테스트 데이터와 같은 데이터 셋이 필요하고 인공지능 시스템이 창작활동을 하려면 목적에 맞게 처리된 빅데이터셋이 필요하다. 따라서 현대에 들어 데이터셋은 정제된 석유에 비유되곤 한다.
현재 기술 수준에서는 학습 데이터나 테스트 데이터와 같은 데이터 셋은 인간의 지적 노동 영역이고 그 결과물을 만들어 내기 위해 엄청난 투자가 필요하다.
※ 특허제도, 즉 인간의 창작물을 보호하는 제도
아래에서는 창작의 도구는 자유이용을 보장하고 인간의 창작은 강하게 보호하는 체제를 근간으로 한다.
따라서 전통적인 인간 창작물과 달리 그 인공지능의 생성물은 자유이용을 보장하되 오히려 창작을 촉진할 창작의 도구, 즉 데이터 셋은 보호할 필요성이 생긴다.
[IPDaily 특허포차] 인공지능분야 특허 심사실무 가이드(하)
물론 MINT와 같은 학습데이터의 단순한 샘플은 학습기술에 대한 창작의 도구로 자유이용이 보장되어야 한다. 또한 앞에서 언급한 바와 같이 특허는 논리적으로 인공지능에 의한 생성물을 자유이용의 영역에 두는 것이 자연스럽고 타당하다.
인공지능에 대한 투자와 기술개발의 촉진은, 딥-런닝과 같은 인공지능의 "기술"을 특허로 보호하고, 인공지능을 만드는 도구나 소재 중 인간의 지적노동이 들어간 창작적 선택물을 특허로 보호하는 것만으로도 충분히 달성할 수 있다.
이를 특허제도에서 어떻게 보호할지에 대한 논의가 필요하다. 이를 포기하고 인공지능의 생성물을 보호하게 된다면 인류는 창작하는 기계를 만들어 내는 데만 몰입하게 되어 결국은 영화 터미네이터 속 스카이넷을 마주하게 될 수 있다.
데이터 마이닝과 분석을 포함한 딥런닝과 같은 기술을 특허로
보호함에 있어서 발목잡기는 없는지 들여다 보아야 한다.
역사를 돌이켜 보면 특허의 대상은 물건에서 시작하였다. 그래서 지금도 발명이란 용어와 발명품이란 용어가 동일하게 사용되기도 한다.
때문에 특허는 청구항 말미가 물건이거나
방법으로 기재되지 않으면 특허의 대상이란 첫 관문을 통과하지 못한다. 청구항 말미를 컴퓨터프로그램이나 데이터로 기재하면
첫 관문조차 통과하지 못한다. 그 내용이 어떠한 기술적 창작인지는 따지지도 않는다. 이점은 개선되어야 하지 않을 까 생각한다.
<참고> 소프트웨어(SW) 또는 데이터 형식(Format) 등을 직접 청구하는 특허청구항 형식을 허용하는 유럽과 일본 특허청이 공동연구한 보고서도 링크로 제공합니다.
Comparative Study on Computer Implemented Inventions/Software related Inventions between JPO and EPO
특허의 대상은 “기술적 사상”이라서
결국은 유체물에 사용될 때 그 유용성과 실용성이 나타난다. 때문에 미국에서 방법(Process)을 특허의 대상으로 허용하였지만 여전히 특허의 보호대상, 즉
보호대상이 되는 실시의 유형은 유체성을 벗어나지 못하였다.
따라서 현재는 컴퓨터프로그램을 특허 받기 위해서 물건의 발명으로 청구하거나 하드웨어를 구성요소로 사용한 소정의 프로세스(process), 즉 방법으로 청구하여야 한다.
그러나 컴퓨터프로그램은 청구항에 하드웨어를 구성요소로 사용하지 않더라도 그 본질 상 컴퓨터란 하드웨어에서 구현될 수 밖에 없다. 이 점을 고려하면 SW발명이 하드웨어를 구성요소로 하였는지보다는, 현실의 세상에 어떤 "유형적" 변화를 유용하게 줄 수 있는 기술적 사상(concrete concept)의 창작인지가 등록요건의 핵심이 되어야 할 것이다.
인공지능기술이라고 다르지 않다. 딥러닝과 같은 인공지능(AI) 시스템에 적용되는 SW기술은 컴퓨터에 구현되는 것을 전제한다. 컴퓨터 (라우터 역시 컴퓨터의 일종이다)와 분리해서는 실행되거나 저장 또는 전송될 수 없다. SW를 구현하는데 물건에 의존하지 않는 것은 존재하지 않는다.
따라서 기술적 사상을 특허의 보호대상으로 할지를 따지면서 굳이 물건의 유체성에 한정해야 하는지 의문이다. 오히려 따져야 하는 것은 기술적 사상의 창작인지 아니면 누군가에게 독점하게 하면 안되는 창작의 도구나 소재인지가 아닐까?
특히 방법 발명이 물건에 구현되어 이용되기는 하나 그 방법특허의 대상을 물건에 사용되는 방법으로 한정하고 “사용”의 의미가 방법의 목적을 구현하는 행위로 정의되면, 현행 법문은 실시유형을 물건으로 한정하여 법정한 것과 다르지 않다. 결국
미래 다양한 실시유형을 포괄하기는 어렵다.
※
사용(使用)
: 일정한 목적이나 기능에 맞게 씀.
|
특허법 제2조 (정의) 3. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. 가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산ㆍ사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나
그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위 나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의
사용을 청약하는 행위 다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에
의하여 생산한 물건을 사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 |
따라서 각각의 발명이 구현된 물건(발명품) 하나 하나에 적용되는 특허법 제2조의 실시행위 정의조항에 『발명을 이용하는 행위』를 추가하여 “발명”이라는 기술적 사상의 실시유형을 일반적으로 적용할 수 있도록 허용하는 것은 어떨까 제안해본다.
|
※ 이용(利用) : 1. 대상을 필요에 따라 이롭게 씀. 2. 다른 사람이나 대상을 자신의 이익을
채우기 위한 방편(方便)으로 씀. |
※ KIPNET "AI 기술을 특허로 보호하기 위한 제언 발췌본 파일 참고
[AI 기술을 특허로 보호하기 위한 제언 UPdate 20210828.pdf 다운로드]
기술적사상의 창작물에 대해 특허 대상을 확대하더라도 특허권자에게 지나치게 많은 영역에 대해 독점.배타권을 주는 것은 아닌지를 걱정할 필요는 없다.
창작의 소재와 도구는 여전히 특허의 대상에서 배제하여야 하고, 어차피 특허침해를 금지하거나 손해배상을 산정할 때는 발명이 구현된 물건성을 벗어나기 어렵기 때문이다.
권리행사의 대상은 물건성의 제한이 주어질 수 밖에 없으므로, 발명의 “이용(利用)”이란 실시유형을 도입하여 그 유형이 어떠하든 발명이란 기술적사상이 저장 또는 사용, 전송, 이전, 판매 등의 행위를 모두 포함하게 되더라도 당사자간 구체성을 넘어 추상적인 권리행사가 허용되지는 않을 것이다.
딥런닝과 같은 인공지능에 관한 기술과 별개로, 인공지능의 생성물에
대한 보호에 대한 논의는 다음편에서…
[인공지능 생성물의 등록을 통한 공지 제도와 이를 촉진하기 위한 정액 보상 제도 등등]
AI 기술의 보호와 AI 생성물(작업물)의 보호에 대한 생각(하)
양도인 금반언의 원칙(Assignor estoppel)은 발명자가 양도한 특허의 무효를 주장할 수 없고 단지 특허의 청구범위를 해석하는 방법으로만 선행기술을 다툴 수 있어야 한다는 공정성의 원칙에 근거하고 있다. 그러나 2021년 미 연방대법원의 Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc. 사건 (이하 “미네르바 사건”) 판결은 일반적으로 특허의 양도인은 자신이 양도한 특허에 대한 무효를 주장할 수 없다는 것을 재확인하면서도 그러한 양도인 금반언 원칙의 예외를 열어주었다. 이처럼 특허양도인이 그 특허의 무효항변이 가능한 경우를 살펴본다.
양도인의 금반언 원칙(중)… 원칙이 적용되지 않는 ‘3가지’ 사유 [IPDaily 컬럼 읽기]
양도인 금반언 원칙이 적용되지 않는 제 1 사유는 발명가가 특정 청구항 기재 특허 발명에 대한 유효성 보증을 하기 전에 양도하는 경우이다. 이 같은 사례는 종업원 직무발명인 경우 자주 나타난다. ....(중략)...
양도인 금반언 원칙이 적용되지 않는 제 2 사유는 법령의 변경으로 법률 적용이 양도 시점에 주어진 보증과 무관하게 되는 경우이다. 법이 개정되어 구법에 따르면 유효했던 특허가 개정법에 따라 무효사유를 갖는 경우이다. ...예를 들어, 판례법 국가에서 양도당시에는 판례가 특허적격성이 인정하였으나 그 이후 판례가 변경되어 특허적격성이 부정된 경우라던가, 특허법의 개정으로 선행기술의 적격성(국내주의에서 국제주의)이 변동된 경우가 대표적일 것이다. AIA 개정법으로 일부계속 (CIP) 출원의 선행기술 적격에 변동이 있는 것도 생각해볼 수 있다....(중략)...
양도인 금반언 원칙이 적용되지 않는 제 3 사유는 발명자이든 양도인이든 특허 또는 출원을 양도 할 때의 청구범위와 그 이후 청구범위가 다른 경우이다.
출원발명이든 특허발명이든 명세서에 기재된 발명은 공중에 기부한 것이고 오직 청구범위에 기재된 발명만이 심사의 대상이 되고 등록된 권리가 된다. 따라서 양도인이 발명을 양도한 이후 양수인이 청구범위를 변경한 것까지 그 유효성을 진술하거나 보증한 것으로 볼 수 없기 때문이다. 특허법에 나타난 발명자의 동일성 유지권의 다른 모습이라고 볼 수 있다.
(후략)...
[EOF]
인공지능(AI) 창작물 보호… 한발 앞서가는 ‘영연방(英聯邦)’
지난 2021년 7월 30일, 호주 연방법원은 인공지능(AI) 시스템이 발명자가 될 수 있다는 획기적인 판결을 했다 (Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879).
이 사건에서 발명자로 인정된 인공지능(AI) 시스템은 “다부스(DABUS)”라는 장치로 스티븐 탈러(Stephen Thaler) 박사가 만든 것이다.
...(중략)...
이번 호주 연방법원의 “다부스(DABUS)” 사건을 비롯해 몇몇 사건을 보면 영국을 비롯한 영연방 국가에서 신기술에 대한 특허보호 확대 움직임을 엿볼 수 있다. 지난 2021년 7월 자연현상(뉴클레오티드 포함)의 실제 적용 (practical application)과 관련된 진단방법에 대해 영국 법원에 이어 호주 연방법원도 특허적격성을 허용한 바 있다 {영국 Illumina, Inc v Premaitha Health Plc [2017] EWHC 2930; 호주 Ariosa Diagnostics, Inc v Sequenom, Inc (Sequeno 2021)}.
- 다부스 발명은 이번에 호주 연방법원 뿐 아니라 남아프리카공화국 법원에서도 특허 보호대상으로 인정되었다.
...(중략)...
호주 특허법의 제15조 제1항의 (c)호의 독특한 언어적 표현은 기계의 주인이 기계의 사용을 통해 얻게 되는 파생된 권리를 가질 수 있다는 해석의 유연성을 열어 주었다. 생각해보면 이러한 접근은 인공지능(AI)를 창작의 도구로 사용한 것과 크게 다르지 않다. 따라서 호주 연방법원의 이 사건은 호주 특허법 법문의 특이성 때문에 가능한 해석이라고 볼 수 있다.
...(중략)...
이제 다시 영연방 전선의 선두주자인 영국에서 인공지능의 생성물에 대한 논의가 어떻게 이루어졌는지를 살피고자 한다. 앞에서도 언급한 바와 같이 영국은 인공지능에 의한 생성물에 대한 취급을 별로도 영국의 저작권·디자인·특허 통합법(CDPA)에 규정하고 있다.
...(중략)...
그러나 AI의 창작물을 저작권으로 보호하는 것은 한계가 있다. 그 내용은 2021년 영국 특허청(UKIPO)의 자문결과물에서도 엿볼 수 있다.
...(이하생략)
양도인의 금반언 원칙(상)… 자신이 매각한 특허의 ‘무효’를 주장할 수 있을까?
양도인 금반언의 원칙은 미국 대법원이 1924년 Westinghouse 사건에서 처음으로 도입했다 {Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Formica Insulation Co., 266 US 342(1924)}.
이 원칙은 발명자는 양도한 특허의 무효를 주장할 수 없고 단지 특허의 청구범위를 해석하는 방법으로만 선행기술을 다툴 수 있어야 한다는 공정성의 원칙에 근거하고 있다. 이 판결로 일반적으로 특허의 양도인은 자신이 양도한 특허에 대한 무효를 주장할 수 없다는 것을 재확인하면서도 그러한 양도인 금반언 원칙의 예외를 열어주었다.
미 연방대법원의 판결에는 양도인 금반언(Assignor estoppel)이 적용되지 않는 상황, 즉 양도인이 특허권을 양도할 때 묵시적으로 진술이나 보증을 할 수 없는 상황을 설명하고 있다.
1) 발명가가 발명을 완성하기 전에 미리 양도하기로 한 경우.
2) 나중에 법령의 변경으로 법률 적용이 양도 시점에 주어진 보증과 무관한 경우.
3) 양도 이후 특허 청구범위가 변경된 경우.
...(후략)
<참고> 주요국 ‘무효심판’체계 및 ‘청구인’ 적격 비교 IPDaily 특허포차 컬럼 읽기
주요국 ‘무효심판’체계 및 ‘청구인’ 적격 비교
전세계 특허제도에서 특허에 대해 무효를 다투는 절차는 그 나라의 사법제도에 따라 조금씩 다르다.
미국 상표법과 트레이드 드레스(하)… 상표권 침해 판단 기준은?
미국에서 상표침해소송을 제기하고자 하는 원고는 (1)자신이 유효하게 보호받고 있는 상표권을 보유하고 있다는 사실과, (2)피고가 원고의 상표를 상업적으로 사용하여 왔다는 사실과, (3)피고의 상표 사용으로 원고의 상표에 대한 수요자의 오인(mistake) 또는 혼동(confusion)이 발생할 가능성이 있다는 점을 증명해야 한다.
‘주상표권(primary trademark)’ 등록 … 미국 상표침해소송 요건
앞의 (1) 및 (2) 내용과 관련해, 주상표권(primary trademark)으로 연방상표를 등록 받으면, i) 등록상표권자에게 유효한 상표를 상업적으로 사용할 수 있는 배타적 권리가 있다는 일응의 증거(prima facie evidence)가 되기 때문에(15 U.S.C. § 1057 (b)), 등록 상표권자는 상표권의 유효성에 대해 증명할 필요가 없다.
또한 ii) 등록상표권이 존재하고 있다는 사실에 대해 미국 전역의 일반 공중에게 “통지”가 이루어진 것으로 의제 (constructive notice)되어 상표 침해자가 등록 권리자의 상표권의 존재를 몰랐다는 선의의 항변(good faith defense)을 할 수 없게 된다.
또한 iii) 상표권자가 실제는 특정 주에서만 상표를 사용한 경우라도 출원일부터 미국 전 지역에서 상업적으로 사용한 사실이 의제 (constructive use)되어 (15 U.S.C. § 1057 (c)), 미국 모든 주에서 권리를 행사를 할 수 있다.
iv) 마지막으로 5년간 상거래에 계속 평화롭게 독점적으로 사용했다면 유효한 상표로 보호된다는 사실을 더 이상 다툴 수 없다(15 U.S.C. § 1065). 이러한 불가쟁력 (Incontestability)이 생기면 심지어 기술적 상표로서 식별력이 없는 경우에도 2차적 의미를 획득한 것으로 의제되어 피고는 이를 더 이상 다툴 수 없게 될 수 있다.
v) 나아가 손해배상을 받기 위해 필요한 실제 통지(actual notice) 요건인 등록상표의 표시인 “®” 마크를 사용할 수 있고 (15 U.S. Code § 1111), 미국 관세청 (US Customs Service)을 통해 당해 상표침해품의 수입 금지 구제 조치를 취할 수 있게 된다.
그러나 실제 거래에서 사용되는 경우에만 등록이 가능한 보조등록(Supplemental Register)의 경우는 위와 같은 법적 이익을 향유할 수 없다.
(이하 생략)...
미국 상표법과 트레이드 드레스(중)… 상표의 ‘보조등록’과 ‘사용’
최근 10년사이 미국은 건물 인테리어에 대한 트레이드 드레스(Trade Dress) 상표 확보 시도가 자주 나타나고 있다. 그러나 트레이드 드레스(Trade Dress)는 상품의 형상이나 상품의 포장 또는 용기의 형상 자체가 “표장”(Mark)이므로 상품의 특징에 기한 기능성 논란에 휩싸이기 쉽고 상표로서의 출처표시에 관한 식별력도 인정받는 것이 그리 쉽지 않다.
...(중략)...
상표출원인이 상표로 사용하기는 하나 표장 자체의 식별력을 증명하는 것이 그리 쉽지 않을 때가 많다. 이런 경우에 미국은 상표의 보조등록(Supplemental Register)을 활용할 수 있다. 우리나라도 법률상으로는 건물에 대한 인테리어를 상표로 등록 받는 길이 막혀있는 것은 아니다. 다만 식별력을 취득했다는 것을 증명하기 어렵다는 것뿐이다. 그러나 미국처럼 보조등록제도는 마련되어 있지 않다.
(후략)...
미국 상표법과 트레이드 드레스(상)… 건물 ‘인테리어’를 상표로 보호받을 수 있을까?
...(전략)
필자가 다닌 중학교에는 악명 높은 선도부 선생님이 있었다. 그 선생님은 항상 검은색 폴라티를 입으시고 오른손에는 나무 지휘봉을 들고, 왼손에는 금장시계를 차고 계셨다. 검은색 폴라티와 지휘봉, 금장시계는 그 선생님의 트레이드마크(trademark), 상표이었다.
때문에 멀리 100m 전방에서도 쉽게 알아보고 피할 수 있었다. 누군가 새로 전학이라도 오면 그 선생님의 이름 보다는 검은색 폴라티에 지휘봉과 금장시계를 찬 선생님이 제일 무섭다고 알려주곤 했다.
...
상표법에서는 이러한 고유한 이미지를 만들어 내는 전반적인 겉모양의 특징을 트레이드 드레스(Trade Dress) 또는 상모(商貌)라고 부른다.
“트레이드 드레스”란 용어를 직역하면 “거래 복장”이다. 원래 “트레이드 드레스”는 상품 자체의 형상 또는 상품의 포장 형상, 즉 “복장”에서 유래했다. 상품의 형상이나 상품의 포장 또는 용기의 형상과 같은 입체적 형상에 대한 특징은 상품의 특성에 의존하거나 실용적인 기능에서 유래한 경우가 많다.
(후략)...
실시자유도(FTO)를 둘러싼 오해(하)… 가상 시나리오와 ‘다섯 가지’ 오해
...(전략)
[오해 1] 한국에 실시하려는 발명에 대한 특허를 획득했다면 국가 ‘독점적 권리’를 허락한 것이므로 마음대로 실시사업을 할 수 있다(?)
[오해 2] 같은 발명이라면 한국에서 등록된 특허와 해외에 등록된 특허의 ‘권리범위‘는 실질적으로 같을 수 밖에 없다(?)
[오해 3] 같은 발명에 대해 한 국가에서 ‘자유이용발명‘이 되면 다른 국가에서도 자유이용발명이 된다(?)
[오해 4] 공중에 공개되어 바쳐진 발명이라면 자신의 ‘실시사업’을 자유롭게 할 수 있다(?)
[오해 5] 자신의 실시발명의 특징들이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 ‘자유실시기술’이라면 모든 국가에서 누구나 자유롭게 이용이 가능한 자유이용발명이 된다(?)
짧은 3~4 음절로 호칭될 경우 상표의 유사판단에서 전체관찰의 중요성 (특허법원 2020허4518)
2021년 6월 28일 오늘 특허법원의 판결속보를 받고
실무차원에서 의미 있는 판결 몇 건을 정리해봅니다.
<요약>
확인대상표장(cafe
Hue & Jung)은 이 사건 등록서비스표(CAFE HUE)와
그 표장이 유사하지 않아 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않다고 본 사례(특허법원 2020허4518)
<판시요지>
“이 사건 등록서비스표(CAFE
HUE) 중 ‘CAFE ’ 부분은 지정서비스업인 ‘카페업’을 지칭하는 단어로 식별력이 없으므로, ‘HUE’
부분이
요부가 된다.
확인대상표장(cafe Hue & Jung)
중 ‘cafe’
부분은
사용서비스업인 ‘카페업’을 가리키는 단어로 식별력이 없다. 나아가 아래와 같은 이유로 나머지 ‘Hue & Jung’
부분
중 ‘Hue’
부분이
요부에 해당한다고 보기 어렵고, 확인대상표장은 ‘Hue & Jung’
전체로서
관찰되어야 한다.
① ‘Hue & Jung’
부분은 ‘휴앤정’ 혹은 ‘휴앤드정’으로 호칭되어 짧은 3음절
혹은 4음절에 불과하여 한 번에 호칭될 것으로 보이고, ‘Hue’ 부분과 ‘Jung’
부분은
영어의 ‘and’를 의미하는 ‘&’
기호로
연결되어 있어 밀접하게 결합되어 있다.
② 확인대상표장 중 ‘Hue’
부분과 ‘Jung’
부분은
각각 그 부분이 그 자체로 주지․저명하다거나 일반 수요자에게
강한 인상을 주는 부분임을 인정할 자료도 없다. 게다가 일반 수요자 및 거래자들이 확인대상표장을 ‘휴’ 또는 ‘카페휴’로만 분리하여 약칭하거나 ‘정’ 또는 ‘카페정’으로만 약칭하였다고 볼만한 자료도 보이지 않는다.
③ 또한, ‘Hue’
부분은 ‘빛깔, 색채’ 등의 의미를
갖고, ‘Jung’
부분은
영어사전에서 그 뜻을 찾아볼 수 없고 우리나라의 흔한 성씨 등으로 인식될 것으로 보이고, ‘Hue’ 부분은 ‘Jung’
부분과 ‘&’
기호로
대등하게 연결되어 있으며, 크기나 비중 등에 있어서도 ‘Jung’ 부분과 별다른 차이가 없는
점에 비추어 확인대상표장 중 ‘Hue’ 부분이 ‘Jung’ 부분과 비교할 때 상대적으로
식별력이 높다고 보기 어렵다.
④ 이러한 점을 종합하여 볼
때, 확인대상표장은 그 중 ‘Hue’ 부분만이 독립하여 서비스업의
출처표시기능을 수행한다고 볼 수는 없고, ‘Hue & Jung’ 부분 전체로서 이 사건
등록서비스표의 요부인 ‘HUE’ 부분과 대비하여 그 유사 여부를 판단함이 타당하다.
이 사건 등록서비스표와 확인대상표장을 대비하면, 양 표장은 ‘& Jung’ 부분의 유무에 따라 외관이 상이하다. 또한 이 사건 등록서비스표는 요부가 ‘휴’로 호칭됨에 반해 확인대상표장의 요부는 ‘휴앤정’ 혹은 ‘휴앤드정’으로
호칭되어 그 호칭에 차이가 있다. 이 사건 등록서비스표는 ‘빛깔, 색채’ 등으로 관념됨에 반해 확인대상표장은 별다른 관념을 갖지 않아
그 관념을 대비하기 어렵다.
그렇다면 이 사건 등록서비스표와 확인대상표장은 그 표장이 유사하지
아니하므로, 나아가 살필 필요 없이 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고
봄이 타당하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.”
<시사점>
결합문자 상표의 유사판단에 있어서 실무적으로 분리관찰의 유혹에 빠지기쉽다. 이 사건에서도 ‘Hue’ 부분과 ‘Jung’ 부분이 영어의 ‘and’라는 접속사를 의미하는 ‘&’ 기호로 연결되어 오히려 분리되기 쉽다고 생각할 수도 있다.
그러나 이 사건 처럼 법원은 표장의 호칭이 짧은 3음절 혹은 4음절에 불과한 경우 각각 분리하여 호칭하기 보다는 한 번에 호칭될 수 있다고 보는 경향이 있다.
다만 전체관찰에 따른 "요부" 대비 판단이 확립되어 있다는 것도 주의하여야 한다. 대체로 조어 내지 임의 선택적 단어(arbitrary word)나 주지 단어 등은 독자적의 식별표지로 기능할 수 있는 요부라고 판단될 수 있을 것이다.
상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 할 수 있다 (대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 자생초사건). 요부인지 판단은 결합강도와 표장의 식별력 강도. 수요자 인식정도를 따져 판단할 수 밖에 없다.
지난 3월 대법원 전원합의체 판결 이후 자신의 등록상표를 사용하고 있다는 항변이 정당한 비침해 항변으로 인정받지 않게 되었다. (대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결). 따라서 더욱 주의하여야 한다. 상표유사판단의 모호성을 생각할 때 상표법 실무가 더 어려워지고 있다.
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(참고) 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 (자생한의원 vs. 자생초 유사판단)
[1] 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.
[2] 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다.
그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.
이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다.
상표권자라도 독자적인 판단에 따라 누구에게 어떠한 행위를 임의로 요구할 권리를 가지는 것이 아니라 단지 재판상 청구권을 가지는 것이라는 취지 (특허법원 2020나1100)
2021년 6월 28일 오늘 특허법원의 판결속보를 받고
실무차원에서 의미 있는 판결 몇 건을 정리해봅니다.
<요약>
피고의
경고장 발송행위와 영업방해 행위를 불법행위로 판단하여 손해배상을 산정한 사례(특허법원 2020나1100)
<판시요지>
“등록상표권자라고 하더라도
독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없고, 재판받을
권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 이 사건의 내용증명과 같이 경쟁회사의 거래처에 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를
선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크다. 또한 경쟁업자로부터 거래처를 탈취하거나 경쟁업자의 영업을 방해하는 수단으로 악용되는 등 정당한 권리행사의 범위를
넘은 것으로 볼 여지가 있으므로, 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.”
<주요배경사실과 판단>
피고 미스킨이 2016. 3.에서 2016. 6.경까지 원고 거래처인 temtem 소공동 지하상가, 롯데면세점 월드타워점, 갤러리아 면세점, 지에스홈쇼핑, 신라면세점 등에 ‘피고
미스킨이 이 사건 상표의 상표권자이고, 위 거래처에서 판매되고 있는 원고 제품은 이 사건 상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 상표권 침해에 해당하므로 그 사용을 중단하고 이를 받아들이지 않을 경우 민·형사상 법적 조치가 이루어질 수 있다‘는 취지의 경고장을 내용증명으로
발송하였고, 2016. 6.경 위 면세점 등 거래처에서 원고 제품의 판매가 중단되었으며, 그 이후 거래가 재개되지 않았다. 피고 미스킨의 면세점 등 거래처에
대한 경고장 발송행위는 앞서 본 사실 및 사정에 갑 제57호증의 기재,
변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 정당한 권리행사를
벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 원고의 영업 활동을 방해한 것으로 민법 제750조의 불법행위에 해당한다고
봄이 타당하다.
<시사점>
이 사건 이외에도 우리나라 법원은 계속해서
특허권자 등이 사법적 구제절차를 취하지 않고 침해를 단정하여 실시행위의 중단을 요구하는 위협(경고장)을 적법하지 않은 부당한 행위로 보고 있다 (특허법원 2017나2417 판결, 대전지법 2008가합7844 판결, 서울중앙지법 2014가합551954 판결). 따라서
우리나라에서는 특허권자라고 하더라도 침해행위를 중단할 것을 요구하는 경고장의 발송은 매우 신중해야 한다.
그러나 한번 생각해 볼 것은 있다. 우리나라 법원의 이러한 입장은 미국의 태도와 사뭇 다르다. 미국
연방대법원은 특허권자에게 경고할 권리가 없으면 특허는 무의해진다고 판시하고, 특허권자는 침해 의심자에게 경고할 권리를 가지며 이러한 권리를 행사하는 것은 불법이 아니란 점을 분명히 하였다 [Virtue v. Creamery Package Mfg. Co., 227
U.S. 8 (1913)].
“Patents would be of little
value if infringers of them could not be notified of the consequences of
infringement, or proceeded against in the courts. Such action, considered by
itself, cannot be said to be illegal. Patent rights, it is true, may be
asserted in malicious prosecutions as other rights, or asserted rights, may be.
But this is not an action for malicious prosecution. It is an action under the
Sherman antitrust act for the violation of the provisions of that act, seeking
treble damages. This, indeed, plaintiffs take special pains to allege, that
there may be no confusion about the right or grounds or extent of recovery. The
testimony shows that no wrong whatever was committed by the Owatonna Company,
and the fact that it failed in its suit against plaintiffs does not convict it
of any.” (Virtue v. Creamery Package Mfg. Co., 227 U.S. 8 (1913))
그렇다고 미국도 특허권자의 무분별한 경고장을
허용하는 것은 아니다. 정당한 권리행사이어야 한다. 여기에는 “Good Faith”이어야
한다는 제한이 따른다. 경고장을 보내는 행위 자체를 문제 삼는 것이 아니라 침해판단의 성실성과 경고의
내용(요구사항)을 기준으로 판단한다. 미국은 2014년부터 주별로 Bad-faith
특허침해주장금지 법안을 시행하고 있다 (Alabama, Georgia, Idaho, New
Jersey, Oklahoma, Oregon, Tennessee, Utah, Vermont, Verginia, Wisconsin 등 18개주 법 통과, 11개주 진행 중). 주로 소기업이나 창업자를 보호하기 위한 취지이다. 이 법에는 “bad Faith assertion”를 판단하는 기준을 명확히 정하고 있다.
대체로 경고장을 발송한 특허권자가 그 특허발명을
실제 실시하고 있으면 “bad Faith assertion”으로 잘 보지 않는다. 반면, 처음부터 특허를 실시하지 않는 자가 돈의 지급을 요구하거나
실시중단을 강하게 요구하는 경우에는 “bad Faith assertion”으로 본다. 경고장에 침해를 판단한 청구발명이나 침해제품이 특정되어 있지 않아도 “bad
Faith assertion”으로 본다.
우리나라도 특허권자가 잠재적인 침해자에 대해
보내는 경고장 자체를 사적 구제로만 볼 것이 아니라 다른 법률에 따른 위법행위를 따지는 것이 더 타당해 보인다.
특허공유 계약에서 특허공유의 의미 (특허법원 2020허1847)
2021년 6월 28일 오늘 특허법원의 판결속보를 받고
실무차원에서 의미 있는 판결 몇 건을 정리해봅니다.
<요약>
특허공유가
반드시 공동출원에 의한 공유를 의미하는 것은 아니므로 원고 출원이 이 사건 특허발명의 무효사유(특허공유에 따른 특허법 제44조의 공동출원 규정에 위배)에 해당하지 않고, 선행발명은 비밀유지의무를 부담하는 자들 외 불특정다수인이
인식할 수 있는 상태에 놓이지 않았으므로 이로 인해 특허발명의 신규성이 부정되지도 않는다고 본 사례(특허법원 2020허1847)
<판시요지>
“특허공유 계약에는 특허공유의
의미를 공동출원에 의한 공유로 제한하여 해석할 만한 규정이 존재하지 않고, 특허를 공유하는 방식에는
공동출원에 의한 등록 외에도 특허 등록 후 지분 양도 등 권리의 일부 이전에 의한 공유 방식도 포함되는 것이고,
실제로 원고가 이 사건 특허발명을 출원, 등록한 후 이를 공유하기 위해 피고에게 법인인감이
날인된 위임장과 양도증의 양수인 란에 법인인감 날인을 요청하는 내용증명우편을 발송한 점에 비추어 보면, 원고가
특허법 제44조의 공동출원 의무를 위반하여 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어렵다.”
<원고(무효심판 피청구인)의 주장>
원고와 피고 사이의 특허공유 및 제조, 판매에 관한 계약서(이하 ‘이
사건 특허공유 계약’이라 한다) 제4조는 “금형특허를 공유한다.”고
규정하고 있는데, 이는 반드시 공동으로 출원하여야 하는 것만을 의미하는 것이 아니라 추후에 지분을 이전하여
공유하게 되는 것도 포함되고, 원고는 단독으로 이 사건 특허발명을 출원한 후 피고에게 공유의 의사를
전달하였다. 따라서 이 사건 특허발명에는 특허법 제44조에서
정한 위법사유가 없다.
<피고(무효심판 청구인)의 주장>
이 사건 특허공유 계약은 현재 및 미래의 일체의 특허를 대상으로 하고
있는 점에 비추어 이 사건 특허공유 계약 제4조의 금형특허를 공유한다는 것은 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 공유한다는 의미로 해석하여야 하고, 그럼에도 불구하고 원고가 피고를 배제하고 단독으로 출원하여 등록받음으로써 이 사건 특허발명에는 특허법 제44조를 위반한 무효사유가 있다.
<시사점>
그동안 비즈니스 세계에서 계약서에 특허를 공유한다는
문구만 있으면 특허를 받을 권리를 공유한다는 의미로 해석하는 경향이 없지 않았다. 이번 판례는 이러한
예단에 경종을 울리고 있다.
특허발명품의 개발 및 제조에 있어서, 특히 OEM 제조 단계에서 협력사 들간의 협력계약 작성시 당사자간의
의사를 명확하게 협의 및 확정하고 특허를 받을 권리의 귀속에 관한 계약문구 작성에 유의하여야 할 것이다.
LG가 스마트폰 사업을 중단하기로 한 결정은 가히 2011년 록스타 컨소시움 (Rockstar Consortium)이 촉발한 특허전쟁과 비견될 만한 사건이다.
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<참고> 록스타 컨소시움 (Rockstar Consortium)이 촉발한 특허전쟁 2011년 애플, 블랙베리, 에릭슨, 마이크로소프트, 소니로
구성된 록스타 컨소시움 (Rockstar Consortium)이 캐나다의 파산한 통신회사 노텔(Nortel)의 특허 6천 건을
45억달러(한화 약 5조원)에 낙찰 받아 안드로이드 폰 제조사 진영을 상대로 특허공격하기 시작한 사건.
이 사건을 시점으로 전세계 안드로이드 폰 제조사들은 특허전쟁에 휘말렸다. 이로
인해 미국 AIA 개정이 촉발되었다는 논평도 있었으며 당시 안드로이든 계 대부 구글 법무팀의 수장이었던
미셀 리(Michelle Lee)가 미국 특허청장으로 영입된 계기가 된 것이라는 평도 있었다. (AIA 개정으로 특허의 무덤을 만들어낸 PTAB의 무효심판(IPR)이 탄생하고 SW 특허의 무덤이 된 Alice 판결이 나왔다는 분석도 있다). |
LG는 양적으로 4G SEP (표준필수특허) 부문에서 세계 1위를 차지하고 있으며, 5G SEP (표준필수특허) 부문에서도 세계 3위를 차지하고 있는 기업이다.
질적으로도 LG는 전세계 다양한 특허소송에서 그가 보유한 표준필수특허의
힘을 인정받고 있다 (중국 가전업체 인 TLC에 대한 독일
특허침해소송, 프랑스 스마트폰 제조업체 위코(Wiko)를
상대로 한 독일 특허침해소송, 미국 스마트폰 제조업체 BLU를
상대로 한 미국 특허침해소송 등등에서의 승리).
이러한 기업이 특허를 보유한 체 실시사업을 하지 않겠다는 선언은 전세계 모든 무선통신관련 사업을 하고 있는 기업들에게
공포의 대상이 될 수 밖에 없다.
몸이 가벼워진 LG는 그동안 어렵게 스마트폰을 제조 및 판매하면서 특허괴물은 물론
경쟁사 애플 등에게 빼앗긴 수십억 달러를 되찾고자 할 것이다. 이것은 당연한 일이다. 이제는 스마트폰에 관한
실시사업을 하지 않으니 스마트폰 제조사로부터 역공(cross litigation)을 받을 일도 없다.
LG가 만약 무선통신관련 기술에 관한 특허를 모두 대형 특허 괴물
회사에 매각하기로 결정한다면 전세계의 제조업체는 특허전쟁 속으로 들어갈 수 밖에 없다. 그렇게 되면
또 다시 세계 각국 정부들이 특허에 대한 부정적인 정책을 쏟아 낼 가능성도 배제할 수 없다.
그러나 현실적으로 LG가 그동안 구축한 특허포트폴리오 모두를 매각할 것으로는 생각되지 않는다.
LG는 자동차 자율주행이나 사물인터넷 등 무선통신기술이 사용될 사업을 계속 하여야 한다.
또한 무선통신 핵심 특허들은 필요에 따라서는 과거의 적을 적절히 통제하여 협력 우군으로 만들어낼 수 있는 지렛대이다. 비즈니스 세계에는 영원한 적도 영원한 친구도 없다.
일부 특허군은 계속 보유하면서 라이선스 없이 사용하고 있는 회사를 상대로 직접 권리를 행사하여 굴복시키거나 협력의
유인책으로 사용할 것이고 또 일부 특허군은 특허 괴물 회사에 매각하여 그동안 잃어버린 돈을 일거에 되찾으려고 할 것이다.
그러나 수익 사업에 이용하지 않으면서 그 수많은 특허를 거액을 들여 계속 보유한다는 것은 기업의 존재 목적과
맞지 않는다. 그것 역시 투자자와 주주의 이익에 반하는 것이다.
이제 전 세계 무선통신 관련 제조사들은 LG의 행보를 계속 살펴야 하는 것이 현실이다.
차라리 먼저 LG측이 거부할
수 없는 비즈니스 협력을 제안하거나 관련 특허를 매수하는 것이 더 현명할 것이다.
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“LG is preparing to file a series of patentsuits against companies using their wireless standard essential patents withouta license” (Patently Apple 블로그)
변리사님, 아직도 특허 도면 수정 때문에 밤새시나요? Patent Attorneys, still pulling all-nighters over drawing modifications? 특허 문서만으로 복잡한 기술을 설명하는 데 한계를 느...
