III. Obligations of Third-Party Defendants in U.S. Patent Litigation

III. Obligations of Third-Party Defendants in U.S. Patent Litigation

Manufacturing companies are frequently brought into U.S. patent litigation as third-party defendants at the request of the primary defendants, often the purchasers of accused products. Many Korean companies supply key components to U.S. manufacturers, making such scenarios common.

On December 12, 2024, Judge J. Nicholas Ranjan of the U.S. District Court for the District of Delaware granted Samsung Electronics' request, ordering third-party defendant Seoul Semiconductor to produce documents as part of discovery. Such developments are not unusual in U.S. patent litigation. (Seoul Wire Article)

Accordingly, Korean manufacturers must fully understand the legal status of third-party defendants in U.S. patent litigation, develop strategic responses, and adequately prepare for discovery obligations. While this discussion uses Seoul Semiconductor as an example, it broadly applies to similar cases.

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1. Legal Consequences of Failing to Comply with Discovery Orders

Failure by a third-party defendant to comply with a discovery order issued by a U.S. court can result in severe legal sanctions under the Federal Rules of Civil Procedure (FRCP). U.S. courts have the authority to impose strict penalties for violations of discovery obligations.

1.1 Legal Basis for Discovery Obligations

FRCP Rule 45 governs subpoenas issued to third parties, requiring them to produce documents or provide testimony. A third party served with a subpoena must comply with the order. Failure to do so can result in a finding of contempt of court and corresponding penalties.

1.2 Sanctions for Non-Compliance

Even though Seoul Semiconductor is not a primary defendant, its failure to comply with a court-ordered discovery request can lead to the following sanctions:

1. Contempt of Court:

   • Non-compliance may result in contempt charges, leading to fines or imprisonment.
   • In civil cases, fines may continue to accrue until compliance is achieved.

2. Cost Shifting:

   • Courts may order Seoul Semiconductor to pay attorneys’ fees and litigation costs incurred due to its refusal to comply.

3. Adverse Inference:

   • Courts may interpret non-compliance as evidence supporting the plaintiff’s claims, potentially implicating Seoul Semiconductor’s technology or processes in patent infringement.

4. Compelling Orders:

   • Courts may issue additional orders to compel compliance, imposing harsher penalties for repeated violations.

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2. Jurisdictional Considerations

As a Korean company, Seoul Semiconductor may raise jurisdictional challenges. However, the following factors may limit its ability to avoid compliance:

1. U.S. Business Operations:

   • U.S. courts can assert jurisdiction if Seoul Semiconductor has subsidiaries or conducts business within the United States.

2. International Treaties:

   • Under the Hague Evidence Convention, the U.S. can request evidence from foreign entities, making compliance enforceable internationally.

3. Commercial Sanctions:

   • Persistent non-compliance could lead to adverse business consequences, such as restrictions on operations within the U.S.

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3. Defenses Against Discovery Orders

Seoul Semiconductor may challenge the discovery request by demonstrating that compliance imposes an unreasonable burden. The following defenses may be raised:

1. Unreasonable Burden:

   • The volume or scope of requested documents imposes excessive costs or time requirements.

2. Confidentiality Concerns:

   • The requested materials contain trade secrets or confidential information, and disclosure may result in substantial business harm.

3. Jurisdictional Objections:

   • Seoul Semiconductor may argue that it is outside the direct jurisdiction of U.S. courts.

In such cases, courts may modify the scope of the request or issue protective orders to safeguard confidentiality.

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Conclusion

Third-party defendants in U.S. patent litigation must comply with discovery obligations to avoid severe legal sanctions. International jurisdiction and confidentiality concerns should be carefully managed, and Korean companies must implement proactive strategies to mitigate legal risks and ensure compliance with U.S. legal requirements.

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[한국어 버전]

III. 미국 특허소송에서 제3자 피고의 의무

미국 특허소송에서 제조업체들은 종종 피소된 제품의 구매자인 피고의 요청에 의해 공급자로서 제3자 피고(Third-Party Defendant)로 소송에 참여하게 됩니다. 특히, 한국의 많은 기업들은 미국 완제품 제조사에 핵심 부품을 공급하고 있어 이러한 상황이 자주 발생합니다.

2024년 12월 12일, 미국 델라웨어주 연방지방법원의 J. 니콜라스 란잔(J. Nicholas Ranjan) 판사는 원고인 삼성전자의 요청을 승인하며, 제3자 피고인 서울반도체에게 문서 제출을 명령(미 디스커버리 절차상 증거생산 명령)했습니다. 이는 미국 특허소송에서 흔히 볼 수 있는 사례입니다. (서울와이어 기사)

이에 따라 한국 제조업체들은 미국 특허소송에서 제3자 피고의 법적 지위, 전략적 대응 방안, 디스커버리 의무를 명확히 이해하고 준비해야 합니다. 아래 내용은 서울반도체의 사례를 예시로 들었으나, 유사한 상황에 일반적으로 적용될 수 있습니다.

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1. 제3자 피고의 증거생산(discovery) 명령 불이행 시 법적 책임

제3자 피고가 미국 법원의 증거생산(discovery) 명령을 이행하지 않을 경우, 미국 민사소송법(Federal Rules of Civil Procedure, FRCP)에 따라 다음과 같은 법적 제재를 받을 수 있습니다. 미국 법원은 제3자의 증거생산 의무 위반 시 강력한 제재를 부과할 권한을 가집니다.

1.1 증거생산 의무의 법적 근거

미국 민사소송법 제45조(FRCP Rule 45) 는 소송 당사자가 아닌 제3자에 대해 증거를 요구할 수 있는 소환(subpoena) 절차를 규정합니다. 소환 명령을 받은 제3자는 증거 제출이나 증언을 이행할 의무가 있습니다. 명령을 이행하지 않으면, 법원은 이를 법정모독(contempt of court) 으로 간주할 수 있습니다.

1.2 증거생산 명령 불이행 시 제재

서울반도체가 소송 당사자가 아니더라도, 법원은 서울반도체에 제3자 피고로서 증거 제출을 명령했기 때문에 이를 정당한 이유 없이 거부하면 법적 제재 대상이 됩니다. 제재 유형은 다음과 같습니다:

1. 법정모독(contempt of court)

   • 명령 불이행은 법정모독으로 간주되며, 벌금(fines) 또는 구속(imprisonment) 같은 제재가 부과될 수 있습니다.
   • 민사적인 경우, 명령 이행 시까지 벌금이 지속적으로 부과될 수 있습니다.

2. 비용 부담(order to pay costs)

   • 법원은 명령 불이행으로 발생한 소송 비용이나 변호사 비용을 서울반도체가 부담하도록 명령할 수 있습니다.

3. 불이익 추정(adverse inference)

   • 법원은 명령 불이행을 근거로 삼성전자의 주장을 유리하게 해석할 수 있습니다. 예를 들어, LED 기술이나 제조 공정이 특허침해와 관련이 있다고 추정할 수 있습니다.

4. 강제 명령(compelling order)

   • 법원은 증거 제출을 강제하기 위해 추가 명령을 내릴 수 있으며, 반복 위반 시 더 강력한 제재를 가할 수 있습니다.

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2. 국제적 관할권 문제

서울반도체는 한국 기업이므로 국제 관할권 문제가 발생할 수 있습니다. 그러나 다음과 같은 사유로 증거 제출 의무 회피는 어려울 수 있습니다.

1. 미국 내 사업 활동:

   • 서울반도체가 미국 내 사업체 운영 또는 자회사를 보유하고 있다면, 미국 법원은 이를 근거로 관할권을 주장할 수 있습니다.

2. 국제소송 협약:

   • 한미 간 헤이그 증거수집 협약(Hague Evidence Convention) 에 따라 국가 간 증거 제출이 강제될 수 있습니다.

3. 거래 제재:

   • 서울반도체가 명령을 반복적으로 무시할 경우, 미국 내 비즈니스 활동에 불이익을 받을 수 있습니다.

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3. 합리적 반박 사유

서울반도체가 증거생산 명령의 과도함을 주장하며 이행을 거부하려면, 다음과 같은 합리적 사유를 제시해야 합니다.

1. 불합리한 부담(unreasonable burden):

   • 요청된 문서의 양이 과도하여 비용이나 시간 소요가 지나치게 크다는 점을 증명해야 합니다.

2. 기밀 정보 보호(confidentiality):

   • 요청된 자료에 영업비밀이나 기밀 정보가 포함되어 있어 제출 시 심각한 사업적 피해가 발생할 위험이 있을 경우 이를 주장할 수 있습니다.

3. 관할권 문제:

   • 서울반도체가 미국 법원의 직접적 관할권 밖에 있다는 점을 주장할 수 있습니다.

이러한 경우, 법원은 증거 요청 범위를 조정하거나 보호명령(protective order) 을 통해 기밀 유지 조치를 취할 수 있습니다.

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결론

제조사인 제3자 피고는 미국 특허소송에서 증거 제출 의무를 준수해야 하며, 이를 위반할 경우 다양한 법적 제재를 받을 수 있습니다. 특히 국제 관할권 문제와 기밀 정보 보호를 고려하여 전략적으로 대응할 필요가 있습니다. 한국 기업들은 디스커버리 대응 전략을 철저히 준비하고 법적 위험을 최소화하는 것이 중요합니다.