IV. How Manufacturers Can Avoid Being Impleaded as Third-Party Defendants in U.S. Patent Litigation

IV. How Manufacturers Can Avoid Being Impleaded as Third-Party Defendants in U.S. Patent Litigation

Manufacturers are often drawn into U.S. patent litigation as third-party defendants at the request of defendants, who are typically purchasers of the accused products. Given that many Korean companies supply key components to U.S. manufacturers, it is not uncommon for them to face such scenarios.

On December 12, 2024, Judge J. Nicholas Ranjan of the U.S. District Court for the District of Delaware granted Samsung Electronics’ request, ordering third-party defendant Seoul Semiconductor to produce documents as part of discovery. Such developments are not unusual in U.S. patent litigation. (Seoul Wire Article)

Accordingly, Korean manufacturers must understand the legal framework governing third-party defendants, develop strategies to avoid impleader and prepare for discovery obligations. The following discussion uses Seoul Semiconductor as an example but applies broadly to similar situations.

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1. Requirements for Impleading a Third-Party Defendant

1.1 Legal Basis for Impleader

Under Federal Rule of Civil Procedure (FRCP) Rule 14, a defendant may implead a third party if the third party may be liable for all or part of the plaintiff’s claims. To satisfy this requirement, the defendant must assert:

• The third party has a legal obligation to indemnify or reimburse the defendant for damages related to the plaintiff’s claims.
• The third party has a legal relationship with the defendant, even if it does not owe a direct obligation to the plaintiff.

Impleader Process:

• A defendant may implead a third party without leave of court within 14 days after serving its original answer.
• After 14 days, the defendant must obtain the court’s permission to implead a third party.

Case Example: In the cited case, TCP sought to implead Seoul Semiconductor by asserting that Seoul Semiconductor supplied key components or technologies implicated in the alleged patent infringement. TCP’s assertions likely included:

• Seoul Semiconductor contributed directly or indirectly to the alleged infringement.
• Seoul Semiconductor should share in any liability arising from the claims.
• TCP may claim indemnity or contribution against Seoul Semiconductor.

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2. Strategies to Oppose Third-Party Impleader

2.1 Motion to Dismiss the Third-Party Complaint

A third-party defendant may move to dismiss the impleader complaint by arguing:

1. Lack of Legal Relationship:

   • The third party is not sufficiently related to the alleged infringement, e.g., it merely supplied a product and is not connected to the specific infringement allegations.

2. Undue Burden or Prejudice:

   • Impleading the third party imposes excessive costs or delays that compromise fairness and efficiency.

3. Lack of Jurisdiction:

   • The third party is located outside the jurisdiction of U.S. courts, e.g., Seoul Semiconductor is a Korean entity.

2.2 Answer and Motion to Strike

Once impleaded, the third-party defendant may:

• File an answer to contest the allegations.
• Move to strike claims that are irrelevant, unfounded, or improperly pleaded.

2.3 Protective Order

If the impleader requires the third-party defendant to disclose confidential or proprietary information, the third-party defendant may:

• Request a protective order limiting the scope of disclosure.
• Assert trade secret protections to prevent unnecessary exposure.

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3. Consequences of Failing to Contest Impleader

If a manufacturer fails to contest the impleader or is unsuccessful in its opposition, the following consequences may arise:

1. Court-Ordered Participation:

   • The third-party defendant must comply with discovery obligations and defend its position in litigation.

2. Increased Costs and Reputational Risks:

   • Litigation costs and reputational damage may arise from being implicated in patent infringement claims.

3. Exposure to Subsequent Litigation:

   • Failure to successfully oppose the impleader may invite additional lawsuits from either the defendant or the plaintiff.

4. Compulsory Participation:

   • Manufacturers that supply critical components may have no viable defense against impleader if:
     • Their products are central to the infringement allegations.
     • Their contracts with the defendant contain indemnification or warranty clauses.

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Conclusion

Manufacturers facing the risk of being impleaded as third-party defendants in U.S. patent litigation must adopt proactive strategies to avoid such involvement. Where impleader is sought, manufacturers may contest the claims through dismissal motions, protective orders, or jurisdictional challenges. However, in cases involving technical relevance or contractual obligations, impleader may be unavoidable. Therefore, manufacturers must assess legal risks, review supply agreements, and prepare robust defenses to minimize exposure and protect their interests.

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[한국어 버전]

IV. 제조사가 미국 특허소송에서 제3자 피고로 인입되지 않으려면

제조 기업들은 종종 미국 특허소송에서 피소된 제품의 구매자인 피고의 요청에 의해 공급자로서 제3자 피고(Third-Party Defendant)로 소송에 끌려들어갑니다. 특히, 한국의 많은 기업들이 미국 완제품 제조사에 핵심 부품을 공급하고 있기 때문에 이러한 사례는 드물지 않습니다.

2024년 12월 12일, 미국 델라웨어주 연방지방법원의 J. 니콜라스 란잔(J. Nicholas Ranjan) 판사는 원고인 삼성전자의 요청을 승인하며, 제3자 피고인 서울반도체에게 문서 제출을 명령(미 디스커버리 절차상 증거생산 명령)했습니다. 이는 미국 특허소송에서 자주 발생하는 상황입니다. (서울와이어 기사)

따라서 한국 제조업체들은 미국 특허소송에서 제3자 피고로 참여하는 상황을 피하기 위한 전략과 대응 방안을 이해할 필요가 있습니다. 이 글에서는 제3자 피고 인입 조건과 인입 거부 방법을 살펴보겠습니다.

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1. 제3자 피고의 강제 인입 요건

1.1 피고의 제3자 인입 요건

완제품 판매자인 피고가 피소 제품의 공급자를 제3자 피고로 소환하려면, 미국 민사소송법(FRCP Rule 14)에 따라 다음 요건을 충족해야 합니다:

• 피고는 제3자가 소송에서 발생할 책임의 일부를 분담하거나 책임을 져야 한다고 주장해야 합니다.
• 제3자 피고는 기존 소송의 원고에 대해 직접 책임을 지지 않더라도 기존 피고와 법적 연관성이 있어야 합니다.

제3자 인입소송(Impleader) 절차는 피고가 제3자가 원고의 청구에 대해 구상 책임(indemnity) 또는 기여 책임(contribution)을 져야 한다고 주장할 때 적용됩니다.

절차 요건:

• 원고가 소장을 제출한 후 14일 이내라면 피고는 법원의 허락 없이 제3자를 소환할 수 있습니다.
• 14일이 지난 후에는 법원의 승인을 받아야 합니다.

사례 분석:
기사의 사례에서는 피고인 TCP가 서울반도체가 특허 침해와 관련된 핵심 부품이나 기술을 제공했다고 주장하며 증거 제출을 요구했습니다. TCP의 주장 요지는 다음과 같습니다:

• 서울반도체가 관련 제품의 공급자로서 특허 침해에 기여했다.
• 서울반도체는 특허 침해에 대한 손해배상 책임의 일부를 부담해야 한다.
• TCP는 서울반도체에 대해 구상 책임(Indemnity) 또는 기여 책임(Contribution)을 요구할 수 있다.

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1.2 제3자 인입 소송 거부 방법

만약 제조업체가 피고의 요청에 따라 제3자 피고로 소환될 경우, 다음과 같은 방법으로 이를 거부하거나 대응할 수 있습니다:

1. 제3자 청구 기각(Motion to Dismiss the Third-Party Complaint):

   • 법적 연관성 부족: 소송 쟁점과 직접적 관련이 없음을 주장.
   • 부당한 지연 및 부담: 소송 참여가 과도한 비용과 시간을 요구함을 강조.
   • 관할권 문제: 미국 법원의 관할권 밖에 있음을 근거로 주장.

2. 제3자 소송 반박(Answer and Motion to Strike):

   • 제3자 피고로 지정된 후 답변서(Answer)를 제출하고, 부적절한 주장을 삭제하도록 법원에 신청(Motion to Strike)할 수 있습니다.

3. 보호명령 신청(Protective Order):

   • 기밀 정보 보호 또는 과도한 증거 요구를 이유로 법원에 보호명령(protective order) 을 신청할 수 있습니다.

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1.3 제3자 소송 인입 거부 시의 결과

제조업체가 제3자 소송 참여를 거부하거나 법적 대응에 실패하면 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다:

1. 법원의 강제 참여 명령:
   법원이 피고의 신청이 타당하다고 판단하면, 공급사는 강제로 제3자 피고로 참여해야 하며, 증거 제출 및 법적 방어 의무를 수행해야 합니다.

2. 소송 비용 및 평판 손상:
   소송 참여 거부가 법원의 불리한 판결이나 비용 증가, 고객 신뢰도 저하 등 간접적인 손실을 초래할 수 있습니다.

3. 추가 소송 위험:
   소송 종료 후 피고 또는 원고가 공급사를 상대로 구상 책임 또는 직접 특허 침해를 주장하는 추가 소송을 제기할 가능성이 있습니다.

4. 거부가 불가능한 상황:
   특정 상황에서는 제조업체가 제3자 피고로 소환되는 것을 거부하기 어렵습니다. 예를 들어:

   • 기술적 연관성: 공급한 부품이 특허 침해의 원인으로 지목된 경우.
   • 계약적 의무: 계약에 면책 조항 또는 보증 조항이 포함되어 있는 경우.

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결론

제조업체들은 미국 특허소송에서 제3자 피고로 인입되지 않기 위해 전략적 준비가 필요합니다. 피고의 요청이 부당하거나 과도하다고 판단될 경우, 법적 기각 신청, 반박, 또는 보호명령을 통해 대응할 수 있습니다.

그러나 기술적 연관성 또는 계약적 의무로 인해 거부가 어려운 상황도 발생할 수 있습니다. 따라서 사전에 계약 검토와 법적 위험 분석을 통해 대응 전략을 수립하고, 디스커버리 준비를 철저히 해야 합니다.