VIII. Offensive Strategies for Patent Owners in U.S. Patent Litigation Involving Purchasers and Suppliers

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VIII. Offensive Strategies for Patent Owners in U.S. Patent Litigation Involving Purchasers and Suppliers

U.S. patent litigation frequently involves purchaser defendants who bring suppliers into the dispute as third-party defendants. Many Korean manufacturers supplying critical components to U.S. companies find themselves implicated in such cases.

On December 12, 2024, Judge J. Nicholas Ranjan of the U.S. District Court for the District of Delaware granted Samsung Electronics' request, ordering third-party defendant Seoul Semiconductor to produce documents as part of discovery proceedings. This case highlights the strategic importance of offensive approaches by patent owners in enforcing their rights. (Seoul Wire Article)

Patent owners must strategically assert infringement claims, validate their patents, and dismantle the defenses of purchasers and third-party defendants to secure favorable outcomes, including damages and injunctive relief. The following outlines key offensive strategies for patent owners.

1. Establishing Liability for Defendants and Third-Party Defendants

1.1 Direct Liability of Purchaser Defendants

Patent owners must demonstrate that purchaser defendants sold or distributed infringing products, thus directly infringing the patent.

  • Example: Establish that TCP’s products contain structural and functional elements that correspond to Samsung’s patent claims.
  • Emphasize purchaser defendants’ role as direct infringers to justify damages and injunctive relief.

1.2 Indirect Liability of Third-Party Defendants

Patent owners should argue that third-party defendants induced or contributed to infringement by supplying key components or technologies.

  • Cite 35 U.S.C. § 271(b) and (c) to assert induced infringement and contributory infringement claims.
  • Example: Highlight that Seoul Semiconductor supplied TCP with LED components that incorporate patented technology.

2. Leveraging Discovery for Evidence

2.1 Obtaining Technical Documents

Patent owners can use discovery to demand manufacturing processes, design specifications, and internal structural details from third-party defendants.

  • Example: Request technical documentation for 482 LED products and related components supplied by Seoul Semiconductor.

2.2 Examining Contractual Relationships

Patent owners should request contracts and transaction records to establish supplier-purchaser dependencies and reinforce claims of joint liability.

  • Highlight supplier-purchaser relationships to counter attempts to separate liability.

2.3 Proving Intentional Infringement

Patent owners can request internal emails and meeting records to demonstrate that defendants and third-party defendants knowingly infringed the patent.

  • Prove intent to justify enhanced damages.

3. Claim Construction and Infringement Analysis

3.1 Broad Claim Interpretation

Patent owners should broadly interpret patent claims to demonstrate that defendants’ products meet all claim limitations.

  • Literal Infringement: Show that TCP’s and Seoul Semiconductor’s products directly incorporate claim elements.
  • Doctrine of Equivalents: Argue that products perform substantially the same function, in the same way, and achieve the same result as claimed elements.

3.2 Defending Patent Validity

Anticipate invalidity defenses and prepare evidence showing the novelty and non-obviousness of the patented invention based on prior art analysis.

4. Weakening Defenses of Third-Party Defendants

4.1 Compelling Evidence Production

Patent owners can seek sanctions, including contempt of court, against uncooperative third-party defendants who fail to comply with discovery orders.

  • Use adverse inferences to argue that withheld evidence supports infringement claims.

4.2 Expanding Liability Claims

Patent owners should emphasize that third-party defendants’ technologies extend beyond the case at hand and may cause broader infringement.

4.3 Challenging Protective Orders

Oppose excessive protective orders requested by third-party defendants and emphasize the need for transparency in discovery.

5. Dividing Defenses of Purchasers and Suppliers

Patent owners can exploit conflicts between purchasers and suppliers to weaken joint defenses.

  • Highlight attempts by purchasers to shift blame to suppliers, reinforcing fragmented defense strategies.
  • Example: Use Seoul Semiconductor’s refusal to cooperate as evidence undermining TCP’s defense.

6. Seeking Damages and Injunctions

6.1 Claiming Damages

  • Actual Damages: Recover economic losses, including market share and sales declines caused by infringement.
  • Reasonable Royalties: Demand compensation based on fair licensing rates.

6.2 Requesting Injunctive Relief

  • Seek court orders to prohibit the manufacture, sale, and distribution of infringing products.
  • Use injunctions to secure competitive advantages and deter future infringement.

7. Settlement Leverage and Future Litigation Preparation

7.1 Using Discovery and Claims for Settlement

Leverage discovery demands and strong infringement arguments to pressure defendants into settlements with favorable terms, including licensing agreements.

7.2 Positioning for Future Litigation

Use the outcome of the current case as a foundation for pursuing infringement claims against additional infringers in subsequent cases.

Conclusion

Patent owners in U.S. litigation must deploy multifaceted strategies to establish liability, dismantle defenses, and secure damages and injunctive relief. Key tactics include leveraging discovery, asserting broad claim interpretations, and exploiting conflicts between defendants.

By combining aggressive legal and technical strategies, patent owners can strengthen enforcement efforts, safeguard market positions, and set precedents for future actions against infringers.


[한국어 버전]

VIII. 특허권자, 구매자, 공급사 간 3자 미국 특허소송에서 특허권자인 원고의 공격 전략

미국 특허소송에서는 피소된 제품의 구매자인 피고가 공급사를 제3자 피고(Third-Party Defendant)로 소송에 끌어들이는 사례가 빈번합니다. 한국 기업들은 미국 완제품 제조사에 핵심 부품을 공급하면서 이러한 소송 구조에 자주 연루됩니다.

2024년 12월 12일, 미국 델라웨어 연방지방법원의 J. 니콜라스 란잔 판사는 삼성전자의 요청을 승인하며, 제3자 피고인 서울반도체에게 문서 제출을 명령했습니다(미국 디스커버리 절차상 증거생산명령). 이러한 사례는 미국 특허소송에서 특허권자가 공격 전략을 구사하는 전형적인 방식으로 해석될 수 있습니다. (서울와이어 기사)

이에 따라 특허권자인 원고는 특허의 유효성과 침해 사실을 입증하는 동시에, 피고와 제3자 피고의 방어 논리를 약화시키는 전략을 수립하여 소송에서 승소 및 손해배상 청구를 달성해야 합니다. 아래에서는 원고의 공격 전략을 구체적으로 살펴봅니다.

1. 피고 및 제3자 피고의 책임 입증 전략

1.1 피고의 직접 책임 주장

원고는 피고가 침해 제품을 판매 또는 유통했음을 입증하여 특허침해의 직접 책임을 부각합니다.

  • 예: TCP 제품이 삼성전자의 특허청구항에 포함된 구조적, 기능적 요소를 포함하고 있음을 입증.
  • 피고가 특허침해의 행위 주체임을 강조하여 손해배상 및 금지명령의 근거를 마련.

1.2 제3자 피고의 간접 책임 주장

제3자 피고가 침해 제품의 핵심 부품을 제공하거나 기술을 전수함으로써 간접적으로 침해를 유발했음을 주장합니다.

  • 미국 특허법 271조(b) 및 (c) 를 근거로, 유도 침해(Induced Infringement) 또는 기여 침해(Contributory Infringement) 주장을 제기.
  • 예: 서울반도체가 TCP에 침해 기술이 적용된 LED 제품을 공급했음을 강조.

2. 증거개시(Discovery) 활용 전략

2.1 기술 문서 확보

원고는 제3자 피고의 제조 공정, 설계도, 내부 구조 등 기술 문서를 확보하여 특허와의 유사성을 입증합니다.

  • 예: 서울반도체가 482개 LED 제품과 관련된 기술 자료를 제출하도록 요구.

2.2 피고와 제3자 피고의 계약 및 관계 확인

원고는 피고와 제3자 피고 간 계약 및 거래 문서를 요청하여 협력 관계 및 책임 구조를 입증합니다.

  • 기술적 종속 관계를 강조하여 독립적 책임 주장을 약화.

2.3 의도성 입증

내부 이메일, 회의록 등을 통해 피고와 제3자 피고가 특허침해 가능성을 인지했음을 증명합니다.

  • 침해 의도(intent)를 입증하여 손해배상 청구의 근거 강화.

3. 특허침해 입증 전략

3.1 청구항 해석을 통한 침해 주장

원고는 특허청구항을 광범위하게 해석하여 피고와 제3자 피고 제품이 청구항의 모든 요소를 충족함을 입증합니다.

  • 문언적 침해(Literal Infringement): 제품이 특허 청구항에 명시된 요소를 그대로 포함.
  • 균등론 침해(Doctrine of Equivalents): 제품이 본질적으로 동일한 기능과 결과를 수행.

3.2 특허 유효성 방어

피고와 제3자 피고가 특허무효화를 시도할 가능성에 대비하여 선행기술 분석 및 명세서 방어 논리를 준비합니다.

4. 제3자 피고의 방어 논리 약화 전략

4.1 증거생산 거부 압박

제3자 피고가 증거 생산 명령을 이행하지 않을 경우, 법정모독(contempt of court) 및 불리한 추정(adverse inference)을 주장합니다.

  • 예: 서울반도체의 비협조로 인해 침해 증거가 유리하게 해석됨을 강조.

4.2 광범위한 책임 주장

제3자 피고 제품이 다양한 업체에 공급되었음을 강조하여 광범위한 침해 유발 책임을 주장.

4.3 기밀 보호 주장 반박

제3자 피고가 요청한 기밀 유지 명령(protective order) 을 제한하거나, 정보 공개 거부 시 법적 제재 가능성을 부각.

5. 피고와 제3자 피고의 방어 논리 분리 전략

원고는 피고와 제3자 피고 간 방어 논리를 분리하여 각자의 책임을 강화합니다.

  • 피고가 제3자 피고에 책임을 전가하려는 주장을 강조하여 방어 논리 약화.
  • 예: 서울반도체의 협조 거부를 TCP의 독자적 책임 증거로 활용.

6. 손해배상 및 금지명령 청구

6.1 손해배상 청구

  • 실질적 손해(Actual Damages): 특허침해로 인한 판매 손실 및 시장 점유율 하락.
  • 합리적 사용료(Reasonable Royalty): 특허 사용에 대한 대가 청구.

6.2 침해 중지 명령(Injunction)

피고 및 제3자 피고 제품의 제조, 판매, 유통을 중단하는 명령 청구.

7. 원고의 협상 전략

7.1 협상 카드 활용

광범위한 증거 요구 및 강력한 침해 주장을 통해 합의를 유도하여 로열티 지급 및 소송 종료 도출.

7.2 추가 소송 대비

이번 소송 결과를 활용하여 향후 추가 특허침해 소송의 기반 마련.

결론

특허권자인 원고는 소송에서 승소 및 손해배상 확보를 위해 다양한 법적 및 기술적 전략을 구사해야 합니다. 증거개시 활용, 침해 및 유효성 입증, 방어 논리 약화, 손해배상 청구, 협상 전략 등 종합적인 접근을 통해 유리한 소송 결과를 도출할 수 있습니다.

또한, 피고와 제3자 피고 간의 관계를 세밀히 분석하여 책임을 분산시키지 않도록 방어 논리를 철저히 관리해야 합니다. 이러한 전략은 특허권자의 소송 주도권을 강화하고 시장 경쟁력을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다.

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