VII. Defense Strategies for Purchaser Defendants in U.S. Patent Litigation Involving Patent Holders, Purchasers, and Suppliers
VII. Defense Strategies for Purchaser Defendants in U.S. Patent Litigation Involving Patent Holders, Purchasers, and Suppliers
U.S. patent litigation often involves purchaser defendants who are sued for alleged infringement of products they purchased. These defendants frequently implead suppliers as third-party defendants to shift or share liability. Many Korean companies, as suppliers of critical components to U.S. manufacturers, frequently find themselves drawn into such disputes.
On December 12, 2024, Judge J. Nicholas Ranjan of the U.S. District Court for the District of Delaware granted Samsung Electronics' request, ordering third-party defendant Seoul Semiconductor to produce documents as part of the discovery process. This case highlights the complexities of U.S. patent litigation and the strategic considerations required for both purchasers and suppliers. (Seoul Wire Article)
Given these circumstances, purchaser defendants must adopt strategies to minimize liability, shift responsibility to suppliers, and establish favorable positions in litigation. The following outlines practical defense strategies for purchasers involved in U.S. patent disputes.
1. Shifting Liability to Suppliers
1.1 Leveraging Contractual Provisions
Purchaser defendants can rely on contractual agreements with suppliers, such as supply agreements or technical cooperation agreements, to transfer liability based on indemnification and warranty clauses.
- Indemnity Claims: Assert that the supplier warranted non-infringement but breached this obligation.
- Reimbursement: Seek reimbursement for legal costs and damages if the supplier's components or processes contributed to infringement.
1.2 Impleading Suppliers as Third-Party Defendants
Purchasers can implead suppliers as third-party defendants under Federal Rule of Civil Procedure 14, alleging the supplier shares liability or should indemnify them.
- Emphasize that the supplier’s manufacturing processes or designs directly caused the alleged infringement.
- Use this strategy to secure a legal basis for shifting damages or settlement costs to the supplier.
2. Securing Evidence from Suppliers
2.1 Discovery Requests
Purchasers should aggressively pursue discovery to obtain technical documents related to the supplier’s designs, manufacturing processes, and internal structures.
- Narrow the focus to specific products or technologies identified in the plaintiff’s claims.
- Highlight supplier-produced evidence to emphasize supplier liability rather than purchaser liability.
2.2 Compelling Supplier Cooperation
If suppliers are uncooperative, purchasers can seek court orders compelling the production of evidence.
- Request sanctions, such as contempt of court, against suppliers who fail to comply.
- Propose protective orders to address supplier concerns over confidentiality while ensuring discovery compliance.
2.3 Emphasizing Technical Similarity
Purchasers can argue that the supplier’s products or processes closely match the patented invention.
- Focus on showing that the supplier’s technology—not the purchaser’s use—forms the basis for the infringement claim.
- Example: Highlight how Seoul Semiconductor’s designs and processes align with the claims asserted by Samsung Electronics.
3. Defense Strategies Against Plaintiffs
3.1 Challenging Patent Validity
Purchasers can challenge the validity of the asserted patents based on prior art or other grounds, thereby weakening the plaintiff’s infringement claims.
3.2 Denying Infringement
Purchasers can argue that their use of the supplier’s products does not infringe the asserted patents.
- Present evidence that the supplier’s processes differ substantially from the patented methods.
3.3 Limiting Scope of Claims
Purchasers can request the court to narrow the scope of the plaintiff’s claims and discovery demands.
- Focus disputes on specific products rather than broad categories of technologies.
4. Managing Relationships with Suppliers
4.1 Cooperative Approach
Purchasers may collaborate with suppliers to develop joint defense strategies.
- Utilize supplier-provided technical data to highlight differences from the patented invention.
- Negotiate pre-trial agreements to avoid post-trial indemnity disputes.
4.2 Adversarial Approach
If suppliers are uncooperative, purchasers can emphasize supplier liability through adversarial legal strategies.
- Enforce discovery obligations to build a record supporting supplier liability.
- Prepare for separate indemnity lawsuits against suppliers after trial, if necessary.
5. Long-Term Risk Management
5.1 Reviewing and Revising Supplier Contracts
Purchasers should review contracts to clarify indemnification, liability, and warranty provisions.
- Update agreements to strengthen protection against future disputes.
5.2 Planning for Post-Litigation Indemnity Claims
Purchasers should anticipate filing indemnity lawsuits against suppliers if found liable in the current litigation.
- Gather evidence and legal grounds during the ongoing case to support post-trial claims.
Conclusion
Purchaser defendants in U.S. patent litigation must proactively manage their legal risks by shifting liability to suppliers and strengthening contractual protections. Strategies such as impleader, discovery enforcement, and protective orders are critical for building a strong defense.
Purchasers should also balance cooperation and conflict with suppliers based on litigation dynamics. Long-term risk mitigation, including contract reviews and indemnification planning, is essential for minimizing exposure to future liability.
[한국어 버전]
VII. 3자 미국 특허소송에서 구매사인 피고의 대응 전략
미국 특허소송에서는 종종 피소된 제품의 구매자가 피고로 소송에 연루되고, 해당 제품의 부품 또는 기술을 공급한 제조사가 제3자 피고(Third-Party Defendant)로 추가 소환되는 경우가 많습니다. 한국의 제조업체들은 미국 완제품 제조사에 핵심 부품을 공급하는 사례가 빈번하여 이러한 소송 구조에 휘말릴 가능성이 높습니다.
2024년 12월 12일, 미국 델라웨어 연방지방법원의 J. 니콜라스 란잔 판사는 삼성전자의 요청을 승인하며, 제3자 피고인 서울반도체에게 문서 제출을 명령했습니다(미국 디스커버리 절차상 증거생산명령). 이러한 사례는 미국 특허소송에서 자주 발생하며, 구매사와 공급사 간 책임 관계에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. (서울와이어 기사)
따라서 구매사인 피고는 법적 책임을 최소화하고, 공급사에 대한 책임 전가 또는 분담 전략을 적극 구사하여 방어 논리를 강화할 필요가 있습니다. 아래에서는 구매사로서 활용할 수 있는 핵심 대응 전략을 살펴보겠습니다.
1. 공급사에 책임 전가 전략
1.1 계약 조항 활용
구매사는 공급사와의 계약(예: 공급 계약, 기술 협력 계약)에 포함된 책임 분담 또는 보증 조항을 근거로 공급사에 책임을 전가할 수 있습니다.
- 보증 위반(claim for indemnity): 공급사가 제공한 부품이 특허를 침해하지 않는다고 보증했으나 이를 위반했음을 주장합니다.
- 구상 책임(reimbursement): 공급사가 제조한 부품 또는 기술이 특허침해에 기여했다면, 소송 비용 및 손해배상에 대한 구상 책임을 요구할 수 있습니다.
1.2 제3자 인입 소송 활용
구매사는 공급사를 제3자 피고로 소송에 추가하여 책임을 전가하거나 분담하도록 요구할 수 있습니다.
- 공급사의 제조 공정이나 설계가 특허침해의 원인이라는 점을 법적으로 강조하여 책임을 공급사에 이전합니다.
- 패소 시, 공급사에게 배상 책임을 분담시키는 근거를 확보합니다.
2. 공급사 관련 증거 확보 전략
2.1 증거 제출 요구
구매사는 공급사에 핵심 부품의 설계, 제조 공정, 내부 구조에 대한 기술 정보를 제공하도록 요청합니다.
- 특허침해 여부와 관련된 증거를 확보하여, 공급사 책임을 강조합니다.
- 요청된 자료가 과도하게 기밀 정보를 포함한다면 법원에 보호명령을 신청하여 처리할 수 있습니다.
2.2 비협조적 태도 대응
공급사가 협조하지 않거나 자료 제출을 거부할 경우, 법원에 강제 명령(compelling order)을 요청합니다.
- 공급사의 비협조를 법정모독(contempt of court)으로 문제 삼을 수 있습니다.
- 기밀 정보 보호를 이유로 제출을 거부할 경우, 법원에 비밀 유지 조치를 조건으로 증거 제출을 강제할 수 있습니다.
3. 원고에 대한 방어 전략
3.1 특허 유효성 도전
구매사는 원고의 특허가 무효임을 주장하며(예: 선행기술(prior art) 제시), 원고의 특허침해 주장을 약화시킵니다.
3.2 침해 여부 부인
구매사는 공급사의 부품 또는 기술이 원고의 특허를 침해하지 않았거나, 공급사의 공정이 특허와 실질적으로 다름을 입증합니다.
3.3 원고의 요구 범위 축소
원고가 요청한 정보나 주장 범위가 과도하다는 점을 강조하여 쟁점 범위를 특정 제품이나 기술로 좁히는 전략을 구사합니다.
4. 공급사와의 협력 또는 갈등 관리
4.1 협력적 접근
구매사는 공급사와 협력하여 공동 방어 논리를 구성하고, 원고 특허와의 차별성을 강조합니다.
- 소송 후 발생할 수 있는 구상 책임 분쟁을 방지하기 위해 공급사와 사전 합의를 시도할 수 있습니다.
4.2 갈등적 접근
공급사가 비협조적이거나 책임을 부인할 경우, 법적 절차를 통해 책임 전가를 강화합니다.
- 예를 들어, 공급사의 증거 제출 의무를 강제하여 향후 책임 분담의 법적 근거를 마련합니다.
5. 장기적 리스크 대비 전략
5.1 공급사 계약 검토 및 수정
구매사는 공급사와의 계약에서 책임 분담, 면책, 보증 조항을 검토하여 패소 시 책임 전가의 법적 근거를 강화합니다.
5.2 추가 소송 대비
소송에서 패소할 경우, 공급사에 대한 구상 책임 소송(indemnity lawsuit)을 제기할 가능성을 염두에 두고 법적 대비책을 마련합니다.
결론
구매사인 피고는 미국 특허소송에서 법적 책임을 최소화하고 공급사에 책임을 전가하거나 분담하기 위한 전략을 체계적으로 마련해야 합니다. 계약 검토와 구상 책임 조항의 활용, 증거 확보 및 제출 명령 요청, 보호명령 신청 등 법적 대응을 적절히 조합하여 방어 논리를 강화할 수 있습니다.
또한, 공급사와의 협력 관계를 유지하면서도 필요할 경우 갈등적 접근을 병행하여 책임을 효과적으로 관리해야 합니다. 장기적 리스크를 대비한 계약 보완과 사전 방어 전략 수립을 통해 소송에서의 불리함을 최소화하는 것이 중요합니다.
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