VI. Strategic Responses for Third-Party Defendants in U.S. Patent Litigation

Manufacturing companies are often drawn into U.S. patent litigation as third-party defendants at the request of defendants, who are typically purchasers of the accused products. Given that many Korean companies supply critical components to U.S. manufacturers, such scenarios are not uncommon.

On December 12, 2024, Judge J. Nicholas Ranjan of the U.S. District Court for the District of Delaware granted Samsung Electronics' request, ordering third-party defendant Seoul Semiconductor to produce documents as part of the discovery process. Such developments are typical in U.S. patent litigation. (Seoul Wire Article)

Accordingly, Korean manufacturers must fully understand the legal framework governing third-party defendants in U.S. litigation, develop strategic approaches, and prepare for discovery obligations. The following analysis compares the third-party impleader system in the U.S. with the procedural framework in Korea, highlighting key differences.

1. Overview of Response Strategies

Third-party defendants in U.S. patent litigation must develop strategies to comply with discovery obligations while minimizing excessive burdens and protecting confidential information. Effective strategies include legal compliance, internal coordination, and leveraging third-party discovery vendors when necessary. Korean companies should also consider utilizing cost-effective and experienced local discovery service providers.

2. Key Strategies for Responding to Discovery Orders

2.1 Reviewing Discovery Orders and Establishing Response Plans

(1) Assessing Scope of Discovery Requests

Carefully analyze the scope and specifics of the court’s discovery order.
Challenge requests deemed overly broad or unrelated to the litigation.
- Example: If the request demands “all models and designs with similar structure,” argue that the scope is excessively broad.

(2) Prioritizing Strategic Responses

Separate documents into those that must be produced and those for which objections can be raised.
Provide critical information while limiting excessive requests through objections.

(3) Collaboration with Legal and Technical Experts

Work closely with U.S. legal counsel and technical experts to assess relevance to patent infringement claims.
Prepare counterarguments backed by legal grounds for unnecessary or burdensome requests.

2.2 Legal Responses: Protective Orders and Scope Limitation

(1) Requesting a Protective Order

Seek a protective order to restrict disclosure of overly broad or confidential information.
Confidentiality Protections: Propose NDAs or limit the use of sensitive documents to in-camera review.
Scope Limitation: Request the court to narrow broad orders.
- Example: Limit discovery requests to specific LED models directly related to the claims.

(2) Asserting Undue Burden

Provide evidence demonstrating undue burden caused by discovery requests.
- Economic Costs: Highlight costs associated with document collection and processing.
- Time Constraints: Emphasize operational disruptions caused by compliance.
- Alternative Sources: Show that requested data may already be available through other parties, such as the primary defendant (TCP).

2.3 Proactive Disclosure and Negotiation

(1) Providing Targeted Disclosure

Submit key documents related to the litigation early to demonstrate cooperation and build credibility with the court.
Use early compliance to negotiate limitations on broader requests.

(2) Engaging in Settlement Negotiations

Negotiate with the plaintiff to narrow the scope of discovery requests.
Use a mediation-based approach to focus on essential disclosures while resolving disputes amicably.

2.4 Technical Measures: Data Protection and Management

(1) Safeguarding Confidential Information

Restrict access to sensitive data and define usage limitations through legal agreements.
Limit the scope of technical disclosures by providing only high-level information without detailed specifications.

(2) Documenting the Discovery Process

Maintain detailed records of all produced materials and submission procedures to ensure traceability.
Use documentation to defend against potential disputes over compliance.

3. Preparing for Long-Term Risks

3.1 Mitigating Risks of Future Litigation

Assess potential risks arising from disclosed technical data and prepare defense strategies against future infringement claims.

3.2 Caution in Legal Representation

Avoid sharing legal counsel with purchasing defendants to prevent conflicts of interest.
While cost-saving measures may seem attractive, separate representation ensures the supplier’s interests are not compromised.

3.3 Reviewing Contracts and Liability Allocation

Review indemnification and liability clauses in supply agreements to mitigate additional exposure from litigation outcomes.
Clarify responsibility for legal costs and damages through preemptive contract amendments.

Conclusion

Third-party defendants in U.S. patent litigation must balance compliance with discovery obligations and the need to protect proprietary information. Proactive strategies, including legal objections, protective orders, and limited disclosures, help minimize risks. Korean suppliers should also leverage experienced legal teams and third-party discovery vendors to navigate complex litigation procedures effectively. Additionally, ensuring robust contracts with clear indemnification clauses can further protect against long-term liabilities.

[한국어 버전]

VI. 대응 전략: 공급사의 미국 특허소송 제3자 피고 대응 전략

제조 기업들은 종종 미국 특허소송에서 피소된 제품의 구매자인 피고의 요청에 의해 공급자로서 제3자 피고(Third-Party Defendant)로 소송에 참여하게 됩니다. 특히, 한국의 많은 기업들이 미국 완제품 제조사에 핵심 부품을 공급하고 있어 이러한 상황이 자주 발생합니다.

2024년 12월 12일, 미국 델라웨어주 연방지방법원의 J. 니콜라스 란잔(J. Nicholas Ranjan) 판사는 원고인 삼성전자의 요청을 승인하며, 제3자 피고인 서울반도체에게 문서 제출을 명령(미 디스커버리 절차상 증거생산 명령)했습니다. 이는 미국 특허소송에서 흔히 볼 수 있는 사례입니다. (서울와이어 기사)

이에 따라 한국 제조업체들은 미국 특허소송에서 제3자 피고의 법적 지위, 전략적 대응 방안, 디스커버리 의무를 명확히 이해하고 준비해야 합니다. 아래에서는 미국과 한국의 제3자 피고 인입 제도를 비교 분석하여 차이점을 고찰합니다.

1. 대응 전략 개요

미국 특허소송에서 제3자 피고로 참여하는 기업은 증거개시(discovery) 의무를 준수하면서 과도한 부담을 최소화하고 기밀 정보를 보호하기 위한 전략을 마련해야 합니다. 효과적인 전략에는 법적 준수, 내부 협력, 그리고 필요시 제3자 디스커버리 전문업체의 활용이 포함됩니다. 한국 기업들은 가성비가 높고 경험이 풍부한 국내 디스커버리 서비스 업체를 고려하는 것도 좋은 대안이 될 수 있습니다.

2. 증거개시 명령 대응을 위한 핵심 전략

2.1 증거개시 명령 검토 및 대응 방안 수립

(1) 명령 범위 검토

법원의 증거개시 명령 범위와 구체적 내용을 면밀히 분석합니다.
소송과 무관하거나 과도하게 광범위한 요구에 대해 문제를 제기합니다.
- 예: "유사한 구조를 가진 모든 모델 및 설계"라는 요구는 과도하게 광범위하다고 주장할 수 있습니다.

(2) 전략적 대응 우선순위 설정

제출해야 할 자료와 이의를 제기할 수 있는 자료를 구분합니다.
핵심 정보를 제공하되, 과도한 요청에 대해서는 제한을 요청합니다.

(3) 법률 및 기술 전문가 협력

미국 현지 법률팀 및 기술 전문가와 협력하여 특허 침해 주장과의 관련성을 분석합니다.
불필요하거나 부담이 큰 자료에 대해서는 법적 근거를 바탕으로 반박 논리를 준비합니다.

2.2 법적 대응: 보호명령 및 범위 축소 요청

(1) 보호명령 신청

과도하게 광범위하거나 기밀 정보를 포함한 요청에 대해 법원에 보호명령을 신청합니다.
기밀 보호: 영업비밀 또는 기술적 민감 정보를 NDA 체결이나 법원 내 제한적 사용을 통해 보호하도록 요청합니다.
범위 제한: 요청 범위를 구체적이고 관련 있는 정보로 한정하도록 요청합니다.
- 예: 삼성전자가 요청한 "유사한 유형의 482개 특정 LED"에 대해 구체적인 모델로만 범위를 제한.

(2) 과도한 부담 주장

증거개시 요청이 기업에 과도한 부담을 초래한다는 점을 입증합니다.
- 경제적 비용: 자료 준비, 분석, 생산에 드는 비용을 강조합니다.
- 시간적 부담: 과도한 시간 소요로 기업 운영에 미치는 영향을 부각합니다.
- 대체 자료 가능성: 요청된 정보가 TCP의 기존 자료에서 확보될 수 있음을 주장합니다.

2.3 선제적 자료 제출 및 협상

(1) 선제적 자료 제출

소송 핵심 쟁점과 관련된 최소한의 자료를 선제적으로 제공하여 법원의 신뢰를 얻습니다.
초기 대응을 통해 자료 제출 범위를 협상하거나 제한할 가능성을 높입니다.

(2) 합의 및 협상

원고와 협상을 통해 요청 범위를 줄이거나 특정 범주로 제한하도록 유도합니다.
중재적 접근: 최소한의 정보만 제공하면서 쟁점 해결 의지를 보입니다.

2.4 기술적 대응: 데이터 보호 및 관리

(1) 기밀 정보 보호 조치

기밀 정보 접근을 제한하고, 사용 목적을 법적으로 명확히 설정합니다.
최소한의 정보만 제공하고 상세한 기술 설명은 제외합니다.

(2) 자료 제출 과정 기록

제출 자료의 범위와 과정을 명확히 기록하여 추후 법적 논쟁에 대비합니다.

3. 장기적 위험 대비

3.1 추가 소송 위험 대비

제출된 기술 자료가 향후 추가 특허 침해 소송으로 이어질 가능성을 고려하여 방어 전략을 마련합니다.

3.2 법률 대리인 선임 시 주의사항

구매사와 소송 대리인을 공유하지 않도록 주의합니다.
소송 비용 절감 목적으로 소송 대리인을 공유하는 것은 이해 상충의 위험을 초래할 수 있습니다.

3.3 계약 검토 및 책임 분담

발주사와의 계약(예: 공급 계약)의 면책 및 책임 분담 조항을 검토하여 소송 결과로 인한 부담을 최소화합니다.
사전 계약 수정으로 법적 비용과 손해 배상 책임을 명확히 합니다.

결론

미국 특허소송에서 제3자 피고는 증거개시 의무 준수와 기밀 보호 사이의 균형을 유지해야 합니다. 법적 이의 제기, 보호명령, 자료 제출 범위 축소 등의 전략을 통해 리스크를 최소화할 수 있습니다. 한국 기업들은 경험이 풍부한 법률팀과 디스커버리 업체의 도움을 받아 소송 절차를 효과적으로 관리해야 합니다. 또한, 책임 분담 조항을 명확히 하는 강력한 계약 체계는 장기적 리스크를 최소화하는 데 중요한 역할을 합니다.

[라이선스계약실무] ‘제조’(make)에 대한 라이선스에 위탁제작(Have-made)하게 할 권리가 포함되어 있는가?

- January 28, 2015