기업특허전략 체크리스트

특허의 가치는 특허 건수나 청구범위와 같은 특허자체보다 그 특허를 어떻게 활용하는 가에 더 종속된다. Apple이 양적으로 그리 많지 않은 특허를 가지고 있음에도 공격적이고 적극적인 특허활용 정책으로 어느 기업보다 특허력과 가치를 높이 평가받고 있다는 사실을 떠올려보자 (이러한 상관관계는 언제한번 다루어 보도록 하겠다).

따라서 기술중심의 기업에게 특허전략의 수립과 전개는 매우 중요한 사업계획 중 하나이다. 그러나 대부분의 특허전략은 계획적인 전개가 아니라 우연히 발생하는 이벤트로 전락하기 쉽다. 자신의 기업에 맞는 특허전략의 수립 또는 평가를 위해서 체크리스트를 마련하여 활용하는 것은 큰 도움이 될 것이라고 믿는다. 

마침 Rajiv Patel 변호사가 Fenwick & West LLP 에서 공표한 “Developing a Patent Strategy A Checklist for Getting Started”라는 제목의 Article에 도움이 될만한 특허전략 Checklist가 소개되어 이를 공유하고자 한다. IBM 엔지니어 출신이라서 그런지 비즈니스적인 통찰력이 상대적으로 돋보인다. 참고로 본 Checklist는 기업 특허전략/법무팀에서 수행하고 있는 세부 Action item과 대동소이하다. 상세한 설명은 Fenwick & West LLP 사이트에서 다운받아 읽어보실 것을 권유한다.

A. Business and Patent Portfolio Goals

• List the business, technology, and product goals for the company.

• Identify key industry players (competitors, partners, customers).

• Identify technology directions (within company and within industry).

• Determine whether a patent portfolio be used offensively (i.e., asserted against others; revenue generation, etc.), defensively (i.e., used as a shield or counterclaim against others who file suit first), for marketing purposes (i.e., to show the outside world a portfolio to demonstrate company innovation), or a combination of these.

• Meet with a patent attorney to align goals, industry information, technology information, and core portfolio use strategy.

B. Evaluation of Company Assets

• Identify team members that will lead the mining and analysis process.

• Identify employees that create intellectual assets for the company.

• Identify the intellectual assets. To help determine this, gather and organize documented materials. Examples of documented materials include business plans, company procedures and policies, investor presentations, marketing presentations and publications, product specifications, technical schematics, and software programs. It may also include contractual agreements such as employment agreements, assignment and license agreements, non-disclosure and cofidentiality agreements, investor agreements, and consulting agreements.

• Identify the anticipated life span for each intellectual asset.

• Identify the market for each intellectual asset.

• Identify products/product lines incorporating each intellectual asset.

• Identify those intellectual assets best suited for patent protection.

• Review risk analysis with attorney involving competitor studies.

• Prepare budget for patent strategy and patent procurement.

C. Procurement Phase

• Establish a budget for patent portfolio development.

• Draft invention disclosures (see attorney for Invention Disclosure Form).

• Critically evaluate each invention disclosure in the context of the patent strategy.

• Weigh risks vs. reward of a prior art search.

• Evaluate benefits and risk of provisional vs. utility patent application with attorney.

• Forward invention disclosure to attorney for patent application drafting.

• Over time, determine whether to conduct further competitive analysis to study industry trends and technology directions and identify patent portfolio coverage in view of same.

• Over time, evaluate risk vs. reward of studying patent portfolios of competitors and other industry players to identify how to further strengthen its patent portfolio.

D. Deployment Phase

• Review patent portfolio to identify those assets that company can sell for cash or use to spin out new business.

• Study competitor products for infringement considerations and determine risks vs. rewards of cease and desist strategy or licensing strategy.

• Evaluate the strength of competitor patent portfolios to access the potential for counter-attacks.

• Determine risks and benefits of various enforcement options cease & desist; cross-license; etc.).

저자의 소개 : 

Rajiv P. Patel is a partner in the Intellectual Property/Patent Group of Fenwick & West LLP.  He develops, deploys, and manages patent portfolios for clients in high technology spaces, including wireless communications, clean technology, media (audio and video), gaming, and Internet (e.g., search engines, language processing, CDNs). His experience includes patent disputes (litigation and reexamination) and transactions (patent due diligence and analysis).  Prior to his law practice, Mr. Patel was engineer for IBM Corporation. As an attorney, Mr. Patel was an adjunct professor of law at the University of California, Hastings College of the Law and currently chairs Patent Law education programs for Practising Law Institute.  Mr. Patel is a member of the State Bar of California and is registered to practice before the U.S. Patent and Trademark Office.

최근 MS사와 삼성간 공방에 대한 걱정스런 눈길

지드넷에 <삼성, “MS에 로열티 거부“ 이유 있었다> 란 제목으로 최근 MS사와 삼성간 소송진행상황(중재신청과 소송연기신청 등)과 이슈가 소개되었다. 

특허 라이선스 계약과 비지니스 협력계약이 함께 체결되었고 두 계약이 서로 대가관계에서 연결되었다는 것인데, MS사와 삼성간의 공방이 중국은 물론 미국, 유럽 및 한국 공정거래위원회가 좋아할 만한 먹이감을 던져준 것 같아 걱정스런 눈길을 접을 수 없다. MS의 불공정행위를 부각시키는 효과는 있을 것이다. 그러나 이런 공방은 세심한 주의를 기울이지 않으면 독과(poisonous fruit)이 되어 누가 그 독을 마시게 될지 모르는 리스크가 있다. 최고의 전문가들이 고민한 공방일것이다. 중재로 넘어가게 되면 비밀심리되므로 많은 내용이 공개되지 않겠지만 앞으로 어떤 이슈로 논쟁이 흘러갈지 궁금해진다.

《그 동안 MS 쪽의 주장만 나올 땐 삼성이 로열티 지급을 거부한 명분이 다소 모호했다. 하지만 이번에 삼성이 법원에 제출한 문건을 통해 이 부분에 대한 근거가 분명하게 드러났다. 두 회사가 체결한 로열티 계약과 비즈니스 협력 계약은 서로 밀접한 관련이 있다는 것이다. 비즈니스 협력 계약에 따라 "노키아가 비즈니스 협력 계약 9조7항을 위반할 경우에는 특허 라이선스 계약을 종료할 수 있다"는 것이 삼성 측 주장이다. 9조7항은 계약 당사자 간에 체결한 권리를 제3자에게 양도하는 부분과 관련된 내용을 담고 있다. 두 회사간 공방의 핵심은 MS의 노키아 휴대폰 사업 부문 인수가 9조7항 위반에 해당되느냐는 부분이 쟁점이다. 삼성은 노키아 휴대폰 사업 부문이 자신들의 경쟁자이기 때문에 MS가 비즈니스 협력 계약을 위반한 것이라고 주장하고 있다. 따라서 양사 합의에 따라 라이선스 계약도 원천 무효라는 게 삼성 측 주장이다.... 하지만 이번에 삼성이 법원에 제출한 문건을 통해 두 회사는 라이선스 계약 뿐 아니라 비즈니스 협력 계약도 함께 체결한 사실이 공개됐다. 그 내용만 보면 삼성이 단순히 MS의 노키아 인수를 빌미로 생떼를 쓰고 있는 것만은 아니란 점을 알 수 있다. 이와 관련 포스페이턴츠는 "특허 라이선스 계약 자체만 놓고 보면 MS의 주장에 좀 더 힘이 실리는 반면 비즈니스 협력 계약에선 삼성이 좀 더 강점을 갖고 있는 것 같다"고 평가했다. 포스페이턴츠는 또 “두 회사 간 관계에선 비즈니스 협력 계약이 좀 더 무게를 갖는 것처럼 보인다”고 분석했다.》- ZDNET 삼성, “MS에 로열티 거부“ 이유 있었다에서 발췌

*FOSS Patents : Microsoft's billion-dollar patent royalty stream from Samsung hinges on a second contract 

"....There are two contracts (which was known before, but in less detail): a patent licensing agreement and a business collaboration agreement. The latter related to Samsung's role as a Windows device maker. The patent license agreement requires disputes to be resolved in the Southern District of New York, where Microsoft brought its suit. The business collaboration agreement, however, appears to be even more confidential and, according to Samsung's filing, "specified that [the parties] would arbitrate certain disputes in Japan under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce ('ICC Rules')." Under ICC Rules, even the question of arbitrability (i.e., whether a dispute falls under an arbitration clause) must be arbitrated. Samsung's filing shows that Microsoft's objective was not merely to collect patent royalties on Android devices but also to provide an additional incentive for Samsung by promising Success Credits and Collaboration Credits in connection with Windows phones and tablets as well as Microsoft search services. At the end of the year, Samsung pays the balance between the royalties due under the patent license agreement and the credits under the business collaboration agreement. At least based on Samsung's lawyers' representation of the contractual situation, the business collaboration agreement enjoys priority over the patent license agreement with respect to royalty reports....With the greatest caution due to the fact that the agreements themselves are sealed, my impression at this stage is that Microsoft has strong arguments under the patent license agreement per se, but Samsung has a strong point under the business collaboration agreement, and it appears that the business collaboration agreement has more weight in the overall (and rather complex) contractual relationship between these parties...."

MS와 삼성간에 체결된 라이선스 계약정보 일부가 공개되다

2014년 10월 4일자 IP분석전문가 FLORIAN MUELLER가 자신의 블로그 FOSS PATENTS에 “Samsungpaid Microsoft over $1 billion in Android patent royalties in 12-month period:court filing”라는 제목으로 MS가 10월 3일자로 소장보정서를 제출하면서 밝힌 MS와 삼성간에 체결된 특허라이센스계약에 관한 몇가지 정보를 토대로 분석의견을 밝혔다.

“Microsoft recalls, as no one would deny, that "[b]oth Microsoft and Samsung, which are highly sophisticated businesses, were represented by skilled counsel throughout the process of negotiating, draft, and executing the License Agreement." And these parties, according to the complaint, agreed to the following clause:

3.2 New Subsidiary License. If a Subsidiary or business unit/division is acquired by a Party after the Effective Date, the Subsidiary or business unit/division shall be deemed a Grantee under Section 3.1 and the License granted under Section 3.1 shall extend to such Subsidiary of business unit/division, but effective only as of the of the acquisition.

Microsoft concedes, however, that "[t]he License Agreement als contains an anti-assignment provision in Section 7.7 [...]," but says "the Nokia Acquisition is precisely the kind of transaction that is explicitly permitted." The dispute also appears to (at least potentially) involve a parallel Collaboration Agreement relating to Samsung's Windows-based devices.”

위에서 해당 블로그를 링크하였으니 꼭 읽어보시기 바란다. 이해관계자인 구글, MS, 애플, 삼성들간의 관계에 대해서도 이해하는 데 많은 도움이 되었다.

MS사의 고도의 소송전략도 엿볼 수 있습니다.

최근 SW 특허에 대한 미 대법원과 연방순회법원간의 긴장관계

2014. 9. 30. 자 IP NAV 블로그에 “SupremeCourt v. Federal Circuit: Who’s Right?”라는 제목의 글이 실렸다. 이 글은 University of California Hastings College of Law의 Robin Feldman 교수가 최근 발표한 “Coming of Age for the Federal Circuit” 라는 논문에서 Alice , Akamai 사건 등 BM 발명에서의  최근 연속된 미국 연방순회법원과 대법원간의 긴장관계를 다룬 것에 대한 일부 반박글이었다. 자세한 내용은 직접 해당 글과 논문을 읽어보시기 바란다.

이 블로그에서는 미국 연방순회법원과 대법원간의 긴장관계를 설명하기 위하여 “Method and system for payment of intellectual property royalties by interposed sponsor on behalf of consumer over a telecommunications network.” 라는 발명에 대한 Ultramerical case에서의 대법원과 연방순회법원간의 핑퐁사건(연방순회법원의 특허유효결정에 대해 대법원이 파기환송 하였으나 다시 유효결정을 내림)을 대표적인 예로 언급하였다.

Feldman 교수는 자신의 논문에서 연방순회법원과 대법원의 충돌은 연방순회법원이 모든 참여자들이 따를 수 있는 구조화된 규칙을 추구하고 있는 것에 반해 대법원은 세심하고 유연한 규범을 추구하기 때문에 발생한 것으로 규정하고 연방순회법원이 좀 더 성숙해져야 한다고 진단했다고 한다.

그러나 이 블로그에서는 "연방순회법원이 대법원에 비하여 방대한 특허사건을 처리한 경험을 가지고 있으며 기술적인 백그라운드까지 탄탄하게 갖추었다. 특허사건 면에서는 누가 더 성숙하였다고 말할 수 있는가?" 라며 Feldman 교수의 견해를 반박하였고, IAM Magazine에서는 Alice case(Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 134 S.Ct.2347,2014)의 대법원 판결이 미국 내 120,000 특허를 무용지물로 만들었다는 평가까지 내놓고 있다는 점을 지적했다.

개인적인 생각으로는 이러한 충돌은 Alice case(Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 134 S.Ct.2347, 2014) 에 대한 대법원 판결(Alice 특허가 35 USC Section 101 특허대상이 아니라는 이유로 무효)이 나올 때부터 예견된 것이라고 보아도 과언이 아니라고 본다.

대법원은 Alice case에서 Section 101 와 관련하여 그동안 적용하던 테스트 기준을 넘어서 과거 Mayo Collaborative Services, Inc. v. Prometheus, Inc.에서 도입한 두가지 테스트 프레임, (1) Determine if the claim at issue is directed toward an abstract idea; and (2) Examine the elements of the claim to determine whether it contains an “inventive concept” sufficient to transform the abstract idea into a patent-eligible application. 을 적용하였다. 즉 특허청구항이 추상적인 아이디어를 직접 청구하고 있는 경우에는 그 아이디어를 넘어서서 그 아이디어를 특허법상 특허의 대상이 되는 주제 안으로 녹이기에 충분한 발명적 개념이 있어야 한다. 그러나 이 테스트 프레임 역시 실무에 적용하기에 모호한 것이다.

첫째, 추상적인 아이디어를 어떻게 정의할 수 있는지, 또 청구항이 어느 때 추상적인 아이디어를 권리범위로 하고 있는지 아닌지를 결정하는 것은 쉽지 않은 문제일 것이다. 둘째는 신규한 컴퓨터 하드웨어 구성을 사용한 아이디어이어야 하는 지, 아니면 종래의 컴퓨터 하드웨어 구성에 신규한 아이디어를 결합하여 새로운 기능을 구현하면 되는 지, 과연 소프트웨어적 발명적 성과를 어느 정도까지 특허화 할 수 있는지를 결정하는 것 역시 실제 사건에서는 쉽지 않을 것이다.

대법원의 Alice case에서 취한 101에 대한 태도를 “PageRank”라고 알려진 구글 U.S. Patent 6,285,999(“Larry Page 특허”)에 적용하면, Larry Page특허는 웹서치할 때 링크수가 많은 페이지를 가중치를 적용하여 더 보여주는 방식에 대한 것이므로 추상적인 아이디어를 특징으로 하고 있고 중요도를 가중하는 아이디어를 특징으로 하고 있을 뿐아니라 가중치 적용 알고리즘에 대한 것이므로 무효될 가능성이 있다. 사정이 이러하다보니 ICT업계의 반발이 만만치 않다. 

참고로 Larry Page특허는 그 유명한 구글 서치 엔진의 알고리즘 특허로 웹 페이지들의 중요도를 측정하는 방법을 구글 창시자 중 한명인 Larry Page가 발명한 것이다. 그러나 그 양수인은 스탠포드 대학이 되어 구글이 exclusive license right을 보유하고 있다.

Method for node ranking in a linked database (US 6285999) 1. A computer implemented method of scoring a plurality of linked documents, comprising: obtaining a plurality of documents, at least some of the documents being linked documents, at least some of the documents being linking documents, and at least some of the documents being both linked documents and linking documents, each of the linked documents being pointed to by a link in one or more of the linking documents; assigning a score to each of the linked documents based on scores of the one or more linking documents and processing the linked documents according to their scores. 2. The method of claim 1, wherein the assigning includes: identifying a weighting factor for each of the linking documents, the weighting factor being dependent on the number of links to the one or more linking documents, and adjusting the score of each of the one or more linking documents based on the identified weighting factor.

우리나라는 과거 소프트웨어만의 특허출원을 허용하지 않았다가 컴퓨터 소프트웨어 발명관련심사기준을 개정하여 2014. 7.1 부터 최근 소프트웨어만의 특허 출원도 물건의 발명으로 허용하고 있다. 

법무팀 리엔지니어링 터치~ (듀퐁 LEGAL MODEL 등을 읽고)

사내 법무팀(일반법무 및 특허법무)이 있으면 회사에 어떤 혜택이 있는 걸까? 외부 변호사나 변리사(이하 ‘외부 변호사 등’)를 활용하는 것보다 어떤 이익이 있는 걸까? 이런 고민을 자주하곤 했다. 

사내 법무팀의 역할과 목표를 설정하기 위해서 스스로 정의 내려야 하는 필수적인 질문인 것이다. 

여기에서 그 답을 내지는 않겠다. 이 글을 읽을지도 모르는 사내 변호사 또는 사내 변리사(이하 ‘사내 변호사 등’) 들이 스스로 결론 내야 하는 문제이기 때문이다.

또한 법무는 어떤 지표로 평가하여야 할지에 대한 고민 역시 쉽지 않지만 꼭 필요한 일이었다.. 

본인은 팀원들이나 사내 변호사 등이나 외부 변호사 등에게 

“적시에(TIMING)에 원하는 성과(PERFORMANCE)를 효율적(EFFICIENCY)적으로 냈는지”를 평가지표로 삼겠다고 입버릇처럼 말하곤 했다. 

“리스크를 최소화하는 것을 넘어서 기회로 바꿀 수 있도록 가이드할 때 우리는 존재가치가 있다”라고 입버릇처럼 말했다.

또 TIMING, PERFORMANCE, EFFICIENCY 세가지를 만족시키기 위해서 국내 기존 법무팀을 어떻게 구축하고 어떻게 리엔지니어링 할지에 대해 많은 시간을 할애하고, 국내 대기업의 법무실을 벤치 마킹하였다.

어떤 회사는 까다로운 법률이슈는 외부 변호사 등에게 넘기고 비교적 쉬운 법률이슈만 사내 변호사 등이 처리하도록 하고 있었고, 어떤 회사는 대부분의 법무를 외부 변호사에게 맡기고 사내 변호사 등이 그저 외부 변호사를 감독하고 관리하는 역할만 하고 있기도 했다. 나는 이런 운영 방식에 실망감을 감출 수 없었다.

한편 최소한의 사내 변호사를 두고 기업의 핵심 이슈와 관련된 업무만을 처리하되, 외부 변호사 등을 지정하여 마치 사내 변호사들 처럼 회사에 들어와 정규시간 동안 일하게 하고 하나의 예산 아래 사내 변호사등과 외부 변호사 등이 '파트너' 관계에서 일하는 모델을 추구하는 등 나름대로 법무 리엔지니어링을 기획하는 회사도 있었다.

그러나 최근 “InsideCounsel”에서 2013년 최고의 사내 법무 개혁자들을 선정한 12페이지짜리 인테넷 기사에서 제대로 벤치마킹할 만한 글로벌 회사를 발견하였다 (The 2013 IC-10:Inside the legal profession's top innovators)

InsideCounsel 지는 소송예방으로 연간 $10.8M 변호사 비용을 절약하고 E-Discovery 가 뛰어났다는 DuPont를 비롯하여, NetApp, Inc. (for Evolving Legal Ecosystem), Cisco Systems, Inc. (for Optimizing for Excellence), Adknowledge (for Growing Strong), Energy Transfer Partners (for Curbing Contract Claims ), Motorola Mobility (for Über-efficient Document Generation and Workflow), 3M (for online lawyer training and resource sharing), TIAA-CREF (for inclusion), The Hartford (for social media management), University Hospitals Health System Inc. 10개 회사를 최고의 사내법무 개혁자로 선정하였다 (brightleaf blog의 “Welove the top innovative legal departments of 2013 (Inside Counsel)” by Luke O’Brien 참조). 물론 삼성 법무실이 자주 언급하던 GE 법무팀 역시 최고의 벤치마킹 모델이 될 수 있으나, 아직 외형적인 정보와 그 실적에 대한 뉴스만 접하여 벤치마킹할 수 없는 것이 아쉬웠다.

그 중 듀퐁(DUPONT)의 LEGAL MODEL이 소개되어 있어서 이를 조사해보았다. 매우 인상 깊었다 (듀퐁 Legal Model 웹사이트 참조).

듀퐁이 공식적으로 발표한 듀퐁 Legal Model의 목표는 아래 표와 같았다.

1. Reduce the number of outside law firms and suppliers. 2. Employ more sophisticated purchasing practices such as value billing agreements. 3. Leverage internal and external resources. 4. Fully utilize technology to facilitate collaboration and sharing of work product, to coordinate handling of similar cases and to promote knowledge transfer. 5. Increase the hiring, retention and contributions from women and people of diverse racial and cultural backgrounds.

듀퐁의 Legal Model 이 이룬 성과 역시 놀라웠다. 그 중에 눈에 띄는 것은 듀퐁 Legal Model을 통해 법무비용을 약 1억7천만 달러를 절약한 것과, 분쟁해결사이클을 22개월이하로 낮춘 것. 법무의 예견가능성 및 안정성 확보, 깊이 있으면서도 폭 넓은 네트워크 구축, 다양성과 유연성 구축 등이었다.

여기에 이를 자세하게 요약하기 보다는 관련 사이트를 링크했다. 관심있는 사내 법무팀 리더들이 직접 듀퐁 Legal Model 홈페이지와 아래 링크된 Articles을 읽고 벤치마킹해보기를 권한다.

DuPont  Legal Model

DuPont Legal Shares The Secrets Of ItsSuccess

DuPontmodel a standard for success

Litigation Management Report

The Development of the CorporateLaw Department and Its Consequences

미국 심사관의 엄격한 입증책임을 엿 볼 수 있는 황당특허

위키피디아에서 USPTO에 관한 정보를 검색하면, 너무나 황당하고 자명하여 이런 것들이 어떻게 등록될 수 있는 지 이해가 안 되는 황당특허 6건이 소개되어 있다. 이 등록특허들을 보면 USPTO 심사관이 특허불허 사유와 증거에 대해 얼마나 엄격한 입증책임을 떠 안고 있는 지를 느끼게 된다. 심심풀이로 그 중 하나의 특허를 골라 간단히 소개한다.

오늘 선택한 특허는 미국 변리사(patent attorney) 아버지 Peter L Olson이 7살의 아들(출원 당시는 5살) Steven Olson에게 미국 특허제도가 어떻게 흘러가는지를 보여주기 위해 2000. 11. 17. "Method of swinging on a swing"이란 제목으로 출원한 ‘그네를 옆으로 타는 방법’에 대한 특허이다. 

이 특허출원은 미국특허상표청(USPTO) 심사관이 몇가지 선행기술을 찾아 거절하였으지만 치명적인 선행자료를 확보하지 못해 결국 등록을 허락해주었고, 2002. 4. 9. 미국 등록특허번호 U.S. PN 6,368,227(이하 ‘227특허)로 등록되었다. 그 이후 2002. 5. 21. 재심사를 통해 결국 2002. 12. 9. 모든 청구항에 기재된 발명이 최종 거절되었다.

본 특허는 진보성 판단을 이해하는 기초 학습자료로도 자주 이용되는 특허이다

‘227특허의 아래 제1 청구항에서 볼 수 있듯이 마치 타잔이 숲에서 나무사이를 줄로 타고 가듯 한번은 한쪽에서 또 다른 한번은 다른 한쪽에서 그네를 당겨 옆으로 흔드는 방식으로 그네를 타는 방법에 대한 것이었다. 종래 그네를 타는 방식과 다른 점이 있다면 앞뒤로 흔들어 타느냐 옆으로 당겨 타느냐의 차이뿐이었다.  

1. A method of swinging on a swing, the method comprising the steps of:

a)     suspending a seat for supporting a user between only two chains that are hung from a tree branch;

b)    positioning a user on the seat so that the user is facing a direction perpendicular to the tree branch;

c)     having the user pull alternately on one chain to induce movement of the user and the swing toward one side, and then on the other chain to induce movement of the user and the swing toward the other side; and

d)    repeating step c) to create side-to-side swinging motion, relative to the user, that is parallel to the tree branch. 

2% 부족한 iPhone6 plus “Bending” 특징과 특허 이야기

최근 세간에 Apple이 최근 출시한 iPhone6 plus가 휘는 특징(bending feature)이 있다는 기사나 리뷰가 나오고 있다. 이런 저런 기사 제목만 보고 있으면 Apple이 이번에 획기적인 Flexible device를 출시한 것이 아닌가라는 관심이 생긴다.

그러나 인터넷에 올려진 여러 기사와 Bending test 동영상을 보고 나면 iPhone6 plus가 휘는 특징(bending feature)이란 것이 예상치 못한 제품의 결함이거나 그냥 흥미유발, 마케팅 기법에 이용된 것이었구나라는 생각을 지울 수 없게 된다. 심지어 iPhone 구매자 들 사이에서는 주머니에 넣어둔 iPhone에 휘어져버린 것에 대해 불만을 제기하기까지 한다고 한다. (PC Megazine “Unintentional iPhone 6 PlusFeature: Bending“ 기사글 참조)

사실 디스플레이 시장에서 정전하방식의 터치스크린을 채용할 때부터 Flexible Display Device을 고려하였다고 볼 수 있다. 초창기 터치스크린은 대부분 압력식이었던 것을 기억할 것이다. 초창기 터치스크린이 구현된 디바이스를 보면 볼펜으로 눌러도 인식된다. 반면 요즘 터치스크린은 볼펜으로 불러서는 인식되지 않는다. 정전하방식이기 때문이다.

아무튼 단순히 Display Device가 휘기만 한다고 하면, 이는 예상치 못한 제품 결함이거나 의도된 특징이었다면 정전하방식의 터치스크린을 채택한 결과라고 할 수 있다. 그 외 얇은 몸체를 알루미늄합금으로 구성하여 두드러지지는 않지만 흥미로울 수준으로 Display Device가 휠 수 있다는 것은 기술적으로는 의미있는 것이 아니라고도 할 수 있다. 왜냐하면 알루미늄합금 몸체의 적용만으로는 의도하는 대로 Display Device를 구부리거나 접을 수 없기 때문이다. Apple의 iPhone6에서 보이는 휘는 특징은 정전하방식의 터치스크린과 알루미늄 합금 몸체 그리고 초박형 구조설계를 적용하여 나타나는 부수적인 또는 부정적인 효과라고 보는 것이 더 합리적일 것이다. 그보다는 그러한 휘는 특징과 관련하여 무언가 다른 특징이 포함되어 있어야 기술적으로나 특허적으로 의미가 있을 것이며 시장의 반응 역시 지금과는 확연히 다를 것이다. iPhone6의 지금 Bending feature는 2% 부족한 것이다. 그 2%는 큰 의미를 가져온다.

물론 초박형구조 설계가 그리 만만한 것은 아니다. 그러나 이러한 설계는 대부분 휴대폰 부품의 사양을 초박형에 맞게 구성하고 부품공급업자가 그 요구사양을 따라올 수 있으면 가능한 것이다.  Apple 고유의 아이디어만으로 달성되는 것이 아니라는 것이다. 

Flexible Display Device와 관련하여 특허적으로 살펴보면,

앞에서 언급한 것과 같이 정전하방식의 터치스크린에 관한 특허를 빼놓을 수는 없다.

Synaptics사가 1999년 10월 8일 출원하여 2006년 4월에 등록받은 “Flexible transparent touch sensing system for electronic devices”란 제목의 특허(US7030860)를 보면 청구항 4에서 Flexible substrate를 사용하는 것을 권리로 하고 있다. 즉 1999년에 이미 Flexible Display Device를 고려한 것이다.

1. A transparent capacitive touch sensing system comprising: a substrate; a sensory array disposed on the substrate and comprising a plurality of substantially transparent conductive traces disposed along a first axis, the sensory array covering a portion of the substrate, wherein the sensory array is configured to sense capacitively the input object along a second axis; a substantially transparent and electrically conductive ground plane configured to shield electrically a bottom of said sensory array opposite the input object; and a sensing device for detecting capacitance changes on said sensory array. 4. The system of claim 1, wherein said substrate is a flexible, transparent substrate.

만일 이번 iPhone6의 개발과정에서 휘는 특징을 의도하였다면 힘을 가해 약간 휘게 되는 현상 이외에 휘는 것과 관련된 어떤 기술적 특징들을 고려할 수 있었을까?

특허정보를 검색하다 보면 이와 관련된 여러 특징들을 찾을 수 있다. 그 중 눈에 띄는 것은 휴대폰의 몸체를 구부리는 것이 또 하나의 명령 input이 되어 그러한 구부림에 따라 휴대폰의 다양한 동작을 제어하는 특징이었다. 휴대폰을 터치하는 것 이외에 휴대폰에 힘을 가하여 페이지를 넘긴다는 가 등의 명령을 할 수 있다면 흥미로운 것이 될 것이다.

도시바가 2003년 3월 31일 (우선일 2002년 3월 29일)에 출원하여 2006년경에 등록 받은 “Display input device and display input system”란 제목의 특허(US7109967)를 보면, 휘거나 구부리거나 하는 동작에 따라 그 전기적 성질의 변화를 감지하는 구성이 잘 개시되어 있다.

1. A display input device comprising: a display unit having a flexibility; and a first form change detection unit having a flexibility, at least a part of the display unit being laminated with the first form change detection unit, the first form change detection unit being configured to detect a type of deformation of the laminated part including bending, rounding, turning over and torsion as a change in an electrical property, wherein the change in the electrical property depends on an amount and type of deformation.

그 이후 히타치사에 2009년 2월 (우선일 2008년 2월)에 출원한 공개특허(US20090219247)를 보면 Display device를 구부려서 페이지를 넘기는 기능을 권리로 잡으려고 시도한 적이다. 그러나 이 특허는 앞에서 개시한 도시바 특허(US7109967)의 존재로 결국 등록받지 못하고 포기되었다.

1. An information display terminal, comprising: a flexible display unit that displays information and is configured to be flexible; bend sensors that is incorporated in the display unit and detect a bending degree by bending the display unit; and an image display control unit that controls a scrolling speed of the information displayed on the display unit in accordance with a detection output of the bend sensor, wherein a page turn-over display of the information is performed at the scrolling speed in accordance with the bending degree of the display unit.

그 외 이와 비슷한 시도들이 있었는데, 최근 2014년 8월 LG전자가 미국특허청으로부터 등록 허여 결정을 받은 미국공개특허번호 2011-0095975를 여러 예중 하나로 들 수 있다. 아이러니하게도 이 특허의 한국 청구항은 매우 넓게 작성된 채로 등록되었으나, 미국에서는 위 히타치 공개특허의 존재로 최종 거절되었고 청구항을 수차례 보정하여 몸체의 일부분이 휠 때 어떻게 벤딩이 감지되는지와 그 감지센서등을 부가 한정하고 권리범위를 좁혀RCE를 통해 등록이 허여되었다. 특허료만 납부하면 등록이 될 것으로 보인다. 고민 중일 것으로 보인다.

1)    한국등록 청구항 제1항

적어도 일부가 탄성변형 가능한 재질로 이루어지는 몸체와;

상기 몸체에 구비되어 화면을 표시하는 디스플레이부와;

상기 몸체에 구비되어 상기 몸체의 구부러짐의 정도에 따라 전기적 신호를 출력하는 적어도 하나 이상의 감지유닛을 포함하여 구성되는 휴대용 단말기

2)     미국 최종 등록 허여 청구항

그러나 Apple의 iPhone6에는 단순히 휘는 특징을 넘어선 무언가 다른 것, 그 휘는 특징을 이용한 다른 기능이나 특징이 보이지 않는다. 무언가 2% 부족한 느낌을 떨쳐버릴 수 없다. 기대가 너무 컸던 것일까?

영문계약서 샘플/양식 제공 사이트 공개

보통 기업체에서는 비용과 시간을 절약하기 위하여 표준계약서 양식을 제정하기를 희망하나, 변호사나 사내 법무팀들은 대체로 표준계약서 양식을 사용하는 것을 환영하지 않는다. 표준계약서를 제공하는 측에게만 유리한 내용으로 표준계약서를 제정하고 계약당사자와 그 내용에 대한 협의를 허용하지 않는다면 표준약관의 실질을 띠게 되고 법률적으로 위험한 리스크가 발생한다. 그렇다고 중립적인 입장으로 표준계약서를 제정하면 고객(회사)의 이익을 대변할 변호사나 사내법무팀 입장에서는 난감할 수 밖에 없다.

이런 경우 대안으로 제시되는 방안이 표준계약서 양식을 일반계약편과 특수계약편으로 나누고, 일반계약편의 수정은 법무팀이나 변호사의 까다로운 승인을 받도록 하되 특수계약편은 사업부의 재량에 맡기는 것이다. 단 특수계약편에 대한 상대방과의 합의사항 들은 별도로 변호사나 법무팀의 검수를 받는 것이 안전하다.

바람직하게는 계약의 중요사항을 목록화하여 Term sheet을 작성하여 계약상대방과 합의한 후 이를 변호사나 법무팀에게 정식 계약서를 작성하도록 요청하는 것이 시간 면이나 비용 면에서 좋다.

어찌되었든 표준계약서 양식을 기초로 먼저 사업부에서 사업내용에 맞게 계약서 초안을 잡은 후 변호사나 법무팀의 검토를 받도록 하는 것은 비용을 절감하는 데에 유익할 수 있다.

여기에 필자가 Junior 시절 종종 참고했던 영문계약서 Sample template 웹사이트를 공개한다. 영문 계약서 초안을 잡을 때 도움이 되기를 바란다. Startup이나 소기업, 개인에게 도움이 많이 될 것으로 믿는다. 그러나 계약상대방과 수정합의 후에 반드시 변호사 등에게 검수 받기를 권장한다. 경험상 전문가의 도움을 받지 않으면 계약조항의 해석이 당사자 의사와 다르게 작성된 경우와 숨어있는 리스크를 놓치는 경우가 많기 때문이다.

1.    Onecle : http://contracts.onecle.com/

개인적인 목적으로만 사용할 것을 조건으로 무료로 방대한 영문계약서 샘플을 제공하는 사이트 (주로 미국 SEC에 등록된 계약서들이 많다)

2.    Freeformsand : 상당히 많은 종류의 영문 계약서를 무료로 제공

http://www.freeformsandtemplates.com/

3.    FINDLAW : 계약서 종류에 따라 유료와 무료로 제공

1)    FINDLAW Sample Contracts and Forms

http://smallbusiness.findlaw.com/business-contracts-forms/sample-contracts-forms.html

2)    FINDLAW Contract Forms

http://www.uslegalforms.com/findlaw/contracts/

4.    Rocketlawyer Business Contract (General Contract) : 웹사이트 창을 통해 질의응답방식으로 자동으로 작성

https://www.rocketlawyer.com/legal-documents-forms.rl

5.    LawDepot : 웹사이트의 창을 통해 질의응답방식으로 자동으로 작성

http://www.lawdepot.com/

6.    Free Legal Agreements : 작성팁, 특정조항샘플, 무료계약샘플 제공

http://onlinelegalforms.com/index.html

7.    National Venture Capital Association Model Legal Documents : 미국NVCA에서 제공하는 무료 계약서 샘플

http://www.nvca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=136

l  NVCA 사이트에서 Valuation Guidelines for Venture Capital Firms도 받을 수 있음

8.    BitLaw Legal Resource : 다양한 지식재산법률정보와 주요 계약서 샘플 제공

http://www.bitlaw.com/index.html

9.    그 외 기타 웹 사이트

Agreement Templates

http://www.agreementtemplateshub.org/

Philippine Legal Forms

http://legal-forms.philsite.net/

Printablecontracts : 304개의 계약서 양식 제공

http://www.printablecontracts.com/

[뉴스] ARM사 Nvidia와 삼성간의 특허소송에 개입한다

ARM CEO defends chip technology connected to Nvidia legal fight

(Reuters) - ARM Holdings Chief Executive Officer Simon Segars on Monday defended the British chip designer's smartphone graphics technology connected to a patent suit by Nvidia Corp against Samsung Electronics and Qualcomm.

…..

Cambridge-based ARM does not manufacture its own chips. Instead, it licenses the rights to use its various processor designs and architecture to chipmakers across the mobile industry. Nvidia depends on ARM's technology to make its Tegra chips for tablets and cars, but that ARM technology is not part of Nvidia's allegations against Samsung.

REUTERS 통신 인터넷판에 Nvidia와 삼성 모두에게 기술 라이선스를 제공하고 있는 ARM사가 Nvidia와 Samsung사이의 특허소송에서 ARM사의 기술을 보호하기 위하여 적극적으로 소송에 개입하기로 하였다는 기사가 13시간 전에 배포되었습니다.

참고로 ARM 홀딩스(ARM Holdings 암 홀딩스)는 잉글랜드 캠브리지에 본사를 둔 기업이다. 이 기업은 1990년에 설립됐다. 프로세서를 설계하고 라이센싱하는 것으로 유명하다. 이외에도 리얼뷰 및 케일 브랜드로 소프트웨어 개발 도구도 설계, 제조, 라이선스하고 있다. 시스템과 플랫폼, 시스템 온 칩 인프라스트럭처, 기타 소프트웨어도 설계, 제조, 라이선스하고 있다. ARM 홀딩스(ARM Holdings)가 런던 증권거래소 및 나스닥에 상장되어 있다. 또한, 실리콘 펜(캠브리지 클러스터) 지역 회사로 유명하다. 인텔이나 프리스케일. 르네사스와 같은 전통적인 마이크로프로세서 공급자와 다르게 ARM은 기술에 대한 지적재산(IP)만 만들고 라이센스한다. 물리적인 CPU나 GPU, SoC, 마이크로컨트롤러 등을 생산하거나 판매하지 않는다. 이는 ARC 인터내셔널, 이매지네이션 테크놀로지스와 비슷하다.

Patent Troll의 특허력에 대하여 우리가 잘못 알고 있는 고정관념

우연한 기회에 미국 Villanova 로스쿨 교수인 “Michael Risch”가 ‘FORTHCOMING SAN DIEGO LAWREVIEW(2015)’에 새로 발표한 연구보고서 “A Generation of Patent Litigation: Outcomes and Patent Quality”를 읽게 되었다. 

 <사진 출처 : Villanova University School of Law 홈페이지>

이 연구보고서는 25년간의 특허소송 데이터를 가지고 분석한 것이었다. 본 지면에서 우리가 그 동안 잘못 알고 있었을 수도 있는 생각과 유의미한 내용을 요약하여 제공하고자 한다. 그러나 이해하기 쉽게 요약하다보니 다소 의역이 많았다. 상세하고 정확한 내용을 파악하기 위해서는 직접 읽어볼 것을 권한다. 

결론적으로 Patent Troll 특허의 무효율이 높은 것은 특허의 질에 관한 문제 라기보다는 더 많은 피고를 상대로 더 많은 소송을 제기하였는 가와 연관성이 더 크다고 한다. 동일한 특허를 소송에 많이 사용할 수 록 도전받을 기회가 늘어날테니 당연하지 않을 까 한다. 그러나  비침해가능성과 관련해서는 Patent Troll의 특허가 유의미하게 더 비침해확율이 높게 나타났다고 결론내렸다. 

즉 Patent Troll의 특허는 상대적으로 그 특허력이 약하고 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명이 모호함에도, Patent Troll Case의 상당수가 특허에 대한 판단에 이르기 전에 settle로 종결되는 특징을 보이고 있다고 한다.

1.     Patent Troll과 같이 공격적인 라이센서 들이 제소한 특허가 상대적으로 더 자주 무효되나, 대부분 판단 받아보지도 못하고 settle로 종료된다.

2.     법원의 무효율은 누가 원고이냐보다 얼마나 많은 피고에게 얼마나 많은 소송을 제기하였느냐와 더 관련성이 있다. 더 많은 피고를 대상으로 제소할수록 더 자주 무효가 된다. Patent Troll이든 제작사 이든 더 많은 피고에게 소송을 할 수록 무효될 가능성이 높아진다.

3.     인용도(Backward citation)가 많은 특허일 수록 더 무효되기 쉬운 경향을 보였다. 인용도가 특허력과 비례한다는 종래의 관념과 다른 결론이다.

4.     Patent Troll은 평균 Case당 3.35건의 특허를 제소하였고, nonNPE는 1.93건의 특허를 사용하였다.

5.     Patent Troll Case의 소송이송 및 병합율은 24.43%에 이르나 nonNPE Case는 17.14%로 Patent Troll Case가 더 이송이나 병합이 잘 되는 경향을 보여 분쟁이 복잡한 양상으로 흐르는 경향이 있었다. 그럼에도 Patent Troll Case의 기간이 상대적으로 더 짧았다.

6.     nonNPE 특허의 44%가 settle로 종결되는 반면, Patent Troll 특허의 66%가 settle로 종결된다. 그러나 Patent troll Case의 경우 동일특허가 다른 Case에도 중복 사용되는 점을 고려하면 Case의 75% 이상이 Settle로 종결된다고 해석하였다. 90%이상이 settle로 종결된다는 종래의 생각과 거리가 있다.

7.     대부분 특허의 유효성에 대한 판결에 이르지 못하고 종결되나 (Case의 약 4%만이 특허유효성 판단까지 감) 일단 판결에 이른 경우 약 90%의 특허가 일부 또는 전부 무효될 가능성이 있는 것으로 나타났다 (특허 건으로 계산하지 않고 Case 건수로 계산하면 통계수치가 달라진다).

8.     무효이유를 보면 nonNPE 특허는 주로 103 obvious인 반면, Patent Troll 특허는 nonNPE특허의 무효이유보다 lack of written description (112 Description)가 10배 가량 높고, nonNPE 특허의 무효이유에서 찾아보기 어려운 102(b) Publication이나 Use, On Sale도 많다. Reexamination 결과도 nonNPE 특허에 비하여 Patent Troll 특허가 2배 가량 일부 또는 전부 무효율이 높다.

9.     Patent Troll은 상대적으로 다른 일반적인 원고들보다 약한 특허를 제소특허로 사용하고 있었다.

10.   판결에 이른 Patent troll 특허의 16%이상이 하나이상의 비침해 포인트가 발견되었고 이는 nonNPE 특허보다 2배이상의 비침해 확률을 보였으며, 전부 무효 확율보다 2배 더 비침해 확율이 높았다. Patent Troll 특허는 다른 nonNPE 특허보다 청구범위 해석에서 모호하다는 특징이 있다.

<주> 보고서에서는 NPE와 nonNPE를 구분할 때, 대학이나 실패한 Stratup을 nonNPE로 분류하고 있다. 보고서에서 사용한 NPE 분류는 Patent Troll에 더 가깝다고 생각되어 이해가 용이하도록 여기에서는 NPE란 용어를  Patent Troll로 변경하였다. 보고서가 채택한 이러한 분류는 SHIELD Act의 NPE의 정의를 따른 것으로 발명자 보호가 최우선인  전통적인 미국식 사고가 담긴 것이다. 

             SHIELD Act defines an NPE as a patent owner that was 

             (1) not the inventor or original assignee of the patent, 

             (2) is not a university or technology transfer organization associated with a university, or 

             (3) did not make a “substantial investment…in the exploitation of the patent through production or sale of an item covered by a patent.