대한민국과 미국의 간접침해 법리의 연혁과 판례 연구

이 글은 제가 2024년 4월 20일 특허법학회 세미나에서 발표한 토론문 중 일부입니다.

여기에서는 한국과 미국의 간접침해 법리의 연혁과 판례 발전 과정을 간략히 정리하였습니다.

특히, 미국의 간접침해 법리와 관련 판례, 입법 연혁을 검토함으로써 한국 간접침해 법리에 대한 이해를 보다 심화할 수 있을 것으로 기대됩니다.

I.   대한민국의 간접침해법리 연혁

1.    특허법 제127조의 법적 성격에 대한 제견해

특허법 제127조의 법적 성격과 관련하여 다양한 해석이 존재한다.

첫 번째 견해는, 과거 외국의 간접침해 법리와 마찬가지로 우리 특허법 제127조도 특허권의 실효성을 확보하는 동시에 그 효력이 부당하게 확장되지 않도록 제한하려는 목적을 가진 것으로 본다. 이러한 관점에서는 제127조가 특허권 남용을 방지하면서 정당한 보호를 제공하려는 균형점을 추구한다고 평가된다.

반면, 두 번째 견해는 최근 특허법 제127조의 입법 취지와 해석에 대해 보다 확장적인 관점을 제시한다. 이 견해에 따르면, 제127조는 외국의 간접침해 법리가 특허권의 효력을 지나치게 확대할 수 있다는 우려를 반영하여, ‘전용물’로 범위를 한정하는 등 차별화된 입법을 채택한 것으로 해석된다. 이러한 차별화된 규정에 따라 제127조는 침해가 아닌 행위도 침해로 간주할 수 있도록 명시하고 있다(“~을 침해한 것으로 본다”). 따라서, 이 조항은 제한된 범위 내에서 특허권의 효력을 ‘확장’하려는 의도를 담고 있다고 볼 수 있다. 이는 최근 유력한 다수설로 자리 잡고 있다.

참고로, 특허의 간접 침해의 전형적인 유형인 미국 특허법 제271조(c) 기여침해(contributory infringement)의 법규정은 “특허 받은 물건발명의 부품이나 특허 받은 방법발명에 사용되는 물질 또는 기구가 당해 특허발명의 ① "본질적인 부분" 이어야 하고, ② 그러한 부품 등이 "직접침해에만" 사용될 목적으로 만들어진 것이라는 것을 알면서도 그러한 부품을 판매한 사실이 있어야 하며, ③ 그러한 부품 등이 적법한 사용에도 적합한 ‘통상적인 물건’(staple article or commodity of commerce)이 아니어야 한다”고 규정하고 있다. 즉, 기여침해도 직접침해를 전제를 한다. 그렇다고 기여침해 이전에 먼저 직접침해가 있을 필요는 없다.

그러나 우리나라 판례는 일관되게 특허법 제127조를 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위 내에서 그 권리 구제의 실효성을 확보하기 위한 규정으로 설명하고 있다(특허법원 2007. 7. 13. 선고 2006허3496 판결; 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결; 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결).

하지만 드라마틱한 간접침해 사건의 연혁이 부족한 우리나라가 미국의 판례와 입법 연혁에서나 나올 법한 취지를 그대로 도입했다는 비판이 제기된다.

결국, 특허법 제127조의 법적 성격을 둘러싸고 특허권 보호와 효력 확대 간의 긴장 관계는 지속적으로 논의되고 있다. 앞으로의 입법 및 판례 발전 방향에 따라 이 조항의 해석은 더욱 정교해질 것으로 전망된다.

2. "그 물건의 생산에만 사용하는 물건”의 판단기준의 변천

실무적으로는 특허법 제127조의 “그 물건의 생산에만 사용하는 물건”은 물건의 ‘전용성’을 판단하는 요건으로 이해하고 있다. 

“생산”의 의미 역시, 물건의 생산에만 사용되는지를 판단하기 위한 전용성 요건의 한 축이었다.

기존의 침해간주 규정에서 '전용성'의 의미는 아래 특허법원의 판례에서 잘 나타나 있다.

특허법 제127조 제1호에 따른 특허권의 간접침해가 성립하려면 생산·양도 등 행위의 대상인 물건이 특허발명 물건의 생산‘에만’ 사용되는 것으로서 그 물건을 사용하는 한 반드시 특허발명 물건의 생산에 도달하여야 하고, 그 물건을 특허발명 물건의 생산 이외의 다른 용도로 사용할 수 있는 경우에는 그 물건을 생산하는 등의 행위를 하더라도 간접침해가 성립하지 않는다. 여기에서 ‘다른 용도’는, 위 규정에 취지에 비추어 볼 때 상업적 또는 경제적으로 실용성 있는 용도로서 사회 통념상 통용되거나 승인될 수 있는 경우에 한하여 인정되어야 하고, 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용 가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해를 부정할 만한 ‘다른 용도’가 있다고 할 수 없다 (특허법원 2007. 7. 13. 선고 2006허3496 판결).

우리나라 간접침해 규정은 제외국 제도와 다르게 물건 발명의 ‘생산’에만 사용되는 물건을 대상으로 한다. 

'사용'과 같은 그밖의 실시행위에 사용되는 물건은 해당되지 않는다. 따라서 대법원은 “생산” 에만 사용되는 전용성을 판단하기 위해 그 '생산'의 의미를 정의하였다.

간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 제1호 규정은 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성 요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권 이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해된다. 위 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다. 나아가 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험 적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다 (대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결; 대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결; 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결)

그러나 이러한 요건은 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결에서 대법원은 전용성 요건에 더하여 속지주의 한계에 따른 “국내 생산 요건”을 추가하였다.

“간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효 성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허 권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다”

이에 대한 비판적 검토가 이어지고 있지만 (강명수, 2016), 이후 국내 생산 요건은 법원의 새로운 판단기준으로 자리 잡고 있다.

다만, 대법원은 2019년 소위 “안면 리프팅 봉합사 키트 사건”에서 엄격 한 요건 아래 속지주의 원칙의 예외를 인정하는 판결을 선고하여 제한적이지만 완화된 입장으로 전환하였다 (대법원 2019.10.17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결).

“특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점 적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 것이 원칙이다. 그러나 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.”

박성호 교수는 인권과정의 Vol. 489 "2019년 지적재산법 중요판례평석" 편에서 위 판결을 다음과 같이 평석하고 있다. 

“대상 판결은 외과적 수술에 사용되는 의료용실을 체내에 삽입하고 고정하는 시술에 사용되는 ‘의료용 실 삽입장치 및 그 삽입 시술키트’에 관한 특허발명 침해가 문제된 사건이다. 

특허 발명의 구성요소(위 시술을 위한 개개의 의료기구들)가 모두 국내에서 생산되어 최종적으로 하나의 주체에 의해 시술되기 위해 일본으로 수출되었으나, 이 사건 특허발명 청구범위 제6항의 의료용 실 지지체와 의료용 실의 결합관계만이 갖추어지지 않은 사안이다. 

원심은 이러한 결합 관계를 형성하려면 추가적인 가공·조립 등을 거쳐야 한다는 이유로 피고의 행위가 특허발명의 침해가 아니라고 판단하였지만, 대상판결은 위와 같은 결합·고정은 조립이나 가공이 극히 사소 하거나 간단하여 위 시술을 위한 개개의 의료기구들을 생산한 것만으로도 특허발명의 각 구성 요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태가 갖추어진 것으로 볼 수 있어 속지주의 원칙에도 불구하고 그 침해가 인정된다고 판시한 것이다.... 

속지주의 원칙에 따라 국내 특허권의 효력은 우리 영토 내에서만 그 효력이 미친다. 그런데 속지주의 원칙을 너무 형식적으로 적용하면, 국내외에서 복수주체에 의해 BM 특허발명이 실시되는 경우나 진정특허품이 병행 수입되는 경우 등에서 보듯이 불합리한 문제 상황이 발생할 수 있다. 

그래서 속지주의 원칙의 예외를 인정할 필요성이 제기되는 것이다. 대상판결은 특허권의 실질적 보호를 도모하기 위하여 속지주의 원칙의 예외를 인정한 선례로서 그 의미가 크다.”

한편 이 판결을 “생산”의 정의 관점에서 분석하면, 이는 단순히 속지주의 원칙의 예외를 인정한 것이 아니라, ‘실질 제조 테스트(a substantial manufacture test)’ 기준을 적용한 사례로 해석될 수 있다. 이러한 접근은 미국의 안드레아 II 사건(1937)과 페이퍼 컨버팅 사건(1984)에서 보여준 유연한 해석과 맥락을 같이한다.

i) 발명의 요소들이 실질적으로 통합되고 결합된 형태로 판매되는 경우, 구매자에게 간단한 통합 작업만 남기도록 부품을 분리 또는 분할하는 것만으로는 특허 침해를 피할 수 없다. 그렇지 않으면 특허권자는 적절한 보호를 받지 못하게 된다, ii) 이 사건 특허 발명은 진공관과 회로의 결합으로 정의된다. 일단 제품의 결합이 이루어진 이후 피고들이 판매 시점에 진공관의 전극 이 회로에서 물리적으로 분리되어 있다는 이유만으로 침해에서 벗어날 수 없다. iii) 테스트 과 정이 실제 운영 환경이든 실험실 환경이든 불문하고 테스트 과정에서 특허 기술의 완전한 결합을 사용하는 것 자체가 침해 행위로 간주될 수 있다 (Radio Corporation of America v. Andrea 90 F.2d 612 (2d Cir. 1937)). 페이퍼컨버팅사건(1984) 사건에서 법원은 제품이 침해가 되려면 반드시 완성될 필요도 없고 온전한 발명품이 될 필요도 없다고 판단했다. 시험을 위해 충분한 조립품이면 족하다고 판단했다. 제조자가 장치의 기능을 점검할 수 있을 정도라면, 그 장치는 특허법 제271조의 의미 내에서 "생산(make)"이라고 볼 수 있는 만큼 완성되었다고 볼 수 있기 때문이다 (Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11, 16 (Fed. Cir. 1984))

 

II.  미국의 간접침해법리의 연혁 개요

이 section편은 Adams, C. W. (2005). A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement. Santa Clara Computer & High Tech. LJ, 22, 369. 논문을  참고하여, 관련 연혁을 나름대로 요약 정리한 것이다.

1.    미국의 보통법에 근거한 판례 이론의 발전

미국에서 시작된 기여침해와 유도침해론(이를 간접침해론이라 한다)는 특허 침해에 가담한 자에 대하여 적극적으로 책임을 묻기 위한 법리로(이러한 측면에서 ‘직접 침해’와 구분하여 ‘간접침해’란 용어가 사용한다), 그 발전사는 130년 동안 특허권의 확장과 특허남용에 따른 제한 사이에 벌어진 싸움의 역사라고 해도 과언이 아니다. 

간접침해 법리는 1952년 미 특허법의 일부로 35 U.S.C. § 271 조항이 도입되기 전까지는 '보통법상 공동불법행위 법리'를 적용한 일련의 판례로부터 발전했다.

1871년 판결된 월리스 대 홈즈 (Wallace v. Holmes) 판결을 시작으로 기여 침해에 대한 사례가 쌓이기 시작하였다 (Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74 (C.C.D. Conn. 1871) (No. 17,100): 피고는 원고의 “버너와 버너 위에 불꽃이 꺼지지 않도록 하는 유리 굴뚝이 포함된 오일 램프” 결합발명 특허를 피하기 위해, 제3자와 공모하여 자신은 버너를 제조하여 판매하고 다른 제3자는 굴뚝을 만들어 판매한 사안에서, 법원은 피고들이 판매한 버너는 굴뚝과 결합하지 않으면 사용할 수 없다는 성질로부터 피고들이 램프 사용자들과 공모하여 특허를 침해하였다고 추론하고, 피고들의 공동침해를 간주하였다.

따라서 미국의 기여 침해는 단독으로 존재할 수 없다. 가담할 대상인 직접 침해가 있어야 한다. 최종 제작자 또는 사용자가 특허권자의 독점권을 침해한 경우에만 법원이 그 침해에 기여한 자를 침해자로 판단할 수 있는 유일한 방법이다고 보고 있다.

기여 침해의 법리가 법원에서 확립되자, 일부 특허권자들은 이 법리를 이용해 특허 범위를 넘어 특허 독점권을 확장하는 방법을 찾았다. 

주로 특허 제품 구매자에게 비특허 제품도 함께 구매하도록 하는 ‘끼워 팔기’를 통해 이를 확장하려고 하였다.

미 연방 항소법원과 대법원은 원고의 청구를 지지해주었다 (Button-Fastener 사건, Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co., 77 F. 288 (6th Cir. 1896); A.B. Dick 사건, Henry v. A. B. Dick, 224 U.S. 1 (1912)).

2.    미국 클레이튼법 제정과 간접침해의 사실상 부정

이러한 판례가 계속되자, 이를 우려한 미 의회는 1914년 특별 독점 금지법인 클레이튼법(Clayton Act)을 제정하면서, 특허를 받지 않은 상품에 대한 독점을 형성하기 위한 담합 행위를 금지하는 내용을 포함시켰다.

1917년 대법원은 모션픽처스 사건에서, 선례가 된 A.B. Dick 판례를 폐기하고 특허에 부여된 독점권은 특허 청구항에 기재된 발명에 국한된다고 선언하고, 특허의 범위를 넘어 특허권을 확장하기 위한 연계 약정의 사용을 거부했다.

Motion Pictures Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co., 243 U.S. 502 (1917) (이 사건은 토마스 에디슨이 발명한 영사기 기본 특허군의 공동침해 사건이었다. Motion Pictures Patents Company은 특정 영화 제작자와 영사기 제조업체가 값비싼 특허 소송을 피하고 영화 산업을 통제할 목적으로 에디슨과 함께 설립한 회사이었다. 에디슨은 영화 제작에 필요한 모든 특허를 이 회사에 이전하고, 이 회사를 설립에 참여한 영사기 제조업체에게만 특허 라이선스를 부여하기로 단합했다. 제조업체가 판매하는 각 영사기에는 이 회사의 설립에 참여한 영화 제작자의 영화에만 사용할 수 있다는 제한 사항이 담긴 플레이트가 부착되어 있었다. 어떤 영화관이 이를 어기고 독립 제작자가 제작한 영화를 상영하기 위해 제조업체로부터 구매한 영사기를 사용하자, 회사는 그 영화관과 독립 제작자 모두를 특허 침해로 제소하면서 이 사건은 시작되었다.)

이후 대법원까지 합세하여 특허권자가 특허의 범위를 넘어 특허 독점을 확장하는 것을 금지하는 ‘특허 남용의 법리’로 발전하였다. 

이 ‘특허남용의 법리’는 특허받지 않은 물품에 특허권을 행사하는 것은 것은 권리 남용이라는 원칙에서 시작했으나, 단순히 ‘비침해품의 끼워 넣기 약정’은 물론 ‘결합발명의 구성요소를 나누어 실시하는 사례’(분산 실시)에도 확대 적용되기 시작했다. 

결국 미 연방 대법원은 특허 남용 법리가 기여 침해 법리보다 우선한다는 판결을 내리기에 이르렀다 (Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co., 320 U.S. 661 (1944); Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co., 320 U.S. 680 (1944)). 

이러한 흐름은 일반적으로는 특허권자가 기여 침해에 대한 구제를 받지 못하게 되는 지경에 이르게 될 정도로 급속히 확대되었다.

3.    1952년 특허법 35 U.S.C. §271 제정 이후

미 대법원에서 확립되어 가는 판례법의 흐름을 우려한 미 의회는 1952년 특허법의 일부로 35 U.S.C. § 271을 제정하였다. 

법 조항을 보면, 기여 침해를 부활시키면서 특별한 상황에만 적용되도록 성립 요건을 제한하여 기여 침해의 범위에 대한 의문과 혼란을 없애기 위한 노력을 엿볼 수 있다.

35 U.S.C. § 271는 (b)항과 (c)항에서 직접침해에 가담한 행위에 대한 책임을 묻는 과거 판례의 기여 침해 법리를 명문화하고, (d)항에서 특허 남용 법리를 제한하여 기여 침해 법리의 적절한 사용을 방해하지 않도록 했다.

모두 직접침해를 일으키는 데에 공동으로 참여한 행위에 대한 책임을 묻는 것으로 35 U.S.C. § 271는 (b)항은 적극적인 유도, 즉 의도의 증명을 요구하는 반면, 제(c)항의 책임은 유도나 의도의 추가적인 증명 없이 판매하는 제품 이 침해에 특별히 사용되거나 침해 사용을 위해 특별히 만들어진 것으로 알려져 있다는 증명만을 요구한다.

미 연방대법원은 특허법 35 U.S.C. § 271 조항이 제정된 이후부터는 더 이상 보통법의 불법 행위론에 근거한 특허의 단독 침해는 물론 공동 침해를 인정하지 않고 있다. 특허 침해는 오직 특허법에 근거한 침해만을 인정하기 시작했다.

Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518, 527 (1972); Limelight Networks Inc. v. Akamai Technologies, Inc., 134 S. Ct. 2111 (2014) (“Under the common law the inventor had no right to exclude others from making and using his invention. If Laitram has a right to suppress Deepsouth’s export trade it must be de rived from its patent grant, and thus from the patent statute.”)

따라서 여러 당사자가 특허침해에 다양한 방식으로 가담한 경우라도 오직 특허법 § 271에서 정한 행위를 한 자에 대해서만 특허침해의 책임을 묻을 수 있다.

생각해 보건대 다수 당사자의 행위가 결합된 불법행위의 경우 손해배상청구권은 민법상 불법행위에 따른 손해배상 법리를 그대로 적용하여 각 당사자에게 누군가의 침해행위에 가담한 책임을 물을 수 있을 것이나, 물권적 방해배제청구권인 특허 침해금지청구권은 특허법에 따른 청구권으로 따라서 특허법에 근거하되, 법적인 평가에 의해 복수자의 행위를 단일주체에 귀속시킬 수 있을 때 그 자의 행위를 금지시키므로 인적 유기적 관계에 의한 발명의 실시를 차단하는 것이 바람직할 것이다.

점차 특허법 35 U.S.C. § 271에 따른 기여 침해와 침해 유도의 법리는 점차 확고해졌고, 심지어 대법원은 1984년 소니 사건에서 비디오 카세트 레코더의 사용과 인터넷 상의 파일 공유를 통한 저작권 침해를 다루기 위해 35 U.S.C. § 271의 기여침해 법리를 저작권법에도 확장 적용된다고 결정했다 (Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc. 464 U.S. 417 (1984)).

4.   1984년 해외 수출 행위에 대한 제271조 (f)항 도입 전 판례 연구 필요성

미국도 1984년 미국 의회가 미 연방특허법에 해외 수출 행위에 대해 적용 가능한 제271조 (f)항을 도입하기 전에는 특허법에 수출행위, 법문상 해외 공급행위를 침해로 인정할 규정이 없어 고민이 많았다.

이에 미국 연방대법원과 연방순회 항소법원은 제271조 (f)항을 도입하기 전에도 국내 생산의 의미를 유연하게 해석하여 수출을 제외한 국내의 행위 부분만으로 직접 침해를 인정하는 방식으로 해결하곤 하였다.

Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518, 527 (1972) 에서 인용한 1935년 Andrea I 사건의 재항소 사건 (Andrea II 사건) 및 Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984) (Stuart Watt, 『Patent Infringement: Redefining the “Making” Standard to Include Partial Assemblies- Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984)』 60 Wash. L. Rev. 889 (1985)에서 일부 재인용).

그 이후에도 물의 발명에 대해서는 해외에서 일부 분할 실시자가 있어도 국내의 행위에 대해 침해로 평가한 사례가 이어졌다 (NTP, Inc. v. Research in Motion, 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005)).

우리나라도는 아직 35 U.S.C. 제271조 (f)항과 같은 법조항이 없다. 

따라서 35 U.S.C. 제271조 (f)항 도입 전에 미국 법원이 채택한 “생산”에 대한 정의를 탐구함과 동시에 우리나라의 일명 “안면 리프팅 봉합사 키트 사건”에서 적용한 법리를 비교할 필요가 있다.

이를 통해 “생산” 행위에 대한 해석과 심리에서 우리나라 특허법 내에서 현실적으로 해외에 걸친 실시행위가 있는 사건에서도 국내의 행위 부분만으로 직접 침해를 인정할 수 있는 법리를 찾는 것이 바람직해 보인다.

나아가 미국 판례의 대안적 해석과 법리를 우리나라 사건에 적용하여 구성요소가 빠진 제품을 국내에서 생산하여 수출한 경우에 국내의 행위부분만으로 직접 침해에 해당하는 지를 해석하여 평가하는 것도 필요 하다.

이렇게 국내 행위 만으로 국내 침해책임을 묻는 원칙에 적용할 수 있는 대안을 찾는다면, 각국 특허독립의 원칙과 속지주의 원칙에 따라 국내의 행위 부분에 따른 국내 침해에 따른 침해금지청구권의 행사와 손해배상청구권의 행사가 국가 간 치외법권 문제나 역외적용의 효과에 따른 충돌 가능성 역시 적을 것으로 기대한다.

다음 회에는 35 U.S.C. 제271조 (f)항 도입 전에 “생산”의 의미를 재 해석한 미 연방법원의 판례 연구와 함께, 현행 한국 특허법상 간접침해행위는 직접침해와 독립된 침해에 대한 책임으로 해석하는 것이 왜 바람직한지를 논의하려고 한다.

[참고문헌]

강명수. (2016). "특허법 제127조의 해석 기준에 관한 연구". 지식재산연구, 11(4), 39-68; 

윤선희,강명수,계승균,정차호. (2017). "주요국 특허법상 간접침해 해석기준 비교분석을 통한 국내 간접 침해 제도 개정 방안". (사)한국지식재산학회. 특허청 용역최종보고서; 

신혜은. (2016), “특허권의 간접침해와 국제거래에서의 시사점”, 『과학기술과 법』 제7권 제1호, 충북대학교. 법학연구소; 

최승재(2015), “특허법 제127조 제1호상의 ‘생산’의 의미,” 지식재산정책 제25호, 한국지식재산연구원(입법적 해결을 촉구);

문선영.(2017). "특허법상 간접침해 법리에 관한 연구". 학위논문(박사). 성균관대학교; 

구천을.노현숙. "각국의 특허권 간접침해제도 비교를 통한 국내 특허권 간접침해 법리의 개선 방향 모색". 서강법률논총 제8권 제2호; 

김진희.(2020). "특허권 간접침해 적용범위 확대를 위한 특허법 제127조 개정방안 연구". 선진상사법률연구 통권 제90호.

김창화.(2016). 특허법상 ‘침해로 보는 행위’의 법적 성격에 대한 연구, 산업재산권, 제50호, 한국지식재산학회;

박성호.(2020). "2019년 지적재산법 중요판례평석". 인권과정의 Vol. 489;

정태호.(2011). "저작권의 간접침해의 유형별 판단기준". 지식재산연구, 6(2), 한국지식재산연구원; 

김관식(2012), “간접침해에서 타용도 유무의 판단기준”, 「특허판례연구(개정판)」,

박영사; 박희섭·김원오. (2006). 특허법원론(제3판), 세창출판사. 

Adams, C. W. (2005). A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement. Santa Clara Computer & High Tech. LJ, 22, 369.

Stuart Watt (1985), "Patent Infringement: Redefining the “Making” Standard to Include Partial Assemblies- Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984)". 60 Wash. L. Rev. 889.

<본 글은 개인적 지적 호기심과 연구에 대한 욕심에서 조사하고 정리한 글입니다. 구체적인 사건에 적용하고자 한다면 전문가와 상의하시기 바랍니다>