Long-Arm Jurisdiction under the UPC: Extraterritorial Reach over Non-UPC States?

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The Unified Patent Court’s (UPC) Long-Arm Jurisdiction: Expanding Extraterritorial Authority over Non-UPC (including non-EU) Countries?

(source: UPC webpages)

유럽통합특허법원(UPC)의 롱암(Long-Arm) 관할권: 비-UPC 국가(비-EU 국가 포함)에 대한 역외적 관할 확대?

2025년 1월 28일, 유럽통합특허법원(UPC) 뒤셀도르프 지방법원(Local Division, 이하 뒤셀도르프 LD) 1심 재판부(Court of First Instance, CFI)는 UPC_CFI_355/2023 사건에 대한 판결을 선고했다. 이 판결은 특히 비-UPC 국가나 비-EU 국가(예: 영국)가 포함된 사건에서 UPC가 침해와 무효를 어떻게 초국경적으로(cross-border) 처리할 수 있는지를 보다 구체화한 점에서 의미가 크다.

재판부는 동일한 유럽특허를 둘러싸고 영국에서 행해지는 병행적 침해행위도 UPC가 관할할 수 있다고 판단했다. 그 근거로, 피고가 UPC 회원국(독일)에 거주(domiciled)하고 있기 때문에, 동일 특허의 영국 영역(UK part)에서 일어난 침해 역시 UPC의 심리 대상이 된다고 보았다. 이는 피고가 독일 부분에 관해서만 무효 반소(counterclaim for revocation)를 제기했어도 달라지지 않는다는 결론이다.

이처럼 뒤셀도르프 LD(UPC_CFI_355/2023) 판결은, UPC가 비(非)EU 국가나 UPC 협약에 가입하지 않은 국가에서의 특허 침해행위까지 관할할 수 있는지에 대한 중요한 전기를 마련했다. 최근에는 영국처럼 EU와 UPC 협정 모두에서 이탈(또는 처음부터 가입하지 않은)한 국가의 침해행위까지도 한 번의 소송으로 다룰 수 있을지, 일명 ‘롱암(long-arm) 관할’ 문제가 핵심 쟁점으로 떠오르고 있다.

아래에서는 이 롱암 관할이 어떻게 제기되고 어떤 법적 근거와 논리를 통해 인정되는지, 그리고 앞으로 어떤 쟁점들이 발생할 수 있는지를 살펴본다.

On January 28, 2025, the Local Division (LD) of the Unified Patent Court (UPC) in Düsseldorf, serving as a Court of First Instance (CFI), issued its decision in Case No. UPC_CFI_355/2023. This ruling is particularly noteworthy because it clarifies how the UPC can handle cross-border infringement and revocation actions in cases involving non-UPC or non-EU countries (such as the United Kingdom).

In this decision, the court held that it also had jurisdiction over a parallel infringement action pending in the UK concerning the same European patent. The reasoning was that since the defendant is domiciled in a UPC contracting state (Germany), the alleged infringement in the UK part of the same patent also falls under the UPC’s purview. The court reached this conclusion even though the defendant only filed a revocation counterclaim for the German portion of the patent.

As a result, the Düsseldorf LD’s decision in UPC_CFI_355/2023 has become a focal point for discussions about the UPC’s potential jurisdiction over patent infringements that occur in non-EU countries or in states that have not joined the UPC Agreement. Recently, the core debate has revolved around so-called “long-arm” jurisdiction, which refers to the possibility of consolidating infringement claims that arise outside the UPC’s traditional membership, as exemplified by cases involving the UK—an entity that has withdrawn from both the EU and the UPC.

Below is an overview of how this debate arose, the legal arguments that support it, and the issues likely to emerge going forward.

1. 관할권 인정의 배경

(1) 유럽특허(European Patent)의 다국적 성격

  • 유럽특허청(EPO)이 부여하는 유럽특허는 여러 국가(가입국) 각각에서 독립적으로 효력을 지닌다.
  • 영국처럼 이미 EU에서 탈퇴했거나(또는 최초부터 비회원) UPC 협약에 참여하지 않은 국가에서도 유럽특허가 유효할 수 있지만, 기존에는 이들 국가에서 발생하는 침해행위가 UPC 관할 대상에 포함되지 않는다는 인식이 강했다.

(2) 뒤셀도르프 LD의 판결

  • 뒤셀도르프 법원은 피고가 UPC 협약국(예: 독일)에 거주한다면, 영국처럼 비가입국에서 발생한 침해행위도 UPC가 관할할 수 있다고 봤다.
  • 이는 만하임 LD가 BSH Hausgeraete v. Electrolux 사건에서의 유럽사법재판소(ECJ) 판결을 기다리며 유보적 태도를 취한 것과 대조적이다.

1. Background to the Recognition of Jurisdiction

(1) The Multinational Nature of European Patents

  • European patents granted by the European Patent Office (EPO) have an independent effect in each contracting state.
  • Even countries that have exited the EU (or never joined in the first place), such as the UK, can still validate European patents. Until now, most practitioners assumed that such validations in non-UPC states fell outside the UPC’s jurisdiction.

(2) The Düsseldorf LD Decision

  • The Düsseldorf court held that if a defendant is domiciled in a UPC contracting state (e.g., Germany), the UPC can still assert jurisdiction over infringement occurring in non-contracting countries such as the UK.
  • This stance contrasts with that of the Mannheim Local Division (LD), which is waiting for the Court of Justice of the European Union (CJEU) to rule in BSH Hausgeraete v. Electrolux before making a final decision on a similar issue.

2. 법적 근거와 논리 구조

(1) Brussels Ibis 규칙(제4조, 제24조(4) 등)

  • GAT v. LUK (ECJ) 판례에 따르면, 특허의 ‘유효성’이나 ‘등록’ 분쟁은 해당 특허가 등록된 국가 법원의 전속관할에 속하지만, ‘침해’ 소송의 관할은 별개로 본다.
  • Brussels Ibis 규칙 제4조(1)에 따르면, 피고가 EU 회원국에 거주하는 경우 그 회원국 법원에서 소를 제기할 수 있다.
  • 더 나아가 ECJ Owusu 판결(2005)은 이 규칙이 비-EU 국가 간 분쟁에도 광범위하게 적용될 수 있음을 확인해, “제3국에서 발생한 침해라도 피고가 EU 회원국에 거주한다면 해당 회원국 법원이 관할권을 행사할 수 있다”는 입장을 뒷받침한다.

(2) UPC 협약(UPCA)과 Brussels Ibis 규칙의 관계

  • UPCA 제31조는 “UPC의 국제적 관할은 Brussels Ibis 규칙에 따른다”고 명시한다.
  • Brussels Ibis 규칙 제71a~d는 UPC를 기존의 관할 규정 체계에 편입하기 위해 마련된 조항으로, 특히 제71b(1)에서는 “피고가 EU 회원국에 거주한다면, 그 회원국 법원이 갖는 관할권을 UPC가 행사할 수 있다”고 규정한다.

(3) 영국 등 비-UPC 국가에 대한 롱암 관할(Long-Arm Jurisdiction)

  • 뒤셀도르프 LD의 결론은 요약하자면 “피고가 UPC 협약국에 거주한다면, 비-UPC 국가에서 발생한 침해라도 Brussels Ibis 규칙과 ECJ 판례에 따라 하나의 재판부(UPC)에서 통합 심리가 가능하다”는 것이다.
  • 이를 통해 영국 부분(UK part)에 대한 특허 무효를 직접 다루지 않더라도, UPC가 침해 여부를 판단함에 따라 영국에서의 효력에도 사실상 영향을 미칠 수 있게 된다.

2. Legal Basis and Underlying Logic

(1) The Brussels Ibis Regulation (Articles 4(1), 24(4), etc.)

  • According to GAT v. LUK (CJEU), disputes over the validity or registration of a patent fall under the exclusive jurisdiction of the country where the patent is registered. However, jurisdiction over infringement is treated separately.
  • Article 4(1) of the Brussels Ibis Regulation allows a plaintiff to bring suit in the courts of the EU Member State where the defendant is domiciled.
  • Moreover, the CJEU’s 2005 Owusu decision confirms the broad applicability of the Brussels Ibis Regulation to disputes involving non-EU countries, effectively supporting the notion that infringement occurring in a third state can still be heard in the EU Member State where the defendant is domiciled.

(2) The Relationship between the UPC Agreement (UPCA) and the Brussels Ibis Regulation

  • Article 31 of the UPCA expressly states that “the UPC’s international jurisdiction shall be determined under the Brussels Ibis Regulation.”
  • Articles 71a–d of the Brussels Ibis Regulation were introduced to integrate the UPC into the existing jurisdictional framework. In particular, Article 71b(1) specifies that if a defendant is domiciled in an EU Member State, the UPC may exercise the same jurisdiction as the national court in that state would.

(3) Long-arm jurisdiction over Countries Outside the UPC (e.g., the UK)

  • Ultimately, the Düsseldorf LD concluded that when a defendant is domiciled in a UPC contracting state, any alleged infringement—even in a non-UPC state—can be consolidated before the UPC under the Brussels Ibis Regulation and relevant CJEU case law.
  • Even if the UPC does not directly adjudicate the validity of the patent in the UK, its infringement finding may still affect the patent’s practical enforceability there.

3. 앞으로의 쟁점과 시사점

(1) ECJ 후속 판결에 따른 변화 가능성

  • BSH v. Electrolux 사건에 대한 ECJ 판결 결과에 따라, 뒤셀도르프 LD의 롱암 관할이 뒤집힐 수도 있다.
  • 만하임 LD는 ECJ 판결을 기다리고 있는 반면, 뒤셀도르프 LD는 선제적으로 롱암 관할을 인정했으므로, 향후 판결에 따라 판례가 크게 달라질 수 있다.

(2) 비-UPC 국가에 대한 실무적 영향

  • 영국 외에도 스위스, 터키 등 UPC 협약에 가입하지 않은 여러 국가가 존재한다.
  • 원고(특허권자) 관점에서는 UPC 한 곳에서 다국적 침해를 일괄적으로 다룰 수 있어 소송 전략상 이점이 있다.
  • 피고(비-UPC 국가 기업) 입장에서는 자국 밖에서 예기치 못하게 소송이 진행될 수 있고, 그 결과가 자국 시장 활동에도 영향을 줄 수 있어 부담이 커진다.

(3) 국제 특허분쟁의 ‘포럼 쇼핑’ 심화

  • 뒤셀도르프 등 일부 관할법원이 롱암 관할권을 확대 해석하면, 특허권자들은 자신에게 유리한 관할지를 선점(포럼 쇼핑)하려는 시도를 더욱 강화할 수 있다.
  • 이는 국제 특허분쟁에서 효율성을 높일 여지도 있지만, 국가 간 주권 충돌이나 판결 집행 문제 등이 새롭게 대두될 우려가 있다.

3. Future Considerations and Broader Implications

(1) Possible Changes Following Future CJEU Rulings

  • The BSH v. Electrolux case, currently pending before the CJEU, could potentially overturn or modify the scope of the Düsseldorf LD’s approach to long-arm jurisdiction.
  • While the Mannheim LD has taken a more cautious stance, the Düsseldorf LD’s decision stands as a proactive acknowledgment of broader UPC jurisdiction, which may or may not align with the CJEU’s ultimate interpretation.

(2) Practical Effects on Non-UPC Countries

  • The UK is not alone; countries such as Switzerland and Turkey have also declined to join the UPC Agreement.
  • Patent holders (plaintiffs) stand to benefit from being able to combine multi-jurisdictional infringement claims into a single proceeding before the UPC.
  • Defendants (especially those located in non-UPC states) face the added burden and risk of litigation in a foreign forum, which could have ramifications for their local commercial activities.

(3) Heightened Forum Shopping in International Patent Disputes

  • If certain UPC divisions (like Düsseldorf) are more amenable to exercising long-arm jurisdiction, patent holders may strategically file suit in these divisions to gain a procedural and substantive advantage—commonly referred to as forum shopping.
  • This might enhance efficiency in some cross-border disputes but could also prompt new questions over national sovereignty and the enforceability of UPC judgments in non-UPC territories.

4. 결론

뒤셀도르프 LD 판결(UPC_CFI_355/2023)은 비-EU·비-UPC 국가에서 발생한 침해행위도 UPC가 관할할 수 있다는 해석을 제시해, UPC 관할 범위를 상당히 확장시키는 사례로 주목받고 있다. 이는 영국과 같은 국가가 UPC 관할에서 완전히 배제된다고 보던 기존 인식을 뒤흔드는 동시에, UPC 체계가 얼마나 폭넓은 효력을 갖게 될지에 대한 논의를 재점화하고 있다. 추후 ECJ 판결이나 다른 지역 법원의 유사 사건에서 어떤 결론이 내려지는지에 따라 판례가 확립·보완되거나 또 다른 해석이 제기될 가능성이 높다.

결국, 국제 특허분쟁에 관여하는 기업들은 관할권과 소송 전략을 재점검해야 하며, UPC 내에서 롱암 관할이 확대될 경우 포럼 쇼핑, 판결 충돌, 집행 문제 등이 더욱 복잡해질 전망이다. 따라서 이번 판결은 향후 UPC와 비-UPC 국가 간 특허분쟁이 어떻게 전개될지를 가늠할 수 있는 중요한 시금석이라 할 수 있다.

4. Conclusion

The Düsseldorf LD’s ruling in UPC_CFI_355/2023 highlights the UPC’s potentially expansive reach, suggesting that it might exercise jurisdiction over infringement occurring in non-EU or non-UPC states. This move challenges the earlier assumption that countries like the UK would be wholly excluded from the UPC’s domain. As subsequent CJEU decisions and parallel litigation in other jurisdictions unfold, this area of law may either become more firmly established or face fresh waves of debate.

For businesses operating globally, this shift underscores the importance of reassessing litigation strategies in light of the UPC’s long-arm jurisdiction. Issues such as forum shopping, jurisdictional overlap, and judgment enforcement are poised to become more complex. Consequently, this ruling stands as a key reference point for understanding how patent disputes may play out between the UPC and non-UPC jurisdictions in the years to come.

[EoD]

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