[제언] 소송및 심판에서 청구범위해석에 관한 중간판결 도입의 필요성

특허소송(침해소송포함) 및 특허심판은 물론 특허출원의 심사단계에서 특허청구범위의 해석은 제일 중요한 법률판단사항이다. 

단지 권리범위확인심판에서는 피소제품이 계쟁특허의 권리범위에 속하는지에 대한 판단만 하고, 무효심판은 무효자료로 인용된 선행기술이 계쟁특허의 권리범위를 예견하게 하는 지등을 판단하는 반면, 특허침해소송에서는 피소제품이 계쟁특허의 권리범위에 속하는지에 대한 판단이외에 피고의 행위가 특허법상 침해를 구성하는 실시행위에 들어가는지 등 행위에 대한 판단을 한다는 점이 다르다.

어찌되었든 어느 절차에서건 먼저 등록특허의 명세서에 기재된 특허청구범위를 확정하고 해석하는 것은 선결과제이다. 사실 특허청구범위 해석에 대한 판단이 끝나면,  소송이나 심판의 승패가 보인다. 무익한 절차를 계속할 필요없이 당사자간 협상을 통한 화해의 레버리지 기회가 생긴다.

그런데 현행제도에서는 당사자는 종국 판결이나 심결에 이르러서야 청구범위가 어떻게 판단되었는지를 처음 듣게 되고, 심지어 당사자사이에 핵심쟁점이 되는 청구범위 해석에 대한 다툼의 기회를 갖지 못하는 경우도 발생한다.

미국은 이러한 이유로 특허침해민사소송 절차중간에 마크맨히어링이라는 특허청구범위해석에 관한 심리 절차를 따로 두고(필수절차는 아님) 재판장이 다툼이 되는 특허청구범위는 어떻게 해석되어야 한다는 중간 결정을 할 수 있다.

미국은 특허침해민사소송에서는 특허유효추정이 적용되어 청구범위가 유효한 방향으로 좁게 해석할 뿐 아니라 Phillips v. AWH Corp.,판결의 해석기준을 따라 발명의 상세한 설명에 의해 좁게 해석한다. 반면 미국 특허청 PTAB의 IPR과 같은 무효심판에서는 특허유효추정이 적용되지 아니하고 특허청구범위를 합리적인 범위내에서 최대한 넓게 해석한다. 입증책임면에서도 IPR은 무효를 주장하는 자가 우월한 증거에 의한 입증(a preponderance of the evidence), 즉 확률적인 우위에 있는 입증만 하면 족하나, 민사소송에서는 무효를 주장하는 자가 우월한 증거에 의한 입증보다 높은 확실하고 명백하고 확실한 입증(clear and convincing evidence)에 의하여야 한다. 이와같이 두 절차의 기준이 다르다보니 민사지법은 PTAB의 청구범위 해석을 PTAB은 민사지법의 청구범위 해석을 존중하기는 하나 구속되지 않는다고 한다.

사실 PTAB에서는 청구범위의 정정이 가능한 절차에서만 청구범위의를 합리적인 최광의해석원칙을 적용하고 있다는 점에서 특허권자에게 그렇게 불합리한 것은 아니라고 믿고있다.

다시 본론으로 돌아가서 우리나라 특허침해민사소송이든 특허무효심판이든 권리범위확인심판이든 청구범위해석은 선결과제이다. 

따라서 절차 중간에 청구범위해석에 관한 중간판결(결정)을 도입한다면(일종의 한국형 Markman hearing & Ruling) 당사자의 자판에 따라 무익한 절차를 계속할 필요없고 종국판결에 이르기전에 화해할 수 있는 레버리지가 되지 않을까 한다.

청구범위해석에 관한 중간판결(결정)은 최대한 절차초기에 하도록 하되 당사자의 신청 또는 직권으로 할 수 있게 하고 당사자에겐 청구범위를 넓게 해석했을 때와 좁게 해석했을 때 두가지 경우에 있어서 선행기술 및 피소제품과 비교한 참고서면을 내도로 강제하는 것은 어떨까 한다. 나아가 재판부나 심판부는 이해관계인인 당사자가 청구범위를 어떻게 해석하고 있는지에 대한 주장을 충분히 들을 수 있도록 별도의 심리기일을 여는 것이 바람직할 것이다.

무리하게 소송이나 심판 전체의  심리와 기간을 당기는 것 보다 실질적으로 유익하고 빠른 분쟁해결에 이르게 되지 않을 까하는 생각이다. 

감사합니다.

애플이 자랑하는 포스터치 들여다보기

애플이 자랑하는 포스터치 들여다보기

<맥뉴스읽기>

Patent publication No. 20140028575 ( Gesture and Touch Input Detection Through Force Sensing )

Claim 1. A computing device configured detect a user input comprising:
a processor;
a touch interface in communication with the processor and configured to detect a touch signal corresponding to an object approaching or contacting a surface;
at least three force sensors in communication with the processor and configured to detect a force signal corresponding to an object exerting a force on the surface;
wherein
in response to the force the processor determines a force centroid location; andthe touch signals are processed by the processor by analyzing the force centroid location.

Claim 9. A method for detecting user inputs to a computing device through force sensing, comprising:
detecting by three or more force sensors, a force input;
calculating by a processor in communication with the force sensors, a force centroid based on the force input; and
using the force centroid to analyze one or more user inputs to the computing device.

H.R. 9, THE “PATENT INNOVATION ACT”에 대한 우려

Ipwatchdog 블로그에 지난 14일 HEARING이 있었던 H.R. 9, THE “PATENT INNOVATION ACT”에 대한 우려를 표명하는 글이 실렸다. H.R. 9법안은 특허권남용을 억제하자는 취지에서 오바마 정부가 의욕적으로 추진하고 있는 미국특허법 및 소송법령에 관한 개정법안이다. 그러나 이번 H.R. 9법안은 그 취지를 넘어서 특허권자의 특허권행사를 지나치게 어렵게 하여 침해를 조장하게 될 것이라는 주장이었다.

<뉴스읽기> Innovation Act makes patents harder to enforce, easier to infringe

실제 의회에 올라와 있는 H.R. 9을 찾아 읽어보니 특허침해민사소송에서 소장제출시 강화된 원고의 특정(입증) 의무부터, 디스커버리대상의 제한, 소비자대상 소송에서의 절차중지(stay),패소자 소송비부담 등 종래 미국 특허소송실무나 절차와 다른 제도와 절차가 입안되어 있었다.

이미 미국대법원에서 SW특허의 성립성을 엄격하게 정한 판례와 소송비용부담기준완화에 관한 여러 판례가 나왔고 미국 AIA로 도입된 PTAB에서의 IPR로 인해 특허무효율마저 70~80%로 올라온 상황에서, HR9법안이 통과된다면 유효특허를 가지고도 특허소송을 하기 까다로워지고 원고가 감수하여야 위험도 커져서, 이젠 Patent troll 산업이나 그 유명한 텍사스 미국특허소송의 위력도 예전같지 않을 것 같다.

<HR9법안>

이번 HEARING에는 지지측 증인으로 미국USPTO Michelle Lee 청장이 나왔고, 반대측 증인으로 야후 IP법무실장인 Kevin Kramer, Eli Lilly & Co.의 전법무실장인 Robert A. Armitage, IP Salesforce의 부사장 David M. Simon, IP Biotechnology Industry의 법무실장인 Hans Sauer가 나온것으로 알려져있다.

미국특허소송을 통해 IP수익화를 기획하거나 미국특허로 괴롭힘을 받을 위험이 많은 기업들은 HR9법안이 어떻게 전개될지 관심을 가지고 지켜볼 문제이다.

구글의 Via Licensing의 LTE™ 특허풀 가입

지난 주 목요일 (4월9일) 구글이 LTE 특허풀의 대표주자 중 하나인  Via Licensing의 LTE™ 특허풀에 라이센서로 가입하면서 LTE 관련 patents를 하나의 라이센싱 틀안에 사용할 수 있도록 내어놓았다는 뉴스가 발표되었다.

특히 이들 특허중에는 과거 Motorola Mobility와 Motorola가 개발했었던 LTE 표준필수특허(SEPs)를 포함되었다는 것때문에 Via Licensing의 LTE™ 특허풀의 역할에 기대감이 더해지고 있다.

<뉴스읽기 Google Joins Stable of Tech Companies Licensing Their LTE Patents as a Group>

이로써 Via Licensing의 LTE™ 특허풀의 현재 라이센서(LTE Licensors)는 AT&T Intellectual Property II, L.P., China Mobile Communications Corporation, Clear Wireless LLC, Deutsche Telekom AG, DTVG Licensing, Inc., Google Inc.,Hewlett-Packard Company,KDDI Corporation,NTT DOCOMO, SK Telecom Co., Ltd(SK통신),Telecom Italia S.p.A.,Telefonica, S.A., ZTE Corporation가 되었다.

아직 Major LTE 특허권자인 LG, Qualcomm, Nokia, Ericsson, Huawei 그리고 Apple 과 Samsung의 가입여부는 가시화되지 않은 듯하며, Via Licensing도 Qualcomm와 Nokia등과 같은 라이센싱 수익사업에 주력하는 기업은 Via Licensing의 LTE™ 특허풀조건과 맞지 않는다며 Qualcomm와 Nokia의 가입은 부정적인 것 같다.

Via Licensing 홈페이지를 방문해보면 LTE Standards Table를 확인할 수 있으며, 라이센시에 대한 로열티도 개시되어 있다.

Via  LTE™의 LTE Standards Table

Via  LTE™의 로열티 schedule

구글이 라이센서로 Via Licensing의 LTE™ 특허풀에 가입하였다는 뉴스는 앞으로 Via Licensing가 LTE특허풀의 구심점 역할을 하게 될 가능성을 높였다는 점에서 앞으로 관심을 가져야 할 것 같다.

특허거래 활성화 및 수익성 제고를 위한 제언

오래전부터 우리나라 IP거래 활성화 및 수익성 제고를 위한 정책세미나나 워크샵자리가 있으면 기회가 될 때마다 입버릇처럼 주장했던 것들이 있습니다.

저는 이 이슈가 우리나라가 미래 IP강국으로 가는 길목에서 반드시 필요한 것이라 믿기에 이를 다시 언급하려고 합니다

첫째, 국책자금이 투입된 국내발명으로 국내기업에 대한 공격과 그 발명의 해외이전이 자유로워야 한다.

2013년경 , 아이리버가 미국 '텍사스MP3'로부터 MP3개념특허를 6년만에 다시 매입했다는 뉴스가 나왔을 때였던 것 같습니다. 그 6년전 한국 벤처기업이 만든 MP3원천특허가 미국 NPE에 넘어가서 다시 국내전자기업들을 상대로 Back attack 들어왔다는 뉴스로 IP업계가 떠들썩 했었죠. 때문에 그 이후 국내 정책기관에선 국책자금이 투입되어 국내연구발명한 IP의 해외 수출을 금지하는 가이드가 생겼습니다 (명시적이진 않아도 괜히 해외이전추진했다가 제2의 MP3사건이 생길까 우려때문에 가급적 회피 했지요).

그당시 저는 관련 담당자들에게 또는 자문모임에서 국책자금이 투입되었다는 것 때문에 국내 기업에 대한 특허권행사를 금지하고 있는 상황에서 IP해외 이전마저 금지하는 분위기라면, 국내에서 발명된 IP의 거래는 활성화되기 어렵다고 주장했습니다. 일본의 국책연구결과에 대한 해외 IP로열티수익이 많은 걸 생각해야 한다며 말입니다. 사실 안을 들여다보면 일본은 해외에 자회사나 SPV를 설립하고 매각하거나 로열티 받는 전략을 사용한 결과라 하더군요.

국내발명으로 국내기업에게  특허권을 행사는 하지 않는다는 암묵적 환경아래에서 해외 이전도 금지될테니 해외 경쟁사나 NPE에 넘어갈 일도 없고 따라서 특별한 사유가 아니면 국내기업이 국내발명을 매입할 이유가 있을까요?

이러한 분위기라면 국내에서 IP거래가 활성화되지 않는 것은 당연한 귀결일 것입니다. 저는 바로 이점을 지적했습니다.

그러나 국내 특허 유출금지와 국내기업보호라는 대원칙아래 제 의견은 메아리에 불과했었습니다.

기술은 비공개 상태에서 그 기술을 실제 점유하고 있어야 가치가 있는 반면, 특허는 공개된 기술에 대한 배타적 권리라는 점에서 특허이전은 기술이전은 다릅니다. 그럼에도, 특허이전을 해외기술유출로 동일시하는 분위기가 팽배하였습니다 (해외기술유출의 위험은 오히려 공개전 해외선출원금지제도를 도입해야 예방할 수 있음에도 이 제도의 도입은 소극적이네요).

종종 특허해외이전을 국부유출이란 그런표현까지 사용되기도 했는데 사실 국내에서 IP거래가 활성화되어야 국내발명의 IP가 재산가치가 있을 텐데 무슨 국부인지도 모르겠더군요.

사실 MP3원천특허를 국내 대기업이 매입하였다면 해외로 매각될 이유가 없었겠죠. 국내 기업이 국내에서 발명한 발명의 가치를 달리보기 위해서는 국내발명의 특허로 국내기업에 대한 공격도 자유로워야 하고 또 충분히 보상받을 수 있는 소송제도가 도입되어야 하며 해외 경쟁사로의 이전도 자유로워야 할 것입니다. 처음에는 국내발명으로 공격받는 국내기업이 있을 것입니다. 그러나 이런 일이 반복되면 국내기업은 국내발명을 바라보는 눈이 달라질 것이고 국내IP거래시장 역시 활성화될 것입니다.

국내기업은 보호는 국내기업에 대한 특허공격금지나 해외이전 금지가 아니라 "국내발명에 대한 우선협상권"의 부여만으로 충분한 것이 아닐까 생각합니다.

둘째는 특허권보호를 강화한 특허침해 손해배상제도를 도입하여야 한다.

현재 민사소송법상 엄격한 입증책임과 자유심증주의 아래에서는 현행 특허법상 손해배상액 추정규정은 결코 특허권자의 손해를 전보하지 못합니다.

나아가 현재 민사소송법상 입증방법과 엄격한 입증책임을 보완하기 위해서는 특허침해시 그 손해배상액을 엄격한 상당인과 관계를 넘어서  침해자에 대한 징벌적배상이 포함된 손해배상액 추정이나 간주 규정의 도입도 절실합니다 (고의침해자에 대한 3배배상과 같은 징벌적배상과 다른 논의입니다). 그 예로 침해자의 이익을 그대로 특허권자의 손해로 "간주하는 규정으로의 개정 등도 고려될 수 있을 것입니다.

셋째는 특허침해소송에서 디스커버리에 준하는 증거개시제도와 당사자의 입증협력의무를 도입하여야 한다.

이 논의는 법률신문을 통해 이시윤 변호사님과 공동기고 하였으므로 법률신문 연구논단을 보시거나 제 해당 블로그를 찾아 보시기 바랍니다.

스타트업이나 개인이나 대학기관의 IP가치평가는 기업가치가 아니라 거래가치로 평가되어야 할 경우가 많은데 거래가치는 그 국가의 소송제도와 특허보호정책과 맞물려 있어서 국내 판결이나 소송제도에서 전향적인 손해배상이나 로열티산정 기준을 정한다면 국내특허에 대한 IP가치평가액 역시 달라질 것입니다.

넷째는 특허권의 거래나 특허권 행사에 반드시 필요한 EOU(사용증거) 서비스를 제공하는 국가 인프라가 완비되어야 한다.

특허거래나 특허침해소송이나 라이센싱활동에는 반드시 EOU(사용증거)가 수반되어야 합니다. 그러나 대기업을 빼고는 개인 발명가나 소기업이 이런 EOU(사용증거)을 만든다는 것은 거의 불가능에 가깝고 그 비용도 비쌉니다. 바로 이런 산업이야말로 국가차원에서 고민해야할 IP인프라산업이 아닌가 생각합니다.

마지막 다섯째로 특허침해소송에서 변호사와 변리사의 협력 방안을 법제도화하여야 한다.

이미 대부분의 특허침해소송에서 변호사와 변리사는 협력하여 직무를 수행하고 있습니다. 그러나 법이 이 두 직역의 협력과 공동대응 및 대리를 금지하거나 제한하고 있습니다. 이 때문에 고객의 니즈에 맞는 특허법률서비스를 제대로 하지 못하고 있습니다. 대승적 취지에서 미래 지향적인 결단이 필요한 시점입니다.

[세미위키]퀄컴의 경쟁자는 누구일까?

퀄컴의 경쟁자는 누구일까? 삼성? 인텔?

2015년  4월 3일자 세미위키 포럼에 " Qualcomm LTE Modem Competitors? Samsung, Intel, Mediatek, Spreadtrum, Leadcore… or simply CEVA!" (기사읽기) 란 제목으로 흥미로운 내용의 글이 실렸다.

이 글은 2015년 LTE 시장에서 "퀄컴"과 "CEVA" 중 누가 승자가 될 것이냐? 라는 질문으로 끝나고 있다.

"퀄컴"은 CDMA 방식을 개발하여 애플과 미국향 삼성 갤럭시폰 등에 채용되는 모뎀칩을 제조하여 공급하는 칩메이커이자 연구개발라이센서이며, CEVA는 자신이 개발한 DSP IP core을 통해 중국산 스마트폰에 채용되는 모뎀칩을 공급하는 중국 Spreadtrum이나 삼성 자체 모뎀칩 Samsung Shannon 300시리즈나 인텔 모뎀칩 등에 platform solutions과 DSP cores의 IP 라이센스를 제공하는 전문 연구개발기업이다.

맨처음 글 제목만 읽었을 땐, 퀄컴의 경쟁자는 칩 메이커인 삼성이나 인텔이나 Leadcore, Spreatrum, Mediatek 중 하나이지 않을 까 생각했다. 그러나 그런 예상은 글을 읽어 내려가면서 완전히 깨지고 말았다.

이 글에서는 미국은 AT&T과 T-Mobile이 GSM을 채택하고 있으나 Sprint, Verizon, U.S. Cellular 등 다수가 CDMA를 채택하고 있으며, 비록 통신표준이 LTE로 넘어가고 있으나 여전히 북미는 CDMA 방식이 병행될 수 밖에 없는 점을 고려 할때, 미국향 스마트 폰에는 CDMA에 최적화된 퀄컴 모뎀칩이 여전히 경쟁력이 있을 것으로 보고 있다.

그럼에도 불구하고 2014년에만 해도 퀄컴 모뎀칩의 시장 점유율이 50%, 나머지 50%는 CEVA 라이센스기반 모뎀칩이었던 점과, 중국 샤오미 등 상대적으로 저렴한 High-end폰에서 대부분 CEVA 라이센스기반 모뎀칩을 채용하고 있는 점, 삼성전자가 High End 스마트폰에 점차 자사 모뎀칩의 사용을 대폭 증가시키고 있으며 그모뎀칩은 CEVA 라이센스기반인점 등을 고려할 때, 2015년엔 어떻게 될지 모른다는 입장이다.

위에 링크한 글을 읽어보실 것을 권한다.

직무발명보상금에 대한 세재 및 회계혜택

일정한 기준에 따른 합리적인 직무발명보상금의 지급은 회사에게 추후 발명자인 근로자와 법적분쟁을 예방할 수 있는 장치가 되고, 회사가 해당 특허발명을 특허소송에 사용할 때 발명자의 적극적인 지원을 이끌어 낼 수 있다는 점에서 유익한 것임에 틀림이 없습니다.

나아가 근로자의 발명욕구와 동기를 자극하여 회사가 원하는 수준이상의 연구개발과 발명활동으로 이어진다는 점에서 적극적인 회사정책과 규정으로 자리 잡아야 할 것입니다.

세무•회계면에서도 정당한 직무발명보상금의 지급은 회사나 발명자에게 유익한 것입니다.

지난 대한변리사회의 상임이사(부회장) 으로 지내신 김효준 변리사/변호사께서 소송대리한 대법원 2013. 6. 27 선고 2013두2655 법인세부과처분취소사건에서

대법원은

(i) 직무발명보상금을 회사가 발명자(근로자)에게 지급하면 보상금 자체가 비용처리되며,

(ii) 보상금이 연구개발비로 인정되어 임원에게 지급되었다고 하더라도 법인세 세액공제도 받을 수 있다고 판시하였습니다.


즉, 우리나라 세법은 회사가 직무발명보상금을 비용처리 또는 세액공제할 수 있도록 하고, 회계상 연구개발비로 인정받을 수 있도록 하고 있으며, 나아가 근로자도 소득세가 면제되어, 회사의 투자를 자극하고, 근로자는 연구개발과 발명활동에 매진할 수 있도록 배려하고 있습니다.

그러나 앞으로 더 다양하고 발전된 세재 및 회계혜택으로 발명자가 우대받고, 특허와 기술중심의 회사가 혜택받는 세상을 기대해봅니다.


이번 기회에 직무발명보상금에 대한 세무•회계상 혜택을 실무와 함께 다음과 같이 정리하였습니다. 아래에서 살펴보겠지만, 직원이 받은 직무발명보상금은 비과세 대상으로 소득세가 전액 면세되나, 등록이 되어야 하며, 출원, 거절된 것은 과세가 되며, 직무발명보상금이 아니라 상금으로 지급된다면 근로소득으로 과세가 되므로, 지급 금원의 성격이 직무발명보상금인지 포상금인지 여부가 과세 여부의 기준이 될 것입니다.


1. 발명자 (근로자)에 대한 혜택

    근로자는 지급받은 보상금에 대해 소득세가 면제됩니다.

    [관련 법률]

    소득세법  제12조(비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.

     5. 기타소득(*주1) 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득

        라. 「발명진흥법」 제2조제2호에 따른 직무발명으로 받는 다음의 보상금

         1) 종업원이 「발명진흥법」 제15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금

         2) 대학의 교직원이 소속 대학에 설치된 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제32조에 따라 받는 보상금


2. 회사(사용자)에 대한 혜택

     회사가 지급한 직무발명보상금은 연구 인력개발비로 비용 인정되고 소득세 또는 법인세 공제 대상이 됩니다.

     [관련 법률]

      조세특례제한법 제10조(연구·인력개발비에 대한 세액공제) ① 내국인이 각 과세연도에 연구·인력개발비가 있는 경우에는 다음 각 호의 금액을 합한 금액을 해당 과세연도의 소득세(사업소득에 대한 소득세만 해당한다) 또는 법인세에서 공제한다. 이 경우 제1호 및 제2호는 2015년 12월 31일까지 발생한 해당 연구·인력개발비에 대해서만 적용한다.

    1. 연구·인력개발비 중 대통령령으로 정하는 신성장동력산업 분야의 연구개발비(이하 이 조에서 "신성장동력연구개발비"라 한다)에 대해서는 해당 과세연도에 발생한 신성장동력연구개발비에 100분의 20(중소기업의 경우에는 100분의 30)을 곱하여 계산한 금액

    2. 연구·인력개발비 중 대통령령으로 정하는 원천기술을 얻기 위한 연구개발비(이하 이 조에서 "원천기술연구개발비"라 한다)에 대해서는 해당 과세연도에 발생한 원천기술연구개발비에 100분의 20(중소기업의 경우에는 100분의 30)을 곱하여 계산한 금액

    3. 제1호 및 제2호에 해당하지 아니하거나 제1호 및 제2호를 선택하지 아니한 내국인의 연구·인력개발비(이하 이 조에서 "일반연구·인력개발비"라 한다)의 경우에는 다음 각 목 중에서 선택하는 어느 하나에 해당하는 금액. 다만, 해당 과세연도의 개시일부터 소급하여 4년간 일반연구·인력개발비가 발생하지 아니하거나 직전 과세연도에 발생한 일반연구·인력개발비가 해당 과세연도의 개시일부터 소급하여 4년간 발생한 일반연구·인력개발비의 연평균 발생액보다 적은 경우에는 나목에 해당하는 금액

      가. 해당 과세연도에 발생한 일반연구·인력개발비가 직전 과세연도에 발생한 일반연구·인력개발비를 초과하는 경우 그 초과하는 금액의 100분의 40(중소기업의 경우에는 100분의 50)에 상당하는 금액

     나. 해당 과세연도에 발생한 일반연구·인력개발비에 다음의 구분에 따른 비율을 곱하여 계산한 금액

        1) 중소기업인 경우: 100분의 25

        2) 중소기업이 대통령령으로 정하는 바에 따라 최초로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우: 다음의 구분에 따른 비율

          가) 최초로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 과세연도의 개시일부터 3년 이내에 끝나는 과세연도까지: 100분의 15

          나) 가)의 기간 이후부터 2년 이내에 끝나는 과세연도까지: 100분의 10

       3) 대통령령으로 정하는 중견기업이 2)에 해당하지 아니하는 경우: 100분의 8

       4) 1)부터 3)까지의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우: 다음 계산식에 따른 비율(100분의 3을 한도로 한다)

        100분의 2 + 해당 과세연도의 수입금액에서 일반연구·인력개발비가 차지하는 비율 × 2분의 1


3. 세금 관련  질의 및 회신 내용을 통한 실무가이드

    가. 특허청 질의 : 직무발명보상금 비과세 범위에 대한 질의 (93. 7. 31, 문서번호 : 지도 56010-429)

     <국세청 회신> (93. 8. 23, 문서번호 : 소득 46011-2504)
      : 사용자로부터 받은 특허권 및 실용신안권과 관련된 보상금은 소득세법 제5조에 규정된 비과세 기타소득에 해당하며, 사용자가 직무발명보상금을 당해 과세년도에 지출하는 때 조감법(조세감면규제법) 제10조에 규정된 기술 및 인력개발비 세액공제 대상이 되는 것.

    나. L전자 질의 : (특허팀 : 02. 12. 30) 출원중이거나 심사결과 등록되지 않은 경우에 지급된 보상금이 비과세인지 여부

    <기획재정부(소득세제과) 회신>
    ○ 기획재정부 소득세제과 46073-181, 2002.12.30.
      종업원 등의 직무와 관련한 발명 등이 특허 출원중이거나 출원심사결과 특허 등록되지 않은 경우에, 사용자 등이 동 직무관련발명 등과 관련하여 종업원 등에게 지급한 보상금은 소득세법 제12조제5호 라목의 비과세되는 "기타소득"에 해당하지 않는 것임

     다. 제조기업질의 : (03. 4. 4) : 출원보상금, 사내 분기별 우수발명직원상금, 사내 년간 우수발명직원 포상금의 과세여부

     <국세청 회신> (03. 4. 4, 문서번호 : 소득 서일46011-10427)
      : 소득세법 제5조 제5호 바목(제12조 제5호 라목)과 동법시행령 제13조의2(제18조 2항)의 규정에 의거 직무발명보상금은 비과세하며, 종업원에게 지급하는 공로금ㆍ위로금 등으로, 사실상 급여에 속하는 상금은 근로소득에 해당하는 것이며, 종업원의 특별한 공로에 대하여 경진ㆍ경영ㆍ경로대회ㆍ전람회 등에서 우수한 자에게 지급하는 상금은 기타소득에 해당하는 것임.

(*주1)
제21조 (기타소득) ① 기타소득은 이자소득·배당소득·사업소득·근로소득·연금소득·퇴직소득 및 양도소득 외의 소득으로서 다음 각 호에서 규정하는 것으로 한다.  <개정 2010.12.27., 2012.1.1., 2013.1.1., 2014.12.23.>

1. 상금, 현상금, 포상금, 보로금 또는 이에 준하는 금품

5. 저작자 또는 실연자(實演者)·음반제작자·방송사업자 외의 자가 저작권 또는 저작인접권의 양도 또는 사용의 대가로 받는 금품

7. 광업권·어업권·산업재산권·산업정보, 산업상 비밀, 상표권·영업권(대통령령으로 정하는 점포 임차권을 포함한다), 토사석(土砂石)의 채취허가에 따른 권리, 지하수의 개발·이용권, 그 밖에 이와 유사한 자산이나 권리를 양도하거나 대여하고 그 대가로 받는 금품

9. 지역권·지상권(지하 또는 공중에 설정된 권리를 포함한다)을 설정하거나 대여하고 받는 금품

13. 거주자·비거주자 또는 법인의 대통령령으로 정하는 특수관계인이 그 특수관계로 인하여 그 거주자·비거주자 또는 법인으로부터 받는 경제적 이익으로서 급여·배당 또는 증여로 보지 아니하는 금품

15. 문예·학술·미술·음악 또는 사진에 속하는 창작품(「신문 등의 자유와 기능보장에 관한 법률」에 따른 정기간행물에 게재하는 삽화 및 만화와 우리나라의 창작품 또는 고전을 외국어로 번역하거나 국역하는 것을 포함한다)에 대한 원작자로서 받는 소득으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것

가. 원고료

나. 저작권사용료인 인세(印稅)

다. 미술·음악 또는 사진에 속하는 창작품에 대하여 받는 대가

16. 재산권에 관한 알선 수수료

17. 사례금

19. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 인적용역(제15호부터 제17호까지의 규정을 적용받는 용역은 제외한다)을 일시적으로 제공하고 받는 대가

가. 고용관계 없이 다수인에게 강연을 하고 강연료 등 대가를 받는 용역

나. 라디오·텔레비전방송 등을 통하여 해설·계몽 또는 연기의 심사 등을 하고 보수 또는 이와 유사한 성질의 대가를 받는 용역

다. 변호사, 공인회계사, 세무사, 건축사, 측량사, 변리사, 그 밖에 전문적 지식 또는 특별한 기능을 가진 자가 그 지식 또는 기능을 활용하여 보수 또는 그 밖의 대가를 받고 제공하는 용역

라. 그 밖에 고용관계 없이 수당 또는 이와 유사한 성질의 대가를 받고 제공하는 용역

20. 「법인세법」 제67조에 따라 기타소득으로 처분된 소득

21. 제20조의3제1항제2호나목 및 다목의 금액을 그 소득의 성격에도 불구하고 연금외수령한 소득

22. 퇴직 전에 부여받은 주식매수선택권을 퇴직 후에 행사하거나 고용관계 없이 주식매수선택권을 부여받아 이를 행사함으로써 얻는 이익

[전문개정 2009.12.31.]

삼성의 무효심판청구에 대한 US PTAB의 결정과 그 여파

"USPTO to review Smartflash patents after Samsung challenge(April 7-2015)"

 NEWS읽기

 <2014년 9월, 삼성이 5건의 특허에 대해 PTAB에 무효심판 제기. 2015. 4. 2. PTAB에서 4건의 특허에 대해 심리개시결정. 마지막 1건 특허 US number 8,336,772 는 거절. 삼성은 계쟁특허 중 6번째 특허인 US number 7,942,317는 무효심판청구하지 않음.>

<생각>

위 뉴스는 삼성이 애플을 도아주는 꼴이 되었다며 세간의 주목을 끈 기사입니다. 사실 이렇게 삼성이 스마프플래쉬 특허의 무효에 집중하는 것은 삼성도 스마트플래쉬로부터 제소당한 입장이고 비침해항변보다 승산높은 무효심판(CBM proceeding로 추정됩니다) 을 활용하는 것이 더 유리하다고 판단했기 때문이었을 것 같습니다.

아시는 바와 같이, payment 시스템을 통한 디지털 data의 access를 제어하는 방법과 같은 BM특허는 발명성립성(§101)을 엄격하게 정한 Alice판결의 무효기준을 고려할때 무효될 가능성이 높습니다. 그럼에도 업계를 리딩하고 있으며 애플과 특허전쟁에서  한판 승리를 거둔 삼성이 로열티를 낼수없다는 자존심도 있었을 것입니다.

 최근 통계에 따르면 PTAB에서는 35 U.S.C. § 102 (anticipation)을 원인으로 한 무효청구가 37.5%, 35 U.S.C. § 103 (obviousness)을 원인으로 한 무효청구가 57.6%인 반면, 지방법원에서는 102에 의한 청구가 31.1%, 103에 의한 무효청구가 27.8%이었다고 하며, Business method patents만을 대상으로 한  CBM proceeding는  § 102 가 51.4%, § 103가 54.8%, § 101 (subject matter eligibility)가 74.6%, § 112 (indefiniteness/written description)가 57.5%를 차지 했고, 최종 무효율이  91.4%에 이르렀고, 반면 지방법원은 42.4% 수준이었다고 합니다.

또한 공표된 여러 다른 뉴스 기사에 따르면 삼성은 이미 IPR(Interparty review)을 신청해둔 상태이나 (일부 심리개시는 결정되었으나  일부는 기각되어 다시 신규 IPR도 넣어둔 것으로 알고 있습니다),  오직 선행기술에 의존한 §102 or § 103 만을 무효근거로 할 수 있는 IPR만으로는 스마트플래쉬 BM특허를 §101위반에 관한 Alice 판결기준으로 무효시키기 어려웠을 것입니다. 때문에 IPR에만 의존하지 않고 미국특허심판원 PTAB에  CBM (?)무효심판을 넣었을 것으로 추정됩니다.

아마존. 구글도 특허침해를 이유로 스마트플래쉬로부터 피소되었다는 것은 이미 알려진 사실입니다. 구글은 관할이송신청하는 등 다들 개별대응하고 있는 느낌이긴 하나, 다음과 같은 이유로 단순한 형식적인 공동방어수준을 넘어서 실질적인 JD(Joint defence, 공동방어)의 가능성도 배제할 수 없습니다.

이는, 이번에 미국 USPTO에서 무효논거로 보고 있는 것이 발명의 성립성 (subject matter eligibility)과 관련된 §101인데, 발명의 성립성 §101위반은 회사별 무효자료조사 능력과 관련이 없고, 이미 법원으로부터 손해배상명령을 받은 애플은 삼성과의 과거 소송수행능력에 비하여 스마트플래쉬에 대한 무효대응조치가 미약할 뿐 아니라, 구글은 오라클 자바특허의 발명의 성립성 §101위반을 근거로 무효로 싸우고 있음에도 이런 무효대응에서 눈에 띄는 조치나 성과를 볼 수 없기 때문입니다. 따라서 사실상 전략적인 JD 합의 아래 효율적으로 삼성이 앞장서서 싸우는 것이 아닌가 합니다. 또 애플이 삼성을 칩 파운더리로 적극 추진하는 것과도 연관이 있을 수 있수있습니다.

그러나 달리 생각해보면, 전략상 삼성은 초기 개별 협상 타결로 스마트플래쉬와의 특하 분쟁에서 먼저 빠지고 특허분쟁에 애플.구글.아마존만 남겨두는 전략도 고려되었을 것입니다. 한편으론 삼성의 초관심대상인 mobile payment 및 IoT payment 기술분야에서 시장에 밀리면 않된다는 분명한 신호를 보낼 필요성도 있었을 것이란 생각도 듭니다.

구글의 자바특허전쟁에 대한 글을 읽으며

세기의특허전쟁

위에서 링크한 임규태교수님의 글은 통찰력이 돋보이는 글입니다. Patent troll이 탄생하게 된 배경에 대한 정확한 진단. 동감합니다.

사태를 바라보는 통찰력이 오라클 진영에 대한 구글의 총공격과 Patent troll에 대한 전쟁을 선포한 오바마정부가 구글 특허책임자였던 Michelle K. Lee를 미국특허청(USPTO)의 Direct(장)으로 선임한 것까지 하나로 이어지는 일관성때문에 빛이 납니다.

아쉬운점은, 미국 실물경제가 살아나면 Patent troll로 몰렸던 투자는 사라지겠지만, 세계 어디에선가 ICT공룡기업이 무너지면 쏟아져 나오는 특허를 누군가는 무기화할 수 밖에 없으며, 특허전쟁환경은 미국처럼 좋은 곳이 없다는 점에서 단지 미국경제만 바라봐서는 문제가 해결되지 않을 것 같습니다. 또한, 미국에서 SW특허를 무력화시킨 Alice판결은 오라클의 자바특허를 무너뜨릴 법적근거도 제공했지만 구글을 탄생시킨 Larry page 특허까지 무효시킬 근거를 제공하였다는 점에서 SW기술기반 기업인 구글에게 고육지책은 아닐지. 부메랑이 되는 건 아닐지. 우려도 있습니다.

미국은 미국특허로만 보호받고 한국은 한국특허로 만 보호받는다는 특허 속지주의를 고려할 때 각국의 사정은 너무 다를것입니다.

미국은 지나치게 특허전쟁이 과열되었으나 우리나라는 오히려 특허전쟁다운 전쟁이 없을 만큼
특허가 너무 쉽게 힘을 잃고 보호되더라도 그 보상액이 터무니 없이 적은  소송구조를 가지고 있으며, 국내 발명의 가치를 저평가하는 경향이 강하여 국내 특허거래가 활성화되지 못하고 국내 실력있는 공학자와 기술기반 Startup들이 한숨만 쉬는 게 현실입니다.

또한 투자자가 Patent troll을 외면하더라도 미국과 같이 특허가 위협적인 국가에서는 그나마 무효시장이 먹거리를 제공할 것이나, 특허가 그리 위협적이지 않은 국가에서는 굳이 무효에 힘을 뺄 이유도 없겠지요. 최근 국내 제네릭특허 무효심판이 급증한 것 역시 정부가 독점권을 준다는 당근때문에 가능한것이었구요.

특허 공유를 통한 공유경제나 기술 공유를 통한 공유경제 역시 역설적이게도 그 공유할 재산이 제대로 보호될 때 실효성있는 전략이 되는 것 아닌가하는 생각입니다.

아무튼 너무 좋은 임교수님글 . 계속 읽을 수 있기를 고대합니다.

http://m.huffpost.com/kr/entry/6924214

2015년 사물인터넷(IOT)시장통계

IRONPAPER란 블로그에 여러개의 2015년 사물인터넷(IOT)시장통계 및 IOT시장예측 자료들을 모아놨네요. 여기저기 돌아다닐 필요없이 ~

IOT분야 기술가치평가하거나 투자계획 잡을 때, 특허포트폴리오전략 잡을 때 참고하면 도움 좀 되겠어요.

IRONPAPER보기

[News] Ericsson 특허 로열티에 대한 ICT 보고서

Indian Cellular Association(ICT)가 인도회사로부터 모바일폰 매출기준 2%의 로열티를 요구하고 있는 Ericsson기업의 사건에 대해 인도정부에 보고서를 제출했다는 뉴스입니다.

Ericsson은 ICT industry 기업들로 부터 동일조건으로 100개의 계약을 맺었다고 주장하나, 0.019% 의 로열티를 부담하는 중국과 폰이 아니라 chipset value를 기초로 0.5~2 %의 로열티를 지급명령을 받은 미국과 비교할때 인도기업에 대해 요구하는 로열티가 지나치게 높다는 것.

ICT는 이 Ericsson 사건이 선례가 될 것을 우려한다는...

인도이코노믹타임즈보기

Rule 11 위반에 대한 motion도 기한이 있다?

미국소송에서 대리인 변호사에게는 조사의무 (Rule 11)가 있고 이를 위반시 제재가 있다는 것은 많이 들어서 알 수 있을 겁니다. 상대방이 터무니 없는 소장을 내거나 주장서면을 내면 한번쯤 violation of Rule 11을 의심하게 되는데, 대부분 이에 대한 motion은 나중에 하죠. 그런데 그것도 때가 있다는 것을 이 글에서 알게 되었습니다.

AboveTheLaw

http://abovethelaw.com/2015/03/dont-file-that-brief-the-one-thing-you-must-check-before-submitting/

Confidentiality 와 the Attorney-Client Privilege의 차이

미국특허소송을 하거나 미국특허소송에 대비하거나 미국특허분석을 할때 "Confidentiality and the Attorney-Client Privilege"이란 용어를 자주 만나곤 합니다. 미국소송을 자주 경험한 실무자들이야 그 의미와 효과를 이미 알고 있지만 아직 익숙하지 않은 분들도 있고 그 차이를 몰라 종종 실수하거나 오용하기도 합니다. 특히 오해를 자주하는 부분이 Confidentiality 와 the Attorney-Client Privilege의 차이입니다. 마침 이 차이를 명쾌하게 설명한 글이 있어서 이를 공유합니다.

LAWYERIST

https://lawyerist.com/81438/difference-confidentiality-attorney-client-privilege/

[법률신문 연구논단] 한국형 디스커버리 도입의 필요

지난 2월에 블로그를 통해 올린 한국형디스커버리도입에 대한 글을 이시윤 고문님께 보여드리고 고견을 담아 3월19일 법률신문 연구논단에 공동기고하였습니다.

법률신문연구논단

https://www.lawtimes.co.kr/Legal-Info/Research-Forum-View.aspx?serial=2222

한국형 디스커버리 제도 도입의 필요

이시윤 (변호사), 이진수 (변리사) 공동기고

I. 들어가는 말

평소부터 디스커버리 제도 도입의 필요성을 절감하고 있었던 터라 대법원에 의한 '한국형 디스커버리 제도’ 추진 뉴스는 매우 고무적이었다. 특히 증거가 편재된 현대형 소송에서는 꼭 필요한 제도라고 믿고 있다. 2014.11.30. 아시아경제 인터넷판 기사에 따르면, 소송 계속 여부 및 증거보전의 필요성 유무와 무관하게 오로지 증거 수집을 목적으로 증인신문·검증·감정 등뿐만 아니라 문서 제출 명령까지 독립된 절차로 도입하는 것이며 문서제출명령을 거부할 시 재판부가 신청자 측의 주장이 진실하다고 인정하는 방안을 검토하고 있다고 한다.

이는 현행 민사소송법에서 문서제출명령을 불이행할 경우 문서의 성질·내용·성립 진정에 관한 주장만 진실한 것으로 인정될 수 있다는 자유심증설에서 한발 앞선 것이며, 미국의 디스커버리의 영향을 받아 보전의 필요성과 무관하게 증거조사할 수 있게 한 독일의 독립적 증거조사 제도에도 접근되어 환영하는 바이다.

II. 미국의 재판(trial)전 디스커버리(Discovery) 제도

1. 디스커버리제도란

디스커버리(Discovery, 증거개시제도)는 사실심리(Trial)가 개시되기 전에 당사자 서로가 가진 증거와 서류를 확보하고 이를 상호 공개하여 쟁점을 명확히 정리하는 제도이다. 미국 민사소송에서 보통 디스커버리 기간이 약 1년이 넘게 걸리는 점을 고려할 때 미국법원이 실체적 진실을 파헤치기 위하여 얼마나 많은 노력을 투입하고 있는지를 느끼게 한다.

반면 우리나라의 변론 준비절차에서 증거조사를 하고 쟁점을 정리할 수는 있으나 그나마 보통 2개월 내외 1~2회 정도 열리는 절차에서 소기 목적의 달성은 쉬운 일이 아니다.

2. 증거공개의무(Mandatory Disclosure)등

가. 미국 민사소송에서는 상대방의 요구나 법원의 명령이 없어도 변론기일(trail)전까지 단계별로 스스로 당사자의 주장과 공격방어방법에 관한 증거와 정보를 공개하고 교환여야 한다. 당연정보공개라고도 한다. 이러한 정보의 교환은 법원에 제출할 필요가 없으며 당사자끼리 교환하면 된다. 나아가 소송이 예견되는 시점부터 양 당사자는 분쟁과 관련된 모든 정보를 수정하거나 삭제하지 않고 보존할 의무를 부담한다.

나. 위와 같은 디스커버리에서 사용할 수 있는 입증방법은 증언조서(Deposition), 질문서(Interrogatories), 문서 등의 제출요구(Production of Documents and Entry), 신체 및 정신감정(Physical and Mental Examination), 자백요구서(Requests for Admission)가 있다. 이는 상대방의 요구에 의한 것이라 하여 요청개시(Request Discovery)라 한다. 2006년 FRCP Rule 34를 개정하여 e-Discovery 로 발전시켰다.

다. 미국의 디스커버리 절차는 우리와 달리 첫째로, 증명책임이 없는 당사자라도 당사자 스스로 서로가 가진 증거와 서류를 상호 공개하는 것, 즉 증거공개가 핵심이다. 둘째로, 당사자의 증거공개의무와 함께 이를 위반 시 강력한 제재수단이 따른다는 점이다.

당사자가 증거공개의무를 위반하는 경우 디스커버리 요청 당사자는 법원에 증거공개를 이행할 것을 명령하는 신청하고 적정한 제재를 가해줄 것을 신청할 수 있을 뿐 아니라, 답변, 문서제출 등을 강제할 명령을 신청할 수 있다. 나아가 곧 바로 상대방에 대한 제재신청을 할 수도 있다. 이때 불완전하거나 회피하려는 증거공개, 답변 등은 증거공개의무를 불이행한 것으로 보고 제재를 한다.

 증거공개의무이행명령에 불응하거나 해태하면 법원은 i) 디스커버리 요청 당사자가 구하는 사항이 입증된 것으로 간주하는 명령, ii) 불이행 당사자의 주장이나 방어방법의 유지를 불허하거나 관련 주장의 입증을 불인정하는 명령, iii) 불이행 당사자의 답변 전부/일부를 삭제하는 명령, iv) 명령에 응할 때까지 절차를 중지하는 명령, v) 청구의 전부/일부를 기각하는 명령, vi) 불이행당사자에 대한 무변론 판결(default judgment), vii) 형사상 법정모독죄로 처벌하는 명령을 내릴 수 있고, 불이행당사자에게 소송비용의 부담 명령도 내린다. 이러한 의무는 소송 당사자간에만 존재하는 것이 아니라 제3자에게도 존재하며 면책사유없이 Subpoena(소환장)을 따르지 않으면 법정모독죄로 처벌되기도 한다.

III. 한국형 디스커버리 제도에 대한 제언

1. 제출명령대상의 확대

우선 현행민사소송법상 문서제출명령제도는 '문서'만을 대상으로 하고 있다. 이를 확대하여 '정보'로 넓히고 정보제출명령 대상을 양 당사자의 주장 및 공격방어방법과 관련하여 '알 수 있거나 소지하고 있거나 제어할 수 있는 정보'로 확대할 것을 제안한다. 개정된 저작권법 제192조의2에서도 이미 "정보의 제공"으로 확대되어 있다. 또한 정보의 제공의 형식은 제한을 두어서는 아니 되고 제출되는 유형물 등의 훼손여부를 검사할 수 있도록 메타데이터까지 원본 제출주의에 의하여야 할 것이다.

정보제출의 형식의 제한이 없어진다면 그동안 장문단답식의 유도신문 때문에 비판이 되고 있는 우리나라 교호신문제도의 문제점 역시 어느 정도 해결될 것으로 기대한다.

나아가 후술하는 정보보존의무, 정보목록 및 그에 관한 정보제출명령, 정보제출명령에 대한 이행은 소송 당사자가 그 정보를 점유(Possession), 보관(Custody) 또는 지배(Control)하고 있는 것은 물론 소송 당사자가 요구하면 획득할 수 있는 정보, 대리인이 보유하고 있는 문서 등이 포함되어야 하며, 더 나아가 당사자의 자회사, 지점, 대리점 등이 보유하고 있는 문서 등도 포함되어야 할 것이다. 외국기업도 예외를 두어서는 아니 될 것이다.

2. 정보보존의무의 명문화

소송이 예견되는 시점부터 법원의 명령이나 당사자의 신청이 없어도 양 당사자는 분쟁과 관련된 모든 정보를 수정 또는 삭제하지 않고 원본 그대로 보관할 의무를 부담할 것을 명문화하여야 하고, 그 불이행을 증명방해로 보아 강한 제재가 필요할 것이다 (듀퐁대 코오롱인터스트리 사건 등).

3. 정보 목록 제출 의무 확대

현행 문서목록제출명령제도와 문서제시명령제도만으로는 실체와 필요한증거의 발견이 어렵다. 이에 제출하여야 하는 ‘정보목록’을 ‘주장 및 공격방어방법과 관련한 모든 정보의 목록과 그 소지자와 보관장소에 대한 정보’로 확대하는 것이 절실하다.

4. 정보제출 예외 불인정 및 예외 인정 심리 강화

개정된 저작권법 제192조의2는 해당 정보가 유죄판결을 받게 할 우려가 있다거나 영업비밀인 경우를 제외하고는 모든 정보를 제출하도록 하고 있다. 반면 현행 문서제출명령제도의 예외는 상대적으로 넓은데 이러한 예외조차 극히 최소화하는 것이 바람직하다.

비록 현행제도에서 문서제출대상의 예외에 해당하는 경우라도 우선 법원에 분쟁과 관련되어 신청된 ‘모든 정보’를 제출하게 하고, 이 정보 중 영업비밀과 같이 상대방 당사자가 취득해서는 아니되는 정보가 있는 경우 이를 특정하여 당사자의 신청에 따라 상대방 당사자, 대리인, 제3자에게 공개하지 않도록 하는 특허법 등에서 처럼 비밀유지명령제도의 신설이 바람직하다. 만일 비밀유지명령을 받은 소송대리인이 당사자인 고객에게 관련 정보를 공개하는 경우 현행법에 따라 형사처벌이 가능할 것이다. 나아가 법원 역시 현행 민사소송법의 비공개심리절차(In Camera)를 통해 정보제출명령대상의 예외 여부의 적극 활용이 바람직할 것이다.

5. 불이행에 대한 제재 강화

위 당사자가 i) 정보보존의무, ii) 목록제출 및 iii) 정보제출에 관한 법원 명령을 불이행하거나 불성실하게 이행하는 경우에는 상대방의 신청이나 직권으로 관련 정보 등이 보관되어 있을 것으로 의심이 되는 상대방의 보관장소에서 직접 증거를 수집할 수 있도록 법원이 명령하고, 법원의 명령에도 불구하고 불응하거나 증거수집방해에는 상대방의 요증사실이 진실인 것으로 추정하는 이중제재도 필요할 것이다.

제3자도 국민적 사법정의 구현에 협력할 의무가 있을 진대, 이에 불응하는 경우에는 현행법처럼 일률적으로 500만원 이하의 과태료를 부과할 것이 아니라 소가액에 비례하여 더 강한 과태료를 정할 것을 추천한다. 이와 같은 이중제재와 별도로 당사자 또는 제3자가 법원의 명령에 불응하는 정도가 지극히 심할 경우에는 미국과 같이 법정모욕죄로 처벌하는 것도 바람직할 것이다.

IV. 글을 맺으며

앞에서 언급한 바와 같이 한국의 디스커버리 제도가 필요적 변론준비절차와 맞물려 도입된다면 그 효과가 극대화될 것으로 예상된다. 디스커버리 제도는 무기 평등의 기회, 입증평등의 기회를 주어 좀더 사실심이 강화되는 효과를 가져올 것으로 기대한다.

미국형 디스커버리제도를 그대로 도입하기 힘들더라도 우선 한국형 문서제출명령 등을 강화하다 보면 피해자의 손해 역시 적극적으로 발견될 가능성이 높으며 사전 사실관계의 규명으로 판결이 아닌 당사자간의 자발적인 화해가 유도되어 분쟁 종결 시 당사자간에 불만이 줄어들 것으로 기대한다. 제1심판결의 상소율을 줄여 민사재판을 제1심 중심주의로 업그레이드(Up-grade)될 수 있을 것이다.

 또한 특허소송 등은 점차 글로벌화되고 있는데, 이러한 현대형 소송에서 우리나라만 증거수집이 불충실하여 실체적 진실이 발견할 길이 없다면 우리나라의 기업들 조차도 우리나라의 사법제도를 이용하기 보다 미국과 같이 증거조사가 용이한 국가의 제도를 선호할 수 밖에 없을 것이다. 손해배상액이 커서만 미국을 찾아 가는 것은 아니다.

다만, 일본도 1998년 신법을 제정하면서 장고 끝에 미국의 질문서(Interrogatories)와 같은 당사자조회제도와 문서제출의무의 일반의무화 등을 도입하였으나 불성실한 이행에 대한 뚜렷한 제재가 없어서 실효성이 떨어졌다는 것이 자평으로, 우리 도입과정에서 일본의 경험을 반면교사로 삼았으면 한다. 일본 1992년 10월 29일 판결에서는 증명책임이 없는 당사자라도 어느 사실에 대한 관련자료를 전부 갖고 있는 경우에는 상대방은 그 당사자에게 주장 및 입증을 요구할 수 있고 그 사실에 대한 증명을 다하지 못하면 그러한 사실이 있는 것으로 사실상 추정된다는 취지의 ‘사안해명의무’를 적극적으로 긍정하였다.

현행 법체계의 근본 변경의 전면적인 증거공개의무까지는 못가도 디스커버리의 독일식 시도인 ‘사안해명의무’의 입법화는 고려할 것이다.

지난 3월 10일경 대법원은 ‘하급심충실화사법제도개선위’를 출범시켰다. 구조적인 부실의 우리 증거조사의 선진화, 과학화, 충실화의 계기가 되는 바램이 크다.

한국 및 미국에 저작권 침해소송을 제기할 때 알아야 하는 것들

저작권은 특허권이나 상표권이나 디자인권과 달리 별도의 등록이나 심사를 거치지 아니하고 창작 시 창작자에게 그 권리가 발생한다. 또한 베른 조약에 의해 체결국내에서 동등한 보호를 받을 수 있고, 대부분의 저작물은 인터넷의 대중화로 전세계에 유포되고 이용되어 저작권의 침해가 발생하는 경우 대부분 한 국가의 침해에 한정되지 아니하고 최종 분쟁타결의 합의에서도 전세계의 이용을 대상으로 하는 것이 일반적이다. 따라서 저작권의 실효적인 보호와 관리는 단순히 우리나라 뿐 아니라 해당 저작물이 이용되고 있는 국가를 포함한 전세계의 보호를 고려하여야 한다. 이에 저작권침해에 관하여 우리나라와 미국은 저작권침해소송에 필요한 법률요건 등에서 몇몇 중요한 차이를 간단히 정리함으로 향후 저작권을 관리하는 데에 도움이 되고자 한다.

1.    저작인격권

저작권인격권은 공표권, 성명표시권, 동일성유지권과 같이 창작자에게 일신 전속하는 권리로 프랑스와 독일에서 처음 저작권의 하나로 인정되어 1928년 베른조약에 포함되었다.

따라서 1) 우리나라는 적극적으로 저작인격권을 저작권의 하나로 보고 보호하고 있다. 그러나, 2) 미국은 베른조약에 가입되어 있음에도 아직도 시각저작물을 제외하고는 저작인격권을 저작권으로 보호하기 보다는 대부분 명예훼손이나 부정경쟁의 한 유형으로 보고 보호하는 경향이 크다. 따라서 미국에서 저작재산권의 침해를 동반하지 않은 표절은 불법행위가 아니라 윤리문제로 접근하고 있다. 미국에서는 저작물에 대한 저작재산권(복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차저작물작성권, 저작인접권(실연/음반/방송))을 침해한 경우에 한하여 저작권 침해가 성립된다.

2.    침해소송에서 원고적격

1) 우리나라는 저작권법 제123조에 따라 i) “저작권을 가진 자” 또는 ii) “저작권법에 따라 보호되는 권리를 가진 자”가 침해의 정지를 청구할 수 있다. 따라서 저작인격권의 침해가 발생한 경우에는 저작자(업무상 저작물의 저작자는 법인)가, 저작재산권의 경우에는 저작권의 소유자, 저작인접권의 경우에는 음반제작자 등이 원고 적격이 있으며, 이와 별도로 저작재산권 침해에 대해서는 저작권자 또는 보상금청구권을 가지는 자 등이 손해배상을 청구할 수 있다(동법 제125조). 나아가 저작권법 제2조 21호의 공동저작물에 대한 저작권의 침해가 발생한 경우는 다른 공동저작자의 동의 없이는 침해금지청구를 할 수 없으나 자신의 지분에 대한 손해는 배상을 청구할 수 있다.

2) 한편 미국은 저작권에 대한 “법적인 소유자(legal owner)” 및 “수익권자(Beneficial owner)”는 제3자에 대하여 침해중지 및 손해배상을 청구할 적격이 있으며(17 U.S.C. §501), 공동저작물의 침해에 대해서는 공동저작자 각자가 타 저작자의 동의 없이 소를 제기할 수도 있다.

3.    무형의 표현저작물이 유형물에 고정되어야 하는지

1)    우리나라는 저작권법에 의해서는 보호되는 저작물이 인쇄물이나 DVD등의 유형물에 고정될 것을 요하지 않는다.

2)    그러나 미국에서 연방저작권법으로 보호받으려면 17 U.S.C. §102(a)에 따라 저작물이 유형물(tangible medium)에 고정되어야 한다. 만일 그러하지 못한 경우에는 주저작권법에 따라 보호될 수 있어도 연방법의 보호는 받지 못할 것이다.

4.    저작권 등록의 효과

1)    우리나라는 창작일로부터 1년 이내에 저작권 등록한 경우에는 실명으로 등록된 저작자에 의하여 등록된 저작물을 등록된 창작일에 창작한 것으로 법정추정된다(저작권법 제53조 제3항). 그 외 권리변동에 있어서 대항효를 가지고 있다. 그 외에 침해소송의 제소요건이 아니며 유효추정이나 법정손해배상권 발생요건 등이 아니다.

2)    반면, 미국은 최초 공표일로부터 5년 이내에 등록하면 i) 그 증명서에 기재된 자가 정당한 권리자라는 것과 ii) 저작권이 유효하다는 법정추정을 받는다(17 U.S.C. §410(c)). 나아가 저작물이 침해가 발생하기 전에 등록되었으면 침해 건수당 $750 에서 $30,000, 고의침해의 경우는 $150,000 의 법정손해배상은 물론 소송대리비용을 받을 수 있다.

3)    또한 중요한 것은 미국은 저작권 침해소송의 제소요건으로 저작물의 등록을 요구하고 있다(17 U.S.C. §411(a)). 제소 시 저작물이 등록되어 있어야 하는지 아니면 등록신청만 되어 있으면 족한지에 대해서 다툼이 있으나 최근 제9순회법원은 신청을 제소요건으로 보았다. 물론 i) 저작물이 미국에서 창작된 것이 아니거나, 저작물 등록이 거절된 경우 등은 예외적으로 미국 Copyright Office에 등록되지 않아도 제소가 허용되나 법원마다 그 예외를 인정하는 수준의 엄격함이 달라 제소 시 관할 및 법원 선택과 함께 검토되어야 한다. 한국 저작자에 의하여 한국에서 창작되고 미국에서 최초로 공표되지 아니한 경우가 이에 해당할 것이다.

5.    소멸시효

1)    우리나라는 저작권침해가 발생한 경우, 민법 제766조에 따라 침해를 안 날로부터 3년, 침해일로부터 10년이 지나면 민사상 손해배상을 청구하지 못한다. 침해가 계속되는 경우에 청구할 수 있는 침해금지 청구는 침해가 계속되는 한 위 소멸시효가 연장되는 효과가 있다.

2)    반면 미국 저작권법 17 U.S.C. §507(b)은 그 소멸시효를 “within 3(three) years after the claim accrued”와 같이 3년으로 규정하고 있다. 그러나 소멸시효의 기산점과 관련하여 어떤 법원은 침해일로부터 어떤 법원은 침해를 알았거나 알 수 있었던 날로부터 기산한다. 따라서 어떤 관할법원에 제소하느냐에 따라 결론이 달라질 수 있음에 유의하여야 한다.

애플에 대한 연이은 특허 융탄 폭격

며칠 전 Smartflash가 Apple로 부터 거액의 손해배상판결을 얻어내자 Smartflash는 다시 지난 25일 Texas 동부지법에 신규 특허소송을 제기했고, 이어 26일엔 Ericsson이 가세하여 41건의 특허로 7건의 특허소송을 제기하여 Apple을 융단폭격했다.

2012 Ericsson은 삼성을 상대로 라이센스 갱신 거절을 이유로 특허소송을 제기하였고 작년에 $650M 과 ongoing royalties의 대가로 합의한바 있다. 나아가 Ericsson은 이번 특허중 일부의 인도 패밀리특허로 샤오미에 대하여 인도특허소송에서 가처분을 이끌어내기도 했다. 본 사건은 대형전쟁인 만큼 기회 되는 대로 블로그를 통해 관련특허와 전략을 분석해 볼 계획이다.

1. Ericsson v Apple(iPad.iPhone)

(1) 미국 ITC에 조사신청 1건
     Apple의 중국제조 iPhones와 iPads에 대한 2G 와 4G mobile broadband connectivity 표준 essential patents의 침해조사와 수입금지 신청(2015.2.26)

(2) Texas 동부지법에 민사소송 8건
     • 2015.1.14 (1건) : 라이센스계약위반
     • 2015.2.26 (7건) :
        Wi-Fi, Bluetooth, radio electronic 등에 관한 특허 41건의 침해에 대한 7건의 소제기

2. Smartflash v Apple(iTunes)

     지난 Texas 동부지법에서의 특허소송에서 Apple 대패($533M 손배 판결)한 후, 2015.2.25. 음악파일 다운로드에 대한  과금관련 특허 7건의 침해를 이유로 신건 제소.

     지난 최근 판결에서 Apple은 Smartflash에게 $532.9 million을 지불할 것을 명령하였지만, Smartflash는 Apple에게 $852 million을 요구하였었다. Smartflash는 미국의 전형적인 Patent troll의 한 유형이다. 그들은 오직 돈이 목적이다.

Smartflash는 이미 "삼성전자"를 상대로도 소송을 제기하였었고 Apple 재판이 끝나고 난후 삼성전자의 공판(trial)이 예정되어 있으며, "Google"은 관할을  California 법원으로 이송신청하였고, "Amazon.com Inc"도 지난 14년 12월 텍사스 동부연방지법에 제소되어 있다.

<출처>  http://www.theregister.co.uk/2015/02/28/ericsson_smartflash_apple_lawsuits/
(관련소장 및 특허리스트 확인가능)

미국 지식재산권 침해소송에서 원고적격 들여다보기

미국은 우리나라처럼 소권이 인정되는 전용실시권이란 개념이 없고 지식재산권 신탁의 경우 계약의 해석에 따라 신탁자 또는 수탁자의 소권이 달라질 수 있다. 또한 미국 특허법(35 U.S.C.) 및 상표법(15 U.S.C.)에는 저작권법(17 U.S.C.) 과 달리 수익권자(Beneficial owner)가 침해소송을 제기할 적격이 있는 것으로 명시되어 있지도 않다. 

따라서 미국 지식재산권 침해소송에서 원고적격을 알아보는 것은 다수의 이해관계자와 함께 지식재산권 수익화 구조 및 활동을 계획하고 협의하는 데 매우 중요한 기준이 된다. 

참고로 수익권자(Beneficial owner)란 소유권을 제3자에게 양도하였으나 실질적인 이익의 혜택을 받는 자를 말한다. 보통 신탁계약에서 명목상 소유권자는 수탁자가 되고 실실적인 소유권자는 신탁자가 되며, 신탁자는 비록 권리를 수탁자에게 양도하였으나 그 이익의 혜택을 받는 수익권자이다.

1.    특허침해소송에서 당사자 적격(Standing)

특허침해소송에서 당사자 적격은 세가지 부류가 있다. 하나는 단독으로 소송을 제기할 수 있는 자(제1부류), 둘째는 특허권자와 함께 소송을 제기할 수 있는 자(제2부류), 셋째는 당사자로서 소송에 참여할 수 없는 자(제3부류)이다(Pfizer inc v. teva pharm (E.D. Va. Aug. 12, 2011) 참조).

1) 제1의 부류에 속하는 자로는 i) 특허권자(35 U.S.C. § 281; Sicom, 427 F.3d at 976.)이거나. ii) 그 양수인이거나(Sicom, 427 F.3d at 976.), iii) 양수인에 준하는 특허에 대한 모든 실질적인 권리(all substantial rights)를 허락 받은 배타적 실시권자(an exclusive licensee)이거나(Sicom, 427 F.3d at 976.). iv) 실질적으로 제3자의 침해를 배제시키거나 특허권을 행사할 수 있는 권리가 유보된 수익권자(Benficial owner)이다 (pfizer inc v. teva pharm. 2:10cvl28. E.D. Va. Aug. 12, 2011).

A. 배타적라이센시와 신탁계약의 수탁자에 대한 원고적격과 관련하여 주의할 것은 

i) ‘모든 실질적인 권리가 허락되었는지’에 대한 계약해석에 따라 배타적실시권자 또는 수탁자의 당사자 적격의 인정여부가 달라진다는 것이다. 배타적실시권자 또는 수탁자가 소권을 가지기 위해서는 양수인에 준할 정도로 특허에 대한 모든 실질적인 권리가 허락되어야 한다. 

B. 2007년 수탁자의 원고적격에 대한 다툼(Propat case)에서 연방순회법원은 신탁계약의 내용을 해석할 때 i) 수탁자인 Propat은 특허발명을 실시할 권리가 없고 오직 라이센싱하거나 소송할 권리만 보유하였고, ii) Propat의 권리는 배타적인 권리도 아니며, iii) 신탁자의 동의 없이 제3자에게 특허를 양도할 수도 없으며, iv) 특허를 유지관리할 책임도 신탁자가 부담하고 있고, v) 특허의 행사에 따른 수익 역시 신탁자가 보유하고, 오직 소송 및 라이센싱 활동만 아웃소싱한 것이며, vi) 신탁자의 선택에 따라 계약을 해지하여 수탁자 Propat의 권리를 박탈시킬 수 있으므로, 수탁자인 Propat은 공동소유권자도 아닌 단순한 agent에 불과하여, 신탁자와 공동으로 소를 제기할 적격도 없다고 판시하였다.

2) 제2부류에 속하는 자로는 i) 양수인에 준할 정도는 아니지만 비배타적실시권보다 더 많은 권리를 허락받은 배타적 실시권자이다. 주로 제한된 범위 내에서 실시권을 허락받은 경우이다 (Indep. Wireless Tel. Co. v. Radio Corp. of Am., 269 U.S. 459, 468 (1926) ; Sicom, 427 F.3d at 980; Abbott Labs, v. Diamedix Corp., 47 F.3d 1128, 1132 (Fed. Cir. 1995)). Abbott Lab. V. Diamedix Corp. 47 F.3d 1128, 33 USPQ2d (Fed. Cir. 1995)사건에서는 특허권자가 배타적라이센스를 허락하였으나 특허권자가 특허제품을 계속 생산할 권리를 제한된 범위에서 계속 유보하고 있었으며 침해소송에 대한 권리도 유보하는 등 특허권자가 실질적인 권리를 보유하고 있다고 하여 라이센시에 의한 독자적인 당사자적격을 부정하였다. 배타적 실시권자가 소송에 당사자가 될 수 있느냐 아니냐는 배타적실시권자가 제3자의 침해를 배제시킬 수 있는 권리를 허락 받았는지와 그 수익을 받을 수 있는지이다. ii) 나아가 특허권을 복수의 당사자가 공유하고 있는 경우에는 공동으로 소송을 제기하거나 동의를 받아야 한다.

3) 제3부류에 속하는 자로는 비배타적 실시권자이다. 비배타적 실시권자는 특허침해소송에 참여할 수 없다.

2.    저작권침해소송에서 당사자 적격(Standing)

미국 저작권법(17 U.S.C.) 제501조는 특허법과 달리 저작권의 법적소유자(legal owner) 및 수익권자(Beneficial owner)는 제3자의 저작권 침해행위를 배제할 권리가 있다고 명문화하고 있다. 따라서 제3자에 대해 저작권침해소송을 제기할 수 있는 당사자 적격이 인정되는 당사자로는 i) 원 창작자(Author)이거나 ii) 정당한 양수인이거나 iii) 신탁계약에서 신탁자와 같은 수익권자(Beneficial owner)이다 (Smith v. Casey No. 13-12351 (11^th Cir., Jan. 22, 2014).

41건 Erisson특허의 로열티는 얼마일까?

최근 Ericsson과 Apple의 특허소송에서 Apple은 Ericsson이 요구하는 로열티가 지나치게 과도하다고 주장하였다. 과연 합리적인 수준은 얼마인가라는 궁금증이 생기는 것은 당연할 것이다. 미국에서  표준필수특허(standard essential patents)에 대한 손해배상액을 계산하는 기준이 따로 있는지도 궁금하였다.

마침 미국 보스톤에서 IP관리 및 컨설팅을 전문으로 하는 TechIPm, LLC의 대표 Alex Lee(이근호 변호사)가 자신의 블로그를 통해 Apple이 4G/LTE standard essential patents (SEPs)을 포함한 41건의 Ericsson의 특허에 대한 로열티가 얼마나 될지를 계산하였다.

블로그에선 INNOVATIO IP VENTURES, LLC, No. 1:11-cv-09308 (N.D. Ill. 2013)에서 SEPs에 대한 FRAND royalty Cap 계산방식을 도입하였다.

FRAND royalty Cap = (average profit margin to the contribution of patentee’s SEPs) x (net profit of relating products) x (pro rata share of patentee’s SEPs to the total number of WiFi SEPs providing similar contribution to the profit)= 3% x $10 B x 7% = $200 M/year.

매년 $200M

Max값을 계산,  Ericsson 측 접근과 유사?

자세한 내용은 Alex Lee(이근호 변호사)의 아래 블로그나 TechIPm, LLC의 블로그를 참조하기 바란다. 나 혼자 알고 읽기에는 아까운 글들이 많다. 특히 통신분야의 표준특허등에 대해서...

TechIP블로그 

http://techipm-innovationfrontline.blogspot.kr/2015/03/how-much-will-apple-need-to-pay-to.html

<Alex Lee(이근호 변호사)의 프로필 사진>

[기업법무] 중국의 반테러법 제정, 글로벌 국내기업의 경영전략을 다시 짜야

[기업법무] 중국의 반테러법 제정, 글로벌 국내기업의 경영전략을 다시 짜야

지난 3일 미국정부는 로이터통신을 통해 최근 입법을 추진 중인 중국의 반테러법(anti-terrorism law)의 일부 내용을 비판하였다. 이에 중국 역시 내정간섭이라며 미국정부의 비판에 강력히 반발하였다고 한다.

미국정부가 왜 중국의 입법에 대해 비판하였을까? 궁금하지 않을 수 없다.

어쩌면 이 문제는 단지 미국만의 문제가 아닐 수 있기 때문이다.

인터넷 뉴스 기사들을 확인한 바로는, 중국이 입법을 추진중인 반테러법의 내용중에는 중국에서 Biz를 하는 모든 외국기술기업은 1) 정보보안에 필요한 암호키를 중국정부에 넘겨주어야 하고, 2) 보안뒷문(security back doors)를 설치해야 하며, 3) 중국내에 서버와 사용자 정보를 보유하여야 하고, 4) 모든 커뮤니케이션 기록을 중국법집행기관에 제공하여야 할 뿐 아니라, 5) 테러관련 인터넷 콘텐츠의 검열을 받아야 한다는 규제가 포함되어있다고 한다.

중국은 이미 지난달 중국은행은 중국기업이 제조한 장비만 구매하도록 한 금융산업규제를 발동한 바 있다.

금번 중국 반테러법 내용에 대해 중국에서 Biz를 하고 있는 미국 기업들은 더이상 자신의 기밀정보도 보호받을 수 없을 뿐 아니라 금융이나 가상사설인터넷망의 보안도 보장받을 수 없게 될 것이라며 재앙이라는 표현까지 사용하며 우려를 나타내고 있다.

만일 이러한 내용의 규제가 현실화 된다면 이 우려는 남의 이야기가 아닐 것이다.

우리나라 대부분의 수출기업들은 중국에 생산법인이나 판매법인을 설립하거나 중국업체에 임가공의뢰하거나 유통업체를 통한 판매망을 갖고 있다.

중국과 기술격차가 점점 좁혀지고 있는 시점에서 이러한 규제는 국내 기업의 영업비밀(기술정보는 물론 경영정보)를 고스란히 중국당국에 내어주어 국내기업의 경쟁력 약화를 가속화시킬 위험이 있다.

글로벌 국내 기업 역시 중국의 반테러법 제정의 추이를 살펴 이에 대한 경영전략을 새로 짜야할 필요도 있을 것으로 보인다.

[변리사법 개정에 관한 고민거리] 변리사는 상인인가?

변리사는 상인이 아니다

변리사가 상인에 해당하는 지 여부에 대한 질문을 받는다면 여러분은 어떻게 답을 할 수 있을까요? 저는 이 질문에 아래와 같이 답하고 싶습니다.

그동안 변리사라는 전문직업인의 직무 활동은 상업적이 성향이 강하였습니다. 그래서인지 사회 일각에서는 변리사가 유상의 위임계약 등을 통해 사실상 영리를 목적으로 그 직무를 행하는 것으로 보고 있는 것도 일부 사실입니다. 그러나 현행 변리사법 제1조 목적 규정을 보더라도 변리사는 그 직무와 관련하여 “변리사 제도를 확립하여 발명가의 권익을 보호하고 산업재산권 제도 및 산업의 발전에 이바지함을 목적”으로 하는 고도의 공공성과 윤리성이 강조된 전문가임을 부정할 수 없습니다. 그동안 이러한 법 목적을 너무 간과하고 있었던 것이 아닌가 싶습니다.

변리사는 위임인과의 개별적인 신뢰관계에 기초하여 개개 사건의 특성에 따라 지식재산권에 관한 전문적인 지식과 관련 법률지식을 활용하여 지식재산권의 창출, 권리화, 심판, 소송에 관한 대리행위와 관련 사무를 수행합니다. 이러한 변리사의 업무 활동은 간이 또는 신속하고 외관을 중시하는 정형적인 영업활동을 벌이고 자유로운 광고 및 선전활동을 통하여 영업의 활성화를 도모하며 영업소를 통하여 인적 및 물적 영업기반을 자유로이 확충하여 효율적인 방법으로 최대한의 영리를 추구하는 것이 허용되는 상인의 영업활동과 본질적으로 차이가 있어야 하는 것이 아닐까 합니다(대법원 2007. 7. 26. 선고 2006마334 결정 참조).

이 점에서 변리사법 전부개정법률안(입법예고) 제2조(사명)에 “변리사는 지식재산권의 전문가로서 이 법에 따라 부여된 권한의 범위 내에서 공공성에 기초하여 독립적이고 자유롭게 그 업무를 수행한다.”라고 그 지위를 천명함으로 변리사가 공공성에 기초하여 독립적이고 자유롭게 업무를 수행하여야 한다는 것을 분명히 하는 것은 그 의미가 크다고 봅니다 (단, 개인적으로 조문의 제목이 변리사의 지위가 아니라 사명이라고 한점이 부적절해보입니다). 이는 변리사의 영리추구활동은 공공성이라 테두리 , 다시 말해 법 목적 내에서 엄격히 제한되어야 하며, 그 직무에 관하여 고도의 공공성과 윤리성이 강조되어야 하는 당위성이 있기때문입니다. 심판 및 소송에 관한 대리행위는 이러한 공공성과 윤리성이 담보되지 아니하고서는 소비자 국민의 신뢰를 받을 수 없기 때문입니다.

저는 이 즈음에서 변리사의 공공성이 전문성과 어떤 관계가 있을까라는 질문을 다시 던졌습니다. 제 생각은 이렇습니다. 고도의 전문성을 바탕으로 한 장인정신과 직업윤리는 공공성 형성의 기반이 되는 것이 아닐 까? 그렇습니다. 철저한 장인정신 없이는 건강한 직업윤리가 발현되기 어렵고 또 건강한 공인의식 역시 나타나기 어렵습니다. 따라서 전문성이 담보되지 아니하는 한 공공성 역시 외형만 갖춘 메아리에 불과할 것입니다.

변리사는 단순히 법률지식만을 활용하는 전문가가 아닙니다. 지식재산 및 지식재산권에 관한 전문적인 지식과 이와 관련된 법률지식을 함께 활용하여야 하는 고도의 전문가입니다. 따라서 전문성을 아무리 강조하여도 지나치지 않을 것입니다. 이에 변리사의 전문성을 담보할 수 있는 제도가 법제화되지 않는다면 변리사의 전문성은 물론 고도의 직업윤리도 공공성도 달성할 수 없을 것입니다. 그러나 변리사의 전문성을 지나치게 강조하여 변리사가 되는 것에 너무 높은 장벽을 쌓는 것 역시 바람직하지는 않을 것입니다. 변리사의 직무수행에 필요한 필수적인 지식과 소양을 갖추었다는 객관적인 사회적 공감대가 형성된다면 다양한 전문가의 진입을 막을 필요가 없을 것입니다. 

그렇다고 검증되지 않은 자에게 변리사의 자격을 주거나 변리사의 직무를 자유롭게 할 수 있도록 허용한다면 시장은 교란되고 소비자인 국민의 신뢰가 무너져 전문성은 물론 공공성을 확보할 수 없게 될 것입니다. 

예컨대, 지식재산권의 감정, 특히 특허침해나 무효에 관한 의견은 사실판단을 기초한 법률판단사안이므로 사실상 변리사가 아닌 자가 해서는 아니 된다고 생각합니다. 이러한 법률판단에 대한 사무를 변호사 또는 변리사가 아닌 자가 업으로 한다면 이는 변호사법 위반이 될 소지가 있다는 것을 별론으로 하고 만일 공공의 목적으로 불가피하게 변리사가 아닌 자가 이러한 감정 업무를 수행하여야 할 필요성이 있다면 그 공공의 목적 범위 내로 한정하는 것이 바람직할 것입니다. 이러한 법률의견서 및 관련 감정이 비록 법원에 구속력은 없다고 하더라도 이러한 법률의견 등을 전문가 아닌 자가 업으로 하게 둔다면 그 피해는 결국 소비자 국민이 될 것입니다. 

이 점에서 오해가 있을 수 있는 부분은 순수한 사실에 대한 감정, 즉 기술분석 등에 대한 감정까지 변리사가 독점하려고 하는 것이 아니냐는 것입니다. 그러나 사실에 대한 감정, 즉 기술분석 등에 대한 감정은 법으로 제한할 수 없습니다. 그러나 미국 특허소송에서 전문가 감정은 대학교수를 포함한 다양한 분야의 전문가들이 자유롭게 하나 법률의견서만큼은 변호사나 특허변호사(Patent Attorney)가 아니면 하지 못하며, 미국 특허대리인(Patent agent)도 법률의견서를 작성할 수 없습니다 ( http://m.maierandmaier.com/Patent_Attorney_Lawyer.aspx  참조).

이야기 주제를 다시 공공성으로 돌아가 보겠습니다. 변호사는 고도의 공공성과 윤리성이 강조된 대표적인 전문자격사입니다. 따라서 변호사법에서 공공성과 윤리성을 강조하기 위하여 어떤 규정을 두고 있는지 살펴 볼 필요가 있으며, 그러한 취지에서 변호사법은 변리사법이 개정되어야 할 방향을 제시할 것으로 믿습니다.

첫째, 변호사의 징계는 징계위원회에서 하도록 규정하고 있으며 (변호사법 제92조), 징계의원회는 대한변협과 법무부에 각각 두도록 하고 있습니다(동법 제92조). 나아가 변호사의 징계혐의사실조사를 위하여 별도의 조사위원회를 대한변협에 두도록 하고 있으며(동법 제92조의2) 이 조사결과에 따라 대한변협의 징계위원회는 1차 심의결정을 하고(동법 제95조) 법무부의 징계위원회는 대한변협의 징계위원회가 내린 결정에 대한 이의신청사건을 심의하도록 하고 있습니다(동법 제96조).

둘째, 변호사법에 따라 법조윤리협의회를 두고(동법 제88조), 법조윤리확립을 위한 법제도,정책 협의, 실태 조사분석, 윤리위반대책을 수립하는 등의 역할을 수행하도록 하고 있으며, 대한변협의 회칙을 법무부 장관의 인가사항으로 정하고 (동법 제79조), 모든 변호사에게 그 회칙 준수의무를 규정하고 (동법 제25조), 그 회칙 위반이 징계사유가 되도록 규정하고 있습니다(동법 제91조).

마지막으로, 기타 변호사의 결격사유(동법 제5조), 등록거부사유, 사무직원의 결격사유(동법 제22조), 광고의 제한(동법 제23조) 품위유지의무(동법 제24조) 등 공공성 및 윤리성을 담보할 수 있는 규정이 곳곳에 마련되어 있습니다.

변리사는 상인이 아닙니다. 따라서 변리사의 영리추구활동은 법 목적 내에서 엄격히 제한되어야 하고 그 직무에 관하여 고도의 공공성과 윤리성이 강조되어야 하며, 이를 위하여 그 전문성은 담보되어야 합니다. 이것이 제 결론이었습니다.