우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (4편) - 사례질의응답

우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (4편) - 사례질의응답

 

I.      들어가는 말

…(생략)…

II.    문제의식

…(생략)…

<1편 참조> 우선권주장(국내우선권주장 및 CIP)의 오해 풀기와 장단점 비교 (1편) (sonovman.blogspot.com)

 이하에서는 간과하기 쉬운 쟁점을 질의응답(Q&A) 방식으로 설명하면서 한국의 국내우선권주장 출원제도와 미국의 일부계속 출원제도를 비교해보려고 한다.

 

III.    질의 및 응답 (Q&A)

1. 질문 1

…(생략)…

<2편 참조> 우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (2편) -사례 질의응답편 (sonovman.blogspot.com)

2. 질문 2 & 3. 질문 3

…(생략)…

<3편 참조> 우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (3편)- 사례질의응답 (sonovman.blogspot.com)

4. 질문 4 (본글의 주제 : AI 컴퓨터프로그램 발명)

개인 소프트웨어 공학자 A는 소비자의 이동장소 및 빈도와 선호하는 브랜드와 상관관계가 있을 것으로 생각하고 소비자 동선에 대한 데이터를 받아 소비자에게 상품을 추천하는 방법을 일반적인 인공지능 딥런닝 모델이 구현된 모듈을 이용하여 프로그래밍 하고 부모출원을 하였습니다. 그러나 부모출원 당시에는 소비자의 이동장소 및 빈도와 선호하는 브랜드와 상관관계에 대한 빅데이터를 충분히 확보하지 못하여 학습데이터나 그 데이터의 상관관계를 기재를 하지 못하고 일반적인 딥런닝 예측 모델과 상품추천방법에 대한 알고리즘만 기재하였습니다. 마침 데이터 공학 분야 잡지의 기고문에 소비자의 이동장소 및 빈도와 선호하는 브랜드와 상관관계에 관한 빅데이터 분석결과 일부가 실렸고, 이에 청구항은 부모출원과 동일하게 유지하되 학습데이터와 그 데이터 상관관계에 대한 설명과 그 결과에 대한 실증예를 추가하고 빅데이터 데이터의 상관관계를 이용한 상품추천의 프로세스 관련 알고리즘을 명세서에 구체적으로 기재하여 부모출원을 기초로 우선권주장한 자녀출원을 하려고 합니다. 이 자녀출원은 부모출원일로 소급받는 혜택을 누릴 수 있을 까요?

 

<질문4>는 소프트웨어 발명, 특히 인공지능 발명에서 특허적격성 및 실시가능요건을 자녀출원에서 보충할 경우 출원일 소급의 혜택을 받을 수 있는지에 대한 질문이다.

 

  인공지능 관련 발명을 포함한 소프트웨어 발명의 특허 청구항은 그 발명이 어떻게 산업 현장에서 이용될 것인지를 염두에 두고 작성하는 것은 매우 중요하다. 현행 컴퓨터 관련 발명에 대한 특허제도의 보호의 한계로 인공지능발명이 어떻게 산업 현장에서 이용될 것인지를 미리 생각하지 못하면 등록이 되더라도 유용하게 권리행사를 하지 못하는 경우가 허다하기 때문이다.

  이와 별개로 인공지능 관련 발명이 특허로 등록을 받기 위해 염두에 두어야 하는 대표적인 두가지 요건이 있다. 하나는 특허 적격성이고 다른 하나는 실시가능요건이다. 본 고에서는 질문의 쟁점에 집중하기 위하여 보호를 위한 청구항 작성 전략은 생략하고 본 편의 마지막에 컴퓨터 관련 발명에서 침해로 볼 수 있는 이용 형태를 간단히 요약해본다.

1) 발명의 특허적격성 

  가) 우리나라의 발명성립성 

    우리나라는 특허적격에 관한 요건을 “발명의 성립성” 이라고 부른다. 우리나라는 일본 특허법의 영향을 받아 미국이나 유럽연합과 달리 특허법에 발명의 정의를 규정하고 있다. 우리나라 특허법상 발명의 정의를 간략하게 말하면 발명은 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작”이다.  즉 발명의 성립성 요건은 사람의 “창작”인지 아닌지가 핵심이다. 이 정의 규정에 따라 법원은 특허 청구항 발명을 해석하여 발명에 속하는 지 여부를 판단한다.

참고로 독일법학자 Josef Kohler는 발명이란 “자연력을 이용하여 자연을 제어함으로써 기능적 효과를 야기하고 그로써 인간의 요구를 충족시키는 것으로, 기술(技術)적으로 표현된 사상(思想)의 창작”이라고 정의한다.

 그럼 발명의 정의에서 말하는 "창작"이란 무엇인가?  이에 대한 다양한 정의가 존재할 수 있을 것이다. 일반론적으로 이야기하면 "창작"이란 사람의 지적노동활동을 의미한다. 이는 사람이 소유권을 주장할 수 있는 것은 마치 농부가 자연에서 그냥 주은 것이 아니라 경작한 것이어야 한다는 노동에 따른 소유권의 자연취득과 그 의미가 일맥상통한다. 미국은 특허적격성 판단의 Two part test에서 창작의 도구로 사용할 수 있는 자연상태나 수학적 공식, 널리 알려진 기술상식 등을 넘어 "significat more", 즉 그 이상의 상당한 무엇이 더 있을 것을 요구하는 것에 상응한다.

특허법 제2조제1호는 ｢“발명”이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다｣라고 정의하고 있으므로, 특허출원된 발명이 특허법 상의 발명이 되기 위해서는 이 규정을 만족하는 것이어야 한다.

  

    한편 대부분의 국가는 특허법에서 보호대상이 되지 않는 발명을 소극적으로 명확히 정의하고 있다. 그러나 우리나라는 특허법에 기술적 사상의 “창작”인지 아닌지에 대한 소극적 정의는 규정하고 있지 않다. 이 영역은 앞에서 말한 ‘창작’인지에 대한 법원의 해석에 포함된다.

이에 따라 컴퓨터를 실행하는 명령에 불과한 컴퓨터 프로그램 자체나 정보의 내용만 있는 데이터 집합체 자체는 발명이 될 수 없다고 해석한다. 발명이 될 수 없는 이유는 간단하다. 컴퓨터 프로그램은 단순한 명령어 집합체이기 때문이라는 것이다. 그러나 청구항에 기술적 사상으로 정의된 발명이 단순한 명령어의 집합체인지 의문이다. 이에 우리나라는 2014년부터는 컴퓨터 프로그램에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되는 경우에는 해당 프로그램과 연동해 동작하는 정보처리장치(기계), 그 동작 방법, 해당 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체 및 매체에 저장된 컴퓨터프로그램(‘14.7.1. 출원부터 적용)은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 발명에 해당한다고 본다. 다만 여전히 매체에 저장될 것을 요구한다.

 

실무적으로 소프트웨어 발명을 청구항으로 기재하고자 한다면 「소프트웨어와 하드웨어가 협동한 구체적 수단 또는 구체적 방법」에 집중하여야 한다. 쉽게 말해 프로그래밍 명령어의 집합 또는 명령의 순서로만 기재해서는 안 되고 소프트웨어 아키텍쳐 (Software Architecture) 관점에서 작성하여야 한다. 순수한 수학적 모델의 관점은 창작의 도구로 독점성에 의문이 있는 바 특허의 대상이 되기 어렵다.

소프트웨어 아키텍쳐 (Software Architecture) : 응용처의 요구 사항을 만족하는 시스템을 구축하기 위해서 전체 시스템에 대한 구조를 정의한 것으로 시스템을 구성하는 컴포넌트와, 그 컴포넌트간의 관계, 그리고, 컴포넌트가 다루는 정보(데이타)를 정의한다. 따라서 응용분야의 기반 지식이 없는 상태에서는 설계가 어렵다.

    심사기준에 따르면 우리나라는 먼저 자연법칙을 이용하지 않은 창작을 걸러내고 그 다음으로 기술적 사상의 창작인지를 걸러낸다. 그 단계를 통과하면 발명의 성립성을 인정하나 그 단계를 통과하지 못하면 하드웨어를 이용한 합목적적인 정보처리의 실현 가능성을 판단한다.

 

 

    특히 인공지능 기술 관련 발명은 인간의 정신적 활동의 개입이 없이 반복하여 동일한 효과를 얻을 수 있도록 「사용 목적에 따른 특유의 정보의 연산 또는 가공을 실현하기 위한 소프트웨어와 하드웨어가 협동한 구체적 수단 또는 구체적 방법」이 청구항에 기재되어 있는지 여부에 따라 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작」에 해당하는지를 판단한다. 인공지능 관련 발명에서 <구체적인 수단>은 <학습 데이터>, <데이터 전처리 방법>, <학습 모델>, <손실 함수(Loss Function)> 등이 있다.

 

<질문4>에서 인공지능 관련 발명과 관련된 <구체적인 수단>인 <학습데이터>, <데이터 전처리 방법>, <학습 모델>, <손실 함수(Loss Function)> 등, 어느 것 하나 특정하지 못하고 일반적인 개념에 머물렀다.

<표> 대형마트와 유기농 매장의 소비특성 (출처: 서울대학교, “농식품 소비트렌드 분석 연구”(2017), 농촌진흥청)

   

따라서 인공지능관련 발명에서 부모 출원 당시 학습데이터를 특정하지 못하고 입력 데이터와 학습된 모델의 출력 데이터 간의 상관관계를 특정하지 못하여 발명 성립성 또는 특허적격성을 만족 받기 어려울 것이다. 즉 “창작”의 영역에 이르는 “Significant More”를 인정받기 어렵다. 이에 따라 특허법상 보호대상이 되는 창작으로 인정받기 어려울 것이다. 

이를 나중에 보완하는 보정은 허용되지 않으며 이러한 출원을 부모출원으로 하여 자녀 출원하면서 보완하더라도 출원일 소급의 혜택을 받기 어려울 가능성이 높다.  

부모출원과 자녀출원의 청구항이 동일하지만, 발명의 상세한 설명을 참작할 때 두 발명의 청구항의 해석은 달라질 수 있다. 자녀출원은 인공지능의 구체적인 수단을 상세한 설명으로 보충하였으므로 완성발명이 되었고, 명세서 기준으로 실시가능성도 갖추었다. 그러나 인공지능발명의 관점에서 보면 부모출원은 미완성 발명이다. 두 청구항 기재 발명이 동일하다고 하여 자녀 출원일이 미완성 상태의 부모출원일로 소급된다면 합리적이지 않다. 미완성발명을 보정하여 완성발명으로 보완하는 것은 동일성을 넘어선 신규사항금지위반으로 허용될 수 없다는 점을 고려해도 그렇다.

이러한 문제점은 우선권주장의 동일성 판단을 실시가능 개시 기준으로 적용하여 해결하고 있다. 우선권 주장의 동일성 판단을 위한 비교대상은 부모출원의 최초 명세서와 자녀출원의 청구항이다. 따라서  자녀 출원의 청구항에 기재된 인공지능의 구체적인 수단과 협력관계가 부모출원의 명세서에 기재되어 있는지만 판단하면 된다. 본 <질문4>에는 부모출원에 그러한 내용은 없었다. 따라서 자녀출원이 부모출원일로 소급되는 혜택을 받을 수 없다.

  나) 유럽국가의 발명성립성(적격성) 

유럽연합의 경우 발명의 정의는 법문에 정의하지 않고 발명이라는 관습법적 정의 (자연력을 이용한 기술사상의 창작)에 따라 법원의 판단에 맡기고 있다. 대신 특허대상에서 제외하는 사항들을 소극적으로 명확히 법정하고 있다.

독일 연방대법원 (BGH)은 특허를 받을 수 있는 발명이란「어떤 기술적 과제를 해결하기 위한 특정 기술적 수단에 의해, 어떤 기술적 결과를 달성하기 위한 敎理(Lehre)」(BGH GRUR 1969, 672「Rote Taube」판결)라고 정의하였고, 발명은 "지배 가능한 자연력의 직접적 사용하에서 계획성을 가진 행위이다”라고 정의하였다. 여기서 자연력이란 인간의 지적 활동의 외부에 존재하고, 인간의 지적 활동을 도움에 의해 지배되는 자연력을 의미한다 (BGH GRUR 1977, 96「Dispositionprogramme」판결).

   법에 규정된 발명이라고 보지 않는 것들은 아래 표와 같다. 즉 발명이 무엇인지는 법원의 해석에 맡기고 대신 특허에서 발명으로 받아주지 않는 것들을 열거 형식으로 명확하게 정의하고 소극적으로 판단한다. 

1. 발견, 학문적 이론, 또는 수학적 방법, 2. 미적 창작물, 3. 정신활동, 게임 또는 사업 활동에 관한 계획, 법칙 또는 방법 또는 컴퓨터 프로그램 4. 정보의 제시

  다) 미국의 발명적격성 

    반면 미국은 사람이 창작한 모든 신규하고 유용한 발명과 발견을 모두 특허의 대상으로 정의하되 특허의 대상이 되는 기술적 범주(카데고리)를 ‘방법(process), ‘ 기계(Machine)’, ‘제조물(Manufacture)’ 또는 ‘조성물(Composition)’로 법정하고 있다. 이 범주에 속하지 않으면 특허의 보호대상에서 소극적으로 제외된다. 나아가 법에는 규정되지 않았으나 미 헌법의 취지에 따라 누군가에게 독점을 시키면 오히려 과학발전에 장애가 될 수 있는 과학기술의 기본 도구, 즉 창작의 도구는 특허의 대상에서 제외하는 사법적 예외(Judicial Exception)을 인정하고 있다.

    실무적으로 보호의 실효성 있도록 하기 위한 목적이나 특허 적격성(성립성)은 특허청구항 작성 기법과 관련된 문제에 가깝다.

우리나라의 경우 청구항에 기술적 수단을 기재하면 발명의 성립성이 인정되기 쉬운 편이다. 예를 들어 청구항에서 실행 주체를 ‘사용자’에서 ‘기사보존 판단수단’으로 바꾸면 특허적격성(발명성립성)이 만족될 수 있으며 청구항 기재 발명의 실행 주체나 대상이 ‘서버’임을 명확히 하기만 해도 특허적격성(발명성립성)이 만족될 수 있기도 하다. 따라서 전문가의 도움 없이 청구항을 기재하는 것은 무모하다. 미국의 경우도 크게 다르지 않다. 미국 특허청 (USPTO)에서 발행한 PEG(특허적격성가이드)에 나온 예시를 소개해본다.

미국은 2012년 Mayo 사건/2014년 Alice 사건 이후 Two part 테스트를 적용하여 특허 적격성을 판단한다.먼저  청구항에 기재된 발명이 형식적으로 미 특허법 35 USC 101조의 법정 범주에 속하는 지를 판단한다.

이 요건을 통과하면 사법적 예외에 해당하는지를 판단하고 만약 사법적 예외에 해당한다면 특허발명이 “창작”의 영역에 이르렀는지를 판단한다. 이를‎ 2012년 Mayo 사건/2014년 Alice 사건 이후 “Significant More”라고 부른다. 즉 통상의 기술자(POSHITA) 입장에서 주지(Well-understood) 되고 통상적인(routine)이며 관행적인 행위(Conventional Activity)을 넘어 창작의 “Significant More”가 존재하여야 한다.

 미국은 Mayo / Alice Two part 테스트에 대한 논쟁에 앞서, 청구발명은 35 U.S.C. § 101 법정 범주(categories) Test를 통과하여야 한다. 이 테스트도 통과하지 못하는 경우가 많고 그 타당성에 비판이 뒤따르고 있다. 예를 들면 “신호(singnal)”과 관련하여 “임베디드된 보완 데이터를 갖는 신호 (A signal with embedded supplemental data)”라던가 “주어진 인코딩 프로세스에 따라 인코딩된 신호 (the signal being encoded in accordance with a given encoding process)”와 같은 경우 일시적인 “전기 또는 전파 전송”은 인간이 만든 물질적 전달 (실제 세계에 존재하고 가시적인 원인과 영향을 가지고 있음)이지만 (즉, 자연력을 이용한 물건성은 인정되지만), 단지 미국 특허법 제101조에서 정한 기술적 범주(카데고리)인 ‘방법(process), ‘ 기계(Machine)’, ‘제조물(Manufacture)’ 또는 ‘조성물(Composition)’에 속하지 않는다는 이유로 특허 적격성이 부정되고 있다 (In re Nuijten; claim 14). 이에 대해 자연력을 이용하여 자연력을 통제함으로 물리적 세상에 영향을 미치는 것은 모두 발명에 해당한다는 원칙에 반한다는 비판이 있다.

독일법학자 Josef Kohler : 발명이란 “자연력을 이용하여 자연을 제어함으로써 기능적 효과를 야기하고 그로써 인간의 요구를 충족시키는 것으로, 기술(技術)적으로 표현된 사상(思想)의 창작”일고 정의한다.

 

컴퓨터에서 전자회로의 신호 (0.1)는 전기에너지의 진폭의 변화를 일정한 크기로 제어한다. 즉 컴퓨터의 전기의 전압 크기를 5V는 1로, 0V는 0으로 정의하는 방식으로 제어한다. 즉 전기는 물론 그 전기신호도 법률상 물건의 범주에 속한다 [민법 제98조(물건의 정의) 본법에서 『물건』이라 함은 『유체물』 및 전기 기타 『관리할 수 있는 자연력』을 말한다 (전기 기타 관리할 수 있는 자연력 이를테면 열, 광, 원자력, 풍력 따위의 ‘에너지’도 법률상의 물건)]. 이 신호를 제어하거나 발현되는 것이 반복적으로 재현 가능하다면 당연히 특허의 대상이 되어야 한다. 신호의 임시성이 핵심이 아니라 반복 재현성이 핵심이 되어야 한다.

 

또한 청구 발명이 비록 “컴퓨터 프로그램”을 직접 청구하고 있으면 그 청구항의 기재사항이 단순한 명령어 집합체인지 아니면 기술적 사상인지를 판단하지 않고 청구항의 형식적 기재만으로 35 U.S.C. § 101 법정 범주(categories)에 속하지 않는 것으로 판단하고 있다. 이 또한 비판이 있다. 청구항에서 컴퓨터 프로그램을 직접 청구하더라도 그 청구발명이 자연력(전기신호)를 이용하여 전기신호를 제어함으로 연산논리장치를 구체적이고 확정적인 특정 목적의 기능을 반복적으로 수행할 수 있는 장치로 바꾸어 주는 기술적 사상이라면 특허대상이 되어야 한다.

 

이러한 비판은 아직 논란이 뜨겁다. 그럼에도 법적 범주 제한을 삭제하자는 법안이 종종 상하의원들의 단골 메뉴가 되고 있다.

 

이와 별개로 미국은 Mayo / Alice Two part 테스트에 대한 심리의 모호성에 대한 비판이 이어졌다.  Mayo/Alice test에 의하더라도 CAFC 판사들 사이에서도 다수의견과 소수의견으로 나뉜 경우는 많았다 (대표적인 예로 American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC, No. 2018-1763 (Fed. Cir. Oct. 3, 2019); Exergen Corp. v. Kaz USA, Inc. No. 2016-2315, 2016-2341 (Fed. Cir. 2018) 등), 훈련된 전문가도 혼란스러워 하였다. 따라서 실증적 선례 스터디를 통해 비교하는 판단 방법이 주를 이루었다.

<표> 판사마다 기준이 달라 특허적격성을 인정하는 비율의 차이가 극명한 사례 (출처  IAM (June 2019))

 

이에 미국 특허청(USPTO)는 좀더 개선된 심리방법을 마련하고 2019년부터 적용하고 있다. 그 개선안의 핵심은 첫째 그동안 모호했던 사법적 예외에 해당하는지에 대한 판단을 두 단계로 나누어 사법적 예외를 명시한 경우라도 그 예외가 실지응용에 결합되었다면 특허적격이 있는 것으로 판단하는 것이고 둘째 사법적 예외”에 대한 심사 일응 추정의 예시를 수학적 개념, 정신적 프로세스, 인간활동을 조직하는 방법으로 축소한 것이다.

 

 

이 기준을 적용할 때 청구항을 어떻게 기재하느냐에 따라 특허적격성이 인정된 예와 부정된 예를 비교해본다. 다음 사례는 자주 사용하는 아이콘을 시작 메뉴 근처에 자동으로 위치시키는 알고리즘 소프트웨어에 관한 발명이다. 

<그림> 미 USPTO의 개정 PEG의 예 (자주 사용하는 아이콘을 시작 메뉴 근처에 자동으로 위치시키는 소프트웨어)

 

i) 위 발명에 대한 청구항을 아래와 같이 작성하면 특허적격성이 인정될 수 있다.

<그림> 미 USPTO의 개정 PEG의 예시 (특허적격 인정예)

 

      ii) 반면 아래와 같이 청구항을 작성하면 특허적격성을 인정받기 어렵다.

 

2) 명세서 기재요건, 실시가능성

    한편 특허청구범위의 기재기법과 달리 명세서 기재요건인 실시가능요건은 발명자의 창작 영역과 직접 관련된다.  본 고에서는 쟁점에 집중하기 위하여 명세서 기재요건과 관련된 내용에 더 집중한다.

먼저 일반론으로 컴퓨터 관련 발명, 특히 소프트웨어 발명은 발명의 특성상 청구범위를 구체적인 구조의 기재만으로 표현하기 어렵고 기능적으로 표현하는 것이 불가피한 경우가 많다. 다만 발명의 설명과 도면의 기재에 의하여 기능적 표현의 의미 내용을 명확하게 확정할 수 있는 경우이어야 한다 (특허법원 2006. 11. 23. 선고 2005 허7354 참조). 이때 발명의 설명에서 청구항에 기재된 발명의 기능을 실현하는 하드웨어 또는 소프트웨어를 단순히「기능 블록도(block diagram)」 또는 「순서도(flowchart)」만으로 표현하고 있고 있는 것 만으로는 실시가능요건을 만족할 수 없다. 그 「기능 블록도」 또는 「순서도」로부터 어떻게 하드웨어 또는 소프트웨어가 구현되는지 명확하게 파악할 수 있도록 기재하여야 한다.

미국의 경우도 기능식으로 청구항을 작성하는 경우 통상의 기술자가 명세서의 기재를 통하여 청구항 기능과 연관된 수단을 이해할 수 있어야 한다. 따라서 미국은 소프트웨어 발명이 청구항에 기능적으로 기재된 경우, 통상의 기술자가 청구항의 경계를 지을 수 있을 정도로, 명세서에 ‘알고리즘’을 개시하여야 한다.

  가) 우리나라 AI발명에 대한 실시가능요건

    2020년 특허청 발간 기술분야별 심사실무가이드 제1부 인공지능 분야의 “2. 기재요건 2.1 발명의 설명” 편을 보면 일반적인 발명의 설명 기재요건에 따라 발명의 설명에 인공지능 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 출원시의 기술 상식에 근거하여 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어야 한다고 요구하고 있다.

구체적으로 <인공지능 관련 발명이 쉽게 실시되기 위해서는> 적어도 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명을 구현하기 위한 <구체적인 수단>, 발명의 <기술적 과제 및 그 해결수단> 등이 명확히 이해될 수 있도록 발명에서 구현하는 인공지능 기술에 관한 구체적인 내용을 기재하여야 한다. 앞에서도 언급한 바와 같이 인공지능 관련 발명을 구현하기 위한 <구체적인 수단>으로는 <입력 데이터와 학습된 모델의 출력 데이터 간의 상관관계>, <데이터 전처리 방법>, <학습 모델>, <손실 함수(Loss Function)> 등이 있다.

따라서 (1) 청구항은 복수 개의 인공 신경망들의 앙상블을 이용하여 질병 예측용 학습 완료 모델을 생성하는 발명을 특징으로 하고 있으나, 발명의 설명에는 청구항에 기재된 발명에 대응하는 기술적 단계 또는 기능을 추상적으로 기재하고 있을 뿐 질병 예측용 학습 완료 모델의 앙상블에 이용되는 복수 개의 인공신경망들이 무엇인지 특정되어 있지 않고, 인공 신경망들의 앙상블을 이용하여 질병 예측용 학습 완료 모델을 생성하기 위한 하드웨어 또는 소프트웨어적 ‘수단’ 또는 ‘공정’이 구체적으로 기재되어 있지 않으며, 출원시의 기술수준을 참작하여도 통상의 기술자가 명확하게 파악할 수 없어서 청구항에 기재된 발명을 쉽게 실시할 수 없는 경우에는 실시가능 요건을 만족하지 않은 것으로 본다.

또한 (2) 발명의 설명에서 인공지능 관련 발명을 구현하기 위한 <구체적인 수단>으로 <입력 데이터와 학습된 모델의 출력 데이터 간의 상관관계>를 구체적으로 기재하고 있지 않은 경우에는 실시가능 요건을 만족하지 않은 것으로 본다. 이와 같은 요건 때문에 특허는 인공지능 관련 발명에서 가장 문제가 되고 있는 데이터 처리의 투명성을 담보할 수 있게 된다.  여기서, <입력 데이터와 학습된 모델의 출력 데이터 간의 상관관계가 구체적으로 기재되어 있는 경우>란 ① 학습데이터가 특정되어 있고, ② 학습데이터의 특성 상호간에 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 상관관계가 존재하고, ③ 학습데이터를 이용하여 학습시키고자 하는 학습 모델 또는 학습 방법이 구체적으로 기재되어 있고, ④ 이와 같은 학습데이터 및 학습 방법에 의하여 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 학습된 모델이 생성되는 경우를 의미한다. 예를 들어 청구항은 기상 데이터(온도 정보, 습도 정보 등)와 환경 데이터(미세먼지 정보 등)를 학습 데이터로 하고 기계학습 모델을 이용하여 주택의 온도를 자동으로 제어하는 발명을 특징으로 하고 있는데, 발명의 설명에 기상 데이터와 기계학습 모델을 이용하여 주택의 온도를 자동으로 제어하는 정보간의 상관관계가 구체적으로 기재되어 있으나, 환경 데이터는 입력 데이터로 나열되어 있을 뿐 환경 데이터와 출력 데이터(주택의 온도를 자동으로 제어하는 정보)간의 상관관계가 구체적으로 기재되어 있지 않은 경우에는 실시가능 요건을 만족하지 않은 것으로 본다. 다만 통상의 기술자가 출원시의 기술상식으로 발명의 설명에 기재된 실시예를 통해서 그 상관관계를 추정 또는 파악할 수 있는 경우에는 실시가능요건을 만족한 것으로 볼 수 있다.

나아가 (3) 기계 학습 기반의 인공지능 관련 발명에서 수집된 원시(raw) 데이터를 <학습용 데이터로 변경하는 데이터 전처리>가 발명의 특징적 기술인 경우에는 통상의 기술자가 출원시의 기술상식으로 발명의 설명에 기재된 실시예를 통해서 그 데이터 전처리 관련 발명을 명확하게 파악할 수 있는 경우가 아닌 한, 발명의 설명에 (i) 수집된 원시 데이터를 학습용 데이터로 생성, 변경, 추가, 또는 삭제하기 위하여 데이터 전처리 단계나 기능을 어떻게 실행하거나 실현하는지 기재하고 있지 않거나, (ii) 수집된 원시 데이터와 학습용데이터 간의 상관관계를 구체적으로 기재하지 않은 경우에는 실시가능 요건을 만족하지 않은 것으로 본다.

또한 (4) 강화 학습 기반의 인공지능 관련 발명의 경우에는 <에이전트(agent), 환경(environment), 상태(state), 행동(action), 보상(reward)들 간의 상관관계를 포함한 강화 학습방법>을 구체적으로 기재하지 않은 경우에는 실시가능 요건을 만족하지 않은 것으로 본다. 

  나) 미국, 소프트웨어 발명에 대한 실시가능요건, 알고리즘 기재요건

미국의 경우 청구항을 기능적 구성요소로 기재한 경우 명세서에 통상의 기술자가 기능적 구성요소에 대응하는 구조(또는 물질·동작)가 청구항에 기재된 기능을 수행하는 것으로 이해할 수 있도록 기재하여야 한다 (Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc., 198 F.3d 1374 (Fed. Cir. 1999)). 물론 기능적 구성 요소에 해당하는 구조가 무엇인지 통상의 기술자에게 자명하다면, 그 구조가 명세서에 암시적 내지 내재적으로 개시된 것으로 볼 수 있다 (In re Dossel, 115 F.3d 942, 946-47 (Fed. Cir. 1997)).

따라서 명세서 그 기능을 수행하기 위한 구조와 알고리즘이 충분히 개시되지 않으면 불명확성을 이유로 무효될 수 있다 [MPEP 2100 – 320 –2100 - 322]. 특히 청구항의 기능을 범용 컴퓨터에 프로그래밍으로 구현하여 ‘특수목적 컴퓨터’로 바꾸는 경우라면, 단지 기술적 수단으로 범용 컴퓨터나 마이크로프로세서를 언급하는 것만으로는 부족하며 (Aristocrat, Techs. Austrl. Pty Ltd. v. Int‟l Game Tech., 521 F.3d at 1333-37 (Fed. Cir. 2008)), 명세서에서 범용 컴퓨터를 특수목적 컴퓨터로 바꾸기 위해 필요한 ‘알고리즘’을 구체적으로 개시하여야 한다 (EON Corp. IP Holdings LLC, v. AT&T Mobility LLC, 785 F.3d 616, 621 (Fed. Cir. 2015) (citing WMS, 184 F.3d at 1348-49)).

알고리즘(algorithm)이란 컴퓨터가 따라 할 수 있도록 문제를 해결하는 절차나 방법을 자세히 설명하는 과정이다. 즉 문제 해결에 필요한 계산 절차 또는 처리 과정의 순서를 뜻한다. 따라서 알고리즘에서는 입력 데이터, 출력 데이터, 명확한 명령(지시사항)과 순서, 명령의 시작시간과 종료시간, 실행 가능성의 검증이 포함되어야 하나 알고리즘은 프로그래밍 언어와는 독립적으로 올바르게 작동할 수 있도록 표현되어야 한다

   다만 데이터 저장과 같이 특별한 프로그래밍 없이 모든 범용 컴퓨터에 의하여 일반적으로 수행될 수 있는 전형적인 기능이라면 그 기능을 수행하는 알고리즘까기 개시할 필요는 없고 그 구조를 범용 컴퓨터로 기재하는 것만으로도 충분하다(In re Katz Interactive Call Processing Patent Litigation, 639 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2011)).

  소프트웨어 발명에서 알고리즘을 명세서에 기재하지 않고 발명의 명세서 기재요건이나 청구항 기재요건을 만족한 경우라도 구체성이 없으면 특허대상성이 문제될 수 있다. 청구항의 기능을 구현하는 알고리즘 내지 방식을 구체적으로 설명하지 않아 ‘순전히 기능적’이라는 이유로 특허적격성이 부정된 TLI Commc'n v. AV Automotive LLC, No.2015-1372 (Fed. Cir. 2016) 사건이 그 예이다. 반면 청구범위를 그 구조나 알고리즘에 한정하여 좁게 해석하여 특허적격성 문제를 극복한 사례도 있다. 연방항소법원은 Enfish 사건에서, 청구항의 기능적 구성요소에 대해 §112(f) 규정을 적용하여 명세서에 기재된 4단계 알고리즘으로 한정 해석하면서 특허적격성을 긍정하였다. 나아가 In re Alappat, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994) (en banc) 사건에서도 CAFC 전원합의체는 컴퓨터 구현 청구항에 대해 §112(f) 규정을 적용하여 구조적 한정 해석하면서, 당해 청구항은 의심할 여지 없이 공지의 전자회로/ 요소의 조합으로 구성된 ‘기계’를 청구한 것이라 판시하였다.

  따라서 인공지능발명에서 기능적으로 기재된 구성요소의 기능을 수행하기에 충분한 학습데이터, 학습모델 알고리즘, 추론알고리즘을 명세서에 기재하지 않으면 실시가능요건을 만족하지 않았다는 판단이 나올 수 있으며, 기능식 표현의 소프트웨어 청구항은 미특허법 35 USC §112(f)가 적용되어 청구항 해석 역시 명세서에 기재된 내용으로 제한 받게 되고 이에 따라 특허적격성이 판단될 수 있다 (더 상세한 내용은 논문 <이해영,"미국에서 소프트웨어 발명의 특허적격성-기능식 청구항 해석 원칙과의 관계-", 지식재산연구 제12권 제2호(2017. 6)> 참조) 

In re Alappat, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994) (en banc). CAFC 전원합의체는 컴퓨터-구현 청구항에 대해 §112(f) 규정을 적용하여 구조적 한정으로 좁게 해석하면서, 당해 청구항은 의심할 여지 없이 공지의 전자회로 요소의 조합으로 구성된 ‘기계’를 청구한 것이라 판시하였다(Id. at 1541). 아울러 “범용 컴퓨터가 소프트웨어 명령어에 따라 특정 기능을 수행하도록 프로그래밍되면 사실상 특수목적 컴퓨터로 된다”는 기준을 확립하였다(Id. at 1545).

 

미국에서 알고리즘 기재 요건을 만족하지 못하여 낭패를 본 사건이 하나 있다. 애니메이션 영화에서 애니메이션의 3차원 캐릭터가 하는 말과 입 모양 및 얼굴표정이 일치하지 않아 부자연스러운 경우를 자주 본다. 이를 극복하기 위하여 개선한 소프트웨어 관련 발명이다.

이 발명은 처음 특허적격성이 문제되었으나 해당 특허 발명은 사법적 예외에 해당하지 않는다는 판단을 받아 특허 적격성을 무사히 통과하였다.

 

그러나 2020년 청구항에 기재된 제1규칙 세트를 실행하는 수단이 실시가능하게 기재되어 있지 않았다는 것을 이유로 무효되었다. 권리자인 McRo측은 그 규칙을 실행하는 기술은 통상적인 애니메이션 기술 (bones animation 기술과 “BALDI system”)이라고 주장하였으나 법원은 그 기술들은 청구항 기재의 기술적 특징과 관련이 없는 수단이라고 판단하였다. 특허출원에서 명세서에 이미 잘 알려진 기술까지 기재할 필요는 없지만, 특허출원인과 초안 작성자는 청구항과 관련하여 명세서에 기재된 발명의 설명이 실시가능한 수준인지를 확인하여야 한다. 실시가능요건은 사실의 판단에 기초한 법률판단 사항이다. 따라서 반드시 실시가능요건은 먼저 사실의 존부에 대하여 증명하여야 한다. 일반적으로 분쟁 단계에 들어서면 실시가능요건을 전문가의 증언에 의해서 증명한다.

 

우선권 주장의 동일성 판단의 비교대상은 부모출원의 최초 명세서와 자녀출원의 청구항이다. <질문 4>에서 부모출원의 명세서에는 인공지능 발명의 구체적인 수단인 학습데이터나 학습데이터와 학습모델의 상관관계도 기재되지 않았으며 이를 실현할 구체적인 알고리즘도 기재되지 않았다. 따라서 부모출원의 명세서에 인공지능 관련 자녀출원 발명을 실시 가능할 정도로 기재하였다고 보기 힘들다.  두 발명의 동일성은 인정될 수 없다.

따라서 부모출원을 나중에 보완하려고 하더라도 이는 새로운 사항에 해당하여 허락되지도 않고 또 이를 기초로 자녀출원을 하더라도 출원일의 소급혜택을 받기 어려울 것이다.

 

[참고] 청구범위 해석에서 발명의 상세한 설명의 역할과 발명의 동일성 우선권주장의 동일성을 판단하려면 부모출원의 명세서에 기재된 발명과 자녀출원의 청구 발명을 비교하여야 한다. 정확하게 말하면 자녀출원의 청구발명이 부모출원의 명세서에 개시되어 있는지에 대한 판단이다 (대법원 2021.2.25. 선고 2019후10265 판결). 이때 자녀출원의 청구 발명에 대한 청구범위를 해석하여야 한다. 청구항의 해석에 있어서 명세서 참작해석과 제한해석에 대해 우리나라(참작해석+제한해석금지)와 미국/일본(참작 및 제한해석)이 조금 다른 태도를 취하기는 하지만, 실질적으로는 우리나라 법원도 기능식 표현의 청구항 "용어"의 해석에서 발명의 설명을 참작하여 제한 해석한 사례가 주를 이루고 있다. 제한해석은 금지하면서도 실질적으로 합리적인 해석이란 명목아래 용어의 제한해석은 자주 볼 수 있다. 나아가 기능성 표현으로 기재된 청구항의 해석에서 합리적인 해석을 위하여 예외적으로 실시예를 고려한 한정 해석이나 확장해석을 하는 적극적인 참작 해석의 사례도 존재한다. 이런 점에서 보면 우리나라 법원은 적어도 기능적으로 표현된 용어에 대해서는 그 의미를 객관적이고 합리적으로 해석하기 위해 발명의 상세한 설명이나 도면 등에 개시된 실시예의 구성으로 제한하는 해석을 허용하고 있음을 알 수 있다. 물론 우리나라도 심사단계에서는 특허요건을 심사할 때에는 원칙적으로 그 기능식 청구항에 기재되어 있는 그러한 기능·특성 등을 갖는 모든 물건을 의미한다고 해석하고 있다 (특허청 심사기준). 이는 미국의 최광의 합리적 해석기준 (broadest reasonable interpretation; 이하 “BRI”)”와 유사하다. 다만 미국은 기능식 청구항의 해석에 대해 35 U.S.C. §112(f) 법규정에 따라 기능식 청구항에 대해서는 상세한 설명의 실시예에 한정하여 해석한다 (종래 35 U.S.C. §112(f)는 ‘수단(means)’과 기능식 표현이 결합된 경우에만 적용하였으나 Williamson 사건 (2015) 이후 ‘수단(means)’이라는 용어를 사용하지 않는 특허청구항에 적용되지 않는다는 추정을 폐기하여 기능적 표현이라면 다른 다양한 기능적 용어로 기재된 경우에도 35 U.S.C. §112(f)가 적용하게 되었다). AI발명과 같은 컴퓨터 프로그램 발명은 대부분 기능식 표현으로 청구항이 기재되는 것이 일반적이다. 따라서 비록 두 발명의 청구항이 형식적으로 동일하다고 하더라도 서로 다르게 해석될 수 있다. 이는 우리나라 무효심판의 정정청구나 정정심판에서 발명의 상세한 설명만 정정했음에도 새로운 효과가 발생하여 청구범위가 실질적으로 변경되는 경우가 발생하는 것과 같다.

 

[부록] 컴퓨터 프로그램 발명의 침해 이용 양태

 컴퓨터프로그램 발명과 관련하여 특허침해로 볼 수 있는 이용 태양은 방법발명으로 작성된 경우, 그 방법의사용의 청약행위가 있는 경우이고 그 외 간접 침해 규정에 의해 볼 수 있는 경우이다.

특허법 제2조 제3호 “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. 나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위 특허법 제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다. (2021년 05월 20일 현행법) 1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

 

  간접침해와 관련하여 특허발명이 특정 프로그램에 의해 특수목적 정보처리장치가 되는 물건의 발명인 경우 특정 프로그램이 내장된 USB 메모리는 해당 특수목적 정보처리장치를 생산에만 사용하는 물건으로 해석될 수 있다. 따라서 적어도 하나의 청구항에는 그 특정 프로그램의 핵심 아키텍처가 구성요소 중 일부로 잘 기재되어 있어야 한다.

<특정 목적의 정보처리장치 발명의 경우>

  반면 특허발명이 특정 프로그램에 의해 특수목적의 정보로 처리되는 방법의 발명인 경우 특정 프로그램이 설치된 정보처리장치(컴퓨터)가 그 방법의 실시에만 사용하는 물건이 될 수 있어도 특정 프로그램이 내장된 USB 메모리는 간접침해를 구성하는 물건이 될 수 없다. 물론 2019년 12월 개정에 따라 방법의 발명의 경우 그 방법의 사용을 청약하는 행위가 법정 실시행위에 포함되므로 직접침해는 물론 특정 프로그램이 내장된 USB가 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 사용하는 물건으로 해석될 수 있어서 간접침해를 구성할 여지가 생겼다 (청약이란 일정한 내용의 계약을 체결시킬 것을 목적하는 일방적 의사 표시를 말한다).

 

<특수 목적의 정보처리 방법의 발명인 경우>

 

    그럼에도 방법의 발명은 다수 당사자의 공동 침해가 있는 경우에도 구성요소를 분담하여 실시하는 경우 그 침해가 부정될 수 있으므로 주의하여야 한다 (방법발명의 분담실시의 공동침해 인정여부와 관련하여 미국은 일명 블랙베리 사건에서 공동침해를 부정한 반면 우리나라 고등법원에서는 공동침해를 인정한 바 있다). 반면 특허발명이 특정 프로그램의 설치 또는 작동 방법에 관한 발명이라면 특정 프로그램이 내장된 USB는 그 설치의 실행에만 사용되는 물건이 될 수 있다. 즉 청구항에 정보처리방법은 물론 프로그램의 설치방법으로 기재하는 기교가 필요하다.

<특정 목적의 정보처리장치의 설치 또는 작동 방법 발명의 경우>

   더 상세한 내용은 블로그 "제4차산업, 컴퓨터프로그램 관련 발명의 다양한 실시유형에 대한 특허법적 고찰"편 참조

 이상. <질문5>부터는 다음 편에서 이어집니다.

우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (3편)- 사례질의응답

우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (3편) - 사례질의응답

I.      들어가는 말

…(생략)…

II.    문제의식

…(생략)…

<1편 참조> 우선권주장(국내우선권주장 및 CIP)의 오해 풀기와 장단점 비교 (1편) (sonovman.blogspot.com)

 이하에서는 간과하기 쉬운 쟁점을 질의응답(Q&A) 방식으로 설명하면서 한국의 국내우선권주장 출원제도와 미국의 일부계속 출원제도를 비교해보려고 한다.

 <본 편에서는 기구발명의 실시가능성 보충사례와 생화학적물질 발명의 동일성 판단사례를 실었습니다>

III.    질의 및 응답 (Q&A)

1. 질문 1

…(생략)…

<2편 참조> 우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (2편) -사례 질의응답편 (sonovman.blogspot.com)

2. 질문 2 (기구발명의 개량 발명 및 실시가능성 보충 사례)

(갑) 회사는 설치 공간이 자유로운 책상을 개발하는 과정에서 구조 A(외다리를 가진 책상)에 대한 개념설계가 나오자 마자 구조 A (외다리를 가진 책상)를 개시하여 처음 부모출원을 하였습니다. 이후 기본 설계를 거쳐 상용화 개발 과정에서 최초 부모출원의 명세서에 기재한 작동 원리는 같으나 외다리 높이를 조절하여 서서 작업할 수 있는 “높이조절이 가능한 실린더형 외다리를 가진 스탠딩 책상”(변형 실시예 B)를 채택하였습니다. 최초 부모출원에는 변형이 가능한 실시예 B로 “다리의 높이조절이 가능하다”라고만 간단히 언급 만하고 ‘외다리의 실린더형 높이조절 구조’를 기재하지 못하였습니다. 마침 가구 업계에 외다리 구조에 대한 바람이 불기 시작하였고 외다리 구조를 가진 책상이 출시되기 시작하였습니다. 이에 구조 B에 대한 실린더를 이용하여 외다리의 높이를 조절한 후 고정하는 구조와 작동원리를 명세서 및 도면에 추가 기재하고 청구범위에 “높이조절이 가능한 실린더형 외다리를 가진 스탠딩 책상”을 기재하여 부모출원을 기초로 우선권 주장하여 자녀출원을 하려고 합니다. 구조 B에 대한 발명에 대해 부모출원일로 우선권 주장의 혜택, 즉 출원일 소급 혜택을 받을 수 있을 까요? (단, 이 사안에서 외다리 책상 자체는 부모출원일 이전까지는 존재하지 않았으나 외다리 지지구조는 다양한 제품에 채택되어 있었고 또한 유압 실린더를 이용하여 높이조절하고 고정하는 기술은 어느 산업분야에서도 존재하지 않았다고 가정한다)

 

<질문2>는 자녀출원에서 개선된 구조에 대해 실시 가능한 구조를 추가할 경우 출원일 소급의 혜택을 받을 수 있는지에 대한 질문이다.

  [실린더형 높낮이 조절원리 (예시)] 먼저 실린더의 높낮이 조절 단추를 눌러 실린더 유체 밸브를 작동시키면 실린더 내 유체가 이동할 수 있는 상태가 되거나 정지된 상태로 유지된다. 만약 조절 단추를 눌러 밸브를 열면 실린더 내 유체가 이동할 수 있는 상태가 되고 사람이 책상 상판을 누르거나 들어올려 피스톤이 실린더 내부로 들어가거나 나오는 높이를 단계별로 조정할 수 있다. 반면 조절 단추를 놓으면 밸브를 닫아 유체가 정지된 상태로 유지되면 피스톤 로드 역시 정지된 상태를 유지하여 피스톤 로드의 위치가 고정되고 그대로 책상 다리 높이가 고정된다 (원리의 응용 참조 : 삼홍사의 가스실린더를 이용한 높낮이 조절 책상 <데스크플러스> 특허 KR 10-1969137 ; KR 10-1969134 ; KR 10-1969135 ; KR 10-1969136 ; KR 10-1969133 ; KR 10-1747132)

  보통 기업은 제품개발의 기획 단계에서 시장성이 클 것으로 확신하면 제품의 개념설계 단계에서 출원을 서두를 수 있다. <질문2>의 사안의 경우가 그런 경우이다. 시장조사결과 공간을 적게 차지 하고 이동이 자유로운 책상의 시장 수요가 확인되었고 이에 따라 외다리 책상을 생각하게 되었다. 

  그러나 외다리 지지 구조 자체는 이미 다양한 산업분야에서 적용되고 있어서 외다리 구조에 대한 출원만으로 특허의 획득이 가능할 것이란 확신도 들지 않았다. 또한 단순한 외다리 책상만으로는 후속 저가 모방품과의 경쟁에서 살아남기 힘들 것으로 판단하였다. 

  따라서 후속 개발에서 다리높이를 조절하는 책상을 개발하기로 하고 부모출원에 “다리의 높이 조절이 가능하다”는 내용만 변형 실시예의 가능성을 기재하였으나 이를 실현시킬 수 있는 실시 가능한 구조와 특징은 아직 찾지 못했다.

 그러한 이유로 부모출원에서는 다리의 높이조절 구조와 관련해서는 명세서 기재요건 인 실시가능요건을 만족하지 못했고 이를 자녀출원에서 보충하여 실시가능요건을 만족시키려고 하였다. 이후 후속개발과정에서 다리의 높낮이를 조절하여 서서 일할 수 있는 스탠딩 책상으로 개발방향을 정하고 실린더를 이용한 높낮이 조절 책상의 개발을 완료하였다.

 

이와 같이 실시가능요건을 만족하지 못한 최초 부모 출원 명세서를 보충하여 실시 가능한 구조와 특징을 추가하는 보정은 새로운 사항에 해당하여 허락되지 않을 가능성이 높고, 우선권 주장을 이용한 자녀출원에 추가한다고 하더라도 이 새로운 사항은 최초 부모출원 명세서의 범위 밖에 있으므로 해당 청구항의 자녀출원의 출원일이 소급되는 효과를 누리지도 못할 것이다. 따라서 만약 부모 출원 이후 경쟁사가 시장에 나와 있는 실린더를 이용한 높이조절 장치를 개발하여 시장에 출시하였다면 이러한 장치와 외다리 책상구조를 단순 결합한 자녀출원 발명은 진보성을 인정받기 어려울 것이다.

  이러한 문제는 실제 현실의 기술 개발에서 자주 발생한다. 어느 회사에서 모든 기술을 개발할 수 없고 모든 부품을 직접 제조하여 사용할 수 없다. 상당수의 부품은 다른 공급사의 제품을 구매하여 사용한다. 이렇게 부품을 선택하는 과정은 개발 과정에 매우 중요한 업무이다.

이렇게 새로 공동 개발한 부품이 아니고 이미 상용화된 부품을 선택하는 경우라면 그 공개된 부품기술로 인해 개발결과물에 대한 특허를 획득하기 어려울 수 있다. 따라서 핵심기술에 적용되는 부품은 적어도 부품공급사와 공동개발을 시작하는 것이 바람직하다. 투자없이 얻어지는 것은 많은 경우 모래성과 같다는 것을 기억하여야 한다.

 

3. 질문 3 (생화학적 물질 분야 발명의 동일성 사례)

(질문의 순서를 변경합니다)

바이오 생물 연구소의 한 연구원은 생체 내에서 적혈구 생성을 촉진하는 단백질을 코딩(coding)하는 특정 DNA서열을 발견하고 그 DNA서열을 포함하고 있는 “소정의 gDNA(genomic DNA) (A)로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술을 이용하여 단백질 빈혈 치료제를 대량 생산하는 방법”을 발명하였습니다. 연구원은 자신의 발명을 처음 부모출원을 하면서 명세서에 유전자 재조합(DNA Recombinant)에 사용한 gDNA (A)를 기재하였습니다. 연구원은 부모출원 이후 리서치를 계속한 결과 동일한 Exon 서열을 가지고 있으면서도 좀더 풍부하고 손쉽게 구할 수 있는 gDNA (B)가 있는 세포를 발견하고 “소정의 gDNA(genomic DNA) (B)로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술을 이용하여 단백질 빈혈 치료제를 대량 생산하는 방법”을 명세서와 청구범위에 기재하여 자녀출원을 하였습니다. gDNA (B)는 최초 부모출원의 명세서에 기재한 gDNA (A)과 비교할 때 단백질 합성에 불필요한 Intron 유전자 조각이 일부 다르지만 단백질 합성의 주형이 되는 Exon 유전자 조각의 서열이 완전히 일치하였습니다. 이 경우 자녀출원의 출원일은 부모출원일로 소급받을 수 있는지요?

 

<질문3>의 사례는 실제 DNA 염기서열의 동일성 여부에 관한 에리트로포이에틴(Erythropoietin) 사건 (대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후2248 판결)을 각색한 것이다.

 

특허 제10-0048676호 발명(이하 ‘이 건 특허발명’이라 한다)은 미국특허청에 출원번호 제677813호(출원일: 1984. 12. 4.), 제688622호(출원일: 1985. 1. 3.) 및 제693258호 (출원일: 1985. 1. 22.)로 출원된 것을 우선권으로 주장하여 1985. 12. 3. 특허협력조약에 의거 국제출원번호 PCT/US1985/002405호로 국제특허출원되었으며, 1986. 8. 4. 우리나라 특허청에 출원번호 제10-1986-0700525호로 출원(이하 ‘원출원발명’이라 한다)된 후 1992. 02. 06. 특허 등록된 것이며 분할 출원 제10-1988-0701565는 1996. 7. 9. 특허등록된 특허 제101875호 발명이다.   우선권 주장의 기초가 된 미국 특허출원 제688,622호의 DNA 염기서열과 이 사건 특허발명의 DNA 염기서열은 일부에서 차이가 있었는 데, 염기서열 1번은 기초 출원에만 존재하고, 반대로 염기서열 340번은 이 사건 특허발명에만 존재하는 점에서 차이가 있었다.   대법원에서는 “이 사건 특허발명의 gDNA 염기서열과 위 도면 4C의 염기서열은 인트론(intron) 부위에 일부(염기서열 1번과 340번)의 차이가 있으나 일반적으로 인트론에서 하나의 염기가 있고 없음은 gDNA의 발현이나 기타 기능에 특별한 문제점이나 차이점이 없으며 gDNA에서 단백질을 암호하지 않는 인트론은 개체에 따라서도 약간의 차이가 있음은 이 기술분야에서 잘 알려진 사실인 점에 비추어 DNA 기능에 아무런 차이점을 발견할 수 없는 부위에서 1개의 염기가 다르다고 하여 우선권 주장의 기초가 된 출원과 이 사건 특허발명의 동일성을 부인할 수 없다”고 판단한 특허법원의 원심(특허법원 2000. 7. 14. 선고 98허8236 판결)을 긍정하여 결국 우선권 주장 인정여부의 전제로서 우선권주장 기초 출원과 이 사건 특허발명의 동일성을 인정하였다 (대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후2248 판결).   반면 이와 유사한 일본의 사례에서는 우선권주장 기초출원(미국)과 일본의 출원에서 175, 178, 191번 아미노산을 코딩하는 DNA 코돈(codon)의 염기가 각각 1개씩 차이가 났는데 법원에서는 당업자(통상의 기술자)는 이를 오기로 인식할 수 있다고 하여 우선권 주장이 인정된 바가 있다 (大阪高裁平成6年2月25日 判決平成3年(ネ)第2485号). (김관식, “특허법상 우선권 주장이 있는 경우의 발명의 동일성 판단 기준”, 제20집 제1호 과학기술법연구, 한남대학교 참조). <표1> 인간 EPO유전자의 87 염기쌍 엑손의 염기서열

 

  <질문3>의 사례에서 부모출원과 자녀출원의 차이점은 gDNA 염기서열에 있다. 그러나 적혈구 생성을 촉진하는 단백질을 코딩(coding)하는 특정 DNA서열, 즉 엑손의 염기서열은 일치하였고 차이가 있는 부분은 일부 인트론 부분이었다.

  우리나라 법원은 이와 유사한 사안에서 자녀출원의 청구범위를 구성하는 gDNA 염기서열와 우선권 주장의 기초가 되는 부모 출원의 gDNA 염기서열 의 차이점을 인정하면서도 그 차이가 나는 부분이 적혈구 생성을 촉진하는 단백질의 DNA에서 발현되지 않는 인트론에서의 차이에 불과하다는 점을 들어 동일하다고 판단하였다. 법원이 적용한 동일성 판단은 두 개의 발명 사이에 ‘구성’의 차이가 일부 있더라도 ‘효과’의 점에서 차이가 없다면 두 발명은 동일하다고 보는 실질동일 판단기준을 적용한 것으로 해석된다.

 

따라서 <질문3>의 사례에 대해서도 실질적 동일성 판단기준을 도입하면 비록 gDNA의 차이는 있으나 결국 mRNA를 만드는 과정에서 엑손만 남게 되고 cDNA 역시 Exon에 의해 전사된 염기서열을 갖게 되므로 발명의 효과 역시 같아진다. 따라서 부모출원과 자녀출원의 발명은 실질적으로 동일하다는 판단이 가능해지고 자녀출원의 출원일이 부모출원일로 소급되는 혜택을 받을 수 있다는 결론에 이른다. 

[배경기술에 대한 참고설명] ※     에리트로포이에틴(Erythropoietin)는 적혈구 생성에 필수적인 호르몬으로 적혈구의 전구체의 형태로 골수에 존재한다. 에리트로포이에틴은 헤마토포이에틴으로 불리며 신장의 간질세포 섬유아세포와 간에서 만들어진다. 태아의 시기동안은 간에서 생성이 주되지만, 성체의 시기때는 신장에서 주로 생성된다. 치료 목적인 에리트로포이에틴은 DNA재조합기술로 만들어지며, 만성적인 신장질환에 의한 빈혈의 치료에 사용된다. ※     참고로 gDNA(genomic DNA)는 유전자 재조합(DNA Recombinant)에 사용되는 DNA 원본으로 특정 단백질을 코딩 하는 Exon과 특정 단백질을 코딩하지 않는 Intron의 불연속적인 구조로 이루어져 있다. ※     진핵세포의 DNA에는 원핵세포의 DNA와 달리 실제로 단백질의 합성 정보를 갖는 부분과 그렇지 않은 부분이 섞여서 존재하고 있다. 전자의 부분을 엑손, 후자를 인트론(intron)이라고 한다. 따라서 DNA 염기 서열 중 엑손(Exon)에만 단백질의 구성정보를 담고 있는 부분이다. 단백질에 따라 전사 과정에서 의미없는 부분인 인트론을 잘라낸 엑손의 총합을 “엑솜”(Exome)이라고도 한다. <그림> 엑손과 인트론의 절편으로 길게 이어지는 DNA (위키백과) ※     단백질을 만드는 데 관여하지 않는 인트론은 단백질 전사를 시작하도록 유도하는 프로모터 등 전사를 돕는 정보를 가지고 있기 때문에 전사과정에서 pre-mRNA를 만드는 데 사용되지만, 성숙된 mRNA(matured mRNA)를 만드는 데 쓰이지 않고 잘려진다. 따라서 DNA 엑손과 인트론은 1차 RNA에 전사될 때까지는 존재하지만 이 RNA가 mRNA(전령RNA)로 성장하면서 인트론은 제거된다. <그림> pre-mRNA 에서 mRNA 절단 과정 도식 (위키백과) ※     유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술 자체는 종래 알려진 기술로, 유전자라고 불리는 gDNA(genomic DNA) 원본으로부터 전사(Transcription)라는 과정을 통해 mRNA라는 단백질 합성의 주형을 만들고 그 mRNA 주형으로 상보적 DNA (cDNA)을 합성하고 DNA를 증폭시키는 중합효소 연쇄 반응(PCR)을 통하여 최종 산물인 단백질을 만드는 기술이다. 이때 mRNA 주형을 만드는 과정은 먼저 gDNA(genomic DNA) 원본을 그대로 복제한 다음, 제한효소로 중간 중간에 끼여 있는 불필요한 Intron 부분을 잘라 제거하고 원하는 단백질 합성의 주형이 되는 Exon 조각 만을 서로 이어 붙여 하나의 완전한 mRNA로 만드는 과정이다. 따라서 주형이 되는 mRNA는 Exon 들만 연결된 구조로 이루어지고 이에 의해 합성된 cDNA 역시 Exon에 의해 전사된 염기서열을 갖는다. 결론적으로 불필요한 Intron 조각이 다르더라도 원하는 단백질의 특정 DNA와 일치하는 유전자 Exon 조각의 서열이 동일한 gDNA을 이용하면 동일한 단백질을 만들 수 있다. ※     cDNA, 즉 상보적 DNA(complementary DNA)는 유전학에서 전령 RNA(mRNA)를 주형으로 역전사효소와 DNA 중합효소에 의하여 합성된 DNA이다.

 

  그러나 이러한 실질적 동일성 판단기준이 타당한지 더 살펴볼 필요가 있다. 우선권 주장 인정 여부와 관련된 발명의 동일성 판단에서 실질동일성을 판단기준을 적용한 사안은 사실 일본에서는 오기라고 인정할 만큼 미세한 차이가 있는 경우이었다.

   미국의 경우 동일성 판단은 부모출원의 명세서에 자녀출원 발명을 실시 가능하게 기재하고 있는지로 판단한다. 미 연방항소법원은 어떤 특정 종 (species)에 대한 설명이 이와 유사하더라도 다른 종(species)에 대한 실시 가능한 설명으로 인정받기도 어렵다고 판단하였다(Regents of the University of California v. Eli Lilly and Company, 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997)).

<그림> Overview of hybridoma technology and monoclonal antibody creation (Wikimedia Commons))

 

좀더 구체적으로 살피면 명세서는 인간 인슐린 cDNA를 생성하기 위한 일반적인 방법과 cDNA로 인코딩된 인간 인슐린 A와 B 체인의 아미노산 시퀀스에 대한 설명만을 제공하였고 cDNA를 함유한 다양한 미생물을 청구항으로 기재하면서 쥐의 인슐린 cDNA에 대한 실험만을 기재하였다. 그러나 연방항소법원은 쥐의 인슐린 cDNA에 대한 설명은 척추동물 또는 포유류의 인슐린 cDNA의 광범위한 분류에 대한 설명이 아니기 때문에 인간 인슐린 cDNA를 실시가능하게 설명하지 못하고 있다고 판단하였다.

 

이러한 미국 판례의 태도를 <질문3>의 사례에 적용하면 자녀 출원이 부모출원일로 소급되는 혜택을 받을 수 있는 지 여부, 즉 발명의 동일성은 부모출원의 명세서에 기재되고 공인기관에 기탁된 소정의 gDNA “A”로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant)하는 기술에 대한 설명이 새로 발견한 “gDNA “B”로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술을 이용하여 단백질 빈혈 치료제를 대량 생산하는 방법에까지 실시 가능하게 적용할 수 있는 지에 대한 판단이 뒤따라야 한다.

   최근 COVID-19 덕분인지 모르겠으나 미국에서 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에 대한 실시가능요건은 더욱 더 엄격해졌다는 점에 주의하여야 한다. 대체로 생물학적 물질 발명이나 소프트웨어 발명에서 실시가능성 요건은 강화되고 있는 느낌이다.

   2016년부터 DNA 염기서열 분석장비를 만들고 있는 캘리포니아에 본사를 둔 Pacific Biosciences of California Inc (이하 PacBio)의 두 건의 특허(U.S. Patent Nos. 9,546,400 and 9,772,323)를 영국에 본사를 둔 Oxford Nanopore Technologies (이하 ONT)가 침해하였다는 이유로 미국 국제무역위원회와 영국과 독일에서 특허소송이 이어지고 있었는데, 지난 2021년 5월 14일 연방항소법원에서 PacBio사의 두 건의 DNA 염기 시퀀싱(해독) 특허는 실시가능요건을 만족하지 못해 무효라고 확정되었다 (Pacific Biosciences of California Inc v. Oxford Nanopore Technologies Inc, U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, No. 20-2155).

 

법원은 생물학적 DNA 분자의 나노포어(nanopore) 시퀀스에 대한 첫 성공이 2011년까지 일어나지 못했다는 것을 주목하고 청구항에 기재된 발명의 전체 범위가 실시가능하게, 즉 만들고 사용할 수 있게 명세서에 기재되지 않았다고 판단하였다. PacBio사는 ONT사가 배심원단 앞에서의 모두 진술에서 이 기술을 사용하여 바이러스의 변종을 해독함으로써 코로나 바이러스와 싸웠다고 진술함으로 배심원단이 편견을 갖게 되었다고 주장하였으나 받아들여지지 않았다.

   발명의 동일성 판단은 진보성판단과 달리 효과를 판단할 필요가 없다. 있는 그대로 존재하는 지 그리고 그기재 사항으로부터 명시적 또는 묵시적으로 실시가능하게 기재된 것인지를 판단하면 된다. 이때 실시가능성은 사실의 기초한 법률판단이므로 전문가 증언 등을 통해 실시가능성을 증명하여야 하고 이를 판단하여야 한다. 

<질문3>의 사례가 미국 법원에서 다투고 판단된다면 어떤 결론에 이를지 궁금해진다. 아마 결론은 같아질 수도 있다. 그러나 그 결론에 이르는 길은 다를 것이다.

[부록] 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에서 명세서 기재요건과 기탁요건  실시가능요건(enablement)과 관련하여 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에 대해서는 조금 더 유의할 점이 있습니다. 여기서 생물학적 물질(biological material)이란 유전자, 세균, 바이러스, 곰팡이, 효모, 조류, 동물세포, 식물세포, 수정란, 종자 등을 포함합니다. 따라서 최근 COVID-19 의 mRNA 백신도 이에 해당합니다.  생물학적 물질(Biological Materials)은 글로 설명된 명세서만 봐서는 통상의 기술자가 과도한 실험 없이 제조ㆍ분리할 수 없는 등 쉽게 실시하기 어려운 경우가 많습니다. 따라서 생물학적 물질(Biological Materials) 발명에 대해서 우리나라나 미국이나 해당 생물학적 물질을 공인된 기탁기관에 기탁할 것을 요구하고 있습니다.  여기서 오해하지 말아야 하는 것은 생물학적 물질(Biological Materials)의 기탁이란 요건은 우리나라 특허법 제42조 제3항의 명세서 기재요건 (미국 특허법 제112조 (35 USC § 112)의 명세서 기재요건)을 충족시키기 위한 수단 중 하나라는 것입니다 (특허법원 2001.6.22. 선고 99허8653 판결 및 대법원 2002. 11. 8. 선고 2001후2238 판결).  이하 더 상세한 내용은 블로그 "명세서 실시가능요건, 임시 명세서 출원, 선행기술이라고 다르지 않다." 편 참조

  

<질문4>부터는 다음 편에서 이어집니다.

우선권주장의 오해 풀기와 장단점 비교 (2편) -사례 질의응답편

우선권주장(국내우선권주장 및 CIP)의 오해 풀기와 장단점 비교 (2편) -질의응답편

<1편>에 이어 연속 

우선권주장(국내우선권주장 및 CIP)의 오해 풀기와 장단점 비교 (1편) (sonovman.blogspot.com)

…(생략)…

이하에서는 간과하기 쉬운 쟁점을 질의응답(Q&A) 방식으로 설명하면서 한국의 국내우선권주장 출원제도와 미국의 일부계속 출원제도를 비교해보려고 한다.

III.  질의 및 응답 (Q&A)

1.    질문 1.     

발명가 A는 키보드와 달리 윈도우에서 커서의 이동이 자유로운 컴퓨터용 마우스를 처음 착안하고 프로토타입(prototype)을 만들어 보았습니다. 실제 프로토타입의 마우스가 잘 작동하는 것을 확인하자 특허출원을 하려고 하였으나 비용도 아끼고 제품 사진만으로 특허출원이 가능하다는 정보를 입수하고 아래 사진을 명세서 대신 첨부하여 “임시명세서 출원” 형식으로 부모출원을 하였습니다. 그 이후 개인 컴퓨터 제조사들은 앞다투어 마우스를 개발하여 출시하기 시작하였고 발명가 A는 컴퓨터용 마우스의 구성과 작동에 관한 설명을 추가하여 부모출원을 기초로 우선권 주장하여 자녀출원을 하려고 합니다. 이 컴퓨터 마우스 발명에 대해 부모출원일로 우선권 주장의 혜택, 즉 출원일 소급 혜택을 받을 수 있을 까요? 사진 = 컴퓨터용 마우스 프로토타입(prototype) (출처 : Wikimedia)

  지식재산업계에 계신 분들은 설마 시제품 사진 한 장 들고 특허출원을 하는 사람이 있을까 싶겠지만 실제 이런 질문을 자주 듣습니다. 컴퓨터용 마우스는 2차원 평면에서의 움직임을 컴퓨터에 전송해 주는 입력장치입니다. 생김새가 생쥐를 닮았다고 해서 ‘마우스’라는 이름이 붙었다고 합니다. 마우스의 작동원리는 바퀴의 회전각도를 측정하여 전후 좌우의 움직임을 컴퓨터에 전송해주는 장치입니다.

  실제 스탠포드 연구소(SRI International)의 더글러스 엥겔바트(Douglas C Engelbart)가 발명한 이 마우스 발명은 1967년에 “X-y position indicator for a display system”이란 명칭으로 임시출원(provisional application)하였다가 바로 정규출원으로 전환하여 1970년에 미특허상표청(USPTO)에 특허로 등록 받았습니다 (등록번호 US 3,541,541). 최초 개시된 마우스는 두 개의 바퀴를 이용하여 x축과 y축 방향의 움직임을 측정하는 기기로, x축의 움직임은 각각 x축과 y축으로 배열된 바퀴(42, 46)의 회전각도를 측정하는 방식이었습니다.

[그림] X축 바퀴(42)와 Y축 바퀴(46)의 회전각도를 측정하여 평면에서의 움직임을 인식하는 장치(특허공보)

 

  이 특허발명은 애플의 스티브잡스가 매입하여 애플의 맥(Mac)의 운영체제(Mac OS)와 GUI 에 반영하였다고 하며, 안타깝게도 개인컴퓨터(PC) 시대가 도래하기 시작한 1987년에 만료되었습니다. 

  마우스는 텍스트 입력 방식에 머물렀던 컴퓨터(PC)의 사용자에겐 가히 혁명적인 사건이었습니다. 사실 맥이나 윈도우의 UI는 이 마우스가 있었기때문에 가능했다고 봐도 무리가 없습니다.

  발명의 설명은 문자(word)뿐 아니라 사진이나 도면에 의해서도 가능합니다. 그러나 이러한 사진이 실시가능요건을 만족하기 위해서는 모든 청구된 구조적 특징과 그것들이 어떻게 조합되는지를 보여주고 있어야 합니다. (In re Bager, 47 F.2d 951, 953, 8 USPQ 484, 486 (CCPA 1931))

  질문의 사안에서 제품의 외관 사진만으로는 컴퓨터용 마우스의 구조나 작동방법을 전혀 알 수 없습니다. 이 사진만 보고 마우스를 만들 수 있는 사람은 아무도 없을 것입니다.

  따라서 비록 형식적으로 사진을 명세서를 대용하여 출원한다고 해도 특허법상 실시가능요건(enablement) (한국 특허법 제42조 제3항 및 미국 특허법 제112호)를 만족받기 어렵습니다. 

 이에 따라 부모출원에 기초한 우선권주장 자녀출원은 그 출원일을 인정(또는 소급)받기 어렵습니다. 

 또한 부모출원을 그대로 청구범위를 추가 보정하여 심사를 받게 되면 명세서 기재요건 불비로 거절될 가능성이 높습니다.

  물론 임시명세서 출원도 보정을 통해 내용을 추가할 수 있으나, 출원한 이후 실시가능요건(enablement)을 만족시키기 위해 특징의 구조나 작동에 대한 설명을 추가하는 보정은 처음 명세서에 기재하지 않은 새로운 사항에 해당하여 그러한 보정은 허용되지 않습니다.

  이에 따라 자녀출원은 그 출원일을 부모출원일로 인정받지 못하고 부모출원일이후 출시된 경쟁사들의 마우스 모방 제품이 선행기술이 되어 자녀출원이 등록받기 어렵게 될 것입니다. 또 부모출원도 명세서기재요건 불비로 등록받지 못하고 그대로 소멸할 것입니다. 

  이제 컴퓨터용 마우스 시장은 특허장벽 없이 자유경쟁이란 미명아래 저가 경쟁과 브랜드 경쟁의 늪에 빠지게 될 것이고, 브랜드도 자금도 부족한 발명자는 어디에서도 보호를 받을 기회를 찾지 못할 것입니다.

  아무리 임시명세서 출원이라고 하더라도 처음부터 ‘발명의 설명’을 기재하여야 하고, 그 ‘발명의 설명’은 법정 요건에 맞도록 배경기술과 함께 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 적어야 합니다.

[부록] 실시가능요건과 선행기술의 적격  실무적으로 우리나라와 미국의 중요한 차이는 실시가능요건(enablement)을 만족하지 못한 경우 그 특허출원이 다른 출원에 대하여 선행기술(prior art)의 적격이 있는지에 대한 문제입니다. 좀더 구체적으로는 실시가능요건에 대한 엄격성과 개시에 대한 판단기준의 차이입니다.  상세한 내용은 아래 다른 블로그 글에서 확인해주세요. 명세서 실시가능요건, 임시 명세서 출원, 선행기술이라고 다르지 않다. (sonovman.blogspot.com)

<질문2>부터는 다음 편에서 계속 합니다. 

 

[이진수의 ‘특허포차’] ⑮ 특허를 받을 수 있는 인공지능(AI) 발명은?… 심사 실무 가이드(하)

기본 ‘알고리즘’ & ‘아키텍처‘(Architecture)

앞서 1편에서 언급한 바와 같이, 특허제도는 발명의 공개를 통해 기술발전을 촉진시킨다는 목적을 달성하기 위해 출원명세서에 발명을 구현하기 위한 구체적인 수단 등이 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하게 기재할 것을 요구한다.

이러한 구체적인 수단은 학습 데이터, 데이터 전처리 방법, 학습 모델, AI 기본 알고리즘, 아키텍처(Architecture), 학습결과물의 데이터를 출력 및 활용하는 과정 등이 AI분야에서 ‘특허거리’가 된다는 것을 의미하기도 한다.

현재 상용화되어 있는 AI는 1986년 제프리 힌튼(Geoffrey Everest Hinton)의 백프로퍼게이션(back propagation) 알고리즘과 1989년 얀 르쿤 (Yann LeCun)의 컨벌루션신경망(CNN) 알고리즘을 대부분 사용하고 있다.

새로운 알고리즘의 등장으로 AI 기술이 부활했으나 하드웨어적인 아키텍처(Architecture) 면에서는 과거 IBM가 처음 퍼스널 컴퓨터를 개발했을 당시와 그렇게 큰 변화가 없다. 그저 그 위에 NIVIDA의 GPU를 이용하여 데이터를 병렬 처리하는 수준이다.

얀 르쿤 교수는 제프리 교수의 제자이자 페이스북(Facebook)의 수석 AI 연구총괄 부사장이다. 얀 르쿤 교수는 그가 개발한 CNN AI 알고리즘을 이용해 AT&T에서 손으로 쓴 우편 번호 이미지를 컴퓨터로 읽어 숫자 텍스트로 변환하는데 성공해 유명해졌다.

그러나 사실 신경망 알고리즘을 적용해 숫자 이미지를 인식하는 CNN AI 알고리즘은 얀 르쿤 교수가 처음이 아니었다. 이보다 10년이 앞선 1979년 일본의 쿠니히코 후쿠시마 (Kunihiko Fukushima) 교수가 발명한 특허공보에도 이미 소개되었다.

...이하 생략

[이진수의 ‘특허포차’] ⑮ 특허를 받을 수 있는 인공지능(AI) 발명은?… 심사 실무 가이드(하) 읽기

우선권주장(국내우선권주장 및 CIP)의 오해 풀기와 장단점 비교 (1편)

특허출원 후 발명을 개량·구체화하면서 겪게 되는 딜레마 — 우선권주장출원 제도(한국의 국내우선권주장, 미국의 CIP)는 이를 해소하기 위해 마련되었지만, 실무에서는 생각보다 좁고 까다로운 함정을 담고 있다. 이 글에서는 두 제도의 구조적 차이와 실무상 유의점을 짚어본다.

목차

1. 들어가는 말
2. 문제의식
3. 질의 및 응답 (Q&A)
4. 결론

I. 들어가는 말

발명은 사람의 지적 창작물이라는 점에서 유체물과 다르다. 같은 발명적 사상을 서로 다른 사람이 동시에, 또는 시차를 두고 착안할 수 있기 때문에, 권리가 경합할 때 누구를 보호할 것인지가 문제된다. 특허법은 처음 땅을 개척하여 경작한 자에게 그 땅과 경작물의 권리를 인정하는 보편적 원칙과 유사하게, 가장 먼저 특허출원을 한 자에게 권리를 인정한다. 이를 선출원주의(First-To-File system)라 한다.

발명자는 아이디어가 구체적인 사상으로 구상되면 서둘러 출원하려는 유인을 갖는다. 배가 닻을 내리면 그 밧줄이 닿는 범위 안에서 점유가 인정되듯, 출원인은 명세서에 기재된 범위의 아이디어를 선점하게 된다. 그러나 상용화 수준에 이르지 못한 발명으로 서둘러 출원하면, 이후 개량하거나 추가할 여지가 많이 남아 후속 출원인에게 실질적 이익을 빼앗기기 쉽다. 반대로 최초 출원인이 자신의 선출원을 구체화·개량하여 통상의 절차로 재출원하면 동일 발명이라는 이유로 거절되거나, 명세서·도면 보정 과정에서 새로운 사항(new matter) 추가를 이유로 거절될 수 있다.

최초 명세서에 암시적으로 내포된 사항이라면 추후 보정으로 보완할 수 있지만, 새로운 사항 자체는 보정으로 추가할 수 없다. 이 불편을 해소하기 위해 모출원과 자출원을 하나의 출원으로 묶는 우선권주장출원 제도가 마련되었다. 해외에서는 이미 새로운 사항을 포함한 조약우선권(부분우선권) 주장출원을 통해 모출원에 대한 우선권 혜택을 받아 왔다.

이에 따라 유럽연합을 제외한 한국·미국·일본·중국 등 다수 국가는, 선출원에 기재된 발명과 동일한 발명은 선출원일에, 새롭게 추가된 발명은 후출원일에 출원한 것으로 인정하는 우선권 제도를 두고 있다. 한국은 이를 국내우선권주장 출원제도(특허법 제55조)라 하고, 미국은 일부계속출원(Continuation-in-Part, CIP) 제도(35 U.S.C. §120 등)라 부른다.

용어 정리 본고에서는 편의상 한국의 국내우선권주장 출원제도와 미국의 CIP 출원제도를 통칭하여 "우선권주장출원"이라 부르고, 최초 선출원을 부모출원, 우선권주장출원을 자녀출원이라 부르기로 한다.

II. 문제의식

우선권주장출원 제도는 모출원과 공통된 사항만이라도 모출원일로 소급되도록 설계되어, 발명자가 처음 내린 닻의 범위는 보장하겠다는 취지를 담고 있다. 그런데 이 제도는 선출원과 후출원의 동일성을 판단할 때 청구항의 구성요소별(element-by-element) 대비까지는 나아가지 못하고, 청구항별(claim-by-claim) 판단에 머물러 있다. 그 결과 첫 발명자가 내린 닻의 범위에 있는 후속 발명을 충실히 보호한다는 취지에서 한 걸음 물러선 셈이 되었고, 독립적으로 여러 건을 출원하는 것과 비교해 경제적 효과와 관리 편의성을 제외하면 뚜렷한 장점이 크지 않다는 지적도 뒤따른다.

예컨대 부모출원이 "~하는 단계1과 ~하는 단계2로 구성된 발명 A"(=단계1+단계2)를 개시하고 있는데, 자녀출원에서 발명 A에 "~하는 단계3"을 추가한 발명 B(=단계1+단계2+단계3)를 출원한 경우, 자녀출원은 부모출원일의 우선권 혜택을 인정받기 어렵다. 부모출원일 이후 방법 A(=단계1+단계2)가 개시된 간행물은 자녀출원에 대한 선행기술이 될 수 있는 것이다.

방법 A는 부모출원에 개시된 발명과 공통되므로 그 부분만큼은 부모출원일로 소급되어, 부모출원 이후 공개된 방법 A 관련 간행물이 자녀출원에 대해 선행기술 지위를 갖지 않으리라 생각하기 쉽지만 그렇지 않다. 현행 우선권주장출원 제도는 구성요소별이 아니라 청구항별로 판단하기 때문에, "~하는 단계3"을 추가한 발명 B를 아예 새로 출원하는 것과 실질적으로 다르지 않은 결과가 된다. 이 점에서는 미국과 한국의 실무가 유사한 한계를 보인다.

미국 CIP 출원의 특성

미국의 CIP 출원은 상대적으로 단점이 많다. 자녀출원의 우선권 혜택 인정 여부와 관계없이 출원일 자체가 소급되므로 존속기간이 짧아진다. 반면 한국은 우선권 혜택으로 출원일 자체가 소급되는 것이 아니라 등록요건 등 소정의 요건 심사에서만 부모출원일을 기준으로 심리하므로, 존속기간이 짧아지는 단점이 없다.

미국의 일부계속출원(CIP)

• 부모출원이 특허청에 계속(繫屬) 중이면 언제든 자녀출원(CIP)이 가능하고, 그 자녀출원을 다시 부모출원으로 삼아 손자출원(CIP)을 계속할 수 있다. 우선권 혜택을 받는 청구항을 유지하는 한 우선권 주장의 사슬은 유지된다.
• 자녀출원(CIP)이 우선권 혜택을 받지 못하고, 부모출원이 자녀출원일로부터 1년 전에 이미 공개되어 있었다면 부모출원 자체가 자녀출원의 신규성·진보성 판단의 선행기술이 될 수 있다. 부모출원의 공개까지 걸리는 기간(통상 1년 6개월)과, 공개 후 자녀출원에 대해 선행기술에서 배제되는 유예기간(AIA 35 U.S.C. §102(b)(1), 1년)을 합쳐 총 2년 6개월 동안은 부모출원이 자녀출원에 대한 선행기술 적격을 유예받는 구조다.
• 특허 존속기간이 짧아진다는 단점 외에도, 부모출원·특허에서 했던 주장이나 진술이 후속 CIP출원의 특허에서 청구항 용어를 좁게 해석하는 근거가 될 수 있다는 점, 그리고 부모-자녀-손자로 이어지는 우선권 사슬에서 자녀출원의 존속기간을 늘리려고 부모출원과 공통된 청구항을 삭제하면 손자출원의 우선권 혜택이 사라질 수 있다는 점도 유의해야 한다.
• CIP 출원 시에는 발명자 선언서를 새로 작성·제출해야 한다. 부모출원의 발명자 선언서 사본으로 갈음할 수 있는 계속출원(CA)이나 분할출원(DA)과는 다른 부분이다.
• 부모출원일이 2013년 3월 16일 이전이고 그에 기초한 계속출원(CA)이 그 이후 출원된 경우, 계속출원 청구항의 유효출원일은 선출원일로 인정되어 개정 AIA의 선출원주의(First-Inventor-To-File)가 적용되지 않는다. 반면 CIP 출원은 신규 사항에 기초한 청구항을 하나라도 포함하면 그 출원 전체가 개정 AIA 기준으로 심사되어, 종전 선발명주의(First-To-Invent)에서는 선행기술 자격이 없던 참조문헌이 새롭게 선행기술 자격을 얻을 가능성이 있다. 계속출원·분할출원은 AIA 체제에서도 선출원일이 유효출원일로 유지되므로 이러한 우려가 없다. 이 밖에 PCT 국제출원을 기초로 미국 국내단계 진입 없이 바로 계속출원·분할출원·CIP출원을 하는 "우회 계속(bypass continuation)" 출원도 있으나, 지면 관계상 본고에서는 다루지 않는다.

한국의 국내우선권주장출원

한국의 국내우선권제도는 미국 CIP와 달리 부모출원(선출원)일로부터 1년 이내에만 우선권 주장이 가능하다. 1년 이내라면 우선권주장출원을 다시 부모출원으로 삼아 우선권을 주장하는 것도 가능하지만, 그 경우 부모출원과 자녀출원의 공통 부분에 대한 우선권 혜택은 사라진다.

또한 미국과 달리, 국내우선권 주장출원이 있으면 부모출원은 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때 등록 또는 거절결정이 확정되지 않는 한 취하된 것으로 본다(우선권 주장을 취하하면 취하 간주되지 않는다). 따라서 부모출원과 자녀출원이 경합하는 상황 자체가 생기지 않는다. 부모출원이 공개되기 전에 자녀출원(국내우선권 출원)이 이루어지므로 부모출원은 자녀출원에 대해 선행기술로 작용하지 않으며, 우선권 혜택으로 출원일 자체가 소급되는 것이 아니므로 존속기간은 자녀출원일로부터 새로 시작한다.

실질적으로 한미 심사 실무의 차이가 두드러지는 지점은 동일성 판단이다. 구체적인 차이는 실제 사례를 각색한 다음 편 질의응답에서 다루기로 한다.

한국 특허제도 내에서 국내우선권주장출원의 실무적 유용성을 조금 더 살펴보면, 새로운 사항(new matter)을 국내우선권주장출원 없이 새로운 출원(new application)으로 진행하는 경우 출원인이 동일하므로 특허법 제29조 제3항(확대된 선원의 지위)은 적용되지 않지만, 제36조(선출원) 요건은 적용될 수 있다. 이때 선출원과 후출원 사이에 뚜렷한 차이가 없으면 실질적으로 동일하다는 판단으로 이어질 여지가 있다(다만 등록요건 판단과 등록 후 권리범위 판단의 동일성 기준을 반드시 일치시켜야 하는지는 별도로 검토가 필요하고, 선출원 요건 심리에서의 동일성 판단은 엄격하게 사실 문제로서 존부만 가려야 한다는 견해도 있다). 국내우선권주장출원을 하면 제36조 요건 자체가 적용되지 않으므로, 선출원과 후출원의 차이가 뚜렷하지 않을 때 특히 유용하다.

동일성 판단 기준에 관한 보충

• 동일성 판단은 신규성 판단, 우선권 인정 판단, 선출원 요건 판단, 진보성 판단의 인용발명 특정, 무권리자 출원 판단 등 여러 국면에서 공통적으로 문제된다.
• 미국·유럽은 동일성을 사실의 증거 문제로 다룬다. 선행문헌의 명시적 개시뿐 아니라 묵시적 개시도 포함하되, 묵시적 개시는 가능성이 아니라 필연성의 문제로 제한되며, 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있는 정도로 개시되어야 한다. 미국 연방항소법원은 선행문헌에 동일한 발명이 기재되어 있더라도 실시가능하게 개시(enabling disclosure)되지 않았다면 신규성 판단의 선행기술이 될 수 없다고 일관되게 판시해 왔다 (Paperless Accounting, Inc. v. Bay Area Rapid Transit Sys., 804 F.2d 659, 665 (Fed. Cir. 1986)).
• 한국은 여기에 더해 진보성 판단의 효과를 가미한 실질적 동일 판단 기준을 사용한다는 지적이 학계에서 제기된다. 구성에 일부 차이가 있어도 효과에 차이가 없으면 동일하다고 보는 접근인데, 이는 본래 동일성 판단의 영역이라기보다 진보성 판단의 영역에 가깝다는 것이다(이진수·최승재, "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안 — 미국 심사기준(MPEP) 및 판례와 비교하여 —", 지식재산연구 제15권 제2호, 2020). 이 기준을 그대로 적용하면 구성요소 일부가 누락된 경우에도 구성완비의 원칙(all elements rule)을 벗어나 동일하다는 결론에 이를 수 있어, 일부 구성요소가 없으면 권리범위에 속하지 않는다고 보는 침해판단과 정합성 문제가 지적되기도 한다. 다만 최근 대법원은 명시적·묵시적 개시 여부, 또는 통상의 기술자가 이해할 수 있는지를 기준으로 삼는 사례를 늘려가고 있다.

참고: 명세서 실시가능요건 관련 글 · 이진수·최승재, "인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안", 지식재산연구, 한국지식재산연구원(2020)

이하에서는 간과하기 쉬운 쟁점을 질의응답 방식으로 짚어보며 한국 국내우선권주장 출원제도와 미국 CIP 출원제도를 비교한다. 이번 편에서는 다음 편에서 다룰 질의만 제시하고, 답변은 다음 편에서 이어간다.

III. 질의 및 응답 (Q&A)

질문 1

발명가 A는 키보드와 달리 윈도우에서 커서 이동이 자유로운 컴퓨터용 마우스를 처음 착안하고 프로토타입을 제작해 정상 작동을 확인했다. 비용을 아끼고자 제품 사진만 첨부하여 "임시명세서 출원" 형식으로 부모출원을 하였다. 이후 개인 컴퓨터 제조사들이 앞다투어 마우스를 출시하기 시작하자, 발명가 A는 마우스의 구성과 작동 설명을 추가하여 부모출원을 기초로 우선권을 주장하는 자녀출원을 하려 한다. 이 발명에 대해 부모출원일로의 우선권 혜택, 즉 출원일 소급 혜택을 받을 수 있을까?

사진 = 컴퓨터용 마우스 프로토타입(prototype) (출처: Wikimedia)

힌트 — 임시명세서가 사진만으로 통상의 기술자에게 발명의 구성·작동을 실시가능하게 개시하고 있는지가 관건이다. 실시가능요건(enablement)과 최초 명세서 기재요건(written description)을 충족하지 못한다면, 이후 추가된 구성·작동 설명은 새로운 사항(new matter)으로 취급될 수 있다.

질문 2

설치 공간이 자유로운 책상을 개발하던 중 구조 A(외다리를 가진 책상)에 대한 개념설계가 나오자마자 이를 개시하여 부모출원을 하였다. 이후 기본 설계를 거쳐 상용화 개발 과정에서, 최초 부모출원에 기재한 작동 원리는 같지만 외다리를 접을 수 있는 변형 실시예 B(접이식 외다리를 가진 책상)를 채택하였다. 최초 부모출원에는 실시예 B를 간단히 언급만 했을 뿐 '외다리의 접이 구조' 자체는 기재하지 못했다. 마침 업계에 외다리 구조 책상이 유행하기 시작하자, 발명가는 구조 B(외다리 접이 구조를 가진 책상)를 청구범위 및 명세서에 기재하여 부모출원을 기초로 우선권을 주장하는 자녀출원을 하려 한다. 구조 B에 대해 부모출원일로의 우선권 혜택을 받을 수 있을까?

힌트 — 최초 명세서가 실시예 B를 언급만 하고 구체적 구조는 개시하지 않은 경우, 통상의 기술자에게 필연적으로 인식되는 암시적 개시(implicit/inherent disclosure)인지가 쟁점이다. 단순한 가능성이 아니라 필연성 기준으로 판단해야 한다는 점에 유의한다.

질문 3

개인 소프트웨어 공학자 A는 소비자의 이동 장소·빈도와 선호 브랜드 사이에 상관관계가 있으리라 보고, 소비자 동선 데이터를 받아 상품을 추천하는 방법을 딥러닝 모델로 구현하는 아이디어를 프로그래밍하여 부모출원을 하였다. 다만 출원 당시에는 상관관계에 대한 빅데이터를 충분히 확보하지 못해 데이터 상관관계에 대한 기재 없이 일반적인 딥러닝 예측 모델과 상품추천 알고리즘만 기재했고, 추천 프로세스의 구체적인 기술적 구현수단도 기재하지 못했다. 이후 데이터 공학 분야 잡지에 관련 빅데이터 분석 결과 일부가 실리자, 부모출원을 기초로 상관관계 설명과 실증례, 그리고 구체적인 기술적 구현수단을 추가하여 우선권을 주장하는 자녀출원을 하려 한다. 이 자녀출원은 부모출원일로 소급되는 혜택을 받을 수 있을까?

힌트 — 출원 당시 없었던 상관관계 데이터와 구체적 구현수단이, 최초 명세서로부터 통상의 기술자가 실시할 수 있었던 범위 내의 것인지가 핵심이다. 사후에 확보한 실증 데이터를 근거로 추가된 기재는 전형적으로 새로운 사항 문제를 일으킨다는 점을 염두에 둔다.

질문 4

바이오 연구소의 한 연구원이 생체 내 적혈구 생성을 촉진하는 단백질을 코딩하는 특정 DNA 서열을 발견하고, 그 서열을 포함하는 소정의 gDNA(genomic DNA) A로부터 유전자 재조합(DNA Recombinant) 기술을 이용해 단백질 빈혈 치료제를 대량 생산하는 방법을 발명하여 부모출원을 하면서 그 gDNA A를 명세서에 기재하였다. 이후 연구를 계속하던 중, 동일한 Exon 서열을 가지면서 더 풍부하고 손쉽게 구할 수 있는 gDNA B가 있는 세포를 발견하고, gDNA B를 이용한 동일한 치료제 생산 방법을 명세서·청구범위에 기재하여 자녀출원을 하였다. gDNA B는 최초 부모출원의 gDNA A와 비교할 때 단백질 합성에 불필요한 Intron 유전자 조각은 일부 다르지만, 단백질 합성의 주형이 되는 Exon 유전자 조각의 서열은 완전히 일치한다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까?

참고로 gDNA(genomic DNA)는 유전자 재조합에 사용되는 DNA 원본으로, 특정 단백질을 코딩하는 Exon과 코딩하지 않는 Intron이 불연속적으로 구성되어 있다. 유전자 재조합 기술 자체는 이미 알려진 기술로, gDNA 원본으로부터 전사(transcription) 과정을 거쳐 mRNA라는 단백질 합성 주형을 만들고, 그 mRNA를 주형으로 상보적 DNA(cDNA)를 합성한 뒤 중합효소 연쇄반응(PCR)으로 증폭하여 최종 단백질을 만든다. mRNA 주형은 gDNA 원본을 복제한 뒤 제한효소로 Intron 부분을 잘라내고 Exon 조각만 이어 붙여 만들어지므로, 주형이 되는 mRNA와 이를 통해 합성된 cDNA는 Exon에 의해 전사된 염기서열만 갖는다. 따라서 Intron 조각이 다르더라도 원하는 단백질의 Exon 서열이 동일한 gDNA를 이용하면 같은 단백질을 만들 수 있다.

힌트 — 미국식 기재요건은 생명공학 발명에서 구조적 개시(structural disclosure)를 중시하므로 Intron 서열 차이를 이유로 별개의 gDNA로 취급될 여지가 있는 반면, 한국식 실질적 동일성 판단은 효과(동일 단백질 생산)의 동일성을 중시한다는 점에서 결론이 갈릴 수 있는 사안이다.

질문 5

발명가 P 약사는 수십 년간 약국을 운영하며 위산분비 억제제 A와 위산을 중화시키는 제산제 B를 함께 사용할 경우 소화성 궤양 치료에 탁월한 효능을 보인다는 사실을 발견하고, 다년간의 임상 경험으로 얻은 용량과 비율로 A와 B를 혼합한 치료제를 부모출원하였다. 이후 후속 연구 중 위산분비 억제제 A를 점막보호제 C와 병용하면 A의 흡수가 지연되어 치료 효능이 감소한다는 사실을 발견하고, 자녀출원의 청구항에 "치료제의 조성에는 점막보호제 C가 포함되지 않는다"는 부정적 구성요소(negative elements)를 추가하였다. 최초 부모출원의 명세서에는 위산분비 억제제 A와 점막보호제 C를 함께 쓰면 왜 바람직한지가 기재되어 있었을 뿐 아니라, 같은 문장에서 A와 제산제 B를 함께 쓰면 왜 바람직한지도 함께 기재되어 있었다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까?

힌트 — 부정적 청구항 한정(negative limitation)이 최초 명세서만으로 지지되는지가 문제다. 미국 판례는 특정 구성요소를 배제할 '이유'가 명세서에 개시되어 있으면 지지를 인정하는데 (Santarus, Inc. v. Par Pharm., Inc., 694 F.3d 1344 (Fed. Cir. 2012)), 최초 명세서가 오히려 그 성분과의 병용이 바람직하다고만 기재했다면 배제 이유의 개시 여부가 쟁점이 된다.

질문 6

발명가 A는 "발광층이 InGaN으로 구성되고 클래드층으로 GaN이 사용된 발광다이오드"를 발명하여 부모출원을 하였다. 명세서에는 클래드층 물질로 GaN을 주로 설명했지만, InGaAlN 등 다른 클래드층을 사용해도 동일한 효과가 있다는 점도 함께 기재하였다. 이후 후속 개발 과정에서 Al(알루미늄)을 포함한 GaAlN을 클래드층으로 쓰는 것이 상용화에 더 유리하다고 판단하여, "발광층은 InGaN으로 구성되고 클래드층은 GaAlN으로 구성된 발광다이오드"를 청구항으로 하는 자녀출원을 하고 부모출원을 기초로 우선권을 주장하였다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까?

참고로 일반형 LED 칩은 빛을 내는 하나의 활성층과 이를 둘러싼 두 개의 클래드층으로 구성된다. 클래드층은 전극에 접해 있고 각각 n-doping 또는 p-doping되어 있어, 전압을 인가하면 전자와 정공이 활성층에서 결합해 빛을 낸다. 클래드층에는 보통 Al_xIn_yGa_1-x-yN (0≤x, y, x+y≤1) 계열의 물질이 사용된다.

힌트 — 명세서가 실시예 외에 '동일한 효과를 갖는 대체물질'을 포괄적으로 개시한 경우, 후속 청구항이 그 포괄적 기재(상위개념, genus)에 포섭되는 특정 종(species)을 청구하는 것인지가 관건이다. 상위개념 개시가 하위개념을 지지하는지에 관한 이른바 '속-종' 기재요건 법리가 적용된다.

질문 7

발명가 A는 전투기의 공기저항과 조립시간을 줄이고자 "납작머리 리벳으로 결합된 비행기 날개"를 발명하여 부모출원을 하였다. 이후 다양한 체결기구를 연구한 끝에 양쪽에서 작업할 수 없는 위치에 쓸 수 있는 "슬리브 블라인드 리벳"과 "특수 볼트와 너트"를 추가로 개발하여 명세서에 반영하고, 청구항은 다양한 실시예를 포괄하도록 더 넓게 "체결기구로 고정된 비행기 날개"로 기재하여 자녀출원을 하고 부모출원을 기초로 우선권을 주장하였다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까?

힌트 — 선출원에는 특정 종(납작머리 리벳)만 개시되어 있었는데, 후출원에서 상위개념(체결기구 전반)으로 청구범위를 넓히는 경우가 문제된다. 종에서 속으로의 확장은 최초 명세서가 그 넓은 범위 전체에 대한 발명자의 점유를 통상의 기술자에게 인식시키는지를 기준으로 판단해야 한다.

질문 8

발명가 A는 "구성 A, B, C로 결합된 발명"을 개시한 부모출원을 하였다. 부모출원 당시 "A와 B가 결합된 발명이 개시된 선행문헌"이 이미 존재하였다. 이후 동종업계에서 "구성 A와 B와 C가 결합된 제품"이 출시되기 시작하자, 발명가 A는 "구성 A와 B가 결합된 발명"을 청구발명으로 하고, 명세서에는 "구성 A와 C가 결합된 발명의 다양한 변형 실시예"와 "구성 A, B, C가 결합된 발명의 다양한 변형 실시예"를 개시한 자녀출원을 하였다. 심사관은 자녀출원의 "구성 A와 B가 결합된 청구발명"이 앞서의 선행문헌에 의해 신규성이 없다는 거절이유를 통지하였다.

발명가 A는 거절이유를 검토하는 과정에서, 사실 구성 A는 필수적이지만 B와 C는 서로 대체 가능하다는 점, 그리고 B가 아직 비싸고 신뢰성이 확보되지 않아 "구성 A와 C가 결합된 구조"가 더 경쟁력이 있다는 점을 확인하였다. 이에 청구발명을 "구성 A와 C가 결합된 발명"으로 보정하려 한다. 이 경우 발명가 A는 특허를 받을 수 있을까?

힌트 — 명세서에 A+B+C가 결합된 하나의 발명만 개시되어 있었다면, 이를 분해한 부분 조합(A+C)만의 청구가 최초 명세서로부터 지지되는지가 쟁점이다. 구성요소 간 대체가능성이 명세서 자체에 시사되어 있지 않다면, 사후에 알게 된 대체가능성만으로는 지지관계를 인정받기 어려울 수 있다.

질문 9

발명가 A는 "병 상단에 회오리 돌기 모양이 형성된 음료용기"를 특허와 디자인으로 부모출원하였다. 부모출원에는 병 상단 "외벽"에 회오리 돌기가 형성된 용기가 개시되어 있었다. 이후 발명자는 병 상단과 어깨에 회오리 모양을 낸 음료를 출시해 국내 시장에서 큰 인기를 얻었고, 동종업계에서는 병 상단 "내벽"이 회오리 모양을 한 다양한 음료를 출시하기 시작했다. 회오리 돌기가 "내벽"에 형성되면 음료의 흐름이 와류로 바뀌는 효과가 발생한다.

이에 발명가 A는 명세서와 도면에 유리 액체를 요철 틀에 압출 성형하여 병 상단 "외벽"과 "내벽"이 함께 회오리 요철로 형성된 용기를 추가한 자녀출원을 하면서, 청구항은 부모출원 그대로 "병 상단의 회오리 돌기 모양으로 형성된 음료용기"로 유지하였다. 이 경우 자녀출원은 부모출원일로 소급받을 수 있을까? 특허를 받을 수 있을까?

힌트 — 청구항 문언 자체를 변경하지 않았다면 원칙적으로 그 문언이 담고 있는 범위에 대해서만 우선권·특허 여부가 문제된다. 다만 명세서에 새로 추가된 내벽 실시예가 청구범위에 포함되지 않는다고 해석될 경우, 개시되었으나 청구되지 않은 발명은 공중에 헌납된 것으로 취급된다는 이른바 '헌납의 법리'(dedication-disclosure doctrine, Johnson & Johnston Assocs., Inc. v. R.E. Serv. Co., 285 F.3d 1046 (Fed. Cir. 2002) (en banc))가 함께 문제될 수 있다.

IV. 결론

이번 편에서는 우선권주장출원 제도의 취지와 한계, 그리고 한미 양국 제도의 구조적 차이를 짚어보고 다음 편에서 다룰 질의를 제시하는 데 그쳤다. 위 아홉 개 질문은 모두 "부모출원의 기재 범위를 자녀출원이 얼마나, 어떤 형태로 벗어났는가"라는 하나의 축으로 수렴한다. 다음 편에서는 각 질문에 대해 한국 국내우선권주장 제도와 미국 CIP 제도의 판단 기준을 대비하며 답변을 이어간다.

▶ 다음편에서 계속됩니다

본문은 필자의 실무 경험과 공개된 법령·판례·문헌을 토대로 작성한 참고용 해설이며, 구체적 사안에 대한 법률 자문을 대체하지 않습니다. 개별 출원·소송 전략은 반드시 관련 분야 전문가의 확인을 거치시기 바랍니다.

세법상 이전가격(Transfer price)이 합리적인 로열티 특허 손해액을 계산하는 데 유용한 증거(?)

세법상 이전가격(Transfer price)이 합리적인 로열티 특허 손해액을 계산하는 데 유용한 증거가 될 수 있다는 생각을 왜 못해보았을까 싶습니다. 

특수관계자간의 거래로 인하여 거래당사자가 획득하는 소득은 경쟁시장 내에서 독립적으로 활동하였다면 형성되었을 조건과 가격에 입각하여 결정하여야 한다는 OECD회원국의 합의가 "이전가격세제"입니다. 즉, 특수한 관계가 없는 기업 간의 거래조건과 비교하여 차이가 나는 경우 이를 조정하는 제도입니다.

연구해볼 논문 하나 추가 합니다.

Jennifer Blouin & Melissa F. Wasserman, "Tax Solutions to Patent Damages", Texas Intellectual Property Law Journal, 24 Pages Posted: 10 Jan 2018. (논문원문링크)

- Jennifer Blouin (University of Pennsylvania - Accounting Department)

- Melissa F. Wasserman(The University of Texas at Austin - School of Law)

특허 손해액의 계산은 특허 정책의 중심에 있지만 모든 지적 재산권 법에서 가장 논쟁적인 문제 중 하나입니다. 

지배적인 법적 프레임 워크는 가장 보편적인 특허 손해 배상인 합리적인 로열티는 침해가 시작된 시점에 당사자 간의 가상 협상의 결과와 동일시합니다. 법원은 일반적으로 특허에 금전적 가치를 두고 두 사인간의 공정거래로 대표되는 기존의 특허 라이선스가 합리적인 로열티를 결정하는 데 확률적으로 매우 유력하다는 데 동의합니다. 

그러나 공개적으로 사용 가능한 라이선스 데이터가 없기 때문에 법원이 적절한 유사 라이선스를 식별하기 어렵습니다. 본 논문에서, 기존 특허 라이센스 계약에 대한 개발되지 않은 정보가 있다고 주장하는데, 이들 중 세법상 이전가격(Transfer price) 정보는 현재 특허 손해 배상 전문가가 제공하는 기존 현재 라이선스 데이터보다 합리적인 로열티 계산에 더 확률적일 가능성이 높습니다. 

Tax Incentives and Transfer Prices as Lower and Upper Bounds of the Reasonable Royalty Calculation

[논문 Table of Contents]

INTRODUCTION 

 I. PATENT DAMAGES 

 II.  TRANSFER PRICES AND THE TAX REGIME 

   A. WHAT ARE TAX-RELATED TRANSFER PRICES?

   B. TAX RELATED TRANSFER PRICES REFLECT THE VALUE OF THE PATENT 

    1. Acceptable Methods for Calculating Transfer Prices 

    2. Other Limitations Tax Payer Discretion and IRS Enforcement of Transfer Pricing Regulations

III.  TAKING A GLOBAL PERSPECTIVE ON TRANSFER PRICING 

  A. THE OECD COUNTRIES’ TRANSFER PRICING REGULATIONS 

  B. TAX INCENTIVES AND TRANSFER PRICES AS LOWER AND UPPER BOUNDS OF THE REASONABLE ROYALTY CALCULATION 

    1. Joint Committee Taxation Report Examples

    2. State and Local Taxation Transfer Pricing Regulations ....

IV. THE SITUATIONS IN WHICH TAX RELATED TRANSFER PRICES ARE THE MOST INFORMATIVE TO PATENT DAMAGES

CONCLUSION  

[CONCLUSION] 

This Article argues that tax-related transfer prices could be useful evidence in calculating reasonable royalty patent damages. Although transfer prices are undoubtedly influenced by the tax system, given that corporate statutory tax rates are widely known, the tax incentives should always be apparent. Knowing whether a reported transfer price should represent a lower or upper bound of a reasonable royalty calculation will enable the trier of fact to utilize transfer prices to help narrow the range of an acceptable reasonable royalty patent damage award. Importantly, our proposal will not solve every reasonable royalty calculation. That is, only a patentee that manufactures products and has transferred the economic right of the patent to a subsidiary will have reported tax-related transfer prices. Nevertheless, given the ubiquity of intra-company trading, it is likely that a significant number of litigated patents will meet this criterion. .

* 이전가격(移轉價格, Transfer price)이란 관련기업 사이에 원재료ㆍ제품 및 용역을 공급하는 경우에 적용되는 가격이다. 이것은 국제거래에서 발생되는 다국적기업간의 이전가격조작에서 특히 문제가 되는데, 이 때에는, 이러한 이전가격을 부인하고 정상가격(Arm's Length Price)을 기준으로 소득금액을 계산하는데 이를 이전가격과세(Transfer Pricing Taxation)라고 한다.

"정상가격" 산출방법은 총 6가지로 구성되어 있습니다.

(1) 비교가능 제 3자 가격방법

     (Comparable Uncontrolled Price Method)

(2) 재판매가격방법

     (Resale Price Method)

(3) 원가가산방법

       (Cost Plus Method)

(4) 이익분할방법

      (Profit Split Method)

(5) 거래순이익률방법

      (Transactional Net Margin Method)

(6) 그 밖의 거래의 실질 및 관행에 비추어 합리적이라 인정되는 방법

* 해외 진출기업과 이전가격세제 (원문읽기링크)

[국제조세조정에 관한 법률]

제2조(정의) 5. “정상가격”이란 거주자, 내국법인 또는 국내사업장이 국외특수관계인이 아닌 자와의 통상적인 거래에서 적용하거나 적용할 것으로 판단되는 가격을 말한다.

제7조(정상가격에 의한 결정 및 경정) ① 과세당국은 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 그 거래가격이 정상가격보다 낮거나 높은 경우에는 정상가격을 기준으로 거주자의 과세표준 및 세액을 결정하거나 경정할 수 있다.

제8조(정상가격의 산출방법) ① 정상가격은 국외특수관계인이 아닌 자와의 통상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 재화 또는 용역의 특성ㆍ기능 및 경제환경 등 거래조건을 고려하여 다음 각 호의 산출방법 중 가장 합리적인 방법으로 계산한 가격으로 한다. 다만, 제6호의 방법은 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 방법으로 정상가격을 산출할 수 없는 경우에만 적용한다.

 1. 비교가능 제3자 가격방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래와 유사한 거래 상황에서 특수관계가 없는 독립된 사업자 간의 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 2. 재판매가격방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 중 어느 한쪽인 구매자가 특수관계가 없는 자에 대한 판매자가 되는 경우 그 판매가격에서 그 구매자가 판매자로서 얻는 통상의 이윤으로 볼 수 있는 금액을 뺀 가격을 정상가격으로 보는 방법

 3. 원가가산방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 중 어느 한쪽이 자산을 제조ㆍ판매하거나 용역을 제공하는 경우 자산의 제조ㆍ판매나 용역의 제공 과정에서 발생한 원가에 자산 판매자나 용역 제공자의 통상의 이윤으로 볼 수 있는 금액을 더한 가격을 정상가격으로 보는 방법

 4. 거래순이익률방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래와 유사한 거래 중 거주자와 특수관계가 없는 자 간의 거래에서 실현된 통상의 거래순이익률을 기초로 산출한 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 5. 이익분할방법: 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래에서 거래 당사자 양쪽이 함께 실현한 거래순이익을 합리적인 배부기준에 따라 측정된 거래당사자들 간의 상대적 공헌도에 따라 배부하고, 이와 같이 배부된 이익을 기초로 산출한 거래가격을 정상가격으로 보는 방법

 6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 바에 따라 합리적이라고 인정되는 방법

② 과세당국은 제1항을 적용할 때 거주자와 국외특수관계인 간의 상업적 또는 재무적 관계 및 해당 국제거래의 중요한 거래조건을 고려하여 해당 국제거래의 실질적인 내용을 명확하게 파악하여야 하며, 해당 국제거래가 그 거래와 유사한 거래 상황에서 특수관계가 없는 독립된 사업자 간의 거래와 비교하여 상업적으로 합리적인 거래인지를 판단하여야 한다.

③ 과세당국은 제2항을 적용하여 거주자와 국외특수관계인 간의 국제거래가 상업적으로 합리적인 거래가 아닌 것으로 판단하고, 해당 국제거래에 기초하여 정상가격을 산출하는 것이 현저히 곤란한 경우 그 경제적 실질에 따라 해당 국제거래를 없는 것으로 보거나 합리적인 방법에 따라 새로운 거래로 재구성하여 제1항을 적용할 수 있다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 정상가격 산출방법에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.

* 개정 OECD 이전가격 가이드라인 의 주요 내용 (원문읽기 링크)

다. 무형자산에 대한 특별 고려(제6장)

 □ 무형자산을 법적으로 소유하고 있다는 것만으로는 무형자산의 활용에 따른 소득을 향유할 수 없음

 □ 무형자산의 개발(development), 유지(maintenance), 증진(enhancement),보호(protection) 및 활용(exploitation)과 관련된 주요 가치 창출 기능을 수행한 관계기업들은 독립기업 원칙 적용지침에 따라 적절한 보상을 받아야 함

 □ 무형자산의 개발, 유지, 증진, 보호 및 활용과 관련된 위험을 부담한다는 것은 해당 위험을 통제(control)하고 그 위험을 부담할 수 있는 재정적 역량(financial capacity)을 보유하고 있다는 것을 의미함

 □ 무형자산으로부터의 기대이익과 실제이익의 차이에 다른 손익의 귀속은 해당 특수관계 거래에서 누가 그러한 차이를 초래한 위험을 부담하고,

  ㅇ 누가 그 무형자산의 개발, 유지, 증진, 보호 및 활용과 관련된 주요한 기능을 수행하거나 경제적으로 중요한 위험을 통제하는지에 따라 결정됨

□ 거래 당시 평가가 어려운 무형자산(hard-to-value intangibles) 관련 과세당국이 사후(ex post)의 결과를 사전(ex ante) 가격약정의 적정성을 확인하기 위한 정황증거(presumptive evidence)로 삼을 수 있음