이 가이드는 타나베 토루의 『영문특허입문』(1984) 일본 실무서 내용을 한국 기업의 특허실무자가 활용할 수 있도록 재구성한 것입니다. 구체적 법령·규칙(37 C.F.R., MPEP 등)은 시점에 따라 개정될 수 있으므로, 실제 사건에서는 반드시 미국 등록 특허대리인의 최신 확인을 거쳐야 합니다.

1장. Patent Attorney와 Patent Agent

미국은 한국·일본·유럽과 달리 독특한 대리인 자격 제도를 운영하고 있습니다. 특허출원 대리업무를 수행할 수 있는 자격은 크게 두 가지로 나뉩니다.

구분Patent Attorney (특허변호사)Patent Agent (특허대리인)
변호사 자격있음없음
USPTO 등록필요 (patent bar 시험 통과)필요 (patent bar 시험 통과)
출원서 작성·보정·의견서 제출가능가능
심사관 면담가능가능
소송대리(연방법원)가능원칙적으로 불가
라이선스·계약 등 일반 법률자문가능원칙적으로 불가

한국 변리사는 특허·상표·디자인 출원대리뿐 아니라 특허심판원 관련 절차, 법원에서의 불복 소송 및 대법원 소송대리는 물론 침해소송에서의 실질적인 보좌인 역할까지 폭넓게 수행합니다. 따라서 미국의 patent attorney에 가깝습니다. 반면 미국의 patent agent는 법률상 USPTO 절차 단계로 활동 범위가 제한됩니다.

출원만 필요한 경우에는 patent agent를 활용해도 무방하지만, 장기적으로 소송·라이선싱까지 염두에 둔 사건이라면 처음부터 patent attorney와 관계를 맺어두는 것이 유리할 수 있습니다.

실무 참고: 2026년 7월 20일부터 미국 외에 주소지를 둔 출원인·특허권자는 원칙적으로 USPTO에 등록된 미국 특허변호사 또는 특허대리인의 대리를 받아야 합니다. 한국 기업이 미국 대리인을 통해 출원하는 것은 관행을 넘어 명시적 요구사항이기도 합니다.

2장. 대리인 선정 기준

2.1 기술분야 전문성이 최우선

Patent bar를 통과한 미국의 patent attorney/patent agent는 이공계 학사 이상의 학위를 보유하고 있으며, 자신이 전공한 기술분야에서만 실질적인 역량을 발휘합니다. 화학 전공자에게 고난도 기계발명을, 기계 전공자에게 복잡한 전자·화학 발명을 맡기면 기대한 만큼의 결과가 나오기 어렵습니다.

복합기술 기업의 실무 시사점: 융복합 기술의 장치 관련 발명은 기구설계(mechanical), 전동제어(electrical), 소재(material science) 요소가 혼재하는 경우가 많으므로, 발명의 핵심 기술분야를 먼저 특정한 뒤 해당 분야를 주 전공으로 하는 대리인을 배정받아야 합니다. 한 사무소 안에서도 담당 변호사를 기술분야별로 구분하여 지정하는 것이 바람직합니다.

2.2 업무 성격별 전문성 구분

전문 영역특징
출원(prosecution) 전문다수 사건 처리, 상대적으로 수수료가 낮은 편
소송(litigation) 전문인원이 적고 수수료가 높은 편, 침해소송 대응 역량
라이선스(licensing) 전문계약·실시권 협상에 특화

단순 출원만 필요한 경우 소송 테크닉에 정통한 고비용 대리인을 반드시 고를 필요는 없습니다. 오히려 발명을 꼼꼼히 검토하고 한국측 담당자와 밀접하게 소통하는 대리인이 더 실용적인 경우가 많습니다. 의뢰하려는 발명의 성격과 업무 종류에 맞춰 대리인을 선택하는 것이 핵심입니다.

2.3 사무소의 규모·소재지는 절대적 기준이 아니다

"워싱턴 D.C. 소재 사무소가 최선"이라는 통념이 있지만, 이는 USPTO와의 지리적 근접성이라는 한 가지 이유에 불과합니다. 이 지리적 이점을 살리지 못하는 대리인을 선택한다면 의미가 없으며, 반대로 뉴욕·시카고·로스앤젤레스 등에 소재하더라도 USPTO와 긴밀히 소통하며 꼼꼼한 서비스를 제공하는 대리인이라면 전혀 문제되지 않습니다. 사무소 규모도 마찬가지입니다. 담당자 개인의 전문성과 실무 정확도가 결과를 좌우합니다.

2.4 시간당 보수(Time Charge)와 품질의 관계

일반적으로 시간당 보수가 높은 대리인이 질도 높은 경향이 있지만, 이를 기계적으로 신뢰해서는 안 됩니다. 드물게 "격을 높이기 위해" 의도적으로 높은 청구액을 책정하는 경우도 있으므로, 평판·레퍼런스·과거 처리사례를 함께 확인해야 합니다.

2.5 "우편국형(Post-Office Type)" 사무소를 경계하라

한국에서 온 서류를 그대로 USPTO에 제출하고, USPTO에서 온 서류를 그대로 한국 의뢰인에게 전달하는 것 외에는 실질적 검토를 하지 않는 사무소를 원서는 "우편국형"이라 비판합니다. 이런 사무소는 평상시 수수료는 낮지만, 정작 어려운 사건에서 문제가 생겼을 때 신뢰할 수 있는 대응을 기대하기 어렵습니다.

대응 전략: 우편국형 사무소를 이미 이용 중이더라도, 특정 사건에서 심각한 거절이유·이의신청 등 난이도 높은 문제가 발생하면 주저하지 말고 해당 사건만 다른 전문 대리인에게 이관(移送)하는 것이 합리적입니다. 대리인 선택을 사무소 단위가 아니라 사건 단위로 유연하게 운영하는 접근이 권장됩니다.

3장. 미국 특허사무소의 조직구조 이해

3.1 파트너십 체제

미국 특허사무소는 대부분 파트너제(partnership)로 운영됩니다. 복수의 파트너(변호사 자격을 가진 사무소 공동경영자)가 연명으로 사무소를 설립·운영하며, 한국의 일반적인 대표변리사 중심 조직과는 차이가 있습니다.

  • 파트너(Partner): 사무소의 공동경영자, 자신의 실제 작업량에 따라 수입이 결정됨 (한국의 파트너 변리사는 자신의 실무 작업량보다 영업력에 따라 수입이 결정되는 구조와 대비됨)
  • 어소시에이트(Associate): 한국의 소속 변리사에 해당. 사무소 소속이거나 특정 파트너 전속으로 근무하며, 일정 연차 후 같은 사무소 또는 타 사무소에서 파트너로 승진 가능

3.2 실제 작업자와 서명자의 일치

미국 사무소의 특징은 실제 작업을 수행한 사람이 자신의 이름으로 서명한다는 점입니다. 어소시에이트가 한 작업을 파트너가 자신의 이름으로 서명해 의뢰인에게 보내는 관행은 드뭅니다. 이는 담당자가 누구인지·어떤 기술분야를 전공했는지를 한국측이 쉽게 파악할 수 있다는 실무적 이점으로 이어집니다.

3.3 의뢰관계는 "사무소 단위"가 아니라 "개인 단위"

미국의 의뢰인-대리인 관계는 사무소보다는 담당 변호사 개인과의 관계에 가깝습니다. 특정 변호사가 다른 사무소로 이직하면, 그 변호사가 담당하던 사건도 함께 이동하는 경우가 흔합니다. 한국 기업이 미국 대리인에게 사건을 의뢰할 때는 다음을 미리 명확히 해 두어야 합니다.

  • 사무소 자체에 의뢰하는 것인지, 특정 담당 변호사에게 의뢰하는 것인지
  • 담당 변호사가 이직할 경우 사건의 처리를 어떻게 할 것인지에 대한 사전 협의

4장. 발명자·국내담당자·미국대리인의 3자 협업 모델

4.1 각자의 전문성

성공적인 미국출원은 한쪽이 모든 일을 처리하는 구조가 아니라 세 주체의 협업으로 이루어집니다.

주체전문 영역
발명자기술적 사실 — 발명의 실제 내용, 대체 실시예, 효과의 근거
국내(한국) 특허담당자한국출원 이력, 사업전략, 경쟁사 동향, 우선권 정보 관리
미국 대리인미국 특허법·절차, 청구항 표현, 심사 대응

4.2 국내담당자가 미국 대리인에게 반드시 전달해야 할 정보

단순히 "명세서와 도면을 참고하여 미국출원용 서류를 작성해 달라"는 요청만으로는 부족합니다. 다음 정보를 포함한 출원지시서(filing instruction)를 작성하여 전달하는 것을 권장합니다.

항목중요성
발명의 명칭출원 식별
모든 발명자의 성명·주소발명자 확정과 선언서(declaration) 작성
출원인·권리자 정보출원주체 및 승계관계(양도증서 등)
한국 기초출원 번호·출원일우선권 주장의 기초
우선권 기한한국출원일로부터 12개월 등 기한 관리
핵심 구성요소와 회피설계 예상안청구항 설계의 실질 정보
필수 구성과 선택적 구성의 구분종속항 설계
수치범위의 실험적 근거명세서 뒷받침(support) 확보
공지된 논문·제품·발표자료정보개시의무(duty to disclose) 이행
한국출원 이후 개선사항 유무우선권 동일성 판단

4.3 왜 이 정보가 중요한가

미국 대리인은 제공받은 자료의 범위 안에서만 출원서를 작성할 수 있습니다. 예를 들어 발명자가 "센서 A와 제어기 B를 결합한 시스템"이라고만 설명하고, 실제 핵심이 "센서 A의 측정값을 특정 보정 알고리즘으로 처리하는 것"이라는 점을 전달하지 않으면, 청구항은 단순 결합구조로만 작성되어 선행기술에 의해 거절되거나 경쟁사가 알고리즘만 바꿔 쉽게 회피할 수 있는 좁은 권리가 될 위험이 있습니다.

결론: 미국 대리인이 미국법을 잘 아는 것만으로는 부족합니다. 발명자와 국내 담당자가 기술적 핵심을 충분히, 명확히 전달해야 강한 특허를 얻을 수 있습니다.

이 편의 핵심 요약

  1. Patent attorney와 patent agent는 자격과 업무범위에서 차이가 있으며, 사건의 성격(출원 전용 vs 소송·라이선스까지 고려)에 따라 선택해야 한다.
  2. 대리인 선정의 최우선 기준은 기술분야 전문성이며, 사무소의 규모·소재지·시간당 보수는 절대적 지표가 아니다.
  3. "우편국형" 사무소는 평상시 저렴하지만 난이도 높은 사건에서는 신뢰하기 어려우므로, 사건 단위로 유연하게 대리인을 이관하는 전략이 필요하다.
  4. 미국 사무소는 파트너십 체제이며, 실제 작업자가 서명하는 구조이므로 담당자의 전문성을 쉽게 확인할 수 있다. 의뢰관계는 사무소가 아닌 개인 단위임을 인지해야 한다.
  5. 발명자·국내담당자·미국대리인 3자가 각자의 전문성을 바탕으로 협업해야 하며, 국내담당자는 출원지시서를 통해 핵심 기술정보를 명확히 전달해야 한다.

다음 편에서는 한국 명세서의 미국식 전환전략과 5W1H 실무 설계 원칙을 다룹니다.

관련 해설 영상

[유튜브] 02. 미국 대리인 선정과 협업체계