A Study on the Improvement of Procedures and Standards to Avoid the Hindsight bias in Determining the Scope of Disclosure in a Prior Art Reference as Citing it.

지식재산연구 제15권 제2호(2020.06)

제목:   인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안 : 미국 심사기준(MPEP) 및 판례와 비교하여 (A Study on the Improvement of Procedures and Standards to Avoid the Hindsight bias in Determining the Scope of Disclosure in a Prior Art Reference as Citing it)

저자   이진수, 최승재

영문 저자   Lee, Chinsu & Choi, Sungjai

초록 : 사후고찰의 편견은 주로 진보성 판단에서 문제되기는 하나 신규성 판단에서도 나타날 수 있다. 진보성 판단이든 신규성 판단이든 선행문헌에 개시된사항에 대상 발명의 구성이 있는지를 판단하고 동일성을 비교하는 단계가있으며 그 판단기준은 다르지 않다. 우리나라는 인용 발명을 특정할 때 출원시점의 기술상식을 참작하여 당연하다는 사항을 포함할 뿐 아니라 양 발명의 차이가 있어도 효과를 참작하여동일성을 판단하고 있다(대법원 2014.12.11. 선고 2014후1181 판결). 이러한기준은 판단자에게 사후고찰의 편견을 허용한다. 신규성 판단은 진보성 판단을 선행한다. 따라서 신규성 판단에서 허용된 사후고찰의 편견은 진보성판단에서도 이어진다. 진보성 판단 자체에서도 인용 발명을 특정하는 과정에서 생기는 사후고찰의 위험성은 문제된다(대법원 2007.8.24. 선고 2006후138 판결). 이렇게 우리나라는 선행기술에 개시된 내용을 특정하는 단계에서그리고 실질적으로 동일한지를 판단하는 단계에서 각각 사후고찰의 편견이개입할 여지를 열어놓고 있다. 미국을 비롯한 많은 국가의 특허심사나 심리에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 노력은 계속되어 왔다. 이에 비하여 우리나라는 사후고찰의 편견을피하기 위한 제도적 장치나 구체적인 기준을 마련하는 데에 미흡했다. 미국을 비롯한 해외의 수많은 노력은 좋은 참고서가 될 것이다. 부족하지만 본고에서 인용발명의 특정단계 또는 동일성 판단에서 사후고찰의 편견을 피하기위한 개선안을 제시해 보았다.

Hindsight bias often occur in the obviousness determination, however may occur in the non-novelty determination. It is not too much to say that whole process of the patentability determination is a combat against hindsight bias. We have to determine what is disclosed in a prior art reference during the novelty determination as well as the obviousness determination, and only differences between them are whether each and every element of the claim is disclosed in one prior art reference or some element of the claim is disclosed in one prior art reference. We see, in fact, that hindsight bias took place in the determination on whether some elements of the claim is found in a prior art reference through Korea Supreme Court Decision 2006Hu138 delivered on August 24, 2007. Korea has opened up hindsight bias in the determination the scope of disclosure in prior art reference, because a judge and an examiner consider technical common sense. That is why we have to establish standard methodologies to reduce the risk of hindsight. In this paper, we have presented efforts to avoid hindsight bias that may arise from a specific stage citing a prior art or from the determination of substantial equivalence.

논문본문