Saturday, September 19, 2026

[제9편] Work Product를 제3자에게 보여주면 보호가 사라지는가? — FRE 502와 Work-Product Waiver

대규모 전자증거개시에서 실수로 공개된 변호사 업무자료를 회수하는 특허소송 장면

미국 특허소송의 Discovery에서 Attorney-Client Privilege와 Work-Product Protection은 흔히 한꺼번에 주장된다.

그래서 waiver도 같은 방식으로 발생한다고 생각하기 쉽다.

하지만 두 보호의 waiver는 같은 방식으로 작동하지 않는다.

Attorney-Client Privilege의 핵심에는 변호사와 의뢰인 사이의 confidential communication이 있다. 따라서 그 내용을 관계없는 제3자에게 자발적으로 공개하면 보호의 전제가 흔들린다.

Work-Product Protection은 출발점이 다르다.

그 핵심 목적은 당사자와 변호사가 소송을 준비하면서 조사하고 분석한 결과를 상대방이 Discovery를 통해 부당하게 이용하지 못하도록 보호하는 것이다.

따라서 work product를 누군가에게 보여주었다는 사실만으로 언제나 보호가 사라지는 것은 아니다.

더 중요한 질문은 다음과 같다.

그 disclosure가 litigation adversary로부터 해당 자료를 보호하려는 태도와 양립할 수 있는가?

그리고 현대의 대규모 전자적 증거개시(E-Discovery)에서는 여기에 또 하나의 문제가 더해진다.

수백만 건의 이메일을 production하다가 privileged email이나 litigation counsel의 memorandum 하나가 실수로 상대방에게 넘어갔다면 어떻게 될까?

그 한 번의 실수로 보호가 모두 사라지는가?

이 문제를 해결하기 위해 반드시 알아야 할 규칙이 Federal Rule of Evidence 502와 Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(5)(B)다.

1K-Tech 가상사례 ― 300만 건의 이메일 속에 Opinion Memo가 섞여 나가다

제1편부터 이어온 K-Tech 사례를 보자.

Alpha는 K-Tech의 미국시장 진출 전후 8년 동안의 이메일, R&D 자료, 특허분석자료와 경영진 communication을 요구한다.

검색과 필터링을 거친 결과 K-Tech가 검토해야 할 ESI는 약 300만 건에 이른다.

K-Tech의 미국 litigation counsel은 contract attorney와 e-discovery vendor를 동원하여 privilege review를 진행한다.

그런데 production 3차분에서 사고가 발생한다.

  • 약 18만 건의 문서를 Alpha에 production하는 과정에서 다음 문서가 포함된 것이다.
  • CONFIDENTIAL — ATTORNEY WORK PRODUCTAlpha Patent Litigation StrategyPrepared by Litigation Counsel
  • 문서에는 Alpha 특허의 claim construction에 관한 counsel의 평가, 가장 강한 non-infringement argument, 약점으로 판단한 claim limitation, deposition에서 공격해야 할 Alpha expert의 논리와 settlement strategy까지 들어 있다.

K-Tech가 이를 발견한 것은 production 3일 뒤였다.

즉시 Alpha에게 연락한다.

“해당 문서는 attorney work product이며 inadvertent production입니다. 사용을 중단하고 반환 또는 삭제해 주십시오.”

그런데 Alpha는 반박한다.

“이미 우리 litigation team이 문서를 확인했습니다. K-Tech가 production했으므로 Work-Product Protection은 waiver되었습니다.”

같은 시기에 또 다른 문제가 생긴다.

K-Tech는 핵심부품 공급업체 B-Tech와 공동으로 Alpha 특허에 대응하고 있다.

K-Tech의 counsel은 자신의 claim chart 일부를 B-Tech의 counsel에게 전달했다.

Alpha는 이것도 waiver라고 주장한다.

“K-Tech는 스스로 제3자인 B-Tech에게 Work Product를 공개했습니다.”

두 disclosure의 결과는 같을까?

하나는 실수로 adversary에게 넘어간 것이고, 다른 하나는 의도적으로 공동 대응 중인 supplier의 counsel에게 보낸 것이다.

여기에서 Work-Product Waiver의 독특한 구조가 드러난다.

2핵심 질문 ― ‘제3자 Disclosure’는 곧바로 Work-Product Waiver인가

Attorney-Client Privilege에서는 confidentiality가 핵심이다.

따라서 privileged communication을 관계없는 제3자에게 공개하면 일반적으로 waiver 문제가 매우 직접적으로 발생한다.

Work Product는 다르게 접근해야 한다.

  • 예를 들어 litigation counsel이 technical expert에게 claim chart를 보여주면서
  • “이 부분을 기술적으로 검증해 주십시오.”
  • 라고 요청했다고 하자.
  • Technical expert는 제3자다.
  • 그렇다고 litigation preparation을 위해 전문가에게 자료를 보여준 순간 Work-Product Protection이 당연히 사라진다고 한다면 전문가를 활용한 소송준비 자체가 매우 어려워진다.
  • Insurer에게 소송자료를 제공하는 경우도 있다.
  • Indemnitor와 litigation strategy를 협의할 수도 있다.
  • 제6편에서 본 것처럼 공동의 법률적 이해관계를 가진 다른 회사의 counsel과 자료를 공유할 수도 있다.
  • 따라서 Work-Product Waiver에서는 ‘제3자에게 보여주었는가’만으로 충분하지 않다.
  • “제3자에게 보여주었는가?”
  • 만 묻는 것으로 충분하지 않다.
  • 더 중요한 질문은 다음과 같다.
  • “그 disclosure가 adversary에게 자료가 전달되는 것을 용인하거나, adversary가 그 자료를 확보할 가능성을 실질적으로 높이는 성격이었는가?”

이다.

3법리 ― Attorney-Client Waiver와 Work-Product Waiver는 왜 다른가

두 보호가 서로 다르게 작동하는 이유는 목적의 차이에 있다.

Attorney-Client Privilege는 의뢰인이 변호사에게 안심하고 confidential communication을 할 수 있도록 보호한다.

따라서 communication을 외부에 공개하면

“비밀로 유지하려던 communication”

이라는 전제가 약해진다.

반면 Work-Product Doctrine은 adversarial system을 보호한다.

변호사와 당사자가 자신의 소송을 준비하면서 조사한 사실, 분석한 법률문제와 litigation strategy를 상대방이 무임승차하여 가져가지 못하도록 하는 데 중요한 목적이 있다.

그래서 제3자에게 공개했다고 하더라도 그 제3자가 adversary가 아니고, 그 disclosure가 adversary에게 자료를 전달하는 것과 실질적으로 연결되지 않는다면 Work-Product Protection이 반드시 waiver되는 것은 아니다.

D.C. Circuit의 United States v. Deloitte LLP, 610 F.3d 129 (D.C. Cir. 2010)이 이 차이를 잘 보여준다.

Dow Chemical은 tax litigation과 관련된 work-product materials를 외부감사인 Deloitte에게 제공했다.

정부는 주장했다.

“Deloitte는 제3자입니다. 자발적으로 공개했으므로 Work Product는 waiver되었습니다.”

D.C. Circuit은 그렇게 단순하게 보지 않았다.

법원은 Attorney-Client Privilege와 Work Product가 서로 다른 목적을 가진다는 점에서 출발했다.

Attorney-Client Privilege는 confidential attorney-client relationship을 보호한다.

반면 Work-Product Doctrine은 attorney의 litigation preparation을 adversary의 Discovery로부터 보호한다.

따라서 voluntary third-party disclosure가 Attorney-Client Privilege를 waiver할 수 있다고 해서 Work Product도 언제나 같은 결과가 되는 것은 아니다.

Work Product에서는 disclosure가 adversary로부터 비밀을 유지하려는 태도와 양립할 수 없는지가 중요하다.

Adversary 자체나 adversary에게 자료를 전달하는 conduit에게 공개했다면 waiver 위험은 커진다.

반면 Deloitte에서는 해당 외부감사인에게 제공했다는 이유만으로 Work-Product Protection이 waiver되었다고 보지 않았다.

이 판결을

“회계법인에 보여주면 언제나 Work Product가 유지된다.”

는 규칙으로 읽어서는 안 된다.

핵심은 제3자의 명칭이 아니라 adversary와의 관계, disclosure의 목적과 조건이다.

4주요 법령·판례 ― FRE 502와 EchoStar가 정하는 Waiver의 경계

FRE 502(a) ― 한 문서를 공개했다고 같은 주제의 모든 문서가 자동으로 열리는 것은 아니다

Federal Rule of Evidence 502(a)는 subject-matter waiver를 제한한다.

Federal proceeding 또는 federal office·agency에 이루어진 disclosure가 waiver에 해당하더라도, 그 waiver가 공개되지 않은 같은 subject matter의 communication이나 information까지 확대되려면 세 조건이 필요하다.

  • 첫째, disclosure가 intentional해야 한다.
  • 둘째, disclosed information과 undisclosed information이 same subject matter에 관한 것이어야 한다.
  • 셋째, 양자를 함께 고려하는 것이 fairness상 필요해야 한다.

따라서

“Privileged document 하나를 공개했으니 같은 사건의 모든 privileged documents가 waiver되었다.”

는 식으로 접근해서는 안 된다.

Rule 502는 이처럼 과도한 subject-matter waiver를 제한한다.

특히 subject-matter waiver는 자신에게 유리한 protected information만 의도적으로 제시하면서 불리한 관련 자료는 숨기는 selective and misleading disclosure를 막기 위한 공정성 원리와 연결된다.

FRE 502(b) ― Inadvertent Production은 자동 Waiver가 아니다

K-Tech의 300만 건 ESI 사례에서 가장 중요한 조문이다.

Rule 502(b)에 따르면 federal proceeding 또는 federal office·agency에 이루어진 inadvertent disclosure는 다음 요건을 충족하면 federal 또는 state proceeding에서 waiver로 작동하지 않는다.

  • 첫째, disclosure가 inadvertent해야 한다.
  • 둘째, privilege 또는 protection의 holder가 disclosure를 방지하기 위한 reasonable steps를 취했어야 한다.
  • 셋째, 오류를 발견한 뒤 promptly reasonable steps to rectify the error를 취해야 한다.

따라서

“실수였으므로 무조건 보호된다.”

도 틀리고,

“상대방에게 넘어갔으므로 무조건 waiver다.”

도 틀리다.

K-Tech가 운영한 privilege-review process, production 규모, 예방조치와 발견 후 대응속도가 중요해진다.

FRE 502(d) ― E-Discovery에서 매우 강력한 Non-Waiver Order

Rule 502(d)는 기업의 미국소송 실무에서 특히 중요하다.

Federal court는 해당 litigation과 관련된 disclosure가 privilege 또는 work-product protection의 waiver가 되지 않는다는 명령을 내릴 수 있다.

그리고 그러한 명령이 내려지면 그 disclosure는 다른 federal 또는 state proceeding에서도 waiver가 되지 않는다.

이 점에서 단순한 당사자 간 clawback agreement와 차이가 있다.

Rule 502(e)에 따르면 당사자끼리 disclosure 효과에 관하여 합의하더라도 원칙적으로 그 agreement는 그 당사자들 사이에서만 구속력을 가진다.

반면 그 agreement가 court order에 포함되면 502(d)의 강한 보호를 활용할 수 있다.

따라서 대규모 특허소송에서는 Rule 26(f) conference 단계부터 Rule 502(d) order를 검토하는 것이 중요하다.

FRCP 26(b)(5)(B) ― Clawback Claim을 받은 상대방은 어떻게 해야 하는가

K-Tech가 inadvertent production을 발견했다고 하자.

K-Tech는 Alpha에게 해당 문서가 privileged 또는 work-product protected information이라는 claim과 그 근거를 통지한다.

그 다음 절차는 Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(5)(B)가 규율한다.

  • 통지를 받은 상대방은 해당 information과 copies를 신속하게
  • return,
  • sequester,
  • 또는 destroy
  • 해야 하며, claim이 해결될 때까지 이를 사용하거나 disclose해서는 안 된다.
  • 상대방이 claim을 다투고 싶다면 해당 자료를 under seal로 법원에 제출하여 판단을 요청할 수 있다.
  • 이미 다른 사람에게 공개했다면 회수를 위한 reasonable steps도 취해야 한다.
  • 그리고 producing party는 dispute가 해결될 때까지 자료를 보존해야 한다.

중요한 것은 이 규정이

“Privilege가 실제로 존재한다”

거나

“Waiver가 발생하지 않았다”

다만 이 조항이 Privilege의 존재나 waiver의 부재를 자동으로 결정하는 것은 아니다.

Rule 26(b)(5)(B)는 production 이후 claim이 제기되었을 때 자료를 어떻게 처리할 것인지에 관한 절차를 정한다.

Waiver 여부는 FRE 502와 applicable privilege/work-product law를 함께 보아야 한다.

In re EchoStar ― Work Product Waiver의 범위도 무제한은 아니다

제8편에서 살펴본 In re EchoStar Communications Corp., 448 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2006)도 Work-Product Waiver를 이해하는 데 중요하다.

EchoStar는 willful infringement에 대응하면서 advice of counsel에 의존했다.

Federal Circuit은 관련 waiver를 검토하면서 work product를 크게 세 유형으로 설명했다.

  • 첫째, attorney와 client 사이의 communication 자체를 담은 opinion letter와 같은 자료.
  • 둘째, attorney의 legal analysis와 mental impressions를 담고 있지만 client에게 전달되지 않은 자료.
  • 셋째, 그 자체가 client에게 전달된 communication은 아니지만 attorney-client communication이 있었다는 사실이나 내용을 반영하는 자료다.

Federal Circuit은 특히 두 번째 유형, 즉 client에게 전달되지 않은 counsel 자신의 analysis와 mental impressions까지 advice-of-counsel waiver가 무제한으로 확장되는 것은 아니라고 보았다.

의뢰인이 알지도 못한 counsel의 내부 생각은 의뢰인의 state of mind를 형성할 수 없기 때문이다.

따라서 Work-Product Waiver에서도 구체적인 disclosure와 fairness를 살펴야 한다.

무엇이 실제로 공개되었는가, 무엇이 client에게 전달되었는가, 그리고 어떤 fairness 문제가 발생하는가

를 구체적으로 살펴야 한다.

5특허실무 적용 ― Supplier, Expert, Insurer와 E-Discovery에서 어떻게 관리할 것인가

A. Technical Expert에게 Claim Chart를 제공하는 경우

  • K-Tech litigation counsel이 semiconductor expert에게 confidential claim chart를 제공하고 기술적 검증을 요청했다고 하자.
  • Expert는 litigation team을 지원하기 위해 참여하고 있고 자료를 Alpha에게 전달할 이유도 없다.
  • 이 경우 단순히 attorney-client relationship 밖의 제3자에게 자료를 보여주었다는 사실만으로 Work Product가 당연히 waiver된다고 보기는 어렵다.
  • 다만 expert가 testifying expert가 되면 별도의 expert-discovery rules가 적용될 수 있으므로 Work-Product Doctrine만으로 모든 자료가 보호된다고 생각해서도 안 된다.

B. B-Tech와 공동방어를 위해 공유하는 경우

  • 제6편의 supplier B-Tech와 K-Tech가 Alpha 특허에 공동으로 대응한다고 하자.
  • 양사의 counsel이 공동방어 전략을 세우기 위해 K-Tech의 litigation analysis 일부를 공유한다.
  • 이 경우 Attorney-Client Privilege에는 Common-Interest Doctrine이 중요한 문제가 된다.
  • Work Product에서는 별도로 B-Tech에 대한 disclosure가 Alpha로부터 secrecy를 유지하려는 목적과 양립하는지를 검토해야 한다.
  • 따라서 Attorney-Client Privilege와 Work Product가 같은 자료에 적용되더라도 waiver 분석은 각각 해야 한다.

C. 거래 상대방에게 Due Diligence 자료로 제공하는 경우

  • K-Tech가 사업부 매각을 추진하면서 인수후보자에게 pending patent litigation의 claim chart를 보여주었다고 하자.
  • 이 경우는 훨씬 신중해야 한다.
  • 인수후보자는 현재 litigation adversary는 아닐 수 있다.
  • 그러나 disclosure 범위, NDA, 상대방의 역할, 자료가 adversary에게 전달될 가능성, 당사자 사이의 실제 이해관계 등을 검토해야 한다.
  • “제3자가 adversary가 아니므로 무조건 안전하다”는 규칙도 없다.

D. ESI Production에서는 Privilege Review Protocol 자체가 중요하다

K-Tech가 FRE 502(b)에 의존하려면 단순히

“실수였습니다.”

라고 말하는 것으로 충분하지 않다.

Disclosure 방지를 위해 reasonable steps를 취했음을 설명할 수 있어야 한다.

예를 들어 다음과 같은 관리가 중요할 수 있다.

  • attorney domain 및 counsel names를 활용한 privilege search
  • legal department custodians의 별도 review
  • privilege keywords
  • email threading
  • family-document review
  • quality-control sampling
  • privilege log workflow
  • production 전 final QC
  • vendor와 outside counsel 사이의 escalation procedure

Rule 502(b)는 완벽한 review를 요구하지 않는다.

대규모 ESI Discovery에서는 실수가 발생할 수 있다는 현실을 전제로 한다.

그러나 아무런 합리적 review 체계도 운영하지 않은 채

“300만 건이라 어쩔 수 없었습니다.”

라고 주장하는 것과, 체계적인 privilege review를 했음에도 예외적으로 한 건이 빠져나간 것은 같은 상황이 아니다.

E. 502(d) Order는 Discovery 초기에 검토한다

많은 기업이 privileged document가 실제로 잘못 production된 뒤에야 clawback을 생각한다.

그 순서는 거꾸로다.

대규모 미국소송이라면 Rule 26(f) conference와 discovery protocol 협상 단계에서부터

Rule 502(d) non-waiver order를 받을 것인지

검토하는 편이 훨씬 안전하다.

Rule 26(f)(3)도 discovery plan에서 privilege 및 trial-preparation protection 문제와 함께, 당사자가 post-production claim 절차에 합의한 경우 그 합의를 FRE 502에 따른 order에 포함할 것인지를 다루도록 예정하고 있다.

6흔한 오해와 반례

  • “Work Product를 제3자에게 보여주면 자동으로 waiver된다.”그렇게 단순하지 않다. Attorney-Client Privilege와 Work Product는 보호목적이 다르다. Work Product에서는 disclosure가 adversary로부터 secrecy를 유지하려는 태도와 양립하는지가 중요한 문제가 된다.
  • “제3자가 adversary가 아니면 절대로 waiver되지 않는다.”이 역시 지나치게 넓다. 제3자가 adversary에게 자료를 전달하는 conduit인지, disclosure의 목적과 조건이 무엇인지 등을 구체적으로 보아야 한다.
  • “NDA를 체결했으니 Work Product는 무조건 안전하다.”NDA는 secrecy를 유지하려는 의도를 보여주는 중요한 사실이 될 수 있지만 그 자체가 Work-Product Protection이나 non-waiver를 자동으로 창설하는 것은 아니다.
  • “한 문서를 의도적으로 공개하면 같은 subject matter의 Work Product가 전부 waiver된다.”아니다. FRE 502(a)는 subject-matter waiver를 intentional disclosure, same subject matter, fairness라는 요건으로 제한한다.
  • “실수로 privileged email 하나를 production하면 사건 전체의 Privilege가 무너진다.”아니다. FRE 502(b)는 inadvertent disclosure, reasonable preventive steps, prompt rectification이라는 요건을 충족하면 waiver가 발생하지 않도록 한다.
  • “실수였다고 말하면 FRE 502(b)가 자동으로 보호한다.”아니다. Reasonable steps to prevent disclosure와 prompt reasonable steps to rectify가 필요하다.
  • “Clawback agreement만 있으면 제3자에게도 waiver를 주장할 수 없다.”주의해야 한다. FRE 502(e)에 따른 당사자 간 agreement는 원칙적으로 그 당사자들에게만 binding하다. 다른 federal·state proceeding까지 강한 보호를 원한다면 502(d) court order의 의미가 커진다.
  • “502(d) order와 502(b)는 같은 것이다.”아니다. 502(b)는 inadvertent disclosure의 non-waiver 요건을 정한다. 502(d)는 federal court가 해당 litigation과 관련된 disclosure의 non-waiver 효과를 명령할 수 있도록 하는 별도의 장치다.
  • “FRCP 26(b)(5)(B)가 waiver 여부를 결정한다.”아니다. 이 조항은 post-production privilege claim 이후 상대방이 자료를 어떻게 처리해야 하는지에 관한 절차를 정한다. 실체적인 waiver 문제와 구별해야 한다.

7기업 IP팀 체크리스트 ― Production 전에 준비해야 할 10가지

  • 1. Attorney-Client Privilege와 Work Product를 별도로 태깅한다.같은 문서에 둘 다 적용될 수 있지만 waiver 분석이 동일하지 않으므로 구별할 수 있어야 한다.
  • 2. Work Product를 외부에 공유하기 전에 상대방의 지위를 확인한다.Expert, supplier, insurer, auditor, consultant, licensee, prospective purchaser가 각각 어떤 관계에 있는지 검토한다.
  • 3. Adversary 또는 conduit-to-adversary 위험을 확인한다.단순히 “우리 편”이라고 생각하지 말고 자료가 litigation opponent에게 전달될 현실적 가능성을 살펴본다.
  • 4. Confidentiality obligation을 문서화한다.필요한 경우 NDA, expert engagement, common-interest arrangement 등을 통해 disclosure 목적과 confidentiality를 명확히 한다. 다만 이것이 자동적인 privilege 창설 장치는 아니라는 점을 기억한다.
  • 5. Rule 26(f) 단계에서 Privilege Protocol을 협상한다.Privilege log, inadvertent production, clawback procedure와 ESI review 방식을 discovery 초기에 정한다.
  • 6. FRE 502(d) Order를 적극 검토한다.특히 수백만 건의 ESI를 다루는 특허소송이라면 단순한 party agreement보다 court order의 보호효과를 고려한다.
  • 7. Privilege Review의 reasonable steps를 기록한다.검색어, attorney list, QC procedure, reviewer training과 escalation process를 나중에 설명할 수 있도록 한다.
  • 8. Inadvertent production을 발견하면 즉시 대응한다.시간을 끌수록 FRE 502(b)의 prompt rectification 요건에서 불필요한 분쟁이 생길 수 있다.
  • 9. Clawback notice의 대상과 근거를 명확히 한다.어떤 문서가 어떤 Privilege 또는 Work-Product Protection의 대상인지 상대방이 식별할 수 있도록 한다.
  • 10. Production 사고를 ‘문서 한 건’의 문제로만 보지 않는다.같은 email family, attachment, duplicate, translated copy와 다른 production set에도 동일 자료가 포함되어 있는지 즉시 확인한다.

8다음 편 연결 ― Privilege를 당사자가 포기한 것이 아니라 법원이 뚫을 수도 있는가?

제8편과 제9편에서는 보호가 waiver되는 상황을 살펴보았다.

  • 당사자가 legal advice를 자신의 방어수단으로 사용한다.
  • 제3자에게 privileged communication을 공개한다.
  • Work Product를 adversary에게 전달한다.
  • 수백만 건의 ESI를 production하다 실수로 protected material을 넘긴다.
  • 이런 상황의 공통점은 disclosure 또는 당사자의 행동이 출발점이라는 것이다.
  • 마지막으로 전혀 다른 문제가 남아 있다.
  • K-Tech의 CEO가 미국변호사에게 다음과 같이 물었다고 하자.
  • “Alpha 특허를 피할 수 있도록 제품을 합법적으로 design around하려면 어떻게 해야 합니까?”
  • 이것은 전형적인 legal advice의 요청이다.
  • 그런데 질문이 다음과 같다면 어떨까?
  • “이미 침해제품을 판매하고 있습니다. Alpha에게 들키지 않도록 관련 이메일을 삭제하고 제품도면의 날짜를 바꾸려면 어떻게 해야 합니까?”
  • 두 communication을 똑같이 Attorney-Client Privilege로 보호해야 할까?
  • 변호사에게 불법행위에 관하여 상담했다는 이유만으로 Privilege가 사라지는 것은 아니다.
  • 과거의 잘못에 관하여
  • “우리가 어떤 법적 책임을 질 수 있습니까?”
  • 라고 상담하는 것은 오히려 Attorney-Client Privilege가 보호하려는 전형적인 legal communication일 수 있다.
  • 문제는 변호사의 조언을 이용하여 앞으로의 crime 또는 fraud를 계획하거나 실행하려는 경우다.
  • 미국법은 이를 Crime-Fraud Exception으로 다룬다.
  • 여기에는 다시 어려운 질문이 등장한다.
  • Client가 실제로 crime이나 fraud를 완성해야 하는가?
  • Attorney도 불법목적을 알고 있어야 하는가?
  • Patent prosecution에서 inequitable conduct가 주장되면 자동으로 Crime-Fraud Exception이 적용되는가?
  • 상대방이
  • “Crime-Fraud입니다.”
  • 라고 주장하기만 하면 법원이 privileged documents를 읽어볼 수 있는가?
  • 연방대법원의 United States v. Zolin, 491 U.S. 554 (1989)은 특히 마지막 문제, 즉 법원이 crime-fraud 여부를 판단하기 위해 privileged materials를 in camera review하기 전에 어느 정도의 threshold showing이 필요한지를 다루었다.
  • 그리고 Work Product에는 또 다른 문제가 있다.
  • Crime-Fraud Exception으로 Attorney-Client Privilege가 뚫린다고 해서 변호사의 opinion work product까지 언제나 같은 방식으로 production되는 것은 아니다.

마지막 제10편에서는 이 문제를 살펴본다.

다음 편

제10편. 불법행위를 변호사에게 상담하면 Privilege가 생기는가?

― Crime-Fraud Exception과 Piercing of Privilege

주요 법령·판례와 공식 자료

검증 기준일: 2026년 9월 19일

[제8편] 한번 공개하면 어디까지 무너지는가? — Advice-of-Counsel과 Privilege Waiver의 범위

기업이 미국변호사의 특허 비침해 의견서를 공개할지 결정하는 법률전략 회의 장면

Attorney-Client Privilege는 강력한 보호다.

그러나 한번 성립하면 영원히 유지되는 절대적인 권리는 아니다.

의뢰인이 변호사에게 받은 법률의견을 제3자에게 공개하거나, 소송에서 자신에게 유리한 부분만 꺼내어 방어수단으로 사용하면 Privilege를 스스로 포기한 것으로 평가될 수 있다.

이것이 waiver다.

특허소송에서는 이 문제가 특히 민감하다.

특허침해 경고장을 받은 기업이 미국변호사에게 non-infringement 또는 invalidity opinion을 받는 경우가 있기 때문이다.

소송이 시작된 뒤 특허권자가 고의침해(willful infringement)를 주장하면 피고는 이렇게 말하고 싶어진다.

“우리는 미국 patent counsel의 의견을 받고 합리적으로 비침해라고 판단하여 사업을 계속했습니다.”

그러면 상대방은 곧바로 묻는다.

“그렇다면 그 변호사에게 무엇을 알려 주었습니까?”

“변호사는 어떤 사실을 전제로 의견을 냈습니까?”

“불리한 내용의 이메일은 없었습니까?”

“처음 받은 의견과 최종 의견이 달라지지는 않았습니까?”

“회사 경영진은 실제로 그 의견을 읽고 믿었습니까?”

여기에서 피고가

“의견서의 결론은 우리가 믿었다는 증거로 사용하겠습니다. 하지만 변호사와 나눈 다른 communication은 Privileged이므로 보여줄 수 없습니다.”

라고 할 수 있을까?

미국법은 이런 상황을 흔히 sword and shield 문제로 본다.

Privilege를 방패로 유지하면서 동시에 그 법률조언을 칼처럼 자신에게 유리하게 사용할 수 있는 범위에는 한계가 있다는 것이다.

1K-Tech 가상사례 ― “우리는 미국변호사의 의견을 믿었습니다”

제1편부터 이어온 K-Tech 사례를 보자.

Alpha Technologies가 처음 특허침해 경고장을 보내자 K-Tech는 미국 patent counsel에게 정식 의견을 요청했다.

K-Tech는 Alpha의 U.S. Patent, 관련 prosecution history, K-Tech 제품도면과 일부 prior art를 counsel에게 전달했다.

미국변호사는 42페이지 분량의 의견서를 작성했다.

결론은 다음과 같았다.

K-Tech의 현재 양산제품은 Alpha 특허의 claim 1을 literal infringement하지 않을 가능성이 높다.

다만 의견서에는 주의사항도 있었다.

Doctrine of Equivalents에 대해서는 추가적인 기술분석이 필요하며, 특정 설계변경이 이루어질 경우 infringement risk가 증가할 수 있다.

또 다른 Alpha 특허에 대해서는 일부 청구항의 validity에 상당한 의문이 있다는 의견도 제시했다.

K-Tech의 IP팀과 경영진은 이 의견서를 검토한 뒤 미국 판매를 계속하기로 결정했다.

그런데 1년 뒤 Alpha가 특허침해소송을 제기한다.

Discovery 과정에서 Alpha는 K-Tech가 Alpha 특허를 오래전부터 알고 있었고 침해위험을 의식하면서도 판매를 계속했다며 willful infringement를 주장한다.

K-Tech는 두 선택지 앞에 놓인다.

첫 번째는 opinion을 공개하지 않고 Privilege를 유지하는 것이다.

두 번째는 opinion of counsel에 실제로 의존했다는 사실을 방어에 사용하는 것이다.

K-Tech가 두 번째 방법을 선택한다.

K-Tech의 답변서와 discovery response에는 다음 취지의 주장이 들어간다.

“K-Tech는 독립된 U.S. patent counsel의 non-infringement 및 invalidity advice를 받고 이를 합리적으로 신뢰하여 제품판매를 계속했다.”

Alpha는 즉시 추가 Discovery를 요구한다.

  • Opinion letter 전체
  • Opinion counsel과 K-Tech 사이의 관련 이메일
  • Counsel에게 제공한 기술자료
  • Draft opinion
  • Counsel과의 회의자료
  • IP팀의 내부 communication
  • 경영진에게 전달된 opinion 관련 communication
  • 같은 특허에 관한 다른 counsel의 의견
  • 소송이 시작된 뒤 litigation counsel과 주고받은 infringement·validity communication

K-Tech가 예상하지 못한 범위다.

“우리가 공개하려고 한 것은 최종 opinion letter 하나뿐인데, 왜 다른 communication까지 요구하는가?”

이것이 waiver의 범위, 즉 scope of waiver 문제다.

2핵심 질문 ― ‘의견서 한 장’을 공개하면 무엇까지 열리는가

Waiver에서는 두 질문을 구별해야 한다.

  • 첫 번째는
  • Privilege를 포기했는가?
  • 라는 질문이다.
  • 두 번째는
  • 그렇다면 어디까지 포기했는가?
  • 라는 질문이다.
  • 오히려 두 번째 질문이 더 어렵다.
  • 예를 들어 K-Tech가 최종 non-infringement opinion만 공개했다고 하자.
  • 그 opinion을 작성하기 위해 counsel과 주고받은 이메일도 공개해야 할까?
  • 초안도 포함되는가?
  • 같은 특허의 invalidity에 관한 communication도 포함되는가?
  • 다른 변호사의 상반된 의견도 포함되는가?
  • 소송이 제기된 뒤 trial counsel과 주고받은 communication까지 열리는가?
  • Work Product도 함께 waiver되는가?

미국 특허판례가 오랫동안 다뤄 온 문제다.

3법리 ― Waiver는 ‘공개’만이 아니라 ‘의존’에서도 발생할 수 있다

가장 이해하기 쉬운 waiver는 자발적 공개다.

의뢰인이 confidential attorney-client communication을 보호관계 밖의 제3자에게 자발적으로 공개하면 Privilege가 waiver될 수 있다.

그러나 특허소송에서 더 중요한 것은 affirmative reliance, 즉 법률조언을 자신의 주장이나 방어의 근거로 사용하는 경우다.

예를 들어 K-Tech가 단순히

“당사는 당시 침해하지 않는다고 판단했습니다.”

라고 주장하는 것과,

“미국 patent counsel의 non-infringement opinion을 받아 그것을 신뢰했습니다.”

라고 주장하는 것은 다르다.

후자의 경우 K-Tech가 자신의 state of mind를 설명하기 위해 attorney advice 자체를 소송의 쟁점으로 끌어들인다.

그렇다면 Alpha에게도 그 advice가 실제로 무엇이었고, 어떤 정보를 바탕으로 작성되었으며, K-Tech가 무엇을 알고 있었는지를 검증할 기회가 필요해진다.

이것이 흔히 at-issue waiver 또는 implied waiver 논의와 연결된다.

핵심에는 공정성(fairness)이 있다.

자신에게 유리한 legal advice의 결론만 공개하면서 같은 subject matter에 관한 불리한 communication은 Privilege 뒤에 숨긴다면 사실판단이 왜곡될 수 있기 때문이다.

다만 모든 경우에

“법률문제가 소송의 쟁점이 되었으므로 관련 Privilege 전체가 waiver된다.”

고 해서는 안 된다.

단순히 법률적 쟁점이 존재한다는 것과 당사자가 privileged advice 자체에 적극적으로 의존하는 것은 구별해야 한다.

4주요 판례와 법령 ― EchoStar, Seagate, § 298, 그리고 Halo

In re EchoStar Communications ― Advice-of-Counsel Waiver의 범위

Federal Circuit의 In re EchoStar Communications Corp., 448 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2006)은 특허소송에서 advice-of-counsel defense와 waiver 범위를 이해하는 데 중요한 판례다.

EchoStar는 willful infringement 주장에 대응하기 위해 counsel의 advice에 의존했다.

그 순간 문제는 단순히 최종 opinion letter 하나의 disclosure에 그치지 않았다.

Federal Circuit은 advice-of-counsel defense를 주장하면 같은 subject matter에 관한 일정한 attorney-client communications의 Privilege가 waiver될 수 있다고 보았다.

이유는 간단하다.

  • 피고가
  • “우리는 변호사의 조언을 믿었기 때문에 선의로 행동했다.”
  • 라고 주장한다면,
  • 상대방은 그 변호사가 실제로 어떤 조언을 했는지 확인할 수 있어야 한다.

다만 EchoStar는 Work Product와 Attorney-Client Privilege를 완전히 같게 다루지 않았다.

특히 counsel의 work product 가운데 의뢰인에게 전달되지 않은 자료는 accused infringer의 state of mind를 형성할 수 없다는 점이 중요하다.

변호사의 머릿속에만 있었던 생각을 의뢰인이 알지 못했다면, 의뢰인이 그것을 “신뢰했다”고 말할 수도 없기 때문이다.

In re Seagate ― Opinion Counsel과 Trial Counsel을 구별하다

다음으로 중요한 판례가 Federal Circuit en banc의 In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)이다.

Seagate에서는 opinion counsel의 advice에 의존한 결과 발생한 waiver가 trial counsel의 communication과 work product까지 확장되는가가 문제되었다.

Federal Circuit은 원칙적으로 그렇게 보지 않았다.

Opinion counsel과 trial counsel의 기능이 다르다고 보았기 때문이다.

Opinion counsel은 기업이 사업상 행동을 결정하기 전에 infringement, validity 등에 관한 객관적인 법률평가를 제공한다.

반면 trial counsel은 이미 진행 중인 adversarial litigation에서 소송전략을 수립하고 사건을 법원에 어떻게 제시할 것인지를 판단한다.

Federal Circuit은 이 차이를 근거로, 일반적으로 opinion counsel의 advice에 의존했다고 해서 trial counsel과의 Attorney-Client Privilege까지 waiver되는 것은 아니라고 판단했다.

Work Product에 대해서도 일반적으로 opinion counsel의 work product에 의존했다는 이유만으로 trial counsel의 work product까지 waiver가 확장되는 것은 아니라고 보았다.

다만 Seagate도 이를 절대적인 규칙으로 만들지는 않았다.

특수한 상황이나 부정한 전략적 조작이 있는 경우에는 법원이 달리 판단할 여지를 남겼다.

35 U.S.C. § 298 ― “Opinion을 안 받았다”는 사실 자체를 불리하게 사용할 수 없다

2011년 America Invents Act는 중요한 규정을 추가했다.

35 U.S.C. § 298이다.

  • 이 조문은 accused infringer가 allegedly infringed patent에 관하여 advice of counsel을 받지 않았다는 사실이나, 그러한 advice를 법원 또는 배심원에게 제시하지 않았다는 사실을
  • willful infringement
  • induced infringement의 intent
  • 를 입증하는 데 사용할 수 없다고 규정한다.

이 규정은 실무적으로 중요하다.

  • 기업이 특허를 알게 되었다고 해서 반드시 formal opinion of counsel을 받아야 하고, 받지 않으면 배심원이
  • “변호사 의견을 받지 않은 것을 보니 스스로도 침해라고 생각했던 것 아닌가?”
  • 라고 추론하도록 허용되는 구조가 아니다.
  • 마찬가지로 opinion을 받았더라도 Privilege를 유지하기 위해 법정에 제출하지 않는 선택 자체를 willfulness의 증거로 사용할 수도 없다.

Halo Electronics v. Pulse Electronics ― 행위 당시의 Knowledge가 중요하다

2016년 연방대법원의 Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 579 U.S. 93 (2016)은 Seagate가 설정했던 rigid two-part willfulness framework를 폐기했다.

특히 연방대법원은 culpability를 일반적으로 문제된 행위를 할 당시 행위자가 알고 있었던 사정에 비추어 판단해야 한다고 강조했다.

따라서 기업이 나중에 소송이 시작된 뒤 뛰어난 변호사를 선임하여 훌륭한 non-infringement defense를 만들어 냈다는 사실만으로 과거의 state of mind가 소급하여 바뀌는 것은 아니다.

이 점은 advice of counsel의 실무적 가치와도 연결된다.

  • 중요한 것은 단순히 opinion letter가 존재하느냐가 아니라,
  • 회사가 문제된 행동을 결정할 당시 무엇을 알고 있었고, 어떤 법률적 조언을 실제로 받았으며, 그 조언을 어떻게 받아들였는가
  • 이다.

5특허실무 적용 ― Opinion을 ‘받는 것’과 ‘의존하는 것’은 다르다

K-Tech가 Alpha의 경고장을 받은 직후 미국변호사에게 opinion을 요청했다고 하자.

그 자체로 Privilege가 waiver되는 것은 아니다.

Opinion은 confidential하게 보관할 수 있다.

소송이 제기되더라도 K-Tech는 이를 방어수단으로 사용하지 않고 Privilege를 유지할 수 있다.

35 U.S.C. § 298 때문에 Alpha는 단순히

“K-Tech가 opinion을 공개하지 않았으니 불리한 opinion이었을 것이다.”

라는 식으로 willfulness 또는 induced infringement intent를 입증할 수 없다.

문제는 K-Tech가 opinion을 affirmatively rely upon하기로 결정하는 순간이다.

Opinion Counsel과 Litigation Counsel을 처음부터 구별할 필요가 있다

실무적으로 중요한 이유가 여기에 있다.

경고장을 받은 뒤 business decision을 위한 infringement·validity opinion을 제공하는 counsel과 실제 소송을 담당할 litigation counsel을 분리하는 전략을 검토하는 경우가 있다.

이는 단순한 형식이 아니다.

Seagate가 opinion counsel과 trial counsel의 역할 차이를 waiver 분석에서 중요하게 보았기 때문이다.

물론 두 counsel을 반드시 분리해야 한다는 법률상 의무가 있다는 뜻은 아니다.

그러나 향후 advice-of-counsel defense를 사용할 가능성이 있다면 waiver의 범위를 관리하는 관점에서 counsel의 역할을 처음부터 구분하는 것이 도움이 될 수 있다.

Opinion을 실제로 읽지 않았다면?

  • K-Tech의 외부변호사가 훌륭한 60페이지 non-infringement opinion을 작성했다.
  • 하지만 IP팀장은 파일을 서버에 저장했을 뿐 CEO나 사업책임자에게 전달하지 않았다.
  • 제품판매를 계속하기로 결정한 경영진은 그 opinion의 내용을 알지 못했다.
  • 그런데 소송에서 K-Tech가
  • “우리는 counsel의 opinion을 신뢰했습니다.”
  • 라고 주장한다면 문제가 생긴다.
  • Reliance를 주장하려면 실제로 의사결정자가 그 advice를 알고 행동했다는 사실이 중요하다.
  • Opinion letter의 존재 자체가 회사의 state of mind를 자동으로 바꾸는 것은 아니다.

불리한 advice를 받은 뒤 다른 counsel에게 다시 물은 경우는 더 어렵다.

더 어려운 상황도 있다.

  • 첫 번째 counsel은 이렇게 말했다.
  • “Infringement risk가 높습니다.”
  • K-Tech는 마음에 들지 않아 두 번째 counsel에게 의견을 구한다.
  • 두 번째 counsel은
  • “Strong non-infringement argument가 있습니다.”
  • 라고 판단한다.
  • K-Tech가 소송에서 두 번째 opinion만 공개하면서
  • “우리는 counsel의 advice를 믿었습니다.”
  • 라고 주장하면 어떻게 될까?
  • 이런 상황에서 subject-matter waiver와 fairness가 중요해진다.
  • 당사자가 자신에게 유리한 opinion만 선택하여 sword로 사용하면서 같은 subject matter의 불리한 legal advice를 shield 뒤에 숨기는 것을 법원이 허용할 것이라고 가정해서는 안 된다.

따라서 opinion-of-counsel strategy는 어떤 문서 하나를 공개할 것인가의 문제가 아니라 관련 subject matter 전체에서 어떤 waiver가 발생할지를 예측하는 문제다.

내부 이메일도 문제가 될 수 있다

  • K-Tech가 좋은 non-infringement opinion을 받았다고 하자.
  • 그런데 IP팀장이 내부 이메일에서 이렇게 썼다.
  • “Counsel opinion은 논리가 조금 약하지만 일단 판매를 계속하는 근거로 사용할 수 있을 것 같습니다.”
  • 또 다른 임원은
  • “소송이 오더라도 opinion이 있으니 willfulness는 막을 수 있지 않겠습니까?”
  • 라고 답했다.
  • 이런 communication은 회사가 counsel의 advice를 실제로 어떻게 이해하고 사용했는지를 보여줄 수 있다.
  • Advice-of-counsel defense를 선택하면 opinion의 법률적 완성도뿐 아니라 회사의 실제 reliance와 state of mind도 Discovery의 초점이 될 수 있다.

6흔한 오해와 반례

  • “Opinion letter 한 장만 공개하면 된다.”그렇게 가정해서는 안 된다. Advice-of-counsel defense를 주장하면 같은 subject matter의 관련 attorney-client communications까지 waiver 문제가 확대될 수 있다.
  • “변호사 의견을 받지 않으면 willfulness에 불리하다.”그 자체로는 그렇지 않다. 35 U.S.C. § 298은 advice를 받지 않았다는 사실이나 법정에 제시하지 않았다는 사실을 willful infringement 또는 induced infringement intent의 증거로 사용하는 것을 금지한다.
  • “Opinion을 받아 두기만 하면 willfulness를 막을 수 있다.”아니다. 실제 의사결정자가 그 advice를 알고 합리적으로 의존했는지가 중요할 수 있다. Opinion의 존재만으로 당시의 state of mind가 자동으로 정해지는 것은 아니다.
  • “Opinion을 공개하면 litigation counsel 자료도 전부 waiver된다.”일반적으로 그렇게 단정할 수 없다. Seagate는 opinion counsel과 trial counsel의 기능 차이를 근거로, advice-of-counsel defense에 따른 waiver가 원칙적으로 trial counsel의 privileged communications와 work product까지 자동 확장되지 않는다고 보았다.
  • “Attorney-Client Privilege를 waiver하면 Work Product도 정확히 같은 범위에서 waiver된다.”아니다. 두 보호는 목적과 waiver 구조가 다르다. EchoStar와 Seagate에서도 이 차이가 중요하게 다루어졌다.
  • “회사 밖에 한 문장만 말하면 Privilege 전체가 언제나 subject-matter waiver된다.”그렇게 단순하지 않다. Disclosure의 내용, 의도성, 사용방식과 fairness를 구체적으로 살펴야 한다.
  • “우리에게 유리한 opinion만 공개하고 불리한 opinion은 Privilege로 숨길 수 있다.”위험한 접근이다. 같은 subject matter에 관하여 selective disclosure를 하면서 Privilege를 sword와 shield로 동시에 사용하는 문제를 불러올 수 있다.
  • “Halo가 Seagate를 폐기했으니 Seagate의 Privilege 판시도 전부 무효다.”그렇게 읽어서는 안 된다. Halo는 § 284 enhanced damages에 관한 Seagate의 경직된 willfulness test를 폐기했다. 그것과 Seagate가 별도로 다룬 opinion counsel과 trial counsel 사이의 waiver 범위 문제는 구별해서 읽어야 한다.

7기업 IP팀 체크리스트 ― Opinion을 받는 순간부터 ‘Waiver 시나리오’를 생각하라

  • 1. Opinion을 왜 받는지 먼저 정한다.단순한 legal risk assessment인지, 향후 advice-of-counsel defense까지 염두에 둔 것인지 목적을 명확히 한다.
  • 2. Opinion counsel에게 정확하고 충분한 사실을 제공한다.불리한 사실을 숨긴 채 받은 favorable opinion은 실제 reliance의 설득력을 약화시킬 수 있다.
  • 3. Opinion의 전제와 실제 제품을 일치시킨다.Opinion이 검토한 제품과 실제 판매제품의 설계가 변경되었다면 기존 opinion에 계속 의존할 수 있는지 재검토한다.
  • 4. Opinion을 누가 읽고 어떤 결정을 했는지 관리한다.Opinion이 서버에 존재한다는 것과 경영진이 실제로 알고 의존했다는 것은 다른 문제다.
  • 5. Opinion Counsel과 Trial Counsel의 역할을 구별할지 검토한다.향후 waiver 범위를 관리하기 위한 실무적 선택이 될 수 있다.
  • 6. Opinion 관련 내부 communication을 신중하게 관리한다.“이 의견서는 소송용 방패다”와 같은 표현은 실제 reliance에 관한 불필요한 논쟁을 만들 수 있다.
  • 7. Favorable opinion만 보고 waiver를 결정하지 않는다.같은 subject matter에 관한 다른 counsel의 advice, 이메일, drafts 등까지 어떤 Discovery가 이어질지 검토한다.
  • 8. § 298을 기억한다.Formal opinion을 받지 않았거나 받은 opinion을 법정에 제시하지 않았다는 사실 자체가 willfulness 또는 induced infringement intent의 증거가 되는 것은 아니다.
  • 9. Waiver 결정은 litigation team과 함께 한다.한번 opinion-of-counsel defense를 선택한 뒤 waiver를 다시 완전히 되돌리기는 어렵다.
  • 10. FRE 502와 protective order도 함께 검토한다.의도하지 않은 production과 의도적인 reliance waiver는 같은 문제가 아니다. 대규모 ESI Discovery에서는 별도의 clawback 및 non-waiver 체계를 미리 설계해야 한다.

8다음 편 연결 ― Attorney-Client Privilege가 깨져도 Work Product까지 깨지는가?

  • 이번 편에서 가장 중요한 질문은
  • “Opinion을 공개하면 어디까지 Attorney-Client Privilege가 waiver되는가?”
  • 였다.
  • 그다음 질문은 더 어렵다.
  • K-Tech가 opinion counsel의 advice를 공개했다고 하자.
  • Counsel이 K-Tech에게 보낸 이메일은 waiver될 수 있다.
  • 그렇다면 counsel이 혼자 작성한 research memorandum도 공개해야 할까?
  • K-Tech에게 한 번도 보여주지 않은 handwritten note는 어떠한가?
  • Counsel이 인터뷰한 engineer의 진술을 정리하면서 옆에
  • “Witness credibility questionable.”
  • 이라고 적어 둔 메모는?
  • 더 나아가 K-Tech가 자신의 Work Product를 공급업체 B-Tech에게 보여주면 어떻게 될까?
  • Attorney-Client Privilege에서는 confidential communication을 관계없는 제3자에게 공개하는 것이 waiver의 중요한 출발점이다.
  • 그러나 Work-Product Protection은 목적이 다르다.
  • 그 핵심은 변호사와 의뢰인의 confidentiality 자체보다는 상대방이 다른 당사자의 litigation preparation을 부당하게 이용하지 못하도록 하는 것에 있다.
  • 따라서 제3자에게 disclosure했다고 해서 Work Product가 언제나 Attorney-Client Privilege와 같은 방식으로 waiver되는 것은 아니다.
  • 예를 들어 litigation consultant, insurer, indemnitor 또는 공동의 이해관계를 가진 다른 당사자에게 자료를 보여주었다는 사실만으로 상대방에게 그 자료를 넘겨주겠다는 의사를 표시했다고 볼 수 있는지는 별도의 문제다.
  • 반대로 adversary에게 자료가 전달되거나 adversary가 자료를 얻을 가능성을 실질적으로 높이는 방식으로 공개했다면 결과가 달라질 수 있다.
  • 그리고 대규모 미국 Discovery에서는 실수도 발생한다.
  • K-Tech가 300만 건의 이메일을 production하면서 privileged email 하나를 실수로 Alpha에게 넘겼다고 하자.
  • 그 한 번의 실수로 Privilege가 영원히 사라질까?
  • Federal Rule of Evidence 502는 이러한 문제를 다루기 위해 intentional disclosure, inadvertent disclosure, subject-matter waiver와 court-ordered non-waiver protection에 관한 중요한 규칙을 두고 있다.
  • 특히 Rule 502(d) order는 대규모 ESI Discovery에서 강력한 risk-management tool이 될 수 있다.

다음 편에서는 두 문제를 함께 살펴본다.

다음 편

제9편. Work Product를 제3자에게 보여주면 보호가 사라지는가?

― Work-Product Waiver, Inadvertent Disclosure와 FRE 502

주요 법령·판례와 공식 자료

검증 기준일: 2026년 9월 19일

[제7편] 소송을 예상하여 만든 자료는 왜 별도로 보호되는가? — Hickman v. Taylor와 Work-Product Doctrine

특허소송을 예상해 변호사가 claim chart와 증인 인터뷰 자료를 준비하는 litigation war room 장면

Attorney-Client Privilege는 기본적으로 의뢰인이 법률적 조언을 구하고 받기 위해 변호사와 비밀리에 나눈 communication을 보호한다.

그런데 미국소송을 준비하면서 만들어지는 중요한 자료가 모두 communication인 것은 아니다.

변호사가 혼자 작성한 claim chart가 있다.

증인 인터뷰를 준비하면서 변호사가 작성한 질문목록도 있다.

인터뷰가 끝난 뒤 어떤 진술이 중요한지 골라 정리한 memorandum도 있다.

변호사의 요청을 받은 기술전문가가 경쟁제품을 분석한 보고서도 있다.

기업 IP팀이 litigation counsel의 요청에 따라 수천 건의 선행특허 가운데 무효자료로 검토할 후보만 선별한 목록도 있을 수 있다.

이 자료들은 의뢰인이 변호사에게 보낸 confidential communication이 아닐 수 있다.

그렇다면 Attorney-Client Privilege가 적용되지 않는다는 이유만으로 상대방이 Discovery를 통해 모두 가져갈 수 있어야 할까?

미국법은 그렇게 보지 않는다.

여기서 Attorney-Client Privilege와 구별되는 두 번째 보호체계가 등장한다.

Work-Product Doctrine, 또는 보다 정확하게는 Work-Product Protection이다.

그 출발점은 미국 연방대법원의 Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947)이다.

1K-Tech 가상사례 ― 경고장을 받은 뒤 만든 Claim Chart

제1편부터 이어온 K-Tech 사례를 보자.

Alpha Technologies는 K-Tech에 특허침해 경고장을 보낸 뒤 협상이 진전되지 않자 미국 연방법원에 특허침해소송을 제기한다.

하지만 K-Tech는 complaint를 받은 날부터 대응을 시작한 것이 아니다.

경고장을 받은 직후부터 미국 litigation counsel과 함께 소송 가능성을 검토했다.

미국변호사는 K-Tech IP팀에 다음과 같이 요청한다.

“Alpha가 주장하는 U.S. Patent의 각 claim limitation과 K-Tech 제품구조를 비교해 주십시오. 관련 설계자료와 prosecution history를 확보하고, invalidity 검토를 위해 관련 prior art도 수집해 주십시오.”

K-Tech IP팀은 counsel의 요청에 따라 내부 task force를 만든다.

미국변호사는 Alpha 특허의 claim을 분석하면서 자신의 노트에 다음과 같이 적는다.

“Element 3의 ‘continuous layer’가 핵심. K-Tech 양산제품에는 discontinuity가 존재할 가능성. Engineer 확인 필요. Claim construction에 따라 non-infringement argument 가능.”

그리고 preliminary claim chart를 작성한다.

IP팀은 변호사의 요청에 따라 제품개발 문서 가운데 관련성이 있다고 판단되는 자료를 선별한다.

미국변호사는 K-Tech의 연구원들을 인터뷰한다.

인터뷰 후에는 증인의 모든 말을 그대로 받아 적지 않고, 소송에서 중요하다고 판단한 부분만 memorandum으로 정리한다.

외부 technical consultant에게는 Alpha 특허의 실시예와 K-Tech 제품구조를 비교하는 실험을 요청한다.

아직 소송은 제기되지 않았다.

몇 달 뒤 Alpha가 실제로 소송을 제기한다.

Discovery가 시작되자 Alpha는 다음 자료를 요구한다.

  • 미국변호사의 preliminary claim chart
  • 연구원 interview notes
  • interview memorandum
  • IP팀이 선별한 prior-art list
  • technical consultant의 분석자료
  • Alpha 경고장을 받은 뒤 작성된 내부 기술분석자료

K-Tech는 Work-Product Protection을 주장한다.

Alpha는 반박한다.

“일부 자료는 변호사가 아니라 IP팀과 consultant가 작성했습니다. 게다가 상당수는 소송이 제기되기 전에 만들어졌습니다.”

어느 쪽 주장이 타당할까?

2핵심 질문 ― Work Product는 무엇을 보호하는가

Attorney-Client Privilege와 Work Product는 종종 한 문장 안에서 함께 등장한다.

두 제도는 함께 언급되지만 보호대상과 이유가 다르다.

하지만 보호하려는 대상과 이유가 다르다.

Attorney-Client Privilege의 중심에는 의뢰인과 변호사 사이의 confidential legal communication이 있다.

반면 Work-Product Doctrine의 중심에는 litigation preparation이 있다.

변호사가 사건을 준비하려면 사실을 조사하고, 증인을 인터뷰하고, 어떤 자료가 중요한지 선택하고, 상대방의 주장을 분석하고, 소송전략을 세워야 한다.

그런데 상대방이 Discovery를 이용하여 이러한 준비과정을 그대로 들여다볼 수 있다면 어떻게 될까?

한쪽 변호사가 수개월에 걸쳐 사건을 조사하고 분석한 결과를 상대방이 document request 하나로 받아볼 수 있게 된다.

상대방은 자신의 사건을 준비하는 대신 다른 변호사의 조사와 전략에 무임승차할 수 있다.

Work-Product Doctrine은 이 문제를 막기 위해 발전했다.

따라서 핵심 질문은 다음과 같다.

“변호사와 의뢰인 사이의 비밀대화인가?”

가 아니라,

“이 자료가 litigation을 예상하여 또는 trial을 위해 준비된 것인가?”

에 가깝다.

3법리 ― Hickman에서 Rule 26(b)(3)까지

Hickman v. Taylor ― 현대 Work-Product Doctrine의 출발점

1943년 예인선 J.M. Taylor가 Delaware River에서 침몰하여 승무원 5명이 사망했다.

사고 직후 여러 tugboat 회사는 변호사 Fortenbaugh를 선임했다.

변호사는 사고 생존자들을 인터뷰하고 진술을 받아 두었으며, 다른 사람들과도 면담했다.

이후 사망한 승무원의 유족이 소송을 제기했고, 원고 측은 Discovery를 통해 변호사가 확보한 witness statements와 interview materials를 요구했다.

사건은 연방대법원까지 올라갔다.

1947년 Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495에서 연방대법원은 Discovery를 폭넓게 인정하면서도 한계를 분명히 했다.

소송을 준비하는 변호사가 조사한 내용을 상대방이 자유롭게 가져갈 수 있게 되면 변호사의 업무수행 자체가 훼손될 수 있다고 보았다.

변호사는 일정한 사적 영역, 즉 자신의 legal theories를 분석하고 전략을 준비할 수 있는 공간이 필요하다는 것이다.

이 판결이 현대적인 Work-Product Doctrine의 출발점이 되었다.

다만 Hickman이 변호사의 모든 자료에 절대적인 비공개권을 부여한 것은 아니다.

필요성이 충분히 강한 경우에는 일부 factual materials의 Discovery가 가능할 수 있음을 인정했다.

Rule 26(b)(3) ― 판례법리가 연방민사소송규칙으로 구체화되다

오늘날 핵심 규정은 Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(3)이다.

그 보호대상은 단순히 “attorney documents”가 아니다.

  • 핵심 구조는 다음과 같다.
  • documents and tangible things prepared in anticipation of litigation or for trial by or for another party or its representative
  • 즉 소송을 예상하여 또는 trial을 위해 당사자나 그 representative를 위하여 준비된 documents와 tangible things가 보호대상이 될 수 있다.
  • 여기서 representative에는 attorney뿐 아니라 consultant, insurer, indemnitor, agent 등이 포함될 수 있다.

따라서

“변호사가 작성하지 않았으므로 Work Product가 아니다.”

라는 명제는 정확하지 않다.

반대로

“변호사가 작성했으므로 Work Product다.”

라는 명제 역시 정확하지 않다.

결정적인 것은 작성자만이 아니라 자료가 만들어진 이유다.

Ordinary Work Product와 Opinion Work Product

Rule 26(b)(3)은 보호의 강도에도 중요한 차이를 둔다.

사실조사 자료와 같은 이른바 ordinary 또는 fact work product는 절대적으로 보호되는 것은 아니다.

상대방이 그 자료에 대한 substantial need가 있고, 다른 방법으로 substantial equivalent를 undue hardship 없이 얻을 수 없다는 점을 보이면 Discovery가 허용될 수 있다.

그러나 법원이 production을 명하더라도 변호사 또는 당사자 대표자의

  • mental impressions
  • conclusions
  • opinions
  • legal theories
  • 가 공개되지 않도록 보호해야 한다.

이 영역을 흔히 opinion work product라고 부른다.

따라서 Work Product를 단순히

“보호된다 / 보호되지 않는다”

이처럼 Work Product를 ‘보호된다/보호되지 않는다’라는 이분법으로만 이해해서는 부족하다.

자료의 성격에 따라 보호강도가 달라질 수 있다.

4주요 판례 ― Hickman이 보호하려 한 것은 ‘변호사의 머릿속’까지 포함한다

Hickman에서 연방대법원이 특히 우려한 것은 상대방이 변호사의 파일을 그대로 들여다보게 되는 상황이었다.

변호사의 interview memorandum에는 증인이 한 말만 들어 있는 것이 아니다.

어떤 증인을 인터뷰했는지, 무엇을 질문했는지, 어떤 답변을 기록했는지, 무엇을 중요하다고 판단했는지까지 드러날 수 있다.

따라서 interview notes를 공개하면 단순한 사실 이상으로 변호사가 사건을 어떻게 보고 있는지가 드러날 수 있다.

특허소송의 claim chart는 이 점을 이해하기 좋은 사례다.

  • Alpha 특허에 25개의 claim limitation이 있다고 하자.
  • K-Tech의 litigation counsel은 그중 4개만을 집중적으로 분석했다.
  • 그 4개 limitation 옆에는 다음과 같은 메모가 있다.
  • “Strong non-infringement argument.”
  • “Need claim construction.”
  • “Potential DOE risk.”
  • “Prior art X may invalidate.”

이 문서는 단순한 제품비교표가 아니다.

어떤 claim element를 중요하게 보고 있는지, 어느 부분에서 위험을 느끼는지, 어떤 invalidity theory를 생각하고 있는지까지 보여준다.

즉 변호사의 mental impressions와 legal theories가 직접 드러난다.

Work-Product Doctrine이 강하게 보호하려는 전형적인 영역이다.

다만 underlying facts 자체까지 숨겨지는 것은 아니다.

K-Tech 제품에 특정 layer가 존재하는지, 제품이 언제 개발되었는지, 어떤 구조로 작동하는지와 같은 사실은 적절한 Discovery를 통해 별도로 조사될 수 있다.

상대방이 가져갈 수 없는 것은 원칙적으로 그 사실 자체가 아니라 상대방 변호사가 그 사실을 조사·선택·평가하여 litigation strategy로 구성한 결과물이다.

5특허실무 적용 ― 언제부터 ‘Litigation을 예상했다’고 볼 것인가

특허실무에서 가장 어려운 문제는 흔히 이 지점에서 생긴다.

소송이 제기된 뒤 litigation counsel이 작성한 claim chart라면 비교적 이해하기 쉽다.

하지만 K-Tech의 자료는 Alpha의 경고장을 받은 뒤, 아직 complaint가 접수되기 전에 작성되었다.

Work Product가 되려면 반드시 소송이 먼저 제기되어야 할까?

반드시 그렇지는 않다.

Rule 26(b)(3)은 “in anticipation of litigation or for trial”이라고 규정한다.

즉 litigation을 실제로 예상하여 준비된 자료라면 소송 제기 전에도 보호될 수 있다.

그러나 여기서 또 다른 오해가 생긴다.

기업은 항상 어느 정도의 소송위험 속에서 사업한다.

특허를 출원하면 장래에 litigation이 생길 수도 있다.

경쟁사 특허를 조사하면 언젠가 infringement dispute가 생길 수도 있다.

제품을 출시하면 누군가 소송을 제기할 가능성도 있다.

이 정도의 일반적인 가능성만으로 평상시 business documents까지 모두 Work Product가 되는 것은 아니다.

각 연방항소법원은 “in anticipation of litigation”을 판단하는 표현과 구체적 기준에서 차이를 보일 수 있다. 널리 사용되는 접근 중 하나는 문서가 litigation의 전망 때문에(because of the prospect of litigation) 작성되었는지를 묻는다. 일부 관할의 분석은 ordinary course of business와 litigation purpose를 구별하는 데 특히 엄격할 수 있다.

따라서 실제 사건에서는 해당 district court에 적용되는 circuit precedent를 확인해야 한다.

경고장은 중요한 전환점이 될 수 있지만 자동 기준은 아니다

Alpha가 K-Tech에 다음과 같은 편지를 보냈다고 하자.

“귀사의 제품이 당사의 U.S. Patent를 침해합니다. 30일 이내에 판매를 중단하거나 license negotiation을 시작하지 않으면 필요한 법적 조치를 취하겠습니다.”

이후 K-Tech가 litigation counsel을 선임하고, counsel의 지시에 따라 infringement와 invalidity를 분석하기 시작했다.

이 사실관계라면 litigation anticipation을 설명할 근거가 상당히 강해진다.

반면 3년 전 K-Tech가 평상시 freedom-to-operate 프로그램의 일환으로 Alpha의 특허를 검토하면서 만든 자료라면 분석이 달라질 수 있다.

따라서

경고장 이전 = Work Product 아님경고장 이후 = Work Product

라는 기계적인 공식도 옳지 않다.

핵심은 자료가 만들어진 실질적인 목적과 당시 litigation의 구체성이다.

Dual-Purpose Document는 더 어렵다

K-Tech가 Alpha의 경고장을 받은 뒤 다음 보고서를 작성했다고 하자.

“Alpha Patent 대응 및 제품 출시 검토보고서”

  • 보고서에는 다음 내용이 함께 들어 있다.
  • 미국변호사의 infringement analysis
  • design-around 방안
  • 제품 출시 일정
  • 예상 매출
  • 소송비용
  • license 비용
  • 공급업체 변경 가능성

이 문서는 litigation purpose와 business purpose가 섞여 있다.

이런 dual-purpose document의 Work-Product Protection 여부는 관할법원의 적용기준과 구체적인 사실관계에 따라 달라질 수 있다.

따라서 기업이 모든 문서에

“Prepared in Anticipation of Litigation”

이라고 표시하는 것으로 문제를 해결하려 해서는 안 된다.

실제 작성경위와 목적이 이를 뒷받침해야 한다.

IP팀이 만든 자료도 Work Product가 될 수 있다

K-Tech litigation counsel이 IP팀에 이렇게 요청했다고 하자.

“2005년 이전 공개특허 가운데 claim element A-B-C 조합을 보여주는 자료를 찾아 목록을 만들어 주십시오.”

IP팀이 counsel의 요청에 따라 prior art를 조사하고 30개의 후보를 선별한다.

그 자료는 변호사가 직접 작성한 것은 아니다.

그러나 litigation을 예상하여 당사자 또는 그 representative를 위해 준비되었다는 Rule 26(b)(3)의 요건을 충족한다면 Work-Product Protection의 대상이 될 수 있다.

마찬가지로 counsel이 외부 technical consultant에게 특정 제품분석을 요청하여 만든 자료도 보호가능성을 검토할 수 있다.

따라서 Work Product를 ‘변호사가 직접 쓴 문서’로 한정해서는 안 된다.

하지만 기존 자료가 전달만으로 Work Product로 바뀌는 것은 아니다.

제4편에서 살펴본 문제와 비슷하다.

K-Tech 연구원이 2년 전에 제품개발을 위해 작성한 engineering report가 있다고 하자.

소송을 예상한 뒤 litigation counsel이 그 보고서를 요청하여 자신의 litigation file에 넣었다.

그렇다고 기존 engineering report 자체가 새롭게 Work Product로 변하는 것은 아니다.

원래 ordinary course of business에서 작성된 자료와, litigation을 예상하여 새로 작성된 분석자료는 구별해야 한다.

다만 counsel이 수천 건의 자료 가운데 특정 자료를 선택·배열한 결과 자체가 counsel의 litigation strategy나 mental impressions를 드러내는 경우에는 별도의 selection-and-compilation 문제가 제기될 수 있다.

6흔한 오해와 반례

  • “변호사가 작성한 문서는 모두 Work Product다.”아니다. 변호사가 일상적인 계약업무나 business advice를 위해 작성한 자료까지 자동으로 Work Product가 되는 것은 아니다. Litigation anticipation 또는 trial preparation과의 관계가 필요하다.
  • “변호사가 작성하지 않은 문서는 Work Product가 아니다.”아니다. Rule 26(b)(3)은 당사자뿐 아니라 attorney, consultant, insurer, indemnitor, agent 등 당사자의 representative를 위해 또는 그들에 의해 준비된 일정한 자료까지 포괄한다.
  • “소송이 제기된 뒤 만든 자료만 Work Product다.”아니다. 실제 litigation을 예상하여 작성되었다면 filing 이전 자료도 보호될 수 있다.
  • “경고장을 받으면 그날부터 모든 내부문서가 Work Product다.”아니다. 경고장은 중요한 사실이지만 자동적인 경계선은 아니다. 각 문서가 왜 만들어졌는지를 살펴야 한다.
  • “Work Product이면 절대 Discovery할 수 없다.”아니다. Ordinary/fact work product는 substantial need와 undue hardship 요건이 충족되면 Discovery가 허용될 수 있다. 다만 mental impressions, conclusions, opinions와 legal theories에는 더 강한 보호가 적용된다.
  • “Work Product는 변호사의 의견만 보호한다.”아니다. Rule 26(b)(3)은 일정한 factual investigation materials도 보호한다. 다만 factual work product와 opinion work product의 보호강도가 다를 수 있다.
  • “기존 engineering report를 변호사에게 보내면 Work Product가 된다.”아니다. 이미 ordinary business course에서 만들어진 문서의 원래 성격이 단순한 전달 때문에 바뀌지는 않는다.
  • “PRIVILEGED & WORK PRODUCT라고 표시하면 보호된다.”표시는 문서관리에는 도움이 되지만 법적 요건을 대신하지 않는다.

7기업 IP팀 체크리스트 ― Litigation Hold만큼 중요한 ‘목적의 기록’

  • 1. Litigation anticipation의 시점을 사실에 따라 기록한다.경고장, cease-and-desist letter, 협상결렬, 소송위협, counsel engagement 등 당시 왜 litigation을 구체적으로 예상했는지 확인할 수 있도록 한다.
  • 2. Counsel의 요청에 따라 작성하는 자료는 목적을 명확히 한다.예를 들어 “litigation counsel의 infringement/invalidity 분석을 지원하기 위해 작성”했다는 실제 업무목적이 문서흐름에서 드러나도록 한다.
  • 3. Ordinary business records와 litigation-preparation materials를 구별한다.평상시 R&D·품질관리·제품개발 자료까지 무차별적으로 Work Product라고 표시하지 않는다.
  • 4. Claim chart의 작성목적을 구분한다.평상시 FTO 검토용 claim chart와 특정 분쟁에 대응하기 위해 litigation counsel이 작성한 claim chart는 같은 분석을 받는다고 가정해서는 안 된다.
  • 5. Consultant를 사용할 때 engagement 목적을 명확히 한다.Counsel이 litigation preparation을 위해 technical consultant를 활용하는 것인지, 사업부가 일반적인 기술자문을 받는 것인지 구별한다.
  • 6. Fact Work Product와 Opinion Work Product를 구별한다.Witness statement, factual investigation과 counsel의 mental impressions·legal theories가 같은 수준으로 보호된다고 생각하지 않는다.
  • 7. Pre-existing documents와 새로 작성한 litigation analysis를 분리한다.기존 문서를 counsel에게 전달하는 것과 counsel의 요청으로 새로운 분석자료를 만드는 것은 다른 문제다.
  • 8. Attorney-Client Privilege와 Work Product를 각각 검토한다.같은 문서가 두 보호를 동시에 받을 수도 있고, 하나만 적용될 수도 있으며, 둘 다 적용되지 않을 수도 있다.
  • 9. 제3자 공유 전에 Work-Product waiver도 별도로 검토한다.Attorney-Client Privilege의 waiver 기준을 Work Product에 그대로 대입해서는 안 된다.
  • 10. Privilege log를 염두에 두고 문서의 작성경위를 관리한다.나중에 “Work Product”라는 한 줄만 적는 것이 아니라 누가, 언제, 어떤 litigation을 예상하여, 누구의 요청으로 작성했는지를 설명할 수 있어야 한다.

8다음 편 연결 ― 보호가 성립한 뒤에도 ‘공개’하면 무너질 수 있다

여기까지 오면 미국 Discovery의 두 보호체계가 선명해진다.

  • Attorney-Client Privilege는 주로 confidential legal communication을 보호한다.
  • Work-Product Doctrine은 주로 litigation preparation을 보호한다.
  • 둘은 겹칠 수 있지만 같은 제도는 아니다.
  • K-Tech의 미국 litigation counsel이 연구원에게 infringement 관련 질문을 하고 받은 confidential answer에는 Attorney-Client Privilege가 적용될 수 있다.
  • 그 인터뷰를 토대로 counsel이 작성한 memorandum에는 Work-Product Protection이 적용될 수 있다.
  • 그 memorandum에 변호사의 평가와 litigation strategy가 드러난다면 opinion work product의 문제가 특히 중요해진다.

그런데 보호가 성립했다는 것만으로 끝나는 것은 아니다.

  • K-Tech가 미국변호사에게 정식 infringement opinion을 받았다고 하자.
  • CEO가 이 의견서를 board meeting에서 설명한다.
  • IP팀이 일부 내용을 supplier에게 보낸다.
  • 영업팀은 고객을 안심시키기 위해
  • “Our U.S. counsel has concluded that we do not infringe Alpha’s patent.”
  • 라고 설명한다.
  • 그리고 실제 소송에서 K-Tech는
  • “우리는 미국변호사의 non-infringement opinion을 신뢰했으므로 고의침해가 아닙니다.”
  • 라고 주장한다.
  • 그 순간 어떤 일이 벌어질까?
  • K-Tech는 한편으로는
  • “변호사의 의견을 믿고 행동했습니다.”
  • 라고 주장하면서,
  • 다른 한편으로는
  • “그 변호사와 무슨 이야기를 했는지는 Privileged이므로 공개하지 않겠습니다.”
  • 라고 할 수 있을까?

미국법은 이 문제를 Waiver 법리로 다룬다.

특허소송에서는 특히 advice-of-counsel defense와 willfulness가 결합하면서 매우 중요한 문제가 된다.

그리고 35 U.S.C. § 298은 또 하나의 중요한 경계를 설정한다. 피고가 변호사의 advice를 받지 않았거나 그러한 advice를 법정에서 제시하지 않았다는 사실만으로 willful infringement 또는 induced infringement를 입증할 수는 없다.

따라서

“Opinion을 받지 않으면 불리하다.”

“Opinion을 받아 법정에서 의존하면 어떤 범위까지 Privilege를 열어야 하는가.”

는 서로 다른 질문이다.

다음 편에서는 이 문제를 다룬다.

다음 편

제8편. 한번 공개하면 어디까지 무너지는가?

― Waiver of Attorney-Client Privilege와 Advice-of-Counsel

주요 법령·판례와 공식 자료

검증 기준일: 2026년 9월 19일

[제6편] 다른 회사와 공유하면 Privilege는 깨지는가? — Common-Interest Doctrine의 요건과 한계

두 회사의 변호사들이 공동 특허방어 자료를 비밀리에 공유하는 국제 특허소송 장면

Attorney-Client Privilege의 중요한 전제 가운데 하나는 confidentiality다.

변호사에게 비밀리에 법률적 조언을 구했더라도 그 내용을 관계없는 제3자에게 공개하면 Privilege가 waiver될 수 있다.

그렇다면 특허분쟁에 공동으로 대응해야 하는 두 회사는 어떻게 해야 할까?

특허권자와 exclusive licensee가 같은 특허의 유효성과 권리범위를 함께 검토한다면? 완제품 제조사와 핵심부품 공급업체가 동일한 특허침해 주장에 공동으로 대응한다면? 두 공동피고의 변호사가 prior art와 invalidity theory를 서로 공유한다면?

이런 경우에도 단순히

“다른 회사에 보여주었으니 Privilege는 끝났다.”

라고 보아야 할까?

미국법은 일정한 경우 Common-Interest Doctrine을 통해 기존 Attorney-Client Privilege가 제3자와의 공유만으로 waiver되지 않도록 보호한다. 소송에 공동 대응하는 상황에서는 흔히 Joint-Defense Doctrine이라는 표현도 사용한다.

출발점부터 정확히 짚어야 한다.

Common-Interest Doctrine은 없던 Privilege를 새로 만들어 주는 제도가 아니다.

원래 보호되는 legal communication이 존재해야 한다. 그리고 그것을 일정한 공동의 법률적 이해관계(common legal interest)를 가진 다른 당사자 및 counsel과 공유하더라도 일정한 요건 아래 confidentiality가 유지된 것으로 취급할 수 있다는 것이 이 법리의 핵심이다.

이 차이를 놓치면 ‘Common Interest Agreement만 체결하면 무엇이든 비밀이 된다’는 오해에 빠질 수 있다.

1K-Tech 가상사례 ― 핵심부품 공급업체와 Claim Chart를 공유하다

제1편부터 이어온 K-Tech 사례를 보자.

Alpha Technologies는 K-Tech의 반도체 장비가 자사의 미국특허를 침해한다고 주장하고 있다.

문제된 claim은 크게 세 부분으로 나뉜다.

첫 번째 limitation은 K-Tech가 직접 설계한 controller에 관한 것이고, 두 번째는 K-Tech의 software에 관한 것이다.

그런데 세 번째 limitation은 핵심부품인 optical module의 내부구조에 관한 것이다.

이 module은 K-Tech가 직접 제조하지 않는다. 한국의 부품업체 B-Tech가 개발하여 K-Tech에 독점적으로 공급한다.

Alpha의 complaint에는 K-Tech뿐 아니라 B-Tech가 공급한 module의 구조까지 상세하게 분석되어 있다.

K-Tech의 미국 litigation counsel은 B-Tech의 기술정보 없이는 정확한 non-infringement defense를 구성하기 어렵다고 판단한다.

B-Tech의 사정도 간단하지 않다. K-Tech가 Alpha의 특허를 침해한다는 판결을 받으면 해당 module의 미국시장 공급 자체가 위험해질 수 있고, 두 회사 사이의 계약에 따라 indemnification 문제까지 발생할 수 있다.

B-Tech도 미국변호사를 선임한다.

K-Tech의 counsel과 B-Tech의 counsel은 공동회의를 열고 Alpha 특허의 claim construction, non-infringement theory와 invalidity prior art를 논의한다.

K-Tech는 자사 counsel이 작성한 confidential infringement analysis 일부를 B-Tech 측에 전달한다. B-Tech도 자사의 변호사에게 제공했던 module의 설계분석과 prior-art search 결과를 K-Tech 측과 공유한다.

두 회사는 문서 상단에 다음과 같이 표시한다.

PRIVILEGED & CONFIDENTIAL — COMMON INTEREST MATERIAL

그리고 별도의 Common Interest Agreement도 체결한다.

몇 달 뒤 Discovery에서 Alpha가 이 자료들의 제출을 요구한다.

K-Tech는 주장한다.

“B-Tech와는 Alpha 특허에 공동 대응하기 위한 common legal interest가 있으므로 Privilege는 waiver되지 않았습니다.”

Alpha는 반박한다.

“두 회사는 별도 법인이고 서로 다른 counsel을 선임했습니다. 게다가 K-Tech와 B-Tech 사이에는 공급계약과 indemnification이라는 상업적 이해관계도 있습니다. 제3자에게 공개한 순간 Privilege는 waiver되었습니다.”

핵심은 두 회사가 같은 편이라는 사실 자체가 아니다.

무엇을 어떤 법률적 이해관계를 위해 누구와 공유했는지를 보아야 한다.

2핵심 질문 ― ‘같은 목표’와 ‘같은 법률적 이해관계’는 같은가

K-Tech와 B-Tech는 모두 Alpha가 소송을 취하하기를 원한다.

둘 다 Alpha 특허가 무효가 되기를 원할 수 있다.

둘 다 미국시장에서 제품을 계속 판매하고 싶어 한다.

하지만 이것만으로 Common-Interest Doctrine이 자동으로 적용되는 것은 아니다.

두 회사가 단순히 같은 사업적 결과를 원하고 있을 수도 있기 때문이다.

반대로 두 회사가 별도 법인이고 서로 다른 변호사를 선임했다는 사실만으로 common interest가 부정되는 것도 아니다.

질문을 좀 더 구체적으로 바꿔야 한다.

  • 두 회사가 공유한 것은 어떤 법률문제에 관한 communication인가?
  • 그 문제에 관한 양사의 이해관계는 legal interest인가, 아니면 단순한 commercial interest인가?
  • 그 communication은 공동의 법률적 이해관계를 추구하기 위해 공유된 것인가?
  • 그리고 무엇보다도, 공유하기 전부터 그 자료에 Attorney-Client Privilege가 성립하고 있었는가?

이 순서가 중요하다.

Common-Interest Doctrine을 적용하기 전에 보호할 Privilege가 존재하는지부터 확인해야 한다.

3법리 ― Common Interest는 새로운 Privilege가 아니라 Waiver를 막는 법리다

Common-Interest Doctrine을 이해하려면 Attorney-Client Privilege의 기본원칙에서 출발하면 된다.

의뢰인과 변호사 사이에서 confidential하게 이루어진 legal communication을 관계없는 제3자에게 공개하면 confidentiality가 훼손되고 Privilege가 waiver될 수 있다.

그러나 여러 당사자가 공동의 법률적 이해관계를 가지고 있고, 그 이해관계를 추구하기 위해 counsel을 통하여 Privileged communication을 서로 공유해야 하는 경우가 있다.

이때 제3자에게 공개했다는 형식만으로 Privilege를 잃게 한다면 공동의 법률전략을 수립하기 어려워진다.

Common-Interest Doctrine은 이 문제를 다룬다.

구조를 단순화하면 다음과 같다.

기존 Privilege → Common Legal Interest → 그 법률적 이해관계를 위한 공유 → Confidentiality 유지 → Waiver 방지

반대 방향으로 이해해서는 안 된다.

Common Interest Agreement → 새로운 Privilege 발생

이라는 구조가 아니다.

  • 예를 들어 K-Tech가 B-Tech에게 다음 자료를 공유했다고 하자.
  • 제품가격표, 공급수량, 원가분석표, 시장전망, 납품일정이다.
  • 두 회사가 Common Interest Agreement를 체결했다는 이유만으로 이 자료들이 Attorney-Client Privileged communication으로 변하지는 않는다.
  • Common-Interest Doctrine은 기존 Privilege를 보존하는 법리이지, nonprivileged business information을 Privileged information으로 바꾸는 장치가 아니다.

한 가지를 더 주의해야 한다.

Common-Interest Doctrine의 구체적인 요건은 미국 전역에서 완전히 동일하지 않다.

어떤 관할에서는 common legal interest의 동일성을 비교적 엄격하게 요구하고, 어떤 판례에서는 substantially identical한 법률적 이해관계를 논한다. Pending litigation을 어느 정도 요구하는지, 예상되는 litigation이나 그 이전의 공동 legal strategy까지 포함하는지에도 차이가 있을 수 있다.

따라서 특허사건이라는 이유만으로 Federal Circuit의 하나의 통일된 공식을 적용해서는 안 된다.

4주요 판례 ― In re Regents of the University of California

특허분야에서 Common-Interest Doctrine을 이해할 때 특히 중요한 판례가 Federal Circuit의 In re Regents of the University of California, 101 F.3d 1386 (Fed. Cir. 1996)이다.

사건에는 University of California(UC)와 Eli Lilly가 등장한다.

UC가 개발한 기술에 관하여 Lilly가 option 및 license 관계를 가지고 있었고, 양측은 관련 patent rights를 확보하는 데 이해관계를 가지고 있었다.

문제는 UC와 Lilly 측 변호사 사이에서 이루어진 patent-related communications였다.

상대방은 UC가 Lilly 측 변호사의 client가 아니고, UC와 Lilly의 관계에는 commercial interest도 포함되어 있으므로 Attorney-Client Privilege가 인정되어서는 안 된다고 주장했다.

Federal Circuit은 그렇게 보지 않았다.

법원은 joint-client doctrine과 community-of-interest doctrine이 patent applicant 또는 patentee와 optionee/licensee의 attorney 사이에서 이루어진 법률적 조언과 communication을 보호할 수 있다고 판단했다.

특히 중요한 것은 공동의 법률적 이해관계가 반드시 이미 제기된 litigation에만 존재한다고 보지 않았다는 점이다.

Federal Circuit은 patent prosecution 과정에서 counsel과 상담하는 것도 법률을 준수하고 법적 요건을 충족하여 분쟁을 줄이거나 회피하기 위한 활동이 될 수 있다고 설명했다.

따라서 Regents는 Common-Interest Doctrine을 단순한 “공동피고의 소송방어 특권”으로만 이해해서는 안 된다는 점을 보여준다.

특허권자와 licensee가 patent rights의 확보와 보호를 위해 공동으로 legal advice를 주고받는 상황에서도 문제가 될 수 있다.

다만 이 판결을 읽을 때 반드시 기억해야 할 대목이 있다.

Federal Circuit은 Regents에서 common-interest 문제가 patent law에 고유한 문제가 아니라고 보고 regional circuit law를 적용했다.

따라서

“Federal Circuit이 Regents에서 인정했으므로 모든 미국 특허사건에서 같은 Common-Interest 기준이 적용된다.”

고 정리해서는 안 된다.

실제 사건에서는 소송이 진행되는 법원에 적용되는 regional circuit의 privilege law를 먼저 확인해야 한다.

5특허실무 적용 ― Supplier·Licensee·공동개발사와 어디까지 공유할 수 있는가

K-Tech와 B-Tech 사이에는 분명한 commercial relationship이 있다.

K-Tech는 B-Tech의 module을 구매하고 B-Tech는 이를 판매하여 수익을 얻는다.

그렇다고 두 회사 사이에 common legal interest가 존재할 수 없다는 뜻은 아니다.

Alpha가 특정 patent claim을 근거로 K-Tech 제품의 판매금지를 요구하고 있고 그 claim limitation의 핵심이 B-Tech module의 구조라면, 두 회사는 그 특허의 claim construction, infringement, validity 등에 관하여 공동의 법률적 이해관계를 가질 수 있다.

하지만 다음 communication은 성격이 다르다.

“Alpha 소송 때문에 내년 module 구매가격을 10% 낮춰 주십시오.”

이것은 기본적으로 commercial negotiation이다.

반면 다음과 같은 communication은 별도의 분석이 가능하다.

“Alpha가 주장하는 claim 3의 limitation이 B-Tech module에 존재하는지 양사 counsel이 공동으로 검토하고, 그 결과를 토대로 non-infringement defense를 구성합시다.”

이는 공동의 legal strategy와 직접 연결되어 있다.

하나의 supply relationship 안에서도 commercial interest와 legal interest가 동시에 존재할 수 있으므로 둘을 구별해야 한다.

특허권자와 licensee도 마찬가지다.

Royalty rate나 최소구매량을 협상하는 communication은 기본적으로 commercial negotiation의 성격이 강하다.

반면 동일한 특허의 validity, enforceability, prosecution strategy 또는 제3자의 infringement에 관하여 양측 counsel이 공동으로 legal advice를 검토하는 경우에는 common-interest 분석이 가능하다.

공동개발 관계도 같은 원리가 적용된다.

두 회사가 새로운 반도체 기술을 공동개발한다고 해서 모든 communication이 Privileged가 되는 것은 아니다.

개발비용, 판매지역, 생산량, 수익배분은 기본적으로 business issues다.

반면 공동발명에 관한 patent ownership, inventorship, prosecution strategy, third-party patent risk 등에 관하여 양측 counsel이 legal advice를 제공하고 이를 공동의 법률적 이해관계를 위해 공유한다면 성격이 달라질 수 있다.

특히 공급업체 관계에서는 indemnification clause가 있다는 사실만으로 common interest가 자동으로 성립한다고 생각해서는 안 된다.

Indemnification은 공동의 법률적 이해관계를 뒷받침하는 요소가 될 수도 있지만, 동시에 “누가 최종적으로 손해를 부담할 것인가”라는 두 회사 사이의 잠재적인 대립을 만들어 내기도 한다.

따라서 같은 계약관계 안에서도 공동방어의 영역과 당사자 상호 간 이해충돌의 영역을 구별해서 관리할 필요가 있다.

6흔한 오해와 반례

  • “NDA가 있으면 Privilege가 유지된다.”그렇지 않다. NDA는 계약상 confidentiality를 확보하는 데 유용하지만 Attorney-Client Privilege의 요건을 대신하지 않는다. 원래 nonprivileged인 communication이 NDA 때문에 Privileged가 되는 것도 아니다.
  • “Common Interest Agreement에 서명하면 이후 자료는 모두 Privileged다.”아니다. Agreement는 공동의 법률적 이해관계와 공유범위를 문서화하는 데 유용하지만, 그 자체가 새로운 Privilege를 창설하지 않는다.
  • “공동피고여야 Common Interest가 인정된다.”반드시 그렇지는 않다. Regents는 patent prosecution과 patentee-optionee/licensee 관계에서도 community-of-interest protection을 다루었다. 다만 그 구체적인 요건은 applicable circuit law를 확인해야 한다.
  • “같은 소송에서 같은 결과를 원하면 충분하다.”그렇게 단순하지 않다. 같은 경제적 결과를 바라는 것과 common legal interest는 구별된다.
  • “특허권자와 licensee는 항상 Common Interest다.”아니다. 당사자 관계의 명칭이 아니라 문제된 communication의 subject matter와 공동의 법률적 이해관계를 보아야 한다.
  • “Supplier와 manufacturer 사이에 indemnification 조항이 있으면 자동으로 Common Interest다.”아니다. Indemnification은 관련 요소일 수 있지만 동시에 두 회사의 이해관계를 충돌시키는 원인이 될 수도 있다.
  • “상대방이 될 가능성이 조금이라도 있으면 Common Interest는 불가능하다.”이 역시 지나치게 단순하다. 현실의 기업관계에서는 공동의 legal interest와 서로 다른 commercial interest가 동시에 존재할 수 있다. 다만 당사자들이 실제로 adverse하게 되는 경우에는 보호범위와 과거 communication의 처리에 관한 별도의 문제가 발생할 수 있다.
  • “Common Interest라고 문서에 표시하면 충분하다.”그렇지 않다. “PRIVILEGED & COMMON INTEREST”라는 표시도 다른 Privilege label과 마찬가지로 법적 요건을 대신하지 않는다.

7기업 IP팀 체크리스트 ― ‘공유’ 버튼을 누르기 전에 확인할 것

  • 1. 먼저 원래의 Privilege가 있는지 확인한다.공유하려는 자료가 애초에 Attorney-Client Privilege의 보호대상인지부터 검토한다. Nonprivileged document를 Common-Interest Doctrine이 Privileged로 바꾸어 주지는 않는다.
  • 2. 공동의 ‘법률적’ 이해관계를 구체적으로 정의한다.“Alpha에 같이 대응한다” 정도에 그치지 말고, 특정 특허의 infringement, validity, enforceability, prosecution 또는 litigation defense 중 무엇에 관한 common legal interest인지 확인한다.
  • 3. Commercial discussion과 legal discussion을 가능한 한 분리한다.가격·공급량·royalty·사업전략과 infringement·validity·litigation strategy를 하나의 이메일에 불필요하게 뒤섞지 않는 편이 좋다.
  • 4. Applicable circuit law를 확인한다.Federal Circuit도 Regents에서 common-interest 문제에 regional circuit law를 적용했다. 특허사건이라고 해서 Federal Circuit의 단일한 전국 기준이 존재한다고 가정해서는 안 된다.
  • 5. Written Agreement는 ‘증거와 관리도구’로 사용한다.Common Interest Agreement는 공동 법률관계의 목적, 범위, 참여자와 confidentiality를 명확히 하는 데 유용하다. 그러나 Agreement 자체가 Privilege를 만들어 내는 것은 아니다.
  • 6. 공유대상을 필요한 사람으로 제한한다.양사 counsel, IP 담당자, 필요한 기술담당자 등 공동 legal strategy를 수행하는 데 실제 필요한 범위에서 communication을 관리한다.
  • 7. Supplier·licensee·JV partner와의 이해상충 가능성을 확인한다.오늘은 공동방어 관계라도 내일 indemnification, royalty, ownership, settlement allocation을 놓고 이해가 충돌할 수 있다.
  • 8. 공동관계가 종료된 뒤의 자료처리도 미리 정한다.Common-interest relationship이 끝났을 때 confidential materials의 보관, 반환, 사용범위를 어떻게 관리할지도 고려한다.
  • 9. Attorney-Client Privilege와 Work Product를 구별한다.제3자 disclosure가 두 보호에 미치는 효과는 반드시 동일하지 않다. 이 차이는 제9편에서 특히 중요하게 다룬다.

8다음 편 연결 ― Communication이 아니라 ‘소송준비 자료’를 보호하는 두 번째 법리

지금까지 제1편부터 제6편까지는 주로 Attorney-Client Privilege를 따라왔다.

  • 누구와 communication해야 하는가.
  • 어떤 목적으로 communication해야 하는가.
  • Patent prosecution 과정의 기술정보도 보호될 수 있는가.
  • 한국 변리사와의 communication은 어떻게 보아야 하는가.
  • 회사 내부에서는 어느 직원까지 communication에 참여할 수 있는가.
  • 그리고 이번 편에서는 회사 밖의 다른 기업과 자료를 공유할 때 기존 Privilege를 어떻게 유지할 수 있는지를 살펴보았다.

이 모든 논의에는 하나의 공통점이 있다.

Attorney-Client Privilege는 기본적으로 communication을 보호한다.

그런데 미국 특허소송에서는 communication이 아닌 자료도 매우 중요하다.

  • Alpha의 경고장을 받은 뒤 K-Tech의 litigation counsel이 혼자 작성한 claim chart가 있다고 하자.
  • 누구에게 보낸 것도 아니다.
  • 변호사가 witness interview를 준비하면서 작성한 질문목록도 있다.
  • Engineer를 인터뷰한 뒤 그 진술 가운데 중요하다고 판단한 부분만 정리한 memorandum도 있다.
  • 외부 technical expert에게 특정 실험을 요청하여 만든 분석자료도 있다.
  • K-Tech IP팀이 litigation counsel의 요청에 따라 수천 건의 prior art 가운데 소송에서 검토할 후보만 선별한 목록도 있다.

이 자료들을 Attorney-Client Privilege만으로 설명할 수 있을까?

그렇지 않다.

여기서 두 번째 보호법리가 등장한다.

Work-Product Doctrine 또는 Work-Product Protection이다.

그 출발점은 미국 연방대법원의 Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947)이다.

오늘날 Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(3)은 litigation 또는 trial을 예상하여 당사자나 그 representative를 위해 준비된 일정한 documents와 tangible things를 별도로 보호한다.

여기에는 또 하나의 중요한 차이가 있다.

Attorney-Client Privilege에서는 confidentiality가 핵심이기 때문에 제3자 disclosure가 waiver 문제를 직접 불러온다.

반면 Work-Product Doctrine은 목적이 다르다. 상대방이 다른 당사자의 litigation preparation과 변호사의 사고과정을 부당하게 이용하지 못하도록 보호하는 데 중심적인 이유가 있다.

그래서 같은 자료를 제3자에게 보여주더라도 Attorney-Client Privilege와 Work-Product Protection의 waiver 결과가 반드시 같지는 않다.

다음 편부터는 이 두 번째 보호체계를 살펴본다.

다음 편

제7편. 소송을 예상하여 만든 자료는 왜 별도로 보호되는가?

― Hickman v. Taylor와 Work-Product Doctrine

주요 법령·판례와 공식 자료

검증 기준일: 2026년 9월 19일

[제5편] 회사의 누구와 이야기해야 Privilege가 보호되는가? — 직원 인터뷰와 Upjohn Rule

회사 연구원과 변호사의 인터뷰가 보호되는 조건을 설명하는 기업 특허소송 장면

개인에게는 “누가 의뢰인인가?”라는 질문이 어렵지 않다.

변호사를 찾아가 법률상담을 요청한 사람이 의뢰인이다.

하지만 회사는 다르다.

회사는 스스로 말할 수 없다. 결국 임직원을 통해 변호사와 communication한다.

그렇다면 회사의 Attorney-Client Privilege에서 누가 client인가?

대표이사인가?

General Counsel인가?

IP팀장까지인가?

아니면 특허의 실제 기술내용을 알고 있는 연구원도 포함되는가?

특허소송에서는 이 문제가 특히 중요하다.

특허침해 여부를 판단하려면 변호사가 회사 경영진보다 오히려 제품을 직접 설계한 엔지니어와 이야기해야 하는 경우가 많기 때문이다.

미국 연방대법원이 1981년 Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383에서 다룬 문제가 바로 이것이었다.

그리고 Upjohn 이후 기업의 Attorney-Client Privilege를 이해하는 방식은 크게 달라졌다.

1K-Tech의 미국변호사가 연구원 12명을 인터뷰하다

제1편부터 이어온 K-Tech 사례를 보자.

Alpha Technologies가 미국에서 특허침해소송을 제기하자 K-Tech의 미국 litigation counsel은 본격적인 사실조사에 들어갔다.

Alpha는 K-Tech의 반도체 장비가 특허의 세 가지 claim limitation을 충족한다고 주장하고 있다.

그런데 실제 제품구조를 정확히 알고 있는 사람은 CEO도, 미국 자회사 사장도, General Counsel도 아니다.

한국 R&D센터의 연구원들이다.

미국변호사는 K-Tech IP팀을 통해 다음 사람들과 인터뷰를 진행한다.

  • 제품 architecture를 설계한 책임연구원
  • bonding module을 개발한 선임연구원
  • 문제된 software algorithm을 작성한 연구원
  • 시험평가를 담당한 engineer
  • 미국 고객사의 요청에 따라 제품을 수정한 field engineer
  • 관련 특허의 발명자
  • 미국출원 당시 patent prosecution을 지원한 IP팀 직원

인터뷰를 시작하면서 미국변호사는 다음과 같은 취지를 설명한다.

“저는 K-Tech를 대리하는 변호사입니다. 회사에 미국 특허소송에 관한 법률적 조언을 제공하기 위해 사실관계를 확인하고 있습니다. 이 인터뷰는 비밀로 유지되어야 하며, 회사 외부에 내용을 공유해서는 안 됩니다.”

연구원들은 제품개발 과정과 설계변경 이유를 설명한다.

그 과정에서 기존 이메일에는 나타나지 않았던 사실도 나온다.

한 연구원은 말한다.

“Alpha 특허를 본 뒤 설계를 변경한 것은 아닙니다. 그 구조는 고객사의 thermal requirement 때문에 2년 전부터 검토하고 있었습니다.”

다른 연구원은 말한다.

“초기 prototype에는 Alpha가 문제 삼는 구조와 비슷한 부분이 있었지만 양산모델에서는 제거했습니다.”

미국변호사는 인터뷰 결과를 memorandum으로 정리한다.

Discovery가 시작되자 Alpha는 이 인터뷰 내용과 memorandum의 제출을 요구한다.

K-Tech는 Attorney-Client Privilege와 Work-Product Protection을 주장한다.

Alpha는 반박한다.

“인터뷰 대상자들은 회사의 의사결정권자가 아닙니다. 대부분 일반 연구원입니다. 이들은 회사의 ‘client’가 아니므로 communication은 Privileged가 아닙니다.”

어느 쪽 주장이 타당할까?

2오래된 접근 ― ‘Control Group’만 Client인가

기업의 Attorney-Client Privilege를 좁게 보는 전통적인 접근 가운데 하나가 이른바 control-group test였다.

논리는 비교적 간단하다.

회사는 법인이고 결국 중요한 결정을 내리는 경영진을 통해 행동한다.

따라서 회사의 변호사와 communication할 수 있는 “client”의 범위도 회사의 의사결정을 통제하거나 법률적 조언에 따라 회사가 어떤 행동을 할지를 결정할 수 있는 고위 임직원으로 한정하자는 것이다.

이 접근은 Privilege의 범위를 비교적 명확하게 정할 수 있다는 장점이 있다.

그러나 실제 기업에서는 심각한 문제가 발생한다.

특허사건을 보면 쉽게 알 수 있다.

CEO가 semiconductor bonding mechanism의 세부구조를 알고 있을 가능성은 낮다.

CFO가 source code를 설명하기도 어렵다.

General Counsel이 제품의 실제 manufacturing parameters를 직접 측정한 것도 아니다.

중요한 사실은 오히려 조직의 아래쪽에 있는 연구원, engineer, 생산담당자, 영업담당자 등이 알고 있다.

만약 이들과 회사 변호사의 communication이 보호되지 않는다면 변호사는 정확한 사실을 파악하지 못한 상태에서 회사에 법률적 조언을 해야 하는 문제가 생긴다.

바로 이 문제를 연방대법원이 Upjohn에서 다루었다.

3Upjohn 사건에서는 무슨 일이 있었나

Upjohn은 미국의 제약회사였다.

회사의 독립감사인이 해외 자회사에서 외국 정부 관계자에게 지급된 것으로 보이는 수상한 payments를 발견했다.

회사는 내부조사를 시작했다.

회사의 General Counsel인 Gerard Thomas는 Chairman의 지시에 따라 해외의 불법 또는 부적절한 지급이 있었는지를 조사했다.

회사는 여러 임직원에게 questionnaire를 보냈다.

그리고 그들에게 이 조사가 “highly confidential”하다고 알리고, 조사에 도움이 되는 회사 직원 외에는 내용을 논의하지 말도록 지시했다.

답변은 General Counsel에게 직접 보내도록 했다.

General Counsel과 외부변호사는 questionnaire를 받은 직원들과 그 밖의 여러 임직원도 인터뷰했다.

이후 IRS가 세무조사를 시작하면서 회사의 내부조사 자료와 직원 communication을 요구했다. 공식 판결문에 따르면 IRS는 General Counsel의 감독 아래 수행된 조사 관련 파일의 제출을 요구했다.

결국 문제는 연방대법원까지 올라갔다.

4연방대법원은 Control-Group Test를 받아들이지 않았다

연방대법원은 control-group test가 Attorney-Client Privilege의 목적에 맞지 않는다고 판단했다.

그 이유가 중요하다.

기업의 변호사가 제대로 된 법률적 조언을 제공하려면 실제 사실을 알고 있는 사람들로부터 정보를 얻어야 한다.

그 사람들이 반드시 회사의 최고경영진일 필요는 없다.

오히려 복잡한 기업에서는 중요한 사실을 알고 있는 직원과 법률적 결정을 내리는 경영진이 서로 다른 경우가 일반적이다.

연방대법원은 control-group test가 Privilege의 범위를 지나치게 좁혀, 변호사가 회사에 건전하고 충분한 법률적 조언을 제공하는 데 필요한 정보의 흐름을 방해한다고 보았다.

Upjohn의 핵심 결론은 다음과 같다.

기업의 Attorney-Client Privilege는 최고경영진이나 회사의 의사결정을 통제하는 사람과 변호사 사이의 communication에만 한정되지 않는다.

실제 사실을 알고 있는 lower-level employee와 회사 변호사 사이의 communication도 일정한 조건에서는 보호될 수 있다.

5그렇다고 ‘모든 직원의 말이 Privileged’인 것은 아니다

다만 Upjohn의 범위를 지나치게 넓혀서는 안 된다.

연방대법원은 control-group test를 배척했지만,

“회사 직원이 회사 변호사와 이야기하면 모두 Privileged다.”

라는 새로운 bright-line rule을 만들지 않았다.

오히려 Upjohn의 구체적인 사실관계를 살펴보면 어떤 communication이 보호될 수 있는지를 이해하는 데 도움이 된다.

당시 직원 communication에는 여러 특징이 있었다.

  • 첫째, 회사 경영진이 법률적 문제에 대응하기 위한 조사를 지시했다.
  • 둘째, General Counsel은 회사에 legal advice를 제공하기 위해 사실관계를 조사했다.
  • 셋째, 직원들이 제공한 정보는 자신들이 회사 업무를 수행하면서 알게 된 사항이었다.
  • 넷째, 직원들은 회사가 법률적 조언을 받기 위해 조사를 진행하고 있다는 사실을 알고 있었다.
  • 다섯째, communication은 confidential하게 유지되었다.

핵심은 직원의 직급이 아니라 communication의 기능과 목적이었다.

6K-Tech의 연구원도 Privileged Communication의 당사자가 될 수 있다

K-Tech 사례에 적용해 보자.

Alpha가 문제 삼는 제품의 bonding structure를 가장 잘 알고 있는 사람이 선임연구원 박 과장이라고 하자.

박 과장은 회사의 경영진도 아니고 특허소송에 관한 의사결정권도 없다.

그러나 실제 제품을 설계했기 때문에 다음 사실을 알고 있다.

  • 해당 구조가 언제 처음 도입되었는지
  • 왜 그 구조를 선택했는지
  • Alpha 특허를 언제 처음 알게 되었는지
  • 양산제품과 prototype의 차이가 무엇인지
  • 설계변경이 어떤 고객 요구에서 비롯되었는지

이러한 사실은 미국변호사가 infringement나 willfulness 등의 쟁점을 검토하는 데 중요할 수 있다.

미국변호사가 K-Tech에 법률적 조언을 제공하기 위해 박 과장에게 질문하고, 박 과장이 자신의 업무범위에서 알게 된 사실을 confidential하게 설명한다면,

“박 과장은 회사의 의사결정권자가 아니다.”

라는 이유만으로 그 communication을 Attorney-Client Privilege 밖으로 밀어낼 수는 없다.

이것이 Upjohn이 특허소송에서 중요한 이유다.

7Privilege는 직원 개인의 것이 아니라 회사의 것이다

여기서 한 가지를 더 짚어야 한다.

K-Tech의 박 과장이 미국변호사와 인터뷰했다고 하자.

그러면 그 변호사가 박 과장 개인의 변호사가 되는 것일까?

일반적으로는 그렇지 않다.

변호사가 대리하는 client는 K-Tech라는 법인이다.

직원은 회사가 법률적 조언을 받기 위해 필요한 사실을 전달하는 역할을 한다.

따라서 corporate attorney-client privilege의 holder도 원칙적으로 회사다.

이 차이는 나중에 매우 중요해질 수 있다.

직원이 퇴직하거나 회사와 이해관계가 충돌할 수 있기 때문이다.

그래서 기업 내부조사나 litigation interview에서는 흔히 변호사가 인터뷰 시작 전에 자신이 회사를 대리하며 직원 개인을 대리하는 것이 아니라는 점을 설명한다.

실무에서 흔히 이를 Upjohn warning이라고 부른다.

8Upjohn Warning은 무엇을 위한 것인가

미국변호사가 K-Tech의 연구원에게 다음과 같이 설명한다고 하자.

“저는 K-Tech를 대리하고 있으며 귀하 개인을 대리하는 변호사가 아닙니다. 이 인터뷰는 K-Tech에 법률적 조언을 제공하기 위해 진행됩니다. Communication은 Attorney-Client Privilege의 보호를 받을 수 있지만 그 Privilege는 회사에 귀속됩니다. 따라서 회사가 그 Privilege를 유지하거나 waive할지 결정할 수 있습니다. 인터뷰 내용은 회사 외부에 공유하지 마십시오.”

이것이 전형적인 Upjohn warning의 기능이다.

직원에게 중요한 점을 알려준다.

  • 첫째, 변호사의 client는 회사라는 것.
  • 둘째, 직원 개인에게 별도의 attorney-client relationship이 당연히 생기는 것은 아니라는 것.
  • 셋째, Privilege를 통제하는 주체도 회사라는 것.

특히 특허소송에서는 발명자와 회사의 이해관계가 언제나 같다고 가정해서는 안 된다.

발명자가 퇴직했거나 경쟁사로 이직했을 수도 있다.

발명의 conception이나 inventorship가 다투어질 수도 있다.

직원의 행동이 willfulness, inequitable conduct 또는 다른 책임문제와 연결될 수도 있다.

따라서 인터뷰 단계에서 client의 범위를 명확히 하는 것이 중요하다.

9Upjohn Warning을 했다고 Privilege가 생기는 것은 아니다

여기서도 형식과 실질을 구별해야 한다.

변호사가 인터뷰 시작 전에 완벽한 Upjohn warning을 읽었다고 하자.

그렇다고 이후 대화가 전부 Privileged가 되는 것은 아니다.

예를 들어 인터뷰가 끝난 뒤 변호사가 연구원에게 묻는다.

“그런데 이 제품의 내년 예상매출이 어느 정도입니까?”

연구원이 답한다.

“마케팅팀 예상으로는 2억 달러입니다.”

이 대화가 어떤 법률적 조언과 관계되는지에 따라 분석이 달라진다.

Upjohn warning은 Privilege를 만들어 내는 주문이 아니다.

그것은 누가 client이고 communication이 어떤 목적으로 이루어지는지를 명확하게 관리하는 절차다.

결국 다시 communication의 목적을 보아야 한다.

10IP팀은 변호사와 연구원 사이의 ‘통로’가 될 수 있는가

한국 기업에서는 미국변호사가 연구원에게 직접 연락하지 않는 경우가 많다.

대개 본사의 IP팀이 중간에 있다.

미국 litigation counsel이 K-Tech IP팀에 이렇게 요청한다고 하자.

“Claim 3의 ‘continuous layer’가 제품에 존재하는지 확인해야 합니다. 해당 구조를 설계한 engineer에게 아래 질문을 확인해 주십시오.”

IP팀 직원이 연구원에게 질문한다.

연구원은 IP팀에 답한다.

IP팀은 답변을 정리해 미국변호사에게 전달한다.

이 경우 변호사와 연구원이 직접 이야기하지 않았다는 이유만으로 Privilege가 당연히 부정될까?

결론은 그렇게 단순하지 않다.

Corporate client는 조직을 통해 움직인다.

법률적 조언을 얻기 위해 회사 내부에서 필요한 사실을 수집하여 counsel에게 전달하는 과정이 있을 수 있다.

다만 이 경우에도 처음부터 법률적 조언을 얻기 위한 정보수집이라는 목적이 분명해야 한다.

IP팀이 평상시 작성하던 기술보고서를 나중에 미국변호사에게 전달한 경우와, counsel의 법률적 질문에 답하기 위해 특정 사실을 confidential하게 수집한 경우는 같지 않다.

11IP팀이 ‘Privilege Hub’가 되는 것도 위험하다

반대 방향의 문제도 있다.

기업이 Upjohn을 넓게 이해하여 모든 민감한 자료를 IP팀이나 Legal을 거치도록 만드는 것이다.

예를 들어 연구원이 평상시 작성한 engineering report를 IP팀에 보내고,

IP팀은 제목을

“PRIVILEGED — LEGAL REVIEW”

로 바꾼 뒤 미국변호사에게 전달한다.

그렇다고 원래의 engineering report가 Privileged로 변하는 것은 아니다.

제2편과 제4편에서 살펴본 것처럼 underlying fact와 pre-existing document는 confidential legal communication과 구별해야 한다.

IP팀은 Privilege를 만들어 내는 ‘세탁소’가 아니다.

  • 오히려 IP팀의 역할은
  • 일반적인 business·technical record와 legal advice를 받기 위해 생성·전달되는 communication을 구별하는 것
  • 에 있다.

12특허위원회 회의는 Privileged인가

K-Tech가 매월 Patent Committee를 운영한다고 하자.

참석자는 다음과 같다.

  • CTO
  • IP팀장
  • R&D 책임자
  • 사업부장
  • 사내변호사
  • 한국 변리사
  • 필요시 미국 patent counsel

회의에서는 다음을 논의한다.

  • 신규 발명의 patentability
  • 미국출원 여부
  • 예상 출원비용
  • 경쟁사 특허의 침해위험
  • 제품 출시일
  • 예상 매출
  • design-around 가능성
  • 라이선스 협상 여부

이 회의 전체가 Attorney-Client Privilege로 보호될까?

일률적으로 보호된다고 단정하기 어렵다.

Patentability나 infringement에 관한 법률적 조언과 제품 출시·예산·매출에 관한 business decision이 하나의 회의에서 함께 논의되고 있기 때문이다.

따라서 중요한 법률적 논의가 이루어지는 회의라면 agenda와 목적을 가능한 범위에서 구별하고, 참석자 역시 실제 필요가 있는 사람으로 제한하는 것이 좋다.

모든 참석자가 변호사일 필요는 없다.

그러나 왜 그 사람이 legal communication에 참여할 필요가 있는가는 설명할 수 있어야 한다.

13‘Need to Know’만으로 모든 문제가 해결되는 것은 아니다

기업에서는 흔히

“Need-to-know basis로 공유했으니 Privileged다.”

라고 말한다.

하지만 ‘need to know’는 Attorney-Client Privilege의 독립적인 요건이나 만능공식이 아니다.

핵심은 여전히 legal advice를 위한 confidential communication인가 하는 점이다.

다만 회사 내부에서 법률적 조언을 필요 이상으로 광범위하게 유통(공유)하면 confidentiality 유지에 관한 논쟁이 커질 수 있다.

  • 예를 들어 미국변호사의 infringement opinion을
  • CEO, CTO, IP팀장, 관련 연구책임자에게 전달하는 경우와,
  • “참고하시라”며 수백 명의 영업·마케팅 직원에게 forwarding하는 경우는 같지 않다.

따라서 기업에서는 법률적 조언을 실제 업무상 알아야 하는 범위에서 communication을 관리하는 것이 중요하다.

14미국 자회사 직원과 한국 본사 변호사의 Communication은 어떠한가

K-Tech는 한국 본사와 미국 자회사 K-Tech USA를 별도 법인으로 운영하고 있다고 하자.

미국 자회사의 field engineer가 미국 고객사의 장비에서 문제된 기능을 직접 설정했다.

한국 본사의 General Counsel이 그 engineer에게 사실관계를 묻는다.

같은 그룹의 직원이니 당연히 하나의 corporate client로 볼 수 있을까?

반드시 그렇다고 볼 수는 없다.

모회사와 자회사는 별도의 법인이다.

어느 법인을 counsel이 대리하고 있는지, 해당 communication이 누구에게 legal advice를 제공하기 위한 것인지, 두 법인 사이에 어떠한 공동의 법률적 이해관계가 있는지 등을 확인해야 할 수 있다.

기업집단 전체를 막연히 하나의 “client”라고 생각하는 것은 위험하다.

특히 한국 본사, 미국 자회사, 합작회사, 공급업체가 동시에 특허분쟁에 관여하는 경우에는 더욱 그렇다.

제6편에서 다룰 Common-Interest Doctrine이 중요한 이유도 여기에 있다.

15퇴직한 직원과의 Communication은 어떻게 되는가

특허소송은 오래전의 기술개발을 다루는 경우가 많다.

K-Tech의 문제된 제품은 7년 전에 개발되었고 핵심 발명자는 이미 퇴직했다고 하자.

미국 litigation counsel이 퇴직한 발명자를 찾아가 당시의 개발경위를 인터뷰한다.

이 communication이 현직 직원과 똑같이 Upjohn에 의해 보호된다고 단정할 수 있을까?

주의가 필요한 부분이다.

Upjohn 자체는 현재 직원들의 communication을 중심으로 판단했고, 퇴직한 former employee의 communication 전체에 관한 포괄적인 규칙을 확립한 판결은 아니다.

이후 법원들은 former employee communication의 Privilege 범위를 놓고 서로 다른 접근을 보여 왔다.

따라서

“한때 직원이었으니 영원히 Upjohn client다.”

라고 생각해서는 안 된다.

Former employee 인터뷰에서는 applicable circuit law, 인터뷰 내용이 과거 재직 중의 업무와 관련되는지, counsel이 누구를 대리하는지 등을 별도로 검토할 필요가 있다.

그리고 litigation을 예상하여 변호사가 former employee를 인터뷰했다면 Attorney-Client Privilege와 별개로 Work-Product Protection이 중요한 역할을 할 수 있다.

16발명자라고 해서 개인 Client가 되는 것도 아니다

특허사건에서는 “inventor”라는 지위 때문에 또 하나의 오해가 생긴다.

발명자가 특허의 핵심인물이므로 회사의 patent attorney가 당연히 발명자 개인도 대리한다고 생각하는 것이다.

그러나 회사가 특허출원이나 소송을 위해 attorney를 선임한 경우, 발명자가 attorney와 자주 communication한다는 사실만으로 개인적인 attorney-client relationship이 자동으로 성립한다고 단정할 수 없다.

예를 들어 K-Tech가 소유한 특허의 prosecution을 회사가 의뢰하고 비용도 회사가 부담하며 patent counsel이 회사를 위해 업무를 수행하고 있다고 하자.

발명자는 기술적 사실을 설명하고 declaration에 서명하며 counsel과 수십 통의 이메일을 주고받을 수 있다.

그렇다고 counsel이 inventorship dispute, 개인적인 책임 또는 퇴직 후 분쟁에서도 그 발명자를 개인적으로 대리한다는 뜻은 아니다.

따라서 기업의 patent counsel은 누구를 대리하고 있는지 불필요한 오해가 생기지 않도록 관리할 필요가 있다.

17Upjohn은 ‘Subject-Matter Test’를 채택한 판결인가

Upjohn을 설명하면서 종종 이렇게 표현한다.

“연방대법원은 control-group test를 버리고 subject-matter test를 채택했다.”

교육적으로는 어느 정도 이해하기 쉬운 표현이지만, 판례를 정확하게 설명하려면 조금 더 조심할 필요가 있다.

연방대법원은 control-group test를 명시적으로 배척했다.

그러나 그 대신 하나의 완결된 “subject-matter test”라는 bright-line formula를 공식 채택한 것은 아니다.

오히려 Upjohn의 구체적인 사실들을 검토하면서 lower-level employees의 communication도 그 상황에서는 Privilege의 보호를 받는다고 판단했다.

연방대법원은 corporate privilege의 모든 상황을 포괄하는 공식보다 case-by-case analysis가 필요하다는 취지를 분명히 했다.

따라서 실무에서는

Control group인가?

라는 질문을

그 직원의 communication이 회사가 법률적 조언을 받기 위해 필요한 사실을 전달하는 과정이었는가?

라는 기능적인 질문으로 바꾸는 편이 정확하다.

18Upjohn과 Work Product는 별개의 문제다

Upjohn 사건에는 Attorney-Client Privilege뿐 아니라 Work-Product Doctrine도 함께 등장했다.

IRS는 회사 변호사가 직원들을 인터뷰하면서 작성한 notes와 memoranda도 요구했다.

연방대법원은 이러한 자료에 변호사의 mental processes가 상당히 반영될 수 있다는 점을 중요하게 보았다.

  • 직원이 변호사에게 한 confidential communication에 대한 Attorney-Client Privilege
  • 변호사가 그 인터뷰를 준비·진행하고 그 결과를 정리하면서 만든 notes와 memorandum에 대한 Work-Product Protection

은 서로 구별되는 문제다.

하나의 employee interview에서 두 보호가 함께 문제될 수 있다.

이 구별은 제7편에서 다시 자세히 살펴본다.

19흔한 오해와 반례

“CEO나 임원과 변호사의 communication만 Privileged다.”

아니다. Upjohn은 control-group test를 배척했다. 실제 사실을 알고 있는 lower-level employee의 communication도 일정한 조건에서는 보호될 수 있다.

“회사 직원이 변호사에게 말하면 모두 Privileged다.”

아니다. Legal advice를 위한 communication인지, 직원이 어떤 역할로 정보를 제공했는지, confidentiality가 유지되었는지 등을 확인해야 한다.

“Upjohn warning을 하면 인터뷰 전체가 Privileged가 된다.”

아니다. Warning은 client와 privilege holder를 명확히 하고 confidentiality를 관리하는 중요한 절차지만 그 자체가 Privilege를 창설하지 않는다.

“직원과 이야기한 회사 변호사는 그 직원의 개인 변호사다.”

일반적으로 그렇게 단정할 수 없다. Corporate counsel의 client는 회사일 수 있으며, 직원 개인의 이해관계와 회사의 이해관계는 달라질 수 있다.

“IP팀을 통하면 모든 자료가 Privileged다.”

아니다. IP팀은 nonprivileged technical or business document를 Privileged document로 바꾸는 통로가 아니다.

“같은 기업집단 직원이면 모두 하나의 Client다.”

그렇게 단순하지 않다. 모회사·자회사 등 별도 법인의 관계에서는 counsel이 누구를 대리하는지와 communication의 목적을 확인해야 한다.

“Upjohn은 control-group test 대신 subject-matter test라는 명확한 새 공식을 채택했다.”

정확한 표현은 아니다. Upjohn은 control-group test를 거부했지만 corporate privilege의 모든 상황을 해결하는 단일 bright-line test를 제시하지 않았다.

20기업 IP팀을 위한 실무 체크리스트

  • 1. 인터뷰 전에 누가 Client인지 명확히 한다.Corporate counsel이 회사를 대리하는 것인지 직원 개인도 대리하는 것인지 불필요한 오해가 생기지 않도록 한다.
  • 2. 인터뷰 목적을 명확히 한다.회사에 legal advice를 제공하기 위한 사실조사라는 점을 필요한 범위에서 설명한다.
  • 3. 직원에게 confidentiality를 안내한다.법률상담 내용이 회사 밖으로 불필요하게 공유되지 않도록 한다.
  • 4. 실제 사실을 알고 있는 직원을 찾는다.직급이 높다는 이유만으로 경영진만 인터뷰하는 것은 Upjohn의 취지와 맞지 않는다.
  • 5. IP팀을 통한 정보수집의 목적을 기록한다.Counsel의 legal analysis를 위해 특정 사실을 수집하는 경우 평상시 business reporting과 구별될 수 있도록 관리한다.
  • 6. Legal communication의 수신자를 필요 이상으로 확대하지 않는다.회사 전체에 forwarding하는 관행은 피한다.
  • 7. 모회사·자회사·JV를 자동으로 하나의 Client라고 가정하지 않는다.법인별 representation 관계를 확인한다.
  • 8. Former employee 인터뷰는 별도로 검토한다.현직 employee와 동일한 Privilege 분석이 항상 적용된다고 가정하지 않는다.
  • 9. Attorney-Client Privilege와 Work Product를 구별한다.Employee communication과 counsel의 interview notes는 서로 다른 보호근거를 가질 수 있다.
  • 10. Patent attorney와 발명자의 관계도 명확히 한다.발명자가 counsel과 자주 communication한다는 사실만으로 발명자 개인에 대한 representation이 자동으로 성립한다고 생각하지 않는다.

21회사에서 중요한 것은 ‘직급’보다 ‘정보의 흐름’이다

Upjohn이 기업의 Attorney-Client Privilege에 남긴 가장 중요한 변화는 client의 범위를 조직도만으로 판단하지 않았다는 데 있다.

기업의 법률문제는 경영진의 회의실에서만 발생하지 않는다.

특허소송이라면 더욱 그렇다.

  • 침해 여부를 좌우하는 사실은 R&D laboratory에 있을 수 있다.
  • Willfulness와 관련된 사실은 IP팀 직원이 알고 있을 수 있다.
  • 제품의 실제 판매형태는 미국 자회사의 field engineer가 알고 있을 수 있다.
  • Patent prosecution의 경위는 발명자와 patent coordinator가 기억하고 있을 수 있다.

변호사가 회사에 정확한 legal advice를 제공하려면 이 사람들과 communication해야 한다.

Upjohn은 바로 그 현실을 인정했다.

  • 그러나 그 의미를
  • “직원이면 누구나 Privileged다.”
  • 라고 바꾸어서는 안 된다.
  • 핵심은 communication의 목적, 역할, 내용과 confidentiality다.
  • 따라서 기업의 Privilege를 관리할 때 질문은
  • “이 직원은 임원인가?”
  • 에서 끝나서는 안 된다.
  • 오히려 다음과 같이 물어야 한다.
  • “이 직원은 회사가 법률적 조언을 받기 위해 필요한 사실을 제공하고 있는가?”

여기에 또 하나의 문제가 생긴다.

K-Tech의 미국 litigation counsel이 Alpha 특허를 분석한 뒤 핵심부품 supplier인 B-Tech와 공동 대응이 필요하다고 판단했다고 하자.

B-Tech의 부품구조가 Alpha의 claim limitation 하나와 직접 관련되어 있기 때문이다.

K-Tech의 counsel은 자신의 infringement analysis를 B-Tech의 counsel에게 전달한다.

두 회사는 같은 특허에 맞서고 있고 이해관계도 상당 부분 같다.

하지만 B-Tech는 K-Tech의 직원도 아니고 K-Tech라는 corporate client의 일부도 아니다.

그렇다면 그 순간 Attorney-Client Privilege는 waiver되는가?

NDA를 체결하면 해결되는가?

“Common Interest Agreement”라고 제목을 붙인 계약서를 먼저 작성하면 되는가?

이것이 다음 편의 주제다.

다음 편

제6편. 다른 회사와 공유하면 Privilege는 깨지는가?

― Common-Interest Doctrine과 Joint-Defense Doctrine

주요 법령·판례와 공식 자료

검증 기준일: 2026년 9월 19일

특허 청구항이 명확해도 라이선스는 모호할 수 있다 — Intel v. VIA 판결이 특허 라이선스 실무에 남긴 교훈

기술표준의 선택사양, 동적 정의, Claim-Level 분석과 작성자 불이익의 원칙 특허 라이선스를 일반적인 임대차계약처럼 생각하는 경우가 있다. 무엇을 빌려주고 빌리는지 알고 있으니...