[제5편] 회사의 누구와 이야기해야 Privilege가 보호되는가? — 직원 인터뷰와 Upjohn Rule

개인에게는 “누가 의뢰인인가?”라는 질문이 어렵지 않다.

변호사를 찾아가 법률상담을 요청한 사람이 의뢰인이다.

하지만 회사는 다르다.

회사는 스스로 말할 수 없다. 결국 임직원을 통해 변호사와 communication한다.

그렇다면 회사의 Attorney-Client Privilege에서 누가 client인가?

대표이사인가?

General Counsel인가?

IP팀장까지인가?

아니면 특허의 실제 기술내용을 알고 있는 연구원도 포함되는가?

특허소송에서는 이 문제가 특히 중요하다.

특허침해 여부를 판단하려면 변호사가 회사 경영진보다 오히려 제품을 직접 설계한 엔지니어와 이야기해야 하는 경우가 많기 때문이다.

미국 연방대법원이 1981년 Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383에서 다룬 문제가 바로 이것이었다.

그리고 Upjohn 이후 기업의 Attorney-Client Privilege를 이해하는 방식은 크게 달라졌다.

목차

1. K-Tech의 미국변호사가 연구원 12명을 인터뷰하다
2. 오래된 접근 ― ‘Control Group’만 Client인가
3. Upjohn 사건에서는 무슨 일이 있었나
4. 연방대법원은 Control-Group Test를 받아들이지 않았다
5. 그렇다고 ‘모든 직원의 말이 Privileged’인 것은 아니다
6. K-Tech의 연구원도 Privileged Communication의 당사자가 될 수 있다
7. Privilege는 직원 개인의 것이 아니라 회사의 것이다
8. Upjohn Warning은 무엇을 위한 것인가
9. Upjohn Warning을 했다고 Privilege가 생기는 것은 아니다
10. IP팀은 변호사와 연구원 사이의 ‘통로’가 될 수 있는가
11. IP팀이 ‘Privilege Hub’가 되는 것도 위험하다
12. 특허위원회 회의는 Privileged인가
13. ‘Need to Know’만으로 모든 문제가 해결되는 것은 아니다
14. 미국 자회사 직원과 한국 본사 변호사의 Communication은 어떠한가
15. 퇴직한 직원과의 Communication은 어떻게 되는가
16. 발명자라고 해서 개인 Client가 되는 것도 아니다
17. Upjohn은 ‘Subject-Matter Test’를 채택한 판결인가
18. Upjohn과 Work Product는 별개의 문제다
19. 흔한 오해와 반례
20. 기업 IP팀을 위한 실무 체크리스트
21. 회사에서 중요한 것은 ‘직급’보다 ‘정보의 흐름’이다

1K-Tech의 미국변호사가 연구원 12명을 인터뷰하다

제1편부터 이어온 K-Tech 사례를 보자.

Alpha Technologies가 미국에서 특허침해소송을 제기하자 K-Tech의 미국 litigation counsel은 본격적인 사실조사에 들어갔다.

Alpha는 K-Tech의 반도체 장비가 특허의 세 가지 claim limitation을 충족한다고 주장하고 있다.

그런데 실제 제품구조를 정확히 알고 있는 사람은 CEO도, 미국 자회사 사장도, General Counsel도 아니다.

한국 R&D센터의 연구원들이다.

미국변호사는 K-Tech IP팀을 통해 다음 사람들과 인터뷰를 진행한다.

• 제품 architecture를 설계한 책임연구원
• bonding module을 개발한 선임연구원
• 문제된 software algorithm을 작성한 연구원
• 시험평가를 담당한 engineer
• 미국 고객사의 요청에 따라 제품을 수정한 field engineer
• 관련 특허의 발명자
• 미국출원 당시 patent prosecution을 지원한 IP팀 직원

인터뷰를 시작하면서 미국변호사는 다음과 같은 취지를 설명한다.

“저는 K-Tech를 대리하는 변호사입니다. 회사에 미국 특허소송에 관한 법률적 조언을 제공하기 위해 사실관계를 확인하고 있습니다. 이 인터뷰는 비밀로 유지되어야 하며, 회사 외부에 내용을 공유해서는 안 됩니다.”

연구원들은 제품개발 과정과 설계변경 이유를 설명한다.

그 과정에서 기존 이메일에는 나타나지 않았던 사실도 나온다.

한 연구원은 말한다.

“Alpha 특허를 본 뒤 설계를 변경한 것은 아닙니다. 그 구조는 고객사의 thermal requirement 때문에 2년 전부터 검토하고 있었습니다.”

다른 연구원은 말한다.

“초기 prototype에는 Alpha가 문제 삼는 구조와 비슷한 부분이 있었지만 양산모델에서는 제거했습니다.”

미국변호사는 인터뷰 결과를 memorandum으로 정리한다.

Discovery가 시작되자 Alpha는 이 인터뷰 내용과 memorandum의 제출을 요구한다.

K-Tech는 Attorney-Client Privilege와 Work-Product Protection을 주장한다.

Alpha는 반박한다.

“인터뷰 대상자들은 회사의 의사결정권자가 아닙니다. 대부분 일반 연구원입니다. 이들은 회사의 ‘client’가 아니므로 communication은 Privileged가 아닙니다.”

어느 쪽 주장이 타당할까?

2오래된 접근 ― ‘Control Group’만 Client인가

기업의 Attorney-Client Privilege를 좁게 보는 전통적인 접근 가운데 하나가 이른바 control-group test였다.

논리는 비교적 간단하다.

회사는 법인이고 결국 중요한 결정을 내리는 경영진을 통해 행동한다.

따라서 회사의 변호사와 communication할 수 있는 “client”의 범위도 회사의 의사결정을 통제하거나 법률적 조언에 따라 회사가 어떤 행동을 할지를 결정할 수 있는 고위 임직원으로 한정하자는 것이다.

이 접근은 Privilege의 범위를 비교적 명확하게 정할 수 있다는 장점이 있다.

그러나 실제 기업에서는 심각한 문제가 발생한다.

특허사건을 보면 쉽게 알 수 있다.

CEO가 semiconductor bonding mechanism의 세부구조를 알고 있을 가능성은 낮다.

CFO가 source code를 설명하기도 어렵다.

General Counsel이 제품의 실제 manufacturing parameters를 직접 측정한 것도 아니다.

중요한 사실은 오히려 조직의 아래쪽에 있는 연구원, engineer, 생산담당자, 영업담당자 등이 알고 있다.

만약 이들과 회사 변호사의 communication이 보호되지 않는다면 변호사는 정확한 사실을 파악하지 못한 상태에서 회사에 법률적 조언을 해야 하는 문제가 생긴다.

바로 이 문제를 연방대법원이 Upjohn에서 다루었다.

3Upjohn 사건에서는 무슨 일이 있었나

Upjohn은 미국의 제약회사였다.

회사의 독립감사인이 해외 자회사에서 외국 정부 관계자에게 지급된 것으로 보이는 수상한 payments를 발견했다.

회사는 내부조사를 시작했다.

회사의 General Counsel인 Gerard Thomas는 Chairman의 지시에 따라 해외의 불법 또는 부적절한 지급이 있었는지를 조사했다.

회사는 여러 임직원에게 questionnaire를 보냈다.

그리고 그들에게 이 조사가 “highly confidential”하다고 알리고, 조사에 도움이 되는 회사 직원 외에는 내용을 논의하지 말도록 지시했다.

답변은 General Counsel에게 직접 보내도록 했다.

General Counsel과 외부변호사는 questionnaire를 받은 직원들과 그 밖의 여러 임직원도 인터뷰했다.

이후 IRS가 세무조사를 시작하면서 회사의 내부조사 자료와 직원 communication을 요구했다. 공식 판결문에 따르면 IRS는 General Counsel의 감독 아래 수행된 조사 관련 파일의 제출을 요구했다.

결국 문제는 연방대법원까지 올라갔다.

4연방대법원은 Control-Group Test를 받아들이지 않았다

연방대법원은 control-group test가 Attorney-Client Privilege의 목적에 맞지 않는다고 판단했다.

그 이유가 중요하다.

기업의 변호사가 제대로 된 법률적 조언을 제공하려면 실제 사실을 알고 있는 사람들로부터 정보를 얻어야 한다.

그 사람들이 반드시 회사의 최고경영진일 필요는 없다.

오히려 복잡한 기업에서는 중요한 사실을 알고 있는 직원과 법률적 결정을 내리는 경영진이 서로 다른 경우가 일반적이다.

연방대법원은 control-group test가 Privilege의 범위를 지나치게 좁혀, 변호사가 회사에 건전하고 충분한 법률적 조언을 제공하는 데 필요한 정보의 흐름을 방해한다고 보았다.

Upjohn의 핵심 결론은 다음과 같다.

기업의 Attorney-Client Privilege는 최고경영진이나 회사의 의사결정을 통제하는 사람과 변호사 사이의 communication에만 한정되지 않는다.

실제 사실을 알고 있는 lower-level employee와 회사 변호사 사이의 communication도 일정한 조건에서는 보호될 수 있다.

5그렇다고 ‘모든 직원의 말이 Privileged’인 것은 아니다

다만 Upjohn의 범위를 지나치게 넓혀서는 안 된다.

연방대법원은 control-group test를 배척했지만,

“회사 직원이 회사 변호사와 이야기하면 모두 Privileged다.”

라는 새로운 bright-line rule을 만들지 않았다.

오히려 Upjohn의 구체적인 사실관계를 살펴보면 어떤 communication이 보호될 수 있는지를 이해하는 데 도움이 된다.

당시 직원 communication에는 여러 특징이 있었다.

• 첫째, 회사 경영진이 법률적 문제에 대응하기 위한 조사를 지시했다.
• 둘째, General Counsel은 회사에 legal advice를 제공하기 위해 사실관계를 조사했다.
• 셋째, 직원들이 제공한 정보는 자신들이 회사 업무를 수행하면서 알게 된 사항이었다.
• 넷째, 직원들은 회사가 법률적 조언을 받기 위해 조사를 진행하고 있다는 사실을 알고 있었다.
• 다섯째, communication은 confidential하게 유지되었다.

핵심은 직원의 직급이 아니라 communication의 기능과 목적이었다.

6K-Tech의 연구원도 Privileged Communication의 당사자가 될 수 있다

K-Tech 사례에 적용해 보자.

Alpha가 문제 삼는 제품의 bonding structure를 가장 잘 알고 있는 사람이 선임연구원 박 과장이라고 하자.

박 과장은 회사의 경영진도 아니고 특허소송에 관한 의사결정권도 없다.

그러나 실제 제품을 설계했기 때문에 다음 사실을 알고 있다.

• 해당 구조가 언제 처음 도입되었는지
• 왜 그 구조를 선택했는지
• Alpha 특허를 언제 처음 알게 되었는지
• 양산제품과 prototype의 차이가 무엇인지
• 설계변경이 어떤 고객 요구에서 비롯되었는지

이러한 사실은 미국변호사가 infringement나 willfulness 등의 쟁점을 검토하는 데 중요할 수 있다.

미국변호사가 K-Tech에 법률적 조언을 제공하기 위해 박 과장에게 질문하고, 박 과장이 자신의 업무범위에서 알게 된 사실을 confidential하게 설명한다면,

“박 과장은 회사의 의사결정권자가 아니다.”

라는 이유만으로 그 communication을 Attorney-Client Privilege 밖으로 밀어낼 수는 없다.

이것이 Upjohn이 특허소송에서 중요한 이유다.

7Privilege는 직원 개인의 것이 아니라 회사의 것이다

여기서 한 가지를 더 짚어야 한다.

K-Tech의 박 과장이 미국변호사와 인터뷰했다고 하자.

그러면 그 변호사가 박 과장 개인의 변호사가 되는 것일까?

일반적으로는 그렇지 않다.

변호사가 대리하는 client는 K-Tech라는 법인이다.

직원은 회사가 법률적 조언을 받기 위해 필요한 사실을 전달하는 역할을 한다.

따라서 corporate attorney-client privilege의 holder도 원칙적으로 회사다.

이 차이는 나중에 매우 중요해질 수 있다.

직원이 퇴직하거나 회사와 이해관계가 충돌할 수 있기 때문이다.

그래서 기업 내부조사나 litigation interview에서는 흔히 변호사가 인터뷰 시작 전에 자신이 회사를 대리하며 직원 개인을 대리하는 것이 아니라는 점을 설명한다.

실무에서 흔히 이를 Upjohn warning이라고 부른다.

8Upjohn Warning은 무엇을 위한 것인가

미국변호사가 K-Tech의 연구원에게 다음과 같이 설명한다고 하자.

“저는 K-Tech를 대리하고 있으며 귀하 개인을 대리하는 변호사가 아닙니다. 이 인터뷰는 K-Tech에 법률적 조언을 제공하기 위해 진행됩니다. Communication은 Attorney-Client Privilege의 보호를 받을 수 있지만 그 Privilege는 회사에 귀속됩니다. 따라서 회사가 그 Privilege를 유지하거나 waive할지 결정할 수 있습니다. 인터뷰 내용은 회사 외부에 공유하지 마십시오.”

이것이 전형적인 Upjohn warning의 기능이다.

직원에게 중요한 점을 알려준다.

• 첫째, 변호사의 client는 회사라는 것.
• 둘째, 직원 개인에게 별도의 attorney-client relationship이 당연히 생기는 것은 아니라는 것.
• 셋째, Privilege를 통제하는 주체도 회사라는 것.

특히 특허소송에서는 발명자와 회사의 이해관계가 언제나 같다고 가정해서는 안 된다.

발명자가 퇴직했거나 경쟁사로 이직했을 수도 있다.

발명의 conception이나 inventorship가 다투어질 수도 있다.

직원의 행동이 willfulness, inequitable conduct 또는 다른 책임문제와 연결될 수도 있다.

따라서 인터뷰 단계에서 client의 범위를 명확히 하는 것이 중요하다.

9Upjohn Warning을 했다고 Privilege가 생기는 것은 아니다

여기서도 형식과 실질을 구별해야 한다.

변호사가 인터뷰 시작 전에 완벽한 Upjohn warning을 읽었다고 하자.

그렇다고 이후 대화가 전부 Privileged가 되는 것은 아니다.

예를 들어 인터뷰가 끝난 뒤 변호사가 연구원에게 묻는다.

“그런데 이 제품의 내년 예상매출이 어느 정도입니까?”

연구원이 답한다.

“마케팅팀 예상으로는 2억 달러입니다.”

이 대화가 어떤 법률적 조언과 관계되는지에 따라 분석이 달라진다.

Upjohn warning은 Privilege를 만들어 내는 주문이 아니다.

그것은 누가 client이고 communication이 어떤 목적으로 이루어지는지를 명확하게 관리하는 절차다.

결국 다시 communication의 목적을 보아야 한다.

10IP팀은 변호사와 연구원 사이의 ‘통로’가 될 수 있는가

한국 기업에서는 미국변호사가 연구원에게 직접 연락하지 않는 경우가 많다.

대개 본사의 IP팀이 중간에 있다.

미국 litigation counsel이 K-Tech IP팀에 이렇게 요청한다고 하자.

“Claim 3의 ‘continuous layer’가 제품에 존재하는지 확인해야 합니다. 해당 구조를 설계한 engineer에게 아래 질문을 확인해 주십시오.”

IP팀 직원이 연구원에게 질문한다.

연구원은 IP팀에 답한다.

IP팀은 답변을 정리해 미국변호사에게 전달한다.

이 경우 변호사와 연구원이 직접 이야기하지 않았다는 이유만으로 Privilege가 당연히 부정될까?

결론은 그렇게 단순하지 않다.

Corporate client는 조직을 통해 움직인다.

법률적 조언을 얻기 위해 회사 내부에서 필요한 사실을 수집하여 counsel에게 전달하는 과정이 있을 수 있다.

다만 이 경우에도 처음부터 법률적 조언을 얻기 위한 정보수집이라는 목적이 분명해야 한다.

IP팀이 평상시 작성하던 기술보고서를 나중에 미국변호사에게 전달한 경우와, counsel의 법률적 질문에 답하기 위해 특정 사실을 confidential하게 수집한 경우는 같지 않다.

11IP팀이 ‘Privilege Hub’가 되는 것도 위험하다

반대 방향의 문제도 있다.

기업이 Upjohn을 넓게 이해하여 모든 민감한 자료를 IP팀이나 Legal을 거치도록 만드는 것이다.

예를 들어 연구원이 평상시 작성한 engineering report를 IP팀에 보내고,

IP팀은 제목을

“PRIVILEGED — LEGAL REVIEW”

로 바꾼 뒤 미국변호사에게 전달한다.

그렇다고 원래의 engineering report가 Privileged로 변하는 것은 아니다.

제2편과 제4편에서 살펴본 것처럼 underlying fact와 pre-existing document는 confidential legal communication과 구별해야 한다.

IP팀은 Privilege를 만들어 내는 ‘세탁소’가 아니다.

• 오히려 IP팀의 역할은
• 일반적인 business·technical record와 legal advice를 받기 위해 생성·전달되는 communication을 구별하는 것
• 에 있다.

12특허위원회 회의는 Privileged인가

K-Tech가 매월 Patent Committee를 운영한다고 하자.

참석자는 다음과 같다.

• CTO
• IP팀장
• R&D 책임자
• 사업부장
• 사내변호사
• 한국 변리사
• 필요시 미국 patent counsel

회의에서는 다음을 논의한다.

• 신규 발명의 patentability
• 미국출원 여부
• 예상 출원비용
• 경쟁사 특허의 침해위험
• 제품 출시일
• 예상 매출
• design-around 가능성
• 라이선스 협상 여부

이 회의 전체가 Attorney-Client Privilege로 보호될까?

일률적으로 보호된다고 단정하기 어렵다.

Patentability나 infringement에 관한 법률적 조언과 제품 출시·예산·매출에 관한 business decision이 하나의 회의에서 함께 논의되고 있기 때문이다.

따라서 중요한 법률적 논의가 이루어지는 회의라면 agenda와 목적을 가능한 범위에서 구별하고, 참석자 역시 실제 필요가 있는 사람으로 제한하는 것이 좋다.

모든 참석자가 변호사일 필요는 없다.

그러나 왜 그 사람이 legal communication에 참여할 필요가 있는가는 설명할 수 있어야 한다.

13‘Need to Know’만으로 모든 문제가 해결되는 것은 아니다

기업에서는 흔히

“Need-to-know basis로 공유했으니 Privileged다.”

라고 말한다.

하지만 ‘need to know’는 Attorney-Client Privilege의 독립적인 요건이나 만능공식이 아니다.

핵심은 여전히 legal advice를 위한 confidential communication인가 하는 점이다.

다만 회사 내부에서 법률적 조언을 필요 이상으로 광범위하게 유통(공유)하면 confidentiality 유지에 관한 논쟁이 커질 수 있다.

• 예를 들어 미국변호사의 infringement opinion을
• CEO, CTO, IP팀장, 관련 연구책임자에게 전달하는 경우와,
• “참고하시라”며 수백 명의 영업·마케팅 직원에게 forwarding하는 경우는 같지 않다.

따라서 기업에서는 법률적 조언을 실제 업무상 알아야 하는 범위에서 communication을 관리하는 것이 중요하다.

14미국 자회사 직원과 한국 본사 변호사의 Communication은 어떠한가

K-Tech는 한국 본사와 미국 자회사 K-Tech USA를 별도 법인으로 운영하고 있다고 하자.

미국 자회사의 field engineer가 미국 고객사의 장비에서 문제된 기능을 직접 설정했다.

한국 본사의 General Counsel이 그 engineer에게 사실관계를 묻는다.

같은 그룹의 직원이니 당연히 하나의 corporate client로 볼 수 있을까?

반드시 그렇다고 볼 수는 없다.

모회사와 자회사는 별도의 법인이다.

어느 법인을 counsel이 대리하고 있는지, 해당 communication이 누구에게 legal advice를 제공하기 위한 것인지, 두 법인 사이에 어떠한 공동의 법률적 이해관계가 있는지 등을 확인해야 할 수 있다.

기업집단 전체를 막연히 하나의 “client”라고 생각하는 것은 위험하다.

특히 한국 본사, 미국 자회사, 합작회사, 공급업체가 동시에 특허분쟁에 관여하는 경우에는 더욱 그렇다.

제6편에서 다룰 Common-Interest Doctrine이 중요한 이유도 여기에 있다.

15퇴직한 직원과의 Communication은 어떻게 되는가

특허소송은 오래전의 기술개발을 다루는 경우가 많다.

K-Tech의 문제된 제품은 7년 전에 개발되었고 핵심 발명자는 이미 퇴직했다고 하자.

미국 litigation counsel이 퇴직한 발명자를 찾아가 당시의 개발경위를 인터뷰한다.

이 communication이 현직 직원과 똑같이 Upjohn에 의해 보호된다고 단정할 수 있을까?

주의가 필요한 부분이다.

Upjohn 자체는 현재 직원들의 communication을 중심으로 판단했고, 퇴직한 former employee의 communication 전체에 관한 포괄적인 규칙을 확립한 판결은 아니다.

이후 법원들은 former employee communication의 Privilege 범위를 놓고 서로 다른 접근을 보여 왔다.

따라서

“한때 직원이었으니 영원히 Upjohn client다.”

라고 생각해서는 안 된다.

Former employee 인터뷰에서는 applicable circuit law, 인터뷰 내용이 과거 재직 중의 업무와 관련되는지, counsel이 누구를 대리하는지 등을 별도로 검토할 필요가 있다.

그리고 litigation을 예상하여 변호사가 former employee를 인터뷰했다면 Attorney-Client Privilege와 별개로 Work-Product Protection이 중요한 역할을 할 수 있다.

16발명자라고 해서 개인 Client가 되는 것도 아니다

특허사건에서는 “inventor”라는 지위 때문에 또 하나의 오해가 생긴다.

발명자가 특허의 핵심인물이므로 회사의 patent attorney가 당연히 발명자 개인도 대리한다고 생각하는 것이다.

그러나 회사가 특허출원이나 소송을 위해 attorney를 선임한 경우, 발명자가 attorney와 자주 communication한다는 사실만으로 개인적인 attorney-client relationship이 자동으로 성립한다고 단정할 수 없다.

예를 들어 K-Tech가 소유한 특허의 prosecution을 회사가 의뢰하고 비용도 회사가 부담하며 patent counsel이 회사를 위해 업무를 수행하고 있다고 하자.

발명자는 기술적 사실을 설명하고 declaration에 서명하며 counsel과 수십 통의 이메일을 주고받을 수 있다.

그렇다고 counsel이 inventorship dispute, 개인적인 책임 또는 퇴직 후 분쟁에서도 그 발명자를 개인적으로 대리한다는 뜻은 아니다.

따라서 기업의 patent counsel은 누구를 대리하고 있는지 불필요한 오해가 생기지 않도록 관리할 필요가 있다.

17Upjohn은 ‘Subject-Matter Test’를 채택한 판결인가

Upjohn을 설명하면서 종종 이렇게 표현한다.

“연방대법원은 control-group test를 버리고 subject-matter test를 채택했다.”

교육적으로는 어느 정도 이해하기 쉬운 표현이지만, 판례를 정확하게 설명하려면 조금 더 조심할 필요가 있다.

연방대법원은 control-group test를 명시적으로 배척했다.

그러나 그 대신 하나의 완결된 “subject-matter test”라는 bright-line formula를 공식 채택한 것은 아니다.

오히려 Upjohn의 구체적인 사실들을 검토하면서 lower-level employees의 communication도 그 상황에서는 Privilege의 보호를 받는다고 판단했다.

연방대법원은 corporate privilege의 모든 상황을 포괄하는 공식보다 case-by-case analysis가 필요하다는 취지를 분명히 했다.

따라서 실무에서는

Control group인가?

라는 질문을

그 직원의 communication이 회사가 법률적 조언을 받기 위해 필요한 사실을 전달하는 과정이었는가?

라는 기능적인 질문으로 바꾸는 편이 정확하다.

18Upjohn과 Work Product는 별개의 문제다

Upjohn 사건에는 Attorney-Client Privilege뿐 아니라 Work-Product Doctrine도 함께 등장했다.

IRS는 회사 변호사가 직원들을 인터뷰하면서 작성한 notes와 memoranda도 요구했다.

연방대법원은 이러한 자료에 변호사의 mental processes가 상당히 반영될 수 있다는 점을 중요하게 보았다.

즉

• 직원이 변호사에게 한 confidential communication에 대한 Attorney-Client Privilege
• 와
• 변호사가 그 인터뷰를 준비·진행하고 그 결과를 정리하면서 만든 notes와 memorandum에 대한 Work-Product Protection

은 서로 구별되는 문제다.

하나의 employee interview에서 두 보호가 함께 문제될 수 있다.

이 구별은 제7편에서 다시 자세히 살펴본다.

19흔한 오해와 반례

“CEO나 임원과 변호사의 communication만 Privileged다.”

아니다. Upjohn은 control-group test를 배척했다. 실제 사실을 알고 있는 lower-level employee의 communication도 일정한 조건에서는 보호될 수 있다.

“회사 직원이 변호사에게 말하면 모두 Privileged다.”

아니다. Legal advice를 위한 communication인지, 직원이 어떤 역할로 정보를 제공했는지, confidentiality가 유지되었는지 등을 확인해야 한다.

“Upjohn warning을 하면 인터뷰 전체가 Privileged가 된다.”

아니다. Warning은 client와 privilege holder를 명확히 하고 confidentiality를 관리하는 중요한 절차지만 그 자체가 Privilege를 창설하지 않는다.

“직원과 이야기한 회사 변호사는 그 직원의 개인 변호사다.”

일반적으로 그렇게 단정할 수 없다. Corporate counsel의 client는 회사일 수 있으며, 직원 개인의 이해관계와 회사의 이해관계는 달라질 수 있다.

“IP팀을 통하면 모든 자료가 Privileged다.”

아니다. IP팀은 nonprivileged technical or business document를 Privileged document로 바꾸는 통로가 아니다.

“같은 기업집단 직원이면 모두 하나의 Client다.”

그렇게 단순하지 않다. 모회사·자회사 등 별도 법인의 관계에서는 counsel이 누구를 대리하는지와 communication의 목적을 확인해야 한다.

“Upjohn은 control-group test 대신 subject-matter test라는 명확한 새 공식을 채택했다.”

정확한 표현은 아니다. Upjohn은 control-group test를 거부했지만 corporate privilege의 모든 상황을 해결하는 단일 bright-line test를 제시하지 않았다.

20기업 IP팀을 위한 실무 체크리스트

• 1. 인터뷰 전에 누가 Client인지 명확히 한다.Corporate counsel이 회사를 대리하는 것인지 직원 개인도 대리하는 것인지 불필요한 오해가 생기지 않도록 한다.
• 2. 인터뷰 목적을 명확히 한다.회사에 legal advice를 제공하기 위한 사실조사라는 점을 필요한 범위에서 설명한다.
• 3. 직원에게 confidentiality를 안내한다.법률상담 내용이 회사 밖으로 불필요하게 공유되지 않도록 한다.
• 4. 실제 사실을 알고 있는 직원을 찾는다.직급이 높다는 이유만으로 경영진만 인터뷰하는 것은 Upjohn의 취지와 맞지 않는다.
• 5. IP팀을 통한 정보수집의 목적을 기록한다.Counsel의 legal analysis를 위해 특정 사실을 수집하는 경우 평상시 business reporting과 구별될 수 있도록 관리한다.
• 6. Legal communication의 수신자를 필요 이상으로 확대하지 않는다.회사 전체에 forwarding하는 관행은 피한다.
• 7. 모회사·자회사·JV를 자동으로 하나의 Client라고 가정하지 않는다.법인별 representation 관계를 확인한다.
• 8. Former employee 인터뷰는 별도로 검토한다.현직 employee와 동일한 Privilege 분석이 항상 적용된다고 가정하지 않는다.
• 9. Attorney-Client Privilege와 Work Product를 구별한다.Employee communication과 counsel의 interview notes는 서로 다른 보호근거를 가질 수 있다.
• 10. Patent attorney와 발명자의 관계도 명확히 한다.발명자가 counsel과 자주 communication한다는 사실만으로 발명자 개인에 대한 representation이 자동으로 성립한다고 생각하지 않는다.

21회사에서 중요한 것은 ‘직급’보다 ‘정보의 흐름’이다

Upjohn이 기업의 Attorney-Client Privilege에 남긴 가장 중요한 변화는 client의 범위를 조직도만으로 판단하지 않았다는 데 있다.

기업의 법률문제는 경영진의 회의실에서만 발생하지 않는다.

특허소송이라면 더욱 그렇다.

• 침해 여부를 좌우하는 사실은 R&D laboratory에 있을 수 있다.
• Willfulness와 관련된 사실은 IP팀 직원이 알고 있을 수 있다.
• 제품의 실제 판매형태는 미국 자회사의 field engineer가 알고 있을 수 있다.
• Patent prosecution의 경위는 발명자와 patent coordinator가 기억하고 있을 수 있다.

변호사가 회사에 정확한 legal advice를 제공하려면 이 사람들과 communication해야 한다.

Upjohn은 바로 그 현실을 인정했다.

• 그러나 그 의미를
• “직원이면 누구나 Privileged다.”
• 라고 바꾸어서는 안 된다.
• 핵심은 communication의 목적, 역할, 내용과 confidentiality다.
• 따라서 기업의 Privilege를 관리할 때 질문은
• “이 직원은 임원인가?”
• 에서 끝나서는 안 된다.
• 오히려 다음과 같이 물어야 한다.
• “이 직원은 회사가 법률적 조언을 받기 위해 필요한 사실을 제공하고 있는가?”

여기에 또 하나의 문제가 생긴다.

K-Tech의 미국 litigation counsel이 Alpha 특허를 분석한 뒤 핵심부품 supplier인 B-Tech와 공동 대응이 필요하다고 판단했다고 하자.

B-Tech의 부품구조가 Alpha의 claim limitation 하나와 직접 관련되어 있기 때문이다.

K-Tech의 counsel은 자신의 infringement analysis를 B-Tech의 counsel에게 전달한다.

두 회사는 같은 특허에 맞서고 있고 이해관계도 상당 부분 같다.

하지만 B-Tech는 K-Tech의 직원도 아니고 K-Tech라는 corporate client의 일부도 아니다.

그렇다면 그 순간 Attorney-Client Privilege는 waiver되는가?

NDA를 체결하면 해결되는가?

“Common Interest Agreement”라고 제목을 붙인 계약서를 먼저 작성하면 되는가?

이것이 다음 편의 주제다.

다음 편

제6편. 다른 회사와 공유하면 Privilege는 깨지는가?

― Common-Interest Doctrine과 Joint-Defense Doctrine

주요 법령·판례와 공식 자료

• Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383 (1981)Library of Congress 공식 U.S. Reports PDF
• Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947)Library of Congress 공식 U.S. Reports PDF
• U.S. Reports — Upjohn 사건 안내Library of Congress 공식 자료

검증 기준일: 2026년 9월 19일

※ Upjohn은 lower-level employee와 corporate counsel 사이의 모든 communication을 일률적으로 보호한다고 판시한 사건이 아니다. 해당 사건의 구체적인 사실관계를 토대로 control-group test를 배척했으며, corporate privilege의 범위는 구체적인 상황에 따라 판단할 필요가 있다.

※ Former employee와 corporate counsel 사이의 communication은 Upjohn 자체가 포괄적으로 해결한 문제가 아니다. 관할법원별 판례에 차이가 있을 수 있으므로 개별 사건에서는 applicable law를 별도로 확인할 필요가 있다.

※ 이 글은 미국 특허소송에서의 Attorney-Client Privilege를 한국 기업의 IP 실무 관점에서 설명하기 위한 일반적인 정보이며, 특정 사건에 관한 미국법상 법률의견을 제공하기 위한 것은 아니다.

[제4편] 특허출원을 위해 전달한 기술정보도 보호되는가? — 발명신고서와 Attorney-Client Privilege

기업의 연구원이 새로운 기술을 개발하면 가장 먼저 작성하는 문서 가운데 하나가 발명신고서(Invention Disclosure 또는 Invention Record)다.

발명의 구조와 작동원리, 기존 기술과의 차이, 실험결과, 발명자, 발명일자, 관련 선행기술 등이 기록된다. IP팀은 이를 검토한 뒤 변리사나 patent attorney에게 보내 특허출원 여부를 판단하고 청구항을 작성하도록 한다.

그런데 미국 특허소송의 Discovery에서 상대방이 그 발명신고서를 제출하라고 요구한다면 어떻게 될까?

여기에는 선뜻 답하기 어려운 문제가 숨어 있다.

발명자가 변리사나 patent attorney에게 제공한 기술정보의 상당 부분은 결국 특허명세서에 들어가 USPTO를 통해 공개될 수 있다.

그렇다면 애초에 비밀정보라고 할 수 있을까?

반대로 발명자는 단순히 기술정보를 전달하려고 patent attorney를 찾아간 것이 아니다. 어떤 부분이 특허를 받을 수 있는지, 어떤 범위로 청구해야 하는지, 어떤 선행기술을 고려해야 하는지에 관한 전문적인 법률서비스를 받기 위해 기술을 설명한다.

그렇다면 그 communication은 Attorney-Client Privilege로 보호되어야 하지 않을까?

미국 법원도 오랫동안 이 문제를 놓고 서로 다른 접근을 취했다.

논쟁의 중심에는 한 가지 질문이 있었다.

Patent attorney는 발명자의 기술정보를 USPTO에 전달하는 단순한 ‘conduit’인가, 아니면 기술적 사실을 법적으로 평가하고 선택하여 특허권으로 구성하는 legal adviser인가?

목차

1. K-Tech의 발명신고서가 Discovery 대상이 되다
2. 특허출원은 단순한 서류작성 업무인가
3. 오래된 논쟁 ― Patent Attorney는 ‘Mere Conduit’인가
4. 그러나 특허출원 실무는 그렇게 단순하지 않다
5. Knogo ― 기술정보도 법률상담의 재료가 될 수 있다
6. Federal Circuit의 중요한 정리 ― In re Spalding Sports
7. Spalding이 중요하게 본 것은 문서의 ‘목적’이었다
8. “나중에 공개될 정보”라는 이유만으로 Privilege가 사라지지는 않는다
9. 그렇다고 특허 관련 모든 자료가 Privileged라는 뜻은 아니다
10. 기존 기술자료를 발명신고서에 첨부하면 어떻게 되는가
11. 발명신고서 양식 자체도 중요하다
12. 선행기술을 적으면 오히려 위험한가
13. 특허청에 공개된 부분만 골라서 Discovery할 수 있는가
14. 한국 변리사에게 보낸 발명신고서는 어떻게 보아야 하는가
15. 미국 Patent Agent에게 보낸 경우에는 또 다른 법리가 적용된다
16. 기술전문가가 중간에 참여하면 어떻게 되는가
17. 발명신고서를 지나치게 ‘법률문서화’하는 것도 답은 아니다
18. K-Tech의 발명신고 시스템을 다시 설계한다면
19. 흔한 오해와 반례
20. 기업 IP팀을 위한 실무 체크리스트
21. 기술정보가 공개되었다고 ‘Communication’까지 공개되는 것은 아니다

1K-Tech의 발명신고서가 Discovery 대상이 되다

제1편부터 이어온 K-Tech 사례를 보자.

Alpha Technologies가 침해를 주장하는 K-Tech의 핵심 제품에는 7년 전에 개발된 bonding technology가 적용되어 있다.

당시 K-Tech의 연구원 김 박사는 새로운 bonding structure를 개발한 뒤 회사의 표준양식에 따라 발명신고서를 작성했다.

발명신고서에는 다음 내용이 포함되어 있었다.

• 발명의 명칭
• 발명자
• 종래기술의 문제점
• 새로운 bonding structure
• 실험결과
• 예상되는 기술적 효과
• 연구원이 알고 있던 경쟁사의 선행특허
• 최초 착상일과 실험일
• 외부 발표 여부
• 관련 제품의 개발일정

IP팀은 이 발명신고서를 한국 변리사에게 보냈다.

한국 변리사는 연구원들과 여러 차례 회의를 하면서 발명의 핵심을 정리하고 선행기술을 추가 조사했다. 이를 토대로 한국 특허출원을 작성했고, 1년 뒤 그 한국출원을 기초로 미국출원도 이루어졌다.

미국출원 과정에서는 U.S. patent attorney도 참여했다.

7년 뒤 Alpha가 K-Tech를 미국에서 특허침해로 제소했다.

Discovery 과정에서 Alpha는 K-Tech의 발명신고서와 그 이후 한국 변리사, 미국 patent attorney, 발명자와 IP팀 사이에서 오간 이메일을 모두 제출하라고 요구한다.

K-Tech는 이렇게 주장한다.

“이 자료들은 특허를 받을 수 있는지 판단하고 출원전략을 수립하기 위해 특허전문가에게 비밀리에 전달한 communication이므로 Privileged입니다.”

Alpha는 반박한다.

“발명신고서에 있는 기술정보 대부분은 결국 특허명세서에 공개되었습니다. 공개하기 위해 patent attorney에게 전달한 정보를 어떻게 confidential communication이라고 할 수 있습니까?”

어느 쪽 주장이 타당할까?

2특허출원은 단순한 서류작성 업무인가

먼저 특허출원 업무의 성격부터 살펴볼 필요가 있다.

미국 연방대법원은 Sperry v. Florida ex rel. Florida Bar, 373 U.S. 379 (1963)에서 USPTO에 등록된 patent agent가 변호사 자격 없이도 연방법이 허용한 범위에서 특허출원 업무를 수행할 수 있다고 판단했다.

그렇다고 특허출원이 단순한 기술서류 작성이라는 뜻은 아니다.

Patent application을 작성하려면 발명자의 기술설명을 이해하고, 선행기술과 비교하고, 무엇이 발명의 법적 보호대상이 될 수 있는지를 판단해야 한다.

특히 청구항은 발명자가 말한 기술적 사실을 그대로 받아 적는 문서가 아니다.

발명의 기술적 내용을 분석하고, 선행기술과 구별되는 요소를 찾아내며, 보호받을 수 있는 범위를 법률적 언어로 구성하는 작업이다.

Federal Circuit도 이후 특허출원과 관련한 privilege를 판단하면서 바로 이 점을 중요하게 보았다.

3오래된 논쟁 ― Patent Attorney는 ‘Mere Conduit’인가

1970년 Jack Winter, Inc. v. Koratron Co., 50 F.R.D. 225 (N.D. Cal. 1970)에서는 특허출원 과정에서 발명자가 patent attorney에게 전달한 정보의 privilege 범위가 문제되었다.

법원은 먼저 중요한 점을 인정했다.

Patent application을 준비하는 업무는 specification과 claim을 작성하고 patentability에 관하여 의뢰인에게 조언하며 전문적인 판단을 요구하므로, 변호사가 이를 수행할 때 법률가로서 활동하지 않는다고 볼 수는 없다는 것이었다.

그러나 기술정보에 대해서는 별도의 문제가 있다고 보았다.

Patent attorney에게 전달된 정보 가운데 USPTO에 공개하기 위한 정보라면, 변호사는 그 부분에서는 의뢰인과 USPTO 사이의 일종의 “conduit”, 즉 전달통로에 불과하다는 논리가 등장했다.

이후 이 접근은 흔히 Jack Winter 또는 conduit theory라고 불렸다.

그 논리는 직관적이다.

발명자가 patent attorney에게

“우리 발명은 A, B, C라는 구조로 이루어져 있습니다.”

라고 설명하고,

그 정보가 그대로 특허명세서에 기재되어 세상에 공개될 예정이라면,

그 기술정보를 정말 confidential attorney-client communication이라고 할 수 있느냐는 것이다.

이 접근에 따르면 특허출원 과정에서 전달되는 순수한 기술정보에는 Privilege가 인정되기 어려운 영역이 상당히 넓어질 수 있다.

4그러나 특허출원 실무는 그렇게 단순하지 않다

실제 patent prosecution은 단순한 전달과정이 아니다.

발명자가 patent attorney에게 100개의 기술적 사실을 설명했다고 해서 그 100개가 그대로 특허명세서에 들어가는 것은 아니다.

Patent attorney는 질문한다.

• 어떤 구성이 필수적인가?
• 어떤 것은 선택사항인가?
• 발명의 핵심적인 차별점은 무엇인가?
• 선행기술과 비교하면 무엇이 새로운가?
• 어느 범위까지 청구할 수 있는가?
• Broad claim을 작성하면 어떤 prior art가 문제가 되는가?
• Narrow claim을 작성하면 경쟁사가 쉽게 design around할 수 있는가?

즉 기술적 사실은 그 자체로 끝나는 것이 아니다.

Patent attorney와 발명자의 대화를 거치면서 ‘발명의 법적 범위’로 재구성된다.

이 점을 강조하면서 conduit theory에 반대하는 판례들이 나타났다.

대표적인 것이 Knogo Corp. v. United States, 213 U.S.P.Q. 936 (Ct. Cl. Trial Div. 1980)이다.

5Knogo ― 기술정보도 법률상담의 재료가 될 수 있다

Knogo가 주목한 것은 특허출원의 실제 모습이었다.

발명자가 patent attorney에게 기술정보를 제공하는 이유는 단순히 그 정보를 USPTO에 전달해 달라고 부탁하기 위해서만은 아니다.

Patent attorney가 그 정보를 검토하여 patentability를 판단하고, patent application을 작성하고, USPTO에서 prosecution을 수행할 수 있도록 하기 위해서다.

따라서 발명자와 patent attorney 사이에서는 상당한 법률적 판단과 상호작용이 이루어진다.

예를 들어 발명자가 이렇게 말한다고 하자.

“A와 B를 결합하면 효율이 30% 증가합니다.”

Patent attorney는 단순히 받아 적지 않는다.

“그 결합은 선행기술에도 있는가?”

“30% 증가가 예상 밖의 효과인가?”

“A와 B 사이의 구조적 관계를 어떻게 정의해야 하는가?”

“C가 없어도 발명이 작동하는가?”

“청구항에서는 어느 요소까지 필수적으로 넣어야 하는가?”

라는 질문을 한다.

이 과정에서 기술정보는 법률적 조언을 만들기 위한 사실적 재료가 된다.

Knogo 계열의 접근은 그래서 patent attorney를 발명자와 특허청 사이의 단순한 우편배달부로 보는 데 반대했다.

6Federal Circuit의 중요한 정리 ― In re Spalding Sports

이 논쟁에서 가장 중요한 판례가 Federal Circuit의 In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800 (Fed. Cir. 2000)이다.

사건의 대상은 일반적인 기업의 invention record였다.

Spalding의 두 발명자가 회사의 corporate legal department에 invention record를 제출했다.

그 문서에는 발명자의 이름, 발명의 설명과 범위, 가장 가까운 선행기술, conception과 disclosure에 관한 날짜 등 일반적인 발명신고서에 들어가는 정보가 담겨 있었다.

이후 특허침해소송이 발생했고 상대방인 Wilson Sporting Goods는 Discovery에서 그 invention record를 요구했다.

하급심에서는 기술정보라는 이유 등으로 제출을 명했다.

Spalding은 Federal Circuit에 mandamus를 신청했다.

Federal Circuit의 결론은 분명했다.

해당 invention record는 Attorney-Client Privilege로 보호된다고 보았다.

7Spalding이 중요하게 본 것은 문서의 ‘목적’이었다

Federal Circuit은 먼저 Attorney-Client Privilege의 핵심 질문을 확인했다.

그 communication이 의뢰인이 법률적 조언이나 법률서비스를 받기 위해 attorney에게 한 것인가?

Spalding의 invention record는 발명자들이 회사의 legal department에 제출한 문서였다.

그리고 회사의 patent counsel은 그 자료를 이용하여 patentability를 판단하고 patent application을 준비했다.

따라서 Federal Circuit은 해당 invention record가 법률적 조언과 법률서비스를 받기 위한 communication이라고 판단했다.

발명신고서에 법률적 표현이 얼마나 들어 있었는지는 핵심이 아니었다.

문서 대부분이 기술정보라고 하더라도 그것이 patent counsel에게 전달된 목적이 patentability에 관한 법률적 판단과 patent application 작성이라는 legal service를 받기 위한 것이었다는 점이 중요했다.

8“나중에 공개될 정보”라는 이유만으로 Privilege가 사라지지는 않는다

Spalding에서 특히 중요한 대목이다.

Wilson은 invention record에 담긴 기술정보의 상당 부분이 결국 patent application에 포함되어 공개된다는 점을 문제 삼았다.

그러나 Federal Circuit은 이 논리를 받아들이지 않았다.

기술정보가 나중에 어떤 형태로 patent application에 포함되어 공개된다는 사실만으로, 그 정보를 attorney에게 전달했던 confidential communication 자체의 Privilege가 부정되는 것은 아니라는 것이다.

이 구별이 중요하다.

예를 들어 발명자가 patent attorney에게 다음과 같이 말했다고 하자.

“현재 prototype에는 A, B, C, D가 들어 있습니다. 그런데 저는 B와 C의 조합이 발명의 핵심이라고 생각합니다. A가 반드시 필요한지는 확신하지 못하겠습니다.”

Patent attorney가 이를 검토한 뒤 최종 특허명세서에는 A, B, C, D 가운데 일부만 선택하여 기재하고 청구항을 구성했다고 하자.

나중에 B와 C가 공개되었다는 이유만으로 발명자와 attorney 사이에서 이루어진 전체 communication이 당연히 공개되는 것은 아니다.

Underlying fact의 공개와 confidential communication의 공개는 같은 문제가 아니다.

9그렇다고 특허 관련 모든 자료가 Privileged라는 뜻은 아니다

Spalding의 범위를 지나치게 넓혀서는 안 된다.

판결은

“Patent prosecution에 관련된 문서는 모두 Privileged다.”

라고 선언한 것이 아니다.

Federal Circuit은 Attorney-Client Privilege의 적용을 case-by-case로 판단해야 한다고 명시했다.

그리고 Spalding의 invention record가 보호된 핵심 이유는 그 문서가 patent counsel에게 전달되었고, 주로 patentability에 관한 legal advice와 patent application 작성이라는 legal services를 받기 위한 목적으로 작성·제출되었다는 데 있었다.

따라서 다음 자료가 모두 같은 결과에 이른다고 생각해서는 안 된다.

연구개발 노트

연구원이 평상시 실험과정에서 작성한 laboratory notebook은 patent attorney에게 나중에 전달되었다는 이유만으로 자동으로 Privileged가 되지 않는다.

제품개발 보고서

R&D팀이 제품개발을 위해 작성한 engineering report 역시 나중에 특허출원에 참고되었다는 이유만으로 그 원본 전체가 Privileged가 되는 것은 아니다.

특허위원회 자료

Patent committee가 단순히 “이 발명에 출원비용을 쓸 것인가”라는 사업적 결정을 하기 위해 만든 자료라면 legal advice 목적과 business purpose를 구별해야 한다.

발명신고서

반면 회사가 발명자로 하여금 patent counsel에게 patentability 판단과 특허출원 서비스를 요청하기 위해 작성하도록 한 invention disclosure라면 Spalding과 같은 Privilege 분석이 훨씬 중요해진다.

결국 문서의 이름보다 생성 목적과 전달경로가 중요하다.

10기존 기술자료를 발명신고서에 첨부하면 어떻게 되는가

K-Tech의 김 박사가 invention disclosure에 6개월 전에 작성한 시험보고서를 첨부했다고 하자.

시험보고서는 원래 R&D팀 내부에서 제품성능을 확인하기 위해 작성한 것이다.

이후 김 박사는 그 보고서를 한국 변리사와 미국 patent attorney에게 보내면서 다음과 같이 말했다.

“첨부 시험결과를 포함하여 이 기술이 특허를 받을 수 있는지 검토해 주십시오.”

여기서는 두 가지를 구별해야 한다.

첫째, patent attorney에게 법률적 조언을 구하기 위해 그 자료를 전달한 communication.

둘째, 그 이전부터 독립적으로 존재하던 시험보고서 자체.

Attorney-Client Privilege는 원래 존재하던 nonprivileged document를 변호사에게 전달하는 것만으로 새로운 Privileged document로 바꾸는 장치가 아니다.

따라서 상대방이 시험보고서 원본을 R&D 부서의 적법한 Discovery를 통해 확보할 수 있다면, “같은 보고서를 나중에 patent attorney에게 보냈다”는 이유만으로 원본까지 숨길 수 있는 것은 아니다.

이는 기업의 문서관리에서도 중요하다.

11발명신고서 양식 자체도 중요하다

K-Tech가 다음과 같은 발명신고서 양식을 사용한다고 하자.

• 신제품 아이디어 제안서
• 제품명
• 예상 매출
• 개발비용
• 출시예정일
• 기술적 특징
• 특허출원 필요 여부

이 문서는 특허출원뿐 아니라 회사의 제품개발과 투자 여부를 결정하기 위한 business document의 성격이 강하다.

반면 다음과 같은 양식이라면 상황이 달라질 수 있다.

CONFIDENTIAL INVENTION DISCLOSURE — FOR PATENT COUNSEL REVIEW

• 발명자
• 발명의 기술적 구성
• 종래기술
• 종래기술과의 차이
• 알고 있는 선행문헌
• 최초 착상일
• 외부 공개 여부
• 예상되는 변형예
• Patent counsel에게 검토를 요청하는 사항

그리고 회사의 실제 업무절차가 이 양식을 patent counsel에게 보내 patentability 판단과 출원 여부에 관한 법률적 조언을 받도록 설계되어 있다면 Spalding의 사실관계와 훨씬 가까워진다.

물론 제목에 ‘CONFIDENTIAL’이라고 적었다고 해서 자동으로 Privilege가 생기는 것은 아니다.

양식과 실제 업무과정이 일치해야 한다.

12선행기술을 적으면 오히려 위험한가

기업의 발명신고서에는 흔히 이런 항목이 있다.

“발명자가 알고 있는 가장 가까운 선행기술을 기재하십시오.”

연구원이 경쟁사 특허를 적어 놓으면 나중에 소송에서 걱정이 생긴다.

“이 문서가 Discovery되면 우리가 경쟁사 특허를 알고 있었다는 증거가 되는 것 아닌가?”

그래서 선행기술을 발명신고서에 적지 않는 편이 안전하다고 생각할 수도 있다.

그런 대응은 위험하다.

Spalding에서도 invention record에는 closest prior art가 포함되어 있었다.

Federal Circuit은 patent attorney가 patentability를 평가하고 제대로 된 patent application을 작성하려면 relevant technical information과 prior art를 알아야 한다는 점을 중요하게 보았다.

더구나 Spalding에서 상대방은 invention record에 특정 prior art가 들어 있다는 사실을 근거로 inequitable conduct와 fraud 문제까지 제기했다.

Federal Circuit은 단순히 invention record에 prior art가 기재되어 있다는 사실은 그것을 숨기려 했다는 증거라기보다 오히려 patent attorney에게 해당 prior art를 알려 준 것이라고 지적했다.

따라서 Privilege를 걱정하여 발명자가 알고 있는 중요한 prior art를 patent counsel에게 전달하지 않는 방식으로 대응해서는 안 된다.

13특허청에 공개된 부분만 골라서 Discovery할 수 있는가

여기서 한 가지 질문이 더 생긴다.

발명신고서 10페이지 가운데 3페이지의 내용이 나중에 특허명세서에 공개되었다고 하자.

그렇다면 상대방은

“그 3페이지의 기술정보는 이미 public이므로 그 부분만이라도 production하라.”

고 요구할 수 있을까?

Spalding은 invention record를 조각내어 그렇게 접근하지 않았다.

해당 사건에서 Federal Circuit은 invention record가 patentability에 관한 법률적 조언과 patent application 작성이라는 법률서비스를 받기 위해 작성·제출된 communication이라고 판단하고 문서 전체를 Privileged로 보았다.

이유는 중요한 의미를 갖는다.

Privilege의 대상은 단순히 개별 기술적 사실 하나하나가 아니라 그 사실들을 어떤 방식으로 선택하고 정리하여 counsel에게 전달하면서 legal advice를 구했는가라는 communication일 수 있기 때문이다.

다만 이 원칙을 모든 문서에 기계적으로 확대해서는 안 된다.

문서의 작성목적과 구성, 수신인, 실제 사용방식은 개별적으로 확인해야 한다.

14한국 변리사에게 보낸 발명신고서는 어떻게 보아야 하는가

여기서 제3편의 문제가 다시 등장한다.

K-Tech의 최초 invention disclosure는 미국 patent attorney가 아니라 한국 변리사에게 전달되었다.

한국 변리사는 이를 검토하여 한국 특허출원을 작성했고, 이후 그 출원을 기초로 미국출원이 이루어졌다.

Spalding이 있으니 이 invention disclosure도 미국 Discovery에서 당연히 Privileged라고 할 수 있을까?

결론은 그렇게 단순하지 않다.

Spalding은 attorney에게 법률적 조언과 patent application 작성이라는 legal services를 받기 위해 제출된 invention record를 다룬 사건이다.

한국 변리사와의 communication에는 제3편에서 살펴본 foreign patent practitioner privilege와 choice-of-law 문제가 추가된다.

따라서 분석은 적어도 두 단계로 나뉜다.

첫째,

이 invention disclosure가 patentability 판단과 patent application 작성이라는 전문적 법률서비스를 받기 위해 전달된 confidential communication인가?

둘째,

한국 변리사와 K-Tech 사이의 그 communication에 미국 법원이 어떤 privilege law를 적용하고 어떤 보호를 인정할 것인가?

첫 번째 질문에 Spalding이 중요한 도움을 준다고 해서 두 번째 질문까지 자동으로 해결되는 것은 아니다.

15미국 Patent Agent에게 보낸 경우에는 또 다른 법리가 적용된다

K-Tech가 미국 continuation application을 준비하면서 U.S. registered patent agent에게 새로운 실시예를 설명했다고 하자.

Patent agent는 attorney가 아니다.

따라서 전통적인 Attorney-Client Privilege만으로 설명하기 어려운 문제가 생긴다.

그러나 제3편에서 살펴본 In re Queen’s University at Kingston, 820 F.3d 1287 (Fed. Cir. 2016)에서 Federal Circuit은 일정한 범위의 patent-agent privilege를 인정했다.

그 범위는 patent agent가 USPTO에서 수행하도록 법적으로 허용된 practice와 연결되어 있다. Federal Circuit은 이 privilege를 무제한으로 인정하지 않았고, authorized patent practice의 범위를 벗어난 communication까지 확장하지 않았다.

따라서 같은 기술자료라도

• U.S. patent attorney에게 patentability 판단을 위해 보낸 경우,
• U.S. patent agent에게 USPTO prosecution을 위해 보낸 경우,
• 한국 변리사에게 한국출원을 위해 보낸 경우

각각 보호의 법적 근거와 분석경로가 같다고 가정해서는 안 된다.

16기술전문가가 중간에 참여하면 어떻게 되는가

현대 특허출원에서는 발명자와 patent attorney만 communication하는 것도 아니다.

복잡한 반도체, 바이오, AI 기술에서는 외부 기술전문가가 patent counsel을 도와 기술을 이해하기도 한다.

그렇다면 제3자인 기술전문가가 참여하는 순간 confidentiality가 깨질까?

여기서는 United States v. Kovel, 296 F.2d 918 (2d Cir. 1961)에서 발전한 법리가 참고가 된다.

Kovel은 세무사건에서 회계전문가가 변호사와 의뢰인 사이의 communication을 이해하도록 돕는 역할을 한 사건이었다. Second Circuit은 이를 일종의 통역자에 비유했다. 변호사가 의뢰인에게 적절한 법률적 조언을 제공하기 위해 전문적인 도움을 필요로 하고, 그 communication이 그 목적을 위해 비밀리에 이루어진다면 제3자의 참여가 언제나 Privilege를 파괴하는 것은 아니라는 것이다.

다만 여기에도 중요한 한계가 있다.

의뢰인이 독립적인 기술자문을 받기 위해 consultant를 고용한 뒤 나중에 그 결과를 변호사에게 전달하는 것과, 변호사가 자신의 legal advice를 제공하기 위해 기술전문가의 도움을 필요로 하는 것은 같은 상황이 아니다.

Kovel도 핵심을 분명히 했다.

중요한 것은 communication이 변호사로부터 legal advice를 얻기 위한 목적으로 비밀리에 이루어졌는가이다.

따라서 patent counsel이 복잡한 기술을 이해하기 위해 전문가를 활용하는 경우에도 engagement와 communication의 구조를 제대로 설계할 필요가 있다.

17발명신고서를 지나치게 ‘법률문서화’하는 것도 답은 아니다

Spalding을 읽고 기업이 다음과 같이 대응할 수도 있다.

• 모든 R&D 보고서를 “Invention Disclosure”라고 부른다.
• 모든 기술자료에 “Prepared for Patent Counsel”이라고 적는다.
• 모든 연구원의 이메일에 patent attorney를 CC한다.

그러면 전부 Privileged가 되지 않을까?

그렇게 되지는 않는다.

Privilege는 실제 목적과 communication의 맥락에 따라 판단된다.

평상시 제품개발을 위해 작성된 engineering document를 사후적으로 invention disclosure라고 이름을 바꾼다고 그 성격이 달라지는 것은 아니다.

오히려 기업의 정상적인 R&D 기록과 법률자문을 위한 invention disclosure를 명확하게 구별하는 편이 좋다.

그래야 실제로 보호해야 할 communication의 목적을 설명하기도 쉬워진다.

18K-Tech의 발명신고 시스템을 다시 설계한다면

K-Tech의 기존 발명신고 절차는 다음과 같았다고 하자.

연구원 → 팀장 → R&D 본부 → IP팀 → 특허위원회 → 한국 변리사

하나의 문서가 기술개발 평가, 발명자 보상, 제품출시 여부, 특허출원 여부, 예산승인까지 모두 담당한다.

이 구조에서는 하나의 문서에 business purpose와 legal purpose가 뒤섞이기 쉽다.

업무 목적을 더 분명히 구분하는 구조를 생각할 수 있다.

• 먼저 연구개발 과정의 일반적인 R&D record는 정상적인 기술문서로 관리한다.
• 발명이 식별되면 별도의 Invention Disclosure를 작성하여 IP팀과 patent professional에게 전달한다.
• 그 문서에는 patentability 판단과 출원전략 수립에 필요한 기술적 사실, 선행기술, 공개 여부 등을 정리한다.
• 사업부가 “이 발명에 출원비용을 쓸 가치가 있는가”를 판단하기 위한 business evaluation은 가능한 범위에서 별도로 관리한다.
• 그리고 patent attorney나 변리사와 이루어지는 법률적·전문적 communication의 수신범위를 필요 이상으로 확대하지 않는다.

그렇다고 모든 문서를 Privileged로 만들 수 있는 것은 아니다.

목적은 일반 기업기록과 법률적 조언을 위한 communication을 실제 업무에서 구별하는 데 있다.

일반적인 기업기록과 법률적 조언을 받기 위한 communication을 실제 업무에서 구별하자는 것이다.

19흔한 오해와 반례

“특허명세서에 나중에 공개될 기술정보는 처음부터 Privileged가 아니다.”

그렇게 단순하지 않다. Spalding은 기술정보가 나중에 patent application을 통해 공개될 수 있다는 이유만으로 그 정보를 patent counsel에게 전달한 confidential communication의 Privilege가 부정되는 것은 아니라고 보았다.

“발명신고서는 모두 Privileged다.”

아니다. Patentability 판단과 patent application 작성 등 legal services를 받기 위해 confidential하게 전달된 것인지가 중요하다.

“기술정보는 사실이므로 Privilege가 없다.”

Underlying technical fact와 그 사실을 선택·정리하여 counsel에게 전달하면서 legal advice를 구한 communication은 구별해야 한다.

“기존 시험보고서를 patent attorney에게 보내면 보고서도 Privileged가 된다.”

그렇지 않다. 기존에 독립적으로 존재하던 nonprivileged document가 변호사에게 전달되었다는 이유만으로 원본의 성격이 자동으로 바뀌지는 않는다.

“Patent attorney는 기술정보를 USPTO에 전달하는 conduit에 불과하다.”

특허출원 업무의 실제 성격을 지나치게 단순화한 것이다. Knogo 계열 판례와 Spalding은 patent counsel이 기술정보를 바탕으로 patentability를 평가하고 특허권의 법적 범위를 구성하는 역할에 주목한다.

“발명신고서에 선행기술을 적지 않는 것이 Discovery에 안전하다.”

잘못된 접근이다. Patent counsel이 patentability를 적절하게 판단하려면 relevant prior art를 알아야 한다. Spalding에서도 Federal Circuit은 invention record에 prior art를 기재한 사실 자체를 concealment의 증거로 보지 않았다.

20기업 IP팀을 위한 실무 체크리스트

• 1. R&D record와 Invention Disclosure를 구별한다.평상시 연구개발을 위해 작성한 기술문서와 patentability 판단을 받기 위해 작성한 communication을 가능한 범위에서 구분한다.
• 2. Invention Disclosure의 목적을 명확히 한다.Patentability 검토와 patent application 작성·출원전략 수립을 위해 patent professional에게 제공하는 자료라면 실제 업무절차도 그 목적에 맞게 운영한다.
• 3. Patent counsel에게 중요한 기술정보와 prior art를 숨기지 않는다.Privilege 우려 때문에 법률적 판단에 필요한 사실을 counsel에게 전달하지 않는 것은 해결책이 아니다.
• 4. 기존 자료를 counsel에게 보냈다는 이유만으로 원본까지 Privileged라고 생각하지 않는다.Underlying document와 confidential legal communication을 구별한다.
• 5. Business evaluation과 legal evaluation을 가능한 한 분리한다.특허출원 예산·제품출시·시장성 판단과 patentability 분석을 하나의 문서에 불필요하게 뒤섞지 않는다.
• 6. Foreign practitioner가 관여하면 제3편의 분석을 추가한다.한국 변리사에게 전달한 invention disclosure라면 Spalding만 볼 것이 아니라 foreign privilege와 applicable law도 함께 검토한다.
• 7. U.S. patent agent라면 Queen’s University의 authorized-practice 범위를 확인한다.Patent-agent privilege가 모든 법률상담을 보호하는 것은 아니다.
• 8. 외부 기술전문가가 필요하다면 역할과 engagement 구조를 먼저 설계한다.단순히 consultant에게 자료를 공유한 뒤 나중에 attorney를 참여시키는 방식과 counsel이 legal advice를 위해 전문가의 도움을 받는 구조는 Privilege 분석에서 같지 않을 수 있다.

21기술정보가 공개되었다고 ‘Communication’까지 공개되는 것은 아니다

이번 편의 핵심은 한 문장으로 정리된다.

특허에서 기술정보의 공개와 그 기술정보를 이용하여 법률적 조언을 구한 confidential communication의 공개는 같은 문제가 아니다.

Patent system은 공개를 전제로 한다.

발명자는 자신의 발명을 공개하는 대가로 일정 기간의 배타적 권리를 얻는다.

그러나 그 사실 때문에 patent attorney와 발명자가 특허출원을 준비하면서 나눈 모든 대화까지 처음부터 공개된다고 보는 것은 별개의 문제다.

• 발명자가 기술을 설명한다.
• Patent attorney는 질문한다.
• 선행기술을 검토한다.
• 발명의 핵심을 찾아낸다.
• 무엇을 specification에 넣고 무엇을 claim으로 보호할지 판단한다.
• 그 과정에서 단순한 기술적 사실은 특허법상 보호범위를 형성하기 위한 법률적 판단의 재료가 된다.

Jack Winter의 conduit theory와 Knogo의 반론을 거쳐 In re Spalding Sports가 보여준 중요한 변화가 바로 이것이다.

그렇다고 모든 특허자료가 Privileged인 것은 아니다.

결국 같은 질문으로 돌아간다.

누가, 누구에게, 어떤 목적으로, 어떤 법률적 서비스를 받기 위해 communication했는가?

그리고 기업에서는 여기에 또 하나의 문제가 붙는다.

발명자와 patent counsel만 communication하는 것이 아니기 때문이다.

• IP팀 직원이 발명자에게 정보를 받는다.
• 팀장이 검토한다.
• 특허위원회가 회의를 한다.
• 사내변호사가 참여한다.
• 해외 자회사의 엔지니어가 기술자료를 보낸다.
• 그렇다면 회사라는 거대한 조직에서 누구와 변호사 사이의 communication까지 Attorney-Client Privilege가 보호하는가?
• CEO와 General Counsel 사이의 대화만 보호되는가?
• 특허의 실제 내용을 가장 잘 알고 있는 평사원 연구원과 외부 patent attorney 사이의 communication도 보호되는가?
• 퇴직한 발명자는 어떠한가?
• 이 질문을 해결한 미국 연방대법원의 대표적인 판례가 Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383 (1981)이다.

다음 편에서는 기업의 Privilege를 이해하는 데 가장 중요한 이 판결을 중심으로 살펴본다.

다음 편

제5편. 회사의 누구와 이야기해야 Privilege가 보호되는가?

― Corporate Client, Employee Communications와 Upjohn Rule

주요 법령·판례와 공식 자료

• Sperry v. Florida, 373 U.S. 379 (1963)미국 연방대법원 판결문 재게시본
• Jack Winter, 50 F.R.D. 225판결문 재게시본
• Jack Winter, 54 F.R.D. 44판례 인용정보
• Knogo Corp., 213 U.S.P.Q. 936판례 인용정보
• In re Spalding Sports, 203 F.3d 800판결문 재게시본
• In re Queen’s University, 820 F.3d 1287미국 정부 판결문 PDF
• United States v. Kovel, 296 F.2d 918판결문 재게시본
• USPTO — Applying for patentsUSPTO 공식 자료

실무에서 기억할 핵심 법리

• Underlying fact ≠ Communication
• Future public disclosure of technical information ≠ automatic loss of privilege over the earlier confidential attorney-client communication
• Patent prosecution ≠ mere mechanical transmission of technical information
• Invention Disclosure ≠ automatically privileged document
• The controlling inquiry remains the purpose and context of the communication.

주요 원문 정리

Federal Circuit의 In re Spalding Sports Worldwide, Inc. 판결은 invention record가 patentability 판단과 patent application 작성이라는 법률서비스를 받기 위해 제출된 경우 privilege로 보호된다고 판시하였다. 그 안의 기술정보 일부가 나중에 patent application에 들어가 공개된다는 사실만으로 communication의 privilege가 부정되는 것은 아니라고 설명하였다.

Jack Winter는 patent application의 작성 자체가 legal work가 아니라는 주장은 받아들이지 않았다. Specification과 claim의 작성, patentability에 관한 조언에는 legal skills와 professional judgment가 필요하다고 보았다. 다만 이후 기술정보의 전달과 관련하여 conduit theory가 발전하면서 논쟁이 이어졌다.

United States v. Kovel은 비변호사 전문가가 변호사의 legal advice를 가능하게 하기 위해 일종의 통역자 역할을 수행하는 경우를 설명하면서, 핵심은 communication이 변호사로부터 legal advice를 얻기 위해 confidential하게 이루어졌는지라고 강조했다.

검증 기준일: 2026년 9월 19일

※ 이 글은 미국 특허소송에서의 Attorney-Client Privilege를 한국 기업의 IP 실무 관점에서 설명하기 위한 일반적인 정보이며, 특정 사건에 관한 미국법상 법률의견을 제공하기 위한 것은 아니다.

[제3편] 한국 변리사에게 한 상담도 미국에서 보호될까? — U.S. Patent Agent와 Foreign Patent Practitioner Privilege

미국 특허분쟁에 휘말린 한국 기업이 가장 먼저 상담하는 사람이 반드시 미국변호사인 것은 아니다.

오히려 해당 기술과 특허 포트폴리오를 오랫동안 관리해 온 한국 변리사(Korean patent attorney)에게 먼저 경고장을 보내고, 침해 가능성과 선행기술, 무효 가능성을 검토해 달라고 요청하는 경우가 적지 않다.

그런데 몇 달 뒤 미국에서 특허침해소송이 제기되고 Discovery가 시작되면 검토할 문제가 생긴다.

상대방이 한국 변리사와 주고받은 이메일과 의견서, claim chart를 제출하라고 요구한다면 어떻게 해야 할까?

한국에서는 변리사에게 직무상 비밀을 지킬 의무가 있고, 민사소송에서도 변리사의 직무상 비밀에 관한 증언과 문서제출을 거부할 수 있는 제도가 마련되어 있다.

그렇다면 미국 법원에서도 당연히 Attorney-Client Privilege가 인정될까?

반대로 한국 변리사는 미국의 attorney-at-law가 아니므로 Privilege가 전혀 인정되지 않는 것일까?

두 답 모두 지나치게 단순하다.

이를 판단하려면 미국의 patent-agent privilege, 외국 특허전문가에 관한 foreign privilege, 그리고 이른바 ‘touch base’ 법리를 구별해야 한다.

목차

1. K-Tech가 가장 먼저 찾은 사람은 한국 변리사였다
2. 먼저 바로잡아야 할 것 ― 한국 변리사는 U.S. Patent Agent와 같은 직역이 아니다
3. 미국 Patent Agent에게도 Privilege가 인정되는가
4. Queen’s University를 한국 변리사에게 그대로 적용할 수 있을까
5. 외국 변리사의 경우 첫 질문은 ‘Touch Base’다
6. K-Tech의 첫 번째 상담에는 어느 법이 적용될까
7. 외국법이 적용된다고 해서 자동으로 보호되는 것도 아니다
8. 놀랍게도 한국법을 직접 검토한 미국 판례가 있다
9. 더 중요한 점 ― Astra는 2002년 판결이다
10. 일본 변리사(Benrishi) 판례가 보여주는 또 하나의 방향
11. 독일 변리사(Patent Attorney) 사례도 같은 점을 보여준다
12. 한국 변리사의 업무범위는 Privilege 분석에서 왜 중요한가
13. 한국 변리사에게 미국특허 침해의견을 받으면 안전한가
14. 그렇다면 모든 것을 미국변호사에게 맡겨야 하는가
15. 가장 위험한 방식 ― 분쟁이 시작된 뒤 과거 문서를 재분류하는 것
16. K-Tech 사례를 네 가지로 나누면
17. 흔한 오해와 반례
18. 한국 기업 IP팀을 위한 실무 체크리스트
19. 한국 변리사 문제의 핵심은 ‘Attorney인가 Agent인가’가 아니다

1K-Tech가 가장 먼저 찾은 사람은 한국 변리사였다

제1편부터 이어온 K-Tech 사례를 보자.

미국 경쟁사 Alpha Technologies로부터 특허침해 경고장을 받은 K-Tech의 IP팀은 즉시 미국 litigation counsel부터 선임하지 않았다.

먼저 10년 넘게 K-Tech의 특허 포트폴리오를 담당해 온 한국 특허법인의 변리사에게 Alpha의 경고장을 보냈다.

이 변리사는 해당 제품의 원천기술을 잘 알고 있었다. 한국의 기초출원을 직접 담당했고, 관련 특허의 무효심판과 권리범위확인심판을 수행한 경험도 있었다. 경쟁사 특허에 관한 침해·무효 감정도 여러 차례 담당했다.

IP팀장은 다음과 같이 요청했다.

“Alpha의 미국 특허 청구항과 당사 제품의 구조를 우선 비교해 주십시오. 관련 한국·미국·유럽 선행특허를 조사하여 무효 가능성도 검토해 주시고, 미국 counsel을 선임하면 미국법 쟁점은 함께 협의하겠습니다.”

한국 변리사는 K-Tech 연구원들과 비공개 회의를 열었다.

제품의 세부구조와 제조공정을 확인하고 Alpha 특허의 prosecution history와 family patent를 조사했다. 그 결과를 토대로 preliminary claim chart와 선행기술 분석표를 작성해 K-Tech IP팀에 전달했다.

그로부터 두 달 뒤 K-Tech는 미국 litigation counsel을 선임했다.

한국 변리사는 그동안의 분석결과를 미국변호사에게 설명했고, 이후에는 미국변호사와 함께 infringement와 invalidity 분석을 보완했다.

몇 달 뒤 Alpha가 미국 연방법원에 소송을 제기한다.

Discovery 과정에서 Alpha는 다음 자료를 요구한다.

“K-Tech와 Korean patent counsel 사이에서 Alpha 특허의 infringement, validity 및 enforceability에 관하여 이루어진 모든 communications와 analyses.”

K-Tech는 이를 거부할 수 있을까?

2먼저 바로잡아야 할 것 ― 한국 변리사는 U.S. Patent Agent와 같은 직역이 아니다

미국 판례를 읽다 보면 한국의 변리사를 곧바로 foreign patent agent로 번역하거나, 미국 patent agent와 같은 직역으로 취급하기 쉽다.

그러나 두 자격은 동일하지 않다.

미국에서는 USPTO에 등록된 patent attorney와 patent agent 모두 특허출원을 작성하고 USPTO에서 prosecution을 수행할 수 있다.

차이는 patent attorney가 attorney-at-law인 반면 patent agent는 그렇지 않다는 데 있다.

USPTO도 patent agent를 non-attorney라고 명시한다. Patent agent는 USPTO에서 특허출원업무를 수행할 수 있지만 법원에서 patent case를 변론할 수 없고, 계약서 작성 등 주법상 attorney에게 유보된 법률업무를 수행할 수도 없다.

반면 한국 변리사의 법정 업무범위는 훨씬 넓다.

변리사법은 변리사가 특허·실용신안·디자인·상표에 관하여 특허청 또는 법원에 제출할 사항을 대리하고, 감정 및 그 밖의 관련 업무를 수행하도록 규정하고 있다.

특허청의 출원대리만 하는 것이 아니다.

특허심판원에서 무효심판·권리범위확인심판 등의 당사자를 대리하고, 심결취소소송에서는 특허법원에서 소송대리를 할 수 있다. 특허법원의 심결취소소송에 관한 대리권은 대법원까지 이어질 수 있다. 침해·무효에 관한 감정도 변리사의 전형적인 전문업무에 속한다.

한국 변리사는 미국 patent agent와 마찬가지로 ‘변호사가 아니면서 특허청에서 특허출원을 대리할 수 있다’는 공통점이 있다. 하지만 그것만으로 두 자격을 같은 직역으로 볼 수는 없다.

한국 변리사의 업무범위는 오히려 일본의 benrishi, 영국의 patent attorney, European Patent Attorney 등과 비교해야 할 요소가 많다.

핵심은 명칭이 아니다.

해당 국가에서 그 전문직이 어떤 자격을 가지고 어떤 법률적·쟁송적 업무를 수행할 권한이 있는지를 보아야 한다.

Foreign privilege도 이처럼 기능적으로 접근해야 한다.

3미국 Patent Agent에게도 Privilege가 인정되는가

여기서 한 가지 문제가 생긴다.

미국 patent agent는 attorney가 아니다.

그렇다면 의뢰인과 patent agent 사이의 communication에는 Attorney-Client Privilege가 전혀 존재하지 않을까?

Federal Circuit은 2016년 In re Queen’s University at Kingston, 820 F.3d 1287 (Fed. Cir. 2016)에서 이 문제를 정면으로 다루었다.

Federal Circuit은 일정한 범위에서 patent-agent privilege를 인정했다.

다만 중요한 제한이 있다.

이 판결이 인정한 것은

“Patent agent와 나눈 모든 특허 관련 communication은 Privileged다.”

라는 광범위한 특권이 아니다.

Patent-agent privilege의 범위는 USPTO가 patent agent에게 법적으로 허용한 practice의 범위와 연결된다.

즉 patentability 검토, patent application의 작성·출원·prosecution 등 USPTO practice에 합리적으로 필요하거나 부수되는 communication은 보호될 수 있지만, patent agent의 권한을 벗어난 일반적인 법률상담까지 보호범위가 확장되는 것은 아니다.

그래서 Queen’s University의 핵심은 단순히

“비변호사에게도 Privilege를 인정했다.”

가 아니다.

보다 정확하게 말하면,

연방법에 따라 전문적인 patent practice를 수행하도록 권한을 부여받은 registered patent agent에게, 그 authorized practice에 필요한 범위에서 독립적인 privilege를 인정했다

는 데 의미가 있다.

이 구별은 한국 변리사를 분석할 때도 중요하다.

4Queen’s University를 한국 변리사에게 그대로 적용할 수 있을까

그렇다고 다음과 같이 추론하면 곤란하다.

“미국 patent agent도 비변호사인데 Privilege가 인정된다. 한국 변리사도 비변호사이므로 같은 Privilege가 인정될 것이다.”

논리의 중간단계가 빠져 있다.

Queen’s University가 인정한 patent-agent privilege는 미국 연방법에 따라 USPTO practice를 수행하도록 권한을 받은 registered patent agent를 전제로 한다.

한국 변리사의 전문자격은 한국법에서 발생한다.

한국 변리사가 한국에서 특허출원, 심판, 심결취소소송, 침해·무효 감정 등을 수행할 권한이 있다는 사실은 매우 중요하지만, 그 사실만으로 미국 연방법상 Queen’s University의 patent-agent privilege가 자동으로 확장되는 것은 아니다.

Foreign patent practitioner의 communication에는 별도의 문제가 있다.

바로 어느 나라의 privilege law를 적용할 것인가라는 문제다.

5외국 변리사의 경우 첫 질문은 ‘Touch Base’다

미국 연방법원은 foreign patent agent 또는 foreign patent attorney와의 communication을 다루면서 오랫동안 이른바 “touch base” 접근을 사용해 왔다.

대표적인 판례가 Golden Trade, S.r.L. v. Lee Apparel Co., 143 F.R.D. 514 (S.D.N.Y. 1992)이다.

이 접근의 요지는 다음과 같다.

외국의 의뢰인과 외국 patent practitioner 사이의 communication이 미국과 실질적으로 연결되는 사안이라면 미국 privilege law가 적용될 가능성이 커진다.

반면 communication이 해당 외국의 특허출원이나 그 나라의 특허법에 관한 법률조언처럼 외국과 중심적으로 연결되어 있다면, 국제예양(comity)의 관점에서 해당 외국법이 제공하는 보호를 살펴볼 수 있다.

Golden Trade는 foreign patent agent의 communication을 단순히 “그 사람이 미국변호사가 아니므로 Privilege가 없다”고 처리하지 않았다. 많은 국가에서 patent agent가 기능적으로 attorney와 유사한 역할을 하고 그 communication에 법적 보호를 제공한다는 현실을 고려했다.

이 접근은 이후 여러 연방법원 판례에서 반복적으로 등장한다.

그러나 “touch base”는 수학공식이 아니다.

미국 특허가 이메일에 한 번 언급되었다고 무조건 미국법이 적용된다거나, 외국 변리사와 외국어로 이메일을 주고받았다고 무조건 외국법이 적용된다는 뜻은 아니다.

Communication의 전체 목적과 관련 법질서가 가진 이해관계를 살펴야 한다.

6K-Tech의 첫 번째 상담에는 어느 법이 적용될까

K-Tech 사례를 세 상황으로 나누어 보자.

상황 A ― 한국 특허에 관한 상담

K-Tech가 한국 변리사에게 이렇게 묻는다.

“Alpha의 한국 대응특허가 당사 제품에 의해 침해되는지, 그리고 그 한국특허를 무효심판으로 다툴 수 있는지 검토해 주십시오.”

한국 변리사가 한국 특허법에 따라 침해·무효 가능성을 검토한다.

이 communication은 한국과 매우 강하게 연결되어 있다.

Foreign privilege에 관한 미국 판례의 전통적인 접근에 따르면 이러한 communication에서는 한국법이 제공하는 보호가 중요한 분석대상이 될 수 있다.

상황 B ― 미국특허에 관한 상담

이번에는 이렇게 묻는다.

“Alpha의 U.S. Patent No. X,XXX,XXX가 당사 미국 판매제품에 의해 침해되는지 미국법에 따라 검토해 주십시오.”

한국 변리사가 독자적으로 미국특허 침해 여부를 분석한다.

이 communication은 미국과의 연결성이 훨씬 강하다.

단순히 작성자와 의뢰인이 한국에 있다는 이유만으로 한국법이 적용된다고 가정하기 어렵다.

상황 C ― 한국 변리사가 미국 litigation counsel과 함께 분석

이번에는 K-Tech가 미국 litigation counsel을 선임하고, 한국 변리사가 그 counsel에게 제품기술과 prosecution history를 설명하면서 claim chart를 공동으로 작성한다고 하자.

이 경우에는 또 다른 문제가 발생한다.

한국 변리사가 독립적으로 foreign legal advice를 제공한 것인지, 아니면 미국변호사가 K-Tech에 법률서비스를 제공하기 위해 필요한 전문적 도움을 제공한 것인지가 중요해질 수 있다.

즉 foreign privilege의 문제와 attorney의 agent 또는 전문보조자에 관한 privilege 문제가 겹칠 수 있다.

따라서 세 상황을 똑같이 취급해서는 안 된다.

7외국법이 적용된다고 해서 자동으로 보호되는 것도 아니다

그다음에는 두 번째 단계로 넘어간다.

미국 법원이 “이 communication은 한국과 중심적으로 연결되어 있으므로 한국법을 살펴보겠다”고 판단했다고 하자.

그러면 자동으로 Privilege가 인정될까?

아니다.

법원은 다시 한국법이 해당 communication을 실제로 어떻게 보호하는지 묻는다.

한국법이 이 communication에 실제로 어떤 법적 보호를 제공하는가?

이 점에서 단순한 confidentiality obligation과 미국법상의 privilege를 구별해야 한다.

전문가에게 비밀유지의무가 있다는 것과, 소송에서 그 communication의 공개를 강제로 요구받았을 때 이를 거부할 법적 권리가 있다는 것은 동일한 개념이 아니기 때문이다.

Foreign privilege 판례들이 각국 법을 세밀하게 살핀 이유다.

8놀랍게도 한국법을 직접 검토한 미국 판례가 있다

한국 기업이 주의 깊게 볼 판례가 있다.

Astra Aktiebolag v. Andrx Pharmaceuticals, Inc., 208 F.R.D. 92 (S.D.N.Y. 2002)다. 이 판결은 Omeprazole 특허소송에서 외국 법률자문 및 소송 관련 문서의 privilege를 다룬 판결이다. 법원은 독일 변호사와의 communications에는 독일법을, Astra U.S.A.와 CKD 사이의 한국 특허·소송절차에 관련된 다수의 문서에는 원칙적으로 한국법을 적용 대상으로 보았다. 한국 관련 문서에는 Astra의 스웨덴 직원 및 사내변호사와 한국 외부대리인 Kim & Chang 사이의 communications 등이 포함되었다.

법원은 한국 변호사들의 선언서를 검토한 뒤, 한국법상 변호사의 비밀유지의무와 증언거부 관련 규정만으로는 의뢰인이 행사하는 미국식 attorney-client privilege 또는 소송예상 자료에 관한 미국식 work-product doctrine과 동등한 보호가 성립한다고 보기 어렵다고 판단하였다. 특히 한국의 관련 규정은 변호사가 업무상 알게 된 의뢰인 비밀과 변호사 자신의 증언거부를 중심으로 하며, 변호사와 의뢰인 사이의 모든 쌍방향 confidential legal communications을 포괄하는 미국식 제도와는 차이가 있다고 보았다.

그러나 법원은 당시 한국 민사소송의 제한적인 문서제출제도 아래에서는 문제된 문서들이 한국 소송에서 실제로 제출강제 대상이 되지 않는다고 보았다. 이에 따라 한국법상 미국식 privilege의 부재만을 기계적으로 적용하여 문서 전부의 공개를 명하는 것은 국제예양 및 미국 법정지의 공공정책에 반한다고 판단하였다. 법원은 결국 미국 privilege law를 한국 문서들에 적용하고, in camera review를 통하여 한국 특허·소송절차에 관한 법률자문을 구하거나 제공하기 위하여 비밀리에 이루어진 상당수 communications에 attorney-client privilege를 인정하였다.

따라서 Astra를 단순히

“미국 법원이 한국의 Privilege를 인정하지 않은 판례”

라고 요약하는 것도 정확하지 않다.

Astra의 판단은 그보다 훨씬 복잡하다.

9더 중요한 점 ― Astra는 2002년 판결이다

Astra를 오늘날 한국 변리사의 Privilege 문제에 그대로 대입해서도 안 된다.

이 판결은 2002년의 한국법을 미국 법원이 당시 제출된 전문가 의견을 토대로 해석한 결과다.

2026년 현재의 한국 민사소송법에는 이 판결을 읽을 때 반드시 함께 고려해야 할 명문 규정이 있다.

현행 민사소송법 제315조 제1항 제1호는 다음 전문직을 명시한다.

변호사·변리사·공증인·공인회계사·세무사·의료인·약사 등

그리고 이들이 직무상 비밀에 속하는 사항에 관하여 신문받는 경우 증언을 거부할 수 있도록 한다.

더 나아가 민사소송법 제344조는 제315조 제1항의 직무상 비밀이 적혀 있고 비밀유지의무가 면제되지 않은 문서에 대해서도 문서제출의무의 예외를 인정한다.

따라서 현재 한국법에 윤리적 confidentiality obligation만 존재한다고 말할 수는 없다.

변리사의 직무상 비밀에 관하여 증언거부와 문서제출 거부로 연결되는 명문의 절차법상 보호가 존재한다.

그렇다고 이를 곧바로

“한국에도 미국과 동일한 client-controlled Attorney-Client Privilege가 존재한다.”

고 바꾸어 말해서도 안 된다.

두 제도의 주체, 범위, waiver, 보호되는 communication의 범위와 법적 구조가 동일하다고 단정할 수 없기 때문이다.

그러나 적어도 2002년 Astra 판결의 한국법 설명을 2026년 현재의 한국 변리사 communication에 아무런 재검토 없이 그대로 적용하는 것은 위험하다.

이 점에서 한국 변리사법에 한국 변리사의 비밀 유지 특권 및 업무산출물 면책 규정의 도입은 필요하다.

10일본 변리사(Benrishi) 판례가 보여주는 또 하나의 방향

비교법적으로 흥미로운 판례가 Eisai Ltd. v. Dr. Reddy’s Laboratories, Inc., 406 F. Supp. 2d 341 (S.D.N.Y. 2005)이다.

이 사건에서는 일본의 benrishi(弁理士)와의 communication이 문제되었다.

미국 법원은 일본 민사소송법이 benrishi에게 직무상 비밀에 관한 증언거부와 문서제출 거부의 법적 보호를 제공한다는 점을 중요하게 보았다.

그 결과 일본 benrishi가 제공한 legal advice 또는 그러한 advice를 요청하는 문서에 대한 Privilege 주장을 인정했다.

이 판결은 한국 변리사 문제와 비교할 지점을 제공한다.

한국의 현행 민사소송법 역시 변리사를 명시적으로 증언거부권의 주체로 규정하고, 그 직무상 비밀이 기재된 일정한 문서에 문서제출의무의 예외를 인정하고 있기 때문이다.

물론 이것만으로

“따라서 Eisai가 한국 변리사에게 그대로 적용된다.”

고 결론 내릴 수는 없다.

일본법과 한국법의 구체적인 구조가 다르고, 미국 법원이 foreign privilege를 판단하는 방법도 사건과 관할법원에 따라 달라질 수 있기 때문이다.

Eisai가 보여주는 핵심은 분명하다.

미국 법원이 foreign patent practitioner의 명칭만 보는 것이 아니라 그 나라의 법이 해당 전문직과 communication에 실제로 어떤 절차적 보호를 제공하는지를 살펴본다는 것이다.

11독일 변리사(Patent Attorney) 사례도 같은 점을 보여준다

Astra 사건 자체에서도 독일 변리사(patent attorney)와의 communication이 별도로 문제되었다.

법원은 독일법 아래에서 patent attorney와 의뢰인 사이의 일정한 communication이 강제공개로부터 보호된다는 설명을 검토하고 그 보호를 인정했다.

다른 미국 판례들도 독일 patent professionals가 patentability, infringement, validity 등과 관련하여 제공하는 전문적 법률서비스의 성격과 독일법상 보호를 검토해 왔다.

이 사례도 같은 결론을 가리킨다.

“Attorney라는 영어 명칭이 붙었는가”가 결정적인 것이 아니다.

독일 Patentanwalt, 일본 benrishi, European Patent Attorney, 영국 patent attorney, 한국 변리사는 각각 서로 다른 법률체계에서 만들어진 전문직이다.

미국의 attorney/patent agent 이분법을 다른 나라에 그대로 투영해서는 안 된다.

12한국 변리사의 업무범위는 Privilege 분석에서 왜 중요한가

K-Tech의 한국 변리사 사례로 돌아가 보자.

이 변리사가 단순히 미국 출원을 위해 발명자의 기술자료를 전달하는 역할만 했다고 하자.

그 경우와 다음 상황은 같지 않다.

한국 변리사가 K-Tech를 대리하여 한국 특허의 무효심판을 수행하고, 권리범위확인심판을 진행하며, 특허법원에서 심결취소소송을 대리하고, 경쟁제품의 침해 여부에 관한 감정의견을 제공했다고 하자.

후자의 한국 변리사를 미국의 non-attorney patent agent와 단순히 같다고 보기는 더욱 어렵다.

이는 ‘한국 변리사에게 미국의 Attorney-Client Privilege를 반드시 인정해야 한다’는 결론을 미리 정하려는 것이 아니다.

정확한 분석에 필요한 구별이다.

• Foreign privilege를 검토하려면 최소한 다음을 알아야 한다.
• 그 전문직의 법률상 자격은 무엇인가?
• 어떤 업무를 독립적으로 수행할 수 있는가?
• 행정청이나 심판기관에서 당사자를 대리할 수 있는가?
• 법원에서 소송대리권이 있는가?
• 침해·무효에 관한 법률적 감정을 수행할 수 있는가?
• 비밀유지의무가 있는가?
• 증언을 거부할 수 있는가?
• 직무상 비밀이 기재된 문서의 제출을 거부할 수 있는가?

이 질문에 대한 답을 확인한 다음에야 미국법상 foreign privilege 분석을 제대로 시작할 수 있다.

13한국 변리사에게 미국특허 침해의견을 받으면 안전한가

실무에서 가장 궁금한 질문을 보자.

K-Tech가 미국 litigation counsel을 선임하기 전에 한국 변리사에게 Alpha의 미국특허 침해 여부를 독자적으로 검토해 달라고 요청했다.

그 의견서는 미국 Discovery에서 보호된다고 믿어도 될까?

그렇게 믿어서는 안 된다.

문제의 communication이 미국특허의 infringement와 validity를 직접 다룬다면 미국과의 연결성이 매우 강해질 수 있다.

그 경우 미국 privilege law가 적용될 가능성을 검토해야 하고, 한국 변리사가 한국법상 폭넓은 전문업무를 수행한다는 사실만으로 미국 Attorney-Client Privilege가 자동으로 성립한다고 할 수는 없다.

특히 Queen’s University가 인정한 patent-agent privilege는 USPTO가 U.S. patent agent에게 허용한 practice의 범위와 연결되어 있기 때문에, 한국 변리사가 독자적으로 수행한 미국 특허침해 분석을 그 판례 하나만으로 보호된다고 보는 것은 위험하다.

미국 분쟁이 구체화된 뒤에는 미국 counsel과 한국 변리사의 역할을 처음부터 설계해야 한다.

14그렇다면 모든 것을 미국변호사에게 맡겨야 하는가

현실적으로 모든 업무를 미국변호사에게 맡기는 것도 적절하지 않다.

한국 기술기업의 제품을 가장 잘 아는 사람은 한국의 연구원과 IP팀이다.

관련 특허 포트폴리오의 prosecution history와 기술적 배경을 가장 잘 아는 외부 전문가는 수년 동안 사건을 담당해 온 한국 변리사일 수 있다.

미국 litigation counsel이 수천 페이지의 한국 특허기록과 기술자료를 처음부터 독자적으로 이해하도록 하는 것은 비효율적일 뿐 아니라 비용도 막대하다.

목표는 한국 변리사를 미국분쟁에서 배제하는 데 있지 않다.

한국 변리사의 전문성을 미국 counsel의 법률서비스와 적절히 결합해야 한다.

그 결합 방식을 분명히 하는 것이 중요하다.

가 중요하다.

미국변호사가 infringement, validity, enforceability 등 미국법상 legal advice를 제공하고, 한국 변리사가 관련 기술, 한국·외국 family prosecution, 선행기술, 한국 특허절차 등에 관한 전문적인 분석을 제공하는 구조를 명확하게 설계할 필요가 있다.

경우에 따라서는 한국 변리사가 미국 counsel의 법률서비스 제공에 필요한 전문적 조력을 수행하는 관계도 검토할 수 있다.

다만 미국변호사를 이메일에 CC하는 형식만 갖춘다고 해결되는 것은 아니다.

실제로 누가 법률적 판단의 책임을 지고, 한국 변리사가 어떤 역할을 수행했는지가 중요하다.

15가장 위험한 방식 ― 분쟁이 시작된 뒤 과거 문서를 재분류하는 것

K-Tech가 Alpha의 경고장을 받은 뒤 6개월 동안 한국에서 자체적으로 침해·무효 분석을 진행했다고 하자.

그 과정에서 IP팀과 한국 변리사 사이에 수백 통의 이메일이 오갔다.

미국소송이 제기된 뒤 litigation counsel이 들어와 과거 이메일에 일괄적으로

ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED

라는 표시를 붙인다.

이것으로 문제가 해결될까?

해결되지 않는다.

Privilege는 사후적인 문서 라벨로 생기지 않는다.

• 각 communication이 이루어진 당시
• 누구에게 법률적 조언을 구했는지,
• 어떤 법률에 관한 조언이었는지,
• 해당 전문가는 어떤 자격과 역할로 참여했는지,
• communication이 어느 국가와 중심적으로 연결되어 있었는지,
• confidentiality가 유지되었는지

를 살펴야 한다.

따라서 foreign privilege는 Discovery가 시작된 뒤 처리할 사안이 아니라 국제 특허분쟁의 초기 대응단계에서 설계할 문제다.

16K-Tech 사례를 네 가지로 나누면

같은 한국 변리사와의 communication이라도 다음 네 가지는 구별할 필요가 있다.

• 첫째, 한국 특허와 한국 절차에 관한 communication.한국 특허의 침해·무효, 특허심판원의 심판, 특허법원의 심결취소소송 등 한국법에 중심을 둔 업무라면 한국법상 전문직 지위와 비밀보호 규정이 중요해진다.
• 둘째, 미국특허에 관하여 한국 변리사가 독자적으로 제공한 의견.미국과의 touch base가 강해질 수 있으므로 미국 privilege law의 적용 가능성과 보호근거를 별도로 검토해야 한다.
• 셋째, 미국 counsel이 법률서비스를 제공하기 위해 한국 변리사의 전문적 도움을 받은 communication.Foreign practitioner 자체의 privilege와 별도로, 미국 attorney-client relationship을 지원하는 전문보조자 또는 agent의 communication이라는 분석 가능성을 검토할 수 있다.
• 넷째, 미국출원 prosecution에 관한 communication.U.S. patent agent 또는 patent attorney의 authorized USPTO practice, Queen’s University의 범위, 그리고 foreign practitioner가 수행한 구체적인 역할을 따져야 한다.

“한국 변리사와의 이메일”이라는 하나의 이름으로 이 네 상황을 묶어서는 안 된다.

17흔한 오해와 반례

“한국 변리사는 변호사가 아니므로 미국에서 Privilege가 없다.”

지나치게 단순하다. Foreign practitioner communication에서는 적용법, 해당 국가의 전문자격과 법적 보호, communication의 목적과 역할을 함께 검토해야 한다.

“U.S. patent agent에게 Privilege가 있으므로 한국 변리사도 똑같이 보호된다.”

그렇지 않다. Queen’s University의 patent-agent privilege는 미국의 authorized USPTO practice와 연결된 제한적인 법리다.

“한국 변리사는 미국 patent agent와 같은 직역이다.”

그렇지 않다. 특허출원을 대리하는 비변호사 전문자격이라는 공통점은 있지만 한국 변리사의 법정 업무범위에는 특허·상표·디자인, 심판, 심결취소소송 및 감정 등 훨씬 넓은 영역이 포함된다.

“한국법에 비밀유지의무가 있으니 미국에서도 자동으로 Privileged다.”

그렇지 않다. 미국 법원은 단순한 confidentiality obligation과 disclosure를 거부할 수 있는 privilege 또는 이에 상응하는 절차적 보호를 구별할 수 있다.

“2002년 Astra가 한국에는 Privilege가 없다고 했으니 지금도 끝난 문제다.”

그렇게 읽어서는 안 된다. Astra는 당시 제출된 한국법 자료를 기초로 한 2002년 판결이고, 현재 한국 민사소송법은 변리사의 직무상 비밀에 대한 증언거부권과 그러한 비밀이 기재된 문서에 대한 문서제출 거부의 법적 근거를 명시하고 있다.

“미국변호사를 CC하면 한국 변리사와의 모든 communication이 보호된다.”

그렇지 않다. 미국변호사가 실제로 법률서비스를 제공하고 있었는지, 한국 변리사의 참여가 그 법률서비스에 어떤 기능을 했는지가 중요하다.

18한국 기업 IP팀을 위한 실무 체크리스트

미국 특허분쟁 가능성이 있는 상황에서 한국 변리사 및 foreign patent practitioner와 communication할 때에는 적어도 다음 사항을 확인할 필요가 있다.

• 1. 어느 나라의 법률에 관한 업무인지 구별한다.한국특허 분석과 미국특허 분석을 하나의 이메일 thread에 무분별하게 섞지 않는 편이 좋다.
• 2. 각 전문가의 역할을 명확히 한다.한국 변리사가 한국법 자문을 하는 것인지, 기술·prosecution background를 제공하는 것인지, 미국 counsel의 법률분석을 지원하는 것인지 구별한다.
• 3. 미국 분쟁이 구체화되면 U.S. counsel의 참여시점을 늦추지 않는다.이미 수백 건의 민감한 communication이 만들어진 뒤 Privilege 구조를 사후적으로 만들기는 어렵다.
• 4. U.S. patent agent와 foreign patent attorney를 동일하게 취급하지 않는다.각자의 자격과 authorized practice가 다르다.
• 5. Foreign law protection을 확인한다.단순한 직업윤리상의 비밀유지의무인지, 증언·문서제출을 거부할 법적 보호까지 있는지를 확인해야 한다.
• 6. 미국변호사를 형식적으로 CC하지 않는다.실제로 미국법상 legal advice를 제공하는 구조를 갖추는 것이 중요하다.
• 7. Privilege log 단계에서 처음 고민하지 않는다.Foreign privilege는 문서를 생성하는 단계에서부터 관리해야 한다.

19한국 변리사 문제의 핵심은 ‘Attorney인가 Agent인가’가 아니다

Foreign patent practitioner의 Privilege를 분석할 때는 미국의 직역분류를 다른 나라에 그대로 투영하지 않도록 주의해야 한다.

미국에서는 patent attorney와 patent agent의 구별이 명확하다.

그러나 한국 변리사, 일본 benrishi, German Patentanwalt, UK patent attorney, European Patent Attorney는 각각 자국의 법률제도에서 독자적으로 형성된 전문직이다.

따라서 미국 Discovery에서 이들의 communication을 판단할 때도

“미국 기준으로 attorney인가, agent인가?”

라는 질문만으로는 충분하지 않다.

더 중요한 질문은 다음과 같다.

그 전문가는 자국법에서 어떤 업무를 수행하도록 권한을 부여받았으며, 문제의 communication은 그 전문업무 가운데 무엇과 관련되어 있었고, 어느 법질서가 그 관계에 가장 강한 이해관계를 가지고 있는가?

그 다음에야 해당 국가의 법이 communication을 실제로 어떻게 보호하는지를 살펴볼 수 있다.

한국 기업에는 특히 중요한 문제다.

한국의 IP팀과 변리사는 미국소송이 시작되기 훨씬 전부터 발명 발굴, 출원, 심판, 침해·무효 분석을 함께 수행한다. 그 과정에서 만들어진 communication이 나중에 미국 Discovery의 대상이 될 수 있다.

따라서 가장 안전한 전략은

“한국 변리사와의 communication은 무조건 보호된다.”

고 믿는 것도,

“어차피 보호되지 않으니 의미가 없다.”

고 포기하는 것도 아니다.

국제분쟁이 예상되는 순간부터 각 전문가의 역할과 communication의 목적, 적용될 법을 의식하여 구조를 설계하는 것이다.

이 지점에서 다음 문제가 이어진다.

한국 변리사든 미국 patent attorney든, 전문가에게 전달되는 정보의 상당 부분은 결국 기술정보다.

발명신고서에는 발명의 구조가 적혀 있다.

선행기술 조사보고서에는 공개특허가 정리되어 있다.

Claim chart에는 제품의 구성과 특허청구항이 나란히 놓여 있다.

특허출원서에 들어갈 내용은 결국 USPTO나 특허청을 통해 공개될 수도 있다.

그렇다면 이런 기술정보는 어디까지 Privileged일까?

Patent attorney에게 보냈다는 이유만으로 발명신고서 전체가 보호되는가?

반대로 나중에 특허출원서에 공개될 정보라면 처음부터 Privilege가 존재하지 않는가?

다음 편에서는 미국 특허실무에서 오래된 논쟁인 Jack Winter, Knogo, 그리고 In re Spalding Sports를 중심으로 이 문제를 살펴본다.

다음 편

제4편. 특허출원을 위해 전달한 기술정보도 보호되는가?

― Invention Disclosure, Patent Prosecution과 Attorney-Client Privilege

주요 법령·판례와 공식 자료

• Federal Rule of Evidence 501미국 연방법원 공식 규칙집
• In re Queen’s University at Kingston, 820 F.3d 1287미국 정부 판결문 PDF
• Golden Trade, 143 F.R.D. 514판결문 재게시본
• VLT Corp., 194 F.R.D. 8판결문 재게시본
• Astra Aktiebolag, 208 F.R.D. 92판결문 PDF 재게시본
• Eisai Ltd., 406 F. Supp. 2d 341판결문 재게시본
• Foseco International, 546 F. Supp. 22판결문 재게시본
• 변리사법 제2조국가법령정보센터
• 변리사법 제23조국가법령정보센터
• 민사소송법 제315조국가법령정보센터
• 민사소송법 제344조국가법령정보센터
• USPTO — Patent practitionersUSPTO 공식 자료

검증 기준일: 2026년 9월 19일

※ Foreign patent practitioner privilege는 미국 연방법원에서 완전히 단일화된 하나의 규칙으로 처리된다고 보기 어렵다. 특히 “touch base” 분석의 구체적인 적용, foreign law의 인정 방식, U.S. counsel의 agent로 참여한 경우 등은 관할법원과 구체적인 사실관계에 따라 달라질 수 있으므로 개별 사건에서는 해당 관할의 최신 판례를 별도로 확인할 필요가 있다.

※ 2002년 Astra Aktiebolag v. Andrx Pharmaceuticals가 당시 한국법에 관하여 한 평가는 그 사건의 기록과 당시 제출된 전문가 의견에 기초한 것이다. 이를 2026년 현재 한국 변리사의 모든 communication에 관한 결론으로 일반화해서는 안 된다. 현재 한국 민사소송법 제315조와 제344조는 변리사의 직무상 비밀에 관하여 각각 증언거부와 문서제출의무 예외를 명시하고 있다.

※ 이 글은 미국 특허소송에서의 Privilege를 한국 기업의 실무 관점에서 설명하기 위한 일반적인 정보이며, 특정 사건에 관한 미국법상 또는 한국법상 법률의견을 제공하기 위한 것은 아니다.

[제2편] 변호사가 관여하면 모두 비밀인가? — Attorney-Client Privilege의 성립요건과 Acting as a Lawyer

미국 특허분쟁에서 변호사를 이메일에 CC하거나 문서에 “PRIVILEGED”라고 표시했다고 해서 Attorney-Client Privilege가 자동으로 생기지는 않는다. 제2편은 K-Tech의 내부 이메일을 따라 legal advice와 business advice, 사실과 communication, dual-purpose communication을 구별하고, 변호사가 법률가로서 관여했는지를 어떻게 살펴야 하는지 정리한다.

목차

1. K-Tech의 이메일에 미국변호사를 CC하다
2. Attorney-Client Privilege는 ‘변호사가 본 문서’를 보호하는 제도가 아니다
3. ‘사실’과 ‘Communication’을 구별해야 한다
4. 핵심은 ‘Acting as a Lawyer’다
5. 특허팀에서는 Legal Advice와 Technical Advice가 더 쉽게 섞인다
6. 사내변호사는 왜 특히 문제가 되는가
7. Dual-Purpose Communication ― 법률과 사업 목적이 섞인 경우
8. 연방대법원도 이 문제에 최종적인 통일기준을 제시하지 않았다
9. Patent Case라면 무조건 Federal Circuit Law를 보면 되는가
10. K-Tech의 첫 번째 이메일은 어떻게 볼 것인가
11. 그렇다고 이메일을 인위적으로 ‘Privilege용’으로 꾸며서는 안 된다
12. ‘Attorney-Client Privilege’와 ‘Confidential’도 같은 말이 아니다
13. 변호사에게 기존 문서를 보내면 그 문서는 Privileged가 되는가
14. 한국 변리사가 함께 참여하면 어떻게 되는가
15. 흔한 오해와 반례
16. K-Tech IP팀의 실무 체크리스트
17. 결국 중요한 것은 ‘변호사의 이름’이 아니라 ‘변호사의 역할’이다

미국 특허분쟁이 발생하면 기업은 본능적으로 미국 변호사를 communication에 참여시키려 한다.

중요한 이메일에는 사내변호사를 CC하고 기술검토 자료에는 “ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED”라는 문구를 붙인다. 외부 미국변호사에게 자료를 전달한 뒤 “변호사에게 보냈으니 이제 Privileged”라고 생각하기도 한다.

하지만 미국의 Attorney-Client Privilege는 그런 방식으로 작동하지 않는다.

변호사가 이메일의 발신자나 수신인이라는 사실과 그 communication이 Attorney-Client Privilege의 보호를 받는지는 별개의 문제다.

변호사는 법률적 조언뿐 아니라 사업적 판단, 협상, 경영전략, 기술적 의견을 제공할 수 있다. 특히 기업의 사내변호사는 하루에도 여러 역할을 오간다.

미국 법원이 묻는 것은 단순히 “변호사가 참여했는가?”가 아니다.

변호사가 법률가로서(acting as a lawyer) 관여하였고, 그 communication은 법률적 조언을 구하거나 제공하기 위한 것이었는가?

Attorney-Client Privilege는 이 질문에서 출발한다.

1. K-Tech의 이메일에 미국변호사를 CC하다

제1편에서 살펴본 K-Tech 사례를 이어가 보자.

미국 경쟁사 Alpha Technologies가 K-Tech에 특허침해 경고장을 보내자 회사 내부의 움직임이 빨라졌다.

K-Tech IP팀은 한국 변리사에게 Alpha 특허의 청구항과 제품구조를 비교해 달라고 요청했다. 미국 patent attorney에게는 미국법상 infringement와 validity에 관한 검토를 의뢰했고, 분쟁이 소송으로 발전할 가능성이 높아지자 별도의 미국 litigation counsel도 선임했다.

회사 내부 communication에서 문제가 생겼다.

IP팀장은 개발팀과 영업팀에 다음과 같은 이메일을 보냈다.

Subject: PRIVILEGED & CONFIDENTIAL — Alpha Patent 대응
Alpha 특허와 당사 제품의 차이점을 정리해 주십시오.특히 설계변경이 가능한 부분과 변경 시 예상되는 원가 상승분을 금요일까지 알려주시기 바랍니다.
미국변호사도 CC합니다.

개발팀은 제품구조를 설명했고, 영업팀은 설계변경 시 미국 고객사에 미칠 영향을 분석했다. 구매팀은 부품변경 비용을 계산했다.

미국변호사는 별다른 의견을 달지 않았다.

이 이메일 thread 전체가 Attorney-Client Privilege의 보호를 받을까?

이메일 제목에는 분명히 “PRIVILEGED & CONFIDENTIAL”이라고 적혀 있고 미국변호사도 수신인에 포함되어 있다.

그러나 이것만으로는 충분하지 않다.

2. Attorney-Client Privilege는 ‘변호사가 본 문서’를 보호하는 제도가 아니다

Attorney-Client Privilege는 기업의 중요한 정보를 모두 비밀로 만들어 주는 제도가 아니다.

미국 연방대법원은 Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383 (1981)에서 Attorney-Client Privilege가 변호사와 의뢰인 사이의 충분하고 솔직한 communication을 촉진하여 법의 준수와 사법제도의 운영이라는 공익에 기여한다고 설명했다.

핵심은 legal advice에 있다.

연방법상 Attorney-Client Privilege의 전형적인 구조를 실무 관점에서 풀면 다음과 같다.

의뢰인 → 법률적 조언 → 법률가로서 활동하는 변호사 → 관련 communication → 비밀 유지

변호사가 문서를 받았다는 사실은 출발점에 불과하다.

회사의 CFO가 사내변호사에게 월별 매출보고서를 보내면서 “참고하세요”라고 했다면 그것이 곧 법률상담은 아니다.

영업팀이 계약가격을 결정하는 회의에 변호사가 참석했다고 해서 회의 전체가 Privileged가 되는 것도 아니다.

특허사건도 다르지 않다.

R&D팀이 미국변호사에게 제품도면을 보냈다는 사정만으로 기존 사실자료인 도면 자체가 Privileged로 바뀌지는 않는다.

Privilege는 사실 자체보다 일정한 요건을 충족한 confidential communication을 보호한다.

3. ‘사실’과 ‘Communication’을 구별해야 한다

이 구별은 Discovery에서 특히 중요하다.

K-Tech의 제품 A가 특정 온도에서 작동한다는 사실이 있다고 하자.

IP팀이 미국 litigation counsel에게 비밀리에 다음과 같이 질문한다.

“제품 A가 120℃에서 작동한다는 사실이 Alpha 특허의 claim 1에 있는 ‘high-temperature operation’ limitation을 충족하는지 검토해 주십시오.”

이 법률상담을 위한 confidential communication은 Privilege의 보호대상이 될 수 있다.

그렇다고 “제품 A가 120℃에서 작동한다”는 기초사실 자체가 사라지는 것은 아니다.

상대방이 적법한 Discovery를 통해 제품 사양서나 시험결과에서 그 사실을 독립적으로 확인할 수 있다면, “우리가 그 사실을 변호사에게도 이야기했다”는 이유만으로 기초사실까지 숨길 수 있는 것은 아니다.

미국 연방대법원도 Upjohn에서 이러한 구별을 강조했다.

Privilege는 관련 사실 자체를 Discovery에서 차단하지 않는다. 일정한 요건을 갖춘 communication이 보호대상이다.

이 차이를 놓치면 기업 내부에서 다음과 같은 착각이 생긴다.

“이 자료는 변호사에게 보냈으니 이제 Privileged입니다.”

그렇게 볼 수 없다.

기존 문서를 변호사에게 전달해도 원래 문서가 자동으로 Privileged document로 바뀌지는 않는다.

4. 핵심은 ‘Acting as a Lawyer’다

Attorney-Client Privilege에서 가장 중요한 요건 가운데 하나가 변호사가 법률가의 자격으로(in his or her capacity as a lawyer) 관여했다는 것이다.

변호사 자격증을 가진 사람이 하는 일이 모두 법률업무는 아니기 때문이다.

예를 들어 K-Tech의 미국 사내변호사가 다음 업무를 동시에 담당한다고 하자.

• 미국 특허소송 대응
• 라이선스 계약 검토
• 경쟁사와의 사업협상
• 미국시장 진출전략 회의
• 제품가격 승인
• 특허분쟁에 따른 공급망 조정

앞의 두 업무는 법률적 조언의 성격이 강하다.

반면 제품가격, 제품 공급의 우선순위, 설계변경에 따른 원가 증가는 기본적으로 business decision에 해당한다.

그 회의에 변호사가 참석했다는 이유만으로 사업적 판단 전체가 법률적 조언으로 바뀌지는 않는다.

기업이 Privilege를 관리할 때 특히 위험한 생각이 있다.

“Legal을 CC하면 안전하다.”

미국법은 이보다 복잡하다.

5. 특허팀에서는 Legal Advice와 Technical Advice가 더 쉽게 섞인다

특허실무에서는 구별이 더 어렵다.

특허사건의 법률적 판단을 기술적 사실과 떼어 놓기 어렵기 때문이다.

예를 들어 K-Tech가 미국 patent attorney에게 다음과 같이 묻는다고 하자.

“Alpha 특허의 claim 1에 있는 ‘directly bonded’라는 표현이 당사 제품의 구조를 포함하는지 검토해 주십시오.”

변호사는 제품의 단면도, 제조공정, bonding mechanism을 이해하지 않고는 답하기 어렵다.

그래서 엔지니어에게 기술적 설명을 요청한다.

엔지니어가 변호사에게 기술을 설명했다는 이유만으로 그 설명을 단순한 technical advice라고 단정할 수는 없다. 변호사가 특허침해 여부에 관한 법률적 조언에 필요한 사실을 파악하는 과정이라면 그 communication은 법률상담과 밀접하게 연결된다.

반대 상황도 있다.

미국 patent attorney가 공학적 배경을 가지고 있다는 이유로 R&D팀이 이렇게 묻는다.

“Bonding 온도를 250℃에서 220℃로 낮추면 수율이 얼마나 떨어질까요?”

변호사가 자신의 기술적 경험을 토대로 의견을 주었다고 하자.

변호사가 답했다는 사정만으로 당연히 legal advice가 되는 것은 아니다.

특허분야에서 기술과 법률이 밀접하다는 사실 때문에 모든 technical communication이 Privileged가 되는 것은 아니다. 오히려 communication의 목적을 더 세밀하게 살펴야 한다.

6. 사내변호사는 왜 특히 문제가 되는가

외부 litigation counsel에게 소송의 승소 가능성을 묻는 경우에는 communication의 법률적 목적이 비교적 뚜렷하다.

하지만 사내변호사(in-house counsel)는 다르다.

기업의 사내변호사는 법률자문과 동시에 경영진의 business adviser 역할을 하는 경우가 많다.

특허분쟁에서도 마찬가지다.

K-Tech의 미국 General Counsel이 회의에서 다음 네 가지 의견을 한꺼번에 제시했다고 하자.

1. Alpha 특허의 claim construction에 관한 의견.
2. 미국법상 침해 가능성.
3. Alpha와 라이선스 협상을 시작할 것인지에 관한 사업적 판단.
4. 제품가격과 미국 고객사 대응전략.

하나의 회의에서 legal advice와 business advice가 섞여 있다.

이처럼 legal advice와 business advice가 섞인 dual-purpose communication을 Attorney-Client Privilege가 보호하는지는 어려운 문제다.

7. Dual-Purpose Communication ― 법률과 사업 목적이 섞인 경우

미국 연방법원들은 오랫동안 legal advice와 non-legal advice가 함께 포함된 communication을 어떻게 처리할 것인지 고민해 왔다.

이때 흔히 거론되는 개념이 “primary purpose”다.

문제의 communication에 법률 목적과 사업 목적이 함께 있다면, 법률적 조언을 구하거나 제공하려는 목적이 어느 정도였는지를 살핀다.

다만 한 가지를 주의해야 한다.

미국 전역에 적용되는 완전히 통일된 문구가 확립되었다고 보기는 어렵다.

대표적인 판례 가운데 하나가 D.C. Circuit의 In re Kellogg Brown & Root, Inc., 756 F.3d 754 (D.C. Cir. 2014)다.

이 사건에서 기업의 내부조사는 regulatory compliance와 법률적 조언이라는 두 목적을 함께 지니고 있었다.

D.C. Circuit은 법률적 조언을 얻는 것이 communication의 중요한 목적 중 하나(one of the significant purposes)였다면, 다른 목적이 함께 있다는 이유만으로 Privilege를 부정해서는 안 된다는 취지로 판단했다.

이 판례는 기업 내부조사나 compliance 업무처럼 legal purpose와 business purpose를 칼로 자르듯 나누기 어려운 상황에서 특히 중요하다.

그렇다고 모든 Circuit이 dual-purpose communication을 같은 문구와 방식으로 처리한다고 일반화할 수는 없다.

8. 연방대법원도 이 문제에 최종적인 통일기준을 제시하지 않았다

Dual-purpose communication의 기준은 한때 미국 연방대법원의 심리대상이 되었다.

In re Grand Jury 사건에서 Ninth Circuit은 legal advice와 non-legal advice가 결합된 communication의 Privilege 여부를 판단하기 위해 primary-purpose 분석을 적용했다.

연방대법원은 2022년 이 사건에 certiorari를 허가했고 2023년 1월 구두변론까지 진행했다.

미국의 기업법무와 Privilege 실무에서는 연방대법원이 dual-purpose communication에 관한 통일 기준을 제시하리라는 기대가 컸다.

그러나 연방대법원은 본안 기준을 제시하지 않았다.

연방대법원은 2023년 1월 23일 certiorari를 “dismissed as improvidently granted”, 즉 DIG 처리하여 merits 판결을 내리지 않았다.

따라서 2026년 9월 현재 dual-purpose communication을 다룰 때에는 해당 사건에 적용되는 Circuit의 판례를 확인해야 한다.

이 점은 미국 특허소송에서도 마찬가지다.

특허사건이라고 해서 Privilege에 관한 모든 문제에 언제나 Federal Circuit의 단일 기준이 적용되는 것은 아니기 때문이다.

9. Patent Case라면 무조건 Federal Circuit Law를 보면 되는가

특허실무자가 자주 빠지는 또 하나의 함정이 있다.

미국 특허사건의 항소를 Federal Circuit이 담당하므로 Attorney-Client Privilege도 모두 Federal Circuit law에 따라 판단한다고 생각하기 쉽다.

그러나 실제 분석은 그렇게 단순하지 않다.

Federal Circuit은 privilege 문제가 patent law에 고유한 substantive issue와 밀접하게 연결되어 있는지 등을 고려하여 자신의 법을 적용한다. 일반적인 privilege 문제에서는 regional circuit law가 중요한 역할을 할 수 있다.

예를 들어 In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800 (Fed. Cir. 2000)에서는 patent prosecution 과정의 invention record에 관한 Privilege가 문제되었고, Federal Circuit은 특허법에 고유한 문제라는 이유에서 Federal Circuit law를 적용했다.

In re Queen’s University at Kingston, 820 F.3d 1287 (Fed. Cir. 2016)의 patent-agent privilege 역시 patent agent의 USPTO practice와 직접 연결된 특허법 고유의 문제였기 때문에 Federal Circuit이 자신의 법을 적용하여 새로운 patent-agent privilege를 인정한 사례다.

반면 기업 내부의 ordinary attorney-client communication이나 dual-purpose communication처럼 특허법에 고유하지 않은 문제에서는 regional circuit의 privilege law를 검토해야 할 수 있다.

따라서 미국 특허사건에서 Privilege를 검토할 때에는 먼저 다음 질문이 필요하다.

“이것은 patent law에 고유한 Privilege 문제인가, 아니면 일반적인 Attorney-Client Privilege 문제인가?”

이 질문에 따라 찾아야 할 판례가 달라질 수 있기 때문이다.

10. K-Tech의 첫 번째 이메일은 어떻게 볼 것인가

이제 첫머리의 이메일로 돌아가 보자.

IP팀장은 개발팀과 영업팀에 Alpha 특허 대응자료를 요청하면서 미국변호사를 CC했다.

내용을 다시 보면 다음과 같다.

“Alpha 특허와 당사 제품의 차이점을 정리해 주십시오. 특히 설계변경이 가능한 부분과 변경 시 예상되는 원가 상승분을 알려주시기 바랍니다.”

서로 다른 목적이 한 이메일에 섞여 있다.

제품과 특허의 차이를 분석하는 것은 미국변호사가 infringement에 관한 법률적 조언을 제공하기 위한 사실조사일 수 있다.

반면 설계변경 비용과 원가 상승분을 계산하는 것은 사업적 판단일 가능성이 높다.

따라서 이 이메일 전체에 “PRIVILEGED”라고 적혀 있다는 이유만으로 thread 전체가 보호된다고 가정해서는 안 된다.

처음부터 communication을 분리하는 편이 안전하다.

법률자문용 이메일은 다음과 같이 목적을 명확히 할 수 있다.

Subject: Request for Legal Advice — Alpha U.S. Patent Infringement Analysis
미국 counsel의 침해분석 및 법률의견을 받기 위해 아래 기술적 사실을 확인합니다. 개발팀은 claim element별 제품구조와 작동방식을 회신해 주십시오.

반면 원가·납기·고객대응 등 사업적 문제는 별도의 communication으로 처리할 수 있다.

“Privileged”라는 단어를 많이 쓰는지는 중요하지 않다.

실제 업무과정에서 법률적 communication과 business communication을 가능한 한 구별해야 한다.

11. 그렇다고 이메일을 인위적으로 ‘Privilege용’으로 꾸며서는 안 된다

반대 방향의 위험도 있다.

모든 이메일 첫 줄에

“법률적 조언을 구하기 위한 것입니다.”

라고 써 놓으면 해결된다고 생각하는 것이다.

형식적인 문구만으로는 해결되지 않는다.

실제로는 가격결정이나 영업전략을 논의하면서 형식적으로만 “legal advice”라고 적어 놓았다고 해서 communication의 실질이 달라지는 것은 아니다.

오히려 회사가 모든 문서에 “Privileged”라는 표시를 남발하면 정작 중요한 Privileged communication을 관리하는 의미가 약해질 수 있다.

문구를 꾸미기보다 업무 자체를 제대로 설계해야 한다.

법률적 조언을 구하는 communication이라면 실제로 법률적 질문을 명확히 한다.

그 조언을 위해 기술적 사실이 필요하다면 왜 그 정보를 수집하는지도 분명히 한다.

순수한 business decision은 가능한 한 별도의 communication으로 관리한다.

이것이 Privilege 관리의 기본 원칙이다.

12. ‘Attorney-Client Privilege’와 ‘Confidential’도 같은 말이 아니다

기업 문서에서는 흔히 다음 두 표현을 함께 사용한다.

PRIVILEGED & CONFIDENTIAL

두 표현은 법적으로 같은 개념이 아니다.

회사의 영업비밀 자료는 매우 confidential할 수 있다.

하지만 변호사와 법률상담을 위한 communication이 아니라면 그 이유만으로 Attorney-Client Privilege가 생기지는 않는다.

반대로 Attorney-Client Privilege가 성립하려면 confidentiality가 중요하지만, 단순히 회사의 보안등급이 높다는 사실만으로 Privilege 요건이 충족되는 것도 아니다.

따라서 다음 두 질문은 구별해야 한다.

“이 정보는 회사가 비밀로 관리하는가?”

“이 communication은 Attorney-Client Privilege의 요건을 충족하는가?”

기업의 confidentiality policy와 미국법상 evidentiary privilege는 서로 연결될 수 있지만 같은 제도는 아니다.

13. 변호사에게 기존 문서를 보내면 그 문서는 Privileged가 되는가

실무에서 자주 생기는 또 하나의 문제다.

K-Tech가 Alpha의 경고장을 받은 뒤 미국 litigation counsel에게 다음 자료를 한꺼번에 보냈다고 하자.

• 3년 전 작성한 제품개발보고서
• 시험성적서
• 제품도면
• 과거 경영회의 자료
• 선행기술 조사보고서
• 발명신고서

변호사에게 보냈으니 이제 이 자료들은 모두 Privileged일까?

원칙은 그렇게 단순하지 않다.

변호사에게 법률적 조언을 구하면서 “이 자료를 검토해 달라”고 전달했다는 communication 자체는 Privilege 분석의 대상이 될 수 있다.

그러나 원래 독립적으로 존재하던 nonprivileged business record나 technical document가 변호사에게 전달되었다는 이유만으로 상대방이 다른 적법한 Discovery 경로를 통해 그 원본을 얻지 못하게 되는 것은 아니다.

Discovery에서는 이 구별이 매우 중요하다.

그렇지 않다면 기업은 공개하기 싫은 모든 기존 문서를 변호사에게 보내는 것만으로 Discovery 대상에서 제외할 수 있게 되기 때문이다.

Attorney-Client Privilege는 기존 문서를 그런 방식으로 보호하는 제도가 아니다.

14. 한국 변리사가 함께 참여하면 어떻게 되는가

K-Tech의 미국 patent attorney가 infringement analysis를 수행하면서 해당 제품과 관련 특허를 가장 잘 알고 있는 한국 변리사에게 기술적·특허적 배경을 문의했다고 하자.

한국 변리사는 K-Tech의 국내 특허출원과 심판업무를 오랫동안 담당했고, 제품 관련 특허의 청구항 작성과 선행기술 분석에도 참여해 왔다.

이 경우에도 다음과 같이 단순화해서는 안 된다.

“한국 변리사는 미국 attorney가 아니므로 communication에 참여하면 Privilege가 깨진다.”

라고 결론 내릴 수는 없다.

반대로

“한국 변리사는 한국에서 독립된 특허전문자격이므로 미국에서도 당연히 Attorney-Client Privilege가 인정된다.”

반대 방향으로 단정해서도 안 된다.

제1편에서 살펴보았듯 한국 변리사는 U.S. patent agent와 동일한 직역이 아니다. 특허·상표·디자인의 출원뿐 아니라 심판, 심결취소소송, 침해·무효 감정 등 보다 폭넓은 전문업무를 수행한다.

미국법상 Privilege를 분석하려면 한국 변리사의 법적 지위, 실제 수행한 업무, communication의 목적, 미국변호사와의 관계, 적용될 privilege law를 구체적으로 검토해야 한다. 이 점에서 한국 변리사법에 한국 변리사의 비밀 유지 특권 및 업무산출물 면책 규정의 도입은 유익하다.

이 문제는 다음 제3편에서 집중적으로 다룬다.

15. 흔한 오해와 반례

“변호사를 CC하면 Privileged다.”

아니다. 변호사가 법률가로서 참여했고 legal advice를 구하거나 제공하는 communication인지가 중요하다.

“사내변호사와의 이메일은 모두 Privileged다.”

아니다. In-house counsel은 legal adviser와 business adviser 역할을 동시에 수행할 수 있으므로 communication의 목적이 특히 중요하다.

“특허변호사에게 기술적인 내용을 설명하면 technical communication이므로 Privilege가 없다.”

그렇게 단순하지 않다. 기술적 사실의 전달이 변호사가 infringement, validity, patentability 등 법률적 조언을 제공하기 위해 필요한 communication이라면 Privilege 분석이 달라질 수 있다.

“변호사에게 기존 자료를 보내면 자료 자체가 Privileged가 된다.”

아니다. 법률상담을 위해 자료를 전달한 communication과 기존에 독립적으로 존재하던 underlying document는 구별해야 한다.

“‘Confidential’과 ‘Privileged’는 같은 뜻이다.”

아니다. 회사의 기밀정보라는 것과 Attorney-Client Privilege의 법적 요건을 충족한다는 것은 별개의 문제다.

“특허사건의 Privilege는 모두 Federal Circuit law가 적용된다.”

아니다. 문제된 privilege issue가 patent law에 고유한 것인지, 일반적인 privilege 문제인지에 따라 Federal Circuit law와 regional circuit law의 관계를 검토해야 한다.

16. K-Tech IP팀의 실무 체크리스트

미국 특허분쟁이 발생하거나 현실적으로 예상된다면 다음 사항을 점검할 필요가 있다.

1. 법률적 질문을 명확하게 한다. 단순히 “검토 바랍니다”라고 하기보다 어떤 미국법상 쟁점에 관한 legal advice가 필요한지를 가능한 범위에서 분명히 한다.
2. Business advice와 legal advice를 가능한 한 분리한다. 침해 가능성 분석과 제품가격 결정, 라이선스 법률분석과 협상금액 결정 등을 하나의 긴 이메일 thread에 모두 섞지 않는 것이 좋다.
3. 변호사를 형식적으로 CC하지 않는다. 실제로 법률적 조언이 필요한 사람과 communication하는 구조를 만든다.
4. 기술자료를 수집하는 목적을 관리한다. Litigation counsel의 법률분석을 위해 연구원에게 사실을 요청하는 것이라면 그 목적과 전달경로를 명확히 하는 것이 도움이 된다.
5. 기존 문서와 법률자문 communication을 구별한다. 기존 business record를 counsel에게 보냈다는 이유만으로 원본까지 Privileged가 되었다고 생각해서는 안 된다.
6. 수신자를 필요 이상으로 확대하지 않는다. 법률적 조언과 무관한 사람이 communication에 참여하면 confidentiality와 waiver 문제가 발생할 수 있다.
7. 관할 Circuit을 확인한다. 특히 dual-purpose communication처럼 Circuit별 접근에 차이가 있을 수 있는 문제에서는 어느 법이 적용되는지를 먼저 검토한다.
8. 한국 변리사와 foreign patent practitioner의 참여를 별도로 검토한다. 미국 attorney나 U.S. patent agent와 단순히 동일하게 취급하지 말고, 해당 국가에서의 법적 지위와 업무범위, 실제 communication의 성격을 확인한다.

17. 결국 중요한 것은 ‘변호사의 이름’이 아니라 ‘변호사의 역할’이다

Attorney-Client Privilege를 기업 실무에 적용할 때 기억할 문장은 간단하다.

변호사가 참여했다고 Privileged인 것이 아니라, 변호사가 법률가로서 참여한 confidential legal communication이어야 한다.

Privilege 관리는 이메일 제목에 “PRIVILEGED”를 붙이는 데서 끝나지 않는다.

누구에게 무엇을 묻는지, 왜 질문하는지, 변호사가 어떤 역할로 답하는지, 법률적 조언과 사업적 판단을 실제 업무과정에서 어떻게 구별하는지를 관리해야 한다.

특허실무에서는 이 구별이 더 어렵다.

법률적 판단을 하려면 기술을 알아야 하고, 기술적 사실을 이해해야 claim construction, infringement, validity, patentability를 판단할 수 있기 때문이다.

그래서 technical communication이라는 이유만으로 Privilege를 부정해서도 안 되고, patent attorney가 참여했다는 이유만으로 모든 technical communication을 Privileged라고 생각해서도 안 된다.

분석은 다시 목적과 역할로 돌아온다.

K-Tech 사례에는 아직 더 어려운 문제가 남아 있다.

K-Tech가 Alpha의 경고장을 받은 직후 가장 먼저 상담한 사람은 미국변호사가 아니었다.

회사의 기술과 특허 포트폴리오를 오랫동안 담당해 온 한국 변리사였다.

미국에서는 변호사가 아닌 registered patent agent에게도 제한적인 patent-agent privilege가 인정된다.

그렇다면 한국 변리사는 어떨까?

한국 변리사는 미국 patent agent와 달리 특허·상표·디자인의 출원업무뿐 아니라 심판, 심결취소소송, 침해·무효 감정 등 훨씬 폭넓은 전문업무를 수행한다.

영국, 유럽, 일본에도 각각 고유한 patent attorney 또는 patent practitioner 제도가 존재한다.

이들 외국 특허전문가에게 자국법상 인정되는 전문직 지위와 confidentiality가 미국 Discovery에서도 그대로 존중될까?

아니면 미국 법원이 별도의 기준으로 다시 판단할까?

다음 편에서는 한국 기업과 변리사에게 특히 중요한 이 문제를 다룬다.

다음 편

제3편. 한국 변리사에게 한 상담도 미국에서 보호될까?
— U.S. Patent Agent, Korean Patent Attorney와 Foreign Patent Practitioner Privilege

주요 법령·판례

• Federal Rule of Evidence 501 — Privilege in General (공식 현행 규칙 PDF)
• Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383 (1981) (미국 의회도서관 U.S. Reports 원문)
• Fisher v. United States, 425 U.S. 391 (1976) (미국 의회도서관 U.S. Reports 원문)
• In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800 (Fed. Cir. 2000) (판결문 재게시본)
• In re Kellogg Brown & Root, Inc., 756 F.3d 754 (D.C. Cir. 2014) (D.C. Circuit 공식 판결문)
• In re Grand Jury, 23 F.4th 1088 (9th Cir. 2021) (Ninth Circuit 공식 수정 판결문)
• In re Grand Jury, 598 U.S. 309 (2023) — DIG (미국 연방대법원 공식 결정문)
• In re Queen’s University at Kingston, 820 F.3d 1287 (Fed. Cir. 2016) (GovInfo 판결문)

검증 기준일: 2026년 9월 19일
공식 판결문과 규칙 URL은 기준일에 접근 가능 여부를 확인했다. In re Spalding은 공개된 공식 판결문 URL을 확인하지 못해 판결문 재게시본을 연결했다.

※ 미국 연방대법원은 In re Grand Jury에서 dual-purpose communication에 관한 merits 판결을 내리지 않고 2023년 1월 23일 certiorari를 improvidently granted로 기각하였다. 따라서 dual-purpose communication의 구체적인 기준을 적용할 때에는 해당 사건에 적용되는 Circuit의 판례를 확인할 필요가 있다.

※ 이 글은 미국 특허소송에서의 Attorney-Client Privilege를 한국 기업의 실무 관점에서 설명하는 일반 정보다. 특정 사건에 관한 미국법상 법률의견을 제공하지 않는다.